11001-03-24-000-2015-00021-00 — Consejo de Estado

11001-03-24-000-2015-00021-00Consejo de Estado · SECCIÓN PRIMERASentencia2020-08-13

Ponente: Hernando Sánchez Sánchez

Actor: Arista S.A·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio – Sic

De qué trata

Síntesis: [L}a Sala considera que los documentos aportados por el tercero con interés directo en el resultado del proceso en el procedimiento administrativo no demostraron un uso real y efectivo de la marca ARISTA para distinguir los servicios de “administración comercial” ni de “gestión de negocios comerciales” de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida en que los documentos aportados no acreditan que el tercero con interés directo en el resultado del proceso, a través de la marca mixta ARISTA, haya ofrecido y/o comercializado los servicios de asistencia o asesoría en la explotación o la dirección de una empresa comercial o de ayuda a la dirección de negocios o gestión de negocios comerciales a que se refiere la nota explicativa de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. En este sentido, le asistió razón a la Directora de Signos Distintivos cuando indicó, en la Resolución núm. 71671 de 29 de noviembre de 2013, que, aunque la referida marca se encuentra vigente y es usada en el mercado, no identifica los servicios incluidos en la Clase 35 sino que se ha usado para otro tipo de servicios ajenos a los comprendidos en esta Clase. En efecto, la Sala considera que las pruebas aportadas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso no demuestran que la marca mixta ARISTA hubiera sido utilizada para identificar los servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que lo que demuestran, es el desarrollo de actividades de construcción, arquitectura e ingeniería, servicios que pertenecen a otras clases de la Clasificación Internacional de Niza, tales como la 36, en relación a los negocios inmobiliarios, o 37, en relación a servicios de construcción. Así se evidencia de las distintas pruebas documentales aportadas, tales como: i) el brochure del tercero con interés directo en el resultado del proceso, donde se demuestra que la empresa ofrece diferentes servicios en la construcción de obras civiles, infraestructura urbana y edificaciones, y obras de urbanismo; ii) las facturas que evidencian la remuneración por concepto de construcción de estructura, obra gris y acabados, obras de urbanismo y construcción de obras civiles; iii) las certificaciones que demuestran el tercero con interés directo en el resultado del proceso se encuentra adscrito a diferentes organizaciones o agremiaciones de constructores y arquitectos tales como la Cámara Regional de la Construcción de Risaralda, la Asociación de Ingenieros de Risaralda y la Sociedad Colombiana de Arquitectos seccional Risaralda; y iv) la solicitud de cotización para el proyectos “ampliación y adecuación de oficinas para el personal de las áreas de servicio en campo y mantenimiento”. La Sala destaca, además, que los servicios de “administración comercial” de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, al tener como finalidad la prestación de asesoría a terceros, no comprenden la administración propia de la empresa del tercero con interés directo en el resultado del proceso ni tampoco incluye la administración que se evidencia en las facturas como parte de los rubros AIU (administración, imprevistos y utilidades) ya que estos son propios de la ejecución de un proyecto inmobiliario o de construcción, y no de asistencia o asesoría en la dirección o explotación de la empresa comercial de terceros. Asimismo, si bien se aportaron unas facturas por el concepto de promoción de la comercialización de los servicios de telecomunicaciones y crecimiento de la base de clientes, los valores y cantidad de las mismas no corresponden a las cantidades pertinentes de conformidad con la naturaleza del servicio y la forma de su comercialización, toda vez que se trata únicamente de dos facturas de los meses de febrero y abril de 2011, lo cual no demuestra que el tercero con interés directo en el resultado del proceso esté usando en el mercado la marca mixta ARISTA para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en la cantidad y modo que normalmente corresponde dado la naturaleza de los productos y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. […] Así las cosas, la Sala concluye que no obran pruebas suficientes que demuestren el uso real y efectivo de la marca mixta ARISTA en el mercado para identificar los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza para los cuales fue concedida, durante el periodo de tiempo relevante, y, en consecuencia, la parte demandada al revocar la decisión de cancelación total por no uso de la marca y, en su lugar, declarar la cancelación parcial vulneró, por indebida aplicación, los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, al no aplicar en debida forma los criterios establecidos en las normas citadas supra y desarrollados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: razón por la cual, prospera el cargo formulado.CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO POR NO USO - Marco normativoRÉGIMEN PROBATORIO - Marco normativo

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación por no uso / CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA – Requisitos / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA – Prueba / CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO – Procede totalmente respecto de la marca mixta ARISTA al no demostrarse el uso real y efectivo, dentro del periodo relevante, específicamente frente a los servicios de “administración comercial” y “gestión de negocios comerciales” de la Clase 35 [L}a Sala considera que los documentos aportados por el tercero con interés directo en el resultado del proceso en el procedimiento administrativo no demostraron un uso real y efectivo de la marca ARISTA para distinguir los servicios de “administración comercial” ni de “gestión de negocios comerciales” de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida en que los documentos aportados no acreditan que el tercero con interés directo en el resultado del proceso, a través de la marca mixta ARISTA, haya ofrecido y/o comercializado los servicios de asistencia o asesoría en la explotación o la dirección de una empresa comercial o de ayuda a la dirección de negocios o gestión de negocios comerciales a que se refiere la nota explicativa de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

En este sentido, le asistió razón a la Directora de Signos Distintivos cuando indicó, en la Resolución núm. 71671 de 29 de noviembre de 2013, que, aunque la referida marca se encuentra vigente y es usada en el mercado, no identifica los servicios incluidos en la Clase 35 sino que se ha usado para otro tipo de servicios ajenos a los comprendidos en esta Clase.

En efecto, la Sala considera que las pruebas aportadas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso no demuestran que la marca mixta ARISTA hubiera sido utilizada para identificar los servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que lo que demuestran, es el desarrollo de actividades de construcción, arquitectura e ingeniería, servicios que pertenecen a otras clases de la Clasificación Internacional de Niza, tales como la 36, en relación a los negocios inmobiliarios, o 37, en relación a servicios de construcción. Así se evidencia de las distintas pruebas documentales aportadas, tales como: i) el brochure del tercero con interés directo en el resultado del proceso, donde se demuestra que la empresa ofrece diferentes servicios en la construcción de obras civiles, infraestructura urbana y edificaciones, y obras de urbanismo; ii) las facturas que evidencian la remuneración por concepto de construcción de estructura, obra gris y acabados, obras de urbanismo y construcción de obras civiles; iii) las certificaciones que demuestran el tercero con interés directo en el resultado del proceso se encuentra adscrito a diferentes organizaciones o agremiaciones de constructores y arquitectos tales como la Cámara Regional de la Construcción de Risaralda, la Asociación de Ingenieros de Risaralda y la Sociedad Colombiana de Arquitectos seccional Risaralda; y iv) la solicitud de cotización para el proyectos “ampliación y adecuación de oficinas para el personal de las áreas de servicio en campo y mantenimiento”.

La Sala destaca, además, que los servicios de “administración comercial” de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, al tener como finalidad la prestación de asesoría a terceros, no comprenden la administración propia de la empresa del tercero con interés directo en el resultado del proceso ni tampoco incluye la administración que se evidencia en las facturas como parte de los rubros AIU (administración, imprevistos y utilidades) ya que estos son propios de la ejecución de un proyecto inmobiliario o de construcción, y no de asistencia o asesoría en la dirección o explotación de la empresa comercial de terceros.

Asimismo, si bien se aportaron unas facturas por el concepto de promoción de la comercialización de los servicios de telecomunicaciones y crecimiento de la base de clientes, los valores y cantidad de las mismas no corresponden a las cantidades pertinentes de conformidad con la naturaleza del servicio y la forma de su comercialización, toda vez que se trata únicamente de dos facturas de los meses de febrero y abril de 2011, lo cual no demuestra que el tercero con interés directo en el resultado del proceso esté usando en el mercado la marca mixta ARISTA para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en la cantidad y modo que normalmente corresponde dado la naturaleza de los productos y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. […] Así las cosas, la Sala concluye que no obran pruebas suficientes que demuestren el uso real y efectivo de la marca mixta ARISTA en el mercado para identificar los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza para los cuales fue concedida, durante el periodo de tiempo relevante, y, en consecuencia, la parte demandada al revocar la decisión de cancelación total por no uso de la marca y, en su lugar, declarar la cancelación parcial vulneró, por indebida aplicación, los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, al no aplicar en debida forma los criterios establecidos en las normas citadas supra y desarrollados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: razón por la cual, prospera el cargo formulado.

CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO POR NO USO – Marco normativo RÉGIMEN PROBATORIO - Marco normativo FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 167 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00021-00 Actor: ARISTA S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Temas: Cancelación por no uso de un registro marcario.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala[1] decide, en única instancia, la demanda presentada por Arista S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 53045 de 29 de agosto de 2014. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Arista S.A., en adelante la parte demandante[2], presentó demanda[3] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138[4] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[5], para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 53045 de 29 de agosto de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”,[6] expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar totalmente el registro de la marca mixta ARISTA, que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Arista S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones[7]: “[…] Primera: Que se declare la nulidad de la Resolución Nº 53045 del 29 de agosto de 2014 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante la cual resolvió un recurso de apelación y revocó la Resolución Nº 71671 del 29 de noviembre de 2013 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC.

Segunda: Que como consecuencia de la nulidad declarada se ordene a la SIC cancelar en su totalidad el certificado Nº 380.552 correspondiente a la marca ARISTA (mixta), clase 35, de ARISTA S.A.S. (COLOMBIA) por no uso de la marca, conforme lo ordenó la Resolución Nº 71671 del 29 de noviembre de 2013 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC.

Tercera: Que se ordene a la SIC publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se profiera en el proceso. Cuarta: Que se ordene a la SIC adoptar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la sentencia, las medidas necesarias para su cumplimiento, conforme lo dispone el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1. Solicitó, el 15 de julio de 2013, la cancelación por no uso de la marca mixta ARISTA, para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Arista S.A.S. 2.

La referida solicitud fue admitida el 19 de julio de 2013, mediante oficio núm. 13.165, respecto de la cual se pronunció el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 71671 de 29 de noviembre de 2013, canceló totalmente el registro de la marca mixta ARISTA. 4.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 71671 de 29 de noviembre de 2013. 5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 53045 de 29 de agosto de 2014, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 71671 de 29 de noviembre de 2013 y, en su lugar, dispuso cancelar parcialmente el registro de la marca mixta ARISTA, en el sentido de excluir el servicio de “gestión comercial”.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración los artículos 165[8], 166[9] y 167[10] de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[11], en adelante Decisión 486; el artículo 40 de la Ley 1437 y los artículos 174 y 178 del Código de Procedimiento Civil. Concepto de la violación 6.

La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de la violación así: Primer cargo: Violación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 1. Indicó que, en el caso sub examine, la parte demandada no aplicó en debida forma los artículos 166 y 167 de la Decisión 486 “[…] al negar la cancelación total por no uso de la marca ARISTA (mixta), clase 35, reg.

N° 380.558, tras considerar equivocadamente que los documentos aportados por su titular durante la actuación administrativa demostraban el uso eficaz de la marca ARISTA (MIXTA) como distintivo de servicios de “administración comercial” en cantidad, modo y regularidad que normalmente corresponde […]”[12]. 2. Señaló, por un lado, que “[…] la SIC llegó a la conclusión de que el titular de la marca no acreditó el uso de ésta respecto de servicios de “gestión comercial”, pero sí respecto de servicios de diferente naturaleza o no similares, como lo son los de “administración comercial” […]” y, por el otro, que dicha conclusión “[…] es errada, pues ninguna de las pruebas de uso aportadas por el titular de la marca objeto de cancelación permite establecer directa ni por vía de la inferencia (como lo hizo la SIC), que Arista S.A.S. (COLOMBIA), haya usado la marca ARISTA (mixta) para identificar propiamente servicios de “administración comercial” comprendidos en clase 35, sino que los conceptos de “administración ” que aparecen en algunas pocas facturas de servicios de dicha compañía, hacen relación a servicios de administración no comercial, no comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y, por ende, no podía calificarse como uso serio y eficaz de la marca, de acuerdo a lo previsto en los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 […]”[13]. 3.

Explicó, sobre la actividad comercial presentada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso a través de las pruebas aportadas, que “[…] las pruebas que la SIC tuvo en cuenta en el acto demandado como pruebas de uso de la marca ARISTA (mixta), clase 35 N° 380.552, no hacen referencia a servicios de dirección comercial de una o más empresas, que involucraran por parte de ARISTA S.A.S. (COLOMBIA) y por cuenta de sus clientes, actividades de diseño, organización, ejecución y control de la función comercializador a de las empresas de tales clientes para el logro de objetivos de comerciales de estos mediante ventas a terceros […]”[14]. 4.

Afirmó, en relación con lo anterior, que “[…] los servicios de “administración ” de que dan cuenta algunas de las facturas aportadas por ARISTA S.A.S. (COLOMBIA) en la actuación administrativa, - facturas que en el acto impugnado ni siquiera son mencionadas en concreto, sino de forma genérica dificultando su contradicción – se refieren propiamente a servicios de administración de las obras civiles que le fueron encargadas por sus clientes, administración que corresponde a la “dirección o supervisión de construcciones”, servicios que no tienen una finalidad de dirección en actividades comerciales de una empresa ajena, como es propio de los servicios de “administración comercial” clasificados en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, sino que tienen una finalidad de la dirección y supervisión de la ejecución de las obras de acuerdo a su planificación, especificacione s técnicas, presupuestos, recursos y tiempos, tratándose en propiedad de servicios de “supervisión [dirección] “supervisión [dirección] (sic) de obras de construcción” enumerados expresamente por la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza […]”[15]. 5.

Añadió que “[…] no podía la SIC, con base en solo seis facturas de ventas esporádicas de servicios de construcción, que relacionan costos menores de “administración ” inferir (como señala el acto acusado) válidamente que facturas con costos de administración hacen referencia a honorarios por servicios de “administración comercial”, cuando en el contexto de las demás pruebas y de la prestación de servicios de construcción resulta evidente que el concepto de “administración ” a que se hace referencia es al de dirección de obras civiles y no al de una administración que involucre la realización de actividades por cuenta de terceros orientadas a metas u objetivos de carácter comercial de tales terceros […]”[16]. 6.

Reiteró que “[…] la SIC erró en la apreciación de las pruebas aportadas por el tercero interesado para acreditar el uso de la marca ARISTA (mixta), respecto de servicios de “administración comercial” comprendidos en la clase 35, sino a servicios específicamente clasificados en la clase 37, como lo son los de administración o dirección de obras de construcción, máxime cuando los costos de “administración ” descritos en las facturas apreciadas por la SIC acreditan el cobro de tales costos de forma esporádica, no seria, ni pública y regular de servicios de “administración ” […]”[17]. 7.

Sostuvo, en relación con las pruebas aportadas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, que “[…] resulta abiertamente contradictorio que la SIC, al tramitar en el expediente 08- 061833 la acción de cancelación por no uso de la marca ARISTA (mixta), haya tenido como probado el uso de dicha marca respecto de servicios de “administración de proyectos inmobiliarios” y que más tarde, en la aquí demandada Resolución N° 53045 del 29 de agosto de 2014, haya considerado que las mismas pruebas acreditan el uso de la misma marca respecto de servicios de “administración comercial” […]”[18]. 8.

Agregó que “[…] lo anterior pone de presente la equivocada valoración probatoria que realizó la SIC en el acto demandado, pues lo que acreditan las pruebas de uso arrimadas a la actuación administrativa es que el uso de la marca se ha dado respecto de servicios de administración o dirección de obras civiles, clasificados en la clase 37, o, en gracia de discusión (cuestión que no comparte mi representada), respecto de servicios de administración de proyectos inmobiliarios, de clase 36, pero de ninguna manera prueban el uso de la marca respecto de servicios de “administración comercial” de clase 35 que implican la realización de actividades por cuenta de terceros orientadas al logro de objetivos comerciales o mercantiles y no al logro y ejecución de proyectos de construcción o inmobiliarios […]”[19]. 9.

Adujo que “[…] las pruebas de uso que ARISTA S.A.S. (COLOMBIA) aportó para defender su registro de la marca ARISTA (mixta) en clase 35, al dar cuenta de que dicha sociedad ha prestado servicios de clase 37, concretamente, de ingeniería, arquitectura y construcción de obras civiles, también dan cuenta de que ha venido actuando en contravía del principio de buena fe, en tanto se hace patente que ha usado la marca ARISTA (mixta) a sabiendas de que vulnera el nombre comercial ARISTA de ARISTA S.A. (GUATEMALA) […]”[20].

Segundo cargo: Violación del artículo 40 de la Ley 1437 y artículos 174 y 178 del Código de Procedimiento Civil 10. Sostuvo que la parte demandada “[…] al examinar las pruebas aportadas por el titular de la marca objeto de cancelación, debió haber rechazado in limine, como lo dispone el artículo 178 del C.P.C. las pruebas legalmente ineficaces y las impertinentes, a fin de adoptar la decisión con fundamento en pruebas regularmente aportadas al proceso, como lo ordena el artículo 174 del C.P.C. […]”[21]. 11.

Afirmó, en relación con lo anterior, que “[…] la SIC fundamentó la resolución demandada en pruebas irregulares que debieron haber sido rechazadas por su ineficacia e impertinencia, puesto que se refieren a servicios de administración o dirección de obras de construcción, comprendidos en clase 37, y a servicios de administración de proyectos inmobiliarios, de clase 36, quebrantando así el artículo 40 del C.P.A.C.A. y de los artículos 174 y 178 del C.P.C., e igualmente los artículos 166 y 167 de la Decisión 486, siendo procedente que se declare la nulidad del acto acusado por infracción de las normas procedimentales y sustanciales en que debió haberse fundado […]”[22].

Contestación de la demanda 7. La parte demandada[23] contestó la demanda[24] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Oposición al cargo de violación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 1. Señaló que, con la expedición del acto administrativo acusado, “[…] no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina como tampoco de sus normas complementarias, por el contrario, la misma se fundamenta en éstas y en la jurisprudencia y doctrina reconocida y aplicable al caso concreto […]”[25]. 2.

Afirmó que “[…] del análisis probatorio efectuado por la Oficina se encontró que la documentación aportada, especialmente del brochure, los estados de resultados de la sociedad, las facturas, las solicitudes cotización y los artículos en los periódicos, puede inferirse que la sociedad titular del registro se valió el signo ARISTA para identificar algunos servicios relacionados con proyectos de ingeniería y arquitectónicos, especialmente en lo concerniente a su diseño, estructuración y administración, sobre os cuales desarrollo diferentes actos de comercio de una manera constante durante el periodo relevante para este proceso, esto es entre 15 de julio de 2010 al 15 de julio de 2013 […]”[26]. 3.

Agregó que “[…] esta Entidad consideró que dentro del material probatorio aportado al interior de la acción de cancelación de marca, se probó que efectivamente la marca registrada se usa en el mercado para identificar determinados servicios correspondiente a la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, concretamente “servicios de administración comercial”, no siendo así para los demás servicios comprendidos en el registro, razón por lo que se procedió a su exclusión del registro, además por no resultar ser servicios similares […]”[27].

Oposición al cargo de violación del artículo 40 de la Ley 1437 y los artículos 174 y 178 del Código de Procedimiento Civil 4. Indicó que “[…] la Superintendenci a de Industria y Comercio, en su calidad de Oficina Nacional Competente en materia de propiedad industrial, hizo una valoración integral de las documentales aportadas las cuales eran idóneas para tomar una decisión. Así las cosas, el acto acusado no está viciado de nulidad alguna […]”[28].

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso[29] contestó la demanda[30] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Oposición al cargo de violación de los artículos 165, 166, 167 y 168 de la Decisión 486 1. Manifestó que “[…] al hacer el análisis probatorio en conjunto de la totalidad de las pruebas aportadas (brochure, certificaciones, papelería, documentos contables, facturas comerciales, etc.), no cabe la menor duda que ARISTA S.A.S ha demostrado claramente un uso real y efectivo de la marca Arista (mixta) para los servicios que ampara el certificado 380.552 y que se encuentran claramente definidos en la versión 9 de la Clasificación Internacional de Niza (Clasificación que fue utilizada al momento de solicitar el registro), tales como la administración comercial y gerencial de negocios y proyectos, especialmente de construcción; promoción de ventas para terceros; subcontratación de servicios; promoción de servicios de telecomunicacio nes […]”[31]. 2.

Añadió que “[…] los documentos contables, las certificaciones de clientes y las facturas comerciales, entre otras pruebas documentales, claramente demuestran que la sociedad ARISTA S.A.S. presta servicios de administración comercial y gerencial de negocios y proyectos, especialmente de construcción; promoción de ventas para terceros; subcontratación de servicios; promoción de servicios de telecomunicacio nes, bajo la marca ARISTA, signo usado en toda la papelería y comunicaciones enviadas […]”[32]. 3.

Indicó que “[…] la sociedad colombiana ARISTA S.A.S. usó (y ha venido usando continua e ininterrumpidam ente) el nombre comercial ARISTA primero en el tiempo que la sociedad guatemalteca ARISTA S.A., lo que le otorga a la sociedad colombiana un derecho legítimo no solamente de solicitar el registro marcario del mismo signo territorio colombiano […]”[33].

Solicitud de interpretación prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de septiembre de 2015, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 09-IP-2017 de 27 de julio de 2017,[34] en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[…] El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada […]” y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 19 de marzo de 2019, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del trámite procesal y, atendiendo a que se encontraba vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial.

Audiencia Inicial 12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda[35], llevó a cabo la audiencia inicial, el 1º. de abril de 2019[36], en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 12.1. Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso. 12.2.

Se declaró saneado el proceso. 12.3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 12.4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso; y la interpretación prejudicial. 12.5.

Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que en el presente medio de control no se incluyó una pretensión de contenido patrimonial. 12.6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 12.7. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 12.8.

Se realizó el respectivo control de legalidad. Audiencia de pruebas 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 21 de mayo de 2019, consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas. Audiencia de alegaciones y juzgamiento 14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 21 de mayo de 2019, consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual, ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos y corrió traslado al Ministerio Público para que rindiera concepto si a bien lo tenía. 15.

Dentro del término legal, las partes reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación. El Ministerio Público y el tercero con interés directo en el resultado del proceso guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 09-IP-2017 de 27 de julio de 2017; vii) el marco normativo de la cancelación del registro marcario por no uso; viii) el marco normativo sobre régimen probatorio; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. Vistos el artículo 149 numeral 8.º[37] de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80[38] de 12 de marzo de 2019[39], sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. El acto administrativo acusado 19.

El acto administrativo acusado[40] es el siguiente: 1. La Resolución núm. 53045 de 29 de agosto de 2014[41], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución núm. 71671 de 29 de noviembre de 2013 y, en su lugar, canceló parcialmente el registro de la marca mixta ARISTA; en la cual se indicó: “[…] 2.

El caso concreto En este orden de ideas y atendiendo al material probatorio aportado por el titular del registro, esta Delegatura manifiesta que efectivamente la marca solicitada se encuentra vigente, y demuestra el uso de la misma para identificar servicios de administración comercial, servicios comprendidos en el registro No. 380552, dentro del periodo relevante para este proceso y en las cantidades y en el modo que normalmente corresponde al comercio de dichos bienes.

En efecto, dentro de los documentos aportados, especialmente del brochure, los estados de resultados de la sociedad, las facturas, las solicitudes de cotización y los artículos en los periódicos, puede inferirse que la sociedad titular del registro se valió del signo ARISTA para identificar algunos servicios relacionados con proyectos de ingeniería y arquitectónicos, especialmente en lo concerniente a su diseño, estructuración y administración, sobre los cuales desarrolló diferentes actos de comercio de una manera constante durante el periodo relevante para este proceso, esto es entre 15 de julio de 2010 al 15 de julio de 2013.

Sin embargo, de los mencionados medios de prueba no puede extraerse el uso del signo para los demás servicios cobijados en el registro No. 370598. En efecto, es claro que las pruebas resultan insuficientes para acreditar el uso del signo en actividades como “gestión comercial”, puesto que acorde al material probatorio, todas las actividades de la empresa, en las cuales se ve inmerso la marca ARISTA, giraban en torno a los proyectos de construcción y de ingeniería, y casos particulares dicho uso se extendía únicamente a todos los actos de administración necesarios para el buen desarrollo de tales proyectos o la obtención de sus beneficios una vez estos fueren terminados de manera satisfactoria. […] Así las cosas, es necesario precisar que el registro correspondiente a la marca mencionada, fue concedido para identificar determinados servicios, los cuales fueron señalados anteriormente, y dado que del material probatorio aportado resultó probado el uso del signo analizado, para identificar únicamente “servicios de administración comercial”, encuentra este Despacho, que el registro debe ser depurado en este sentido.

En cuanto a los restantes servicios, es claro que si bien se trata de actividades ubicadas en la misma clase, no por eso se pueden considerar servicios estrechamente vinculados, pues si se parte de dicho presupuesto sería imposible para el examinador realizar una cancelación parcial de productos o servicios en cualquier clase, por estar dichos productos o servicios en una misma clase del nomenclátor.

Ahora bien, no se puede atribuir similitud o identidad a todos y cada uno de los servicios señalados en la clase señalada, a efectos de extender los efectos probatorios de uso de marca de unos pocos productos a la totalidad de la cobertura más aun cuando la naturaleza de los servicios cuyo uso se probó y aquellos que no, difiere sustancialmente.

Conforme a los lineamiento (sic) expuestos, esta Delegatura considera que dentro del material probatorio aportado a la presente acción de cancelación se probó que efectivamente la marca registrada se usa en el mercado para identificar determinados servicios correspondiente a la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, concretamente “servicios de administración comercial”, no siendo así para los demás servicios comprendidos en el registro, razón por lo que se procederá a su exclusión del registro, además por no resultar ser servicios similares. 3.

Conclusión Según las consideraciones antes expuestas, se procederá a revocar la Resolución N° 71671 de 29 de noviembre de 2013, mediante la cual se ordenó la cancelación del registro de la marca estudiada, con Certificado N° 380552. En mérito de lo expuesto, RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Revocar la decisión contenida en la Resolución Nº 71671 de 29 de noviembre de 2013, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO. Cancelar parcialmente el registro de la marca mixta ARISTA, con Certificado de Registro Nº 380552, clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo la titularidad de Arista S.A., en el sentido de excluir los siguientes servicios: ‘gestión comercial’.

ARTÍCULO TERCERO. Como consecuencia de la anterior limitación, el certificado de registro Nº 380552, correspondiente a la marca mixta ARISTA continuará distinguiendo: ‘administración comercial’ servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza […]”. (Resaltado fuera del texto) El problema jurídico 20. La Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones a la misma, presentadas por la parte demandada y por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, le corresponde determinar: 1.

Si la Resolución núm. 53045 de 29 de agosto de 2014, expedida por la Superintendenci a de Industria y Comercio, mediante la cual se canceló parcialmente por no uso la marca mixta ARISTA, que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, en el sentido de excluir los servicios de “gestión comercial”, vulnera los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; el artículo 40 de la Ley 1437 y los artículos 174 y 178 del Código de Procedimiento Civil. 2.

En este sentido, se analizará si procede la cancelación total por no uso del registro de la marca mixta ARISTA, concedida al tercero con interés directo en el resultado del proceso para identificar servicios de la Clase 35 de la Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, para lo cual se estudiará, en primer lugar, si dentro del trámite administrativo se acreditó el uso real, efectivo, normal e inequívoco de la marca para los servicios correspondiente s y, en segundo lugar, si se realizó una adecuada valoración probatoria por parte de la Superintendenci a de Industria y Comercio. 21.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486. 22. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto administrativo acusado expedido por la parte demandada, y al restablecimiento del derecho solicitado. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 23.

La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[42], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[43] de la Comisión de la Comunidad Andina[44].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[45] 24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[46] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 25.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 26.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 27.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 28.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 29. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 30.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 09-IP-2017 de 27 de julio de 2017 31. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[47]: “[…] 1.

De la cancelación de un registro de marca por falta de uso […] 1.5. El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación, es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso. 1.6.

Una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. 1.7. Considerando la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá plasmarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Por ello establece la presunción de que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado. 1.8. El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: 1.8.1.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 1.8.2.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. 1.9.

Una vez analizado lo anterior, se deberá analizar si la marca ARISTA (mixta) fue usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente Interpretación Prejudicial. 2. La cancelación parcial de un registro de marca […] 2.2.

El Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión establece que la oficina andina de marcas cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. […] cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional de marcas ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate. 2.5.

Lo anterior significa que, si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcado para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. […] 2.7.

Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión en el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además, resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado. 3.

De la prueba de uso de la marca […] 3.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca y en el caso en concreto, al titular que ostentaba dicha calidad a la fecha de incorporar los documentos probatorios. 3.3.

En el mismo artículo se enuncian algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: ‘El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros’. 3.4.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, se deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen aplicable, verificando que el uso sea real y efectivo en el mercado y en las cantidades correspondientes al tipo de producto que protege el signo. […]”.

(Destacado fuera del texto) Marco normativo de cancelación del registro marcario por no uso 32. Visto el artículo 165 de la Decisión 486, se configura una causal de cancelación del registro marcario cuando durante tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación y sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado.

En consecuencia, le corresponde a la autoridad competente, determinar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde, de acuerdo con la naturaleza del producto, a efectos de establecer la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios que distingue la marca. Asimismo, prevé que no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. 33.

Visto el inciso 4º. del artículo 165 de la Decisión 486 “[…] El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito […]”, de manera que le corresponde a la oficina nacional competente, determinar en cada caso, qué factores incidieron en la falta de uso. De igual manera, la norma prevé la posibilidad de cancelar parcialmente el registro de una marca cuando la falta de uso solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. 34.

Visto el artículo 166 de la Decisión 486, una marca se encuentra en uso cuando i) los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado y ii) distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros.

Adicionalmente, una marca usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso, si la diferencia se produce en detalles que no alteran su carácter distintivo. 35. Visto el artículo 167 de la Decisión 486, el uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, certificaciones de auditoría, entre otros, que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca.

Asimismo, la carga de la prueba del uso corresponde al titular del registro. Marco normativo sobre régimen probatorio 36. Visto el artículo 211 de la Ley 1437 según el cual en los procesos que se adelante ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se aplicará en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil, hoy Ley 1564 de 12 de julio de 2012[48], en lo que no esté expresamente previsto en la Ley 1437; y el artículo 212 ibidem, que señala los términos y las oportunidades en las cuales deben solicitarse, practicarse e incorporarse las pruebas al proceso para que sean apreciadas por el juez. 37.

Visto el artículo 165 de la Ley 1564, que establece que los medios de prueba son la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. 38.

Visto el artículo 167 de la Ley 1564 en virtud del cual les corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. 39. Visto el artículo 176 ibidem, el cual dispone que las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos, y que el juez siempre deberá exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.

Análisis del caso concreto 1. Vistas las normas indicadas en el acápite desarrollado supra del marco normativo de la cancelación del registro marcario por no uso; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 2.

En este sentido, la marca objeto de estudio es como se muestra a continuación: |MARCA MIXTA ARISTA | | [49] | |Titular: Arista S.A.S. | |Certificado núm. 380552 | |Clase 35: “Administración | |comercial”[50] | 3. La Sala seguirá los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el uso real y efectivo de una marca y la cancelación de su registro por no uso.

Del cargo de violación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 4. En el caso sub examine, la Sala encuentra que el trámite de la acción de cancelación por no uso se inició a solicitud de la parte demandante el 15 de julio de 2013; y la marca había sido concedida el 8 de mayo de 2009 por lo que, a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación ya habían pasado más de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agotó el trámite de concesión del registro de la marca y, en ese sentido, fue oportuna. 5.

En este sentido, la Sala procederá a estudiar y analizar: i) si dentro del periodo de tiempo relevante, esto es, entre el 15 de julio de 2010 y el 15 de julio de 2013, que corresponde a los tres años consecutivos anteriores a la fecha de la solicitud de cancelación; la marca mixta ARISTA con certificado de registro núm. 380.552 fue usada de manera real y efectiva por el tercero con interés directo en el resultado del proceso o por un tercero autorizado por esta, en al menos uno de los Estados miembros de la Comunidad Andina; y ii) si la parte demandada aplicó correctamente la norma andina al ordenar la cancelación parcial del registro.

Análisis de los requisitos para la cancelación por no uso Uso real y efectivo de la marca 6. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial rendida para este caso, señaló lo siguiente respecto de la prueba del uso real y efectivo de una marca, partiendo de lo dispuesto en los artículos 165 a 170 de la Decisión 486: “[…] Considerando la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá plasmarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Por ello establece la presunción de que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado […]”[51] (Destacado fuera del texto) 7. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido unos criterios para probar el uso de la marca, de acuerdo con una clasificación del bien que se comercializa[52]. 8.

En este sentido, para probar el uso real y efectivo de la marca, el titular deberá demostrar que los servicios que idéntica la marca fueron prestados o puestos a disposición en el mercado, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde a la comercialización de dicho producto o servicio, teniendo en cuenta su naturaleza y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 9.

De conformidad con los artículos 211 y 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sobre el régimen probatorio y oportunidades probatorias; y los artículos 165, 167 y 176 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 sobre medios de prueba, carga de la prueba y apreciación de las pruebas; y atendiendo lo expuesto previamente, la Sala procede a apreciar y a valorar en su conjunto todas las pruebas decretadas y aportadas, durante el procedimiento administrativo, de conformidad con las reglas de la sana crítica y aplicando las de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, con el objeto de determinar si el tercero con interés directo en el resultado del proceso demostró el uso real y efectivo de la marca mixta ARISTA, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, durante el periodo de tiempo relevante. 10.

Teniendo en cuenta los antecedentes administrativos del acto administrativo acusado, la Sala observa que las pruebas presentadas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso en el procedimiento administrativo ante la parte demandada en el trámite de la acción de cancelación por no uso, fueron las siguientes: 1. Brochure de la empresa ARISTA S.A., titular de la marca, en donde se hace una presentación de la empresa y de los servicios que ofrece.

En el documento se indica que “[…] Arista S.A.S., en sus 28 años, ha acumulado una gran experiencia, por su participación en la construcción de obras de ingeniería y arquitectura, y en el diseño de obras arquitectónicas, en las siguientes áreas más relevantes […]”[53], y se refieren puntualmente obras civiles, infraestructura urbana y edificaciones y obras de urbanismo. 2.

Documento “Referencia de calidad y cumplimiento” expedido por el señor Mauricio Vega López, gerente de Socomer S.A., en relación con ARISTA S.A. respecto del contrato “Construcción del Centro Comercial Estación Central”[54]. 3. Certificación del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible que indica que Arista S.A.S. es miembro desde octubre de 2010, suscrita por Cristina Gamboa T, Directora Ejecutiva, y Carlos Alfredo Vargas D., Presidente del Consejo Directivo[55]. 4.

Anuncio de la parte demandante, publicado en un periodo el 7 de agosto de 2009 (no se evidencia el periódico), con el mensaje “[…] LA UNIVERSIDAD CATÓLICA POPULAR DE RISARALDA Hace grande nuestra gestión. Felicitaciones. Arista Ingeniería Arquitectura 25 años […], en relación con un artículo titulado “UCPR estrena nuevo bloque”[56]. 5.

Artículo de periódico El Diario, publicado el 31 de agosto de 2010, titulado “Nuevo centro comercial primer power center de Pereira”[57]. 6. Estado de resultados a junio de 2012 de Arista S.A.S., en el que se registran ingresos de operación por concepto de “construcción de edificios y obras de ingeniería civil y actividades conexas” por un valor de $626.845.048, y costos de venta por concepto de “construcción de edificios y obras de ingeniería civil” por un valor de $272.827.528[58]. 7.

Estado de resultados a diciembre de 2011 de Arista S.A.S., en el que se registran ingresos de operación por concepto de “construcción de edificios y obras de ingeniería civil y actividades conexas” por un valor de $2.573.192.630, y costos de venta por concepto de “construcción de edificios y obras de ingeniería civil” por un valor de 2.141.327.715[59]. 8.

Estado de resultados de enero 1 a diciembre 31 de 2010 de Arista S.A.S., en el que se registran ingresos por costo directo y derivados de AIU (administración, imprevistos y utilidades)[60]. 9. Factura de venta núm. AR 0063 de 28 de enero de 2011 por concepto de “acta construcción de estructura, obra gris y acabados de los servicios de hospitalización, cuidados intermedios, otros”, por un valor de $148.031.124[61]. 10.

Factura de venta núm. AR 0064 de 15 de febrero de 2011 por concepto de “promover la comercializació n de los servicios de telecomunicacio nes que ofrece Telefónica de Pereira en el parque residencial ALTA VISTA, localizado en la vía Cuba San Joaquín de Pereira, como parte de la estrategia de consolidación Comercial de Telefónica de Pereira a través del crecimiento de la base de clientes”, por un valor de $3.644.387[62]. 11.

Factura de venta núm. AR 0071 de 18 de abril de 2011 por concepto de “promover la comercializació n de los servicios de telecomunicacio nes que ofrece Telefónica de Pereira en el parque residencial ALTA VISTA, localizado en la vía Cuba San Joaquín de Pereira, como parte de la estrategia de consolidación Comercial de Telefónica de Pereira a través del crecimiento de la base de clientes”, por un valor de $1.860.479[63]. 12.

Factura de venta núm. AR 0076 de 31 de mayo de 2011 por concepto de “honorarios 4,2% gerencia s/venta lote 8 tierra Quimbaya”, por un valor de $5.066.880[64]. 13. Factura de venta núm. AR 0083 de 12 de julio de 2011 por concepto de “valor orden de compra #6121 de junio 21 de 2011, cuyo objeto es la adecuación de oficinas para el personal de las áreas de servicio en campo y mantenimiento”, por un valor de $175.995.823[65]. 14.

Factura de venta núm. AR 0085 de 15 de julio de 2011 por concepto de “acta #6 construcción de estructura obra gris y acabados de los servicios de hospitalización, cuidados intermedios y otros”, por un valor de $178.625.979[66]. 15. Factura de venta núm. AR 0088 de 27 de octubre de 2011 por conceto de “acta única contrato #3 construcción estructura edificio de ascensores y escaleras metálicas”, por un valor de $154.583.639[67]. 16.

Factura de venta núm. AR 0090 de 29 de noviembre de 2011 por concepto de “obras de urbanismo primavera asul” (sic), por un valor de $300.001.397[68]. 17. Factura de venta núm. AR 0099 de 30 de mayo de 2012 por concepto de “honorarios 4,2% gerencia s/venta lote 4 tierra Quimbaya”. Por un valor de $5.066.880[69]. 18.

Factura de venta núm. AR 0104 de 7 de noviembre de 2012 por concepto de “construcción de obras civiles del centro de concesionarios cerritos”. Por un valor de $1.200.000.000[70]. 19. Factura de venta núm. AR 0117 de 4 de septiembre de 2013 por concepto de “saldo acta final obra uniplex”. Por un valor de $272.148.488[71]. 20.

Recibo de caja núm. 301.42 de 26 de agosto de 2013. Proyecto: Contratos Altavista Aptos. Recibido de: Rigoberto Yucuma Vanegas. Por un valor de $2.100.000[72]. 21. Comprobante trasferencia electrónica núm. 400-TR- 00086 de 13 de septiembre de 2013, por concepto de “valor pago nomina quincenal sep- 15 personal admon.

Arista S.A.” Por un valor de $2.258.776[73]. 22. Comprobante de egreso núm. 400-CE-00088 de 11 de septiembre de 2013, por concepto de “vlr. Reembolso caja menor (admon No. 33)”. Por un valor de $181.660[74]. 23. Documento con asunto “solicitud de cotización” de 21 de enero de 2011, dirigido a Arista S.A.S., Felipe Uribe.

Se trata de una invitación a presentar cotización “[…] para la realización del siguiente alcance; incluyendo todas las condiciones comerciales necesarias para la correcta ejecución del mismo de acuerdo con la información anexa y la visita de obra realizada, con una validez de la oferta de 90 días, por la modalidad de Valor Global Único Fijo y Firme para el Proyecto “AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA EL PERSONAL DE LAS AREAS DE SERVICIO EN CAMPO Y MANTENIMIENTO […]”, suscrito por Jorge Eduardo Isaza, Ingeniero proyectos de Inversión, ABB[75]. 24.

Documento con referencia “propuesta administración delegada de obra G4S” de 11 de septiembre de 2013. Dirigida a Arista S.A.S., Dr. Juan Guillermo Escobar. Suscrita por Juan martín Noreña Mejía, Gerente Noma Inversiones S.A.[76] 25. Certificación expedida por el gerente de la Cámara Regional de la Construcción de Risaralda – Camacol Risaralda, en la que certifica que “La empresa ARISTA S.A. identificada con nit.

Nro 891.411.338-0 y en cabeza de su representante JUAN GUILLERMO ESCOBAR BOTERO, hizo parte de los Afiliados a CAMACOL Risaralda a partir del mes de enero de 1989 hasta el 30 de octubre de 2011.” Suscrita el 29 de septiembre de 2013 por Gustavo Aristizábal Botero, Gerente CAMACOL Risaralda[77]. 26. Referencia empresarial de la Asociación de Ingenieros de Risaralda suscrita por Nora Mejía Escobar, Directora Ejecutiva, el 30 de septiembre de 2013.

Indica que “hago constar que la Empresa ARISTA S.A.S., con Nit. 891.411.338-0, está vinculada comercialmente con nuestra Entidad en la compra de servicios y está afiliada a nuestra entidad desde 1994[…]”[78]. 27. Certificación de la Sociedad Colombiana de Arquitectos seccional Risaralda, suscrita por el arquitecto Jorge Alberto Jaramillo Arango, Representante Legal y Presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, seccional Risaralda, de 1 de octubre de 2013.

Indica que “ARISTA S.A.S. NIT 891.411.338-0 se encuentra vinculada con nuestra Sociedad como afiliados desde Marzo de 2009 hasta la fecha, manejando desde entonces relaciones comerciales, las cuales ha cumplido con sus pagos en una forma responsable y puntual pudiéndola recomendar ampliamente”[79]. 28. Certificación de Bienes S.A.S. suscrita por Martha Elena Martínez, Coordinadora Operativa y Comercial, Coldwell Banker, de 3 de octubre de 2013.

Indica que: “Bienes S.A.S. certifica que ARISTA S.A.S., identificada con el NIT. No. 891.411.338-0 tiene relaciones comerciales con nosotros hace aproximadamente 3 años, y durante todo este tiempo se han destacado por su cumplimiento en los compromisos adquiridos”[80]. 11. La Sala precisa que, al momento de su registro, la marca mixta ARISTA fue concedida para distinguir los servicios de “gestión de negocios comerciales; administración comercial”, comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza[81].

Sin embargo, a partir del acto administrativo acusado, dicho signo fue cancelado parcialmente y limitado a identificar únicamente servicios de “administración comercial”. 12. Sobre los servicios comprendidos dentro de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala considera pertinente señalar que, al verificar las notas explicativas de la Clasificación Internacional de Niza, se encontró que esta clase identifica aquellos servicios consistentes en publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina, lo cual comprende: “[…] Clase 35 Nota explicativa La clase 35 comprende principalmente los servicios prestados por personas u organizaciones cuyo objetivo primordial es prestar asistencia en: 1.

La explotación o dirección de una empresa comercial, o 2. La dirección de los negocios o actividades comerciales de una empresa industrial o comercial, así como los servicios prestados por empresas publicitarias cuya actividad principal consiste en publicar, en cualquier medio de difusión, comunicaciones, declaraciones o anuncios relacionados con todo tipo de productos o servicios.

Esta clase comprende en particular: - El agrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; este servicio puede ser prestado por comercios minoristas o mayoristas, o mediante catálogos de venta por correo o medios de comunicación electrónicos, por ejemplo, sitios web o programas de televenta; - Los servicios que comprenden el registro, transcripción, composición, compilación o sistematización de comunicaciones escritas y grabaciones, así como la compilación de datos matemáticos o estadísticos; - Los servicios de agencias publicitarias y los servicios tales como la distribución directa o por correo de folletos y la distribución de muestras.

Esta clase puede referirse a la publicidad relacionada con otros servicios, tales como los vinculados con préstamos bancarios o publicidad radiofónica […]”[82]. 13. De lo establecido en las notas explicativas de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, esta Sala, en sentencia de 1 de junio de 2020[83], señaló que esta clase comprende servicios prestados por personas o por organizaciones con la finalidad de prestar asistencia o asesoría en la explotación o la dirección de una empresa comercial, o la ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa comercial. 14.

Respecto de los servicios de gestión de negocios comerciales, se entiende por gestión comercial la actividad que comprende una serie de técnicas y recursos que lleva a cabo una empresa para dar a conocer su propuesta comercial[84], con el fin de consolidar la relación de intercambio de la empresa con el mercado. Así, la gestión comercial comprende desde el estudio de mercado, la planificación de objetivos y medios de distribución, hasta llegar a la venta o colocación del producto a disposición del consumidor o cliente, incluyendo las estrategias de venta y la política de ventas en el ámbito empresarial[85]. 15.

En este sentido, en el marco de los servicios que comprende la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y el alcance dado por las notas explicativas explicado en párrafos anteriores, la Sala considera que los servicios de gestión de negocios comerciales comprenden aquellos servicios de asistencia o asesoría prestados por una persona u organización a un tercero, en cuanto a la administración y gestión necesaria para llevar a cabo, de forma adecuada, las actividades comerciales relevantes para éste (el tercero), hasta alcanzar la venta y/o posicionamiento de sus productos o servicios en el mercado. 16.

De lo anterior, la Sala considera que los documentos aportados por el tercero con interés directo en el resultado del proceso en el procedimiento administrativo no demostraron un uso real y efectivo de la marca ARISTA para distinguir los servicios de “administración comercial” ni de “gestión de negocios comerciales” de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida en que los documentos aportados no acreditan que el tercero con interés directo en el resultado del proceso, a través de la marca mixta ARISTA, haya ofrecido y/o comercializado los servicios de asistencia o asesoría en la explotación o la dirección de una empresa comercial o de ayuda a la dirección de negocios o gestión de negocios comerciales a que se refiere la nota explicativa de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 17.

Así se evidencia de las distintas pruebas documentales aportadas, tales como: i) el brochure del tercero con interés directo en el resultado del proceso, donde se demuestra que la empresa ofrece diferentes servicios en la construcción de obras civiles, infraestructura urbana y edificaciones, y obras de urbanismo; ii) las facturas que evidencian la remuneración por concepto de construcción de estructura, obra gris y acabados, obras de urbanismo y construcción de obras civiles; iii) las certificaciones que demuestran el tercero con interés directo en el resultado del proceso se encuentra adscrito a diferentes organizaciones o agremiaciones de constructores y arquitectos tales como la Cámara Regional de la Construcción de Risaralda, la Asociación de Ingenieros de Risaralda y la Sociedad Colombiana de Arquitectos seccional Risaralda; y iv) la solicitud de cotización para el proyectos “ampliación y adecuación de oficinas para el personal de las áreas de servicio en campo y mantenimiento”. 20.

En este sentido, la Sala encuentra que le asistió razón a la Directora de la División de Signos Distintivos cuando afirmó, en la Resolución 71671 de 29 de noviembre de 2013, que: “[…] Atendiendo al material probatorio aportado por la sociedad titular del registro, seta Dirección manifiesta que efectivamente la marca registrada se encuentra vigente y usada en el mercado, pero no para identificar los servicios incluidos dentro de la distinción del certificado N° 380.552 cuya cancelación se pretende, sino que es utilizada para identificar otro tipo de servicios.

En ese sentido, no es viable considerar la utilización del signo para servicios que no se encuentran contenidos en la distinción del certificado objeto de este trámite como uso de la marca ARISTA a efectos de evitar su cancelación. En efecto, los servicios relacionados con la construcción y la ingeniería a los que hacen referencia las pruebas aportadas por la sociedad titular de la marca, son servicios que no corresponden con los amparados por el certificado N° 380.552 y que además se encuentran incluidos en la distinción de las Clases 36 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir en una clase diferente a la de los servicios incluidos en el certificado objeto de cancelación. Lo anterior quede evidenciado tanto en las pruebas aportadas, como en la propia composición del signo, en el que se pueden apreciar las palabras INGENIERÍA y ARQUITECTURA acompañando a la denominación ARISTA.

Es así como tanto en el brochure de la empresa titular del signo, como en las certificaciones de terceros, facturas de venta, solicitudes de cotizaciones, material publicitario, etc., se puede apreciar claramente que los servicios identificados por la marca cuya cancelación se solicita son principalmente los relacionados con la realización de proyectos de ingeniería y arquitectura, así como los relativos a la gestión y administración de bienes inmuebles, servicios incluidos en las clases 37 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza respectivamente, y que no hacen parte dela cobertura del certificado N° 380.552 cuya cancelación se pretende.

En consecuencia, de las pruebas que han sido relacionadas en los apartes precedentes, esta Dirección evidencia que no se demuestra un uso de la marca ARISTA para la prestación de gestión de negocios comerciales y administración comercial. Dado lo anterior, consideramos improcedente mantener un monopolio en el uso de una expresión sobre servicio que efectivamente no tienen representación comercial en el mercado andino. Por lo tanto, esta Dirección considera que dentro del presente estudio se tipifican los presupuestos determinados en el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina para considerar que la marca registrada no ha sido usada de manera efectiva y continua dentro del mercado andino para distinguir los servicios amparados bajo el certificado N° 380.552, al no existir medios de prueba suficientes que acrediten que sobre los servicios identificados con la marca referida su titular ejecutó actos de comercio que demuestren el uso efectivo del signo en los términos exigidos en la norma andina […]”[86]. 23.

Así las cosas, la Sala concluye que no obran pruebas suficientes que demuestren el uso real y efectivo de la marca mixta ARISTA en el mercado para identificar los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza para los cuales fue concedida, durante el periodo de tiempo relevante, y, en consecuencia, la parte demandada al revocar la decisión de cancelación total por no uso de la marca y, en su lugar, declarar la cancelación parcial vulneró, por indebida aplicación, los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, al no aplicar en debida forma los criterios establecidos en las normas citadas supra y desarrollados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: razón por la cual, prospera el cargo formulado.

Del cargo de violación del artículo 40 de la Ley 1437 y los artículos 174 y 178 del Código de Procedimiento Civil 24. Considerando que la parte demandante manifestó en su concepto de violación que la parte demandada violó el artículo 40 de la Ley 1437 y los artículos 174 y 178 del Código de Procedimiento Civil con la expedición del acto administrativo acusado, la Sala procederá a estudiar dichos argumentos. 25.

El artículo 40 de la Ley 1437 prevé que durante la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera la decisión, se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del interesado. Las pruebas aportadas o practicadas dentro de la actuación podrán ser controvertidas en la oportunidad pertinente para tal efecto, por el interesado. 26.

Por su parte, los artículos 174 y 178 del Código de Procedimiento Civil hacen referencia a la necesidad de la prueba y al rechazo in limine de la prueba que sea legalmente prohibida o ineficaz y las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifestaciones superfluas. 27. La Sala considera pertinente recordar que el artículo 167 de la Decisión 486 establece que “[…] el uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros […]”. 28.

En línea con lo anterior, la Sala considera que, en el caso sub examine, no se configuró una violación de los artículos citados supra, comoquiera que, durante la actuación administrativa, tanto el tercero con interés directo en el resultado del proceso como la parte demandante, tuvieron la oportunidad de aportar pruebas y controvertir las presentadas. 29.

La Sala considera que el hecho de no rechazar las pruebas aportadas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso tampoco configura una vulneración de las normas citadas supra porque, aunque no lograron demostrar el uso de la marca en el mercado, en primer lugar, correspondían a pruebas documentales, medio probatorio idóneo para demostrar el uso de una marca; en segundo lugar, el medio probatorio no se encontraba prohibido legalmente ni era ineficaz; y, en tercer lugar, el análisis de dichos documentos para determinar si demostraban o no el uso de la marca debía realizarse en otro momento y no cuando se aportaron los documentos. 30.

Así las cosas, la Sala considera que la parte demandada, mediante la expedición del acto administrativo acusado, no vulneró el artículo 40 de la Ley 1437 ni los artículos 174 y 178 del Código de Procedimiento Civil. Conclusión 40. La Sala considera que, en el caso sub examine, la parte demandada vulneró, por indebida aplicación los artículos 165 a 167 de la Decisión 486, comoquiera que el tercero con interés directo en el resultado del proceso, titular de la marca mixta ARISTA, no demostró el uso real y efectivo de la citada marca, dentro del periodo relevante, para identificar los servicios de “administración comercial” y “gestión de negocios comerciales” de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida en que no acreditó que se prestaron los servicios ni que estuvieron disponibles en el mercado, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización; y, en ese sentido, procedía la cancelación total del registro núm. 380.522 por no uso. 41.

La Sala encontró que las pruebas allegadas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, aunque no demostraron el uso de la marca, no debían ser rechazadas por la parte demandada durante el procedimiento administrativo, motivo por el cual no se evidencia una violación por la parte demandada, del artículo 40 de la Ley 1437 y los artículos 174 y 178 del Código de Procedimiento Civil. 42.

En este orden de ideas, ante la vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, la Sala[87] declarará la nulidad del acto administrativo acusado y accederá al restablecimiento del derecho solicitado. Condena en costas 43. Visto el artículo 365 numeral 8[88] de la Ley 1564, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala no condenará en costas a la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución núm. 53045 de 29 de agosto de 2014, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se canceló parcialmente el registro núm. 380.552 correspondiente a la marca mixta ARISTA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ORDENAR, a título de restablecimiento del derecho, a la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación total por no uso del registro de la marca mixta ARISTA, con certificado núm. 380552, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

QUINTO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidenta Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. [2] Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folios 4 a 7 [3] Cfr. Folios 68 a 84 [4] [& ] Artículo 138. Nul“[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. [5] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” [6] Esta resolución revocó la decisión contenida en la Resolución núm. 71671 de 29 de noviembre de 2013 proferida por la Dirección de Signos Distintivos y, en su lugar, canceló parcialmente el registro de la marca mixta ARISTA. [7] Cfr. Folio 69 [8] “Artículo 165.-La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”. [9] “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” [10] ““Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.” [11] “Régimen Común Sobre Propiedad Industrial” [12] Cfr. Folio 71 [13] Cfr. Folio 72 [14] Cfr. Folio 75 [15] Ibidem [16] Cfr. Folio 76 [17] Cfr. Folio 77 [18] Ibidem [19] Ibidem [20] Cfr. Folio 79 [21] Cfr. Folio 80 [22] Ibidem [23] Por intermedio de apoderada.

Cfr. Folio 211 [24] Cfr. Folios 202 a 210 [25] Cfr. Folio 204 [26] Ibidem [27] Cfr. Folio 209 [28] Ibidem [29] Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 223 [30] Cfr. Folios 88 a 99 [31] Cfr. Folio 219 [32] Cfr. Folio 220 [33] Cfr. Folio 221 [34] Cfr. Folios 243 a 252 [35] Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [36] Cfr. Folios 291 a 306 [37] “[…] Artículo 149.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. [38] “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones.

Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. [39] Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. [40] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [41] Cfr. Folios 20 a 26 [42] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [43] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [44] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [45] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [46] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [47] Cfr. Folios 243 a 252 [48] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. [49] Tomado del Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada, expediente núm. 08062039, certificado de registro núm. 380552, marca mixta ARISTA.

Consultado el 31 de julio de 2020 [50] Al momento de su registro, la marca mixta ARISTA fue concedida para distinguir los servicios de “gestión de negocios comerciales; administración comercial”, comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; sin embargo, el acto administrativo excluyó los servicios de “gestión de negocios comerciales”. [51] Cfr. Folio 248.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 09-IP-2017 de 27 de julio de 2017, pág. 6 [52] Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, Proceso 191-IP-2016 de 12 de junio de 2017 y Proceso 12-IP-2019 de 3 de junio de 2019. [53] Cfr. Folios 44 a 57. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [54] Cfr. Folio 58. Anexo 1.

Antecedentes Administrativos. [55] Cfr. Folio 62. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [56] Cfr. Folio 63. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [57] Cfr. Folio 64. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [58] Cfr. Folio 67. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [59] Cfr. Folios 68 a 70. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [60] Cfr. Folio 71.

Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [61] Cfr. Folio 72. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [62] Cfr. Folio 73. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [63] Cfr. Folio 74. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [64] Cfr. Folio 75. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [65] Cfr. Folio 76. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [66] Cfr. Folio 77.

Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [67] Cfr. Folio 78. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [68] Cfr. Folio 79. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [69] Cfr. Folio 80. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [70] Cfr. Folio 81. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [71] Cfr. Folio 82. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [72] Cfr. Folio 83.

Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [73] Cfr. Folio 84. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [74] Cfr. Folio 85. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [75] Cfr. Folios 87 a 88. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [76] Cfr. Folio 89. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [77] Cfr. Folio 92. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [78] Cfr. Folio 93.

Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [79] Cfr. Folio 94. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [80] Cfr. Folio 95. Anexo 1. Antecedentes Administrativos. [81] Resolución 23037 de 8 de mayo de 2009 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, y se concede el registro de la marca mixta ARISTA al tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Consultado en el Sistema para la Propiedad Industrial de la parte demandada. Julio 31 de 2020 [82] https://www.wipo.int/export/sites/www/classifications/nice/es/pdf/9esp2.pdf Consultado el 31 de julio de 2020 [83] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación 11001032400020100054100 [84] ¿Qué es gestión comercial? Tomado de: https://www.datacrm.com/blog/que- es-gestion-comercial/, Consultado el 10 de agosto de 2020. [85] Borja de Carlos Martín-Lagos, Francisco.

Sistematización de la Función Comercial. Netbiblo, 2008. Tomado de https://www.gestiopolis.com/que-es- gestion-comercial/. Consultado el 10 de agosto de 2020 [86] Cfr. Folios 17 y 18 [87] Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. [88] “[…]

ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”. ----------------------- +,8l€—° ± ¿ Á Ä ®ÉÏðð ñ ôüµÐ*.—?hÈ9rhÈ9rCJOJ[89]PJ[90]QJ[91]^J[92]aJnH$tH$,h78›hÈ9rCJOJ[93]PJ[94]QJ[95] ^J[96]aJnH$tH$&hÈ9rCJOJ[97]PJ[98]QJ[99]^J[100]aJnH$tH$ hÈ9r5?CJOJ[101]QJ[102]\?^J[103]aJ&hÈ9rhÈ9r5?CJOJ[104]QJ[105]\?^J[106]aJ hÎT5?CJOJ[107]QJ[108]\?^J[109]aJ h]9ù5?CJOJ[110]QJ[111]\?^J[112]aJ&h]9ùh]9ù5?CJOJ[113]QJ[114]\?^J[115]aJ EMBED PBrush [pic]