110001-03-24-000-2013-00674-00 — Consejo de Estado

110001-03-24-000-2013-00674-00Consejo de Estado · SECCIÓN PRIMERASentencia2020-08-13

Ponente: Hernando Sánchez Sánchez

Actor: General Electric Company·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio – Sic

De qué trata

Síntesis: El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de la marca concedida y la marca registrada. La Sala considera que de la comparación que hace entre los términos GE GANO CAFÉ 3 EN 1 de la marca concedida y GE de la marca previamente registrada, se observa que tienen diferente extensión o longitud, la primera de ellas siendo una marca compuesta, está conformada por catorce (14) letras, cuatro (4) palabras y dos (2) números; y la segunda compuesta por dos (2) letras […]Considerando que, del análisis comparativo entre las marcas se deben enfatizar las semejanzas y no las diferencias. En el caso sub examine, la expresión “GE” la comparten la comparten las marcas; sin embargo, la marca concedida es compuesta, por lo que las palabras GANO CAFÉ 3 EN 1 la hacen tener mayor fuerza distintiva de la marca previamente registrada. Asimismo, las palabras GANO CAFÉ refuerzan las diferencias entre las marcas cotejadas y permite vincularlas con un origen empresarial determinado. Comparación Fonética La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino […] Así las cosas, las marcas no guardan similitud fonética puesto la marca concedida es compuesta, mientras que la previamente registrada es simple y, a pesar de que la marcas coinciden en iniciar con la misma expresión GE, la marca mixta GE GANO CAFÉ 3 EN 1 esta seguida de otras palabras que hacen que su pronunciación sea sustancialmente diferente a la marca mixta GE; de esta manera, no es posible la confusión entre ellas. Comparación Ideológica En el caso sub examine, la Sala encuentra que la palabra GANO significa “[…] adquirir caudal con cualquier género de comercio, industria o trabajo […]”; la palabra CAFÉ significa “[…] semilla del cafeto, como de un centímetro de largo, de color amarillento verdoso […]” y la palabra GE no tiene significado en el idioma castellano. […] [L]a Sala considera que, en el presente caso, las marcas cotejadas son de fantasía y arbitrarias porque: i) aunque la palabra GANO tiene significado en el idioma castellano no guarda relación con los productos que identifica; ii) la palabra CAFÉ no da una idea de todos los productos que identifica la marca concedida, comoquiera que identifica productos adicionales al café; y iii) la palabra GE no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano y, en tal sentido, por ser de fantasía no se pueden cotejar desde este aspecto. En efecto, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, la Sala considera que no se advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve al consumidor medio a confundir las marcas, porque la marca concedida GE GANO CAFÉ 3 EN 1 es lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas GE previamente registradas. En ese orden de ideas, la Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre las marcas objeto de comparación de las que se puedan derivar un riego de confusión o asociación para el consumidor; es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios que identifica cada una de las marcas y, en consecuencia, el cargo no prospera.COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto GE GANO CAFÉ 3 EN 1 y las marcas mixtas GE previamente registradas para identificar productos de las clases 7 y 11 de la Clasificación Internacional de Niza / FAMILIA DE MARCAS - Concepto / FAMILIA DE MARCAS - No la constituyen las marcas GE / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIADe la revisión de las pruebas obrantes en el expediente, consistentes en 49 certificados de registros marcarios; la Sala observa, por un lado, que la parte demandante es titular de la marca mixta GE para identificar productos y servicios de diferentes clases; y, por el otro, que se trata de la misma marca registrada en diferentes oportunidades y para diferentes clases. […] En virtud de lo expuesto, la Sala considera que la parte demandante no es titular de una familia de marcas en la medida en que no existe un conjunto de marcas que tengan un rasgo distintivo en común de las cuales sea titular y, por el contrario, se trata de una misma marca registrada en múltiples oportunidades para identificar diferentes productos y servicios. Lo anterior, en la medida en que la figura de familia de marcas supone la existencia de una pluralidad de marcas registradas que comparten o reproducen integralmente un mismo elemento o rasgo distintivo común, adicionando un elemento, gráfico o nominativo, que las diferencia una de la otra; por lo que tener una sola marca registrada en varias clases no permite entender que se trata de una familia de marcas. En este sentido, atendiendo a que la parte demandante no es titular de una familia de marcas, la Sala considera que no es procedente analizar si la marca concedida contiene elementos que incluyen algún rasgo distintivo de las marcas de titularidad de la parte demandante que permitan generar riesgo de confusión o de asociación entre ellas, máxime cuando se determinó supra que a marca concedida cumple con el requisito de distintividad y, por ende, el argumento no prospera.COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto GE GANO CAFÉ 3 EN 1 y las marcas mixtas GE previamente registradas para identificar productos de las clases 7 y 11 de la Clasificación Internacional de Niza / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo mixto GE GANO CAFÉ 3 EN 1 para identificar productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional al no existir similitud ortográfica ni fonética con las marcas mixtas GE registradas en las clases 7 y 11 / NOTORIEDAD DE LA MARCA - Es irrelevante si lo son GE ante las diferencias con el signo cuestionado GE GANO CAFÉ 3 EN 1[L]a Sala considera que no es procedente realizar el estudio de los argumentos y pruebas relacionados con la notoriedad de las marcas mixtas GE, con registros núms. 229380 y 229379, que identifican respectivamente productos de la clases 7 y 11 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante; comoquiera que se encuentra establecida la distintividad de la marca mixta GE GANO CAFÉ 3 EN 1 y la no existencia de un riesgo de confusión o de asociación entre las marcas comparadas, motivo por el cual, independientemente de la notoriedad o no de las marcas GE, la marca concedida no constituiría una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial, de la marca GE, que genere la ocurrencia de los riesgos de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio, o dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario y, en ese sentido, no se encuentra configurada la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) de la Decisión 486.REGISTRO MARCARIO - Prohibición respecto de los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público / MARCA mixtA GE GANO CAFÉ 3 EN 1 - Procede su registro porque no induce a engaño al consumidorCargo de nulidad por la violación del literal i) del artículo 135 de la Decisión 486. Ahora bien, conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, no podrán registrarse como marca aquellos signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. [L]a Sala considera que la marca mixta concedida GE GANO CAFÉ 3 EN 1 no induce en engaño al consumidor, debido a que dentro de los productos amparados bajo la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentran los productos agrícolas, de los cuales hace parte el café; por lo que el público consumidor pensará que se trata de una marca que ofrece ese producto en específico, con la posibilidad que puede encontrar otros productos agrícolas, pero como se evidencia la marca no describe el lugar de procedencia del producto ni la calidad del mismo. En este sentido no prosperan los cargos.PROTECCIÓN DEL SIGNO DISTINTIVO NOTORIAMENTE CONOCIDO - Marco normativoRIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD - Marco normativoSIGNOS ENGAÑOSOS - Marco normativoFAMILIA O SERIE DE MARCAS - Estudio de Derecho Comparado en la Unión Europea y la normativa de la Comunidad Andina / FAMILIA DE MARCAS - ConceptoLa Sala encuentra las siguientes similitudes y diferencias respecto del concepto de familia de marcas, al comparar el desarrollo que la figura ha tenido en la Unión Europea y en la Comunidad Andina. En primer lugar, en cuanto a la definición de la figura de familia de marcas, la Sala observa que, tanto en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la definición se mantiene igual en su esencia, comoquiera que ambos se refieren a la familia de marcas como un conjunto de marcas de un mismo titular, diferentes entre sí pero que comparten un elemento distintivo común que genera en el público consumidor una impresión común general que lo lleva a asociar las marcas a un origen empresarial común. Y, en segundo lugar, en cuanto a los requisitos para que se configure la familia de marcas y que esta pueda ser utilizada como fundamento de oposición a una solicitud de registro, la Sala encuentra que en la Comunidad Andina no se requiere un número específico de marcas ni que se presente prueba de su uso, como si ocurre en la Unión Europea. La Sala concluye que, tanto en la Unión Europea como en la Comunidad Andina, la figura de la familia de marcas se ha reconocido como parte del régimen normativo de marcas a través de un desarrollo jurisprudencial reiterado. Si bien en ambos regímenes la definición es esencialmente la misma, se presentan algunas diferencias en cuanto a su aplicación. En el mismo sentido, del desarrollo jurisprudencial expuesto supra, tanto de la Unión Europea como de la Comunidad Andina, se puede extraer los elementos esenciales de la figura de la familia de marcas que puede orientar la decisión que se adopta en el caso sub examine. En este sentido, la configuración de una familia de marcas de marcas implica: i) una pluralidad de marcas; ii) pertenecientes a un mismo titular; iii) distintas entre sí pero que comparten un rasgo o elemento distintivo común; y iv) que dicho elemento distintivo común genere una impresión común general que lleve al público consumidor a asociarlas entre sí y a un origen empresarial común.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto GE GANO CAFÉ 3 EN 1 y las marcas mixtas GE previamente registradas para identificar productos de las clases 7 y 11 de la Clasificación Internacional de Niza / MARCA COMPUESTA – Lo es GE GANO EXCEL / MARCA DE FANTASÍA – Lo son GE GANO CAFÉ 3 EN 1 y GE / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto GE GANO CAFÉ 3 EN 1 para identificar productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional al no existir similitud ortográfica ni fonética con las marcas mixtas GE registradas en las clases 7 y 11 El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de la marca concedida y la marca registrada.

La Sala considera que de la comparación que hace entre los términos GE GANO CAFÉ 3 EN 1 de la marca concedida y GE de la marca previamente registrada, se observa que tienen diferente extensión o longitud, la primera de ellas siendo una marca compuesta, está conformada por catorce (14) letras, cuatro (4) palabras y dos (2) números; y la segunda compuesta por dos (2) letras […]Considerando que, del análisis comparativo entre las marcas se deben enfatizar las semejanzas y no las diferencias.

En el caso sub examine, la expresión “GE” la comparten la comparten las marcas; sin embargo, la marca concedida es compuesta, por lo que las palabras GANO CAFÉ 3 EN 1 la hacen tener mayor fuerza distintiva de la marca previamente registrada. Asimismo, las palabras GANO CAFÉ refuerzan las diferencias entre las marcas cotejadas y permite vincularlas con un origen empresarial determinado.

Comparación Fonética La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino […] Así las cosas, las marcas no guardan similitud fonética puesto la marca concedida es compuesta, mientras que la previamente registrada es simple y, a pesar de que la marcas coinciden en iniciar con la misma expresión GE, la marca mixta GE GANO CAFÉ 3 EN 1 esta seguida de otras palabras que hacen que su pronunciación sea sustancialmente diferente a la marca mixta GE; de esta manera, no es posible la confusión entre ellas.

Comparación Ideológica En el caso sub examine, la Sala encuentra que la palabra GANO significa “[…] adquirir caudal con cualquier género de comercio, industria o trabajo […]”; la palabra CAFÉ significa “[…] semilla del cafeto, como de un centímetro de largo, de color amarillento verdoso […]” y la palabra GE no tiene significado en el idioma castellano. […] [L]a Sala considera que, en el presente caso, las marcas cotejadas son de fantasía y arbitrarias porque: i) aunque la palabra GANO tiene significado en el idioma castellano no guarda relación con los productos que identifica; ii) la palabra CAFÉ no da una idea de todos los productos que identifica la marca concedida, comoquiera que identifica productos adicionales al café; y iii) la palabra GE no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano y, en tal sentido, por ser de fantasía no se pueden cotejar desde este aspecto.

En efecto, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, la Sala considera que no se advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve al consumidor medio a confundir las marcas, porque la marca concedida GE GANO CAFÉ 3 EN 1 es lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas GE previamente registradas.

En ese orden de ideas, la Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre las marcas objeto de comparación de las que se puedan derivar un riego de confusión o asociación para el consumidor; es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios que identifica cada una de las marcas y, en consecuencia, el cargo no prospera.

COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto GE GANO CAFÉ 3 EN 1 y las marcas mixtas GE previamente registradas para identificar productos de las clases 7 y 11 de la Clasificación Internacional de Niza / FAMILIA DE MARCAS - Concepto / FAMILIA DE MARCAS - No la constituyen las marcas GE / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA De la revisión de las pruebas obrantes en el expediente, consistentes en 49 certificados de registros marcarios; la Sala observa, por un lado, que la parte demandante es titular de la marca mixta GE para identificar productos y servicios de diferentes clases; y, por el otro, que se trata de la misma marca registrada en diferentes oportunidades y para diferentes clases. […] En virtud de lo expuesto, la Sala considera que la parte demandante no es titular de una familia de marcas en la medida en que no existe un conjunto de marcas que tengan un rasgo distintivo en común de las cuales sea titular y, por el contrario, se trata de una misma marca registrada en múltiples oportunidades para identificar diferentes productos y servicios.

Lo anterior, en la medida en que la figura de familia de marcas supone la existencia de una pluralidad de marcas registradas que comparten o reproducen integralmente un mismo elemento o rasgo distintivo común, adicionando un elemento, gráfico o nominativo, que las diferencia una de la otra; por lo que tener una sola marca registrada en varias clases no permite entender que se trata de una familia de marcas.

En este sentido, atendiendo a que la parte demandante no es titular de una familia de marcas, la Sala considera que no es procedente analizar si la marca concedida contiene elementos que incluyen algún rasgo distintivo de las marcas de titularidad de la parte demandante que permitan generar riesgo de confusión o de asociación entre ellas, máxime cuando se determinó supra que a marca concedida cumple con el requisito de distintividad y, por ende, el argumento no prospera.

COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto GE GANO CAFÉ 3 EN 1 y las marcas mixtas GE previamente registradas para identificar productos de las clases 7 y 11 de la Clasificación Internacional de Niza / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto GE GANO CAFÉ 3 EN 1 para identificar productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional al no existir similitud ortográfica ni fonética con las marcas mixtas GE registradas en las clases 7 y 11 / NOTORIEDAD DE LA MARCA - Es irrelevante si lo son GE ante las diferencias con el signo cuestionado GE GANO CAFÉ 3 EN 1 [L]a Sala considera que no es procedente realizar el estudio de los argumentos y pruebas relacionados con la notoriedad de las marcas mixtas GE, con registros núms. 229380 y 229379, que identifican respectivamente productos de la clases 7 y 11 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante; comoquiera que se encuentra establecida la distintividad de la marca mixta GE GANO CAFÉ 3 EN 1 y la no existencia de un riesgo de confusión o de asociación entre las marcas comparadas, motivo por el cual, independientemente de la notoriedad o no de las marcas GE, la marca concedida no constituiría una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial, de la marca GE, que genere la ocurrencia de los riesgos de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio, o dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario y, en ese sentido, no se encuentra configurada la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) de la Decisión 486.

REGISTRO MARCARIO – Prohibición respecto de los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público / MARCA mixtA GE GANO CAFÉ 3 EN 1 – Procede su registro porque no induce a engaño al consumidor Cargo de nulidad por la violación del literal i) del artículo 135 de la Decisión 486. Ahora bien, conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, no podrán registrarse como marca aquellos signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. [L]a Sala considera que la marca mixta concedida GE GANO CAFÉ 3 EN 1 no induce en engaño al consumidor, debido a que dentro de los productos amparados bajo la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentran los productos agrícolas, de los cuales hace parte el café; por lo que el público consumidor pensará que se trata de una marca que ofrece ese producto en específico, con la posibilidad que puede encontrar otros productos agrícolas, pero como se evidencia la marca no describe el lugar de procedencia del producto ni la calidad del mismo.

En este sentido no prosperan los cargos. PROTECCIÓN DEL SIGNO DISTINTIVO NOTORIAMENTE CONOCIDO - Marco normativo RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD – Marco normativo SIGNOS ENGAÑOSOS – Marco normativo FAMILIA O SERIE DE MARCAS - Estudio de Derecho Comparado en la Unión Europea y la normativa de la Comunidad Andina / FAMILIA DE MARCAS – Concepto La Sala encuentra las siguientes similitudes y diferencias respecto del concepto de familia de marcas, al comparar el desarrollo que la figura ha tenido en la Unión Europea y en la Comunidad Andina.

En primer lugar, en cuanto a la definición de la figura de familia de marcas, la Sala observa que, tanto en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la definición se mantiene igual en su esencia, comoquiera que ambos se refieren a la familia de marcas como un conjunto de marcas de un mismo titular, diferentes entre sí pero que comparten un elemento distintivo común que genera en el público consumidor una impresión común general que lo lleva a asociar las marcas a un origen empresarial común. Y, en segundo lugar, en cuanto a los requisitos para que se configure la familia de marcas y que esta pueda ser utilizada como fundamento de oposición a una solicitud de registro, la Sala encuentra que en la Comunidad Andina no se requiere un número específico de marcas ni que se presente prueba de su uso, como si ocurre en la Unión Europea.

La Sala concluye que, tanto en la Unión Europea como en la Comunidad Andina, la figura de la familia de marcas se ha reconocido como parte del régimen normativo de marcas a través de un desarrollo jurisprudencial reiterado. Si bien en ambos regímenes la definición es esencialmente la misma, se presentan algunas diferencias en cuanto a su aplicación. En el mismo sentido, del desarrollo jurisprudencial expuesto supra, tanto de la Unión Europea como de la Comunidad Andina, se puede extraer los elementos esenciales de la figura de la familia de marcas que puede orientar la decisión que se adopta en el caso sub examine.

En este sentido, la configuración de una familia de marcas de marcas implica: i) una pluralidad de marcas; ii) pertenecientes a un mismo titular; iii) distintas entre sí pero que comparten un rasgo o elemento distintivo común; y iv) que dicho elemento distintivo común genere una impresión común general que lleve al público consumidor a asociarlas entre sí y a un origen empresarial común. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL I / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 225 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 226 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 229 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 230 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinte (2020) Radicación número: 110001-03-24-000-2013-00674-00 Actor: GENERAL ELECTRIC COMPANY Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa Temas: Cotejo de marcas mixta.

Marca notoriamente conocida SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala[1] decide, en única instancia, la demanda presentada por General Electric Company contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 74866 de 30 de noviembre de 2012 y 41277 de 11 de julio de 2013. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. General Electric Company, en adelante la parte demandante[2], presentó demanda[3] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 172[4] de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[5], para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 74866 de 30 de noviembre de 2012[6], “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 41277 de 11 de julio de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta GE GANO CAFÉ 3 EN 1, que identifica productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Gano Excel Industries SDN.BHD., en adelante tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones[7]: “[…] 2.1. Que se decrete la nulidad de los siguientes actos administrativos: 2.1.1. Resolución N° 74866 de 30 de noviembre de 2012; por medio de la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad General Electric Company y conceder el registro de la marca GE GANO CAFÉ 3 EN 1 (mixta) a la sociedad GANO EXCEL INDUSTRIES SDN.BHD, para distinguir los siguientes productos: productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta.

(Productos de la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza). 2.1.2. Resolución No. 41277 de 11 de julio de 2013, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N° 74866 del 30 de noviembre de 2012, decidiendo confirmar la Decisión contenida en la Resolución N° 74866 y declarar agotada la vía gubernativa. 2.2.

Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del Certificado de Registro asignado a la marca GE GANO CAFÉ 3 EN 1 (mixta), para identificar productos de la clase treinta y uno (31) internacional, en el registro de la propiedad industrial a su cargo. 2.3.

Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]”. Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 3 de abril de 2009, el registro como marca del signo mixto GE GANO CAFÉ 3 EN 1, para distinguir productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. La referida solicitud se publicó, el 20 de septiembre de 2010 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 620, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en sus marcas mixtas GE, que identifican productos de las clases 7 y 11 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 74866 de 30 de noviembre de 2012, declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta GE GANO CAFÉ 3 EN 1 para distinguir productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 74866 de 30 de noviembre de 2012. 5.

El Director de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 38007 de 26 de junio de 2013, inadmitió el recurso de reposición con fundamento en que contra las actuaciones adelantadas por la Dirección de Signos Distintivos solo procede el recurso de apelación. 6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 41277 de 11 de julio de 2013, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 74866 de 30 de noviembre de 2012.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del literal i) del artículo 135, de los literales a) y h) del artículo 136 y de los artículos 224, 225, 228, 229 y 230 de la Decisión 486. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Primer cargo: violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 1.

Indicó que la parte demandada, con los actos administrativos acusados, vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que “[…] desconoció que concurrían los supuestos de hecho que impedían su registro como marca para identificar productos de la clase en la clase 31 internacional […]”[8]. 2. Asimismo, agregó que “[…] el otorgamiento del registro del signo GE GANO CAFÉ 3 en 1 (mixto) a nombre de la sociedad GANO EXCEL INDUSTRIES SDN.

BHD, afecta indebidamente el derecho de uso exclusivo que ostenta la marca mixta GE, en virtud de los registros números 229.380 y 229.379. Debe destacarse además que la marca mixta GE, tal y como se revisará en los capítulos 4.3 y 4.4 de este escrito, tiene el carácter de marca notoria […]”[9]. 3. Adujo que “[…] otorgar el registro de un signo similar a una marca previamente registrada genera riesgo de confusión para los consumidores, porque encontrarían en el mercado productos o servicios idénticos o de naturaleza o finalidad semejantes, identificados con marcas confundibles pertenecientes a diferentes personas.

Por esta razón debe negarse la marca solicitada con posterioridad […]”[10]. 4. Sostuvo que “[…] en los actos acusados se ignoró la existencia de factores que evidencian claramente la similitud visual y conceptual presente entre los signos enfrentados. Adicionalmente se presenta una clara relación de complementariedad entre los productos identificados por la marca GE + GRAFICA y aquellos identificados por el signo GANO CAFE 3 en 1+ GRÁFICA.

Ello conduce a que en efecto se genere riesgo de confusión para el público consumidor al momento de adquirir productos marca GE GANO CAFÉ 3 EN 1 + GRAFICA confundiéndolos con los productos la marca notoriamente conocida GE + GRÁFICA […]”[11]. 5. Agregó que “[…] en el caso objeto de esta acción de nulidad, la Administración debió concluir que la expresión GE carecía de fuerza distintiva, en la medida en que para que una marca posea fuerza distintiva y capacidad diferenciadora e individualizadora, debe estar de elementos que le confieran eficacia particularizante respecto de otras marcas previamente inscritas […]”[12]. 6.

Aseguró que “[…] Desde el punto de vista visual el análisis comparativo de las marcas enfrentadas se debe centrar en la consideración que se trata de signos mixtos en los que predomina el elemento gráfico. Así pues, apreciadas de esta manera las marcas, se puede observar que su porción gráfica se encuentra conformada por la presencia de dos letras: la G y la E, las cuales, aparecen escritas en un tipo de letra cursiva especial […]”[13]. 7.

Insistió en que “[…] el tamaño, posición y disposición de las letras G y E predominan sobre la expresión "gano excel", que puede ser tomada como un elemento secundario que no dota de distintividad al signo y que, por tanto, no tendrá efecto alguno en la mente del consumidor al momento de recordarlo e individualizarlo frente a otras marcas ya existentes en el mercado […]”[14]. 8.

Sostuvo que “[…] al ser apreciadas las marcas en conjunto, fácilmente se puede inferir que el signo mixto GE GANO CAFÉ 3 EN 1 corresponde a una variación de los registros números 229.380 y 229.379 de las marcas mixtas GE. En consecuencia, un consumidor promedio podría erróneamente identificar el origen empresarial de GE GANO CAFÉ 3 EN 1 como un producto de GENERAL ELECTRIC COMPANY.

De esta manera, resulta evidente concluir que en un análisis de conjunto entre los signos enfrentados produce en los consumidores la misma idea al punto de que el consumidor no encuentra en el signo GE GANO CAFÉ 3 EN 1 elementos adicionales que le permitan individualizarlo de la marca mixta notoria GE […]”[15]. 9. Indicó que “[…] la conexidad entre los productos identificados por el signo GE GANO CAFÉ 3 EN 1 solicitado y los productos de la clase 7 que identifica el registro número 229.380 es clara y obedece a una necesidad de complementariedad, pues sin las máquinas para procesadoras los productos de la clase 31 Internacional no adquieren su carácter de productos alimenticios para el consumo humano o animal […]”[16]. 10.

Manifestó que “[…] la autoridad administrativa debió tener en cuenta la pluralidad de marcas registradas a favor de mi representada para concluir que, en el presente caso, resultaban aplicables las consideraciones de la jurisprudencia comunitaria en relación a la figura de “familia de marcas”. En efecto, era necesario considerar, que permitir el registro de un signo que reproduce en sus elementos gráficos y ortográficos de una marca que se encuentra registrada por otro empresario en más de 50 oportunidades, conservando características uniformes, necesariamente generaría confusión y real riesgo de asociación en los consumidores en relación con el origen empresarial de un signo similarmente confundible [ ]”[17].

Segundo cargo: Violación del literal i) artículo 135 de la Decisión 486 11. Sostuvo que “[…] el signo GE CAFÉ 3 EN 1, es engañoso pues al incorporar la partícula denominativa CAFÉ está informando directamente a los consumidores el producto que se identifica excluyendo, de tal forma todos aquellos que no sean CAFÉ […]”[18] por lo que “[…] con este signo la sociedad GANO EXCEL INDUSTRIES SDN.

BHD no identifica productos hortícolas, forestales y granos, animales vivos; frutas legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales no malta; los cuales fueron mencionados en el petitorio inicial, pues de acuerdo con la composición del signo solicitado el único producto que se identificará en el mercado es el CAFÉ […]”[19].

Tercer cargo: violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 12. Indicó que “[…] el otorgamiento del registro de la marca GE GANO CAFÉ 3 En 1 a favor de GANO EXCEL INDUSTRIES SDN. BHD, afecta indebidamente el derecho de protección estricta que otorga a GENERAL ELECTRIC COMPANY el registro de los registros de marcas mixtas GE, signos distintivos notoriamente conocidos […]”[20]; en razón a que “[…] del análisis comparativo de los registros de marca mixta GE con el signo solicitado GE GANO CAFÉ 3 EN 1 podemos concluir que existen semejanzas que nos permiten afirmar que existe una reproducción e imitación parcial de la marca mixta GE en la marca GE GANO CAFÉ 3 EN 1, que da cabida a la aplicación de esta causal de irregistrabilidad.

En concreto, el hecho de que el signo solicitado GE GANO CAFÉ 3 EN 1 reproduzca la presentación gráfica del signo mixto GE, constituye reproducción e imitación en los términos del artículo 136 literal h) y, por lo tanto, configura el primer supuesto de irregistrabilidad consagrado en dicha norma […]”[21]. 13. Adujo que “[…] En este sentido, de conformidad con lo previsto en nuestra legislación marcaría vigente, la Superintendencia de Industria y Comercio debió reconocer en favor de estas marcas el carácter de notorias y así otorgar la protección especial establecida en la Decisión 486, por cuanto conceder un registro en estas condiciones necesariamente implica el aprovechamiento injustificado del prestigio que ha alcanzado la marca notoria entre el público consumidor y una dilución de su fuerza distintiva y de su valor comercial.

La concesión del registro de signos que imitan, reproduce o constituyen una clara imitación parcial de una marca notoria, como la marca mixta GE, conlleva necesariamente a confusión, además de la dilución de su fuerza distintiva y su valor comercial […]”[22]. Cuarto cargo: violación de los artículos 224, 225, 226, 228, 229 y 230 de la Decisión 486 14.

Sostuvo que “[…] el artículo 224 en consonancia con el artículo 230 definen el SIGNO DISTINTIVO NOTORIAMENTE CONOCIDO como aquel que goza de reconocimiento entre los consumidores reales o potenciales, las personas que participan en los canales de distribución y en los círculos empresariales correspondientes a la actividad en la cual se usa el signo […]”[23].

Asimismo, agregó que “[…] la Decisión 486 en el artículo 226 literales a), b), y c) atendiendo dicha línea, ha AMPLIADO LA PROTECCIÓN DE LOS SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario […]”[24]. 15.

Aseguró que “[…] en la Resoluciones No. 74866 del 30 de noviembre de 2012 y No. 41277 del 11 de julio de 2013, el criterio de comparación frente a la marca solicitada GE GANO CAFÉ 3 EN 1 NO se hizo de forma rigurosa para evaluar los CUATRO RIESGOS contra los que se debe resguardar a los signos notorios como disponen las normas de la Decisión 486 de cuya infracción trata este cargo.

En efecto, cuando la marca oponente es una marca notoria, el criterio que se aplica para el cotejo es muy riguroso y estricto, con el propósito de que, aún por una similitud o semejanza o por una conexidad de productos quiera un tercero aprovecharse del prestigio de la marca notoria o generar asociación o dilución de la fuerza distintiva de la misma […]”[25].

Contestación de la demanda 7. La parte demandada[26] contestó la demanda[27] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 1. Sostu vo que “[…] en atenc ión a los facto res de conex ión compe titiv a, podem os ver que los signo s confr ontad os ident ifica n o prete nden ident ifica r produ ctos que se encue ntran en difer entes clas es del nomen cláto r inter nacio nal, prese ntand o final idade s disím iles, como quie ra que el signo soli citad o en regis tro prete nde ampar ar produ ctos de la tierr a que no han sido proce sados para su consu mo, así como los anima les vivos y las plant as vivas y los alime ntos para anima les, mient ras que los produ ctos ampar ados por las marca s oposi toras cons isten en apara tos eléct ricos y elect rodom éstic os […]”[28]. 2.

Agregó que “[…] es claro que los signo s compa rados a pesar de tener en común las letra s GE no prese ntan semej anzas de forma tal que el consu midor conf unda las marca s, toda vez que disti nguen prod uctos que se encue ntran en difer entes clas es de nomen clatu ra inter nacio nal y que no prese ntan conex ión compe titiv a, por lo que, puede n coexi stir en el merca do sin gener ar riego de confu sión y de asoci ación […]” [29].

Respecto del cargo de violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 3. Adujo que “[…] al inter ior de la actua ción admin istra tiva, se concl uye que no puede esta blece rse con un nivel de certe za dentr o del secto r perti nente, el conoc imien to de la marca mixt a GE, si bien se aport an certi ficad os de regis tros de otros país es, págin as web, entre otro s, dicho s eleme ntos no permi ten infer ir que la marca mixt a GE, sea altam ente conoc ida, por el públi co en gener al, de acuer do a lo que prece ptúa la norma tiva andin a, al no tener un respa ldo cuant itati vo, ni se prese ntan docum entos tend iente s a demos trar el valor de inver sión reali zada en publi cidad en algun o de los paíse s miemb ros de la Comun idad Andin a, ni su promo ción en el secto r perti nente para el caso colom biano […]” [30] por lo que “[…] los docum entos apor tados al prese nte, no permi ten estab lecer el recon ocimi ento de la marca mixt a GE en Colom bia o en algun o de los paíse s miemb ros de la Comun idad andin a, por lo cual es claro que no se cumpl ieron los crite rios estab lecid os en el artíc ulo 228 de la Decis ión 486 de la Comis ión de la Comun idad Andin a, para decla rar el estat us de notor ia de la marca opos itora […]” [31].

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso[32] contestó la demanda[33] y se opuso a las pretensiones formuladas así: Respecto del cargo de violación de literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 1. Manifestó que “[…] nunca un consumidor, salvo aquellos que todos los días litigan o se relacionan con la propiedad industrial en concreto en marcas, podría llegar a pensar en que clase está registrado el producto que compra (si es que esta registrado) y que productos cobija la marca del producto que está comprando […]”[34] por lo que “[…] esta apreciación errada solo cobija a la autoridad marcaria y al solicitante que pretende una cobertura de protección y con ella lejos de ser de mala fe o tenga la intención de engañar a alguien.

Distante de la realidad están estas afirmaciones y el demandante con ellas pretender hacer creer que al solicitarse una cobertura de protección para una expresión de antemano el solicitante de marce lleve la intención o pretensión de engañar a alguien y supuestamente al consumidor que nunca sabe, ni sabrá para que productos está registrada la marca o que cobertura jurídica tiene al ser solicitado un signo para un producto […]”[35].

Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 2. Adujo que “[…] las dos expresiones solo contienen letras comunes, que valga decir el mismo accionante reconoce en su demanda de la imposibilidad de apoderarse de las letras por si solas ya que estas no son apropiables y la prohibición en este aspecto gira sobre la diferenciación en el contexto general del diseño de las expresiones se protege la integridad del signo y no sus partes independientemente consideradas como lo pretende el accionante en el presente caso […]”[36]. 3.

Indicó que “[…] No existe APRECIACIÓN INCORRECTA del signo mixto GE GANO CAFÉ 3 EN 1 como pretende hacer ver la sociedad General Electric respecto de los signos en cotejo por simple y llano hecho manifiesto de cotejo de absoluta diferenciación y caracteres propios de cada una generando una total diferenciación entre las dos expresiones aplicando el criterio de cotejo integral aplicado tanto en las providencias de la Superintendencia de Industria y Comercio, como por el Consejo de Estado y el Tribunal Andino de Justicia […]”[37]. 4.

Sostuvo que “[…] no EXISTEN elementos gráficos similares en ninguna de las dos expresiones que permitan asociarlas siendo de golpe a primera vista marcas gráficas totalmente diferentes, las dos expresiones contiene letras en grafías muy diferentes para sus letras y con fondos absolutamente diferentes que no permiten confundibilidad alguna […]”[38]. 5.

Por último, manifestó que “[…] no existe vinculación real y efectiva como lo presupone el actor. La multiplicidad de registros de marca como lo afirma el actor no permite concluir que por esta razón exista riesgo de confusión y de asociación, y por el contrario si evidencia que, habiendo tenido la oportunidad en su momento, ¿porque no incluyo el registro de la marca en clase 31? (sic), o bien claro en su momento el actor considero que no existía la más mínima relación ni interés en los vegetales y sus productos relacionados o supuestamente complementarios (y de anotar eso sería válido si las dos expresiones fueran idénticas) […]”[39].

Respecto del cargo de violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 6. Sostuvo que “[…] la concesión del signo GE GANO CAFÉ 3 EN 1 no afecta de ninguna forma el derecho de protección sobre la marca GE de General Electric y hacer el análisis de cada uno de los presupuestos establecidos en el literal h) demostrara nuevamente que lo conceptuado por parte del actor carece de fundamento real […]”[40]; asimismo, indicó que “[…] Pensar en que existe imitación parcial cuando las diferencias son tan abismales que a simple vista son suficientemente diferenciables entre la una y la otra mal podría hablarse de imitación […]”[41].

Solicitud de Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 17 de junio de 2015, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 82-IP-2016 de 4 de septiembre de 2017[42], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literal i), 136 literales a) y h), 224, 225, 226, 228, 229 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Se procederá a la interpretación solicitada […]” y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de julio de 2019[43], atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del trámite procesal y, vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[44].

Audiencia Inicial 12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda[45], llevó a cabo la audiencia inicial el 5 de agosto de 2019[46], en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 1. Se realizó un recuento de las principales actuaciones procesales adelantadas dentro del proceso; 2.

Se declaró saneado el proceso. 3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6.° del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 12.4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma, presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y la interpretación prejudicial. 5.

Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que por la naturaleza de la acción no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus diferencias. 6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 7. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 8.

Se realizó el respectivo control de legalidad. Audiencia de pruebas 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 18 de noviembre de 2019[47], consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas. Audiencia de alegaciones y juzgamiento 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 18 de noviembre de 2019, consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en ese sentido, ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 14.

Dentro del término legal, las partes demandante y demandada reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación. El tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 82-IP-2016 de 4 de septiembre de 2017; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) el marco normativo sobre la protección de signos distintivos notoriamente conocidos; ix) el marco normativo relativo a los signos engañosos; x) estudio de Derecho Comparado en la Unión Europea y la normativa de la Comunidad Andina sobre la familia o serie de marcas; y xi) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 16. Vistos el artículo 149 numeral 8.º[48] de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80[49] de 12 de marzo de 2019[50], sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 17. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 18.

Los actos administrativos acusados[51] son los siguientes: 1. La Resolución núm. 74866 de 30 de noviembre de 2012[52], mediante la cual la Directora de la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedió el registro de la marca mixta GE GANO CAFÉ 3 EN 1, en la que se indicó: “[…] 1.3.2.

Análisis comparativo […] Observando que en el presente caso, los signos enfrentados presentan similitudes en sus aspectos visuales, ortográficos, fonéticos y/o conceptuales, es importante advertir que dicho presupuesto no es suficiente para establecer su confundibilidad en el mercado, pues tal como lo ha advertido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen las marcas, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

Sin embargo, la calidad de marca notoria otorga una protección especial a su titular. El signo solicitado pretende distinguir productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, pantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta, productos comprendidos en la clase 31.

Por su parte, la marca fundamento de la oposición presentada distingue: […] Así las cosas, esta Dirección considera que al comparar los productos que se pretenden distinguir con el signo cuyo registro se solicita y los que se distinguen con la marca opositora no existe relación, como quiera que además de encontrarse comprendidos en diferentes clases de nomenclador difieren en cuanto a su naturaleza (máquinas / vegetales), están afectos a diversas finalidades en tanto satisfacen necesidades divergentes (procesar, secar / alimentar) entre las cuales no existe intercambiabilidad o complementariedad alguna, están orientados a diferentes grupos de consumidores y por ende, son comercializados bajo diferentes canales y publicitados con métodos distintos. […] Para acreditar la notoriedad de la marca GE mixta, deberán tenerse en cuenta tanto el criterio cuantitativo como el cualitativo.

El primero, encaminado a probar porcentajes numéricos que acrediten el nivel de conocimiento del signo, la participación en el mercado, la duración de su uso y la presencia relevante de la marca en medios de comunicación. El segundo, nos permite darle el status de marca notoria al signo cuya difusión y conocimiento sean importantes en sectores específicos, sin exigir datos numéricos de duración de uso, porcentajes de conocimiento o de presencia en el mercado, etc.

Con base en lo anteriormente expuesto, esta oficia encuentra que las pruebas relacionadas como anexo No. 3, relativas a los registros de la marca GE en diez países, no dicen nada sobre el conocimiento amplio y difundido de dicho signo. Frente a la información contenida en el anexo No. 5, esta no es suficiente para inferir que el signo GE mixto, es notorio en el territorio de la Comunidad Andina de Naciones y en particular de Colombia, territorio en el cual se pretende hacer valer la notoriedad alegada.

Esto, debido a que se refieren a la información publicitaria que debe ser acompañada de cifras contables sobre las de ventas percibidas e inversión en publicidad en el territorio y sector pertinente, o bien de porcentajes y estadísticas concretas respecto de los niveles de conocimiento de la marca que se pretende notoria, en el territorio donde se pretende la protección de la misma.

En suma, los medios probatorios aportados devienen insuficientes para determinar el notorio conocimiento de la marca GE mixta en Colombia, razón por la cual esta Dirección considera que no se cumplieron con los criterios establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para declarar su notoriedad y por esta razón, dejando sin fundamento la aplicación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486. 3.

Conclusión De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, el signo objeto de la solicitud de registro en estudio no está incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la cual se declarará infundada la oposición y se concederá su registro.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Declarar infundada la oposición presentada por GENERAL ELECTRIC COMPANY ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el registro de: La marca: GE GANO CAFÉ 3 EN 1 (Mixta) […]” (Destacado fuera de texto) 2. La Resolución núm. 41277 de 11 de julio de 2013[53], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 74866 de 30 de noviembre de 2012, en la que se indicó: “[…] 2.

El caso concreto 2.1. Análisis comparativo de los signos La Delegatura, luego de analizar los argumentos de la recurrente y con base en los criterios jurisprudencia y doctrinarios de confundibilidad, encuentra que los signos enfrentados, después de un primer impacto general presentan similitudes, como quiera que el signo solicitado en registro reproduce las iniciales GE que conforman a las marcas opositoras, empleando un tipo de letra y unos elementos gráficos similares.

Por lo tanto, esta Delegatura considera que los signos confrontados, como tales, analizados en conjunto y sucesivamente, presentan similitudes derivadas de su composición gráfica, siendo preciso analizar la conexión competitiva entre los productos que amparen o pretendan amparar los signos en cotejo, a fin de determinar si dicha relación acentuaría o alejaría el riesgo de confusión. […] De acuerdo a lo anterior y en atención a los factores de conexión competitiva, podemos ver que los signos confrontados identifican o pretenden identificar productos que se encuentran en diferentes clases del nomenclador internacional, presentando finalidades disímiles, como quiera que el signo solicitado en registro pretende amparar productos de la tierra que no han sido procesados para su consumo, así como los animales vivos y las plantas vivas y los alimentos para animales, mientras que los productos amparados por las marca opositoras consisten en aparatos eléctricos y electrodomésticos.

Por lo anterior, resulta evidente que los productos identificados por una y otra marca son comercializados y publicitados por medio de canales diferentes, pudiendo coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión y de asociación. 3. Conclusión. Por lo expuesto resulta, que los signos comparados a pesar de tener en común las letras GE no presentan semejanzas de forma tal que el consumidor confunda las marcas, toda vez que distinguen productos que se encuentran en diferentes clases de la nomenclatura internacional y que no presentan conexión competitiva, por lo que, pueden coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión y de asociación. Por lo anterior, este Despacho considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. […] 4.3.1.

Valoración en conjunto […] No obstante, dentro de las pruebas anexadas al expediente no se evidencian certificaciones que acrediten ingresos, facturas de venta u otros elementos que permitan demostrar la explotación comercial que desarrolla la empresa GENERAL ELECTRIC COMPANY, por lo cual no está demostrado con un nivel de certeza el grado de reconocimiento entre el sector pertinente, teniendo en cuenta que tal y como lo indica la norma supranacional, es uno de los factores que debe tomarse en consideración para determinar la notoriedad de la marca. […] Con base en el material probatorio relacionado, esta Dirección concluye que no puede establecerse con un nivel de certeza dentro del sector pertinente, el conocimiento de la marca mixta GE, si bien se aportan certificados de registros de otros países, páginas web, entre otros, dichos elementos no permiten inferir que la marca mixta GE, sea altamente conocida por el público en general, de acuerdo a lo que preceptúa la normativa andina, al no tener un respaldo cuantitativo, ni se presentan documentos tendientes a demostrar el valor de inversión realizado en publicidad en alguno de los países miembros de la Comunidad Andina, ni su promoción en el sector pertinente para el caso colombiano. Consecuencia de lo anterior, los documentos aportados al presente, no permiten establecer el reconocimiento de la marca mixta GE en Colombia o en alguno de los países miembros de la Comunidad Andina, por lo cual esta Delegatura considera que no se cumplieron los criterios establecidos en el artículo 228 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para declarar el estatus de notoria de la marca opositora.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 74866 de 30 de noviembre de 2012, proferida por la Dirección de Signos Distintivos. […]” (Destacado fuera de texto) El problema jurídico 19. La Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones presentadas por la parte demandada y por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, le corresponde determinar: 1.

Si las resoluciones núms. 74866 de 30 de noviembre de 2012 y 41277 de 11 de julio de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta GE GANO CAFÉ 3 EN 1 a Gano Excel Industries SDN.BHD, tercero con interés directo en el resultado del proceso, para identificar “productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta”, productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran el literal i) del artículo 135, los literales a) y h) del artículo 136 y los artículos 224, 225, 226, 228, 229 y 230 de la Decisión 486. 20.

En este sentido, se analizará: 1. Si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y las marcas mixtas GE, con registros marcarios núms. 229.380 y 229.379, que identifican respectivamente productos de las clases 7 y 11 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 2. Si las marcas mixtas GE son notorias y, en ese sentido, si la marca concedida mediante los actos administrativos acusados constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de las marcas previamente registradas. 3.

Si la parte demandante es titular de una familia de marcas y, en ese sentido, si la marca concedida contiene elementos que incluyen el rasgo distintivo común de las marcas respecto de las cuales es titular la parte demandante que permitan generar riesgo de confusión o de asociación entre ellas. 21. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal i) del artículo 135, los literales a) y h) del artículo 136 y los artículos 224, 225, 226, 228, 229 y 230 de la Decisión 486. 22.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[54], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[55] de la Comisión de la Comunidad Andina[56].

Marco Normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[57] 24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[58] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 25.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 26.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 27.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 28.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 29. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 30.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 82-IP-2016 de 4 de septiembre de 2017 31. La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[59]: “[…] 2.

Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre los signos mixtos GE GANO CAFÉ 3 EN 1 y GE, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos mixtos se componen de un elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc. […] “[…] 3.

Irregistrabilidad de signos engañosos 3.1. Como la demandante precisó que el signo solicitado a registro es engañoso, se abordará el lema propuesto de conformidad con S criterios jurisprudenciales emitidos por el Tribunal. 3.2. La irregistrabilidad de los signos prevista en el literal ¡) del Artículo 135 de la Decisión 486, se refiere a una prohibición de carácter general que tiene lugar cuando se configura ¡a posibilidad de que el signo pueda inducir a engaño, sin que necesariamente en la práctica se produzca o no. Esta prohibición se despliega mediante una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen como rasgo común el motivo del impedimento del registro, es decir, que el signo engañoso no cumple con las funciones propias del signo distintivo, por lo que, en vez de indicar el origen empresarial del producto o servicio de que se trate y su nivel de calidad, conduce el ocultamiento o engaño de estas circunstancias, a los medios comerciales o al público, consumidor o usuario, de manera que logra empañar o enturbiar el mercado. 3.3.

El engaño tiene lugar cuando en la mente del consumidor se produce una distorsión de la realidad sobre la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, modalidad de fabricación, de empleo, o de otras circunstancias o informaciones que generan un error en el público consumidor. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor. […] “[…] 3.5.

Se deberá determinar si el significado del signo solicitado para registro es conocido por el público consumidor, para posteriormente determinar si podría generar engaño de conformidad con lo establecido en la presente providencia, y de esta forma establecer su registrabilidad. […] 6. La familia de marcas 6.1. Como la demandante hizo referencia a que es titular de una familia de marcas cuyo distintivo principal es la expresión GE, se abordara el tema planteado siguiendo los referentes jurisprudenciales sobre la materia. 6.2.

Una familia de marcas corresponde a un conjunto de marcas pertenecientes a un mimo titular que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual público consumidor las relaciona entre sí y las asocia con un mismo origen empresarial. 6.3. El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula o elemento de uso común, ya que éstas se suele incluir un elemento de usanza general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, y en esas condiciones sus titulares no pueden impedir que otros usen el elemento de uso común con la conformación de otro signo distintivo. 6.4.

En cambio, en familia de marcas, su titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no sea genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, por cuanto dicho elemento distintivo es el que identifica plenamente los productos o servicios que comercializa y, además, genera en el consumidor la impresión de que dichos productos o servicios tienen un origen común. Por lo tanto, se deberá establecer la existencia de una familia de marcas cuyo distintivo principal es la expresión GE, para así determinar el posible riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, de conformidad con lo expresado en la presente providencia […]” (Destacado fuera de texto).

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 32. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco normativo de la protección del signo distintivo notoriamente conocido 33.

Visto el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, se configura una causal de irregistrabilidad cuando la marca solicitada reproduce, imita, traduce, translitera o transcribe, total o parcialmente, un signo notoriamente conocido y puede causar confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 34.

Visto el artículo 224 de la Decisión 486, se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Estado Miembro por el sector pertinente. 35. Visto el artículo 225 ibidem el signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado, sin perjuicio de las demás disposiciones de la normatividad Andina que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del Estado Miembro. 36.

Visto el artículo 226 ibidem, constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

Asimismo, constituirá uso no autorizado si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. 37.

Visto el artículo 228 ibidem, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, la Sala debe tomar en consideración factores tales como: i)su grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente; ii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su uso; iii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción; iv) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo; v) las cifras de ventas y de ingresos de su titular; vi) su grado de distintividad; vii) su valor contable como activo empresarial; viii) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo; ix) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento; x) los aspectos del comercio internacional; o, xi) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo. 38.

Visto el artículo 229 ibidem, no se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Estado Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Estado Miembro; o c) no sea notoriamente conocido en el extranjero. 39.

Y, vistos el artículo 230 ibidem, para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los siguientes sectores: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Marco normativo relativo a los signos engañosos 40. Visto el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486, no podrán registrarse como marca aquellos signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

Estudio de Derecho Comparado en la Unión Europea y la normativa de la Comunidad Andina sobre la familia o serie de marcas 41. La Sala, con el fin de brindar mayores elementos de juicio, realizará un breve estudio de derecho comparado sobre los aspectos relativos a la definición de la familia o serie de marcas y los requisitos para su configuración. Unión Europea 42.

Vistos la Directiva 2015/2436/CE de 16 de diciembre de 2015 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y el Reglamento (UE) 2017/1001 de 14 de junio de 2017 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea sobre la marca de la Unión Europea, la Sala encuentra que estos no incluyen una regulación de la figura de la familia o serie de marcas. 43.

No obstante lo anterior, el concepto de familia de marcas ha sido desarrollado de forma práctica a través de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el cual ha reconocido la figura como parte del régimen normativo de marcas de la Unión Europea y establecido su definición y características, particularmente en cuanto a su uso como fundamento de oposición a un registro marcario. 44.

Este concepto, también conocido como serie de marcas, surge de una situación de hecho reconocida por la el Tribunal de Primera Instancia en sentencia de 23 de febrero de 2006[60] y confirmada por el Tribunal de Justicia mediante la sentencia de 13 de septiembre de 2007[61], en las cuales se consideró que existe una serie o una familia de marcas cuando: i) las marcas reproducen íntegramente un mismo elemento distintivo con el añadido de un elemento gráfico o denominativo que las diferencia una de otra; o ii) cuando se caracterizan por la repetición de un mismo prefijo o sufijo extraído de una marca originaria[62]. 45.

A partir de lo anterior, la citada jurisprudencia sostuvo que, ante la existencia de una familia de marcas, puede configurarse un riesgo de confusión entre el signo solicitado y la familia de marcas por la posibilidad de asociación entre ellas cuando el signo solicitado presenta similitudes con las marcas pertenecientes a la familia, situación que puede inducir al consumidor a creer que el signo solicitado forma parte de la familia de marcas y que, por ello, los productos o servicios identificados por cada una tienen el mismo origen empresarial o un origen relacionado.

En palabras del Tribunal de Justicia: “[…] En presencia de una familia o serie de marcas, el riesgo de confusión resulta más precisamente del hecho de que el consumidor pueda equivocarse respecto de la procedencia o el origen de los productos o servicios designados por la marca cuyo registro se solicita y estime, por error, que ésta forma parte de esa familia o serie de marcas […]”[63]. 46.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la citada providencia y en varios desarrollos jurisprudenciales[64], ha considerado que el riesgo de confusión derivado de la existencia de una familia de marcas anteriores solo puede invocarse cuando se cumplen dos requisitos, a saber: i) que las marcas que forman parte de la familia o la serie deben estar presentes en el mercado (prueba de uso), y ii) el signo solicitado no solo debe ser semejante a las marcas pertenecientes a la familia, sino también debe tener características que puedan relacionarse con ésta. 47.

Sobre los requisitos mencionados, el Tribunal General, en sentencia de 4 de octubre de 2018[65], explicó lo siguiente: “[…] Según reiterada jurisprudencia, el riesgo de confusión derivado de la existencia de una familia de marcas anteriores solo puede invocarse cuando se cumplen acumulativamente dos requisitos. En primer lugar, el titular de una serie de registros anteriores debe aportar prueba del uso de todas las marcas que forman la serie o, por lo menos, de un número de marcas que pueda constituir una serie.

En efecto, para que exista un riesgo de que el público se confunda en cuanto a la pertenencia a la serie de la marca solicitada, las marcas anteriores que formen parte de esa serie deben necesariamente estar presentes en el mercado. En segundo lugar, la marca solicitada debe, no solo ser similar a las marcas pertenecientes a la serie, sino también presentar características que puedan relacionarla con la serie [sentencias de 23 de febrero de 2006, Il Ponte Finanziaria/OAMI — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, EU:T:2006:65, apartados 125 a 127, y de 4 de mayo de 2017, Haw Par/EUIPO — Cosmowell (GELENKGOLD), T-25/16, no publicada, EU:T:2017:303, apartados 74 a 76] […]”. 48.

Además de los requisitos mencionados anteriormente, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha precisado otros aspectos relevantes, como son el número o la cantidad de registros de marcas que son necesarios para que se configure una familia de marcas, ya que no solamente el número es determinante para acreditar este hecho, sino también su uso efectivo.

Lo anterior por cuanto se considera que, para que realmente exista riesgo de confusión y que el público consumidor establezca un vínculo entre una familia de marcas con otra marca, debe estar presente en el mercado un número suficiente de marcas pertenecientes a la familia de marcas: “[…] 44. No obstante, no cabe esperar del público pertinente, si no se usa un número suficientes de marcas que pudiera constituir una familia, que detecte características comunes en dicha familia ni que establezca un vínculo entre esa familia y otra marca que contenga elementos que guarden relación con dichas características.

Por consiguiente, para que el público pertinente pueda establecer un vínculo entre la marca cuya anulación se solicita y una familia de marcas anteriores, las marcas pertenecientes a esta deben estar presentes en el mercado (véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 13 de septiembre de 2007, Il Ponte Finanziaria/OAMI, C- 234/06 P, EU:C:2007:514, apartado 64, y de 23 de febrero de 2006, BAINBRIDGE, T-194/03, EU:T:2006:65, apartado 126). 45.

Por consiguiente, corresponde al titular de las marcas anteriores que solicita la nulidad de la marca posterior de la Unión aportar la prueba del uso efectivo de un número de ellas que baste para constituir una «familia» de marcas y, por tanto, demostrar la existencia de ésta para que pueda apreciarse si el público pertinente establece un vínculo entre la marca cuya anulación se solicita y las marcas anteriores que componen dicha «familia» (véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 13 de septiembre de 2007, Il Ponte Finanziaria/OAMI, C-234/06 P, EU:C:2007:514, apartados 65 y 66, y de 23 de febrero de 2006, BAINBRIDGE, T-194/03, EU:T:2006:65, apartado 126) o incluso sólo entre la marca cuya anulación se solicita y la marca anterior originaria de esa misma «familia» […]”[66].

(Destacado fuera de texto) 49. De lo expuesto, la Sala encuentra que, en la Unión Europea, una familia o serie de marcas se define como un conjunto de marcas que comparten o reproducen integralmente un mismo elemento distintivo común, adicionando un elemento, gráfico o nominativo, que las diferencia una de otra. Es decir, se configura una familia de marcas cuando existen varias marcas distintas que comparten un elemento distintivo común. Comunidad Andina 50.

Vista la Decisión 486, la Sala encuentra que en la normativa de la Comunidad Andina no se encuentra definido el concepto de la familia de marcas. 51. Sin embargo, al igual que en la Unión Europea, se trata de una figura que ha sido desarrollada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a través de distintas interpretaciones prejudiciales. 52.

Así, en la interpretación prejudicial 53-IP-2015 de 19 de agosto de 2015, sostuvo que “una familia de marcas, es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial”. 53. En línea con lo anterior, el Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas en los siguientes términos: “[…] En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.

El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.

(Proceso 96-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 25 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 912 del 25 de marzo de 2003) […]”[67]. 54. De lo expuesto, la Sala encuentra que el concepto de la figura de la familia de marcas se resume en lo siguiente: i) se trata de un conjunto de marcas; ii) pertenecientes a un mismo titular; iii) que comparten un rasgo distintivo común; y iv) que producen una impresión general común que induce al público consumidor a asociarlas entre sí y pensar que los productos a que se refieren tienen un origen empresarial común. En este sentido, la Sala considera que una familia de marcas implica la existencia de una pluralidad de marcas, distintas entre sí pero que comparten un rasgo distintivo común que lleva al público consumidor a asociarlas entre sí. Conclusiones del estudio de derecho comparado 55.

La Sala encuentra las siguientes similitudes y diferencias respecto del concepto de familia de marcas, al comparar el desarrollo que la figura ha tenido en la Unión Europea y en la Comunidad Andina. 56. En primer lugar, en cuanto a la definición de la figura de familia de marcas, la Sala observa que, tanto en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la definición se mantiene igual en su esencia, comoquiera que ambos se refieren a la familia de marcas como un conjunto de marcas de un mismo titular, diferentes entre sí pero que comparten un elemento distintivo común que genera en el público consumidor una impresión común general que lo lleva a asociar las marcas a un origen empresarial común. 57.

Y, en segundo lugar, en cuanto a los requisitos para que se configure la familia de marcas y que esta pueda ser utilizada como fundamento de oposición a una solicitud de registro, la Sala encuentra que en la Comunidad Andina no se requiere un número específico de marcas ni que se presente prueba de su uso, como si ocurre en la Unión Europea. 58.

En el mismo sentido, del desarrollo jurisprudencial expuesto supra, tanto de la Unión Europea como de la Comunidad Andina, se puede extraer los elementos esenciales de la figura de la familia de marcas que puede orientar la decisión que se adopta en el caso sub examine. En este sentido, la configuración de una familia de marcas de marcas implica: i) una pluralidad de marcas; ii) pertenecientes a un mismo titular; iii) distintas entre sí pero que comparten un rasgo o elemento distintivo común; y iv) que dicho elemento distintivo común genere una impresión común general que lleve al público consumidor a asociarlas entre sí y a un origen empresarial común. Análisis del caso concreto 60.

Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad, la protección de signos distintivos notoriamente conocidos y la irregistrabilidad de los signos engañosos; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 61.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación de marcas mixtas. Cargo de nulidad por la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 63.

Ahora bien, conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 64.

Esta Sección[69], con fundamento en lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha hecho alusión en diversas ocasiones a la noción del riesgo de confusión así: “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”[70]. 65.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación en otra oportunidad consideró “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”[71]. 66. Ello significa que para establecer la posibilidad del riesgo de confusión será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre la marca concedida y la marca registrada, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. 67.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[72]. 68. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca mixta GE GANO EXCEL, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario.

Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre la marca concedida y la marca registrada 69. Respecto de la comparación entre signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial, indicó[73]: “[…] 2.1 Como la controversia informa de la presunta confusión entre los signos mixtos GE GANO CAFÉ 3 EN 1 y GE, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos mixtos se componen de un elemento denominativo y de otro grafico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc.

Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso […]”[74] 70.

De la revisión de los signos en controversia, la Sala considera que el elemento denominativo es el predominante en las marcas objeto de estudio y no las gráficas que la acompañan; comoquiera que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque solo su lectura es la que trae a la mente del consumidor la información que las distingue.

Asimismo, los productos amparados bajo las mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de aquellos, en ese sentido el análisis de confundibilidad se realizará atendiendo los elementos nominativos de cada uno de los signos. 71. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[75] ha indicado que cuando el elemento denominativo es el preponderante, se debe seguir las siguientes reglas: “[…] 2.3.3.

Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: i) Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. ii) Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. iii) Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos […]” (Destacado fuera de texto). 72.

Considerando lo expuesto, la Sala procederá a realizar el estudio de confundibilidad, así: Comparación Ortográfica 73. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de la marca concedida y la marca registrada. 74.

La Sala considera que de la comparación que hace entre los términos GE GANO CAFÉ 3 EN 1 de la marca concedida y GE de la marca previamente registrada, se observa que tienen diferente extensión o longitud, la primera de ellas siendo una marca compuesta, está conformada por catorce (14) letras, cuatro (4) palabras y dos (2) números; y la segunda compuesta por dos (2) letras, como se puede apreciar a continuación: MARCA CONCEDIDA |G |E | |1 |2 | 75.

Considerando que, del análisis comparativo entre las marcas se deben enfatizar las semejanzas y no las diferencias. En el caso sub examine, la expresión “GE” la comparten la comparten las marcas; sin embargo, la marca concedida es compuesta, por lo que las palabras GANO CAFÉ 3 EN 1 la hacen tener mayor fuerza distintiva de la marca previamente registrada.

Asimismo, las palabras GANO CAFÉ refuerzan las diferencias entre las marcas cotejadas y permite vincularlas con un origen empresarial determinado. Comparación Fonética 76. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: GE GANO CAFÉ 3 EN 1–GE –GE GANO CAFÉ 3 EN 1- GE- GE GANO CAFÉ 3 EN 1–GE –GE GANO CAFÉ 3 EN 1- GE- GE GANOCAFÉ 3 EN 1 –GE– GE GANO CAFÉ 3 EN 1 - GE- 77.

Así las cosas, las marcas no guardan similitud fonética puesto la marca concedida es compuesta, mientras que la previamente registrada es simple y, a pesar de que la marcas coinciden en iniciar con la misma expresión GE, la marca mixta GE GANO CAFÉ 3 EN 1 esta seguida de otras palabras que hacen que su pronunciación sea sustancialmente diferente a la marca mixta GE; de esta manera, no es posible la confusión entre ellas.

Comparación Ideológica 78. En el caso sub examine, la Sala encuentra que la palabra GANO[76] significa “[…] adquirir caudal con cualquier género de comercio, industria o trabajo […]”; la palabra CAFÉ[77] significa “[…] semilla del cafeto, como de un centímetro de largo, de color amarillento verdoso […]” y la palabra GE no tiene significado en el idioma castellano. 61.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 186-IP-2015 el 20 de julio de 2018, frente a las marcas de fantasía consideró que “[…] Si bien para cierta parte de la doctrina los signos de fantasía son aquellos que no tienen ningún significado idiomático, y los signos arbitrarios son aquellos que sí tienen significado pero no se relacionan con los productos o servicios que amparan, para el Tribunal, debido a la poca incidencia práctica de la distinción, los agrupa en el mismo concepto amplio de fantasía […]”. 62.

Conforme con lo anterior, la Sala considera que, en el presente caso, las marcas cotejadas son de fantasía y arbitrarias porque: i) aunque la palabra GANO tiene significado en el idioma castellano no guarda relación con los productos que identifica; ii) la palabra CAFÉ no da una idea de todos los productos que identifica la marca concedida, comoquiera que identifica productos adicionales al café; y iii) la palabra GE no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano y, en tal sentido, por ser de fantasía no se pueden cotejar desde este aspecto. 63.

Argumento de la familia de marcas 64. Atendiendo a que la parte demandante manifestó que es titular de una familia de marcas, que se caracteriza por la inclusión de las letras GE, y que, en ese sentido, la marca concedida genera un riesgo de confusión y de asociación con las marcas de las cuales es titular por incluir dichas letras; la Sala procederá a analizar esta figura. 65.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró, en la interpretación proferida para el caso sub examine,[78] que la familia de marcas corresponde a un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

En este sentido, en oportunidad anterior, precisó[79]: “[…] En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión […]” (negrillas fuera de texto). 66.

Esta Sección[80] se pronunció sobre la familia de marcas en los siguientes términos: “[…] La Sala recuerda que una familia de marcas es un conjunto de signos que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. […] Asimismo, el Tribunal ha precisado que “[…] el fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]”. 67.

Asimismo, esta Sección[81], en relación con la protección que se deriva de la familia de marcas, indicó: “[…] el titular de la familia de marcas puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona respecto de los productos y servicios que ellos amparan, pero no en relación con productos y servicios registrado en otras clases, dado que la finalidad es evitar que el consumidor los asocie entre sí por considerarlos de un mismo origen empresarial, lo cual no ocurre en el caso de autos […]” (Destacado fuera de texto). 68.

En oportunidad anterior, la Sección Primera del Consejo de Estado[82] consideró, además, que el hecho de tener registrada varias veces una misma marca en distintas clases de la Clasificación Internacional de Niza, no constituye una familia de marcas: “[…] tampoco hay riesgo de que se afecte lo que la actora aduce como su familia de marcas, haciendo referencia a los varios registros que tiene a su nombre del signo o la expresión REFISAL, como marca para distintos productos de la misma clase 30 (folios 208 a 223), debido a que además de la notoria diferencia antes anotada, no es cierto que el conjunto de registro invocados por la actora constituyan una familia de marcas […] El caso de la actora es sencillamente una misma marca registrada varias veces […]” 69.

De la revisión de las pruebas obrantes en el expediente, consistentes en 49 certificados de registros marcarios; la Sala observa, por un lado, que la parte demandante es titular de la marca mixta GE para identificar productos y servicios de diferentes clases; y, por el otro, que se trata de la misma marca registrada en diferentes oportunidades y para diferentes clases. [pic] [pic] [pic] [pic] 70.

En virtud de lo expuesto, la Sala considera que la parte demandante no es titular de una familia de marcas en la medida en que no existe un conjunto de marcas que tengan un rasgo distintivo en común de las cuales sea titular y, por el contrario, se trata de una misma marca registrada en múltiples oportunidades para identificar diferentes productos y servicios. 71.

De los cargos de violación del literal h) del artículo 136 y los artículos 224, 225, 227, 228, 229 y 230 de la Decisión 486 73. La Sala advierte que a continuación se analizarán conjuntamente el cargo de violación del literal h) del artículo 136 y el cargo de violación de los artículos 224 225, 227, 228, 229 y 230 de la Decisión 486, habida consideración que su conexidad comoquiera que se refieren a la notoriedad de una marca. 74.

Atendiendo a que: i) la parte demandante manifestó que la marca mixta GE es reconocida en el correspondiente sector comercial como notoria, en razón a su esfuerzo y la inversión que se ha realizado para que se mantenga en el mercado; y a la aceptación y reconocimiento de los consumidores de la Comunidad Andina; y ii) en el cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, estudiado supra, se determinó que no existe riesgo de confusión o de asociación entre las marcas mixtas GE GANO EXCEL y GE. 75.

Esta Sección en providencia de 1.° de diciembre de 2017[83], consideró que resulta irrelevante estudiar los cargos relacionados con la notoriedad de una marca cuando está determinado que la marca en controversia goza cumple con el requisito de distintividad. En efecto, indicó: “[…] la sociedad actora alegó la notoriedad de la marca “BECEL” (mixta); sin embargo, este argumento se torna irrelevante debido a que se encuentra establecida la distintividad de la marca “GOURMET BALANCE” (mixta), lo que permite afirmar que no existe la posibilidad de un aprovechamiento indebido del prestigio del que goza la marca “BECEL” (mixta), como también lo determinó esta Sección en la sentencia anteriormente citada[84]: “[…] En lo concerniente a que la marca mixta de la actora es notoriamente conocida, y a las pruebas que se allegaron para demostrarlo, la Sala estima que ello es irrelevante, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio del que goza su marca “BECEL”, como quiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas en conflicto, conforme lo señaló esta Sección en la sentencia de 11 de febrero de 2010 (Expediente núm. 2004-00376, Actora: Procesadora Nacional Cigarrillera S.A., Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno), cuando razonó así: ´… para la Sala, es irrelevante que la marca “BELMONT” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “DU MONT” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas.

Además, porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad”.

Por consiguiente, la Sala considera que no son de recibo los argumentos de la actora con relación a la notoriedad de su signo […]”. 76. En este orden de ideas, la Sala considera que no es procedente realizar el estudio de los argumentos y pruebas relacionados con la notoriedad de las marcas mixtas GE, con registros núms. 229380 y 229379, que identifican respectivamente productos de la clases 7 y 11 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante; comoquiera que se encuentra establecida la distintividad de la marca mixta GE GANO CAFÉ 3 EN 1 y la no existencia de un riesgo de confusión o de asociación entre las marcas comparadas, motivo por el cual, independientemente de la notoriedad o no de las marcas GE, la marca concedida no constituiría una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial, de la marca GE, que genere la ocurrencia de los riesgos de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio, o dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario y, en ese sentido, no se encuentra configurada la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) de la Decisión 486.

Cargo de nulidad por la violación del literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 77. Ahora bien, conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, no podrán registrarse como marca aquellos signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. 78.

La Sala precisa que esta prohibición tiene como objetivo resguardar el orden público amparando, por un lado, al consumidor, a efectos de proteger su autonomía y evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de ciertas características o de determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas; y, por otro, protegiendo al productor, pues cuando se prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan logrado en el mercado productos identificados con marcas de las cuales es este titular. 79.

Ahora, para lograr establecer si la marca mixta concedida distorsiona la realidad de lo que verdaderamente distingue, induciendo en error al consumidor, se debe estudiar la denominación dentro del contexto de los productos que se amparan. En este caso se tratan de distinguir productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, animales vivos, frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales. 80.

En ese sentido, la Sala considera que la marca mixta concedida GE GANO CAFÉ 3 EN 1 no induce en engaño al consumidor, debido a que dentro de los productos amparados bajo la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentran los productos agrícolas, de los cuales hace parte el café; por lo que el público consumidor pensará que se trata de una marca que ofrece ese producto en específico, con la posibilidad que puede encontrar otros productos agrícolas, pero como se evidencia la marca no describe el lugar de procedencia del producto ni la calidad del mismo.

En este sentido no prosperan los cargos. Conclusión 81. La Sala considera que, en el caso sub examine, no existe similitud ortográfica ni fonética entre la marca mixta GE GANO CAFÉ 3 EN 1, con certificado de registro núm. 480789, que identifica productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso y las marcas mixtas GE, con certificados de registro núms. 229380 y 229379, que identifican respectivamente productos de las clases 7 y 11, cuyo titular es la parte demandante; motivo por el cual la marca mixta concedida mediante los actos administrativos acusados no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad de los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486. 82.

La Sala considera que la parte demandante no es titular de una familia de marcas, comoquiera que no se demostró la existencia de un conjunto de marcas distintas que tengan un rasgo distintivo en común de las cuales sea titular. 83. La Sala considera que la marca mixta concedida GE GANO CAFÉ 3 EN 1 no resulta engañosa frente la procedencia, calidad o naturaleza de los productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza y, en consecuencia, cumple con el requisito de distintividad intrínseca necesaria para identificar los productos que pretende amparar y no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486. 84.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 74866 de 30 de noviembre de 2012 y 41277 de 11 de julio de 2013 y, en consecuencia, la Sala[85] negará las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidenta Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Este Despacho, mediante auto de 16 de marzo de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. [2] Por medio de apoderado, Cfr. Folios 2 a 12 [3] Cfr. Folios 138 a 199 [4] “[…] Artículo 172.

De la Nulidad del Registro. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca […]”. [5] “Por la cual se expide el Régimen Común de Propiedad Industrial” [6] Mediante la cual declara infundada la oposición presentada por General Electric Company y concede el registro de la marca mixta GE GANO CAFÉ 3 EN 1, para distinguir productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. [7] Cfr. Folios 140 y 141 [8] Cfr. Folio 147 [9] Cfr. Folio 148 [10] Cfr. Folio 150 [11] Cfr. Folio 152 [12] Cfr. Folio 154 [13] Cfr. Folio 159 [14] Cfr. Folio 160 [15] Cfr. Folio 162 [16] Cfr. Folio 167 [17] Cfr. Folio 173 [18] Cfr. Folio 175 [19] Cfr. Folio 175 [20] Cfr. Folio 176 [21] Cfr. Folio 177 [22] Cfr. Folio 177 [23] Cfr. Folio 186 [24] Cfr. Folio 186 [25] Cfr. Folio 187 [26] Por medio de apoderado.

Cfr. Folio 246 [27] Cfr. Folios 225 a 245 [28] Cfr. Folio 236 [29] Cfr. Folio 236 [30] Cfr. Folio 244 [31] Cfr. Folio 244 [32] Por medio de apoderado. Cfr. Folios 291 a 295 [33] Cfr. Folios 237 a 260 [34] Cfr. Folio 258 [35] Cfr. Folio 258 [36] Cfr. Folio 266 [37] Cfr. Folio 266 [38] Cfr. Folio 267 [39] Cfr. Folio 286 [40] Cfr. Folio 258 [41] Cfr. Folio 259 [42] Cfr. Folios 256 a 290 [43] Cfr. Folios 369 a 370 [44] “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]” [45] Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [46] Cfr. Folios 385 a 399 [47] Cfr. Folios 420 a 421 [48] “[…] Artículo 149.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. [49] “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones.

Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. [50] Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. [51] Se procede a transcribir los apartes, más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [52] Cfr. Folios 15 a 26 [53] Cfr. Folios 27 a 48 [54] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [55] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [56] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [57] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [58] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [59] Cfr. Folios 318 a 341 [60] Tribunal de Primera Instancia, sentencia de 23 de febrero de 2006 (TJCE 2006, 92, Il Ponte Finanziaria SpA/OAMI/Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, Rec. p. II-445) [61] Tribunal de Justicia, Sala Cuarta, sentencia de 13 de septiembre de 2007, asunto C-234/06, Il Ponte Finanziaria SpA/OAMI/Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) [62] Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas Luxemburgo, sentencia de 18 de diciembre de 2008, asunto T-8/07, Miguel Torres, S.A./OAMI/Fundación Gala-Salvador Dalí. [63] Tribunal de Justicia, Sala Cuarta, sentencia de 13 de septiembre de 2007, asunto C-234/06, Il Ponte Finanziaria SpA/OAMI/Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) [64] Ver: Tribunal de Justicia, Sala Quinta, sentencia de 24 de marzo de 2011, asunto C-552/09;

Tribunal de Justicia, Sala Cuarta, sentencia de 16 de junio de 2011, asunto C-317/10 P; Tribunal General, sala sexta, sentencia de 9 de febrero de 2017, asunto T-696/15. [65] Tribunal General, Sala Octava, sentencia de 4 de octubre de 2018, asunto T-820/17, Frinsa del Noroeste, S.A., /EUIPO/Alimentos Friorizados S.A. [66] Tribunal General, Sala Primera, sentencia de 5 de julio de 2016, asunto T-518/13 [67] Ver también: Interpretación Prejudicial 92-IP-2019 de 26 de julio de 2019;

Interpretación Prejudicial 433-IP-2015 de 7 de diciembre de 2015; Interpretación Prejudicial 53-IP-2015 de 19 de agosto de 2015; entre otras. [68] Cfr. Folio 19 [69] Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. [70] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. [71] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016. [72] Ibidem. [73] Cfr. Folios 149 a 150 [74] Cfr. Folio 327 [75] Cfr. Folios 336 a 338 [76] Diccionario de la Real Academia Española, sitio web: https://dle.rae.es/ganar?m=form.

Consultado el 30 de junio de 2020 [77] Diccionario de la Real Academia Española, sitio. web: https://dle.rae.es/caf%C3%A9.Consultado el 30 de junio de 2020 [78] Cfr. Folio 337 [79] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial, Proceso 96-IP-2002 de 25 de marzo de 2003, Marca “ALPINA”, publicada en la Gaceta Oficial Nº 912, de 25 de marzo de 2003. [80] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 10 de mayo de 2018;

C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001032400020100038600. [81] Ibidem. [82] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 10 de junio de 2010; C.P. Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Núm. único de radicación 11001032400020040036101. [83] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 1.° de diciembre de 2017, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020100007600. [84] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 14 de abril de 2016, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020100007500. [85] Este Despacho, mediante auto de 16 de marzo de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López.