11001-03-24-000-2013-00431-00 — Consejo de Estado

11001-03-24-000-2013-00431-00Consejo de Estado · SECCIÓN PRIMERASentencia2020-07-09

Ponente: Hernando Sánchez Sánchez

Actor: Paradores De Turismo De España S.A·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio – Sic

De qué trata

Síntesis: La Sala considera que de la confrontación que hace entre los términos PARADOR VERDE de la marca concedida y PARADORES de la marca previamente registrada en la República del Perú, en la República del Ecuador y en el Estado Plurinacional de Bolivia, se observa que tienen diferente extensión o longitud al estar compuestos, el primero de ellos por doce (12) letras; y el segundo compuesto por nueve (9) letras, […] Considerando que, del análisis comparativo entre los términos de la marca concedida y la marca previamente registrada se deben enfatizar las semejanzas y no las diferencias. En el caso sub examine, la expresión parador la comparten los signos confrontados; sin embargo, la marca PARADOR VERDE es compuesta, es decir, consta de dos palabras que la hace tener mayor distintividad de la marca PARADORES, por lo que la expresión verde refuerza las diferencias entre las marcas en conflicto y permite vincularlas con un origen empresarial determinado. […] La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: […]Así las cosas, las marcas no guardan similitud fonética puesto que las expresiones parador y paradores tienen silabas tónicas diferentes, debido que el acento de la palabra parador está ubicado en la silaba ra, mientras que el de paradores está en la silaba do, además, la marca concedida es compuesta por dos palabras lo que hace que estas se diferencien en su pronunciación, por lo que no sea posible la confusión entre ellas. […]La similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. En el caso sub examine, la palabra parador significa “[…] posada o mesón […]”, por lo que la Sala precisa que, en principio las marcas podrían tener una relación o similitud conceptual, en razón a que la expresión parador es descriptiva, por cuanto se refiere a los servicios de alimentación y hospedaje, los cuales corresponden a los servicios prestados por la marca concedida y la previamente registrada en la República del Perú, en la República del Ecuador y en el Estado Plurinacional de Bolivia; sin embargo, la marca concedida está compuesta por otra expresión “verde” lo que la hace diferenciarse de la marca previamente registrada, en razón a que es ésta no es descriptiva ni evocativa de los servicios prestados y, es una expresión que no comparten las marcas, lo que hace que le de fuerza distintiva a la marca concedida, de la marca previamente registrada. En efecto, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, la Sala considera que no se advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve al consumidor medio a confundir las marcas, porque la marca concedida PARADOR VERDE es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca PARADORES previamente registrada en la República del Perú, en la República del Ecuador y en el Estado Plurinacional de Bolivia. En ese orden de ideas, la Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal sub examine, es decir, que existen similitudes entre las marcas confrontadas de las que se puedan derivar un riego de confusión o asociación para el consumidor, por lo que es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas.PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / REGISTRO DE UNA MARCA - Requisitos / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Distintividad / EXPRESIÓN DESCRIPTIVA - Lo es PARADOR de los servicios que identifican la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza / SIGNO DESCRIPTIVO - No lo es PARADOR VERDE por estar acompañado de la palabra verde que no se usa para decir o definir cuáles son los servicios prestados / MARCA NOMINATIVA PARADOR VERDE - Goza de suficiente distintividad para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de NizaLa falta de distintividad está prevista como causal de nulidad absoluta en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486. La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado, y ii) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que de acuerdo a lo previsto en el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 “[…] no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo los signos compuestos, formados por uno o varios más vocablos descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrados siempre que forme un conjunto suficientemente distintivo […]” y agregó que “[...] se deberá establecer si las denominaciones PARADORES, contenida en el signo solicitado PARADOR VERDE (denominativa) es descriptiva de los servicios a distinguir en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer el carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo excluyendo las palabras descriptivas […]”. […] De la revisión de la definición del término PARADOR en el Diccionario de la Real Academia Española la Sala encuentra que es “[…] posada o mesón […]”, por lo que considera que la expresión parador es descriptiva de los servicios que identifican la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, como son “[…] servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal […]”, en razón a que se evidencia que la palabra parador hace alusión al servicio prestado. 55. La Sala observa que a pesar de que la palabra parador es descriptiva respecto de esos servicios que distingue, está acompañado de otra palabra que es verde, lo que hace que sea una marca compuesta y que no esté conformada solamente por palabras descriptivas, por cuanto la palabra verde no se usa para decir o definir cuáles son los servicios prestados, por cuanto no es inherente o propio de los servicios de la clase que representa. En este sentido, la marca nominativa PARADOR VERDE no está conformada solo por palabras descriptivas y, en consecuencia, goza de suficiente distintividad para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es PARADOR en la clase 43 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Exclusión del análisis de registrabilidad / MARCA NOMINATIVA PARADOR VERDE - Es susceptible de representación gráfica al estar expresado en letras / REGISTRO MARCARIO - Procede respecto del signo nominativo PARADOR VERDE para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza porque no pierde el requisito de la distintividad intrínseca por tener una palabra de uso común y descriptivaDe la revisión de las pruebas obrantes en el expediente y una vez consultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial en la página oficial de la parte demandada para la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, la Sala considera que la expresión PARADOR es un término de uso común para la Clase 43 de la Clasificación internacional de Niza, […] Por lo anterior, la Sala considera que la palabra PARADOR es de uso común para identificar los servicios de la Clase 43 de la Clasificación internacional de Niza y, por lo tanto, no es un término de uso exclusivo y ningún empresario puede impedir el registro como marcas de signos que la incluyan, siempre y cuando tengan elementos adicionales que le otorguen suficiente distintividad. En ese sentido, la Sala considera que la expresión parador resulta registrable bajo la condición de ser una marca débil al utilizarla para todos los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza y que, por lo mismo, no puede utilizarse como fundamento único de oposición al registro de otra marca. La Sala concluye que la marca nominativa “PARADOR VERDE”, es susceptible de representación gráfica al estar expresado en letras; en efecto, podrá ser perceptible a los sentidos del consumidor y ser seleccionado con facilidad por este. Asimismo, no pierde el requisito de la distintividad intrínseca por tener una palabra de uso común y descriptiva como se explicó en párrafos precedentes, por lo que tiene la capacidad de individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza y, por ende, no se encuentra incurso en causal de irregistrabilidad del artículo 135 literales a) y b)PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD - Excepciones / EXCEPCIÓN DE NOTORIEDAD - Requisitos para su aplicabilidad / EXCEPCIÓN DE OPOSICIÓN ANDINA - Requisitos para su aplicabilidad / EXCEPCIÓN DE OPOSICIÓN ANDINA - AplicabilidadEl Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que existen dos excepciones al principio de territorialidad, la primera, la marca notoria y, la segunda, la oposición andina. Frente a la segunda excepción ha considerado que “[…] de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los derechos de propiedad industrial que otorgan las oficinas nacionales competentes del País Miembro están delimitados al país en que se conceden. No obstante lo anterior un registro marcario válidamente concedido en un País Miembro podrá ser usado en otro cualquiera de los países de la Comunidad Andina como fundamento de una oposición […]”. De conformidad con lo expuesto, atendiendo a que la marca PARADORES se encuentra registrada en la República del Perú, en la República del Ecuador y en el Estado Plurinacional de Bolivia, los cuales son Estados Miembros de la Comunidad Andina y que la parte demandante presentó oposición a la solicitud de registro del signo PARADOR VERDE demostrando su legitimidad de acuerdo a lo previsto a la normatividad andina, la Sala considera que la excepción al principio de territorialidad resulta aplicable para el caso sub examine, motivo por el cual se realizará el cotejo respectivo.DISTINTIVIDAD COMO REQUISITO DE REGISTRABILIDAD DE UN SIGNO - Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales comunitariosRIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD - Marco normativo

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo nominativo PARADOR VERDE y las marcas mixtas PARADORES registradas en la República del Perú, en la República del Ecuador y en el Estado Plurinacional de Bolivia / EXPRESIÓN DE USO COMÚN Y DESCRIPTIVA – Lo es PARADOR / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - A pesar de serlo PARADOR no se excluye del análisis / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / MARCA COMPUESTA – Lo es PARADOR VERDE / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo PARADOR VERDE para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza por no tener similitud con las marcas mixtas PARADORES previamente registradas en la República del Perú, en la República del Ecuador y en el Estado Plurinacional de Bolivia La Sala considera que de la confrontación que hace entre los términos PARADOR VERDE de la marca concedida y PARADORES de la marca previamente registrada en la República del Perú, en la República del Ecuador y en el Estado Plurinacional de Bolivia, se observa que tienen diferente extensión o longitud al estar compuestos, el primero de ellos por doce (12) letras; y el segundo compuesto por nueve (9) letras, […] Considerando que, del análisis comparativo entre los términos de la marca concedida y la marca previamente registrada se deben enfatizar las semejanzas y no las diferencias.

En el caso sub examine, la expresión parador la comparten los signos confrontados; sin embargo, la marca PARADOR VERDE es compuesta, es decir, consta de dos palabras que la hace tener mayor distintividad de la marca PARADORES, por lo que la expresión verde refuerza las diferencias entre las marcas en conflicto y permite vincularlas con un origen empresarial determinado. […] La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: […]Así las cosas, las marcas no guardan similitud fonética puesto que las expresiones parador y paradores tienen silabas tónicas diferentes, debido que el acento de la palabra parador está ubicado en la silaba ra, mientras que el de paradores está en la silaba do, además, la marca concedida es compuesta por dos palabras lo que hace que estas se diferencien en su pronunciación, por lo que no sea posible la confusión entre ellas. […]La similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico.

En el caso sub examine, la palabra parador significa “[…] posada o mesón […]”, por lo que la Sala precisa que, en principio las marcas podrían tener una relación o similitud conceptual, en razón a que la expresión parador es descriptiva, por cuanto se refiere a los servicios de alimentación y hospedaje, los cuales corresponden a los servicios prestados por la marca concedida y la previamente registrada en la República del Perú, en la República del Ecuador y en el Estado Plurinacional de Bolivia; sin embargo, la marca concedida está compuesta por otra expresión “verde” lo que la hace diferenciarse de la marca previamente registrada, en razón a que es ésta no es descriptiva ni evocativa de los servicios prestados y, es una expresión que no comparten las marcas, lo que hace que le de fuerza distintiva a la marca concedida, de la marca previamente registrada.

En efecto, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, la Sala considera que no se advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve al consumidor medio a confundir las marcas, porque la marca concedida PARADOR VERDE es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca PARADORES previamente registrada en la República del Perú, en la República del Ecuador y en el Estado Plurinacional de Bolivia.

En ese orden de ideas, la Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal sub examine, es decir, que existen similitudes entre las marcas confrontadas de las que se puedan derivar un riego de confusión o asociación para el consumidor, por lo que es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / REGISTRO DE UNA MARCA - Requisitos / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD -Distintividad / EXPRESIÓN DESCRIPTIVA – Lo es PARADOR de los servicios que identifican la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza / SIGNO DESCRIPTIVO – No lo es PARADOR VERDE por estar acompañado de la palabra verde que no se usa para decir o definir cuáles son los servicios prestados / MARCA NOMINATIVA PARADOR VERDE - Goza de suficiente distintividad para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza La falta de distintividad está prevista como causal de nulidad absoluta en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486.

La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado, y ii) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que de acuerdo a lo previsto en el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 “[…] no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas.

Sin embargo los signos compuestos, formados por uno o varios más vocablos descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrados siempre que forme un conjunto suficientemente distintivo […]” y agregó que “[ ] se deberá establecer si las denominaciones PARADORES, contenida en el signo solicitado PARADOR VERDE (denominativa) es descriptiva de los servicios a distinguir en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer el carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo excluyendo las palabras descriptivas […]”. […] De la revisión de la definición del término PARADOR en el Diccionario de la Real Academia Española la Sala encuentra que es “[…] posada o mesón […]”, por lo que considera que la expresión parador es descriptiva de los servicios que identifican la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, como son “[…] servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal […]”, en razón a que se evidencia que la palabra parador hace alusión al servicio prestado. 55.

En este sentido, la marca nominativa PARADOR VERDE no está conformada solo por palabras descriptivas y, en consecuencia, goza de suficiente distintividad para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es PARADOR en la clase 43 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Exclusión del análisis de registrabilidad / MARCA NOMINATIVA PARADOR VERDE - Es susceptible de representación gráfica al estar expresado en letras / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo nominativo PARADOR VERDE para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza porque no pierde el requisito de la distintividad intrínseca por tener una palabra de uso común y descriptiva De la revisión de las pruebas obrantes en el expediente y una vez consultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial en la página oficial de la parte demandada para la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, la Sala considera que la expresión PARADOR es un término de uso común para la Clase 43 de la Clasificación internacional de Niza, […] Por lo anterior, la Sala considera que la palabra PARADOR es de uso común para identificar los servicios de la Clase 43 de la Clasificación internacional de Niza y, por lo tanto, no es un término de uso exclusivo y ningún empresario puede impedir el registro como marcas de signos que la incluyan, siempre y cuando tengan elementos adicionales que le otorguen suficiente distintividad.

En ese sentido, la Sala considera que la expresión parador resulta registrable bajo la condición de ser una marca débil al utilizarla para todos los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza y que, por lo mismo, no puede utilizarse como fundamento único de oposición al registro de otra marca. La Sala concluye que la marca nominativa “PARADOR VERDE”, es susceptible de representación gráfica al estar expresado en letras; en efecto, podrá ser perceptible a los sentidos del consumidor y ser seleccionado con facilidad por este.

Asimismo, no pierde el requisito de la distintividad intrínseca por tener una palabra de uso común y descriptiva como se explicó en párrafos precedentes, por lo que tiene la capacidad de individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza y, por ende, no se encuentra incurso en causal de irregistrabilidad del artículo 135 literales a) y b) PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD - Excepciones / EXCEPCIÓN DE NOTORIEDAD - Requisitos para su aplicabilidad / EXCEPCIÓN DE OPOSICIÓN ANDINA - Requisitos para su aplicabilidad / EXCEPCIÓN DE OPOSICIÓN ANDINA – Aplicabilidad El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que existen dos excepciones al principio de territorialidad, la primera, la marca notoria y, la segunda, la oposición andina.

Frente a la segunda excepción ha considerado que “[…] de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los derechos de propiedad industrial que otorgan las oficinas nacionales competentes del País Miembro están delimitados al país en que se conceden. No obstante lo anterior un registro marcario válidamente concedido en un País Miembro podrá ser usado en otro cualquiera de los países de la Comunidad Andina como fundamento de una oposición […]”.

De conformidad con lo expuesto, atendiendo a que la marca PARADORES se encuentra registrada en la República del Perú, en la República del Ecuador y en el Estado Plurinacional de Bolivia, los cuales son Estados Miembros de la Comunidad Andina y que la parte demandante presentó oposición a la solicitud de registro del signo PARADOR VERDE demostrando su legitimidad de acuerdo a lo previsto a la normatividad andina, la Sala considera que la excepción al principio de territorialidad resulta aplicable para el caso sub examine, motivo por el cual se realizará el cotejo respectivo.

DISTINTIVIDAD COMO REQUISITO DE REGISTRABILIDAD DE UN SIGNO - Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales comunitarios RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD - Marco normativo FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 147 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00431-00 Actor: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Nulidad Relativa Temas: Cotejo de marcas mixta y nominativa.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada Paradores de Turismo de España S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 69091 de 30 de noviembre de 2011, 27781 de 30 de abril de 2012 y 10264 de 18 de marzo de 2013. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Paradores de Turismo de España S.A., en adelante la parte demandante[1], presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[3], adecuado[4] a la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172[5] de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que se declare la nulidad de i) la resolución núm. 69091 de 30 de noviembre de 2011[6], “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”; ii) la resolución núm. 27781 de 30 de abril de 2012 [7], “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”[8]: expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y iii) la resolución núm. 10264 de 18 de marzo de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa PARADOR VERDE, para identificar productos de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la Campiña S.A., en adelante tercero con interes directo en el resultado del proceso Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones[9]: “[…] PRIMERA.- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 69091 de 30 de Noviembre del año 2011, notificada a mi representada el 09 de diciembre del año 2011, por medio de la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA S.A., titular de las marcas "PARADORES + D" en clase 43 en PERÚ, BOLIVIA y ECUADOR y concedió́ el registro de la marca nominativa "PARADOR VERDE", para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 Internacional, a favor de la sociedad LA CAMPIÑA S.A. con domicilio en Bogotá́ D.C., Colombia.

SEGUNDA.- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 27781 de 30 de abril del año 2012, notificada por fijación en lista el 03 de mayo del año 2012, por medio de la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición, previamente interpuesto, confirmó la Resolución No. 69091 de 30 de noviembre del año 2011, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA S.A., titular de las marcas “PARADORES +D” clase 43 base de la oposición. TERCERA-.Que se declare la nulidad de la Resolución No. 10264 de 18 de marzo del año 2013, notificada por fijación en lista el 02 de abril del año 2013, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación interpuesto, confirmó la Resolución No. 69091 de 30 de Noviembre del año 2011, por medio del cual se declaró́ infundada la oposición presentada por la sociedad PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA S.A., titular de las marcas "PARADORES" clase 43 en PERU, BOLIVIA y ECUADOR, base de la oposición, y concedió́ el registro de la marca nominativa "PARADOR VERDE", para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 Internacional, a favor de la sociedad LA CAMPIÑA S.A, con domicilio en Bogotá D.C. Colombia., AGOTANDO LA VÍA GUBERNATIVA CUARTA-.

Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho se ordene a la entidad demandada, DECLARAR FUNDADA la oposición presentada por la sociedad PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA S.A., y en consecuencia se NIEGUE el registro de la marca nominativa "PARADOR VERDE", para la clase 43 Internacional, otorgada a favor de la sociedad LA CAMPIÑA S.A., domiciliada en Bogotá́ D.C., Colombia.

QUINTA-. Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la entidad demandada, CANCELAR el registro de la marca nominativa "PARADOR VERDE", para la clase 43 internacional concedida a favor de la sociedad LA CAMPIÑA S.A. SEXTA-. Que se ordene a la División de Signos Distintivos la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Sentencia que ponga fin al proceso de la referencia. […]” Presupuestos fácticos 4.

La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 29 de marzo de 2011, el registro como marca del signo nominativo PARADOR VERDE, para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La referida solicitud se publicó el 20 de abril de 2011 en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 627, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante con fundamento en su marca PARADORES registrada en la República del Perú, en la República del Ecuador y en el Estado Plurinacional de Bolivia. 4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 69091 de 30 de noviembre de 2011, declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca nominativa PARADOR VERDE para distinguir servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

Presentó los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 69091 de 30 de noviembre de 2011. 4.5. La Directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 27781 de 30 abril de 2012, confirmó la Resolución núm. 69091 de 30 de noviembre de 2011, y concedió el recurso de apelación 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 10264 de 18 de marzo de 2013, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 69091 de 30 de noviembre de 2011.

Normas violadas 4. La parte demandante indicó la vulneración de los literales a) y b) del artículo 135 y el artículo 147 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[10], en adelante la Decisión 486. Concepto de la violación 5. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así[11]: Primer cargo: violación de los literal a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 1.

Indicó que “[…] La Superintendencia de Industria y Comercia viola la norma en medida que otorga la marca “PARADOR VERDE”, estando previamente registrado y vigente el signo “PARADORES” en Perú y Bolivia, países de la Comunidad Andina, para distinguir los mismos servicios de la clase 43 Internacional; quebrando con ese proceder los derechos adquiridos por mi representada, y olvidándose de la función que debe cumplir a entidad en defensa de los consumidores.

La marca solicitada carece de distintividad, para ser otorgada como marca de servicios […]”[12] 2. Manifestó que “[…] la marca PARADOR VERDE, es una imitación de las marcas "PARADORES + D" previamente registradas y acreditadas en Perú́, Ecuador y Bolivia en la clase 43, y solicitada en Colombia, por lo tanto, no existe posibilidad de diferenciación para los consumidores, con graves perjuicios para el público consumidor y para mi representada la firma PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA S.A. […]”[13] Segundo cargo: violación del artículo 147 de la Decisión 486 3.

Adujó que “[…] En el presente caso obra la causal de irregistrabilidad por cumplirse los dos supuestos señalados en la norma, ya que en primer lugar la marca PARADOR VERDE es muy similar al signo “PARADORES + D” solicitado para la clase 43 (sic) en Colombia y registrado para la clase 43, y actualmente vigentes en los países de la CAN, Perú, Ecuador y Bolivia y en segundo lugar porque distingue servicios en la clase 43 Internacional, es decir exactamente los mismos servicios que distingue la marca PARADORES + D previamente registrada por mi representada, lo que hace que el riesgo de confusión sea EVIDENTE, para los consumidores. […]”[14]. 4.

Sostuvo entonces que “[…] las marcas “PARADOR VERDE” y “PARADORES”, al momento de efectuarse el análisis de conjunto arrojan a primera vista una indudable semejanza pues sin entrar en detalles las marcas “PARADOR VERDE” y “PARADORES” despiertan una impresión de conjunto similar a los ojos de los consumidores. Nótese que la parte inicial y primaria de la marca aquí cuestionada PARADOR, reproduce en su totalidad a la marca registrada.

Además, en el cotejo de marcas debe imperar más las similitudes que las diferencias […]”[15]. 5. Agregó que “[…] la marca PARADOR VERDE, tiene la palabra adicional VERDE esta expresión no alcanza a darle suficiente novedad, pues hace referencia al color del parador, por lo tanto, la parte esencial primaria y sobresaliente de la marca comentada radica en la expresión PARADOR.

Lo anterior, en razón a que la marca “PARADOR VERDE” IMITA Y REPRODUCE la marca previamente registrada PARADORES CAUSANDO CONFUSIÓN y con ello, permitiendo que un tercero pueda percibir la fama, el prestigio y el posicionamiento alcanzado por el signo distintivo que explota legalmente mi representada a nivel nacional y andino […]”[16] 6.

Concluyó que “[…] la decisión del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, viola el artículo 147 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, al declarar infundada la oposición presentada por mi mandante con base en la marca “PARADORES” clase 43, y en consecuencia otorgar la marca PARADOR VERDE clase 43 […]”[17]. Contestación de la demanda 6.

La parte demandada no contestó la demanda. 7. El tercero con interés directo en el resultado del proceso[18] contestó la demanda[19] y se opuso a las pretensiones formuladas así: Respecto del cargo de violación de los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 1. Indicó que “[…] En caso de que el Despacho decida estudiar el cargo de violación de las mencionadas causales absolutas de irregistrabilidad, observamos que éste no se encuentra, como quiera que el signo “PARADOR VERDE” (mixto) cumple con los requisitos señalados en el artículo 135 letras a) y b), para constituir una marca y funcionar como tal […]”[20]. 2.

Manifestó que “[…] el signo “PARADOR VERDE” se ajusta al supuesto señalado en los artículos 134 y 135 a) de la Decisión 486, pues se trata de una combinación de palabras que resulta en un signo inherente apto distinguir productos o servicios en el mercado […]”[21] 3. Añadió que “[…] en relación con el requisito de distintividad intrínseca regulado y exigido por el artículo 135 b) de la Decisión 486, observamos que el signo “ PARADOR VERDE” (nominativo) cumple con dicha exigencia, en tanto tomado en abstracto y analizado frente a los servicios que identifica, consiste en una combinación de palabras que conforman una estructura susceptible de ser percibida y operar en función distintiva, sin ser confundida con los servicios que busca identificar, ni con las características de estos […]”[22] 4.

Adujo que “[…] la presunta carencia de distintividad de la marca “ PARADOR VERDE” (nominativa) alegada por la actora- al analizar dicho signo frente al signo “PARADORES” (mixto) que le fue negado en registro – es claramente cuestionado de distintividad extrínseca que debe ser examinado únicamente frente al artículo 136 a) de la Decisión 486, norma que en la demanda ni siquiera es invocada como violada, lo cual obedece a que, como se verá más adelante, la actora carece del registro o de una solicitud anterior de registro del signo opositor PARADORES (mixto) en el cual pudiera fundamentar un cargo como tal […]”[23] Violación al artículo 147 de la Decisión 486. 5.

Manifestó que “[…] la actora formula el cargo de violación del artículo 147 de la Decisión 486 tal vez bajo la errada asunción de que dicho artículo constituye una causal de irregistrabilidad relativa autónoma y diferente de artículo 136 a) de dicha Decisión, o tal vez como intento recursivo ante el hecho de que no es posible alegar violación del artículo 136 a) al carecer de un signo previamente registrado o solicitado en registro susceptible de funcionar como marca y de ser cotejado como marca “ PARADOR VERDE” (nominativa) para establecer un alegado riesgo de confusión marcaria en el mercado colombiano […]”[24] 6.

Adujo que “[…] que el artículo 147 de la Decisión 486, que se alega infringido mediante los actos acusados, no es en sí mismo una causal relativa de irregistrabilidad de marcas, sino una norma procedimental que debe aplicarse en concordancia con el citado artículo 136 a) que si establece propiamente la prohibición de registros de marcas confundibles con marcas ajenas a la declaratoria de nulidad relativa […]”[25] 7.

Indicó que “[…] la demanda no se fundamenta en la violación del artículo 136 a) de la Decisión 486, por lo cual mal podrían acogerse las pretensiones de nulidad del demandante bajo cargos de violación no propuestos en la demanda. Sin embargo, no está demás señalar que la SIC no erró en la aplicación de dicha norma al conceder, mediante los actos demandados, el registro de la marca “PARADOR VERDE” (nominativa), clase 43, reg.

N°470.029 […]”[26]. 8. Concluyó que “[…] los actos administrativos proferidos por la SIC para conceder el registro de la marca “PARADOR VERDE” (nominativa) en clase 43, se ajustan a derecho, puesto que, de una parte, el signo opositor “PARADORES” (mixto) fue negado en registro por carencia de distintividad y mal puede predicarse confundibilidad entre una marca y un signo sin aptitud distintiva.

De otra parte, porque aún cundo hubiese sido registrado el signo opositor como marca en Colombia, éste sería una marca distintivamente débil y el acto estaría obligado a tolerar el registro y uso de marcas que combinen la expresión “parador” con otros elementos que les impriman distintividad, como es el caso de la maca “PARADOR VERDE” (nominativa), no pudiendo fundamentar una pretendida confundibilidad marcaria en la sola expresión descriptiva, de uso común y de libre uso “parador […]”[27] Solicitud de Interpretación Prejudicial 8.

El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 8 de julio de 2016, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 585-IP-2015 de 5 de abril de 2017[28], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La Sala Consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 135 y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los mismos que se interpretan por ser aplicables al caso concreto.

En relación con el Artículo 135, se interpretarán únicamente los literales a) y b), por estar en controversia la supuesta falta de distintividad de un signo. De oficio se interpretará el Artículo 136 literal a) de la antes aludida Decisión 486 […]”, y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. 11.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de marzo de 2019[29], atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del trámite procesal y, vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437.

Audiencia Inicial 12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda[30], llevó a cabo la audiencia inicial el 8 de abril de 2019[31], en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 12.1. Se realizó un recuento de las principales actuaciones procesales adelantadas dentro del proceso; 12.3.

Se declaró saneado el proceso. 12.4. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6.° del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 12.5. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, la contestación de la misma presentada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso; y la interpretación prejudicial. 12.6 Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que por la naturaleza de la acción no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus diferencias. 12.7 Se declaró prelucida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 12.8 Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 12.9 Se realizó el respectivo control de legalidad.

Audiencia de pruebas 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 31 de julio de 2019, consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas. Audiencia de alegaciones y juzgamiento 14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 31 de julio de 2019, consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual, ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos y corrió traslado al Ministerio Público para que rindiera concepto si a bien lo tenía. 15.

Dentro del término legal, la parte demandada presentó los siguientes argumentos: 16. Indicó que “[…] la demandante considera que hubo una supuesta infracción de lo dispuesto en los literales a y b del artículo 135 y el artículo 147 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, (sic) pues es su concepto, aduce que se presentaron limitaciones, omisiones, falta de cuidado en el estudio de fondo, indebida aplicación e interpretación de la normas, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, que trajo como consecuencia una decisión arbitraria y contraria a la ley que perjudica a los consumidores y a la empresa accionante, violando los principios de seguridad jurídica y uniformidad de los actos administrativos expedidos.

Respecto de las anteriores apreciaciones, estás no han sido probadas, por lo tanto, no están llamadas a prosperar […]”[32]. 17. Añadió que “[…] esta entidad respecto de los argumentos del accionante y los planteados en su momento en las resoluciones objeto de conflicto, reitera que el signo registrado no se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad invocada, pues la configuración de cada una de las marcas, evidencia una total diferenciación entre la registrada y la opositora […]”[33] 18.

Durante el término legal, la parte demandante y el tercero con interés directo en el resultado del proceso reiteraron los argumentos expuestos en la contestación. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 19. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vii) la Interpretación Prejudicial 585-IP-2015 de 5 de abril de 2017; viii) el marco normativo y desarrollos jurisprudenciales comunitarios sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo; ix) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y x) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 20. Vistos el artículo 149 numeral 8.º[34] de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80[35] de 12 de marzo de 2019[36], sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 21. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procese a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 22.

Los actos administrativos acusados[37] son los siguientes: 22.1. La Resolución núm. 69091 de 30 noviembre de 2011[38], mediante la cual la Directora de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedió el registro de la marca nominativa PARADOR VERDE al tercero con interés directo en el resultado del proceso, en la que se indicó: “[…] En el presente caso, nos encontramos frente al análisis comparativo de marcas nominativas y mixtas para lo cual habremos de tener presente que en su comparación y como regla general, el elemento denominativo del sino mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan un gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que, por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor […]. Por una parte, el signo solicitado PARADOR VERDE está compuesto por dos expresiones, mientras que la marca opositora PARADORES por una expresión, haciendo que los signos al ser pronunciados generan una sonoridad distinta y por ende en el concepto atribuido a casa signo. Pese a que los signos compartan algunos grafemas, la impresión de conjunto que despierta cada uno de ellos resulta diversa e identificable para el consumidor medio, quien no se confundirá entre los productos que cuenten con los signos en conflicto, ni elaborará alguna asociación entre ellos, razón por la cual está ausente el riesgo fundamental para dar aplicación a la causal de irregistrabilidad en mención, debiendo entonces declarar infundada la oposición presentada. 4.

Conclusión De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, el signo objeto de la solicitud de registro en estudio no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la que se declarará infundada la oposición presentada y se concederá el registro.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por PARADORES DE TURSMO DE ESPAÑA S.A.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el registro de: La marca: PARADOR VERDE (nominativa). Para distinguir: SERVICIOS DE RESTAURANCIÓN (ALIMENTACIÓN HOSPEDAJE TEMPORAL. (Servicios de la clase 43ª de la Clasificación Internacional de Niza). Titular: LA CAMPIÑA S.A. Domicilio: AVENIDA DE LAS AMÉRICAS Nº 42B – 10 Dirección: BOGOTÁ D.C. COLOMBIA Vigencia: DIEZ (10) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTE RESOLUCIÓN […]” 22.2.

La Resolución núm. 27781 de 30 de abril de 2012[39], mediante la cual la Directora de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 69091 de30 de noviembre de 2011, en la que se indicó: “[…] Observamos que en la comparación de los signos PARADOR VERDE y PARADOR + gráfico, debe resaltar el elemento diferenciador del signo solicitado que es “VERDE” que implica total diferencia fonética, ortográfica y visual respecto del signo opositor que hace alusión a la suma de paradores con un elemento gráfico característico.

De esta forma y ante la ausencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presentes similitudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los servicios que distinguen los signos en conflicto. La Dirección, luego de analizar los signos y con base en los criterios jurisprudenciales doctrinarios de confundibilidad, encuentra que los signos enfrentados no son susceptibles de crear confusión. 4.

Conclusión De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, el signo objeto de la solicitud de registro en estudio no está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la que se confirmará la decisión contenida en el acto recurrido.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 69091 del 30 de noviembre de 2011, proferida por la Dirección de Signos Distintivos ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el recurso de apelación interpuesto y enviar las presentes diligencias ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. […]”. 22.3. La Resolución núm. 10264 de 18 de marzo de 2013[40], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 69091 de 30 de noviembre de 2011, en la que se indicó: “[…] La impresión de conjunto de las marcas analizadas no se observan semejanzas orográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que generen confusión. Si bien, los signos comparten cierta semejanza, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, encontramos que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales que generan que al ser pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación. En efecto, aunque los signos estudiados comparten el vocablo PARADOR, se observa que en la marca registrada esta palabra se encuentra en plural, mientras que el signo solicitado se encuentra en singular, asimismo, la marca presenta está compuesta de dos vocablos, los cuales son las palabras PARADOR y VERDE, mientras que en la marca registrada solo cuenta con un vocablo que corresponde al término PARADORES y a un elemento gráfico que contribuye a su distintividad.

Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos y servicios identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable. 4.

Conclusión Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina y es procedente Confirmar la Resolución la Resolución Nº 69091 de 30 noviembre de 2011. En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 69091 del 30 de noviembre de 2011, proferida por la Dirección de Signos Distintivos […]”. El problema jurídico 23. Previo a determinar el problema jurídico a resolver, la Sala advierte que: 23.1. En primer orden, la parte demandante invocó como normas violadas los literales a) y b) del artículo 135 y el artículo 147 de la Decisión 486, sin incluir el literal a) del artículo 136 ibidem. 23.2.

En segundo orden, la parte demandante cuando expuso el concepto de violación del artículo 147 ibidem, los argumentos correspondían a la vulneración del literal a) del artículo 136 ibidem, en la medida en que argumentó que existían un riesgo de confusión entre la marca concedida y la marca PARADORES de la cual es titular en otros Estados Miembros de la Comunidad Andina y, con base en la cual, se opuso al registro de la marca concedida mediante los actos administrativos. 23.3.

En tercer orden, el debate en la demanda, su contestación y en general durante los diferentes momentos procesales ha girado en torno a la similitud de las marcas y al riesgo de confusión que puede generar en el público consumidor el registro de la marca PARADOR VERDE; es decir, se ha debatido la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 ibidem.

La Sala precisa que, aunque la parte demandada adujo que la norma mencionada anteriormente “[…] en la demanda ni siquiera es invocada como violada […], lo cierto es que si expone argumentos tendientes a desvirtuar la configuración de la causal de irregistrabilidad. 23.4. En cuarto orden, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta los argumentos planteados en la demanda, consideró procedente estudiar de oficio el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Al respecto, indicó: “[…] De oficio se interpretará el Articulo 136 literal a)5 de la antes aludida Decisión 486. […] Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo PARADOR VERDE (denominativo), solicitado por la sociedad LA CAMPIÑA S.A., y las marcas PARADORES (mixtas), registradas a favor TURISMO DE ESPAÑA. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a) […]”. 23.4.

Y, en quinto orden, en la audiencia inicial se determinó que se analizarían dos problemas jurídicos así: por un lado, si la marca PARADOR VERDE, concedida por los actos administrativos acusados, cumple con el requisito de distintividad y, por el otro, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca nominativa PARADOR VERDE y las marcas mixtas PARADORES registradas en la República del Perú, en la República del Ecuador y en el Estado Plurinacional de Bolivia, cuyo titular es la parte demandante; respecto de lo cual los asistentes, esto es, las partes demandante y demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso manifestaron están de acuerdo. 24.

En virtud de lo expuesto, la Sala considera que resulta procedente estudiar la vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 comoquiera que: i) aunque la parte demandante no lo invocó como norma violada, si desarrolló su concepto de violación; ii) desde el primer momento la parte demandada e intervinientes conocieron dicho argumento, por lo que se garantizó el derecho de defensa y contradicción; iii) el debate en el proceso giró en torno, entre otros aspectos, en la configuración de dicha causal de irregistrabilidad; iv) en la interpretación prejudicial se estudió la causal mencionada; y v) en la fijación del objeto del litigio durante la audiencia inicial a la cual asistieron la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso, no se opusieron a su formulación como uno de los asuntos a resolver. 25.

Precisado lo anterior, la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación presentada por el tercero con interés en resultado del proceso, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, le corresponde determinar: 26. Si las resoluciones núms. 69091 de 30 de noviembre de 2011, 27781 de 30 de abril de 2012 y 10264 de 18 de marzo de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca nominativa PARADOR VERDE, para identificar “servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal”, servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran los literales a) y b) del artículo 135 y el artículo 147 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. 27.

En este sentido, se analizará, en primer lugar, si la marca nominativa solicitada PARADOR VERDE, cumple o no con los requisitos para ser marca y, en consecuencia, si carece o no de distintividad y, en segundo lugar, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca solicitada y las marcas mixtas PARADORES registradas en la Clase 43 de la misma Clasificación, en la República del Perú, en la República del Ecuador y en el Estado Plurinacional de Bolivia, cuyo titular es la parte demandante. 28.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los artículos 135 literales a) y b) y 147 de la Decisión 486 y, de oficio, el literal a) del artículo 136 ibidem. 29. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 30. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[41], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[42] de la Comisión de la Comunidad Andina[43].

La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[44] 31. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[45] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 32. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 33.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 34.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 35.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 36. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 37.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 585-IP-2015 de 5 de abril de 201726 de junio de 2017 38. La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[46]: “[…] 2. un signo puede ser registrado como marca si es distintivo, susceptible de representación gráfica y no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidos en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad andina.

La distintividad del signo presuponme su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos […] 1.5.1 La perceptibilidad, es la calidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser un impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad. […] 2.

Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de las marcas […] 2.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca, los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión, que puede ser directo o indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riego de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación de vinculación. […] 3.

La oposición andina. El interés real en el mercado […] 3.13. En consecuencia, es posible afirmar que existen dos requisitos para formular una oposición andina: a) Contar con un derecho previamente adquirido a un derecho expectaticio en otro país miembro de la Comunidad andina. La persona que formule oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor. b) Acreditar el interés real a través de la presentación de la solicitud de registro del signo previamente solicitado o registrado en otro país miembro de la comunidad andina.

La persona que formule oposición andina debe acreditar su interés real de ingresar en el mercado del país miembro de comunidad andina mediante la presentación de una solicitud de registro del signo. […] 5. Signos compuestos por palabras descriptivas 5.3. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas.

Sin embargo, los signos compuestos. Formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil […].” (Destacado de la Sala) Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales comunitarios sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo 39.

Vistos el literal b) del artículo 135 y el artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad y aquellos cuyo uso en el mercado afecten indebidamente los derechos de un tercero. 40. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reiterada jurisprudencia[47], se ha referido al concepto de distintividad como la capacidad que tiene una marca para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione[48].

En este sentido, la distintividad es la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado y constituye el presupuesto indispensable para que este cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación[49].

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 41. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 42.

Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra de los marcos normativos sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo y el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso y a que, conforme se indicó en los numerales 23 y 24 supra, resulta procedente analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 43.

La Sala precisa que la parte demandante tiene registrada la marca mixta PARADORES en la República del Perú, en la República del Ecuador y en el Estado Plurinacional de Bolivia y demostró su interés real que su marca fuera registrada en la República de Colombia, en razón a que una vez presentada la oposición a la marca PARADOR VERDE solicitó el registro de su marca; sin embargo, su solicitud de registro fue negada[50] en la República de Colombia. 44.

Esta Sección[51] ha precisado que “[…] el registro de una marca no implica el otorgamiento de un derecho que pueda ser oponible de manera universal, toda vez que los efectos jurídicos que emanan de un registro marcario siempre están limitados a un territorio determinado. En efecto, la protección jurídica y el ejercicio del derecho se encuentran circunscritos al territorio del país en que se otorga su registro, razón por la cual se ha considerado que los derechos de propiedad industrial se rigen por el principio de territorialidad […]” 45.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[52] ha sostenido que existen dos excepciones al principio de territorialidad, la primera, la marca notoria y, la segunda, la oposición andina. Frente a la segunda excepción ha considerado que “[…] de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los derechos de propiedad industrial que otorgan las oficinas nacionales competentes del País Miembro están delimitados al país en que se conceden.

No obstante lo anterior un registro marcario válidamente concedido en un País Miembro podrá ser usado en otro cualquiera de los países de la Comunidad Andina como fundamento de una oposición […]”. 46. De conformidad con lo expuesto, atendiendo a que la marca PARADORES se encuentra registrada en la República del Perú, en la República del Ecuador y en el Estado Plurinacional de Bolivia, los cuales son Estados Miembros de la Comunidad Andina y que la parte demandante presentó oposición a la solicitud de registro del signo PARADOR VERDE demostrando su legitimidad de acuerdo a lo previsto a la normatividad andina, la Sala considera que la excepción al principio de territorialidad resulta aplicable para el caso sub examine, motivo por el cual se realizará el cotejo respectivo. 47.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el estudio de signos que carecen de distintividad intrínseca o extrínseca y el análisis metodológico para la comparación de marcas mixtas y nominativas. Cargo de nulidad por la violación de los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 49.

De conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486, constituye marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos y servicios en el mercado. En relación al concepto de marca el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación para el presente caso indicó: “[…] la marca es un medio para distinguir productos y servicios en el mercado, la misma puede estar conformada entre otros elementos por los siguientes: palabras o combinación de las mismas, imágenes, figuras, símbolos, gráficos emblemas, números, letras, colores delimitados en una forma o una combinación de colores.

Así lo contempla de forma ejemplificativa el artículo 134 de la decisión 486 […]”[54] 50. El Tribunal de la Comunidad Andina[55] ha sostenido que un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de: i) perceptibilidad: entendido como la calidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos; ii) susceptibilidad de representación gráfica: se refiere a la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido por fórmulas o soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor; y iii) distintividad: definido como la capacidad o aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. 51.

La falta de distintividad está prevista como causal de nulidad absoluta en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486. La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado, y ii) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 52.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que de acuerdo a lo previsto en el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 “[…] no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo los signos compuestos, formados por uno o varios más vocablos descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrados siempre que forme un conjunto suficientemente distintivo […]” y agregó que “[ ] se deberá establecer si las denominaciones PARADORES, contenida en el signo solicitado PARADOR VERDE (denominativa) es descriptiva de los servicios a distinguir en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer el carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo excluyendo las palabras descriptivas […]”[56]. 53.

En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[57] con relación a las palabras descriptivas ha considerado: “[…] los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza […]” (Destacado fuera de texto). 54.

De la revisión de la definición del término PARADOR en el Diccionario de la Real Academia Española[58] la Sala encuentra que es “[…] posada o mesón […]”, por lo que considera que la expresión parador es descriptiva de los servicios que identifican la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, como son “[…] servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal […]”, en razón a que se evidencia que la palabra parador hace alusión al servicio prestado. 55.

La Sala observa que a pesar de que la palabra parador es descriptiva respecto de esos servicios que distingue, está acompañado de otra palabra que es verde, lo que hace que sea una marca compuesta y que no esté conformada solamente por palabras descriptivas, por cuanto la palabra verde[59] no se usa para decir o definir cuáles son los servicios prestados, por cuanto no es inherente o propio de los servicios de la clase que representa. 56.En este sentido, la marca nominativa PARADOR VERDE no está conformada solo por palabras descriptivas y, en consecuencia, goza de suficiente distintividad para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 57.

Ahora, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[60]. ha indicado que el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 “[…] prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas […]” (Destacado fuera de texto) 58.

En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[61] sostuvo que: “[…] se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate […]” 59.

Esta Sección ha precisado[64] “[…] quien logra el registro de marcas que contienen signos o expresiones de uso libre como parte de una marca se expone a tener una marca débil, por cuanto con ésta no puede impedir que tales signos o expresiones sean usadas por otras personas para conformar marcas, incluso para los mismos productos o servicios, complementándolas con otras palabras.

Lo que es de uso común no puede ser apropiado para uso exclusivo de alguien […]”. 61. Por lo anterior, la Sala considera que la palabra PARADOR es de uso común para identificar los servicios de la Clase 43 de la Clasificación internacional de Niza y, por lo tanto, no es un término de uso exclusivo y ningún empresario puede impedir el registro como marcas de signos que la incluyan, siempre y cuando tengan elementos adicionales que le otorguen suficiente distintividad. 62.

En ese sentido, la Sala considera que la expresión parador resulta registrable bajo la condición de ser una marca débil al utilizarla para todos los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza y que, por lo mismo, no puede utilizarse como fundamento único de oposición al registro de otra marca. 63. La Sala concluye que la marca nominativa “PARADOR VERDE”, es susceptible de representación gráfica al estar expresado en letras; en efecto, podrá ser perceptible a los sentidos del consumidor y ser seleccionado con facilidad por este.

Ahora bien, conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 65.

Esta Sección[65], con fundamento en lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha hecho alusión en diversas ocasiones a la noción del riesgo de confusión así: “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”[66]. 66.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación en otra oportunidad consideró “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”[67]. 67. Ello significa que para establecer la posibilidad del riesgo de confusión será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre la marca concedida y la marca registrada, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. 68.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[68]. 69. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca nominativa PARADOR VERDE, cuyo titular es el tercero con interés en el resultado del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario.

Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre la marca concedida y la marca registrada 70. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre la marca concedida y la registrada, la Sala observa que la marca concedida PARADOR VERDE es nominativa y la marca registrada PARADORES es mixta. 71. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la comparación entre signos mixtos y nominativos en la Interpretación Prejudicial, indicó[69]: “[…] 4.1 Se desarrollará el presente tema en virtud del tipo de marcas en conflicto, es decir, de la marca PARADOR VERDE (denominativa), solicitada por la sociedad LA CAMPIÑA S.A. y las marcas PARADORES (mixtas), REGISTRADAS A FAVOR DE paradores turismo de España S.A., concediendo el registro del signo solicitado. a. Como la controversia radica en determinar la posibilidad de confusión de un signo denominativo y uno mixto, es necesario que el Tribunal consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro.

Los denominativos están representados por una o más palabras legibles, dotadas o no de un significado conceptual. Los mixtos, en cambio, por un elemento denominativo y uno figurativo, es decir, por palabras y trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente. b. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder qué el elemento predominante no sea este, sino el gráfico ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto al consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. […] c. En consecuencia, al realizar la comparación entre las marcas denominativas y mixtas, el Tribunal consultante debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el grafico […]”.

(destacado de la Sala) 72. De la revisión de los signos en controversia, la Sala evidencia que el signo nominativo y no el grafico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, en ese sentido, el análisis de confundibilidad se realizará atendiendo los elementos nominativos de cada uno de los signos. 73. Lo anterior fue claramente expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial rendido para el presente proceso en los siguientes términos: “[…] b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”. 74.

Ahora, la Sala precisa en el cargo desarrollado en precedencia se precisó que la expresión parador era descriptiva y de uso común, las cuales se deben excluir del cotejo; no obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial para el presente caso indicó lo siguiente:[70] “[…] 3.8 Si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]”. 75.

Esta Sección[71] ha precisado que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada; además, la Sala observa que, de llegarse a realizar el cotejo sin la expresión parador, la marca mixta PARADORES quedaría muy reducida, y en consecuencia sería imposible hacer una comparación con la marca solicitada. 76.

En el ese sentido, la Sala considera que en concordancia con lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando se reduce el signo a tal punto que se hace imposible hacer una comparación, se pueden tener en cuenta dichos componentes, es decir, cuando la exclusión de palabras de uso común reducen el conjunto marcario de tal forma que no brinde elementos de juicio suficientes que permitan hacer la correspondiente comparación, se deberán cotejar los signos y marcas teniendo en cuenta el conjunto total de cada una. 77.

Considerando lo expuesto, la Sala procederá a analizar si la marca nominativa solicitada PARADOR VERDE es igual o semejante a la marca mixta PARADORES previamente registrada cuyo titular es la parte demandante. Comparación Ortográfica 78. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de la marca concedida y la marca registrada. 79.

La Sala considera que de la confrontación que hace entre los términos PARADOR VERDE de la marca concedida y PARADORES de la marca previamente registrada en la República del Perú, en la República del Ecuador y en el Estado Plurinacional de Bolivia, se observa que tienen diferente extensión o longitud al estar compuestos, el primero de ellos por doce (12) letras; y el segundo compuesto por nueve (9) letras, como se puede apreciar a continuación: MARCA CONCEDIDA P |A |R |A |D |O |R | |V |E |R |D |E | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |8 |9 |10 |11 |12 | | MARCA REGISTRADA P |A |R |A |D |O |R |E |S | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 | | 80.

Considerando que, del análisis comparativo entre los términos de la marca concedida y la marca previamente registrada se deben enfatizar las semejanzas y no las diferencias. En el caso sub examine, la expresión parador la comparten los signos confrontados; sin embargo, la marca PARADOR VERDE es compuesta, es decir, consta de dos palabras que la hace tener mayor distintividad de la marca PARADORES, por lo que la expresión verde refuerza las diferencias entre las marcas en conflicto y permite vincularlas con un origen empresarial determinado.

Comparación Fonética 81. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: PARADOR VERDE –PARADORES –PARADOR VERDE-PARADORES- PARADOR VERDE –PARADORES –PARADOR VERDE-PARADORES- PARADOR VERDE –PARADORES –PARADOR VERDE-PARADORES- 82.

Así las cosas, las marcas no guardan similitud fonética puesto que las expresiones parador y paradores tienen silabas tónicas diferentes, debido que el acento de la palabra parador está ubicado en la silaba ra, mientras que el de paradores está en la silaba do, además, la marca concedida es compuesta por dos palabras lo que hace que estas se diferencien en su pronunciación, por lo que no sea posible la confusión entre ellas.

Comparación Ideológica 83. La similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. 84. En el caso sub examine, la palabra parador significa “[…] posada o mesón […]”, por lo que la Sala precisa que, en principio las marcas podrían tener una relación o similitud conceptual, en razón a que la expresión parador es descriptiva, por cuanto se refiere a los servicios de alimentación y hospedaje, los cuales corresponden a los servicios prestados por la marca concedida y la previamente registrada en la República del Perú, en la República del Ecuador y en el Estado Plurinacional de Bolivia; sin embargo, la marca concedida está compuesta por otra expresión “verde” lo que la hace diferenciarse de la marca previamente registrada, en razón a que es ésta no es descriptiva ni evocativa de los servicios prestados y, es una expresión que no comparten las marcas, lo que hace que le de fuerza distintiva a la marca concedida, de la marca previamente registrada. 85.

Cargo de nulidad por la violación del artículo 147 de la Decisión 486 87. Atendiendo que la parte demandante indicó que se le violó su derecho de oposición durante la actuación administrativa, la Sala precisa que, de la lectura de los actos administrativos se evidencia que la parte demandante presentó su oposición dentro del término concedido y la parte demandada realizó el estudio de legitimidad para presentar dicha oposición, encontrando que cumplía con los supuestos del artículo 147 de la Decisión 486, en razón a que la parte demandada al presentar la oposición, solicitó el registro de la marca PARADORES para identificar servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que acreditó su interés real en la República de Colombia. 88.

De acuerdo con lo anterior, la sala considera que la parte demandante ejerció su derecho de oposición durante la actuación administrativa, al cumplir con los requisitos para ello, por lo que no se encuentra acreditada la violación del artículo 147 de la Decisión 486. 89. Como consecuencia de todo el análisis hasta aquí realizado, la Sala concluye que los actos acusados no vulneran los artículos 135 literales a) y b); 136 literal a) y 147 de la Decisión 486 al encontrarse que la marca nominativa PARADOR VERDE goza de distintividad intrínseca y no existe entre las marcas cotejadas la posibilidad de confusión o error en el consumidor.

Conclusión 90. La Sala considera que, no se configura la causal de irregistrabilidad del artículo 135 literal b) de la Decisión 486, por cuanto la marca nominativa PARADOR VERDE con certificado de registro núm. 470029 solicitada para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con la distintividad intrínseca necesaria para ser marca. 91.

A juicio de la Sala, en el presente asunto, no se configura una similitud ortográfica ni fonética entre la marca nominativa PARADOR VERDE con certificado de registro núm. 470029 solicitada para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca mixta PARADORES registrada en la República del Perú, en la República del Ecuador y en el Estado Plurinacional de Bolivia que también identifica servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza; motivo por el cual la marca nominativa concedida no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 al cumplirse los dos supuestos de la causal en mención. 92.

Los actos administrativos acusados no vulneraron el artículo 147 de la Decisión 486 toda vez que la parte demandada realizó el estudio de legitimidad y al cumplirse los requisitos establecidos por la normatividad, la parte demandante ejerció su derecho de oposición andina. 93. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 69091 de 30 de noviembre de 2011, 27781 de 30 de abril de 2012 y 10264 de 18 de marzo de 2013 y, en consecuencia, la Sala habrá de negar las pretensiones de nulidad de los actos administrativos acusados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, II.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidenta Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Por medio de apoderado.

Cfr. Folios 2 a 5 [2] Cfr. Folios 56 a 76 [3] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [4] En el auto por medio del cual se admitió la demanda. [5] “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. […]”. [6] Esta resolución declaró infundada la oposición presentada por Paradores de Turismo de España S.A. y concedió el registro de la marca nominativa PARADOR VERDE para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza [7] Esta Resolución confirmó la decisión contenida en la Resolución 69091 de 30 de noviembre de 2011 [8].

Esta Resolución confirmó la decisión contenida en la Resolución 69091 de 30 de noviembre de 2011 [9] Cfr. Folios 58 a 59 [10] “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” [11] Cfr. Folio 62 [12] Cfr. Folio 63 [13] Cfr. Folio 62 [14] Cfr. Folio 65 [15] Cfr. Folio 66 [16] Cfr. Folio 66 [17] Cfr. Folio 71 [18] Por medio de apoderado. Cfr. folio 111 [19] Cfr. folios 98 a 110 [20] Cfr. Folio 100 [21] Cfr. Folio 100 [22] Cfr. Folio 101 [23] Cfr. Folio 101 [24] Cfr. Folio 102 [25] Cfr. Folio 102 [26] Cfr. Folio 104 [27] Cfr. Folios 95 a 96 [28] Cfr. Folios 153 a 172 [29] Cfr. folios 185 a 186 [30] Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [31] Cfr. Folios 216 a 231 [32] Cfr. Folio 293 [33] Cfr. folio 294 [34] “[…] Artículo 149.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. [35] “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones.

Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. [36] Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. [37] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [38] Cfr. Folios 40 a 45 [39] Cfr. Folios 46 a 52 [40] Cfr. Folios 40 a 45 [41] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [42] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [43] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [44] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [45] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [46] Cfr. folios 153 a 172 [47] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretaciones prejudiciales 185-IP-2016 de 15 de septiembre de 2016; 316-IP-2015 de 23 de junio de 2016; 585-IP-2015 de 5 de abril de 2017; y 639-IP-2018 de 26 de febrero de 2019. [48] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 316-IP-2015 de 23 de junio de 2016. [49] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 235-IP-2016 de 5 de septiembre de 2016. [50] Mediante las Resoluciones núms. 14903 de 20 de marzo de 2012 y 69385 de 19 de noviembre de 2012, expedidas por Directora de Signos Distintivos y, por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. [51] Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 31 de enero de 2019; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdez; núm. único de radicación 11001032400020090058100. [52] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 94-IP-2014 de 16 de julio de 2013 [53] Los cuales -12LMfg | ú &>?_`’¹ÊÖ? @ A Ù Þ ’ ¢ ðÞðÞðÞðÌº¨™¨™º™º™º™º™ºÌ„o]oH(hY rhY rCJOJ[54]QJ[55]^J[56]aJmH$sHcorresponden a los registros en República del Perú, en la República del Ecuador y en el Estado Plurinacional de Bolivia [57] Cfr. folio 160 [58] Cfr. Folios 160 a 161 [59] Cfr. folio 172 [60] Interpretación prejudicial 189-IP-2015 proferida el 20 de julio de 2015. [61] Diccionario de la Real Academia Española.

Disponible en: https://dle.rae.es/parador. Consultado el 5 de junio de 2020. [62] En el diccionario de la Real Academia significa “semejante al de la hierba fresca o al de la esmeralda” [63] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 188-IP-2015 de 27 de octubre de 2015 [64] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 639-IP-2018 proferida el 29 de febrero de2019. [65] Cfr. Folios 245 a 248 [66] Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI. Consulta realizada el día 2 de julio de 2020. [67] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2004;

C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-1999-05824-01 y 11001-03-24-000-2000-06489-01 ACUMULADOS; Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 6 de septiembre de 2018; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; núm. único de radicación 11001032400020090030100. [68] Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; núm. único de radicación 11001032400020140037000. [69] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. [70] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016. [71] Ibidem. [72] Folio 112 [73] Cfr. Folio 213 [74] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500.