PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto EH y la marca mixta EH previamente registrada / REGISTRO DE MARCAS CONFORMADAS POR LETRAS – Procedencia / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto EH para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza por existir identidad ortográfica, fonética y conceptual con la marca mixta EH que identifica servicios de la misma clase, y una relación de conexidad entre los respectivos servicios Considerando que el elemento nominativo tanto del signo solicitado como de la marca registrada son idénticos –ambos están conformados por las letras “E” y “H”–, el cotejo marcario se hace innecesario, llegando a la conclusión que, desde las dimensiones ortográfica, fonética y conceptual, se configura un riesgo de confusión y de asociación ante el consumidor normalmente informado y razonablemente atento.

Además de lo anterior, en cuanto a la parte gráfica del signo solicitado a registro, consistente en un paralelogramo negro que encierra las letras “E” y “H” de color blanco, la misma no tiene la suficiente relevancia como para otorgarle suficiente distintividad frente a la marca previamente registrada del tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Esto, considerando que un consumidor medianamente informado, no tendrá en cuenta los detalles que rodean las letras para determinar el servicio que va a adquirir, entre otras razones porque el consumidor no observa las marcas de manera simultánea, sino que lo hará en momentos diferentes. Como resultado de lo expuesto y una vez realizada la comparación del signo mixto EH y la marca mixta EH de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que el signo solicitado y la marca registrada bajo examen son idénticas debido a las letras que los conforman y el orden en el que se encuentran ubicadas, aspectos que conllevan, en una visión de conjunto, a que se configure en el caso sub examine un riesgo de confusión o asociación entre los mismos para el consumidor promedio. […] [L]a Sala estima que entre los servicios de la Clase 37 que el signo mixto y la marca mixta pretenden identificar, si se presenta una conexidad competitiva, toda vez que pertenecen a la misma clase, van dirigidos a los mismos consumidores, y son complementarios entre sí. Es así como los servicios que identifica la marca registrada del tercero con interés directo en el resultado del proceso con los servicios que pretende identificar el signo mixto de la parte demandante pertenecen a la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, en términos generales, servicios de construcción, reparación e instalación. En cuanto a la relación o vinculación específicamente entre los servicios objeto de discusión en este caso, la Sala considera que hay una clara complementariedad entre los mismos, toda vez que la prestación de los servicios de “instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos”, “instalación, mantenimiento, reparación y monitoreo técnico de instrumentos e instalaciones en el campo de instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos” en algún momento requerirán de la utilización de servicios de “instalación de redes y aparatos eléctricos”, “reparación de aparatos eléctricos” y/o “renta de maquinaria útil para construcción y reparación de artículos eléctricos”. […] De lo anterior se desprende, también, que los servicios antes señalados compartan los mismos canales de comercialización y medios de publicidad, debido a que se trata de un mismo género de servicios que se utilizan de manera complementaria y se dirigen a un mismo tipo de usuarios.

En línea con lo anterior, la Sala considera que es razonable pensar que el usuario de los servicios pueda asumir que los servicios provienen del mismo empresario o pensar que los diferentes empresarios comparten una vinculación comercial para la prestación de los citados servicios. Así las cosas, la Sala considera que, en el presente caso, existe una conexidad entre los servicios que el signo y la marca en conflicto entrarían a identificar en el mercado, toda vez que se trata de servicios de la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, que son complementarios para el consumidor, tienen un uso conjunto dado que pueden ser utilizados por los mismos consumidores de manera concurrente, y comparten los mismos medios de publicidad y comercialización. De esta forma, se cumple con el segundo de los supuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE UNA MARCA – Se adquiere por el registro / MARCA DERIVADA – Requisitos para que un signo sea asi considerado / DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE UNA MARCA POR SU REGISTRO – No se extiende de manera automática o inmediata a las marcas derivadas / MARCA DERIVADA - No lo es EH respecto de la marca figurativa E+H / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [P]ara que un signo sea considerado como una marca derivada, debe cumplir con varios requisitos, a saber: i) ser solicitado a registro por el titular de una marca registrada anteriormente; ii) que el distintivo preponderante del signo solicitado a registro sea la marca registrada previamente, con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan; y iii) que el signo sea solicitado a registro para distinguir los mismos productos o servicios que la marca previamente registrada.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha manifestado adicionalmente que aun cuando se trate de una solicitud de registro de un signo como marca derivada, esto no implica que el titular de la marca registrada previamente tenga un derecho automático a que sea registrado dicho signo. Por el contrario, en todo caso le corresponde a la autoridad competente realizar el respectivo análisis que determine si el nuevo signo solicitado cumple con los requisitos de registrabilidad y que no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486. […] Del contenido del artículo 154 de la Decisión 486 citado supra y el alcance del mismo expuesto por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación a las marcas derivadas, se evidencia que el derecho exclusivo que se adquiere sobre una marca por su registro no se extiende de manera automática o inmediata a las marcas derivadas.

De lo anterior es claro que, para el presente caso, más allá de si el signo solicitado a registro por la parte demandante es o no una marca derivada, lo cierto es que, en todo caso, debe ser sometido al examen de registrabilidad previsto en el artículo 150 de la Decisión 486, para determinar si dicho signo tiene vocación para ser registrado como marca o no; es decir, si es distintivo y si no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la normativa andina.

En este sentido, la Sala considera que la decisión de no registrar como marca el signo mixto EH, no constituye una violación del artículo 154 de la Decisión 486, toda vez que, como se expuso, el derecho al uso exclusivo de una marca adquirido por su registro, no se extiende de manera automática a un signo considerado como marca derivada. Es decir, aún si la parte demandante tiene un derecho derivado de una marca previamente registrada, esto no le otorga automáticamente el derecho al registro de una marca derivada de la misma, sino que esta debe ser sometida al examen de registrabilidad pertinente. […] [L]a Sala considera que el signo mixto solicitado no cumple con el segundo supuesto de las marcas derivadas, en el sentido en que no se mantiene el elemento básico preponderante de la marca registrada con anterioridad en el signo solicitado a registro, sino que, por el contrario, cambia sustancialmente.

Lo anterior, por cuanto, considerando la definición de una marca figurativa, una modificación en los trazos que la conforman implica una modificación sustancial de la misma. Así, en el caso sub examine, en el signo solicitado a registro, resultan más preponderantes las letras “E” y “H”, sin que estas formen una figura cohesiva, se crea una separación entre las letras y se elimina el signo “+”, todos estos elementos que resultan relevantes en la forma y trazos que conforman la marca figurativa previamente registrada. […] [L]a Sala observa que efectivamente hay diferencias entre los servicios que identifica la marca figurativa registrada y el signo mixto solicitado a registro, de tal forma que no se cumple el tercer supuesto de las marcas derivadas, cual es, que el signo sea solicitado a registro para distinguir los mismos productos o servicios que la marca previamente registrada.

Visto el análisis anterior, para la Sala es claro que el signo mixto solicitado a registro no constituye una marca derivada de la marca figurativa identificada con certificado de registro núm. 289317. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA – Marco normativo RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD - Marco normativo MARCAS DERIVADAS – Marco jurídico FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 137 LITERAL D / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 154 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00142-00 Actor: MESTRA AG Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Temas: Marcas derivadas.

Comparación entre marcas mixtas SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Mestra AG. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 26852 de 30 de abril de 2012 y 64200 de 29 de octubre de 2012. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Mestra AG., en adelante la parte demandante[1], presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138[3] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[4], para que se declare la nulidad de: i) la resolución núm. 26852 de 30 de abril de 2012, “Por la cual se niega un registro”[5], expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos; y ii) la resolución núm. 64200 de 29 de octubre de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto EH, para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3.

La parte demandante formuló las siguientes pretensiones[6]: “[…] QUE SE DECLARE LA NULIDAD de la Resolución No. 26852 del 30 de abril de 2012 proferida por la Dirección de Signos Distintivos y de la Resolución 64200 del 29 de octubre del 2012, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que como consecuencia de la declaración de nulidad de los Actos Administrativos en mención y a título de restablecimiento del derecho se proceda a conceder el registro de la marca EH (Mixta), que se tramitó bajo el expediente número 11 108419 para identificar servicios de la clase 37 Internacional. Ordenar la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial en la cual se informe que es nula Resolución No. 26852 del 30 de abril de 2012 proferida por la Dirección de Signos Distintivos y la Resolución 64200 del 29 de octubre de 2012, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos expedir Resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1. La parte demandante es titular de la marca figurativa con certificado de registro núm. 289317, que identifica servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

La parte demandante solicitó, el 25 de agosto de 2011, el registro como marca del signo mixto EH para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. La referida solicitud se publicó el 20 de septiembre de 2012, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 632, sin ser objeto de oposición por parte de terceros. 4.

La Directora de la División de Signos Distintivos de la parte demandada, por medio de la Resolución núm. 26852 de 30 de abril de 2012, negó el registro como marca del signo mixto EH para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 5. La parte demandante interpuso el recurso de apelación contra la Resolución núm. 26852 de 30 de abril de 2012. 6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 64200 de 29 de octubre de 2012, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 26852 de 30 de abril de 2012. Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 136 literal a)[7] y 154[8] de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[9], en adelante la Decisión 486.

Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación de la siguiente forma: Violación del artículo 154 de la Decisión 486 1. Indicó que, la parte demandada con la expedición de los actos administrativos acusados, violó el artículo 154 de la Decisión 486, toda vez que “[…] la Administración omitió tener en cuenta que mi representada es titular de la marca EH certificado de registro número 289317, el cual distingue servicios de la clase 37 internacional […]”[10]. 2.

Precisó que “[…] la marca EH (mixta) es una de aquellas marcas conocidas como derivadas, en efecto, como se puede apreciar en relación con la marca previamente registrada, el elemento que juega mayor relevancia es la expresión que conforma la misma, es decir, las letras EH […]”[11]. 3. Señaló que “[…] teniendo claro que el elemento que juega mayor relevancia respecto al signo previamente registrado es la composición y combinación de las letras EH, se puede afirmar que no existen variaciones sustanciales, de tal suerte, que el mismo deba ser sometido a un nuevo examen de registrabilidad, aunado a lo anterior, se debe aclarar que lo que se busca proteger con la marca citada en la referencia son servicios de igual naturaleza a los que se tienen protegidos con la marca previamente registrada […]”[12]. 4.

Añadió que “[…] otra particularidad que doctrinariament e aplica a las marcas derivadas es el relativo al hecho de que las objeciones solo aplican a los aspectos accesorios, nuevos o añadidos y no al distintivo principal, toda vez que se entiende que sobre este último, ya a existe un derecho adquirido y que sobre el mismo aplica la presunción de legalidad […]”[13]. 5.

Afirmó, de acuerdo a lo anterior, que “[…] teniendo en cuenta que respecto de la marca EH (mixta) las variaciones no son sustanciales, es dable concluir que mi representada tiene un derecho adquirido sobre la combinación de elementos que conforman la marca EH, lo cual no puede ser desconocido por la administración […]”[14].

Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 6. Manifestó que la parte demandada violó, por indebida aplicación, el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, toda vez que “[…] si debió haberse negado alguna marca correspondiente a las letras EH, para identificar servicios de la clase 37 Internacional, debió haber sido, la citada como fundamento de negación, para el caso en estudio, en efecto, y como quedó demostrado anteriormente, la marca previamente registrada por mi representada, data del 27 de septiembre de 2004, en tanto que la marca base de esta errónea negación tiene como fecha de concesión el 27 de junio de 2007, en donde para cuyo caso, la Administración debió haber desplegado su función oficiosa relativa al estudio de registrabilidad de los signos y como consecuencia de ello, si haber negado la marca solicitada con posterioridad a la de mi representada […]”[15]. 7.

Indicó, en cuanto al estudio de confundibilidad en los casos que las marcas son letras, que “[…] la misma Administración omitió tener en cuenta, la forma como deben ser analizados los signos cuando estamos frente a marcas que están siendo conformadas por letras, en efecto, como es sabido, las letras son inapropiables, y por ende, lo que se adquiere es el derecho al uso sobre la composición o diseño que incorporan las mismas, es decir, que para el caso en estudio, se desconoce, la incorporación de elementos adicionales, que hicieron que las marcas coexistieran y coexistan de forma pacífica en el mercado, en efecto, como se puede apreciar cada una de las marcas objeto de estudio incorpora los suficientes elementos que las hacen diferenciables en el mercado […]”[16]. 8.

Adujo, en cuanto a los argumentos planteados por la demandada en los actos administrativos acusados, que “[…] señalar que: “… la marca registrada se trata de un rectángulo que contiene figura (sic) en cuyo interior se encuentra una cruz el cual no trasmite una idea concreta al tratarse de una figura de fantasía…” no es acorde con la realidad, nótese como la Administración omite por una extraña e incomprensible razón incluir como elemento fundamental las letras EH, es decir, no hizo un análisis adecuado, profundo y académico, en relación con la marca registrada por mi representada […]”[17]. 9.

Explicó, en relación al análisis que la parte demandada hizo sobre la marca registrada por la parte demandante, que “[…] nótese, como la Administración da el rango de “figura” a lo que evidentemente es la combinación de las letras EH unidas, es decir omitió motivar adecuadamente el Acto Administrativo, en efecto, y para sustentar su decisión debió por lo menos haber indicado a que figura se refería, cuando interpretó las letras EH, como una figura.

En tal sentido, dado que en la decisión se realiza una apreciación del signo objeto de estudio, hacen que la existencia de dichas circunstancias deban estar debidamente analizada y motivadas por la Administración, cuando menos, en forma sumaria, toda vez, que de lo contrario, no habrá elementos que soporten la motivación del acto Administrativo […]”[18]. 10.

Añadió, frente a lo anterior, que “[…] la simple descripción del signo solicitado hecha por la Administración en el sentido de describir la marca, afirmando que la misma está conformada por una figura, no es ajustada a derecho, toda vez que la misma no tiene sustento jurídico derivado de un análisis juicioso por parte de la Administración, lo cual conlleva a que el acto administrativo carezca de debida motivación […]”[19]. 11.

Sostuvo, sobre los criterios que deben observar las marcas derivadas para constituirse como tales, que “[…] al aplicar cada uno de los supuestos jurídicos plantados por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y señalados mas no aplicados por la Administración, se puede concluir con toda claridad, que contrario a lo señalado por la Delegatura, la marca para la cual se solicita el registro, es de aquellas catalogadas como marcas derivadas […]”[20]. 12.

Finalmente, en cuanto a la confundibilidad de los signos, manifestó que “[…] cabe dar aplicación a lo expuesto en la primer parte del sustento de la presente demanda, es decir, lo relacionado con la inapropiabilida d de las letras, y lo relacionado con el hecho, de que de haberse aplicado los criterios de confundibilidad de forma adecuada la marca negada debió haber sido la concedida en el 2007 y no la de mi representada que data el 2004, como marca derivada de la presente solicitud […]”[21].

Contestación de la demanda 7. La parte demandada[22] contestó la demanda[23] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 1. Sostuvo que no se vulneraron los artículos 136 literal a) y 154 de la Decisión 486, toda vez que “[…] el Superintendente Delegado para la Propiedad Industria expidió legal y válidamente las resoluciones acusadas, por medio de las cuales se negó el registro de la marca (fig.) frente a la solicitud hecha por la demandante MESTRA AG a efectos de actualizar el presunto derecho que previamente tenía sobre dicha marca con la siguiente presentación (fig.) para distinguir los servicios de la clase 37 del nomenclátor internacional de Niza.

No obstante, con ocasión al estudio de registrabilidad hecho por la SIC de manera oficiosa para lo cual está facultada para realizar a efectos de salvaguardar los derechos de terceros que se puedan ver afectados con las concesiones; se halló que la pretendida marca a registrar no era derivada de la marca previamente registrada sino que presentaba ostensibles cambios que no permitían darle tal calidad, máxime cuando la nueva marca presentaba semejanza evidentes con relación a la marca previamente registrada (fig.) de quien es titular la sociedad pública ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. la cual igualmente distingue productos de la clase 37 del nomenclátor internacional de Niza, todo esto tal y como consta en las piezas que conforman el expediente administrativo número 11- 108419 de la División de Signos Distintivos de esta Superintendenci a […]”[24].

Respecto del cargo de violación del artículo 154 de la Decisión 486 2. Indicó, respecto del cargo de violación del artículo 154 de la Decisión 486, que “[…] si bien es cierto la sociedad demandante ostenta la calidad de titular del derecho sobre el registro marcario (fig.) con número 289317 el cual distingue servicios de la clase 37 del nomenclátor internacional de Niza el cual expira su vigencia el próximo 27/09/2014, olvidando el accionante que al momento de solicitar la actualización de su derecho sobre la marca previamente registrada presentaba significativos cambios hallándose que la pretendida marca a actualizar y registrar no era derivada de la marca previamente registrada (fig.) sino que la solicitada (fig.) presentaba ostensibles cambios que no permitían darle la calidad de derivad, máxime cuando la nueva marca presentaba semejanza evidentes con relación a la marca previamente registrada (fig.) de quien es titular la sociedad pública ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. la cual igualmente distingue productos de la case 37 del nomenclátor internacional de Niza, todo esto tal y como consta en las piezas que conforman el expediente administrativo número 11- 108419 de la División de Signos Distintivos de esta Superintendenci a, y donde se puede sin mayores lucubraciones establecer que efectivamente la sociedad demandante no estaba actualizando su marca previamente registrada sino que pretendía registrar una marca manifiestamente disímil a la previamente registrada y que la misma presentaba cambios significativos como son la omisión del signo + y la separación de las letras EH, dándole una imagen y percepción diferente a la marca inicialmente registrada asemejándose de manera idéntica a la marca previamente registrada por la sociedad Electrificadora del Huila S.A. ESP, configurándose con ello la causal de irregistrabilid ad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la decisión 486 de la CAN […]”[25]. 3.

Reiteró que “[…] la sociedad demandante yerra al considerar que se le vulneró su derecho previamente adquirido, toda vez que éste la actualización de la marca que pretendió tramitar difería sustancialmente de la marca previamente registrada por ella, y que dichos cambio se enmarcaban dentro de la causal de irregistrabilid ad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la CAN arriba transcrito, lo cual en ningún momento confitura una vulneración a su derecho previamente adquirido, pues su solicitud versaba sobre una nueva marca que no cumplió los requisitos para que se concediera su registro, esto tal y como quedó debidamente motivado en las resoluciones hoy acusadas […]”[26].

Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 4. Señaló que “[…] manifiesta la sociedad demandante que la SIC ha incurrida en una inadecuada aplicación del artículo de irregistrabilid ad ibidem al considerar que la marca que en su momento debió haberse negado era la de la sociedad ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. (fig.) haciendo el parangón con la marca (fig.) registrada a favor de la sociedad demandante, olvidando que respecto a estas dos marcas la SIC no halló similitud alguna que dieran lugar a equívocos o confusiones entre los consumidores y por tanto ambas fueron concedidas pues se consideró que ambas podían subsistir en el mercado […]”[27]. 5.

Añadió que “[…] la nueva marca (fig.) que pretendía registrar es suficientemente semejante a la marca (fig.) previamente concedida a la solicitud de actualización y que por tanto se configuró causal de irregistrabilid ad con relación a la previamente registrada donde es titular la ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. configurándose así una clara e indubitable causal de irregistrabilid ad que no permitió a la entidad nacional otorgar la concesión ni mucho menos actualización de la marca previamente registrada, pues distaba ostensiblemente de la inicialmente registrada por parte de la demandada […]”[28]. 6.

Manifestó, respecto al cargo del inadecuado estudio de confundibilidad cuando las marcas son letras, que “[…] si se lee detenidamente las resoluciones acusadas, allí quedo expresa y detalladamente plasmado el estudio de irregistrabilid ad hecho, donde se puede observar que en ningún momento se está considerando que se apropian las letras para una marca u otra, sino que por el contrario, se hace el estudio es sobre aquellos aspectos que la sociedad apartó del nuevo signo que pretendía registrar en calidad de actualización y que pertenecían al inicialmente concedido, factores como la + y la separación de las letras, y no las letras mismas, las cuales como bien lo afirma el accionante son inapropiables, pero como quiera que la marca a actualizar y registrar fue despojada de tales aspectos, dejando la combinación EH, asemejándose al derecho de la composición, y no de las marcas en si de la sociedad ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. ESP, configurándose sin lugar a equívocos la causal de irregistrabilid ad contemplada en la disposición ibidem y por tanto no había lugar a la concesión de la actualización solicitada pues iría en contra del ordenamiento jurídico nacional y supra nacional que regula la materia en Colombia […]”[29]. 7.

Explicó que “[…] dentro del presente caso lo que se pretendía no era la actualización de una marca con calidad de derivada, toda vez que el Derecho de Marcas admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Por lo general, el rasgo común y distintivo que figure al inicio de la denominación será el elemento dominante.

Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluían produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pesar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión […]”[30]. 8.

Afirmó, considerando lo anterior, que “[…] teniendo en cuenta que frente al caso concreto se pretende amparar servicios de la clase 37 los cuales corresponden también a la marca (fig.) del que es titular la ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A ESP, y como quiera que la nueva marca solicitada (fig.) como derivativa de la marca (fig.) presenta cambio sustanciales con relación a la inicialmente concedida no hubo lugar a su registro, por encontrarse en curso de la causal de irregistrabilid ad anteriormente mencionada. […]”[31].

Añadió que […] al insertarse los cambios que la sociedad hizo a la nueva marca que pretendía actualizar se apreciaba ostensiblemente semejante a una previamente registrada, pues al carecer de aspectos que le otorgaban una importante diferenciación con relación a la inicialmente concedida como era la + y la separación de las letras, se asemejaba y identificaba con una previamente registrada, y por lo tanto la obligación de la oficina nacional autorizada para estas concesiones, esto es la SIC en Colombia, no podía proceder a concederla, esto tal y como se motivó debidamente en los actos administrativos censurados […]”[32]. 9.

Indicó, en cuanto a la comparación entre el signo y la marca comparadas, que “[…] salta a la vista que la marca demandante (fig.) reproduce fonéticamente la marca previamente registrada (fig.), donde se evidencia que el uso de las consonantes EH en la marca solicitante y la marca previamente registrada son semejantes e iguales sus letras, las cuales no son apropiables, pero que si se revisa la marca inicialmente concedida a la demandante (fig.) ésta gozaba de ciertas características y accesorios que le imprimían distintividad con relación a la concedida posteriormente a la ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. EPS (fig.), concluyéndose con ello que efectivamente la marca solicitada por la hoy demandante estaba incurso de la causal de irregistrabilid ad aducida por la SIC […]”[33]. 10.

Finalmente, en cuanto a la relación entre los productos que las marcas enfrentadas pretenden distinguir, señaló que “[…] el signo solicitado para su registro (fig.) procura distinguir servicios de la clase 37 del nomenclador internacional. […] En tanto que, la marca previamente registradas (fig.) tiene registrada su marca para distinguir servicios igualmente de la clase 37 por lo cual se corre con el alto riesgo de confundirse entre los consumidores dentro del mercado […]”[34].

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso no contestó la demanda. Solicitud de Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 11 de junio de 2014, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 10.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 377-IP-2015 de 7 de julio de 2016[35], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 154de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de los cuales procede interpretar frente al caso concreto únicamente el artículo 136 literal a) […]”, y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

Audiencia Inicial 11. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda[36], llevo a cabo la audiencia inicial, el 30 de junio de 2017[37], en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 1. Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso. 2.

Se declaró saneado el proceso. 3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6.° del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, la contestación de la misma presentada por la parte demandada y la interpretación prejudicial. 5.

Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que en el presente medio de control no se incluyó una pretensión de contenido patrimonial. 6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 7. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 8.

Se realizó el respectivo control de legalidad. Audiencia de pruebas 12. El Despacho Sustanciador, en la audiencia inicial, consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas. Audiencia de alegaciones y juzgamiento 13. El Despacho Sustanciador, en audiencia inicial, consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en ese sentido, ordenó la presentación de los alegatos de conclusión y corrió traslado al Ministerio Público para que rindiera concepto si a bien lo tenía. 14.

Dentro del término legal, las partes reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación. El Ministerio Público y el tercero con interés directo en el resultado del proceso guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) cuestión previa: reanudación del proceso iii) los actos administrativos acusados; iv) el problema jurídico; v) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; vi) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vii) la Interpretación Prejudicial 377-IP-2015 de 7 de julio de 2016; viii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; ix) el marco jurídico relativo a las marcas derivadas y, x) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 16. Vistos el artículo 149 numeral 8[38] de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80[39] de 12 de marzo de 2019[40], sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 17. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Cuestión previa: reanudación del proceso 18.

Vistos el artículo 33 del Anexo[41] de la Decisión 472 de 16 de septiembre de 1999[42] de la Comisión de la Comunidad Andina y los artículos 123 y 124 de la Decisión 500 de 22 de junio de 2001[43] del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, sobre la consulta obligatoria en procesos en los cuales se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y sobre la suspensión del proceso judicial interno. 19.

Atendiendo a que: i) el proceso se había suspendido para efectos de elaborar y solicitar vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, la interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; ii) el Tribunal profirió la interpretación prejudicial solicitada, la cual se encuentra en el expediente[44]; y iii) en el auto por medio del cual se suspendió el proceso no se estableció la reanudación del mismo una vez se llegara la interpretación proferida; la Sala considera necesario decretar la reanudación del proceso.

Los actos administrativos acusados 20. Los actos administrativos acusados[45] son los siguientes: 1. Resolución núm. 26852 de 30 de abril de 2012[46], mediante la cual la Directora de la División de Signos Distintivos negó el registro como marca del signo mixto EH, para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

En la resolución se indicó: “[…] 3. Caso concreto Vistos los registros de la Propiedad Industrial, se encuentra que la marca mixta EH, que distingue servicios comprendidos en la clase 37 Internacional, se encuentra registrada a nombre de la ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P., con Certificado de Registro N° 335490, vigente hasta el 27 de junio de 2017, tramitada bajo el expediente N° 06122631.

Los signos a confrontar son los siguientes: […] La Dirección encuentra que los signos en cotejo presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o de asociación en el consumidor. Si bien este Despacho en reiteradas ocasiones ha sostenido que las letras individualmente consideradas son inapropiables, también ha manifestado que lo que si resulta protegible, es la particular combinación y disposición caprichosa que un titular haga de varios grafemas, prohibiéndose la reproducción total de signos que incorporan el mismo orden, las mismas letras integradas en signos previamente registradas.

Así las cosas, se observa que el signo solicitado reproduce en su totalidad la marca previamente, en tanto que comparte la misma composición morfológica al introducir en el mismo orden los grafemas E H produciendo ortográficamente la misma sigla EH, y generando semejanzas fonéticas en tanto que los signos al ser pronunciados ambos van a sonar igual.

Ahora bien, el signo solicitado a registro pretende distinguir: “servicios en el campo de la instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos, monitoreo ambiental e instrumentación de laboratorio, principalmente instalación, mantenimiento, reparación y monitoreo técnico de instrumentos e instalaciones en el campo de la instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos, monitoreo ambiental e instrumentación de laboratorio”, comprendidos en la clase 37 internacional.

A su vez, la marca registrada identifica: “servicios de instalación en especial de redes y aparatos eléctricos; reparación de aparatos eléctricos; construcción reparación y mantenimiento de conductos; información en materia de construcción y reparación; construcción de bienes inmuebles; reta de maquinaria útil para la construcción y reparación de bienes inmuebles y artículos eléctricos”, servicios comprendidos en la clase 37 del nomenclátor.

En consideración con lo antes expuesto, la Dirección considera que, además de compartir el mismo nomenclátor internacional, los servicios identificados con los signos en cotejo resultan ser complementarios. Lo anterior por cuanto para ejecutar y desarrollar los servicios en el campo de la instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos, se requieren servicios de instalación de redes y aparatos eléctricos y construcción de conductos, siendo de este modo servicios que son prestado conjuntamente, razón por la cual, de concederse en registro el signo solicitado, se generaría riesgo de confusión indirecta en el mercado en el sentido que además, se trata de servicios que son prestado por un mismo empresario, compartiendo canales de comercialización y publicidad por su finalidad similar.

Con las premisas anteriormente establecidas, se evidencia la existencia de una confundibilidad en relación a los servicios, razón por la cual el signo respecto al cual se solicita el registro, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto, la Dirección

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el registro de la marca mixta EH, solicitada por la sociedad MESTRA AG, tramitada bajo el expediente de la referencia, para distinguir: “servicios en el campo de la instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos, monitoreo ambiental e instrumentación de laboratorio, principalmente instalación, mantenimiento, reparación y monitoreo técnico de instrumentos e instalaciones en el campo de instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos, monitoreo ambiental e instrumentación de laboratorio”, servicios comprendidos en la clase 37 Internacional”, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución […]”.

(Resaltado fuera del texto) 2. Resolución núm. 64200 de 29 de octubre de 2012[47], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 26852 de 30 de abril de 2012. En la resolución se indicó: “[…] 1.1. Caso concreto El solicitante del registro marcario de la referencia es titular de la marca FIGURATIVA, con Certificado de Registro N° 289317 (Clase 37), vigente hasta el 27 de septiembre de 2014, la cual ampara “servicios en los campos de los procesos industriales de medición y automatización, a saber, instalación, mantenimiento reparación y monitoreo técnicos de instrumentos y plantas en los campos de los procesos industriales de medición y automatización; iniciación, a saber la afinación y ajuste de instrumentos y plantas en los campos de los procesos industriales de medición y automatización”, y cuenta con el siguiente elemento gráfico: Ahora bien, el signo solicitado EH es de carácter mixto, el cual pretende amparar: “servicios en el campo de la instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos, monitoreo ambiental e instrumentación de laboratorio, principalmente instalación, mantenimiento, reparación y monitoreo técnico de instrumentos e instalaciones en el campo de instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos, monitoreo ambiental e instrumentación de laboratorio”, y se representa de la siguiente forma: Teniendo en cuenta lo previamente citado, en el presenta caso, el signo solicitado no podrá considerarse como derivativo de la marca anteriormente citada, toda vez que como se señaló, se requiere que se trate de cambios no sustanciales, caso contrario ocurre, toda vez que, la marca registrada se trata del diseño de una figura en cuyo interior se encuentra un signo de más todo contenido en un rectángulo, el cual no trasmite una idea concreta al tratarse de una figura de fantasía, por el contrario, el signo solicitado resultan ser dos letras E y H, y por lo mismo trasmite esa idea arbitraria, no cumpliendo así el primer requisito para su aplicación. Igualmente, se observa que el signo solicitado comprende una cobertura ligeramente más amplia que la marca registrada, lo que lleva a concluir a este Despacho que no se cumple con ninguno de los requisitos para ser considerado el signo EH derivado de la marca registrada FIGURATIVA No. 289317. […] 3.

El caso concreto 3.1. Análisis comparativo de los signos El signo solicitado reproduce la marca registrada EH, cuya única variación consiste en su aspecto gráfico, el cual no resulta suficiente ya que el consumidor podría asociarlo a un cambio de imagen dada la identidad de las expresiones, razón por la cual los signos cotejados no podrían coexistir en un mismo mercado. 3.2.

Relación de productos o servicios El Despacho observa que los servicios a identificar por la marca solicitada, esto es, servicios en el campo de la instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos, monitoreo ambiental e instrumentación de laboratorio, principalmente instalación, mantenimiento, reparación y monitoreo técnico de instrumentos e instalaciones en el campo de la instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos, monitoreo ambiental e instrumentación de laboratorio, y los identificados por la marca registrada, esto es, servicios de instalación en especial de redes y aparatos eléctricos; reparación de aparatos eléctricos; construcción reparación y mantenimiento de conductos; información en materia de construcción y reparación; construcción de bienes inmuebles; renta de maquinaria útil para la construcción y reparación de bienes inmuebles; renta de maquinaria útil para la construcción y reparación de bienes inmuebles y artículos eléctricos, se relacionan dado que resultan complementarios, puesto que al ejecutar y desarrollar los servicios en el campo de instrumentación de procesos industriales se requiere el servicio de instalación de redes, por lo que usualmente pueden ser prestados de forma conjunta, por lo que podría conllevar que los servicios de la marca registrada sean sustituidos por los servicios de la marca solicitada, dada la identidad de los signos. 4.

Conclusión Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo que es procedente confirmar el acto recurrido. En mérito de lo expuesto, RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 26852 del 30 de abril de 2012 proferida por la Dirección de Signos Distintivos. […]”. (Resaltado fuera del texto) El problema jurídico 21. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 1.

Si las resoluciones núms. 26852 de 30 de abril de 2012 y 64200 de 29 de octubre de 2012, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto EH, para distinguir productos comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran los artículos 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de 2000. 2.

En este sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado y la marca mixta EH, identificada con registro núm. 335490, que identifica servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. 3.

Y, en segundo lugar, si el signo solicitado corresponde a una marca derivada de la cual es titular la parte demandante y, en ese sentido, si procedía el registro del signo solicitado. 22. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 23. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada y al restablecimiento del derecho solicitado.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 24. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[48], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[49] de la Comisión de la Comunidad Andina[50].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[51] 25. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[52] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 26.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 27.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 28.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 29.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 30. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 31.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 377-IP-2015 de 7 de julio de 2016 32. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[53]: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. […] 1.8. Orientada la Corte Consultante por las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante analizar el caso concreto, determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanzas que puedan presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.9.

Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe ser integral y completo, esto es, comprensivo de todos los aspectos que sean necesarios en el caso concreto para llegar a determinar el posible riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta los productos amparados con los signos mixtos “EH”. 2.

Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia informa que la presunta confusión entre dos signos mixtos, es necesario que la Corte Consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo que a su vez puede ser simple o compuesto y de uno gráfico. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual.

El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc. 2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

En consecuencia, una vez que la Corte Consultante haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: […] 2.4. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación, la Corte Consultante deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, incluyendo los parámetros que se expondrán en los acápites subsiguientes, con el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o asociación entre los signos mixtos EH, cuyo análisis pueda permitirle a la vez identificar, para el efecto, si existe un elemento preponderante o relevante compartido por ambos signos. 3.

Las letras. Su registro como marca y su poder de oposición […] 3.2. El artículo 134 literal d) de la Decisión 486 permite el registro de marcas conformadas por una o más letras, siempre y cuando se cumpla con el requisito de distintividad. […] 3.4. Ahora bien, en principio nada impide que un signo compuesto por letras acompañadas de elementos gráficos particulares y estilizadas mediante un tipo de grafía especial, sea considerado como distintivo.

Cuando la estilización sea tal manera que las letras se muestren como secundarias en la apreciación global de la marca, su carácter distintivo será mucho mayor. Mientras más aleatoria y atípica sea la forma de graficar las letras, existen más probabilidades de que sea considerada, en principio, como distintiva. De igual manera, un borde llamativo e inusual puede ayudar a revestir la marca de carácter distintivo. 3.5.

Finalmente, el titular de una marca compuesta por letras tendrá mayor o menor poder de oposición atendiendo al grado de distintividad que ostenta su signo. Por ejemplo, si el signo adquirió distintividad tendría menor poder de oposición que otro distintivo ab initio. Si las letras tienen una connotación descriptiva, genérica o de uso común, y se permitió su registro por encontrarse acompañadas de otros elementos que le otorgaron distintividad al conjunto, también tendría menor poder de oposición. 3.6.

De conformidad con lo anterior, la Corte Consultante deberá establecer el grado de distintividad del signo opositor, para posteriormente determinar el riesgo de confusión. 4. Análisis de registrabilidad de la marca derivada 4.1. Como la demandante argumentara que la marca solicitada es derivada de un registro previo de la marca mixta EH, es necesario tratar el tema propuesto en concordancia con la línea jurisprudencial del Tribunal. 4.2.

Las marcas derivadas son aquellos signos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos o conexos productos o servicios, donde el distintivo principal es dicha marca registrada con variaciones no sustanciales o elementos accesorios. […] 4.4. En cambio, en el caso de una marca derivada, su titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común de su marca pueda ser utilizado por otra persona, por cuanto dicho elemento distintivo es el que identifica plenamente los productos o servicios que comercializa y, además, genera en el consumidor la impresión de que dichos productos o servicios tienen un origen común. 4.5.

En adición a lo anterior, se (sic) tener en cuenta que la solicitud de una marca derivada no otorga un derecho indefectible para su registro, pues la oficina competente debe establecer si se cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad y, en consecuencia, aunque la Corte Consultante llegare a establecer en el proceso que el signo solicitado para registro se deriva de una marca previamente registrada, deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad. 5.

Coexistencia de hecho en el campo de las marcas […] 5.2. La figura de “COEXISTENCIA DE HECHO DE SIGNOS DISTINTIVOS”, consiste en que dos signos posiblemente confundibles, pese a que identifiquen productos o servicios similares o idénticos, han estado presentes de facto en el mercado. 5.3. La mencionada coexistencia no genera derechos.

Tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad. 5.4. La Corte Consultante, aun cuando verifique la coexistencia de hecho de los signos en conflicto, deberá realizar el examen de registrabilidad, teniendo en cuenta los parámetros plasmados en la presente providencia. […].” (Destacado fuera del texto) Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad  33.

Visto el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco jurídico sobre las marcas derivadas 34.

Vista la Decisión 486, esta no consagra ni regula la figura de la marca derivada. Sin embargo, su concepto ha sido desarrollado de forma práctica y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reconocido la figura como parte del régimen normativo, adoptando los criterios doctrinarios sobre el tema. 35. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha establecido que las marcas derivadas “[…] son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan […]”[54]. 36.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha señalado además que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada no implica que tenga el derecho automático a que se registre dicho signo. En cualquier caso, la autoridad competente deberá seguir el trámite ordinario para el registro de marcas, es decir, establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y verificar que no se encuentre incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la norma comunitaria.[55] 37.

El Tribunal precisó además que, dentro del trámite ordinario para el registro como marca de un signo derivado, las oposiciones que se presenten al registro únicamente podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal ya que, al estar este ya registrado, queda fuera de discusión. [56] 38.

Con fundamento en lo anterior, la Sala procede a realizar el análisis de los cargos planteados por la parte demandante. Análisis del caso concreto 39. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra de los marcos normativos sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad, y las marcas derivadas; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 40.

Para el efecto, se estudiará: i) la figura de la marca derivada y si bajo este concepto el signo mixto solicitado a registro debería ser registrado como marca; y ii) si el signo solicitado a registro es distintivo y por tanto susceptible de registro marcario o si se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

Se muestran a continuación los signos distintivos objeto de estudio: 41. Marca figurativa cuyo titular es Mestra AG.: |MARCA FIGURATIVA REGISTRADA | | | | | | | | | | | |[57] | |Titular: Mestra AG. | |Certificado núm. 289317 | | | |Clase 37: “Servicios en los campos de los | |procesos industriales de medición y | |automatización, a saber, instalación, | |mantenimiento, reparación y monitoreo | |técnicos de instrumentos y plantas en los | |campos de los procesos industriales de | |medición y automatización; iniciación, a | |saber la afinación y ajuste de instrumentos y| |plantas en los campos de los procesos | |industriales de medición y automatización.” | 42.

Signo mixto solicitado EH y marca Figurativa registrada. |SIGNO MIXTO SOLICITADO[58] |MARCA FIGURATIVA REGISTRADA | | | | | | | | | | | | | | | | |[59] | | | |[60] | | |Titular: Mestra AG. | |Clase 37: “Servicios en el campo| | |de la instrumentación de | | |procesos industriales y | | |automatización de procesos, | | |monitoreo ambiental e | | |instrumentación de laboratorio, | | |principalmente instalación, | | |mantenimiento, reparación y | | |monitoreo técnico de | | |instrumentos e instalaciones en | | |el campo de la instrumentación | | |de procesos industriales y | | |automatización de procesos, | | |monitoreo ambiental e | | |instrumentación de laboratorio”.| | | |Certificado núm. 289317 | | |Clase 37: “Servicios en los | | |campos de los procesos | | |industriales de medición y | | |automatización, a saber, | | |instalación, mantenimiento, | | |reparación y monitoreo técnicos | | |de instrumentos y plantas en los| | |campos de los procesos | | |industriales de medición y | | |automatización; iniciación, a | | |saber la afinación y ajuste de | | |instrumentos y plantas en los | | |campos de los procesos | | |industriales de medición y | | |automatización.” | 43.

Signo mixto solicitado y la marca mixta EH. |SIGNO MIXTO SOLICITADO[61] |MARCA MIXTA REGISTRADA | | | | | | | | | | | | | | | | |[62] | | | |[63] | | |Titular: Electrificadora del | |Clase 37: “Servicios en el campo|Huila S.A. E.S.P. | |de la instrumentación de | | |procesos industriales y | | |automatización de procesos, | | |monitoreo ambiental e | | |instrumentación de laboratorio, | | |principalmente instalación, | | |mantenimiento, reparación y | | |monitoreo técnico de | | |instrumentos e instalaciones en | | |el campo de la instrumentación | | |de procesos industriales y | | |automatización de procesos, | | |monitoreo ambiental e | | |instrumentación de laboratorio”.| | | |Certificado núm. 335490 | | |Clase 37: “Servicios de | | |instalación en especial de redes| | |y aparatos eléctricos; | | |reparación de aparatos | | |eléctricos; construcción, | | |reparación y mantenimiento de | | |conductos; información en | | |materia de construcción y | | |reparación; construcción de | | |bienes inmuebles; renta de | | |maquinaria útil para la | | |construcción y reparación de | | |bienes inmuebles y artículos | | |eléctricos.” | 44.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre marcas mixtas; y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en lo relacionado con las marcas derivadas.

Del cargo de violación del artículo 154 de la Decisión 486 45. Manifestó la parte demandante en su concepto de la violación que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, vulneró el artículo 154 de la Decisión 486 al negar el registro como marca del signo mixto EH, toda vez que, desconoció su “[…] derecho previamente adquirido […]”[64] con el registro de la marca figurativa identificada con el certificado de registro núm. 289317 de la cual es titular.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, el registro del signo mixto EH tenía como objetivo la actualización de la marca figurativa ya referida, a modo de marca derivada. 46. Según el artículo 154 de la Decisión 486, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma ante la oficina nacional competente. En este sentido, sobre el principio registral, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andino ha reiterado en su jurisprudencia lo siguiente: “[…] El artículo 154 de la Decisión 486, establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas.

Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: - Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. - Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado.

En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. […]”[65]. (Destacado de la Sala) 47. Ahora bien, como se expuso en el marco jurídico relativo a las marcas derivadas, esta es una figura que no se encuentra expresamente consagrada en la normativa andina pero que ha sido desarrollada por el Tribunal Andino de Justicia. En este sentido, el Tribunal Andino de Justicia se ha referido a la figura de las marcas derivadas en los siguientes términos: “[…] Este Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes, al referirse a la figura de la marca derivada: “en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida y, por tanto, del derecho previamente adquirido.

Estas “marcas derivadas” –como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida y, por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca registrada.” […]”[66].

(Destacado fuera del texto) 48. De lo anterior, la Sala reitera que, para que un signo sea considerado como una marca derivada, debe cumplir con varios requisitos, a saber: i) ser solicitado a registro por el titular de una marca registrada anteriormente; ii) que el distintivo preponderante del signo solicitado a registro sea la marca registrada previamente, con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan; y iii) que el signo sea solicitado a registro para distinguir los mismos productos o servicios que la marca previamente registrada.[67] 49.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha manifestado adicionalmente que aun cuando se trate de una solicitud de registro de un signo como marca derivada, esto no implica que el titular de la marca registrada previamente tenga un derecho automático a que sea registrado dicho signo. Por el contrario, en todo caso le corresponde a la autoridad competente realizar el respectivo análisis que determine si el nuevo signo solicitado cumple con los requisitos de registrabilidad y que no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486. 50.

Lo anterior fue claramente expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso en los siguientes términos: “[…] En adición a lo anterior, se tener en cuenta que la solicitud de una marca derivada no otorga un derecho indefectible para su registro, pues la oficina competente debe establecer si se cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad y, en consecuencia, aunque la Corte Consultante llegare a establecer en el proceso que el signo solicitado para registro se deriva de una marca previamente registrada, deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad […]”[68].

(Destacado de fuera del texto) 51. En el mismo sentido se manifestó en la Interpretación Prejudicial 419- IP-2016 en respuesta a una pregunta específica formulada por la Corte Consultante sobre la solicitud de registro de una marca derivada: “[…] ¿El hecho de que una solicitud se constituya en una marca derivada, significa que el solicitante tenga un derecho indefectible al registro o si, por el contrario, se debe realizar el análisis ordenado por el Artículo 150 para verificar si la solicitud es apta para acceder al registro, esto es, si cumple con lo dispuesto en el Artículo 134 de la Decisión 486 y no está inmersa en ninguna de las causales de irregistrabilidad de los Artículos 135 y 136 de la misma norma comunitaria andina? No, la autoridad nacional competente tiene la obligación de analizar que cada solicitud de registro de marca se encuentre conforme con lo dispuesto en los artículos que se refieren para establecer el acceso o no a su registro, incluso cuando se trata de marcas derivadas, conforme lo desarrollado en el apartado 1 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial. […]”[69].

(Destacado de la Sala) 52. Del contenido del artículo 154 de la Decisión 486 citado supra y el alcance del mismo expuesto por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación a las marcas derivadas, se evidencia que el derecho exclusivo que se adquiere sobre una marca por su registro no se extiende de manera automática o inmediata a las marcas derivadas. 53.

De lo anterior es claro que, para el presente caso, más allá de si el signo solicitado a registro por la parte demandante es o no una marca derivada, lo cierto es que, en todo caso, debe ser sometido al examen de registrabilidad previsto en el artículo 150 de la Decisión 486, para determinar si dicho signo tiene vocación para ser registrado como marca o no; es decir, si es distintivo y si no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la normativa andina. 54.

En este sentido, la Sala considera que la decisión de no registrar como marca el signo mixto EH, no constituye una violación del artículo 154 de la Decisión 486, toda vez que, como se expuso, el derecho al uso exclusivo de una marca adquirido por su registro, no se extiende de manera automática a un signo considerado como marca derivada.

Es decir, aún si la parte demandante tiene un derecho derivado de una marca previamente registrada, esto no le otorga automáticamente el derecho al registro de una marca derivada de la misma, sino que esta debe ser sometida al examen de registrabilidad pertinente. Análisis de requisitos de marca derivada 55. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala procederá a analizar si el signo mixto solicitado por la parte demandante, cumple con los requisitos para ser considerada como una marca derivada. 56.

La Sala advierte que la parte demandante, con su escrito de alegaciones, aportó un documento denominado “Informe Técnico”, el cual solicitó fuera “[…] tenido en cuenta como alegación de mi parte […]”[70] para argumentar el cumplimiento de los requisitos del signo solicitado a registro para ser considerado como marca derivada. No obstante, la Sala no tendrá en cuenta el documento en mención considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley 1437, fue aportado por fuera de las oportunidades probatorias previstas por la norma para aportar o solicitar la práctica de pruebas. 57.

En este sentido, la Sala observa que la marca figurativa con certificado de registro núm. 289317, cuyo titular es la parte demandante, fue registrada como una marca figurativa, conformada por un paralelogramo negro, rodeando una figura blanca que insinúa las letras “E” y “H” de color blanco y sin separación entre ellas, y el signo “+” de color negro en el centro.

Observada la marca en su conjunto, es evidente que el distintivo preponderante de la misma esta dado por la figura en su conjunto. 58. Para mayor claridad, una marca figurativa es aquella que está integrada únicamente por un signo visual que se caracteriza por su configuración o forma particular, y puede ser abstracta o evocativa. Es abstracta cuando se limita a evocar en la mente de los consumidores imágenes de pura fantasía, sin que éste asocie la imagen con un concepto u objeto concreto; y es evocativa cuando suscita en la mente del consumidor no sólo una imagen visual, sino que al mismo tiempo evoca un determinado concepto de seres vivos o cosas[71]. 59.

Por su parte, el signo mixto solicitado a registro está compuesto claramente por las letras “E” y “H”, en ese orden, de color blanco y con una separación entre ellas, enmarcadas por un paralelogramo de color negro. En este caso, es evidente que estamos ante un signo mixto en donde prevalece el elemento nominativo del mismo. 60. Sobre este punto, la Sala estima pertinente traer a colación la sentencia proferida el 30 de junio de 2016[72] por la Sección Primera de esta Corporación, en la que también se estudió si el signo mixto EH era derivado de la marca figurativa con certificado núm. 289317, cuyo titular es la parte demandante.

Al respecto, en dicha sentencia se concluyó que: “[…] De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala observa que la marca “EH” (mixta), cuyo registro se negó, no es una derivación de la marca figurativa “E+H”, previamente concedida, de la cual es titular la actora, dado que presenta variaciones sustanciales comparada con la marca ya registrada, pues omite el signo “+” y separa las letras “E” y “H”. […]”.

(Destacado de la Sala) 61. En este sentido, la Sala considera que el signo mixto solicitado no cumple con el segundo supuesto de las marcas derivadas, en el sentido en que no se mantiene el elemento básico preponderante de la marca registrada con anterioridad en el signo solicitado a registro, sino que, por el contrario, cambia sustancialmente.

Lo anterior, por cuanto, considerando la definición de una marca figurativa, una modificación en los trazos que la conforman implica una modificación sustancial de la misma. 62. Así, en el caso sub examine, en el signo solicitado a registro, resultan más preponderantes las letras “E” y “H”, sin que estas formen una figura cohesiva, se crea una separación entre las letras y se elimina el signo “+”, todos estos elementos que resultan relevantes en la forma y trazos que conforman la marca figurativa previamente registrada. 63.

En cuanto al tercer supuesto de las marcas derivadas, esto es, que el signo solicitado a registro lo sea para distinguir los mismos productos o servicios que la marca previamente registrada, la Sala señala que: por un lado, la marca figurativa identifica los siguientes servicios de la Clase 37 de la versión 8 de la Clasificación Internacional de Niza: “Servicios en los campos de los procesos industriales de medición y automatización, a saber, instalación, mantenimiento, reparación y monitoreo técnicos de instrumentos y plantas en los campos de los procesos industriales de medición y automatización; iniciación, a saber la afinación y ajuste de instrumentos y plantas en los campos de los procesos industriales de medición y automatización”.

Y, por otro lado, el signo mixto EH pretende identificar los siguientes servicios de la Clase 37 de la versión 9 de la Clasificación Internacional de Niza: “Servicios en el campo de la instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos, monitoreo ambiental e instrumentación de laboratorio, principalmente instalación, mantenimiento, reparación y monitoreo técnico de instrumentos e instalaciones en el campo de la instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos, monitoreo ambiental e instrumentación de laboratorio”. 64.

La Sala señala que, en este caso, nos encontramos ante una marca figurativa y un signo distintivo que pretenden identificar servicios de diferentes versiones de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta necesario hacer un análisis en este sentido para determinar si efectivamente se tratan de los mismos servicios. 65.

Para mayor claridad, la Sala precisa que las versiones de la Clasificación Internacional de Niza son cambios aprobados anualmente por el Comité de Expertos[73] del Arreglo de Niza[74], relacionados con la adición o supresión de productos y servicios de la lista alfabética, la modificación del texto de las indicaciones de los productos y servicios, los títulos de las clases y las notas explicativas de la Clasificación Internacional de Niza.

En este sentido, cada año una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza puede presentar variaciones en cuanto a los productos o servicios que incluye. 66. Comparando la Clase 37 en sus versiones 8 y 9, la Sala evidencia que: i) el título de la clase, cual es, “servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación”, se mantiene igual en ambas versiones; ii) las notas explicativas que delimitan el alcance de los servicios incluidos en la clase no presentan cambios; y iii) la denominación de los servicios enlistados en la lista alfabética de la clase no incluye servicios adicionales.

De esta forma, la Sala concluye que, si bien se trata de una marca y un signo bajo la misma clase, pero de distintas versiones de la Clasificación Internacional de Niza, dichas versiones no presentaron cambios particularmente frente a la cobertura y alcance de la Clase 37. 67. Así las cosas, revisada la cobertura de la Clase 37 en sus versiones 8 y 9, y considerando que el solicitante puede elegir los servicios que quiere identificar con su signo distintivo dentro de la clase determinada, la Sala encuentra que los servicios de “monitoreo ambiental e instrumentación de laboratorio” que pretende identificar con el signo mixto solicitado a registro son adicionales a los inicialmente identificados con la marca figurativa registrada, y que los mismos corresponden a una inclusión a voluntad de la parte demandante, y no a una modificación en virtud del cambio de versión de la Clasificación Internacional de Niza. 68.

Por lo tanto, si bien puede haber diferencias dentro de una misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, atribuibles al cambio anual de su versión, en este caso, los cambios que se presentan en los servicios que identifica la marca figurativa registrada y los servicios que pretende identificar el signo mixto solicitado a registro, correspondieron a una inclusión voluntaria de la parte demandante al momento de solicitar el registro ante la parte demandada. 69.

En suma, la Sala observa que efectivamente hay diferencias entre los servicios que identifica la marca figurativa registrada y el signo mixto solicitado a registro, de tal forma que no se cumple el tercer supuesto de las marcas derivadas, cual es, que el signo sea solicitado a registro para distinguir los mismos productos o servicios que la marca previamente registrada. 70.

Visto el análisis anterior, para la Sala es claro que el signo mixto solicitado a registro no constituye una marca derivada de la marca figurativa identificada con certificado de registro núm. 289317 y, como consecuencia, el examen de registrabilidad deberá efectuarse sobre la totalidad del signo solicitado a registro para determinar si cumple con los requisitos de registrabilidad o si se encuentra o no incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la Decisión 486.

Del cargo de violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 71. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 72.

Esta Sección[75], siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”[76]. 73. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”[77]. 74.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[78]. 75. En este sentido, para establecer la existencia de un riesgo de confusión o asociación, es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos enfrentados, tanto entre sí, como en relación con los servicios distinguidos por ellos, considerando, además, la situación de los usuarios. 76.

Considerando lo expuesto, la Sala procederá a analizar si el signo mixto EH solicitado a registro es igual o semejante a la marca EH previamente registrada cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso y si hay una conexidad entre los servicios que cada uno de ellos pretenden identificar. Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos 77.

Sea lo primero señalar que, en el presente caso, tanto el signo solicitado a registro como la marca registrada cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso están compuestas por letras en una composición determinada y acompañadas por un elemento gráfico. 78. El registro de marcas conformadas por una o más letras está expresamente permitido por el artículo 137 literal d) de la Decisión 486, siempre y cuando se cumpla con el requisito de distintividad.

Al respecto, el Tribunal de Justica de la Comunidad Andina, ha señalado que: “[…] en principio nada impide que un signo compuesto por letras acompañadas de elementos gráficos particulares y estilizadas mediante un tipo de grafía especial, sea considerado como distintivo. Cuando la estilización sea tal manera que las letras se muestren como secundarias en la apreciación global de la marca, su carácter distintivo será mucho mayor.

Mientras más aleatoria y atípica sea la forma de graficar las letras, existen más probabilidades de que sea considerada, en principio como distintiva. De igual manera, un borde llamativo e inusual puede ayudar a revestir la marca de carácter distintivo. […]”[79] (Destacado fuera del texto) 79. En el caso sub examine, la Sala precisa que nos encontramos ante una marca y un signo mixtos, ambos conformados por las letras “E” y “H” en ese orden.

La marca previamente registrada cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, está conformada por estas letras en mayúscula y de color negro, ligeramente inclinadas hacia la izquierda, la “H” atravesada por un rayo de color negro en forma horizontal. Por su parte, el signo solicitado a registro presenta las letras en mayúscula, de color blanco y enmarcadas en un paralelogramo de color negro. 80.

Sobre lo anterior, la Sala considera que, observados el signo mixto y la marca mixta a cotejar, resulta claro que prevalece el elemento nominativo tanto en la marca registrada EH como en el signo solicitado EH, por tener una mayor influencia en la mente del consumidor, y determinar la impresión general que van a suscitar las marcas en los consumidores debido a que, en este caso, son las letras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 81.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a la comparación del signo mixto y la marca mixta en cuestión teniendo en cuenta las reglas definidas en la Interpretación Prejudicial que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] 2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber: 2.3.3.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”[80]. 82. La Sala también tendrá en cuenta, que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia en su Interpretación Prejudicial, la similitud entre el signo solicitado y la marca registrada puede darse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre los signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”[81]. 83. La Sala observará, igualmente, las reglas señaladas por el Tribunal de Justicia para el cotejo entre signos distintivos: “[…] 1.7.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.7.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.7.4.

Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]”[82]. 84.

Considerando que el elemento nominativo tanto del signo solicitado como de la marca registrada son idénticos –ambos están conformados por las letras “E” y “H”–, el cotejo marcario se hace innecesario, llegando a la conclusión que, desde las dimensiones ortográfica, fonética y conceptual, se configura un riesgo de confusión y de asociación ante el consumidor normalmente informado y razonablemente atento. 85.

Además de lo anterior, en cuanto a la parte gráfica del signo solicitado a registro, consistente en un paralelogramo negro que encierra las letras “E” y “H” de color blanco, la misma no tiene la suficiente relevancia como para otorgarle suficiente distintividad frente a la marca previamente registrada del tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Esto, considerando que un consumidor medianamente informado, no tendrá en cuenta los detalles que rodean las letras para determinar el servicio que va a adquirir, entre otras razones porque el consumidor no observa las marcas de manera simultánea, sino que lo hará en momentos diferentes. 86. Como resultado de lo expuesto y una vez realizada la comparación del signo mixto EH y la marca mixta EH de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que el signo solicitado y la marca registrada bajo examen son idénticas debido a las letras que los conforman y el orden en el que se encuentran ubicadas, aspectos que conllevan, en una visión de conjunto, a que se configure en el caso sub examine un riesgo de confusión o asociación entre los mismos para el consumidor promedio.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 87. Del contenido del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, para la Sala es claro que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o similitud entre el signo mixto y la marca mixta, es necesario que los productos que distinguirán, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 88.

Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos o servicios que los signos enfrentados pretenden identificar, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los servicios identificados por los signos en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado a registro y la marca registrada. 89.

Al efecto, la Sala, mediante sentencia proferida el 14 de febrero de 2019[83], consideró: “[…] el Tribunal, en la referida Interpretación Prejudicial, trajo a colación los criterios de conexión competitiva así: “a) El grado de sustitución entre los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.” b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es un complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 3.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros. - Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g. candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g. ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. 4.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.” Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos los criterios para la consecución del propósito de establecer dicha conexión. […]”.

(Destacado de la Sala). 90. En el caso sub examine, el signo mixto EH fue solicitado a registro para amparar los siguientes servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza: “Servicios en el campo de la instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos, monitoreo ambiental e instrumentación de laboratorio, principalmente instalación, mantenimiento, reparación y monitoreo técnico de instrumentos e instalaciones en el campo de la instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos, monitoreo ambiental e instrumentación de laboratorio”. 91.

Por su parte, la marca mixta EH previamente registrada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, identifica los siguientes servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza: “Servicios de instalación en especial de redes y aparatos eléctricos; reparación de aparatos eléctricos; construcción, reparación y mantenimiento de conductos; información en materia de construcción y reparación; construcción de bienes inmuebles; renta de maquinaria útil para la construcción y reparación de bienes inmuebles y artículos eléctricos.” 92.

Al aplicar las reglas citadas supra al caso sub examine, la Sala estima que entre los servicios de la Clase 37 que el signo mixto y la marca mixta pretenden identificar, si se presenta una conexidad competitiva, toda vez que pertenecen a la misma clase, van dirigidos a los mismos consumidores, y son complementarios entre sí. 93. Es así como los servicios que identifica la marca registrada del tercero con interés directo en el resultado del proceso con los servicios que pretende identificar el signo mixto de la parte demandante pertenecen a la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, en términos generales, servicios de construcción, reparación e instalación. 94.

En cuanto a la relación o vinculación específicamente entre los servicios objeto de discusión en este caso, la Sala considera que hay una clara complementariedad entre los mismos, toda vez que la prestación de los servicios de “instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos”, “instalación, mantenimiento, reparación y monitoreo técnico de instrumentos e instalaciones en el campo de instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos” en algún momento requerirán de la utilización de servicios de “instalación de redes y aparatos eléctricos”, “reparación de aparatos eléctricos” y/o “renta de maquinaria útil para construcción y reparación de artículos eléctricos”. 95.

Para mayor claridad, es importante precisar que se entiende por proceso industrial como aquellos procedimientos, que generalmente se llevan a cabo a gran escala, que involucran etapas químicas, físicas, eléctricas o mecánicas con la finalidad de transformar materias primas y convertirlas en diferentes clases de productos[84]. Con esto en mente, por definición, la instrumentación de procesos industriales es una rama de la ingeniería involucrada con la aplicación de instrumentos tales como dispositivos de cómputo y dispositivos eléctricos a un proceso industrial para medir o controlar alguna variable, y se refiere a todos los instrumentos requeridos para cumplir con este propósito[85]. 96.

Teniendo en cuenta la definición y el propósito del servicio de instrumentación de procesos industriales expuesto supra, es claro que este requiere de los servicios de “instalación de redes y aparatos eléctricos”, “reparación de aparatos eléctricos” y/o “renta de maquinara útil para construcción y reparación de artículos eléctricos”, servicios amparados por la marca registrada del tercero con interés directo en el resultado del proceso, por cuanto una de las fases del proceso de instrumentación de procesos industriales será la instalación de redes y aparatos eléctricos, los cuales también pueden necesitar de actividades de reparación. Es decir, que la prestación de servicios del signo mixto solicitado a registro generará la necesidad de la prestación de los servicios de la marca mixta EH registrada, constituyéndose así una complementariedad entre dichos servicios. 97.

De lo anterior se desprende, también, que los servicios antes señalados compartan los mismos canales de comercialización y medios de publicidad, debido a que se trata de un mismo género de servicios que se utilizan de manera complementaria y se dirigen a un mismo tipo de usuarios. 98. En línea con lo anterior, la Sala considera que es razonable pensar que el usuario de los servicios pueda asumir que los servicios provienen del mismo empresario o pensar que los diferentes empresarios comparten una vinculación comercial para la prestación de los citados servicios. 99.

Así las cosas, la Sala considera que, en el presente caso, existe una conexidad entre los servicios que el signo y la marca en conflicto entrarían a identificar en el mercado, toda vez que se trata de servicios de la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, que son complementarios para el consumidor, tienen un uso conjunto dado que pueden ser utilizados por los mismos consumidores de manera concurrente, y comparten los mismos medios de publicidad y comercialización. De esta forma, se cumple con el segundo de los supuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

Conclusión 100. A juicio de la Sala, en el presente asunto, se configura una identidad ortográfica, fonética y conceptual entre el signo mixto solicitado EH para identificar servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca mixta registrada EH que identifica servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza; adicionalmente, tienen una relación de conexidad entre los respectivos servicios, motivo por el cual el signo mixto solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 al cumplirse los dos supuestos de la causal en mención. 101.

Adicionalmente, los actos administrativos acusados no vulneraron el artículo 154 de la Decisión 486 toda vez que el derecho adquirido por la parte demandante frente a su marca figurativa identificada con certificado de registro núm. 289.317, no se predica del nuevo signo mixto EH que pretendió registrar. Lo anterior por cuanto, la registrabilidad de este nuevo signo mixto no depende de la marca figurativa registrada anteriormente de la cual es titular la parte demandante ni de si se trata de una marca derivada, sino que del examen de registrabilidad se determinara si el signo es distintivo y si no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la normativa andina. 102.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos endilgados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 26852 de 30 de abril de 2012 y 64200 de 29 de octubre de 2012 y, en consecuencia, la Sala habrá de negar las pretensiones de nulidad de los actos administrativos acusados y el restablecimiento del derecho contenidos en la demanda.

Reconocimiento personería 103. Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[86], sobre los poderes y la designación y sustitución de apoderados. 104. Atendiendo a que la abogada Diana Marcela Rivera Gómez, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 36.301.299 y con la tarjeta profesional de abogada núm. 141.669 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder[87] para actuar en calidad de apoderada de la parte demandada, y considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, la Sala le reconocerá la respectiva personería. Condena en costas 105.

Visto el artículo 36565 numeral 8 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201266, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte demandante. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECRETAR la reanudación del proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: RECONOCER personería a la abogada Diana Marcela Rivera Gómez, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 36.301.299 y con la tarjeta profesional de abogada núm. 141.669 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en calidad de apoderada de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder visible a folio 195 del expediente.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

SEXTO: ABSTENERSE de condenar en costas en el presente proceso por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidenta Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Actuando por intermedio de apoderado Cfr. Folios 2 a 4 [2] Cfr. Folios 35 a 48 [3] “[…] Artículo 138.

Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. [4] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. [5] Esta resolución negó el registro como marca del signo mixto EH, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Mestra AG. [6] Cfr. Folio 36 [7] “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. [8] “[…] Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente […]”. [9] “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [10] Cfr. Folio 39 [11] Cfr. Folio 40 [12] Ibidem. [13] Ibidem. [14] Ibidem. [15] Cfr. Folio 42 [16] Ibidem. [17] Cfr. Folio 44 [18] Ibidem. [19] Ibidem. [20] Actuando por intermedio de su apoderado.

Cfr. Folio 45 [21] Cfr. Folio 46 [22] Cfr. Folios 78 a 81 [23] Cfr. Folios 64 a 77 [24] Cfr. Folio 66 [25] Cfr. Folio 68 [26] Cfr. Folio 68 [27] Cfr. Folio 69 [28] Ibidem. [29] Cfr. Folio 69 a 70 [30] Cfr. Folio 70 [31] Ibidem. [32] Cfr. Folio 70 a 71 [33] Cfr. Folio 75 [34] Cfr. Folio 76 [35] Cfr. Folios 148 a 159 [36] Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [37] Cfr. Folios 175 a 180 [38] “[…] Artículo 149.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. [39] “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones.

Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. [40] Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. [41] Este anexo contiene el Protocolo Modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue suscrito en Cochabamba el 28 de mayo de 1996, fue aprobado por la Ley 457 de 4 de agosto de 1998; declarados exequibles por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-227-99 proferida el 14 de abril de 1999, M.P. Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz; y está en vigor para Colombia. [42] Por medio del cual se aprobó la codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. [43]“Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. [44] Cfr. Folios 148 a 159 [45] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [46] Cfr. Folios 114 a 117 [47] Cfr. Folios 118 a 122 [48] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [49] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [50] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [51] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [52] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [53] Cfr. Folios 148 a 159 [54] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 419-IP-2016 de 20 de octubre de 2016. De modo referencial, ver Procesos 439-IP-2015 de 7 de diciembre de 2016, pág. 22 y 140-IP-2007 de 4 de diciembre de 2007, pág. 15. [55] Ibidem [56] Ibidem [57] Cfr. Folio 119 [58] El presente signo solicitado no obtuvo registro. [59] Cfr. Folio 121 [60] Cfr. Folio 119 [61] El presente signo solicitado no obtuvo registro. [62] Cfr. Folio 121 [63] Ibidem [64] Cfr. Folio 37 [65] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 145-IP-2011 de 22 de mayo de 2012. [66] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 84-IP-2000 de 21 de marzo de 2001. [67] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 419-IP-2016 de 29 de octubre de 2016. [68] Cfr. Folio 158. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 377-IP-2015 de 7 de julio de 2016, pág. 11. [69] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 419-IP-2016 de 20 de octubre de 2016, pág. 11. [70] Cfr. Folio 205 [71] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 26 de noviembre de 2009, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020030038501 [72] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 30 de junio de 2016, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020130014100 [73] “[…] Artículo 3.

Comité de Expertos. 1) Se establecerá un Comité de Expertos en el que estará representado cada uno de los países de la Unión especial. […] 3) El Comité de Expertos: i) decidirá los cambios que deban introducirse en la Clasificación; ii) hará recomendaciones a los países de la Unión especial, con objeto de facilitar la utilización de la Clasificación y promover su aplicación uniforme; […]” [74] “Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas del 15 de junio de 1957 revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979” [75] Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. [76] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. [77] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016. [78] Ibidem. [79] Cfr. Folio 157. Interpretación Prejudicial Proceso 377-IP-2015 de 7 de julio de 2016, pág. 10. [80] Cfr. Folio 152. Interpretación Prejudicial Proceso 377-IP-2015 de 7 de julio de 2016, pág. 5. [81] Cfr. Folios 152 a 153. Interpretación Prejudicial Proceso 377-IP-2015 de 7 de julio de 2016, pág. 5 y 6 [82] Cfr. Folio 153.

Interpretación Prejudicial Proceso 377-IP-2015 de 7 de julio de 2016, pág. 6. [83] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 14 de febrero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001032400020150012200 [84] https://definicion.de/procesos-industriales/ Consultado: 14 de junio de 2020 [85] Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Minatitlán. Presentación del curso Instrumentación básica de Procesos Industriales. https://slideplayer.es/slide/13948424/ Consultado: 14 de junio de 2020 [86] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. [87] Cfr. Folios 195 a 198 ----------------------- [pic]