PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / DESISTIMIENTO DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA – Requisitos para su procedencia / DESISTIMIENTO DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA – Efectos / DESISTIMIENTO DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA – Quienes no pueden desistir / DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE NULIDAD RELATIVA – Procedencia / SOLICITUD DE DESISTIMIENTO DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA – Procede porque no se ha proferido sentencia que ponga fin al proceso / CONDENA EN COSTAS – Excepciones / SIN CONDENA EN COSTAS – Por cuanto no hubo oposición al desistimiento / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Atendiendo a que: i) el apoderado del Laboratorio Franco Colombiano- Lafrancol S.A. presentó solicitud de desistimiento de las pretensiones de la demanda; ii) en el proceso de la referencia no se ha pronunciado sentencia que ponga fin al proceso; iii) el desistimiento es incondicional, en tanto que la parte demandante no hizo salvedad alguna; y iv) el apoderado cuenta con la facultad para desistir, según el poder que fue allegado.

Considerando que la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto proferido el 28 de septiembre de 2017, cambio la posición jurisprudencial en el sentido de admitir el desistimiento de las pretensiones de la demanda que se inicie en ejercicio de la acción de nulidad relativa. Este Despacho considera que se cumplen los presupuestos descritos en los artículos 314 y siguientes de la Ley 1564 y aceptará el desistimiento de las pretensiones de la demanda de la acción de nulidad relativa presentada por el Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio y se abstendrá de condenarla en costas, debido a que la parte demandada no se opuso al desistimiento del medio de control de la referencia, dentro del término del auto proferido el 28 de enero de 2020.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / CONTROL DE LEGALIDAD DE ETAPAS PROCESALES – Saneamiento de vicios por el juez / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Esta previsto para la nulidad de actos de carácter particular y el restablecimiento de un derecho / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Procede contra acto administrativo que concede registro marcario con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 / ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL – De nulidad y restablecimiento del derecho a nulidad relativa Atendiendo a que: i) revisado el texto de la demanda se observa que lo pretendido por la parte demandante es la cancelación del registro de la marca nominativa NOKOLIC, que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso; con fundamento en que existe riesgo de confusión y de asociación entre la marca concedida y la marca respecto de la cual es titular la parte demandante; es decir, que se concedió con infracción a lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486; y ii) la demanda se presentó y admitió en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Considerando que: i) el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho está previst[o] para la nulidad de actos administrativos de carácter particular y el restablecimiento de un derecho; ii) la acción de nulidad relativa está prevista, como un tipo de acción especial del derecho comunitario andino, para la nulidad de un registro marcario que se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe; iii) los actos administrativos acusados concedieron el registro de la marca nominativa NOKOLIC; iv) los cargos de nulidad se sustentan en que existe riesgo de confusión y de asociación entre la marca concedida y la marca respecto de la cual es titular la parte demandante; es decir, que el registro marcario se concedió con infracción a lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486; v) la acción procedente en el asunto de la referencia es la acción de nulidad relativa y no el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; vi) la acción de nulidad relativa y el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se tramitan por el mismo procedimiento; vii) el debate, en la demanda y la contestación de la misma, ha girado en relación con la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, es decir, en una causal de nulidad relativa; viii) revisado el expediente, el Despacho observa que, en el caso sub examine, se configuran los elementos de la esencia de la acción de nulidad relativa; y ix) el juez está en la obligación de adecuar el trámite que corresponde a la demanda.

Este Despacho adecuará el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, invocada por la parte demandante, al trámite de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 comoquiera que se dan los presupuestos previstos en la norma en mención. NOTA DE RELATORÍA: Ver providencia, Consejo de Estado Sección Primera, de 28 de septiembre de 2017, Radicación 11001-03-24-000-2011-00258-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 138 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 207 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 42 NUMERAL 5 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 314 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 315 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 316 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA– ARTÍCULO 172 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2016-00267-00 Actor: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO – LAFRANCOL S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se adecúa a la acción de nulidad relativa Asunto: Resuelve sobre la adecuación del trámite y una solicitud de desistimiento de las pretensiones de la demanda AUTO INTERLOCUTORIO Este Despacho procede a resolver sobre la adecuación del trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho al trámite de la acción de nulidad relativa y la solicitud de desistimiento de las pretensiones de la demanda.

I.

ANTECEDENTES 1. Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A.[1] presentó demanda contra la Superintend encia de Industria y Comercio, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecim iento[2], para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 24794 de 20 de mayo de 2015, “por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la Directora de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 88616, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintend ente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

Como consecuenci a de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa NOKOLIC, que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificaci ón Internacion al de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificaci ón Internacion al de Niza, cuyo titular es ID Laboratorie s S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso. 3.

El Despacho Sustanciado r admitió la demanda, mediante auto de 30 de junio de 2016[3], la cual se notificó, en debida forma, a la parte demandante, al Superintend ente de Industria y Comercio, al Ministerio Público y al Director General de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Asimismo, vinculó a ID Laboratorie s S.A.S., como tercero con interés directo en el resultado del proceso, el cual se notificó, en debida forma. 4.

El Despacho Sustanciado r ordenó requerir a la parte demandante para que informara una dirección de notificació n del tercero con interés directo en el resultado del proceso, comoquiera que no había sido posible la notificació n del auto admisorio de la demanda, mediante providencia de 30 de septiembre de 2016. 5.

La parte demandada contestó la demanda, mediante memorial radicado ante la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación el 21 de octubre de 2016[4]. 6. La parte demandante manifestó desistir de las pretensione s de la demanda, mediante memorial radicado en la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación el 19 de diciembre de 2019[5]. 7.

El Despacho Sustanciado r corrió traslado de la solicitud de desistimien to de la demanda, mediante auto de 28 de enero de 2020[6]. II. CONSIDERACIONES Sobre la adecuación del trámite de del medio de control 8. Vistos: i) el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comunidad Andina[7], en adelante Decisión 486, sobre la acción de nulidad relativa; ii) el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[8], sobre el medio de control de nulidad y restablecim iento del derecho; iii) el artículo 207 de la Ley 1437, sobre el control de legalidad; y iv) el numeral 5.º del artículo 42 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[9], sobre deberes del juez. 9.

Atendiendo a que: i) revisado el texto de la demanda se observa que lo pretendido por la parte demandante es la cancelación del registro de la marca nominativa NOKOLIC, que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificaci ón Internacion al de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso; con fundamento en que existe riesgo de confusión y de asociación entre la marca concedida y la marca respecto de la cual es titular la parte demandante; es decir, que se concedió con infracción a lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486; y ii) la demanda se presentó y admitió en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecim iento del derecho. 10.

Considerando que: i) el medio de control de nulidad y restablecim iento del derecho está prevista para la nulidad de actos administrat ivos de carácter particular y el restablecim iento de un derecho; ii) la acción de nulidad relativa está prevista, como un tipo de acción especial del derecho comunitario andino, para la nulidad de un registro marcario que se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe; iii) los actos administrat ivos acusados concedieron el registro de la marca nominativa NOKOLIC; iv) los cargos de nulidad se sustentan en que existe riesgo de confusión y de asociación entre la marca concedida y la marca respecto de la cual es titular la parte demandante; es decir, que el registro marcario se concedió con infracción a lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486; v) la acción procedente en el asunto de la referencia es la acción de nulidad relativa y no el medio de control de nulidad y restablecim iento del derecho; vi) la acción de nulidad relativa y el medio de control de nulidad y restablecim iento del derecho se tramitan por el mismo procedimien to; vii) el debate, en la demanda y la contestació n de la misma, ha girado en relación con la causal de irregistrab ilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, es decir, en una causal de nulidad relativa; viii) revisado el expediente, el Despacho observa que, en el caso sub examine, se configuran los elementos de la esencia de la acción de nulidad relativa; y ix) el juez está en la obligación de adecuar el trámite que corresponde a la demanda. 11.

Este Despacho adecuará el trámite del medio de control de nulidad y restablecim iento del derecho, invocada por la parte demandante, al trámite de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 comoquiera que se dan los presupuesto s previstos en la norma en mención, toda vez que la parte demandante pretende la cancelación de un registro marcario concedido con fundamento en la existencia de un riesgo de confusión y de asociación entre la marca concedida y la marca respecto de la cual es titular.

Desistimiento de las pretensiones de la demanda 12. Visto el artículo 314 de la Ley 1564, sobre el desistimien to de las pretensione s, que establece: “[…] Artículo 314. Desistimiento de las pretensiones. El demandante podrá desistir de las pretensiones mientras no se haya pronunciado sentencia que ponga fin al proceso. Cuando el desistimiento se presente ante el superior por haberse interpuesto por el demandante apelación de la sentencia o casación, se entenderá que comprende el del recurso.

El desistimiento implica la renuncia de las pretensiones de la demanda en todos aquellos casos en que la firmeza de la sentencia absolutoria habría producido efectos de cosa juzgada. El auto que acepte el desistimiento producirá los mismos efectos de aquella sentencia. Si el desistimiento no se refiere a la totalidad de las pretensiones, o si sólo proviene de alguno de los demandantes, el proceso continuará respecto de las pretensiones y personas no comprendidas en él. En los procesos de deslinde y amojonamiento, de división de bienes comunes, de disolución o liquidación de sociedades conyugales o patrimoniales, civiles o comerciales, el desistimiento no producirá efectos sin la anuencia de la parte demandada, cuando esta no se opuso a la demanda, y no impedirá que se promueva posteriormente el mismo proceso.

El desistimiento debe ser incondicional, salvo acuerdo de las partes, y sólo perjudica a la persona que lo hace y a sus causahabientes. El desistimiento de la demanda principal no impide el trámite de la reconvención, que continuará ante el mismo juez cualquiera que fuere su cuantía. Cuando el demandante sea la Nación, un departamento o municipio, el desistimiento deberá estar suscrito por el apoderado judicial y por el representante del Gobierno Nacional, el gobernador o el alcalde respectivo […]” (Destacado del Despacho). 13.

Del contenido de la norma se establece que el demandante podrá desistir de las pretensione s de la demanda siempre y cuando: i) no se haya pronunciado sentencia que ponga fin al proceso; y ii) el desistimien to sea incondicion al, salvo acuerdo de las partes. 14. Visto el artículo 315 de la Ley 1564, sobre quienes no pueden desistir de las pretensione s, que establece: “[…] Artículo 315.

Quiénes no pueden desistir de las pretensiones. No pueden desistir de las pretensiones: 1. Los incapaces y sus representantes, a menos que previamente obtengan licencia judicial. En este caso la licencia deberá solicitarse en el mismo proceso, y el juez podrá concederla en el auto que acepte el desistimiento si considera que no requiere la práctica de pruebas; en caso contrario fijará fecha y hora para audiencia con tal fin. 2.

Los apoderados que no tengan facultad expresa para ello. 3. Los curadores ad litem […]”. 15. De conformidad con lo previsto en la norma, no pueden desistir de las pretensione s: i) los incapaces y sus representan tes, salvo previa licencia judicial; ii) los apoderados que no tengan facultad expresa para ello; y iii) los curadores ad litem. 16.

Visto el artículo el artículo 316 de la Ley 1564, sobre el desistimien to de ciertos actos procesales, en especial la condena en costas a quien desistió, que establece: “[…] Artículo 316. Desistimiento de ciertos actos procesales. […] El auto que acepte un desistimiento condenará en costas a quien desistió, lo mismo que a perjuicios por el levantamiento de las medidas cautelares practicadas.

No obstante, el juez podrá abstenerse de condenar en costas y perjuicios en los siguientes casos: 1. Cuando las partes así lo convengan. 2. Cuando se trate del desistimiento de un recurso ante el juez que lo haya concedido. 3. Cuando se desista de los efectos de la sentencia favorable ejecutoriada y no estén vigentes medidas cautelares. 4.

Cuando el demandado no se oponga al desistimiento de las pretensiones que de forma condicionada presente el demandante respecto de no ser condenado en costas y perjuicios. De la solicitud del demandante se correrá traslado al demandado por tres (3) días y, en caso de oposición, el juez se abstendrá de aceptar el desistimiento así solicitado.

Si no hay oposición, el juez decretará el desistimiento sin condena en costas y expensas […]” (Destacado del Despacho). 17. De acuerdo con lo establecido en la norma, el auto que acepte el desistimien to condenará en costas a quien desistió salvo que: i) las partes lo convengan; ii) se trate del desistimien to de un recurso ante el juez que lo haya concedido; iii) se desista de los efectos de la sentencia favorable ejecutoriad a y no estén vigentes medidas cautelares; o iv) la parte demandada no se oponga al desistimien to de las pretensione s que de forma condicionad a presente la parte demandante respecto de no ser condenado en costas y perjuicios. 18.

De acuerdo con lo establecido en la norma, el auto que acepte el desistimien to condenará en costas a quien desistió salvo que: i) las partes lo convengan; ii) se trate del desistimien to de un recurso ante el juez que lo haya concedido; iii) se desista de los efectos de la sentencia favorable ejecutoriad a y no estén vigentes medidas cautelares; o iv) la parte demandada no se oponga al desistimien to de las pretensione s que de forma condicionad a presente la parte demandante respecto de no ser condenado en costas y perjuicios. 19.

Atendiendo a que: i) el apoderado del Laboratorio Franco Colombiano- Lafrancol S.A. presentó solicitud de desistimien to de las pretensione s de la demanda; ii) en el proceso de la referencia no se ha pronunciado sentencia que ponga fin al proceso; iii) el desistimien to es incondicion al, en tanto que la parte demandante no hizo salvedad alguna; y iv) el apoderado cuenta con la facultad para desistir, según el poder[10] que fue allegado. 20.

Considerando que la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto proferido el 28 de septiembre de 2017[11], cambio la posición jurispruden cial en el sentido de admitir el desistimien to de las pretensione s de la demanda que se inicie en ejercicio de la acción de nulidad relativa. 21. Este Despacho considera que se cumplen los presupuesto s descritos en los artículos 314 y siguientes de la Ley 1564 y aceptará el desistimien to de las pretensione s de la demanda de la acción de nulidad relativa presentada por el Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A. contra la Superintend encia de Industria y Comercio y se abstendrá de condenarla en costas, debido a que la parte demandada no se opuso al desistimien to del medio de control de la referencia, dentro del término del auto proferido el 28 de enero de 2020.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria, III.

RESUELVE

PRIMERO: ACEPTAR la solicitud de desistimiento de las pretensiones de la demanda presentada por el Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR EN COSTAS a Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación que liquide los gastos procesales y, en caso de remanentes, devolverlos a la parte correspondiente.

CUARTO: En firme este auto y liquidados los gastos, se ordena a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación ARCHIVAR el expediente del proceso de la referencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado ----------------------- [1] Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 30. [2] Artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. [3] Cfr. Folios 169 a 171. [4] Cfr. Folios 206 a 220. [5] Cfr. Folios 249 a 250. [6] Cfr. Folios 252 a 253. [7] Por la cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. [8] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. [9] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. [10] Cfr. Folio 250. [11] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. Septiembre 28 de 2017. Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00258-00.