PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo nominativo RENEGADE y la marca nominativa RENEGADE previamente registrada / EXPRESIÓN DE FANTASÍA – Por estar en idioma extranjero / REGLA DE ESPECIALIDAD – Alcance / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo mixto RENEGADE para identificar “automóviles, excluyendo específicamente motocicletas y vehículos de dos ruedas”, productos de la Clase 12 por tener identidad con la marca nominativa RENEGADE previamente registrada en la misma clase y existir riesgo de confusión [U]na vez realizada la comparación del signo y de la marca, de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que el signo y la marca bajo examen presentan similitud ortográfica y fonética, aspectos que conllevan a configurarse un riesgo de confusión o asociación entre el público consumidor. […] [A]tendiendo a que: i) conforme con el Formulario Único de Registro de Signos Distintivos, la sociedad demandante solicitó el registro del signo nominativo denominado RENEGADE para identificar “[…] Automóviles, excluyendo específicamente motocicletas y vehículos de dos ruedas […]”, esto es, productos comprendidos en la Clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza; y que ii) la marca nominativa RENEGADE, previamente registrada en favor de tercero con interés directo en el resultado del proceso, distingue “[…] Vehículos y aparatos de locomoción terrestre, incluyendo motocicletas, triciclos, cuatriciclos, ATV´s diseñados principalmente para uso fuera de carretera, patinetas de motor y partes […]”, esto es productos de la Clase 12 de la misma clasificación, la Sala procede a determinar si en este caso se encuentra probada la conexidad competitiva de los productos amparados.

Pues bien, la Sala considera que, en este caso, se configuran los criterios de conexión competitiva de: i) existencia de una relación o vinculación entre productos; y ii) uso conjunto o complementario de productos. […] [L]a Sala considera que entre los productos que amparan el signo y la marca bajo estudio se configura una conexión competitiva si se tiene en cuenta que: i) el signo RENEGADE pretende amparar “automóviles”, lo cual induciría al consumidor a asociar un origen común a los “vehículos y aparatos de locomoción terrestre” marca RENEGADE, dado que la clase de productos registrados para la marca no excluye a los automóviles; y ii) en el caso concreto es clara la dependencia entre los productos que se pretenden amparar con el signo objeto de la demanda y los productos que ampara la Clase 12 pues, al no existir una diferenciación clara entre la marca y el signo, son confundibles, toda vez que “automóviles” y “vehículos y aparatos de locomoción terrestre”, son conceptos sinónimos.

Lo anterior induciría a error a los consumidores y usuarios en tanto causaría una idea errada de asociación entre los productos, creyendo que son producidos y comercializados por una misma empresa. En ese orden, la Sala considera que en el caso bajo estudio se encuentra configurada la conexidad entre los productos que amparan el signo y la marca objeto de estudio pues se encuentran probados los criterios de conexión en forma clara y en grado suficiente, lo cual podrían afectar los derechos de los consumidores y usuarios.

ACUERDO DE COEXISTENCIA MARCARIA – Alcance [L]os acuerdos de coexistencia marcaria deben reunir una serie de requisitos para que surtan efectos: el primero, de orden fáctico, relacionado con la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; el segundo que se configura en el marco de la autonomía de la voluntad privada de los titulares de los signos o marcas idénticos o similares y que se traduce en la suscripción de un acuerdo entre las partes que permita la coexistencia, licencia de uso o transferencia de los signos o marcas; y, finalmente, unos requisitos de orden público orientados a la protección de los consumidores y usuarios, entre ellos: i) la adopción en el acuerdo de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como, proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios a los consumidores; ii) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia; y,(iii) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente.

El cumplimiento de los requisitos anteriores deberá ser valorado por la Autoridad Nacional competente, con especial énfasis en la adopción de medidas específicas que permitan desvirtuar el riesgo de confusión en el público consumidor, tal como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso.

ACUERDO DE COEXISTENCIA MARCARIA – Requisitos / ACUERDO DE COEXISTENCIA MARCARIA – No cumple los requisitos el suscrito entre FCA US LLC y Covi Group Limited, y por ello no es procedente la coexistencia del signo RENEGADE y la marca RENEGADE En el presente caso, se pretende el registro de dos signos RENEGADE para amparar productos de la Clase 12, sin embargo, no se probó que en otro de los países que integran la subregión andina, diferente a la República de Colombia, exista otra marca idéntica que pueda coexistir con la que se pretende registrar, pues la coexistencia de que trata el artículo 159 citado supra, regula la comercialización de productos y servicios dentro de la subregión, más no contempla la registrabilidad de signos idénticos o semejantes en un mismo país; al respecto, la normativa citada no puede entenderse como una excepción a las causales de irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes.

Sin embargo, se cumple el presupuesto relacionado con la suscripción de un acuerdo entre las partes con el propósito de permitir la coexistencia de los signos: prueba de ello, el “CONTRATO DE COEXISTENCIA MARCARIA” aportado al proceso. Verificado lo anterior, la Sala considera que el “CONTRATO DE COEXISTENCIA MARCARIA” por medio del cual la parte demandante y el tercero con interés directo en el resultado del proceso, adoptaron un acuerdo de coexistencia no cumple los requisitos relacionados con la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares.

La adopción por parte de las partes de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público y la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente La Sala considera que el acuerdo no cumple los requisitos de orden público listados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y por el Consejo de Estado, relacionados con la adopción de medidas específicas para evitar la confusión del público y proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios a los consumidores y la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente.

Aunado a lo anterior en el “CONTRATO DE COEXISTENCIA MARCARIA” no se incluyeron las medidas necesarias y específicas para evitar riesgos de confusión a los consumidores; en ese orden, no basta, como se hizo en este caso, con asegurar en el contrato y en forma genérica que una de las partes deberá adoptar medidas para minimizar la posibilidad de cualquier riesgo de asociación o confusión por parte de los consumidores sino que, como se expuso, para que el acuerdo de coexistencia surta efectos debe “[…] incluir en él las medidas necesarias para evitar riesgos de confusión a los consumidores […]”; se reitera, medidas necesarias y específicas que no se adoptaron en el acuerdo suscrito.

Finalmente, tampoco se encuentra probado que el Acuerdo haya sido inscrito ante la oficina legal competente, en los términos del artículo 159 de la Decisión 486, tantas veces citada. En conclusión, la Sala considera que el acuerdo de coexistencia marcaria suscrito entre la parte demandada y el tercero con interés en el resultado del proceso no cumple los requisitos exigidos por el artículo 159 de la Decisión 486 de 2000 y que han sido desarrollados en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del Consejo de Estado; en consecuencia, no es procedente la coexistencia del signo “RENEGADE” y la marca “RENEGADE” objeto de este proceso.

RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD – Marco normativo ACUERDOS ENTRE TITULARES DE DISTINTAS MARCAS PARA SER COMERCIALIZADAS EN TERRITORIO NACIONAL - Marco normativo FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 159 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2016-00023-00 Actor: FCA US LLC Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Temas: Irregistrabilidad de signos por guardar similitud con una marca registrada con anterioridad y acuerdos entre titulares de distintas marcas para su comercialización. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por FCA US LLC contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 57604 de 26 de septiembre de 2014 y 35747 de 13 de julio de 2015.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda

1. FCA US LLC, en adelante la parte demandante[1], presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138[3] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[4], para que se declare: i) la nulidad de la Resolución núm. 57604 de 26 de septiembre de 2014, “Por la cual se niega un registro”[5], expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; ii) y la Resolución núm. 35747 de 13 de julio de 2015, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”[6], expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo nominativo RENEGADE, para identificar productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3.

La parte demandante formuló las siguientes pretensiones[7]: “[…] 2.1. Solicito al Honorable Consejo de Estado que, mediante sentencia declare la nulidad de las siguientes Resoluciones: i) Resolución N° 57604 del 26 septiembre de 2014, por medio de la cual la Directora de Signos Distintivos, con fundamento en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, negó de oficio la solicitud de la marca RENEGADE (nominativa), en la clase 12, por considerarla confundible con la marca previamente registrada y encontrada de oficio RENEGADE (nominativa), en clase 12, Certificado N° 375457, propiedad de la sociedad COVI GROUP LIMITED. ii) Resolución N° 35747 del 13 de julio de 2015, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto por mi poderdante y confirmó la decisión contenida en la Resolución N° 57604 del 26 de septiembre de 2014, en el sentido de negar el registro de la marca RENEGADE (nominativa), en la clase 12. 2.2.

Que como consecuencia de la nulidad que se decrete, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, a título de Restablecimiento del Derecho, conceder el registro de la marca RENEGADE (nominativa), para distinguir “automóviles, excluyendo específicamente motocicletas y vehículos de dos ruedas", productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de mi representada, la sociedad FCA US LLC. 2.3.

Que se ordene la publicación de la Sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, conforme lo establece el literal d) del Artículo 2o. del Decreto Legislativo 209 de 1957. 2.4. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, las resoluciones correspondientes, en las cuales se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el Artículo 192 del Código Contencioso Administrativo. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1. Chrysler Group LLC solicitó, el 27 de febrero de 2014, el registro como marca del signo nominativo RENEGADE para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

La referida solicitud se publicó el 10 de marzo de 2014, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 689, sin ser objeto de oposición por parte de terceros. 3. La Directora de Signos Distintivos de la parte demandada negó, por medio de la Resolución núm. 57604 del 26 de septiembre de 2014, el registro como marca del signo nominativo RENEGADE para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Chrysler Group LLC interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 57604 de 26 de septiembre de 2014. 5. Covi Group Limited, en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso presentó, presentó, el 15 de diciembre de 2014, solicitud de renuncia parcial de derechos sobre su marca nominativa RENEGADE, en el sentido de excluir de su cobertura “automóviles de cuatro ruedas diseñados principalmente para uso en carreteras y también fuera de carreteras”, por lo que, la marca quedó registrada para “vehículos y aparatos de locomoción terrestre, incluyendo motocicletas, triciclos, cuatriciclos, ATV´s diseñados principalmente para uso fuera de carretera, patinetas de motor y partes”. 6.

Chrysler Group LLC presentó, el 3 de marzo de 2015, ante la parte demandada, modificación a la solicitud de marca por cambio de razón social del solicitante a la sociedad FCA US LLC. 7. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió, por medio de la Resolución núm. 35747 del 13 de julio de 2015, el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 57604 de 26 de septiembre de 2014.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del literal a) del artículo 136 y el artículo 159 de la Decisión 486. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó el concepto de violación: Primer cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 1. Indicó que el análisis realizado por la parte demandada adolece de falencias que llevaron a la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto “[ ] las marcas en conflicto no son susceptibles de generar riesgo de confusión para el público consumidor, pues los titulares de ambos signos han celebrado un acuerdo de coexistencia en el que se adoptan todas las condiciones necesarias para evitar que los consumidores incurran en confusión respecto de las mercancías o productos, o respecto de su origen empresarial [ ]”[8]. 2.

Agregó que “[ ] la sociedad Covi Group Limited, titular de la marca previamente registrada, consagró en dicho documento su consentimiento expreso para el registro de la marca RENEGADE en Colombia a favor de mi poderdante. Así mismo, ambas sociedades se comprometieron a abstenerse de realizar actos que pudiesen llegar a generar riesgo de confusión o asociación entre las marcas [ ]”[9].

Segundo Cargo: Violación del artículo 159 de la Decisión 486 3. Sostuvo que se desconoce lo previsto en el artículo 159 de la Decisión 486, en relación con la figura del acuerdo de coexistencia marcaria, toda vez que “[ ] (e)l acuerdo suscrito entre las partes en el presente caso cumple con cada uno de los requisitos [ ] y por lo tanto goza de plena eficacia. En efecto, respecto del primer requisito consistente en adoptar las previsiones necesarias para evitar confusión en el público consumidor respecto de las mercancías o productos y de origen, ese despacho podrá verificar que las partes en efecto acordaron varios compromisos en ese sentido [ ]”[10]. 4.

Precisó que los compromisos acordados en el contrato de coexistencia marcaria “[ ] evidencian que si bien las marcas RENEGADE de las sociedades COVI GROUP LIMITED y FCA US LLC serán utilizadas para designar productos comprendidos en la clase 12, en ningún caso una de las partes aplicará la marca sobre exactamente los mismos productos de la contraparte [ ]”[11]. 5.

Agregó que “[ ] ninguna de las disposiciones del acuerdo de coexistencia suscrito entre las partes contraria las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia, dando así cumplimiento al segundo requisito para la eficacia de los acuerdos de coexistencia. Por último, junto con el recurso de apelación [ ] se aportó copia del acuerdo de coexistencia celebrado entre las partes, y su correspondiente traducción, con lo cual se dio cumplimiento al requisito de inscripción del acuerdo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, oficina nacional competente [ ]”[12]. 6.

Resaltó que “[ ] contrario a lo afirmado por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el presente caso, la sociedad COVI GROUP LIMITED sí presentó una limitación de los productos amparados por su marca que, aunada a los demás compromisos incluidos en el acuerdo suscrito entre las partes, permite la coexistencia pacíficamente entre las marcas de cada una de las sociedades y elimina cualquier posible riesgo de confusión [ ]”[13]. 7.

Explicó que “[ ] (l)os productos de la clase 12, en especial los vehículos de locomoción terrestre como lo son los automóviles identificados con la marca FCA US LLC y las motocicletas identificadas con la marca de COVI GROUP LIMITED, son productos de alto valor y de un especial nivel técnico. Al tratarse de un mercado específico y especializado, el carácter del consumidor medio varía sustancialmente [ ]”[14]. 8.

Por último, indicó que “[ ] se trata de un consumidor especializado que emplea un mayor grado de diligencia y cuidado al momento de tomar una decisión de compra [ ]”[15], y que “[ ] los canales de comercialización de este tipo de productos son especializados y siempre cuentan con asesores que informan al consumidor sobre el tipo de vehículo que está adquiriendo, así como su marca y procedencia [ ]”[16].

Contestación de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada, contestó la demanda[17] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto de los cargos de violación del literal a) del artículo 136 y el artículo 159 de la decisión 496. 1. Afirmó que “[ ] el signo RENEGADE (nominativo), cuyo registro solicitó la sociedad CHRYSLER GROUP LLC., no tenía vocación para ser registrado como marca por encontrarse inmerso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina [ ]”[18]. 2.

Comparó las marcas y explicó que en relación con el aspecto fonético que “[ ] no se encuentran diferencias claras en la pronunciación de las marcas debido a que son iguales o semejantes [ ]”[19] y en lo que tiene que ver con el aspecto ortográfico “[ ] (s)e da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión [ ]”[20]. 3.

Sostuvo, en relación con el acuerdo suscrito por las sociedades, que “[ ] no se desprende la no confundibilidad entre los signos confrontados, pues si bien el demandante señala en su escrito que la sociedad COVI GROUP LIMITED va limitar los productos que identifica con la marca nominativa RENEGADE, con certificado de registro No. 375457, para así evitar que se presente riesgo de confusión entre los signos confrontados, luego de revisada la solicitud de renuncia de derechos presentada por la referida sociedad, el Superintendente Delegado evidenció que los productos que la marca distingue quedarán así: “Vehículos y aparatos de locomoción terrestre incluyendo motocicletas, triciclos, cuadriciclos, ATVS diseñados principalmente para uso fuera de la carretera, patinetas de motor y partes”, por lo que resulta claro que no se presenta por parte de la sociedad COVI GROUP LIMITED una limitación de los productos que permita la coexistencia de las marcas sin que haya riesgo de confusión para los consumidores, sino que señala que además de vehículos y aparatos de locomoción terrestre incluirá los demás medios de transporte [ ]”[21]. 4.

Indicó, en relación con el artículo 159 de la Decisión 486, que “[ ] el texto circunscribe el término SUBREGIÓN, al territorio conformado por los países que hacen parte de la Comunidad Andina y no al territorio nacional de uno de ellos [ ]”[22], con base en lo cual sostuvo que la norma citada “[ ] se refiere a la posibilidad de existencia de dos marcas registradas iguales o semejantes en la subregión y no a la posibilidad de dos marcas registradas iguales o semejantes en un mismo país [ ]”[23] (Subrayado del texto original). 5.

Consideró que la norma, respecto de la comercialización, que “[ ] se encuentra dirigida a la posibilidad de coexistencia marcaria en el mercado subregional, más no a la registrabilidad de signos distintivos semejantes o idénticos bajo un mismo país, pues la administración y decisión sobre la registrabilidad de los signos distintivos en un país es potestad de la Oficina Nacional Competente bajo el modelo registral, en tanto se cumplan los requisitos por parte de los solicitantes para la obtención de un título sobre un signo distintivo [ ]”[24]. 6.

Agregó que “[ ] (c)onsiderar siquiera que, los acuerdos de coexistencia pudieran hacer registrables dos marcas idénticas o similares en cabeza de titulares distintos, por causa de una manifestación privada de las partes, sería tanto como limitar la función de las Oficinas Nacionales a una mera inscripción de actos particulares desdibujando tajantemente el sistema marcario registral [ ]”[25]. 7.

Sostuvo que “[ ] el artículo 159 en ningún momento busca configurarse como una excepción a la irregistrabilidad de signos semejantes o idénticos en un mismo país, sino que se encuentra dirigida a dotar a los empresarios de las herramientas semejantes para que sus bienes y servicios puedan comercializarse en el territorio de la subregión [ ]”[26]. 8.

Por último, concluyó que “[…] pese al acuerdo de coexistencia presentado por las partes, la concurrencia de la marca RENEGADE, además de tener idéntica ortografía y fonética, teniendo en cuenta la naturaleza y finalidades de los productos que identifican, crearía un riesgo de confusión para los consumidores, vulnerando el artículo 161 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina […]”.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso[27] no contestó la demanda. Solicitud de interpretación prejudicial 9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 21 de mayo de 2018[28], suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 10.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 378-IP-2018 de 29 de marzo de 2019[29], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[…] (l)a Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal a) y 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales serán interpretados por ser procedentes […]” y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. 11.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 8 de julio de 2019, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del trámite procesal y, vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437.

Audiencia Inicial 12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda[30], llevó a cabo la audiencia inicial el 15 de julio de 2019[31], en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 12.1. Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso. 12.2.

Se declaró saneado el proceso. 12.3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 12.4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, la contestación de la misma presentada por la parte demandada; y la interpretación prejudicial. 12.5.

Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que la demanda no incluyó una pretensión de contenido patrimonial no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus diferencias. 12.6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 12.7. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 12.8.

Se realizó el respectivo control de legalidad. Audiencias de pruebas 13. El Despacho Sustanciador consideró, mediante auto de 30 de agosto de 2019[32], innecesaria la realización de la audiencia de pruebas. Audiencia de alegaciones y juzgamiento 14. El Despacho Sustanciador consideró, mediante auto de 30 de agosto de 2019, innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos y corrió traslado al Ministerio Público para que rindiera concepto si a bien lo tenía. 15.

Dentro del término legal, las partes reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación. El tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 378-IP-2018 de 29 de marzo de 2019; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) el marco jurídico sobre los acuerdos entre titulares de distintas marcas para ser comercializadas en territorio nacional; y, ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 16. Vistos el artículo 149 numeral 8.º[33] de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80[34] de 12 de marzo de 2019[35], sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 17. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procese a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 18.

Los actos administrativos acusados[36] son los siguientes: 18.1. La Resolución núm. 57604 de 26 de septiembre de 2014[37], mediante la cual, la Directora de Signos Distintivos resolvió la solicitud de registro marcario presentado por FCA US LLC, en la que se indicó: “[…] 2. Análisis del signo solicitado en registro frente a la causal de irregistrabilidad en estudio 2.1.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado Vistos los registros de la Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad: |Nº |Signo | |RENEGADE |RENEGADE | […] Los signos en estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor.

En efecto, como bien se puede verificar, el signo solicitado reproduce totalmente la estructura gramatical de la marca previamente registrada sin agregar elementos adicionales que lo doten de distintividad, lo cual inevitablemente generará riesgo de confusión en el mercado, así como asociación de origen empresarial de los productos identificados.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos que distinguen los signos en conflicto para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y servicios.

Obsérvese que el signo solicitado pretende distinguir: ‘automóviles, excluyendo específicamente motocicletas y vehículos de dos ruedas’, productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, la marca previamente registrada distingue: ‘vehículos y aparatos de locomoción terrestre’, productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

De lo anterior, se establece que el signo solicitado pretende identificar productos que no sólo pertenecen a la misma clase que los productos distinguidos por la marca registrada, sino que también se identifican plenamente con los mismos, pues pertenecen a la categoría de vehículos y comparten por lo tanto objeto y finalidad, cual es ser utilizados para el transporte o conducción de personas y/o cosas de un lugar a otro.

Por lo anterior, los consumidores al encontrar los signos en el mercado difícilmente podrían identificar los productos de su preferencia (confusión directa) y el distinto origen empresarial de los mismos (confusión indirecta). De igual forma existe el riesgo de confusión en los consumidores dado que los canales de distribución, divulgación o comercialización de estos productos pueden coincidir, situación que podría generar la idea errónea de que se trata de productos que tienen el mismo origen empresarial o de que el signo que se pretende registrar constituye una innovación marcaría del signo ya registrado o una nueva línea de productos del empresario titular de tal signo. Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, porque el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En mérito de lo expuesto, RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la marca RENEGADE (MIXTA), tramitada bajo el expediente de la referencia, para distinguir: ‘automóviles, excluyendo específicamente motocicletas y vehículos de dos ruedas’, productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad CHRYSLER GROUP LLC, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución. […]”. 18.2.

La Resolución núm. 35747 de 13 de julio de 2015[38], mediante la cual, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 57604 de 26 de septiembre de 2014. En la resolución se indicó: “[…] En relación con el acuerdo de coexistencia suscrito entre los titulares de las marcas en conflicto', es pertinente precisar lo sostenido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en Proceso de Interpretación Prejudicial 41-IP-99, en los siguientes términos: ‘El Acuerdo entre partes, como la renuncia de derechos, un retiro de alguna observación que puede manifestarse por ejemplo en la limitación de productos previo consentimiento de la empresa que) potencialmente pudiera llegar a ser perjudicada con una posterior solicitud, manifiesta la existencia de un arreglo que no puede significar de ninguna manera una automática apertura a la otorgación de derechos con un título de registro de una marca-solicitada, más si esas marcas son similares y se proyectan a proteger productos o servicios de la misma clase internacional.

El propósito de este límite se orienta a proteger a terceros que se vieran perjudicados con ese acuerdo, en estos casos este tercero vendría a ser el consumidor quien podría confundirse en el mercado frente a la coexistencia de marcas similares identificando productos y servicios pertenecientes a una misma clase internacional, En consecuencia la autoridad competente puede denegar de oficio el registro solicitado ante estos eventuales casos que pudieran ocasionar confusión en el mercado’.

Así las cosas, de la lectura del acuerdo celebrado entre las partes, no se desprende la no confundibilidad entre los signos confrontados, pues si bien el apelante señala en su escrito que la sociedad COVI GROUP LIMITED va a limitar los productos que identifica con la marca nominativa RENEGADE, con certificado de registro N° 375457, para así evitar que se presente riesgo de confusión entre los signos confrontados, luego de revisada la solicitud de renuncia de derechos presentada por la referida sociedad, esta Delegatura evidencia que los productos que la marca distingue quedarán así: “Vehículos y aparatos de locomoción terrestre incluyendo motocicletas, triciclos, cuadriciclos, ATVS diseñados principalmente para uso fuera de la carretera patinetas de motor y partes” (negrilla fuera del texto).

De la lectura de la solicitud mencionada, resulta claro que no se presenta por parte de la sociedad COVI GROUP LIMITED una limitación de los productos que permita la coexistencia de las marcas sin que se haya riesgo de confusión para los consumidores, sino que señala que además de vehículos y aparatos de locomoción terrestre incluirá los demás medios de transporte. 4.

Conclusión Considerándose que pese al acuerdo de coexistencia presentado por las partes, la concurrencia de la marca RENEGADE, con certificado de registro N° 375457 y la marca solicitante RENEGADE, además de tener identidad ortográfica y fonética, teniendo en cuenta la naturaleza y finalidades de los productos que identifican, crearía un riesgo de confusión para" los' consumidores y en consecuencia este Despacho considera procedente confirmar la decisión de la Dirección de Signos Distintivos contenida en la Resolución recurrida, dado que dicha solicitud continúa incursa en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la decisión 486 de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto, RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 57604 de 26 de septiembre de 2014 proferida por la Dirección de Signos Distintivos […]”. El problema jurídico 19. La Sala, con fundamento en la demanda, la contestación presentada por la parte demandada, la fijación del litigio y la Interpretación Prejudicial, le corresponde determinar: 20.

Si las resoluciones núms. 57604 de 26 de septiembre de 2014 y 35747 de 13 de julio de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo RENEGADE, para identificar “automóviles, excluyendo específicamente motocicletas y vehículos de dos ruedas”, productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran los artículos 136, literal a) y 159 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. 21.

En este sentido, se analizará: i) si existe o no riesgo de confusión o de asociación entre el signo nominativo RENEGADE y la marca nominativa RENEGADE, con registro núm. 375.457, que identifica productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso; y ii) si se cumplen o no los presupuestos del artículo 159 de la Decisión 486, en relación con el acuerdo de coexistencia suscrito entre la parte demandante y el tercero con interés directo en el resultado del proceso y la registrabilidad o no del signo nominativo RENEGADE, que identifica productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 22.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los artículos 136, literal a) y 159 de la Decisión 486. 23. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada y al restablecimiento del derecho solicitado.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 24. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[39], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[40] de la Comisión de la Comunidad Andina[41].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[42] 25. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[43] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 26.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 27.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 28.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 29.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 30. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 31.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 378-IP-2018 de 29 de marzo de 2019 32. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial[44] proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “[…] 2.

Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado RENEGADE (denominativo) y la marca RENEGADE (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 3.

Acuerdos de coexistencia de marcas y/o cartas de consentimiento 3.1. La demandante señala que la Sociedad Covi Limited, dio mediante documento su consentimiento para el uso y registro del signo RENEGADE (denominativo) en Colombia, para identificar los productos de las Clases 12 de la Clasificación Internacional de Niza con las limitaciones acordadas.

En tal virtud, es necesario hacer referencia al tema de ‘los acuerdos de coexistencia marcaria’, contemplados en el Artículo 159 de la Decisión 486, siendo que además la consultante ha realizado una pregunta respecto de este tema. […] 4. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza 4.1. Dentro del proceso interno se alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. 4.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. […]”. Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 33.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco normativo sobre los acuerdos entre titulares de distintas marcas para ser comercializadas en territorio nacional 34.

Visto el artículo el artículo 159 de la Decisión 486, se encuentra prohibida la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y que distingan los mismos productos o servicios, salvo que entre los titulares de las marcas se suscriba un acuerdo de coexistencia que permitan dicha comercialización. 35.

La norma comunitaria establece, además, que “[…] en caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor […]” y que estos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. Análisis del caso concreto 36.

Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra de los marcos normativos de la protección de marcas registradas, los derechos que confiere el registro de una marca, la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo, el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad, la protección del signo distintivo notoriamente conocido y el control judicial de los actos administrativos expedidos en materia marcaria; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 37.

En este sentido, las marcas objeto de estudio son como se muestran a comparación: | | | |SIGNO SOLICITADO |MARCA REGISTRADA | | | | | | | |RENEGADE |RENEGADE | |(Nominativa) |(Nominativa) | | | | |Solicitante: |Titular: | |FCA US LLC |Covi Group Limited. | | | | |Clase 12 |Clase 12 | |“Automóviles, excluyendo |“Vehículos y aparatos de | |específicamente motocicletas y |locomoción terrestre, incluyendo | |vehículos de dos ruedas”. |motocicletas, triciclos, | | |cuatriciclos, ATV´s diseñados | | |principalmente para uso fuera de | | |carretera, patinetas de motor y | | |partes”. | 38.

Ahora bien, conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 39.

En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca RENEGADE, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. Del cargo de nulidad por violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 40.

Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 41.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”[45]. 42.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[46]. 43. Esta prohibición de registro se fundamenta en que, dadas las condiciones señaladas anteriormente en la marca cuestionada, “[…] no sólo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, generando riesgo de confusión o de asociación en la selección de productos o servicios identificados con la marca […]”[47] 44.

Esta Sección[48], siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”[49]. 45. Asimismo, frente a la distintividad el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] la distintividad tiene un doble aspecto: a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado [y la] b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado […]”[50] (Destacado fuera de texto). 46.

Al respecto, también precisó que “[…] la falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca […]” y que la distintividad extrínseca “[…] se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.

En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado […]”[51]. 47. En este sentido, para establecer la existencia de un riesgo de confusión o asociación, es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre las marcas enfrentadas, tanto entre sí, como en relación con los productos distinguidos por ellas, considerando, además, la situación de los usuarios.

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos 48. Respecto de las marcas nominativas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló que “[…] los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingüísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado conceptual […]”[52]. 49.

Para efectos de lo anterior, es pertinente considerar los siguientes conceptos aludidos en la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso, a saber, los elementos ortográfico, fonético e ideológico: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […]”[53]. 50.

Así las cosas, la Sala procederá a dar aplicación a las reglas de cotejo marcario establecidas por la doctrina comunitaria y acogidas por esta Corporación, en tratándose de dirimir la confrontación de signos en los cuales se destaca, como sucede este caso, el elemento nominativo; para ello, se procederá a realizar el examen de registrabilidad correspondiente para determinar si existe identidad o semejanza ortográfica, fonética e ideológica entre el signo y la marca en conflicto.

Comparación ortográfica 51. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, la Sala considera que, en el aspecto ortográfico, el signo solicitado por la parte demandante reprodujo en forma íntegra la marca RENEGADE de propiedad del tercero con interés directo en el resultado del proceso.

SIGNO SOLICITADO R |E |N |E |G |A |D |E | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | | MARCA REGISTRADA R |E |N |E |G |A |D |E | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | | 52. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione[54]; en el caso sub examine, teniendo en cuenta que el signo reproduce la marca previamente registrada, la Sala considera que el signo solicitado por la demandante no cumple con el presupuesto de distintividad ortográfica.

Comparación Fonética 53. El aspecto fonético se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual se debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, el cotejo de las marcas, en forma sucesiva, es como sigue: RENEGADE-RENEGADE RENEGADE-RENEGADE RENEGADE-RENEGADE RENEGADE-RENEGADE RENEGADE-RENEGADE RENEGADE-RENEGADE RENEGADE-RENEGADE RENEGADE-RENEGADE RENEGADE-RENEGADE 54.

En ese orden, atendiendo que los signos son ortográficamente idénticos y, en consecuencia, la sílaba tónica, la raíz y su terminación son las mismas, la Sala considera que, igualmente, la pronunciación del signo solicitado y la marca registrada es idéntica; en consecuencia, la Sala considera que el signo solicitado por la demandante no cumple con el presupuesto de distintividad fonética.

Comparación Ideológica 55. El aspecto ideológico o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. la Sala precisa que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos o marcas tienen algún significado. 56. Al respecto, los signos que se encuentren en idioma extranjero se definen como de fantasía siempre que su significado no sea de conocimiento común; al respecto la Sala en reciente pronunciamiento[55] indicó que: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”.

(Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta). Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.

(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]” (Destacado de la Sala). 57. La Sala considera que, en el caso sub examine, no es dable comparar ideológicamente los signos objeto de estudio en la medida en que la palabra RENEGADE es una expresión de fantasía, por carecer de connotación conceptual o significado idiomático, toda vez que constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores.

Por ello, al ser expresiones sin contexto en el idioma castellano[56] no es posible derivar de aquellas un parecido conceptual que pueda inducir a error a los consumidores y usuarios. 58. Corolario de lo expuesto y una vez realizada la comparación del signo y de la marca, de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que el signo y la marca bajo examen presentan similitud ortográfica y fonética, aspectos que conllevan a configurarse un riesgo de confusión o asociación entre el público consumidor.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 59. Visto el literal a) del artículo 136, la Sala encuentra que, por cuanto se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que existe, en una visión de conjunto, semejanzas entre las marcas enfrentadas de las que se puede derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, es necesario proceder a analizar el segundo supuesto de los productos que identifican tanto la marca cuestionada como las marcas registradas propiedad de la parte demandante, teniendo en cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 60.

Visto el inciso 2.º del artículo 151 de la Decisión 486, la Sala colige que la ubicación de los productos en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual, el registro de la marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. 61.

La Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 2018[57], se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.

La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. De ahí que, dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”[58] 62.

Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos o servicios que los signos enfrentados pretenden identificar, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados por los signos en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre las marcas enfrentadas, entre los que se encuentran: i) la inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor, ii) canales de comercialización; iii) mismos medios de publicidad;

(iv) relación o vinculación entre los productos; (v) uso conjunto o complementario de productos; (vi) partes y accesorios; (vii) mismo género de los productos; (viii) misma finalidad; (ix) intercambiabilidad de los productos. 63. En este sentido, el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia ha explicado los criterios anteriormente mencionados en los siguientes términos: “[…] a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: ( ) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitiva mente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir" […]”[59].

(Destacado de la Sala) 64. Teniendo en cuenta los criterios anteriores y atendiendo a que: i) conforme con el Formulario Único de Registro de Signos Distintivos[60], la sociedad demandante solicitó el registro del signo nominativo denominado RENEGADE para identificar “[…] Automóviles, excluyendo específicamente motocicletas y vehículos de dos ruedas […]”, esto es, productos comprendidos en la Clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza; y que ii) la marca nominativa RENEGADE, previamente registrada en favor de tercero con interés directo en el resultado del proceso, distingue “[…] Vehículos y aparatos de locomoción terrestre, incluyendo motocicletas, triciclos, cuatriciclos, ATV´s diseñados principalmente para uso fuera de carretera, patinetas de motor y partes […]”, esto es productos de la Clase 12 de la misma clasificación, la Sala procede a determinar si en este caso se encuentra probada la conexidad competitiva de los productos amparados. 65.

Pues bien, la Sala considera que, en este caso, se configuran los criterios de conexión competitiva de: i) existencia de una relación o vinculación entre productos; y ii) uso conjunto o complementario de productos. 66. Sobre la relación o vinculación entre los productos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial proferida para este proceso, consideró que “[…] (c)ierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva […] esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor […]”[61]. 67.

En relación con el uso conjunto o complementario de productos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial proferida para este proceso, consideró que “[…] Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente […] pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función […]”. 68. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que entre los productos que amparan el signo y la marca bajo estudio se configura una conexión competitiva si se tiene en cuenta que: i) el signo RENEGADE pretende amparar “automóviles”, lo cual induciría al consumidor a asociar un origen común a los “vehículos y aparatos de locomoción terrestre” marca RENEGADE, dado que la clase de productos registrados para la marca no excluye a los automóviles; y ii) en el caso concreto es clara la dependencia entre los productos que se pretenden amparar con el signo objeto de la demanda y los productos que ampara la Clase 12 pues, al no existir una diferenciación clara entre la marca y el signo, son confundibles, toda vez que “automóviles” y “vehículos y aparatos de locomoción terrestre”, son conceptos sinónimos. 69.

Lo anterior induciría a error a los consumidores y usuarios en tanto causaría una idea errada de asociación entre los productos, creyendo que son producidos y comercializados por una misma empresa. 70. En ese orden, la Sala considera que en el caso bajo estudio se encuentra configurada la conexidad entre los productos que amparan el signo y la marca objeto de estudio pues se encuentran probados los criterios de conexión en forma clara y en grado suficiente, lo cual podrían afectar los derechos de los consumidores y usuarios.

Del cargo de nulidad por desconocimiento del acuerdo de coexistencia marcaria 71. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra, se encuentra prohibida la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y que distingan los mismos productos o servicios, salvo que entre los titulares de las marcas se suscriba un acuerdo de coexistencia que permitan dicha comercialización. 72.

La norma comunitaria establece, además, que “[…] en caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor […]” y que estos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. 73.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre los acuerdos de coexistencia de marcas, concluyó lo siguiente: “[…] 3.5. En este caso, para que pueda darse la coexistencia marcaría, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes;

(iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como, proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y, (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia […]”.

Señaló, además, que “[…] 3.6. La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaría, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error […]”[62]. 74. Asimismo, esta Sección ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre los acuerdos de coexistencia marcaria establecidos en el artículo 159 de la Decisión 486, entre otras, en sentencias de 11 de julio de 2013[63], 8 de agosto de 2013[64]; 12 de julio de 2018[65]; 26 de julio de 2018[66], y 14 de diciembre de 2018[67]. 75.

Por la importancia para este proceso, la Sala resalta el pronunciamiento que tuvo lugar en la sentencia de 26 de julio de 2018, en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que instauró Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. contra la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin que se declarara la nulidad de las resoluciones que negaron el registro de la marca Strada (mixta) para distinguir productos de la Clase 9 de la clasificación internacional de Niza y en la que se determinó que el acuerdo de coexistencia marcaria aportado al proceso no cumplía los requisitos para ser aplicado en los términos del artículo 159 de la Decisión 486 de 2000.

En dicha oportunidad, la Sección consideró lo siguiente: “[…] era necesario realizar la interpretación de oficio del artículo 159 de la Decisión 486 de 2000 y, sobre los acuerdo de coexistencia de marcas, concluyó lo siguiente: “[…] La coexistencia de derecho para que tenga relevancia jurídica debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares;

(ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de estas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como, proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia; y, (v) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente […]”.

Señaló, además, que “[…] la Autoridad Nacional Competente es la llamada a revisar los Acuerdos de Coexistencia suscritos entre las partes y determinar si éstos cumplen con las exigencias mencionadas, precautelando siempre el interés de los consumidores finales, es decir deberá determinar si los signos sobre los cuales se suscribió el Acuerdo no son objeto de producir riesgo de confusión en el público consumidor. […] Lo anterior teniendo en cuenta que en el “Contrato de Coexistencia de Marca Comercial” no se incluyeron las medidas necesarias y específicas para evitar riesgos de confusión a los consumidores; en ese orden, no basta, como se hizo en este caso, con asegurar en el contrato y en forma genérica que una de las partes deberá adoptar medidas para minimizar la posibilidad de cualquier riesgo de asociación o confusión por parte de los consumidores sino que, como se expuso, para que el acuerdo de coexistencia surta efectos debe “[…] incluir en él las medidas necesarias para evitar riesgos de confusión a los consumidores […]”; se reitera, medidas necesarias y específicas que no se adoptaron en el acuerdo suscrito por Matsushita Electric Industrial Co.

Ltd y Fiat Auto S.P.A. Finalmente, tampoco se encuentra probado que el Acuerdo haya sido inscrito ante la oficina legal competente, en los términos del artículo 159 de la Decisión 486, tantas veces citada. En conclusión, la Sala considera que el acuerdo de coexistencia marcaria suscrito entre Matsushita Electric Industrial Co., Ltd y Fiat Auto S.P.A. no cumple los requisitos exigidos por el artículo 159 de la Decisión 486 de 2000 y que han sido desarrollados en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del Consejo de Estado; en consecuencia, no es procedente la coexistencia del signo “Strada” y la marca “Strada” objeto de este proceso […]” (Destacado de la Sala). 76.

Lo anterior permite a la Sala concluir que los acuerdos de coexistencia marcaria deben reunir una serie de requisitos para que surtan efectos: el primero, de orden fáctico, relacionado con la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; el segundo que se configura en el marco de la autonomía de la voluntad privada de los titulares de los signos o marcas idénticos o similares y que se traduce en la suscripción de un acuerdo entre las partes que permita la coexistencia, licencia de uso o transferencia de los signos o marcas; y, finalmente, unos requisitos de orden público orientados a la protección de los consumidores y usuarios, entre ellos: i) la adopción en el acuerdo de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como, proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios a los consumidores; ii) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia; y,(iii) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente. 77.

El cumplimiento de los requisitos anteriores deberá ser valorado por la Autoridad Nacional competente, con especial énfasis en la adopción de medidas específicas que permitan desvirtuar el riesgo de confusión en el público consumidor, tal como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso. 78.

La demandante aportó al proceso copia traducida oficial del “CONTRATO DE COEXISTENCIA MARCARIA”[68], suscrito entre Chrysler Group LLC (Hoy la parte demandante), y el tercero con interés directo en el resultado del proceso, el 24 de julio de 2014, del cual se destaca lo siguiente: En términos generales, que ambas empresas suscribieron un acuerdo de coexistencia de la marca RENEGADE, la cual la parte demandante utiliza para automóviles y el tercero con interés directo en el resultado del proceso utiliza para, en su mayor parte motocicletas, lo cual se traduce en que las partes contratantes se obligan a: i) no presentar solicitudes de cancelación de la marca RENEGADE registrada a nombre de la otra empresa; y ii) asimismo, se comprometen a realizar todos los esfuerzos para evitar la confusión entre las marcas. 79.

La parte demandada, en la Resolución núm. 57604 de 26 de septiembre de 2014, no se refiere al citado contrato, pero en la Resolución núm. 35747 de 13 de julio de 2015, la parte demandada señaló que en el “CONTRATO DE COEXISTENCIA MARCARIA” no se adoptaron las previsiones necesarias para evitar la confusión del público dado que los productos que protegen la marca registrada y el signo solicitado son símiles. 80.

Atendiendo a la normativa comunitaria que regula la materia, a la interpretación prejudicial proferida para este caso por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y a la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado sobre los acuerdos de coexistencia de marcas, la Sala procederá a determinar el acuerdo de coexistencia de marca comercial cumple con los requisitos exigidos para este tipo de acuerdos, no sin antes precisar, que la Sala no efectuará un estudio de la legalidad del contrato suscrito entre la parte demandante y el tercero con interés directo en el resultado del proceso, pues dicho análisis no es de competencia de la Sala, se reitera, lo que verificará la Sala es el cumplimiento de los requisitos dispuestos en la normativa que regula la materia para la validez de los acuerdos de coexistencia marcaria.

Análisis de los requisitos para determinar si el acuerdo de coexistencia marcaria surtió efectos Existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares y la existencia de un acuerdo entre las partes 1. En el presente caso, se pretende el registro de dos signos RENEGADE para amparar productos de la Clase 12, sin embargo, no se probó que en otro de los países que integran la subregión andina, diferente a la República de Colombia, exista otra marca idéntica que pueda coexistir con la que se pretende registrar, pues la coexistencia de que trata el artículo 159 citado supra, regula la comercialización de productos y servicios dentro de la subregión, más no contempla la registrabilidad de signos idénticos o semejantes en un mismo país; al respecto, la normativa citada no puede entenderse como una excepción a las causales de irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes. 2.

Sin embargo, se cumple el presupuesto relacionado con la suscripción de un acuerdo entre las partes con el propósito de permitir la coexistencia de los signos: prueba de ello, el “CONTRATO DE COEXISTENCIA MARCARIA” aportado al proceso. 3. Verificado lo anterior, la Sala considera que el “CONTRATO DE COEXISTENCIA MARCARIA” por medio del cual la parte demandante y el tercero con interés directo en el resultado del proceso, adoptaron un acuerdo de coexistencia no cumple los requisitos relacionados con la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares.

La adopción por parte de las partes de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público y la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente 4. La Sala considera que el acuerdo no cumple los requisitos de orden público listados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y por el Consejo de Estado, relacionados con la adopción de medidas específicas para evitar la confusión del público y proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios a los consumidores y la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente. 5.

Aunado a lo anterior en el “CONTRATO DE COEXISTENCIA MARCARIA” no se incluyeron las medidas necesarias y específicas para evitar riesgos de confusión a los consumidores; en ese orden, no basta, como se hizo en este caso, con asegurar en el contrato y en forma genérica que una de las partes deberá adoptar medidas para minimizar la posibilidad de cualquier riesgo de asociación o confusión por parte de los consumidores sino que, como se expuso, para que el acuerdo de coexistencia surta efectos debe “[…] incluir en él las medidas necesarias para evitar riesgos de confusión a los consumidores […]”; se reitera, medidas necesarias y específicas que no se adoptaron en el acuerdo suscrito. 6.

Finalmente, tampoco se encuentra probado que el Acuerdo haya sido inscrito ante la oficina legal competente, en los términos del artículo 159 de la Decisión 486, tantas veces citada. 81. En conclusión, la Sala considera que el acuerdo de coexistencia marcaria suscrito entre la parte demandada y el tercero con interés en el resultado del proceso no cumple los requisitos exigidos por el artículo 159 de la Decisión 486 de 2000 y que han sido desarrollados en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del Consejo de Estado; en consecuencia, no es procedente la coexistencia del signo “RENEGADE” y la marca “RENEGADE” objeto de este proceso.

Conclusión 82. La Sala prohíja la jurisprudencia de esta Sección relativa al análisis metodológico para la comparación de un signo nominativo y una marca nominativa y los requisitos que deben cumplir los acuerdos de coexistencia de marcas, en especial los pronunciamientos contenidos en las sentencias de 11 de julio de 2013[69], 8 de agosto de 2013[70]; 12 de julio de 2018[71]; 26 de julio de 2018[72], y 14 de diciembre de 2018[73]. 83.

En suma, la Sala considera en el caso sub examine que el signo nominativo RENEGADE no puede ser objeto de registro porque: i) carece de distintividad al presentar semejanzas de tipo ortográfico y fonético con la marca RENEGADE, previamente registrada para identificar productos en la Clase 12, sin que sea procedente el estudio del criterio ideológico por tratarse de signos de fantasía; ii) existe una conexión competitiva entre el signo y la marca objeto de estudio; y iii) el acuerdo de coexistencia marcaria suscrito entre la parte demandante y el tercero con interés directo en el resultado del proceso no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 159 de la Decisión 486 de 2000 y desarrollados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el Consejo de Estado. 84.

En este orden, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos de nulidad endilgados por el demandante y toda vez que no se demostró que el signo nominativo RENEGADE fuere susceptible de ser registrado en la Clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda.

Condena en costas 85. Visto el numeral 8[74] del artículo 365[75] de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[76], sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que se abstendrá de condenar en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, I.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

CUARTO: ABSTENERSE de condenar en costas en el presente proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 69 [2] Cfr. Folios 47 a 61 [3] “[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho./ Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparadocho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”.  [4] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” [5] Cfr. Folios 4 a 9 [6] Cfr. Folios 10 a 17 [7] Cfr. Folio 48 [8] Cfr. Folio 52. [9] Cfr. Folio 53. [10] Cfr. Folio 54 [11] Cfr. Folio 55 [12] Ibidem. [13] Cfr. Folio 57. [14] Ibidem. [15] Cfr. Folio 58. [16] Cfr. Folio 59. [17] Cfr. Folios 101 a 117. [18] Cfr. Folio 105. [19] Cfr. Folio 108. [20] Ibidem. [21] Cfr. Folio 112ª. [22] Cfr. Folio 114 [23] Ibidem. [24] Cfr. Folio 115. [25] Ibidem. [26] Ibidem. [27] La vinculación se realizó mediante el auto admisorio de la demanda de 30 de junio de 2016. [28] Cfr. Folios 12 y 125. [29] Cfr. Folios 139 a 151 [30] Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [31] Cfr. Folios 173 a 188. [32] Cfr. Folios 193 y 194. [33] “[…] Artículo 149.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. [34] “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones.

Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. [35] Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. [36] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [37] Cfr. Folios 4 a 9. [38] Cfr. Folios 10 a 17. [39] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [40] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [41] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [42] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [43] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [44] Cfr. Folios 139 a 151 [45] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016. [46] Ibidem. [47] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 377-IP-2015 de 7 de julio de 2016, pág. 5. [48] Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. [49] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. [50] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 369-IP-2018 de 28 de junio de 2019. [51] Ibidem. [52] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 568-IP-2015 de7 de julio de 2016. [53] Cfr. Folio 142 [54] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 388-IP-2015. Febrero 25 de 2016. Marca: Feria Internacional del Libro. [55] Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto de 2019, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2007-00109-00, MP, Roberto Augusto Serrato Valdés. [56] La expresión “RENEGADE” no tiene significado en el idioma castellano, tal como consta en el diccionario de la Real Lengua Española; información obtenida de la página electrónica oficial de dicha institución: “https://dle.rae.es/renegade”.

No obstante, dicha expresión se traduce del idioma italiano al español como “Renegado o Renegada”; tomado de la página electrónica del diccionario español – inglés en línea word refference:” https://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=renegade”. [57] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 8 de marzo de 2018;

C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. [58] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 8 de marzo de 2018. C.P. María Elizabeth García González. Rad.: 11001032400020090041700. [59] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, págs. 13 y 14.

Ver también: Interpretación Prejudicial Proceso 114-IP-2003 de 19 de noviembre de 2003. [60] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 121-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015. [61] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 121-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015. [62] Cfr. Folio 147. [63] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de julio de 2013, núm. único de radicación 110010324000200900000900, C.P. doctor Guillermo Vargas Ayala. [64] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de agosto de 2013, C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación: 11001032400020080002600. [65] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001032400020080003600. [66] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de julio de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001032400020090001000. [67] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 14 de diciembre de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez (E), núm. único de radicación: 11001032400020090045200. [68] Cfr. Folios 21 a 40 [69] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de julio de 2013, núm. único de radicación 110010324000200900000900, C.P. doctor Guillermo Vargas Ayala. [70] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de agosto de 2013, C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación: 11001032400020080002600. [71] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001032400020080003600. [72] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de julio de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001032400020090001000. [73] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 14 de diciembre de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez (E), núm. único de radicación: 11001032400020090045200. [74] Aplicable en virtud de lo expuesto en el artículo 188 de la Ley 1437, que prevé: “[…]Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […]”. [75] “ARTÍCULO 365.

CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]” [76] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.