11001-03-24-000-2015-00348-00 — Consejo de Estado

11001-03-24-000-2015-00348-00Consejo de Estado · SECCIÓN PRIMERASentencia2020-08-13

Ponente: Hernando Sánchez Sánchez

Actor: Cocinas Integrales Alco S.A.S·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio – Sic

De qué trata

Síntesis: [C]onsiderando que la palabra “windows” es de uso común y la palabra “cocinas” es genérica, estas serán excluidas del cotejo marcario en el caso sub examine, y la Sala procederá a efectuar el cotejo únicamente entre las expresiones “ALCO & DOORS” de las marcas mixtas ALCO WINDOWS & DOORS y las expresiones “ALCO & CARPINTERÍA” del signo mixto ALCO COCINAS & CARPINTERÍA. […] [L]a Sala considera que: i) tanto el signo mixto solicitado por la parte demandante como las marcas mixtas cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, comparten la expresión ALCO; ii) tanto para las marcas opositoras como el signo mixto solicitado, la distintividad recae sobre la expresión ALCO ya que esta es la que tiene mayor carga semántica y mayor fuerza e impacto en el consumidor; iii) las expresiones DOORS y CARPINTERÍA son débiles en el conjunto de cada uno de los signos considerando su posición y su cercanía con los productos o servicios que pretenden identificar, de manera que no le otorgan una distintividad adicional a los conjuntos marcarios; y iv) la palabra WINDOWS es de uso común, y la palabra COCINAS es genérica, por lo que son excluidas del cotejo, como ya se explicó anteriormente. En línea con lo anterior, considerando que la distintividad de los signos recae sobre la expresión ALCO, y esta es exactamente la misma tanto para el signo mixto como para las marcas opositoras, resulta innecesario hacer un examen de confundibilidad detallado, toda vez que hay una identidad desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual. Teniendo en cuenta el anterior análisis, la Sala considera que, una vez realizada la comparación entre los signos en cuestión, de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, atendiendo a las particularidades del caso concreto, y aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala concluye que en el presente caso se cumple el primer supuesto de la causal establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cual es, que exista identidad o semejanza entre las marcas comparadas. […] [L]a Sala considera que se presenta conexidad competitiva entre los productos y servicios amparados por el signo mixto solicitado y las marcas mixtas opositoras a pesar de pertenecer a una clase distinta de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que: i) los productos de “fabricación de cocinas y muebles en madera” de la Clase 20 son complementarios con el “servicio de instalación” de la Clase 37, en el entendido en que el uso de uno genera la necesidad del uso del otro; ii) la fabricación de muebles de madera de la Clase 20 y los productos “ventanas y puertas” de la Clase 6, son sustituibles entre si, en la medida en que el consumidor que requiera de una puerta o una ventana, puede acudir a la parte demandante para que le fabrique una o al tercero con interés directo en el resultado del proceso para que se la proporcione, de manera que puede optar por uno u otro con facilidad; y iii) el consumidor puede llegar a la conclusión razonable de que se trata de productos y servicios que ofrece un mismo empresario o diferentes empresarios que tienen una relación comercial entre sí. En este sentido, la Sala observa que se encuentran presentes tres criterios sustanciales establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuales son la sustituibilidad, la complementariedad y la razonabilidad, que evidencian la existencia de una conexidad competitiva entre los productos que pretendía identificar el signo mixto solicitado y los productos y servicios que identifican las marcas mixtas opositoras, de manera que se cumple el segundo supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto ALCO COCINAS & CARPINTERIA y las marcas mixtas ALCO WINDOWS & DOORS previamente registradas / ANÁLISIS DE DISTINTIVIDAD - De los elementos que componen cada uno de los signos / EXPRESIÓN GÉNERICA - Lo es cocinas en la clase 20 / EXPRESIÓN GÉNERICA - No lo es cocina en las clases 6 y 37 / EXPRESIÓN GÉNERICA - La que así es para una clase puede serlo para otra siempre y cuando exista una estrecha relación o conexión competitiva entre los productos o servicios que identifica cada una de las clases / EXPRESIÓN GÉNERICA - Lo es cocina y por ello se excluye del cotejo marcarioCon respecto al signo mixto ALCO COCINAS & CARPINTERÍA, la Sala considera que la expresión “cocinas” es genérica respecto de los productos que el signo pretende distinguir dentro de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente “fabricación de cocinas”. Esto, por cuanto el signo en cuestión que incluye la palabra “cocinas” pretende identificar ese mismo producto: cocinas. De esta forma, el mismo término incluido en el signo se utiliza para señalar o identificar el producto que dicho signo desea identificar, por lo que es claro que se trata de una expresión genérica. Así las cosas, teniendo en cuenta: i) la regla acogida por la Sala en virtud de la cual una expresión que es genérica para una clase también puede serlo para otra como consecuencia de la existencia de una conexión competitiva o relación entre los productos o servicios que identifica cada una de las clases; y ii) la relación de conexidad existente entre las clases 6, 20 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza expuesta en los párrafos precedentes; la Sala estima que, en el caso sub examine, la expresión “cocinas” que es genérica para la Clase 20, también lo es para las clases 6 y 37, en virtud de la relación de conexidad existente entre estas tres clases y, en consecuencia, esta palabra será excluida del cotejo.PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto ALCO COCINAS & CARPINTERIA y las marcas mixtas ALCO WINDOWS & DOORS previamente registradas / ANÁLISIS DE DISTINTIVIDAD - De los elementos que componen cada uno de los signos / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es Windows en las clases 6 y 37 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - No es Windows en la clase 20 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - La que así es para una clase puede serlo para otra siempre y cuando exista una estrecha relación o conexión competitiva entre los productos o servicios que identifica cada una de las clases / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es Windows y por ello se excluye del cotejo marcario[L]a Sala acoge como regla la posibilidad que expresiones que son de uso común o genéricas para una clase de la Clasificación Internacional de Niza también pueden serlo para otra, como consecuencia de la existencia de una conexión competitiva o relación entre los productos o servicios que identifica cada una de las clases. En este sentido, será necesario analizar las circunstancias de cada caso particular para determinar si el estatus de uso común o el de genérico de una expresión para una clase, también puede serlo para otra debido a la existencia de una relación o conexidad competitiva entre los productos o servicios de cada una y, de esa manera, aplicar la regla general de exclusión al momento de efectuar el cotejo marcario. Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Para esto, se realizará el cotejo entre el signo mixto ALCO COCINAS & CARPINTERÍA que fue solicitado por la parte demandante y las marcas mixtas opositoras ALCO WINDOWS & DOORS aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra. […] Sea lo primero señalar que, respecto de las marcas ALCO WINDOWS & DOORS, la palabra “windows” es una expresión de uso común para las clases 6 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, tal y como se evidencia al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada […] Ahora, si bien la palabra “windows” no es de uso común para la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala encuentra que hay una relación de conexidad entre los productos de la Clase 20 con los servicios de la Clase 37 por un lado, y entre los productos de la Clase 20 y los productos de la Clase 6, por el otro. En el primer caso, la Sala señala que los productos comprendidos en la Clase 20 incluyen productos tales como muebles y sus partes, productos de madera, muebles metálicos, muebles de camping, y productos de materias plásticas no comprendidos en otras clases; y los servicios comprendidos en la Clase 37 consisten en los servicios de construcción, instalación y reparación. Considerando lo anterior, la Sala estima que los productos de la Clase 20 pueden requerir de los servicios de reparación o instalación comprendidos en la Clase 37, en la medida que el consumidor de alguno de los productos de la Clase 20 puede requerir del servicio de instalación para poder usar el producto, o el servicio de reparación para restablecer el estado original del producto en caso de daño o para preservarlo. Igualmente, el servicio de construcción de edificios contenido dentro de la Clase 37, puede requerir de los materiales comprendidos en la Clase 20, ya señalados, para hacer las terminaciones y el equipamiento en el interior de los inmuebles, en especial si se trata de viviendas, como es el caso de muebles que se ubicarán dentro de la vivienda o los materiales de madera o metálicos que se requerirían, por ejemplo, para los marcos de las puertas o los muebles en los baños y las cocinas. Así, el uso de los productos de la Clase 20 puede generar la necesidad del uso de los servicios de la Clase 37, y viceversa, en los términos expuestos en los párrafos anteriores, lo que genera un alto grado de conexidad entre ambas clases. En el segundo caso, la Clase 6 identifica productos tales como metales comunes y sus aleaciones, y productos metálicos que se constituyen en la materia prima para la elaboración de los productos que se encuentran dentro de la Clase 20, tales como los muebles metálicos o muebles de camping. En este sentido, los productos de la Clase 20 requieren del uso de los productos de la Clase 6 para su confección, generando una fuerte conexidad entre ambas clases. En este sentido, atendiendo a: i) la regla expuesta por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en cuanto a que las palabras o expresiones de uso común para una clase pueden serlo también para otra si entre ellas se verifica la existencia de una relación o conexión competitiva, y ii) que existe una relación de conexidad entre las clases 6 y 37 con la Clase 20; la Sala considera que, en el caso sub examine, la expresión “windows” que es común en las dos primeras clases, también lo es para la Clase 20 y, en consecuencia, esta palabra será excluirá del cotejo marcario.RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD - Marco normativo

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto ALCO COCINAS & CARPINTERIA y las marcas mixtas ALCO WINDOWS & DOORS previamente registradas / EXPRESIÓN EVOCATIVA – Lo son DOORS y CARPINTERÍA / EXPRESIÓN débil – Lo son DOORS y CARPINTERÍA / EXCLUSIÓN DEL COTEJO MARCARIO – De las expresiones genéricas y de uso común / REGISTRO MARCARIO - No procede frente al signo mixto ALCO COCINAS & CARPINTERIA para identificar productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza por tener similitud y existir riesgo de confusión con las marcas mixtas ALCO WINDOWS & DOORS previamente registradas en las clases 6 y 37 [C]onsiderando que la palabra “windows” es de uso común y la palabra “cocinas” es genérica, estas serán excluidas del cotejo marcario en el caso sub examine, y la Sala procederá a efectuar el cotejo únicamente entre las expresiones “ALCO & DOORS” de las marcas mixtas ALCO WINDOWS & DOORS y las expresiones “ALCO & CARPINTERÍA” del signo mixto ALCO COCINAS & CARPINTERÍA. […] [L]a Sala considera que: i) tanto el signo mixto solicitado por la parte demandante como las marcas mixtas cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, comparten la expresión ALCO; ii) tanto para las marcas opositoras como el signo mixto solicitado, la distintividad recae sobre la expresión ALCO ya que esta es la que tiene mayor carga semántica y mayor fuerza e impacto en el consumidor; iii) las expresiones DOORS y CARPINTERÍA son débiles en el conjunto de cada uno de los signos considerando su posición y su cercanía con los productos o servicios que pretenden identificar, de manera que no le otorgan una distintividad adicional a los conjuntos marcarios; y iv) la palabra WINDOWS es de uso común, y la palabra COCINAS es genérica, por lo que son excluidas del cotejo, como ya se explicó anteriormente.

En línea con lo anterior, considerando que la distintividad de los signos recae sobre la expresión ALCO, y esta es exactamente la misma tanto para el signo mixto como para las marcas opositoras, resulta innecesario hacer un examen de confundibilidad detallado, toda vez que hay una identidad desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual.

Teniendo en cuenta el anterior análisis, la Sala considera que, una vez realizada la comparación entre los signos en cuestión, de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, atendiendo a las particularidades del caso concreto, y aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala concluye que en el presente caso se cumple el primer supuesto de la causal establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cual es, que exista identidad o semejanza entre las marcas comparadas. […] [L]a Sala considera que se presenta conexidad competitiva entre los productos y servicios amparados por el signo mixto solicitado y las marcas mixtas opositoras a pesar de pertenecer a una clase distinta de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que: i) los productos de “fabricación de cocinas y muebles en madera” de la Clase 20 son complementarios con el “servicio de instalación” de la Clase 37, en el entendido en que el uso de uno genera la necesidad del uso del otro; ii) la fabricación de muebles de madera de la Clase 20 y los productos “ventanas y puertas” de la Clase 6, son sustituibles entre si, en la medida en que el consumidor que requiera de una puerta o una ventana, puede acudir a la parte demandante para que le fabrique una o al tercero con interés directo en el resultado del proceso para que se la proporcione, de manera que puede optar por uno u otro con facilidad; y iii) el consumidor puede llegar a la conclusión razonable de que se trata de productos y servicios que ofrece un mismo empresario o diferentes empresarios que tienen una relación comercial entre sí. En este sentido, la Sala observa que se encuentran presentes tres criterios sustanciales establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuales son la sustituibilidad, la complementariedad y la razonabilidad, que evidencian la existencia de una conexidad competitiva entre los productos que pretendía identificar el signo mixto solicitado y los productos y servicios que identifican las marcas mixtas opositoras, de manera que se cumple el segundo supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto ALCO COCINAS & CARPINTERIA y las marcas mixtas ALCO WINDOWS & DOORS previamente registradas / ANÁLISIS DE DISTINTIVIDAD – De los elementos que componen cada uno de los signos / EXPRESIÓN GÉNERICA – Lo es cocinas en la clase 20 / EXPRESIÓN GÉNERICA – No lo es cocina en las clases 6 y 37 / EXPRESIÓN GÉNERICA – La que así es para una clase puede serlo para otra siempre y cuando exista una estrecha relación o conexión competitiva entre los productos o servicios que identifica cada una de las clases / EXPRESIÓN GÉNERICA – Lo es cocina y por ello se excluye del cotejo marcario Con respecto al signo mixto ALCO COCINAS & CARPINTERÍA, la Sala considera que la expresión “cocinas” es genérica respecto de los productos que el signo pretende distinguir dentro de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente “fabricación de cocinas”.

Esto, por cuanto el signo en cuestión que incluye la palabra “cocinas” pretende identificar ese mismo producto: cocinas. De esta forma, el mismo término incluido en el signo se utiliza para señalar o identificar el producto que dicho signo desea identificar, por lo que es claro que se trata de una expresión genérica. Así las cosas, teniendo en cuenta: i) la regla acogida por la Sala en virtud de la cual una expresión que es genérica para una clase también puede serlo para otra como consecuencia de la existencia de una conexión competitiva o relación entre los productos o servicios que identifica cada una de las clases; y ii) la relación de conexidad existente entre las clases 6, 20 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza expuesta en los párrafos precedentes; la Sala estima que, en el caso sub examine, la expresión “cocinas” que es genérica para la Clase 20, también lo es para las clases 6 y 37, en virtud de la relación de conexidad existente entre estas tres clases y, en consecuencia, esta palabra será excluida del cotejo.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto ALCO COCINAS & CARPINTERIA y las marcas mixtas ALCO WINDOWS & DOORS previamente registradas / ANÁLISIS DE DISTINTIVIDAD – De los elementos que componen cada uno de los signos / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es Windows en las clases 6 y 37 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No es Windows en la clase 20 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – La que así es para una clase puede serlo para otra siempre y cuando exista una estrecha relación o conexión competitiva entre los productos o servicios que identifica cada una de las clases / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es Windows y por ello se excluye del cotejo marcario [L]a Sala acoge como regla la posibilidad que expresiones que son de uso común o genéricas para una clase de la Clasificación Internacional de Niza también pueden serlo para otra, como consecuencia de la existencia de una conexión competitiva o relación entre los productos o servicios que identifica cada una de las clases.

En este sentido, será necesario analizar las circunstancias de cada caso particular para determinar si el estatus de uso común o el de genérico de una expresión para una clase, también puede serlo para otra debido a la existencia de una relación o conexidad competitiva entre los productos o servicios de cada una y, de esa manera, aplicar la regla general de exclusión al momento de efectuar el cotejo marcario.

Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Para esto, se realizará el cotejo entre el signo mixto ALCO COCINAS & CARPINTERÍA que fue solicitado por la parte demandante y las marcas mixtas opositoras ALCO WINDOWS & DOORS aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra. […] Sea lo primero señalar que, respecto de las marcas ALCO WINDOWS & DOORS, la palabra “windows” es una expresión de uso común para las clases 6 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, tal y como se evidencia al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada […] Ahora, si bien la palabra “windows” no es de uso común para la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala encuentra que hay una relación de conexidad entre los productos de la Clase 20 con los servicios de la Clase 37 por un lado, y entre los productos de la Clase 20 y los productos de la Clase 6, por el otro.

En el primer caso, la Sala señala que los productos comprendidos en la Clase 20 incluyen productos tales como muebles y sus partes, productos de madera, muebles metálicos, muebles de camping, y productos de materias plásticas no comprendidos en otras clases; y los servicios comprendidos en la Clase 37 consisten en los servicios de construcción, instalación y reparación. Considerando lo anterior, la Sala estima que los productos de la Clase 20 pueden requerir de los servicios de reparación o instalación comprendidos en la Clase 37, en la medida que el consumidor de alguno de los productos de la Clase 20 puede requerir del servicio de instalación para poder usar el producto, o el servicio de reparación para restablecer el estado original del producto en caso de daño o para preservarlo.

Igualmente, el servicio de construcción de edificios contenido dentro de la Clase 37, puede requerir de los materiales comprendidos en la Clase 20, ya señalados, para hacer las terminaciones y el equipamiento en el interior de los inmuebles, en especial si se trata de viviendas, como es el caso de muebles que se ubicarán dentro de la vivienda o los materiales de madera o metálicos que se requerirían, por ejemplo, para los marcos de las puertas o los muebles en los baños y las cocinas.

Así, el uso de los productos de la Clase 20 puede generar la necesidad del uso de los servicios de la Clase 37, y viceversa, en los términos expuestos en los párrafos anteriores, lo que genera un alto grado de conexidad entre ambas clases. En el segundo caso, la Clase 6 identifica productos tales como metales comunes y sus aleaciones, y productos metálicos que se constituyen en la materia prima para la elaboración de los productos que se encuentran dentro de la Clase 20, tales como los muebles metálicos o muebles de camping.

En este sentido, los productos de la Clase 20 requieren del uso de los productos de la Clase 6 para su confección, generando una fuerte conexidad entre ambas clases. En este sentido, atendiendo a: i) la regla expuesta por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en cuanto a que las palabras o expresiones de uso común para una clase pueden serlo también para otra si entre ellas se verifica la existencia de una relación o conexión competitiva, y ii) que existe una relación de conexidad entre las clases 6 y 37 con la Clase 20; la Sala considera que, en el caso sub examine, la expresión “windows” que es común en las dos primeras clases, también lo es para la Clase 20 y, en consecuencia, esta palabra será excluirá del cotejo marcario.

RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD – Marco normativo FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00348-00 Actor: COCINAS INTEGRALES ALCO S.A.S Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Cotejo de marcas mixtas con elemento nominativo compuesto.

Conexidad competitiva. Riesgo de asociación. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Cocinas Integrales Alco S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 39627 de 26 de junio de 2014 y 438 de 13 de enero de 2015. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Cocinas Integrales Alco S.A.S., en adelante la parte demandante[1], presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138[3] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[4], para que se declare la nulidad de: i) la Resolución núm. 39627 de 26 de junio de 2014, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario” [5], expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y ii) la Resolución núm. 438 de 13 de enero de 2015, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación[6]”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto ALCO COCINAS & CARPINTERÍA[7], para distinguir productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones[8]: “[…] 2.1. Solicito al honorable Consejo de Estado que, mediante sentencia declare la nulidad de las siguientes Resoluciones: i) Resoluciones n° 39627 de 26 de junio de 2014 por medio de la cual la Directora de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada por la sociedad INDUSTRIA DE ALUMINIO ARQUITECTÓNICO Y VENTANERIA S.A. y en consecuencia, negó el registro de la marca ALCO (mixta), en la clase 20. ii) Resolución 438 de 13 de enero de 2015, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto por mi poderdante y confirmó la decisión contenida en la Resolución n° 39627 de 26 de junio de 2014 proferida por la Directora de Signos Distintivos, en el sentido de negar el registro de la marca ALCO (mixta), en la clase 20. 2.2.

Que como consecuencia de la nulidad que se decrete, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, a título de Restablecimiento del Derecho, conceder el registro de la marca ALCO (mixta), para distinguir “fabricación de cocinas y muebles en madera”, productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de mi representada, la sociedad COCINAS INTEGRALES ALCO S.A.S. 2.3.

Que se ordene la publicación de la Sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el literal d) del Artículo 2º. del Decreto Legislativo 209 de 1957. 2.5. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, las resoluciones correspondientes, en las cuales se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el Artículo 192 del Código Contencioso Administrativo […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1. Solicitó, el 24 de abril de 2013[9], el registro como marca del signo mixto ALCO COCINAS & CARPINTERÍA, para distinguir productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. La referida solicitud se publicó el 16 de septiembre de 2013 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 675, la cual fue objeto de oposición por parte de Industria de Aluminio Arquitectónico y Ventanería S.A., en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso, con fundamento en sus marcas mixtas ALCO WINDOWS & DOORS que identifican productos y servicios de las clases 6 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 39627 de 26 de junio de 2014, declaró fundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso y, en consecuencia, negó el registro como marca del signo mixto ALCO COCINAS & CARPINTERÍA para distinguir productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 39627 de 26 de junio de 2014. 5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 438 de 13 de enero de 2015, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 39627 de 26 de junio de 2014.

Norma violada 5. La parte demandante indicó la vulneración del literal a) del artículo 136[10] de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[11], en adelante Decisión 486. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó su concepto de violación así: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 1.

Indicó que el análisis realizado por la parte demandada adolece de falencias que llevaron a la aplicación indebida del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que “[ ] al no existir identidad ni relación entre los productos de cada una de las marcas, no concurren los dos requisitos necesarios para que presente el riesgo de confusión […]”[12]. 2.

Sostuvo que “[…] cada una de las marcas enfrentadas ampara productos y servicios diferentes, encaminados a consumidores distintos por lo cual es evidente que, en la práctica no habrá ningún riesgo de confusión entre los signos […]”[13]. 3. Reiteró que, al no existir identidad ni relación entre los productos de cada una de las marcas, no concurren los requisitos para que se presente el riesgo de confusión, debido a que “[…] los productos y servicios amparados por las marcas en conflicto no pertenecen a la misma clase, emplean canales de comercialización y medios de publicidad disímiles, no están relacionados, no permiten un uso conjunto o complementario y no pertenecen a un mismo género de productos […]”[14]. 4.

Precisó que “[…] los productos y servicios identificados por las marcas en conflicto son prestaciones completamente especializadas. En efecto, la solicitud de registro negada por la Superintendencia, para la marca ALCO (mixta), a nombre de COCINAS INTEGRALES ALCO S.A.S. busca distinguir productos especializados, a saber, cocinas, que los clientes ordenan a su gusto, y conforme a los espacios de sus viviendas.

Por su parte, los signos registrados por INDUSTRIAS DE ALUMINIO ARQUITECTÓNICO Y VENTANERÍA S.A. que la entidad identificó como un obstáculo para el registro, identifican servicios de instalación de las ventanas y puertas que fabrica la sociedad que actuó como opositora. Esta comparación demuestra que los productos y servicios de las marcas previamente registradas, en nada se relacionan con las especificaciones, prestaciones y características de los productos cubiertos por la marca solicitada ALCO COCINAS Y CARPINTERÍA (mixta), y no hay manera que en el mercado surja confusión […]”[15]. 5.

Afirmó que la parte demandada, al referirse a otras marcas de la sociedad opositora Industrias de Aluminio Arquitectónico y Ventanería S.A. – ALCO S.A., y que pertenecen a la clase 6, señaló en la Resolución núm. 39627 de 26 de junio de 2014 que “[…] aunque las dos marcas sean semejantes, no existe riesgo de confusión en virtud del consumidor a quien va dirigido ya que estos se encuentran en capacidad de conocer plenamente las cualidades de los productos de una y otra marca […]”[16]. 6.

Con base en lo indicado por la parte demandada, para el demandante “[…] esta ausencia de relación también se predica respecto de los “servicios de instalación” que identifica la marca en la clase 37, toda vez que es evidente que estos servicios se refieren específicamente a la instalación de PUERTAS Y VENTANAS que son los productos designados con la marca opositora […]”[17]. 7.

Adujo que “[…] los productos identificados por la marca solicitada a registro y los productos y servicios distinguidos por los signos previamente registrados no exigen su uso ni conjunto ni complementario, como quiera que tienen funciones y prestaciones significativamente diferentes […]”[18] y agregó que “[…] los signos en conflicto no sólo no pertenecen a la misma clase, sino que, además, distinguen productos con una naturaleza diferente, que se comercializan de manera distinta y que satisfacen necesidades diferentes […]”[19]. 8.

Sostuvo que “[…] los signos en conflicto no sólo no pertenecen a la misma clase, sino que, además, se distinguen productos con una naturaleza diferente, que se comercializan de manera distinta y que satisfacen necesidades diferentes, entre sí. Por estas razones es dable afirmar que no existe conexión competitiva entre las prestaciones identificadas por los signos en conflicto […]”[20]. 9.

Concluyó que “[…] ante la ausencia de uno de los presupuestos para la configuración de la causal de irregistrabilidad alegada por la entidad, resulta que la marca indebidamente negada ALCO (MIXTA), en clase 20, es distintiva, distinguible y por tanto registrable, lo que debe llevar a la nulidad de las resoluciones acusadas […]”[21]. Contestación de la demanda Parte demandada 7.

La parte demandada[22] contestó la demanda[23] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 1. Explicó que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 supone dos elementos en cuanto a las marcas, a saber: “[…] a.) que sean idénticas o se asemejen, o sea que estas obedezcan a un patrón visual similar y b.) que el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”[24]. 2.

Resalto que “[…] el demandante es consciente de la similitud existente entre las marcas pues a lo largo de su escrito de demanda no hace mención alguna tendiente a desvirtuar este evidenciado por la Superintendencia y tenido en cuenta al momento de decidir sobre el registro marcario […]”[25]. 3. Sobre la similitud de los signos indicó que “[…] los símbolos sometidos a cotejo si bien son de carácter mixto, tiene una prevalencia evidente en su parte nominativa motivo por el cual el análisis que se hiciera debe tener en cuenta los mismos criterios que el de dos marcas nominativas, lo cual en el caso concreto daría por resultado una similitud evidente en la palabra ALCO, que soporta por su parte la carga de diferenciación entre los conjuntos pues las palabras que acompañan a uno y otro son una descripción de los productos identificados con el signo […]”[26]. 4.

En relación con la conexidad competitiva y particularmente con los canales de comercialización de las marcas en conflicto, sostuvo que, “[…] teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes y servicios que se pretende identificar, es claro que estos no se distribuyen a través de grandes cadenas sino que por el contrario se hace mediante centros especializados en la contratación de estos bienes o servicios, en razón a lo cual se observa sin lugar a dudas la existencia de un mayor riesgo de confusión […]”[27]. 5.

Manifestó que existe una vinculación de los productos y un uso conjunto o complementario “[…] en la medida que no es posible desligar en la mente del usuario fabricación de una cocina sin su correspondiente instalación o la existencia de una cocina que no involucre distintos objetos cuya materia prima sea metálica […]”[28]. 6. Agregó que “[…] en el caso concreto realizar una cocina sin su correspondiente instalación aunque factible es poco probable, por no recordar que la fabricación de una cocina requiere inequívocamente la utilización de distintos tipos de metal de tal forma que tanto con una como con otra marca se puede observar sin lugar a dudas la existencia de relación de complementaria entre productos […]”[29]. 7.

Señaló que “[…] es imposible negar la coincidencia en el tipo de servicios, que se pretende identificar, esto en la medida que en ambas marcas se refiere en una a la instalación y en otro la fabricación, son conceptos que si bien pueden tener algún tipo de diferenciación al tener en cuenta, el tipo de productos que recaen, se hace evidente que los mismos pueden ser fácilmente confundidos en la mente del usuario, tenido en cuenta la dificultad de diferenciar la fabricación de cocinas de la instalación de las mismas […]”[30]. 8.

Por último, concluyó que la parte demandada actuó conforme a derecho debido a que “[…] los signos no solo tienen una gran similitud en su estructura sino que presentan un verdadero riesgo de confusión desde la perspectiva de los servicios que pretenden identificar […]”[31]. Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés con interés directo en el resultado del proceso[32] contestó la demanda[33] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 1.

Sostuvo que no se vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 toda vez que, la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, aplicó “[…] de manera correcta los criterios jurisprudenciales y doctrinarios al negar la marca en comento dado que los productos de la clase 20 del nomenclátor internacional como los servicios contenidos en la clase 37 no solo comparten los mismos canales de comercialización, sino que los productos del primero se vinculan con los servicios de los últimos […]”[34]. 2.

Afirmó que la parte demandante cometió un error de apreciación “[…] al establecer que la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta la cancelación parcial que tiene la marca ALCO WINDOWS & DOORS registrada en clase 37 con certificado No 386085, pues como se puede observar en la resolución No. 39627 del 26 de junio, se mencionó que los servicios de instalación reivindicados por la marca registrada presentan una relación de complementariedad con la fabricación de cocinas y muebles.

Y por ello, el hecho de que la marca registrada por mi mandante fuera cancelada parcialmente, al continuar reivindicando servicios de instalación, se genera confusión con la marca negada […]”[35]. 3. Explicó que “[…] los servicios de la clase 37 del nomenclátor internacional son conexos con los productos de la clase 20 que pretendía reivindicar la merca negada bajo las resoluciones aquí demandadas y tal decisión se debió a que en reiteradas oportunidades la SIC, ha considerado la conexidad en las dos clases […]”[36]. 4.

Añadió que “[…] si bien, los productos y servicios se encuentran en diferentes clases, para el consumidor promedio la relación será estrecha hasta el punto de creer que provienen del mismo origen empresarial, ocasionando un perjuicio para el consumidor que adquirirá el producto bajo tal pensamiento, y un perjuicio para el empresario […]”[37]. 5.

Señaló, en cuanto a la comparación entre el signo solicitado y las marcas opositoras, que “[…] no se debe dejar de lado que las marca enfrentadas son iguales, tanto fonética, gramatical y conceptualmente, por lo que si bien el demandante alega la especialidad entre las marcas enfrentadas, su comparación no es disímil por lo que la confusión será en mayor grado […]”[38]. 6.

Agregó que “[…] la marca negada por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, no presenta diferencias sustanciales con las marcas registradas previamente, pues a pesar de que ambos signos son mixtos se observa que en ellos predomina la palabra ALCO que es donde radica la mayor confusión, por ello el signo negado no adicionó los elementos esenciales para que fuese distintivo y por el contrario al crear un logo aumentó más su confusión con el signo registrado ALCO WINDOWS & DOORS, puesto que este gráfico no contiene mayores características, y solo se observa la expresión ALCO […]”[39]. 7.

Reiteró que “[…] no es cierto lo expresado por el demandante pues su signo no alcanza a tener la distintividad necesaria para individualizar los productos que ampara, debido a que una vez puesto en el mercado se confunde con los servicios prestados por mi mandante con su marca ALCO WINDOWS & DOORS, confundiendo igualmente al consumidor medio de este tipo de productos y servicios, que verían en los dos signos una identidad que logra la confusión, en este sentido al no lograr la individualización necesaria el signo negada, deviene necesariamente en no distintivo, causal que por si sola enerva la posibilidad del registro, y afirma que la decisión tomada por la SIC en las resoluciones demandadas fue correcta, puesto que la marca ALCO no gozaba de distintividad […]”[40]. 8.

Por último, señaló que “[…] el accionante no tuvo en cuenta que antes de que se realizara la negación de la marca ALCO, mi mandante tenía en trámite la marca ALCO para distinguir productos y servicios de las clase (sic) 20 y 35, contenida en el expediente 13 198207, registro marcario que actualmente se encuentra concedido con certificado No. 522720 […]”.[41] Y que “[…] con lo anterior, y al ser un registro solicitado con antelación a la negación de la marca ALCO, se confirma una vez más que el signo negado ALCO cuya titularidad corresponde a la sociedad COCINAS INTEGRALES ALCO S.A.S., en clase 20, es imposible concederse, toda vez que mi mandante ya cuenta con un registro no solo en clases como la 37 donde se logró demostrar conexidad, sino en la misma clase 20 de la clasificación internacional de Niza […]”[42].

Audiencia Inicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 10 de mayo de 2016, vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437. 10. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda[43], llevó a cabo la audiencia inicial, el 12 de septiembre de 2016[44], en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 1.

Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso. 2. Se declaró saneado el proceso. 3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma presentada por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 5.

Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo que en el presente medio de control no se incluyó una pretensión de contenido patrimonial y, en consecuencia, no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus diferencias. 6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 7.

Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 8. Se realizó el respectivo control de legalidad. Interpretación prejudicial 11. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 18 de abril de 2018, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 12.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 538-IP-2018 de 29 de marzo de 2019,[45] en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual será interpretado por ser procedente […]” y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. 13.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de mayo de 2019, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso. Audiencia de pruebas 14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 18 de noviembre de 2019, consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas.

Audiencia de alegaciones y juzgamiento 15. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 18 de noviembre de 2019, consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual, ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 16.

Dentro del término legal, la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso reiteraron los argumentos de la contestación de la demanda. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 538-IP-2018 de 29 de marzo de 2019; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 18. Vistos el artículo 149 numeral 8.º[46] de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80[47] de 12 de marzo de 2019[48], sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 19. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 20.

Los actos administrativos acusados[49] son los siguientes: 1. Resolución núm. 39627 de 26 de junio de 2014[50], mediante la cual la Directora de la División de Signos Distintivos resolvió la solicitud de registro marcario presentado por la parte demandante, en la que se indicó: “[…] El signo solicitado a registro consiste en la expresión ALCO en un tipo especial de caligrafía, acompañada por las expresiones COCINAS & CARPINTERIA adicionalmente es posible observar un elemento gráfico consistente en lo que parece ser el reflejo del término ALCO y un rectángulo que sirve de fondo color rojo.

El término ALCO nada dice al consumidor y tampoco posee significado conocido por lo tanto se trata de una marca de naturaleza mixta de fantasía. La marca mixta fantasiosa está compuesta por la combinación de uno o varios denominativos o verbales y uno o varios elementos gráficos, y no tiene significado conocido. 1.5.1.2. La marca opositora [pic] El signo registrado con Certificados No. 311318, 311317, 325755 y 386085, tienen en común la expresión distintiva ALCO, mencionada expresión nada dice al consumidor por lo tanto se trata de una marca de fantasía. La marca mixta fantasiosa está compuesta por la combinación de uno o varios elementos denominativos o verbales y uno o varios elementos gráficos, y no tiene un significado conocido.

Las marcas con más fuerza distintiva son las conformadas por expresiones de fantasía, por esta razón son las que ofrecen el mayor grado de protección. […] 1.7.1. Análisis de los Signos Esta Dirección considera que si bien los signos comparados ALCO / W&D ALCO R S.A. Y ALCO WINDOWS & DOORS, son semejantes, al compartir la partícula “ALCO” la cual resulta ser de amplia recordación para el consumidor toda vez que es el término que se observa al principio de los signos comparados y por lo tanto el que genera un mayor impacto, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que el signo solicitado reproduce la marca previamente registrada y no agrega otros elementos gráficos-nominativos que le permitan su diferenciación de tal manera que al ser pronunciados y transcritos producen una impresión afín en el consumidor y en caso de coexistencia generarían riesgo de confusión y/o asociación. 1.7.2 Relación de productos o servicios El signo solicitado pretende distinguir: “fabricación de cocinas y muebles en madera” productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

Las marcas previamente registradas con No. de certificado 311317 y 386085 identifican: “construcción; reparación; servicios de instalación” servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. Teniendo en cuenta lo anterior se observa que el signo solicitado a registro pretende identificar productos que se encuentran en una clase del nomenclátor disímil en relación con los servicios identificados por la marca previamente registrada en clase 37, los mismos presentan una relación de complementariedad toda vez que los servicios de construcción e instalación recaen sobre los productos protegidos, esto es cocinas y muebles siendo común encontrar que quien fabrica estos productos facilite el servicio de construcción, mantenimiento e instalación de los mismos.

Entonces, los consumidores al estar en frente del signo solicitado ALCO pueden ser inducidos a error al creer que los productos marcados con dicho signo provienen del mismo origen empresarial del titular de las marcas registradas, haciendo énfasis en que el Derecho de Propiedad Industrial protege, no solamente, los intereses de las empresas, sino los de los consumidores, por lo que no puede obviarse que, en el presente caso, existe un latente riesgo de confusión. Signo solicitado ALCO – marca opositora, certificados N° 311318 y 325755 El signo solicitado pretende distinguir: “fabricación de cocinas y muebles en madera” productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por su parte las marcas previamente registradas con certificados No 311317 y 386085 distinguen: “metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales” productos comprendidos en la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza.

En este orden de ideas, se encuentra que los productos que distingue la sociedad opositora con su marca tienen una naturaleza disímil a los productos de la marca pretendida, la naturaleza de los productos anteriormente descritos, evita que el consumidor los asocie y crea que tienen un mismo origen empresarial. De acuerdo con lo anterior, aunque las dos marcas sean semejantes, no existe riesgo de confusión en virtud del consumidor a quien va dirigido ya que estos se encuentran en capacidad de conocer plenamente las cualidades de los productos de una y otra marca. 2.

Otras consideraciones Frente al argumento expuesto por la solicitante en la que afirma tener un mejor derecho al registro del signo ALCO en consideración a su uso previo en el mercado, es menester señalar que el uso personal, público y continuo de un nombre comercial, si bien configura en favor de su titular el derecho a presentar oposiciones a registros marcarios similares o idénticos, no constituye presupuesto legalmente válido para la obtención de un registro marcario, puesto que el Sistema Andino de Propiedad Industrial es atributivo y el derecho al uso exclusivo de una marca únicamente se adquiere mediante su registro ante la Oficina Nacional Competente. 3.

Conclusión De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, el signo objeto de la solicitud de registro para la clase 36, está incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literales (sic) a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Declarar fundada la oposición presentada por la sociedad ALCO S.A., contra el registro como marca mixta del signo ALCO para identificar productos de la clase 220 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO SEGUNDO. Negar el registro como marca mixta del signo ALCO para identificar productos de la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza […]”. (Destacado fuera del texto) 2. Resolución núm. 438 de 13 de enero de 2015[51], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 39627 de 26 de junio de 2014, en la que se indicó: “[…] En efecto, en el presente caso, antes de proceder es preciso aclarar que las marcas fundamento de la negación fueron objeto de acción de cancelación por parte del solicitante, de las cuales dos de ellas prosperaron y las otras dos fueron canceladas parcialmente, frente a las cuales se continua el presente estudio.

Ahora bien, encuentra este Despacho que los signos cotejados resultan ortográfica y fonéticamente similares toda vez que reproducen la expresión fantasiosa ALCO sin que los demás elementos nominativos y gráficos de los signos permita desvirtuar el eventual riesgo de confusión en tanto la distintividad recae sobre la expresión ALCO. Ahora bien, respecto de la conexión competitiva entre los signos, se observa que pese a la limitación ordenadas (sic) en las marcas fundamento de la negación aún persiste la conexidad en tanto se trata de productos y servicios complementarios, donde las concinas y muebles de madera pueden ser comercializados de forma conjunto con las ventanas y puertas de la marca registrada, así como requerirá del servicio de instalación de la marca registrada.

En efecto, se trata de productos y servicios que se encuentran estrechamente relacionados y dada la identidad sobre la expresión ALCO es preciso mantener la negación del registro solicitado con el fin de evitar cualquier riesgo de confusión dentro de un mismo mercado, toda vez que resultan de mayor entidad las semejanzas que las diferencias entre los signos. […] Por lo tanto, para esta Delegatura es evidente que el signo solicitado podría generar confusión, tanto directa como indirecta, en los consumidores, por motivo de la semejanza ortográfica y fonética con las marcas registradas, ante esta autoridad de propiedad industrial y por otro lado los signos comprenden productos complementarios, lo cual con fundamento en lo dispuesto en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina impide el registro solicitado por el recurrente. […] En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 39627 de 26 de junio de 2014, proferida por la Dirección de Signos Distintivos […]”. (Destacado fuera de texto) El problema jurídico 21. La Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones a la misma presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, le corresponde determinar: 1.

Si las resoluciones núms. 39627 de 26 de junio de 2014 y 438 de 13 de enero de 2015 por las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por Industrias de Aluminio Arquitectónico y Ventaneria S.A ALCO S.A. y negó el registro de la marca mixta ALCO COCINAS & CARPINTERIA para identificar productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 2.

En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo mixto solicitado y las marcas mixtas ALCO WINDOWS & DOORS, con registros marcarios núms. 325.755 y 386.085 que identifican productos de la Clase 6 y servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente; cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 22.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 23. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada y al restablecimiento del derecho solicitado. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 24.

La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[52], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[53] de la Comisión de la Comunidad Andina[54].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[55] 25. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[56] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 26.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 27.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 28.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 29.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 30. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 31.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 538-IP-2018 de 29 de marzo de 2019 32. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[57]: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […] […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En este sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación signos mixtos […] 2.2. En el análisis de los signos mixtos se deberá determinar qué elemento –sea denominativo o gráfico– penetra con mayor profundidad en la mente de consumidor.

Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. […] 2.4.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no solo a sus elementos por separado. 2.5. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 3.

Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza […] 3.3. […] se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. […] 3.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”. (Destacado fuera de texto) Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 33.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 34.

Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra del marco normativo del riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 35.

La Sala precisa que, aunque la parte demandante solicita a título de restablecimiento del derecho el registro del signo mixto ALCO y que en algunos apartes de los actos acusados se hace referencia al signo ALCO, una vez revisado el expediente administrativo que contiene los antecedentes, en especial la solicitud de registro, se observa que la parte demandante solicitó el registro como marca del signo mixto ALCO COCINAS & CARPINTERÍA, motivo por el cual este será el signo objeto de análisis en la presente sentencia y al cual se hará referencia. 36.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos y, específicamente, entre marcas mixtas. Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 38.

Ahora bien, conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 39.

Esta Sección[64], siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”[65]. 40. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”[66] 41.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[67]. 42. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto ALCO COCINAS & CARPINTERIA solicitado por la parte demandante, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procedería o no el registro marcario. 43.

Con el fin de realizar el cotejo entre los signos en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el pipo de productos o servicios de que se trate, […]”[68].

(Destacado de la Sala) 44. La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración: esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia de las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”[69].

(Destacado de la Sala) 45. Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre un signo mixto y dos marcas mixtas, es necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada signo. 46. En este sentido, la Sala considera que, observando cada signo en su conjunto (tanto el signo mixto solicitado como las marcas opositoras), resulta claro que en cada uno prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que los signos van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para solicitar el producto o servicio de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 47. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de los signos objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de signos mixtos en los que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: i) Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. […] iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”[70].

(Destacado de la Sala) 48. También hay que tener en cuenta que, cada uno de los signos en conflicto está compuesto por un número plural de palabras, por lo que es necesario observar las reglas de comparación de los signos mixtos que cuentan con un elemento denominativo compuesto. 49. Tratándose de marcas compuestas, esta Sección en sentencia de 22 de mayo de 2014, precisó: “[…] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: “Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP- 2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005) […]”.[71] (Resaltado fuera de texto). 50.

Así, para realizar un adecuado cotejo, es pertinente analizar el grado de relevancia o distintividad de las palabras que componen cada uno de los signos, haciendo un “[…] análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad […]”[72]. Para efectos de lo anterior, resulta pertinente aplicar los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo de signos con estas características, así: “[…] - Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra, por regla general, genera más poder de recordación en el público consumidor. - Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. - Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. - Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos y servicios que ampara el signo. Como se advertirá más adelante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. - Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.

Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. […]”[73]. 51. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario analizar la distintividad de los elementos que componen cada uno de los signos objeto de comparación antes de proceder al cotejo[74], ya que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que “[…] al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de los signos en conflicto […]”[75]. 52.

En este sentido, la Sala procederá a analizar si los signos en cuestión contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas se deben excluir del cotejo. 53. Las expresiones genéricas se entienden como aquellas que se refieren exclusivamente al género del objeto o servicio que identifica.

Esto significa que el aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. Al igual que ocurre con las expresiones de uso común, por su naturaleza, las expresiones genéricas deben ser excluidas del cotejo marcario. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta “¿qué es?” en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica[76].

Así, “[…] desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuanto por sí mismo pueda servir para identificarlo. […]”[77]. 54. Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados. 55.

Sobre las expresiones de uso común el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen. Además, en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deben ser excluidos del cotejo.

En términos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “[…] Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. […]”[78] (Destacado fuera del texto) 56. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también ha precisado que el término que sea de uso común para una clase de la Clasificación Internacional de Niza, puede no serlo para otra, toda vez que, por regla general, las palabras de uso común lo son respecto de los productos o servicios de la clase de la Clasificación Internacional de Niza que el signo pretende identificar. 57.

No obstante lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido de manera reiterada que el término o expresión que es de uso común para una clase puede serlo para otra siempre y cuando exista una estrecha relación o conexión competitiva entre los productos o servicios que identifica cada una de las clases. 58.

Así lo indicó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, entre otras, en las Interpretaciones Prejudiciales 38-IP-2013, 321-IP-2015, 403-IP-2015, 193-IP-2015 y 20-IP-2019 en las cuales se consideró: “[…] Ahora bien, lo que es de uso común o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando dicha situación se podría establecer si el estatus descriptivo o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. […]”[79] (Destacado fuera del texto) 59.

En igual sentido, esta Sección, en sentencia de 28 de junio de 2019, consideró: “[…] La característica de ser una designación usual o común debe determinarse respecto de una clase determinada y/o de productos o servicios específicos. Asimismo, es relevante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha conexidad competitiva por lo que, para evaluar si el signo es o no de uso común, resulta necesario tener en cuenta no solo los productos identificados sino aquellos con conexidad competitiva.

Esto evita que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. […]”[80] (Destacado fuera del texto) 60. Esta regla aplica de igual forma frente a las palabras que son genéricas, de manera que, la expresión que es genérica para una clase puede serlo para otra si entre los productos o servicios comprendidos en cada clase hay una conexidad competitiva.

Así lo ha indicado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los siguientes términos: “[…] El que un término sea descriptivo, genérico o de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es descriptivo, genérico o de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase […]”[81] (Destacado fuera del texto) 61.

Lo anterior fue igualmente considerado por esta Sección, en sentencia de 31 de julio de 2018[82], al remitirse a la Interpretación Prejudicial 239-IP-2015, proferida para ese proceso, en los siguientes términos: “[…] Antes de aplicar los criterios de comparación, es necesario identificar si el signo y la marca registrada incluyen términos de uso común, genéricos o descriptivos porque en tal caso se excluirán del cotejo. […] Corolario de lo anterior la Sala procede a determinar si existe identidad o semejanza ortográfica, fonética e ideológica entre el signo y la marca en conflicto, luego de excluidos los elementos de uso común, tal como lo indica la interpretación Prejudicial: “La Corte consultante debe determinar si las expresiones YOKO, MOTOR y MOTOS son de uso común, genéricas o descriptivas en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente deberá realizar la comparación excluyendo las palabras o partículas de uso común, genéricas o descriptivas” […]” (Destacado fuera del texto) 62.

En este orden de ideas, la Sala acoge como regla la posibilidad que expresiones que son de uso común o genéricas para una clase de la Clasificación Internacional de Niza también pueden serlo para otra, como consecuencia de la existencia de una conexión competitiva o relación entre los productos o servicios que identifica cada una de las clases.

Ahora, si bien la palabra “windows” no es de uso común para la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala encuentra que hay una relación de conexidad entre los productos de la Clase 20 con los servicios de la Clase 37 por un lado, y entre los productos de la Clase 20 y los productos de la Clase 6, por el otro. 66. En el primer caso, la Sala señala que los productos comprendidos en la Clase 20 incluyen productos tales como muebles y sus partes, productos de madera, muebles metálicos, muebles de camping, y productos de materias plásticas no comprendidos en otras clases; y los servicios comprendidos en la Clase 37 consisten en los servicios de construcción, instalación y reparación. Considerando lo anterior, la Sala estima que los productos de la Clase 20 pueden requerir de los servicios de reparación o instalación comprendidos en la Clase 37, en la medida que el consumidor de alguno de los productos de la Clase 20 puede requerir del servicio de instalación para poder usar el producto, o el servicio de reparación para restablecer el estado original del producto en caso de daño o para preservarlo. 67.

Así, el uso de los productos de la Clase 20 puede generar la necesidad del uso de los servicios de la Clase 37, y viceversa, en los términos expuestos en los párrafos anteriores, lo que genera un alto grado de conexidad entre ambas clases. 69. En el segundo caso, la Clase 6 identifica productos tales como metales comunes y sus aleaciones, y productos metálicos que se constituyen en la materia prima para la elaboración de los productos que se encuentran dentro de la Clase 20, tales como los muebles metálicos o muebles de camping.

En este sentido, los productos de la Clase 20 requieren del uso de los productos de la Clase 6 para su confección, generando una fuerte conexidad entre ambas clases. 70. En este sentido, atendiendo a: i) la regla expuesta por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en cuanto a que las palabras o expresiones de uso común para una clase pueden serlo también para otra si entre ellas se verifica la existencia de una relación o conexión competitiva, y ii) que existe una relación de conexidad entre las clases 6 y 37 con la Clase 20; la Sala considera que, en el caso sub examine, la expresión “windows” que es común en las dos primeras clases, también lo es para la Clase 20 y, en consecuencia, esta palabra será excluirá del cotejo marcario. 71.

Con respecto al signo mixto ALCO COCINAS & CARPINTERÍA, la Sala considera que la expresión “cocinas” es genérica respecto de los productos que el signo pretende distinguir dentro de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente “fabricación de cocinas”. Esto, por cuanto el signo en cuestión que incluye la palabra “cocinas” pretende identificar ese mismo producto: cocinas.

De esta forma, el mismo término incluido en el signo se utiliza para señalar o identificar el producto que dicho signo desea identificar, por lo que es claro que se trata de una expresión genérica. 72. Así las cosas, teniendo en cuenta: i) la regla acogida por la Sala en virtud de la cual una expresión que es genérica para una clase también puede serlo para otra como consecuencia de la existencia de una conexión competitiva o relación entre los productos o servicios que identifica cada una de las clases; y ii) la relación de conexidad existente entre las clases 6, 20 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza expuesta en los párrafos precedentes; la Sala estima que, en el caso sub examine, la expresión “cocinas” que es genérica para la Clase 20, también lo es para las clases 6 y 37, en virtud de la relación de conexidad existente entre estas tres clases y, en consecuencia, esta palabra será excluida del cotejo. 73.

Por último, respecto de las expresiones “alco”, “doors” y “carpintería”, después de consultar el Sistema de Propiedad Industrial de la parte demandada, y efectuar el análisis respectivo, la Sala no encuentra que las mismas puedan ser consideradas como palabras de uso común, descriptivas o genéricas para alguna de las clases. 74. Teniendo en cuenta lo anterior, considerando que la palabra “windows” es de uso común y la palabra “cocinas” es genérica, estas serán excluidas del cotejo marcario en el caso sub examine, y la Sala procederá a efectuar el cotejo únicamente entre las expresiones “ALCO & DOORS” de las marcas mixtas ALCO WINDOWS & DOORS y las expresiones “ALCO & CARPINTERÍA” del signo mixto ALCO COCINAS & CARPINTERÍA. 75.

En este punto, la Sala encuentra pertinente aplicar las reglas de cotejo de los signos mixtos con un elemento nominativo compuesto, señaladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 321-IP-2015[84], en los siguientes términos: “[…] Para realizar un adecuado cotejo de signos denominativos compuestos, se debe analizar el grado de relevancia o distintividad de las palabras que los componen.

Por lo tanto, el consultante deberá hacer un análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad. Para esto utilizará los siguientes parámetros: - Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por regla general, genera más poder de recordación en el público consumidor. - Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra.

Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. - Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. - Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos y servicios que ampara el signo. Como se advertirá más adelante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. - Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.

Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. […]” (Destacado fuera de texto) 76. Es oportuno señalar que la Sección ha tenido en cuenta estos criterios desarrollados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para analizar los signos mixtos con un elemento nominativo compuesto en las sentencias de 27 de octubre de 2017[85], 7 de febrero de 2019[86] y 30 de abril de 2020[87]. 77.

Aplicando las reglas de cotejo de los signos mixtos con un elemento nominativo compuesto, la Sala observa que, tanto en el signo mixto como en las marcas opositoras, la expresión ALCO es la que tiene una mayor relevancia en el conjunto de los signos e incidencia en la distintividad de cada uno, por lo que es la que tiene mayor importancia al momento de realizar el cotejo. 78.

Esto, comoquiera que: i) siendo la primera palabra en el conjunto de los signos, su ubicación le otorga más poder de recordación en el público consumidor; ii) es la palabra más corta comparada con el conjunto del signo, lo que significa que tiene un mayor impacto en la mente del consumidor; y iii) es la palabra más sonora comparada con las otras palabras incluidas en el conjunto del signo, lo que también favorece a la fuerza y al impacto que tiene en la mente del consumidor. 79.

En contraste con lo anterior, las palabras DOORS y CARPINTERÍA son evocativas[88] y próximas a los productos y servicios que ampara cada uno de los signos, por lo que tienen un mayor grado de debilidad en el conjunto del signo. 80. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha explicado que los signos evocativos son aquellos que tienen la capacidad para sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia[89].

Es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo. 81. No obstante lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también ha precisado que entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que pretende identificar, podrá ser considerado como un signo débil y, en consecuencia, su titular tendrá que soportar el registro de signos que en algún modo se asemejen a su signo distintivo[90]. 82.

Así, en el caso sub examine, por un lado, en la marca mixta ALCO WINDOWS & DOORS la palabra DOORS evoca el producto “puertas”, de manera que la expresión está estrechamente relacionada con el producto que la marca identifica en la Clase 6, lo que la convierte en una expresión débil y con poca capacidad distintiva dentro del conjunto marcario. 83.

Y, por el otro, en el signo mixto ALCO COCINAS & CARPINTERÍA, la palabra CARPINTERÍA está directamente relacionada con la “fabricación de cocinas y muebles en madera” que es el producto que el signo pretendía amparar en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. Esta proximidad entre la expresión contenida en el signo y el producto que este pretende identificar, hace que la expresión sea débil en el conjunto marcario, y no le aporta una distinción adicional al mismo. 84.

En este entendido, la Sala considera que la palabra DOORS en la marca ALCO WINDOWS & DOORS y la palabra CARPINTERÍA en el signo ALCO COCINAS & CARPINTERÍA son expresiones débiles que tienen un mayor grado de debilidad, no tiene gran influencia ni impacto frente a la percepción que el consumidor tendrá de cada uno de los signos y, por ende, no le otorgan fuerza distintiva adicional al conjunto marcario. 85.

De lo anterior, la Sala considera que la expresión ALCO que comparten el signo mixto solicitado y las marcas mixtas comparadas, es la que tiene la mayor carga semántica, lo que le otorga más distintividad y lo que genera una mayor fuerza e impacto en el consumidor. Por el contrario, aunque las palabras DOORS y CARPINTERÍA son distintas, estas no le aportan una distintividad adicional al conjunto de cada signo, por cuanto, como se expuso anteriormente, son débiles al ser próximas a los productos y servicios que cada signo pretende identificar. 86.

En este sentido, los consumidores no van a recordar el signo ni la marca por la palabra DOORS ni por la palabra CARPINTERÍA, sino por la expresión ALCO, y es a través de esta misma expresión que buscará adquirir el producto o servicio determinado, sin importar las expresiones adicionales que la acompañen. 87. En suma, la Sala considera que: i) tanto el signo mixto solicitado por la parte demandante como las marcas mixtas cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, comparten la expresión ALCO; ii) tanto para las marcas opositoras como el signo mixto solicitado, la distintividad recae sobre la expresión ALCO ya que esta es la que tiene mayor carga semántica y mayor fuerza e impacto en el consumidor; iii) las expresiones DOORS y CARPINTERÍA son débiles en el conjunto de cada uno de los signos considerando su posición y su cercanía con los productos o servicios que pretenden identificar, de manera que no le otorgan una distintividad adicional a los conjuntos marcarios; y iv) la palabra WINDOWS es de uso común, y la palabra COCINAS es genérica, por lo que son excluidas del cotejo, como ya se explicó anteriormente. 88.

No obstante lo anterior, para que exista confusión entre los signos mixtos en cuestión se requiere no solo que haya identidad o semejanza entre ellas, aspecto que se acaba de analizar, sino que además debe verificarse si se presenta o no una conexión competitiva respecto de los productos que las marcas en disputa protegen, lo cual se estudiará a continuación. Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 91.

Según lo establecido en el inciso 2.º del artículo 151 de la Decisión 486, la ubicación de los productos en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual, el registro de la marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. 92.

La Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 2018[91], se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.

La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 93.

Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos o servicios que los signos enfrentados pretenden identificar, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados por los signos en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre los signos en cuestión, exponiéndolos en los siguientes términos en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] 3.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 3.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por si mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre los productos y/o servicios. 3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva. - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panal publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 3.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en este caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”[92].

(Destacado de la Sala) 94. La Sala observa, por un lado, que el signo mixto ALCO COCINAS & CARPINTERÍA solicitado a registro pretende amparar “fabricación de cocinas y muebles en madera” productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza; y, por el otro, las marcas mixtas ALCO WINDOWS & DOORS, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, identifican “ventanas y puertas” productos de la Clase 6 y “servicios de instalación” de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 95.

Al aplicar las reglas de conexidad competitiva al caso sub examine, la Sala encuentra que los productos de la Clase 20 que pretende identificar el signo mixto de la parte demandante, esto es “fabricación de cocinas y muebles en madera”, pueden requerir de los servicios de “instalación” de la Clase 37 que el tercero con interés directo en el resultado del proceso ofrece con su marca mixta ALCO WINDOWS & DOORS, para efectos de instalar las cocinas o los muebles fabricados.

Esto se traduce en una complementariedad o uso conjunto entre los productos que pretende identificar el signo mixto solicitado y los servicios que identifica la marca mixta en las clases señaladas. 96. Adicionalmente, la fabricación de “muebles en madera” que ofrece la parte demandante, puede incluir la fabricación de ventanas y puertas que, a su vez, son los productos de la Clase 6 que identifica el tercero con interés directo en el resultado del proceso con su marca mixta.

Esto implica la existencia de una sustituibilidad entre los productos, ya que un consumidor que requiere de una ventana o una puerta podría acudir tanto a la parte demandante para que le fabrique una, como al tercero con interés directo en el resultado del proceso para que se la suministre. 97. Sumado a lo anterior, es posible que el consumidor cuando adquiere el producto que identificaría el signo solicitado, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, piense que existe una relación o vinculación económica entre el productor de dicho producto y el otro empresario, generándose de esa manera un riesgo de asociación en el mercado. 98.

Asimismo, es posible asumir que el consumidor medio, al encontrar la expresión ALCO en el mercado, por un lado, acompañada de las palabras COCINAS & CARPINTERÍA y, por el otro, de las palabras WINDOWS & DOORS, podría llegar razonablemente a la conclusión que los productos o servicios que ofrecen provienen de un origen empresarial común, generando así un riesgo de confusión indirecto. 99.

Considerando el anterior análisis, la Sala considera que se presenta conexidad competitiva entre los productos y servicios amparados por el signo mixto solicitado y las marcas mixtas opositoras a pesar de pertenecer a una clase distinta de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que: i) los productos de “fabricación de cocinas y muebles en madera” de la Clase 20 son complementarios con el “servicio de instalación” de la Clase 37, en el entendido en que el uso de uno genera la necesidad del uso del otro; ii) la fabricación de muebles de madera de la Clase 20 y los productos “ventanas y puertas” de la Clase 6, son sustituibles entre si, en la medida en que el consumidor que requiera de una puerta o una ventana, puede acudir a la parte demandante para que le fabrique una o al tercero con interés directo en el resultado del proceso para que se la proporcione, de manera que puede optar por uno u otro con facilidad; y iii) el consumidor puede llegar a la conclusión razonable de que se trata de productos y servicios que ofrece un mismo empresario o diferentes empresarios que tienen una relación comercial entre sí. 100.

En este sentido, la Sala observa que se encuentran presentes tres criterios sustanciales establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuales son la sustituibilidad, la complementariedad y la razonabilidad, que evidencian la existencia de una conexidad competitiva entre los productos que pretendía identificar el signo mixto solicitado y los productos y servicios que identifican las marcas mixtas opositoras, de manera que se cumple el segundo supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Conclusión 101. La Sala considera que, en el caso sub examine: i) tanto el signo solicitado como las marcas son de naturaleza mixta con elemento nominativo compuesto, en el cual la expresión ALCO es el elemento que presenta mayor distintividad, fuerza y capacidad de recordación en la mente del consumidor, en el conjunto del signo mixto y las marcas mixtas; ii) las palabras DOORS y CARPINTERÍA, no le otorgan una distintividad adicional ni a las marcas mixtas ni al signo mixto solicitado, respectivamente; y iii) la palabra COCINAS es genérica y la palabra WINDOWS es de uso común para las clases 6 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, y por conexidad, también para la Clase 20. 102.

La Sala considera que existe riesgo de asociación y de confusión indirecta entre el signo mixto ALCO COCINAS & CARPINTERÍA y las marcas mixtas ALCO WINDOWS & DOORS cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, motivo por el cual el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, comoquiera que se cumplen los supuestos fácticos previstos en la norma, a saber: i) se configura una semejanza ortográfica y fonética entre el signo que pretendía identificar productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas que identifican productos de la Clase 6 y servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza; y ii) existe conexidad competitiva entre los respectivos productos y servicios identificados por el signo mixto y las marcas mixtas opositoras. 103.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad del cargo formulado en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 39627 de 26 de junio de 2014 y 438 de 13 de enero de 2015 y, en consecuencia, la Sala habrá de negar las pretensiones de la demanda. Condena en costas 104. Visto el artículo 365 numeral 8 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[93], sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala no condenará en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

CUARTO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Por intermedio de apoderada.

Cfr. Folio 3 [2] Cfr. Folios 30 a 45 [3] “[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. [4] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” [5] Esta resolución declaró fundada la oposición presentada por Industria de Aluminio Arquitectónico y Ventanería S.A.y negó el registro como marca del signo mixto ALCO COCINAS & CARPINTERÍA para distinguir productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. [6] Esta resolución confirmó la Resolución núm. 39627 de 26 de junio de 2014 [7] Si bien en la demanda la parte demandante hace referencia al signo mixto ALCO como el signo solicitado a registro, verificado el Sistema de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio y el expediente núm. 13-104684, la Sala encuentra que el signo solicitado a registro fue ALCO COCINAS & CARPINTERÍA, por lo que la Sala se referirá al signo bajo esa denominación en la presente providencia. [8] Cfr. Folios 31 a 32 [9] Según consta en el Sistema de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, Expediente núm. 13-104684 [10] “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. [11] “Régimen Común Sobre Propiedad Industrial” [12] Cfr. Folio 37 [13] Ibidem. [14] Cfr. Folio 38 [15] Cfr. Folio 39 [16] Cfr. Folio 41 [17] Cfr. Folio 41 [18] Cfr. Folio 42 [19] Cfr. Folio 43 [20] Ibidem. [21] Ibidem. [22] Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folios 84 a 87 [23] Cfr. Folios 74 a 83 [24] Cfr. Folio 75 v. [25] Ibidem. [26] Ibidem. [27] Cfr. Folio 76 y 77 [28] Cfr. Folio 77 [29] Ibidem. [30] Ibidem. [31] Cfr. Folio 77 v. [32] Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 73 [33] Cfr. Folios 59 a 72 [34] Cfr. Folio 63 [35] Cfr. Folio 64 [36] Cfr. Folio 67 [37] Ibidem. [38] Cfr. Folio 68 [39] Ibidem. [40] Cfr. Folio 70 [41] Ibidem. [42] Cfr. Folio 71 [43] Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. [44] Cfr. Folios 100 a 109 [45] Cfr. Folios 132 a 143 [46] “[…] Artículo 149.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. [47] “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones.

Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. [48] Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. [49] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [50] Cfr. Folios 14 a 22 [51] Cfr. Folios 23 a 27 [52] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [53] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [54] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [55] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [56] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [57] Cfr. Folios 132 a 143 [58] Signo mixto solicitado por la parte demandante cuyo registro fue negado por los actos administrativos acusados. [59] Tomado de Sistema de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Consultado: 19 de junio de 2020. [60] Tomado de Sistema de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Certificado de registro núm. 325.755. Consultado: 19 de junio de 2020 [61] La parte demandada, mediante Resolución 46871 de 31 de julio de 2014, canceló parcialmente la marca mixta ALCO WINDOWS & DOORS con certificado núm. 325.755, y la limitó para identificar “ventanas y puertas”. [62] Tomado de Sistema de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Certificado de registro núm. 386.085. Consultado: 19 de junio de 2020 [63] La parte demandada, mediante la Resolución núm. 46873 de 31 de julio de 2014, canceló parcialmente el registro de la marca mixta ALCO WINDOWS & DOORS, con certificado núm. 386.085, y la limitó para identificar “servicios de instalación”. [64] Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000 [65] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013 [66] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016 [67] Ibidem. [68] Cfr. Folios 135 y 136.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 538-IP-2018 de 29 de marzo de 2019, págs. 4 y 5 [69] Cfr. Folios 134 y 135. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 538-IP-2018 de 29 de marzo de 2019, págs. 3 y 4 [70] Cfr. Folios 137 y 138. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 538-IP-2018 de 29 de marzo de 2019, págs. 6 y 7 [71] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00053-00, M.P. María Elizabeth García González. [72] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2015 [73] Ibidem. [74] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 23 [75] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 268-IP-2016 [76] Ver interpretaciones prejudiciales Proceso 110-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015 y Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020 [77] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 22 [78] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. [79] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2015, pág. 12 [80] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de junio de 2019, expediente identificado con el número único de radicación 11001-03-24-000-2013-00408-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. [81]Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019. Ver también: Interpretación Prejudicial Proceso 239-IP- 2015 [82] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2018, expediente identificado con el número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00182-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. [83] Disponible en la página electrónica oficial del Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=637320952268487826.

Consultado: 19 de junio de 2020 [84] Ver también: Interpretaciones Prejudiciales 84-IP-2015, 250-IP-2015 y la Interpretación Prejudicial 263-IP-2016, citada en la sentencia Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de octubre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2008-00405-00 [85] Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de octubre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2008-00405-00 [86] Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de febrero de 2016, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2010-00130-00 [87] Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de abril de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2010-00019-00 [88] Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “[…] Los signos evocativos sugieren en el consumidor ciertas características, cualidades o efectos del producto, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este producto.

El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. […]” Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 403-IP-2015 [89] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2016 de 21 de septiembre de 2016, pág. 9 [90] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 530-IP-2016 de 5 de abril de 2018 [91] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. [92] Cfr. Folios 140 a 142. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 538-IP-2018 de 29 de marzo de 2019, págs. 9 a 11 [93] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. ----------------------- [pic] [pic] [pic]