11001-03-24-000-2015-00192-00 — Consejo de Estado

11001-03-24-000-2015-00192-00Consejo de Estado · SECCIÓN PRIMERASentencia2020-07-30

Ponente: Hernando Sánchez Sánchez

Actor: Oleovalle S.A.S·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio – Sic

De qué trata

Síntesis: Del análisis del acervo probatorio aportado al proceso, y contrario a lo afirmado por la parte demandante, la Sala encuentra que las pruebas aportadas son impertinentes e inútiles, comoquiera que no contienen información relativa al uso de la marca mixta OLEOVALLE en la forma en como fue registrada. En efecto, las pruebas hacen referencia a la comercialización del producto “aceite de soya” bajo la denominación “Oleovalle”, sin que las facturas o los certificados hagan referencia a la marca mixta OLEOVALLE en la forma en como fue registrada. En virtud de lo anterior, para la Sala resulta claro que las pruebas aportadas demuestran que la parte demandante, como titular del registro de la marca mixta OLEOVALLE, presentó pruebas de uso en el mercado de un signo mixto diferente de la marca mixta registrada bajo el núm. 275819, con modificaciones significativas y sustanciales que diluyeron el carácter distintivo de la marca mixta registrada, tal y como se expuso en el acápite anterior. Por ende, dichas pruebas no son pertinentes ni útiles para demostrar el uso de la marca mixta cuestionada en este proceso. En suma, la parte demandante no probó el uso real y efectivo de la marca mixta OLEOVALLE con registro núm. 275819 en el comercio, por lo que la decisión de la parte demandada en el acto administrativo acusado de cancelar el registro de la citada marca no violó el artículo 167 de la Decisión 486. Así las cosas, para la Sala, la parte demandada valoró adecuadamente las pruebas aportadas en el marco del procedimiento administrativo y motivó en debida forma el acto administrativo acusado, de forma que no se evidencia violación alguna a lo establecido en los artículos 165, 166 y 165 de la Decisión 486.PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Cancelación por no uso / CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA - Requisitos / USO DE LA MARCA MANTENIENDO SUS ELEMENTOS ESENCIALES - No se cumple / USO DE LA MARCA - El signo que se uso en el mercado presenta variaciones y modificaciones sustanciales que ocasionan la dilución del carácter distintivo de la marca mixta OLEOVALLE registrada[L]a Sala observa que, entre la marca mixta y el signo mixto vinculado por las pruebas presentadas por la parte demandante para demostrar su uso en el mercado, se presentan cambios sustanciales, por cuanto se evidencian modificaciones tanto en el trazado del elemento gráfico, como en los objetos que éste evoca y su disposición en el conjunto de la marca, así como en la disposición del elemento nominativo, tal y como se explica a continuación. Esto es así por cuanto las figuras que conforman la marca mixta, esto es, una gota, dentro de la cual se distingue la silueta de una mujer sosteniendo un recipiente, no se encuentran presentes en el signo mixto que la parte demandante argumenta que ha venido usando en el mercado, y son reemplazados por unos trazos totalmente distintos que no tienen un significado en particular, ni evocan concepto alguno en la mente del consumidor. Así, en el signo que la parte demandante vincula con sus pruebas, el elemento nominativo cobra protagonismo en el conjunto del signo al ser de mayor tamaño y no tener un elemento gráfico predominante. Este último únicamente se compone de un óvalo que rodea el elemento nominativo, unas líneas curvas alrededor y lo que aparentemente es el pico de una botella de la que se derrama un líquido. La Sala considera que estas modificaciones son sustanciales por cuanto son de tal entidad que pueden cambiar la forma en que el consumidor percibe la marca en el mercado, al suprimir parte de los elementos que le otorgaban su distintividad en un principio, al momento de su registro. En conclusión, el signo mixto que la parte demandante sostiene que ha venido usando en el mercado, no mantiene los elementos esenciales de la marca registrada en su visión en conjunto. Por el contrario, dicho signo presenta modificaciones sustanciales frente a la marca, al eliminar por completo el elemento gráfico de la misma y reemplazarlo con trazos distintos que no evocan los mismos objetos; así como al alterar la posición y tamaño del elemento nominativo, cambiando su disposición en el conjunto marcario. En este sentido, observando la marca mixta y el signo mixto, cada una en su conjunto, es evidente que presentan diferencias sustanciales, no solo en su parte gráfica como ya se expuso, sino también en su parte nominativa, de manera que cada uno genera una impresión distinta en el consumidor. En suma, la Sala considera que el signo mixto que la parte demandante sostiene haber estado usando en el mercado presenta cambios sustanciales frente a la marca registrada en cuanto a elementos que alteran su carácter distintivo frente a la forma en como fue registrado originalmente.CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO POR NO USO - Marco normativoRÉGIMEN PROBATORIO - Marco normativo

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación por no uso / CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA – Requisitos / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA – No se prueba su uso en la forma como fue registrado el signo / CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO – Procede respecto de la marca mixta OLEOVALLE que identificaba productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, al no demostrarse su uso real y efectivo Del análisis del acervo probatorio aportado al proceso, y contrario a lo afirmado por la parte demandante, la Sala encuentra que las pruebas aportadas son impertinentes e inútiles, comoquiera que no contienen información relativa al uso de la marca mixta OLEOVALLE en la forma en como fue registrada.

En efecto, las pruebas hacen referencia a la comercialización del producto “aceite de soya” bajo la denominación “Oleovalle”, sin que las facturas o los certificados hagan referencia a la marca mixta OLEOVALLE en la forma en como fue registrada. En virtud de lo anterior, para la Sala resulta claro que las pruebas aportadas demuestran que la parte demandante, como titular del registro de la marca mixta OLEOVALLE, presentó pruebas de uso en el mercado de un signo mixto diferente de la marca mixta registrada bajo el núm. 275819, con modificaciones significativas y sustanciales que diluyeron el carácter distintivo de la marca mixta registrada, tal y como se expuso en el acápite anterior.

Por ende, dichas pruebas no son pertinentes ni útiles para demostrar el uso de la marca mixta cuestionada en este proceso. En suma, la parte demandante no probó el uso real y efectivo de la marca mixta OLEOVALLE con registro núm. 275819 en el comercio, por lo que la decisión de la parte demandada en el acto administrativo acusado de cancelar el registro de la citada marca no violó el artículo 167 de la Decisión 486.

Así las cosas, para la Sala, la parte demandada valoró adecuadamente las pruebas aportadas en el marco del procedimiento administrativo y motivó en debida forma el acto administrativo acusado, de forma que no se evidencia violación alguna a lo establecido en los artículos 165, 166 y 165 de la Decisión 486. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación por no uso / CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA – Requisitos / USO DE LA MARCA MANTENIENDO SUS ELEMENTOS ESENCIALES – No se cumple / USO DE LA MARCA – El signo que se uso en el mercado presenta variaciones y modificaciones sustanciales que ocasionan la dilución del carácter distintivo de la marca mixta OLEOVALLE registrada [L]a Sala observa que, entre la marca mixta y el signo mixto vinculado por las pruebas presentadas por la parte demandante para demostrar su uso en el mercado, se presentan cambios sustanciales, por cuanto se evidencian modificaciones tanto en el trazado del elemento gráfico, como en los objetos que éste evoca y su disposición en el conjunto de la marca, así como en la disposición del elemento nominativo, tal y como se explica a continuación. Esto es así por cuanto las figuras que conforman la marca mixta, esto es, una gota, dentro de la cual se distingue la silueta de una mujer sosteniendo un recipiente, no se encuentran presentes en el signo mixto que la parte demandante argumenta que ha venido usando en el mercado, y son reemplazados por unos trazos totalmente distintos que no tienen un significado en particular, ni evocan concepto alguno en la mente del consumidor.

La Sala considera que estas modificaciones son sustanciales por cuanto son de tal entidad que pueden cambiar la forma en que el consumidor percibe la marca en el mercado, al suprimir parte de los elementos que le otorgaban su distintividad en un principio, al momento de su registro. En conclusión, el signo mixto que la parte demandante sostiene que ha venido usando en el mercado, no mantiene los elementos esenciales de la marca registrada en su visión en conjunto.

Por el contrario, dicho signo presenta modificaciones sustanciales frente a la marca, al eliminar por completo el elemento gráfico de la misma y reemplazarlo con trazos distintos que no evocan los mismos objetos; así como al alterar la posición y tamaño del elemento nominativo, cambiando su disposición en el conjunto marcario. En este sentido, observando la marca mixta y el signo mixto, cada una en su conjunto, es evidente que presentan diferencias sustanciales, no solo en su parte gráfica como ya se expuso, sino también en su parte nominativa, de manera que cada uno genera una impresión distinta en el consumidor.

En suma, la Sala considera que el signo mixto que la parte demandante sostiene haber estado usando en el mercado presenta cambios sustanciales frente a la marca registrada en cuanto a elementos que alteran su carácter distintivo frente a la forma en como fue registrado originalmente. CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO POR NO USO – Marco normativo RÉGIMEN PROBATORIO - Marco normativo FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 167 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., treinta (30) de julio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00192-00 Actor: OLEOVALLE S.A.S Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Temas: Cancelación del registro marcario por no uso.

Uso de la marca de manera diferente a la registrada SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Oleovalle S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 69146 de 21 de noviembre de 2014. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Oleovalle S.A.S., en adelante la parte demandante[1], presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138[3] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[4], para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 69146 de 21 de noviembre de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”,[5] expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada mantener vigente el registro marcario núm. 275819 que corresponde a la marca mixta OLEOVALLE, que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones[6]: “[…] 1. Declarar la nulidad total de la Resolución No. 69146 de Noviembre 21 de 2014 emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual de la Superintendencia de Industria y Comercio, Notificada mediante listado único de notificaciones de Propiedad Industrial, fijado el 25 de Noviembre de 2014 y desfijado el 26 de Diciembre de 2014, quedando en firme y debidamente ejecutoriada, emitida dentro del expediente No. 95.62509, Marca OLEOVALLE (Mixta), Clase 29 Internacional de Niza, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por mi representada la sociedad OLEOVALLE SA.S. y por la sociedad TEAM FOODS COLOMBIA S.A., cancelando totalmente el registro de la marca OLEOVALLE (mixta), clase 29 internacional, a nombre de OLEOVALLE S.A.S. 2.

Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad OLEOVALLE S.A.S., se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos declarar que la sociedad OLEOVALLE S.A.S., demostró el uso real, ostensible y efectivo de la marca OLEOVALLE y ANULE LA CANCELACIÓN TOTAL POR NO USO del registro correspondiente a la marca OLEOVALLE (mixta) en la clase 29 Internacional. 3.

Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 4.Que se condene en costas a la parte demandada. […]”. Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1.

Team Foods Colombia S.A., en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso, solicitó, el 19 de diciembre de 2013, la cancelación por no uso de la marca mixta OLEOVALLE, cuyo titular es Oleovalle S.A.S., para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. La referida solicitud fue admitida el 26 de diciembre de 2013, mediante oficio núm. 23.631, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante. 3.

La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 28073 de 30 de abril de 2014, canceló parcialmente el registro de la marca mixta OLEOVALLE, en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos “[…] carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, derivados cárnicos, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas, huevos, leche, productos lácteos, derivados lácteos, grasas comestibles […]”. 4.

La parte demandante y el tercero con interés directo en el resultado del proceso interpusieron recurso de apelación contra la Resolución núm. 28073 del 30 de abril de 2014. 5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 69146 de 21 de noviembre de 2014, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 28073 de 30 de abril de 2014 y, en su lugar, canceló totalmente el registro de la marca mixta OLEOVALLE.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[7], en adelante Decisión 486. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Primer cargo: Violación del artículo 165 de la Decisión 486 1.

Indicó que el análisis efectuado por la parte demandada adolece de falencias que llevaron a la vulneración del artículo 165 de la Decisión 486, toda vez que la parte demandante demostró “[…] en tiempo oportuno ante la Superintendencia de Industria con las pruebas que se aportaron, que durante los tres (3) años anteriores a la formulación de la demanda de cancelación por no uso por parte de la sociedad TEAM FOODS COLOMBIA S.A., ha usado la marca OLEOVALLE, para producir y comercializar productos de la clase 29 Int., y siempre ha hecho un uso en forma normal, serio, de buena fe, inequívoco, público, continuo e ininterrumpido de la marca OLEOVALLE […]”[8].

Segundo cargo: Violación del artículo 166 de la Decisión 486 2. Precisó, en relación con la vulneración del artículo 166 de la Decisión 486 de 2000, que “[…] son admisibles las modificaciones que no alteren el carácter distintivo de la marca, y que la variación, siempre y cuando no sea ostensible, no puede considerarse como pretexto para pretender una disminución en la protección y mucho menos para procurar la cancelación por no uso de la misma […]”[9]. 3.

Sostuvo, en este orden de ideas, que “[…] la marca OLEOVALLE está formada por una combinación de letras, pronunciables que le imprimen la distintividad suficiente y, por consiguiente, constituyen su elemento característico o predominante, el que es reconocido con el otorgamiento del registro. En el presente caso la inclusión de elementos gráficos, no implican un cambio sustancial que pueda alterar el carácter distintivo de la marca OLEOVALLE, por tanto las pruebas aportadas para demostrar el uso de la marca OLEOVALLE, durante el periodo de tiempo anterior a la presentación de la solicitud de cancelación por no uso, corresponde efectivamente al señalado en la norma […]”[10]. 4.

Agregó que, si bien es cierto existe una modificación secundaria del signo, “[…] la parte denominativa del mismo OLEOVALLE se conserva, así como la frase, simplemente mejor o sencillamente mejor, que tienen el mismo significado ideológico, ahora bien, observamos que en el gráfico registrado está la frase Puro de Soya, que es una denominación descriptiva, por tanto no puede ser considerada como un elemento principal de la marca al igual que los otros términos que se encuentran en la misma […]”[11]. 5.

Señaló que “[…] los cambios no sustanciales que ha sufrido el signo desde su registro en el año 1995, son secundarios, ello no supone en todo caso, en ningún modo, que la marca se haya usado en una forma sustancialmente distinta a como fue registrada, no siendo por ende dicho motivo suficiente, ni válido para justificar la cancelación por no uso de la marca OLEOVALLE […]”[12]. 6.

Afirmó que, según lo dispuesto en la Decisión 486, “[…] si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca […]”[13].

Tercer cargo: Violación del artículo 167 de la Decisión 486 7. Por último, respecto de la vulneración del artículo 167 de la Decisión 486 de 2000, sostuvo que “[…] ante la Superintendencia de Industria y Comercio, reposan todas las pruebas que demuestran el uso de la marca OLEOVALLE […]”[14]. Contestación de la demanda Parte demandada 7.

La parte demandada[15] contestó la demanda[16] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto de los cargos de violación de los artículos 165 y 167 de la Decisión 486 1. Sostuvo que no se vulneraron los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, toda vez que “[…] si el titular de la marca objeto de la petición de cancelación por no uso, no logra demostrar el uso real de la misma dentro de los tres años anteriores a la solicitud de cancelación, deberá demostrar so pena de la debida cancelación, que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito, lo cual, dentro de los documentos obrantes dentro del expediente administrativo que contiene la Resolución demandada no obra prueba alguna que logre determinar una fuerza mayor o caso fortuito que exonere a la hoy demandante de la cancelación total de la marca OLEOVALLE (mixta); de igual forma, tampoco existió manifestación por parte de la sociedad OLEOVALLE S.A.S., respecto a la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor que demuestre la falta de uso de la marca […]”[17].

Respecto del cargo de violación del artículo 166 de la Decisión 486 2. Señaló que, al comparar la marca mixta registrada con el signo utilizado por la sociedad demandante, “[…] existe una clara y evidente diferencia entre un signo y el otro […] pues se tiene que la única característica que coincide entre ambas es la expresión OLEOVALLE – OLEO VALLE, que visto desde un punto de vista marcario y objetivo, no coinciden el uno con el otro, pues los estilos con los que fueron plasmadas las partes nominativas de las marcas no coinciden […]”[18]. 3.

Indicó, en este mismo sentido, y en relación con el aspecto gráfico de la marca registrada y del signo utilizado, que “[…] ostenta una diferencia sustancialmente enorme entre los dos signos, pues la marca registrada cuenta con la figura de una gota que contiene la imagen de una mujer sosteniendo un recipiente, al igual que la inclusión de las expresiones “ACEITE”, “PURO DE SOYA” y “SENCILLAMENTE EL MEJOR”.

Por tanto, el componente gráfico de la marca registrada con certificado No. 275819 difiere en su apreciación visual y conceptual de la etiqueta que fue allegada como prueba documental en la actuación administrativa por la actora en la forma como demostró que se está comercializando el producto por parte de la sociedad OLEOVALLE S.A.S. […]”[19]. 4.

Afirmó, con fundamento en lo anterior, que las diferencias que presentan los signos comparados “[…] son sustanciales, y por tanto no puede presentarse como una variación en detalles de la marca registrada, observándose las modificaciones en la parte nominativa de la marca y el cambio sumamente notorio en el aspecto gráfico, y por tanto esto genera un impacto determinante en el consumidor […]”[20]. 5.

Concluyó que al momento de cancelar por falta de uso la marca mixta OLEOVALLE, no se presentó una aplicación indebida de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, toda vez que “[…] se demostró que las pruebas aportadas respecto al uso de la misma determinaron que la sociedad demandante no explotó esta marca sino un signo totalmente ajeno al solicitado y concedido por mi representada, la Superintendencia de Industria y Comercio […]”[21].

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso[22] contestó la demanda[23] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto de los cargos de violación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 1. Sostuvo que no se vulneraron los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, toda vez que “[…] si bien la actora dio cuenta de las ventas que se habían realizado en los años 2011, 2012 y 2013 olvidó tener presente que dichas ventas no se hicieron con la marca objeto de la cancelación sino que, por el contrario, se realizaron con una marca totalmente diferente, como quedó demostrado en la Resolución 69146 de 2014 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Por tanto, las pruebas allegadas por el actor no demuestran siquiera un uso somero de la marca y mucho menos el uso real y efectivo exigido por la ley, en los términos que señala el Tribunal Andino de Justicia […]”[24]. 2. Afirmó que “[…] la parte actora no acreditó el uso de la marca OLEOVALLE mixta objeto de la cancelación, sino que aportó pruebas inconducentes para demostrar el uso del nombre comercial Oleovalle y una marca Oleovalle que difiere en su totalidad de la marca cancelada […]”[25]. 3.

Explicó, en relación con la marca objeto de cancelación, que “[…] la marca objeto de la cancelación corresponde a una marca mixta compuesta por elementos gráficos y nominativos la cual difiere en detalles y elementos que alteran su carácter distintivo ya que hay una diferencia notoria entre ambos signos. Por lo que, resulta totalmente irrelevante cuál ha sido el uso que se le ha dado al signo aportado por el actor, toda vez que éste no sirve de obstáculo para la cancelación del registro marcario No. 275.819 correspondiente a la marca mixta OLEOVALLE […]”[26]. 4.

Señaló que “[…] la diferencia entre uno y otro signo se puede encontrar tanto en los elementos gráficos como los elementos nominativos de la misma. En lo que respecta a los elementos gráficos se encuentra que la marca mixta OLEOVALLE cancelada contiene: (i) una gota dentro de la cual se destaca el perfil de una mujer con los brazos levantados […] En el signo usado por el actor y para el cual aportó pruebas, los elementos gráficos mencionados anteriormente no se encuentran por ninguna parte […] Respecto de los signos nominativos incluidos en la marca mixta, el único elemento que se mantiene es la expresión “Oleovalle”.

Se modifica la expresión “sencillamente el mejor” por “simplemente el mejor” y, se elimina la alusión a que es un aceite puro de soya […]”[27]. 5. Afirmó, en relación con lo anterior, que “[…] los cambios en los elementos gráficos y nominativos constituyen en los términos de la norma comunitaria cambios a los elementos principales de la marca, entendiéndose éstos como aquellos que nos son susceptibles de modificación sin que se genere una alteración en la naturaleza del signo […]”[28]. 6.

Añadió que “[…] tal como se evidencia de manera enfática en el cotejo de los signos, el signo usado en el mercado no mantiene los elementos esenciales ni secundarios de la marca cancelada y, por consiguiente, la capacidad distintiva de la misma es inexistente […]”[29]. 7. Por último, sostuvo que “[…] es imposible aplicar el párrafo tercero del artículo 166 de la Decisión 486 de 2000 pues no se cumple ninguno de los requisitos contemplados en el mismo.

Por consiguiente, la ausencia de pruebas que demuestren el uso real y efectivo de la marca cancelada es razón más que suficiente para desestimar las pretensiones de la parte actora en su totalidad […]”[30]. Solicitud de interpretación prejudicial 9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 7 de mayo de 2018, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 10.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 358-IP- 2018 de 26 de julio de 2019,[31] en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual procede por ser pertinente […]” y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. 11.

El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 7 de octubre de 2019, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso y, vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437.

Audiencia Inicial 12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda[32], llevó a cabo la audiencia inicial, el 15 de octubre de 2019[33], en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 12.1. Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso. 12.2.

Se declaró saneado el proceso. 12.3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 12.4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso; y la interpretación prejudicial. 12.5.

Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que en el presente medio de control no se incluyó una pretensión de contenido patrimonial y, en consecuencia, no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus diferencias. 12.6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 12.7.

Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 12.8. Se realizó el respectivo control de legalidad. Audiencia de pruebas 13. El Despacho Sustanciador, en la audiencia inicial, consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas. Audiencia de alegaciones y juzgamiento 14. El Despacho Sustanciador, en la audiencia inicial, consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual, ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión y corrió traslado al Ministerio Público para que rindiera concepto si a bien lo tenía. 15.

Dentro del término legal, la parte demandante y el tercero con interés directo en el resultado del proceso reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación. El Ministerio Público y la parte demandada guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 358-IP-2018 de 26 de julio de 2019; vii) el marco normativo de la cancelación del registro marcario por no uso y, viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. Vistos el artículo 149 numeral 8.º[34] de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80[35] de 12 de marzo de 2019[36], sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. El acto administrativo acusado 19.

El acto administrativo acusado[37] es el siguiente: 1. Resolución núm. 69146 de 21 de noviembre de 2014[38], mediante la cual, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución núm. 28073 de 30 de abril de 2014 y, en su lugar, canceló totalmente el registro de la marca mixta OLEOVALLE.

En la resolución se indicó: “[…] Así, en el caso sub-examine, compete a éste Despacho determinar si el signo al cual se refieren las pruebas aportadas se presenta como una variación mínima en detalles respecto del signo registrado, sin alterar su carácter distintivo o si por el contrario es un signo totalmente diferente al registrado en el expediente de la referencia. […] Análisis comparativo de los signos |SIGNO VINCULADO POR LA (SIC) |MARCA REGISTRADA | |PRUEBAS | | |[pic] |[pic] | Analizados los signos, observamos que en (sic) tienen en común la expresión OLEOVALLE; sin embargo es evidente la diferencia en uno y otro en lo referente a los elementos nominativos y gráficos que los conforman.

Así, el tipo característico de letra difiere, sin ser esta grafía determinante para predicar la diferencia relevante entre estos distintivos. Si lo es el hecho que la marca registrada cuenta con la figura de una gota que contiene la imagen de una mujer sosteniendo un recipiente, al igual que la inclusión de las expresiones ‘ACEITE’, ‘PURO DE SOYA’ y ‘SENCILLAMENTE EL MEJOR’, por consiguiente, el componente gráfico de la marca registrada con el certificado No. 275819 difiere en su apreciación visual y conceptual de la etiqueta que fue allegada como documental por la apoderada del titular del registro en la forma como demuestra se está comercializando el producto por parte de la sociedad Oleovalle S.A.S. Por ello, teniendo en cuenta todas las pruebas documentales se advierte que en el efecto el producto ‘aceite’ al cual restringió la cobertura la primera instancia se identifica con el rotulado diferente del que se encuentra registrado con certificado 275819.

De tal manera, que un consumidor medio de su apreciación visual concluirá muy probablemente que se trata de marcas distintas. Por su parte, las certificaciones, las facturas referentes a la comercialización por parte de la sociedad Oleovalle S.A.S., y el volumen de ventas en el período 2011 a 2013, reflejan la puesta en el mercado de una marca que no corresponde en su componente gráfico a la registrada en el expediente de la referencia. Es importante tener de presente que esta Delegatura realizó el análisis comparativo de los signos con base en las pruebas de uso aportadas por la sociedad Oleovalle S.A.S.; es decir, la sociedad titular aporta dentro de su material probatorio una etiqueta diferente a la registrada, y de esta manera acredita el uso de otra marca a la identificada con el certificado No. 275819.

Siendo así las cosas, esta Superintendencia Delegada considera que el signo al cual hacen mención las pruebas aportadas no se refiere al registro de la marca per se, sin que pueda afirmarse que se presenta como una variación en detalles del mismo, observándose en las modificaciones a la denominación un impacto determinante en el consumidor.

Por lo anterior no es viable en este caso aplicar el último inciso del artículo 166 de la CAN, el cual establece que: ‘El uso de la marca en un modo tal que difiera de la forma en que fue registrado sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca’, toda vez que no se configura los supuestos de hechos contemplados en la norma supranacional.

Así entonces, es del caso considerar que las pruebas aportadas son impertinentes en tanto no demuestran información relativa al uso de la marca mixta OLEOVALLE con certificado No. 275819, en la identificación de productos de la clase 29 Internacional, en su lugar, el material probatorio se refiere a la marca OLEOVALLE mixta con otra etiqueta. […] 3.

Conclusión Según las consideraciones antes expuestas, se procederá a revocar la Resolución Nº 28073 de 30 de abril de 2014, mediante la cual se negó la cancelación total del registro de la marca estudiada con certificado 275819. En mérito de lo expuesto, RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Revocar la decisión contenida en la Resolución Nº 28073 de 30 de abril de 2014, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO. Cancelar totalmente el registro de la marca mixta OLEOVALLE con certificado 275819 […]” (Destacado fuera del texto). El problema jurídico 20. La Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones a la misma presentadas por la parte demandada y por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, le corresponde determinar: 1.

Si la Resolución núm. 69146 de 21 de noviembre de 2014, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se canceló totalmente por no uso el registro marcario núm. 275819 que corresponde a la marca mixta OLEOVALLE, que identificaba “carnes, pescado, aves y caza; extractos de carne; derivados cárnicos, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas, huevos, leche, productos lácteos; derivados lácteos, aceites y grasas comestibles”, productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulnera los artículos 165 a 167 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. 2.

En este sentido, se analizará, si la parte demandante demostró el uso de la marca referida supra para identificar los productos respecto de los cuales fue concedida en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, durante el periodo de tiempo relevante comprendido entre el 19 de diciembre de 2010 y 19 de diciembre de 2013. 21.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486. 22. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto administrativo acusado expedido por la parte demandada, y al restablecimiento del derecho solicitado. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 23.

La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[39], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[40] de la Comisión de la Comunidad Andina[41].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[42] 24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[43] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 25.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 26.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 27.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 28.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 29. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 30.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 358-IP-2018 de 26 de julio de 2019 31. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[44]: “[…] 2.

La cancelación parcial por no uso de la marca […] […] cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate. 2.4.

Lo anterior significa que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. […] 3.

El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio […] 3.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. 3.3. Al respecto, el Artículo 166 de la Decisión 486 plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso […]. […] 3.4.

En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere – o quiso referirse – la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos. 3.5.

En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva. […] 3.7.

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado –que ofreció a los consumidores- los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. […] 3.11.

En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia de la misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca. 3.12.

En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. […] 3.15.

Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente. 3.16.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros. 4.

El uso de la marca de manera diferente a la registrada […] […] se deberá delimitar lo siguiente: a) Si el signo mixto usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada o está siendo usada con variaciones en su parte gráfica; y, b) Si además de mantener los elementos esenciales la modificación por adicción (sic) o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca. c) Si la adición o sustracción de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real ni efectivo de la marca registrada. 4.

Una vez visto lo anterior, se deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso. 5. Los criterios señalados precedentemente deberán ser aplicados en cuanto a la protección de los signos; es decir, el signo marcario será protegido en la forma en la cual fue registrado; esto es, las pruebas del uso de la marca deben ser tal como se encuentra registrada o con variaciones que no sean sustanciales. 6.

Finalmente, la normativa andina advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca; sin embargo, no opera este criterio en el caso en el que el signo esté siendo usado con modificaciones sustanciales respecto de la forma en la que fue registrado. 7.

Al respecto, se deberá analizar de qué manera está siendo usada la marca OLEOVALLE (mixta) en su conjunto. 4. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso […] 5.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486, es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. […]”.

(Destacado fuera del texto) Marco normativo de la cancelación del registro marcario por no uso 32. Visto el artículo 165 de la Decisión 486, se configura una causal de cancelación del registro marcario cuando durante tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación y sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado.

En consecuencia, le corresponde a la autoridad competente, determinar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde, de acuerdo con la naturaleza del producto, a efectos de establecer la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios que distingue la marca. Análisis frente al cual, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido unos criterios para probar el uso de la marca, de acuerdo con una clasificación del bien que se comercializa[45]. 33.

Visto el inciso 4.º del artículo 165 de la Decisión 486 “[…] El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito […]”, de manera que le corresponde a la oficina nacional competente, determinar en cada caso, qué factores incidieron en la falta de uso. De igual manera, la norma prevé la posibilidad de cancelar parcialmente el registro de una marca cuando la falta de uso solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. 34.

Visto el artículo 166 de la Decisión 486, una marca se encuentra en uso cuando: i) los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado; y ii) cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Estados Miembros.

Adicionalmente, una marca usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso, si la diferencia se produce en detalles que no alteran su carácter distintivo. 35. Visto el artículo 167 de la Decisión 486, el uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, certificaciones de auditoría, entre otros, que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca.

Asimismo, la carga de la prueba del uso corresponde al titular del registro. Análisis del caso concreto 36. Vistas las normas indicadas en el acápite desarrollado supra del marco normativo de la cancelación del registro marcario por no uso; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 37.

En este sentido, la marca objeto de estudio es como se muestra a continuación: |MARCA MIXTA OLEOVALLE | | | |[46] | | | | | | | | | | | |Titular: Oleovalle S.A.S. | |Certificado núm. 275819 | |Clase 29: “Aceites” | 38. La Sala seguirá los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el uso real y efectivo de una marca, la cancelación de su registro por no uso y el uso de una marca de manera diferente a la registrada.

De los cargos de violación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 39. La Interpretación Prejudicial proferida para este proceso, señala las características principales de la figura de la acción de cancelación por no uso, de conformidad con lo establecido en los artículos 165 y 166 de la Decisión 486: “[…] en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente: a) Legitimación para iniciar el trámite.

De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente. Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. b) Oportunidad para iniciar el trámite.

El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca después de tres años contados a partir de quedar en firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca. […] c) Falta de uso de la marca.

Para que opere la cancelación del registro de la marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. […]”[47]. 40.

En el caso sub examine, el trámite se inició a solicitud de parte, por el tercero con interés directo en el resultado del proceso oportunamente; y la marca cuestionada fue concedida el 23 de enero de 2002 por lo que, a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación[48] ya habían pasado más de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agotó el trámite de concesión del registro de la marca.

En consecuencia, restaría analizar si la marca fue usada durante los tres años consecutivos precedentes al 19 de diciembre de 2013, fecha en que se solicitó la cancelación, esto es, entre el 19 de diciembre de 2010 y el 19 de diciembre de 2013, que para efectos de esta sentencia es el periodo relevante del uso. 41. En este sentido, la Sala procederá a estudiar y analizar: i) si dentro del periodo relevante la marca mixta OLEOVALLE con certificado de registro núm. 275819 fue usada manteniendo sus elementos esenciales, esto es, sin modificaciones que diluyeran su capacidad distintiva; ii) si la marca mixta en cuestión fue usada de manera real y efectiva por la parte demandante o por un tercero autorizado por esta, en al menos uno de los Estados miembros de la Comunidad Andina, dentro del periodo relevante; y iii) si la parte demandada aplicó correctamente la norma andina al ordenar la cancelación total del registro.

Análisis de los requisitos para la cancelación por no uso Primer requisito: uso de la marca manteniendo sus elementos esenciales 42. De conformidad con el acápite desarrollado supra sobre la cancelación de un registro marcario por no uso, es claro que no procederá la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponde a la marca, cuando el uso de la misma únicamente difiera en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. 43.

En este sentido se pronunció el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso, citando su propia jurisprudencia, al referirse al uso de la marca de manera diferente de la registrada indicó: “[…] “El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. […]”[49]. (Destacado fuera de texto) 44.

Para determinar si existe variación o modificación sustancial en una marca y que, en este sentido, se afecta su carácter distintivo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado una serie de criterios objetivos, partiendo de definir cuál es el elemento preponderante de la marca, es decir, aquel que le otorga distintividad.

Definido el elemento preponderante de la marca, el Tribunal de Justicia ha indicado los parámetros que se deben contemplar para definir si existe variación sustancial en esta, los cuales se exponen a continuación: “[…] a) Si el elemento relevante es el gráfico. Se deberá establecer qué elemento prevalece: el trazado o el concepto.

Si es el trazado, las variaciones en este aspecto podrán afectar claramente su distintividad y, por lo tanto, no probaría el uso de la marca; esto debe ser evaluado con gran cuidado. Si es el concepto, cualquier variación gráfica que afecte el contenido ideológico del signo, es decir, la idea que genera en la mente del consumidor sería considerado como una afectación a la distintividad del mismo y, en consecuencia, no podría probarse el uso en el mercado.

Esto debe ser evaluado con gran cuidado. b) Si el elemento relevante es el denominativo. Se deberá hacer un análisis del aspecto denominativo teniendo en cuenta lo siguiente: i. Variación en la sílaba tónica: una variación en la sílaba tónica implicaría una variación sustancial que afectaría el uso en el mercado. ii. Variación en las sílabas o letras que cumplen una función diferenciadora: si se afectan dichos elementos, implicaría una variación sustancial que afectaría el uso en el mercado. iii.

Variación en el orden de las vocales. Esto implicaría un cambio sustancial en la sonoridad del signo, lo que implica una variación sustancial que afectaría el uso del signo en el mercado. iv. Si la parte denominativa es compuesta. Se debe determinar la palabra o palabras relevantes (sic) el conjunto. Si hay un cambio en estos elementos relevantes habría una variación sustancial que afectaría en (sic) uso en el mercado.

Para establecer esto deberá tener en cuenta lo siguiente: - Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto: La primera palabra, por lo general, genera más poder de recordación en el público consumidor. - Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mete del consumidor. - Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. - Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los signos que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto marcario. - Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común no determinan la distintividad del conjunto marcario. - Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.

Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto marcario. […]”[50].

(Destacado fuera de texto) 45. Considerando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya expuestos, la Sala analiza a continuación el primer requisito, esto es, si la parte demandante demostró haber usado la marca mixta OLEOVALLE, manteniendo sus elementos esenciales y sin modificaciones que diluyeran su capacidad distintiva.

Se muestran a continuación la marca mixta registrada y el signo distintivo vinculado en las pruebas por la parte demandante: 46. Marca mixta OLEOVALLE registrada y signo vinculado en las pruebas: |MARCA MIXTA OLEOVALLE |SIGNO VINCULADO EN LAS | | |PRUEBAS[51] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47. Sea lo primero señalar que, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado en varias ocasiones que, no obstante los criterios expuestos por su jurisprudencia para definir si la variación o modificación en la marca registrada es sustancial, también es necesario considerar las particularidades de cada caso. 48.

En este sentido, la Sala reconoce que por lo general el elemento nominativo de un signo mixto suele ser el preponderante en el signo mixto, comoquiera que las palabras causan un mayor impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

No obstante lo anterior, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el gráfico por aspectos como el tamaño, el color y otras características que generen mayor impacto en el consumidor. 49. La Sala considera que es importante resaltar que No hay que olvidar que un signo mixto, por definición, es una combinación entre un elemento nominativo y un elemento gráfico en un solo signo, de manera que su registro protege la integridad del mismo y no sus elementos por separado.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que: “[…] la combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado […]”[52]. 50. Sobre este punto, se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los siguientes términos: “[…] La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado. Igualmente, el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. […]”[53]. (Destacado fuera de texto) 51. De esta forma, la regla general indica que el elemento dominante de una marca mixta es el nominativo, por cuanto la práctica comercial demuestra que un consumidor solicita un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos gráficos. 52.

Sin perjuicio de lo anterior, considerando las particularidades del caso sub examine, es necesario tener en cuenta que en el presente caso no nos encontramos ante un análisis de confundibilidad, sino que el objetivo es determinar si la marca mixta OLEOVALLE fue usada en el mercado con cambios sustanciales o no, analizándola frente al signo mixto que la parte demandante utilizó en el mercado y respecto del cual se aportaron las pruebas. 53.

En este sentido, la Sala considera que lo relevante en este caso es realizar un análisis integral y en conjunto de la marca mixta OLEOVALLE frente al signo mixto vinculado al proceso por la parte demandante, para determinar si entre ambos existen o no cambios sustanciales y, en consecuencia, si procede la aplicación del inciso 3° del artículo 166 de la Decisión 486. 54.

En el caso sub examine, por un lado, la marca OLEOVALLE, en su elemento mixto se compone de una gota grande dentro de la cual se visualiza la figura de una mujer sosteniendo un recipiente; y su elemento nominativo se compone de la palabra oleovalle, sin una grafía especial. El elemento gráfico es de gran tamaño y se ubica de manera central en el signo, mientras que el elemento nominativo se ubica debajo de la figura descrita anteriormente y en un menor tamaño a la misma. 55.

Con respecto a las expresiones que acompañan la marca OLEOVALLE, esto es, las frases “Aceite”, “Puro de soya” y “Sencillamente el mejor”, las mismas no hacen parte del conjunto marcario como tal, y no determinan ni le otorgan distintividad adicional al conjunto marcario en general, y al elemento nominativo en particular. Lo anterior se evidencia a partir del contenido del acto administrativo[54] que concedió la marca mixta OLEOVALLE, en el cual las expresiones que acompañan la marca no aparecen como objeto de protección ni son parte de la marca; simplemente son descriptivas del producto. 56.

Por otro lado, sobre el signo mixto vinculado en las pruebas por la parte demandante, el elemento nominativo es de gran tamaño y se ubica en todo el centro de la etiqueta; y el elemento gráfico consiste en un óvalo que rodea el elemento nominativo, y en la esquina superior derecha la sombra de lo que parece el pico de una botella de la cual se derrama un chorrito de líquido. 57.

En este sentido, la Sala observa que, entre la marca mixta y el signo mixto vinculado por las pruebas presentadas por la parte demandante para demostrar su uso en el mercado, se presentan cambios sustanciales, por cuanto se evidencian modificaciones tanto en el trazado del elemento gráfico, como en los objetos que éste evoca y su disposición en el conjunto de la marca, así como en la disposición del elemento nominativo, tal y como se explica a continuación. 58.

Esto es así por cuanto las figuras que conforman la marca mixta, esto es, una gota, dentro de la cual se distingue la silueta de una mujer sosteniendo un recipiente, no se encuentran presentes en el signo mixto que la parte demandante argumenta que ha venido usando en el mercado, y son reemplazados por unos trazos totalmente distintos que no tienen un significado en particular, ni evocan concepto alguno en la mente del consumidor. 59.

La Sala considera que estas modificaciones son sustanciales por cuanto son de tal entidad que pueden cambiar la forma en que el consumidor percibe la marca en el mercado, al suprimir parte de los elementos que le otorgaban su distintividad en un principio, al momento de su registro. 61. En conclusión, el signo mixto que la parte demandante sostiene que ha venido usando en el mercado, no mantiene los elementos esenciales de la marca registrada en su visión en conjunto.

En suma, la Sala considera que el signo mixto que la parte demandante sostiene haber estado usando en el mercado presenta cambios sustanciales frente a la marca registrada en cuanto a elementos que alteran su carácter distintivo frente a la forma en como fue registrado originalmente. 63. Por último, es preciso señalar que, de aceptar los argumentos de la parte demandante, y considerar que el signo que presenta como usado en el mercado no tiene variaciones sustanciales respecto de la marca mixta registrada simplemente porque mantiene su elemento nominativo intacto, se estaría desdibujando la definición del signo mixto como una unidad que protege un elemento nominativo y uno gráfico en su integridad. 64.

Además, de calificar como no sustanciales las modificaciones como las que se presentan en el caso sub examine en el elemento gráfico de la marca examinada, se estaría abriendo la posibilidad a los titulares de marcas para cambiar el elemento gráfico de su marca manteniendo el elemento nominativo y continuar exigiendo su protección, lo que en últimas resultaría perjudicial para el registro de nuevas marcas en el mercado y mantener una protección objetiva de las marcas ya registradas. 65.

También implicaría desconocer los criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal para determinar si la marca fue usada de manera distinta a la que fue registrada, uno de los cuales consiste en determinar “[…] si el signo mixto usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada o está siendo usada con variaciones en su parte gráfica […]”[55] 66.

En síntesis, la Sala encuentra que le asiste razón a la parte demandada en el acto administrativo acusado, al sostener que el signo mixto que la parte demandante argumenta haber usado en el mercado presenta variaciones sustanciales en comparación a la marca mixta, de manera que no se cumplen los supuestos fácticos para dar aplicación al artículo 166 de la Decisión 486 en cuanto a mantener la protección de una marca usada de manera distinta a la que fue registrada. 67.

Por lo tanto, la Sala no evidencia que la parte demandada, con la expedición del acto administrativo acusado, haya violado lo dispuesto en el artículo 166 de la Decisión 486 al sostener que el signo mixto vinculado por las pruebas en el proceso administrativo es diferente y presenta variaciones sustanciales frente a la marca mixta registrada.

Segundo requisito: uso real y efectivo de la marca 68. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial, señaló lo siguiente respecto de la evaluación del uso real y efectivo de una marca, partiendo de lo dispuesto en el artículo 166 de la Decisión 486: “[…] se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado.

Por el primero de ellos podemos entender que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva. […] Para probar el uso efectivo de la marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado –que ofreció a los consumidores– los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. […]”[56] 69.

En este sentido, para probar el uso real y efectivo de la marca, el titular de la marca deberá demostrar con pruebas pertinentes y conducentes, que ofreció en el mercado los bienes o servicios identificados con la marca registrada. Asimismo, esta prueba va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde la comercialización del producto, teniendo en cuenta su naturaleza y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 70.

En atención a lo antes expuesto, la Sala entra a valorar, conforme a las reglas de la sana crítica, las pruebas aportadas por la parte demandante y que fueron allegadas dentro del procedimiento administrativo ante la parte demandada, relativas al periodo entre el 19 de diciembre de 2010 y 19 de diciembre de 2013, siendo este el periodo exigido por la norma comunitaria para demostrar el uso de la marca cuya cancelación se discute. 71.

Teniendo en cuenta los antecedentes administrativos del acto administrativo acusado, la Sala observa que las pruebas presentadas por la parte demandante en el procedimiento administrativo ante la parte demandada en el trámite de la acción de cancelación por no uso, fueron las siguientes: - Copia de la autorización expedida por el representante legal de la parte demandante a Aceites Comestibles de Colombia S.A.S. y Frutas y Cereales de Risaralda. - Certificado expedido por el contador de la parte demandante acerca de las ventas de productos identificados con la marca Oleovalle durante 2011, 2012 y 2013. - Certificado expedido por el contador de Aceites Comestibles de Colombia S.A.S acerca de las ventas de productos identificados con la marca Oleovalle durante 2011, 2012 y 2013. - Certificados de distribuidores de productos identificados con la marca Oleovalle. - Copias de 70 facturas de venta que incluyen productos identificados con la marca Oleovalle durante 2011, 2012 y 2013 - Copia de 8 remisiones de empaques de productos identificados con la marca Oleovalle. - Certificado del contador público Herman Ferney López Londoño, donde certifica las ventas realizadas por concepto de la comercialización de aceites vegetales comestibles para los años 2011, 2012 y 2013. - Certificado expedido por el señor Jorge Hernán Londoño Rendón representante legal de la parte demandante, donde certifica la autorización a Aceites Comestibles de Colombia S.A., para la comercialización de la marca Oleovalle. - Certificado del contador público Herman Ferney López Londoño, donde certifica las ventas realizadas por concepto de la comercialización de aceites vegetales comestibles para los años 2011, 2012 y 2013. - Copias de 89 facturas de ventas realizadas por la parte demandante. - Facturas de compras realizadas por la parte demandante. - Publicidad: fotografías del producto, las etiquetas y empaque del producto Oleovalle. 72.

Del análisis del acervo probatorio aportado al proceso, y contrario a lo afirmado por la parte demandante, la Sala encuentra que las pruebas aportadas son impertinentes e inútiles, comoquiera que no contienen información relativa al uso de la marca mixta OLEOVALLE en la forma en como fue registrada. 73. En efecto, las pruebas hacen referencia a la comercialización del producto “aceite de soya” bajo la denominación “Oleovalle”, sin que las facturas o los certificados hagan referencia a la marca mixta OLEOVALLE en la forma en como fue registrada. 74.

En virtud de lo anterior, para la Sala resulta claro que las pruebas aportadas demuestran que la parte demandante, como titular del registro de la marca mixta OLEOVALLE, presentó pruebas de uso en el mercado de un signo mixto diferente de la marca mixta registrada bajo el núm. 275819, con modificaciones significativas y sustanciales que diluyeron el carácter distintivo de la marca mixta registrada, tal y como se expuso en el acápite anterior.

Por ende, dichas pruebas no son pertinentes ni útiles para demostrar el uso de la marca mixta cuestionada en este proceso. 75. En suma, la parte demandante no probó el uso real y efectivo de la marca mixta OLEOVALLE con registro núm. 275819 en el comercio, por lo que la decisión de la parte demandada en el acto administrativo acusado de cancelar el registro de la citada marca no violó el artículo 167 de la Decisión 486. 76.

Derivado de lo anterior, la Sala considera que las pruebas allegadas por la parte demandante en el trámite administrativo ante la parte demandada, son inútiles e impertinentes para demostrar el uso de la marca mixta referida, puesto que las mismas se refieren a un signo mixto distinto del registrado. 79. Por último, con fundamento en lo anterior, la Sala encontró que la parte demandada estudió y aplicó correctamente la norma andina, así como los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para decidir la cancelación total por no uso de la marca mixta OLEOVALLE, identificada con núm. 275819, cuyo titular era la parte demandante. 80.

Como resultado de lo expuesto, la Sala concluye que en el presente asunto la parte demandada no vulneró los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 con la expedición del acto administrativo acusado, por cuanto se demostró en el proceso que la parte demandante no probó el uso de la marca mixta OLEOVALLE de manera real y efectiva en el mercado, y en la forma en como fue registrada, para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 81.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo acusado y, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda. Condena en costas 82. Visto el artículo 36565 numeral 8 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[57], sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala no condenará en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

CUARTO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado Salva Voto HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA SALVAMENTO DE VOTO DE OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veinte (2020) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001-03-24-000-2015-00192-00 Demandante: OLEOVALLE S.A.S. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Consejero Ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ SALVAMENTO DE VOTO De manera respetuosa me permito señalar las razones de mi disenso frente a lo resuelto por la mayoría de la Sala en la sentencia de 30 de julio de 2020, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda incoada por la sociedad Oleovalle S.A.S. Sobre el particular señalo lo siguiente: 1.- La sociedad Oleovalle S.A.S., mediante apoderado judicial, formuló demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución núm. 69146 de 21 de noviembre de 2014, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, en el sentido de revocar la Resolución 28073 de 30 de abril de 2014 y, en su lugar, cancelar en su totalidad el registro de la marca mixta OLEOVALLE, que se había concedido para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se mantenga vigente el registro marcario núm. 275819, que corresponde a la marca mixta OLEOVALLE en la citada clase. A juicio de la demandante, el acto acusado es violatorio de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en razón a que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció las pruebas que demostraban que ha usado la marca mixta OLEOVALLE durante los tres (3) años anteriores a la formulación de la demanda de cancelación por no uso.

Aduce, en síntesis, de un lado, que la parte nominativa en la marca es la predominante, y de otro, que, si bien el signo ha tenido algunos cambios en su aspecto gráfico desde su registro en 1995, éstos no son sustanciales y no alteran el carácter distintivo de la marca. Estima que los cambios introducidos a la marca son secundarios, y que ello en modo alguno implica que la marca se haya usado en una forma sustancialmente distinta a como fue registrada.

En ese orden, considera que las pruebas allegadas a la entidad demandada demuestran el uso de la marca en la forma en que lo exige la normativa comunitaria, por lo que no era procedente su cancelación por no uso, como se dispuso en el acto demandado. 2.- En la sentencia de la cual me aparto, la mayoría desestimó los cargos de nulidad propuestos en la demanda.

Al respecto precisó que no es cierto que la parte demandada haya infringido las disposiciones comunitarias atrás referidas, como quiera que, como se señaló en el acto acusado, el signo mixto al que hacen referencia las pruebas allegadas al proceso administrativo es diferente y presenta variaciones sustanciales frente a la marca mixta registrada por la accionante.

Sobre el particular, en primer lugar, señaló, por un lado, que “[…] la marca OLEOVALLE en su elemento mixto se compone de una gota grande dentro de la cual se visualiza la figura de una mujer sosteniendo un recipiente; y su elemento nominativo se compone de la palabra oleovalle, sin una grafía especial; el elemento gráfico es de gran tamaño y se ubica de manera central en el signo, mientras que el elemento nominativo se ubica debajo de la figura descrita anteriormente y en un menor tamaño a la misma. […]”, y por otro, que en el signo mixto vinculado en las pruebas allegadas por la parte demandante, “[…] el elemento nominativo es de gran tamaño y se ubica en todo el centro de la etiqueta; y el elemento gráfico consiste en un óvalo que rodea el elemento nominativo, y en la esquina superior derecha la sombra de lo que parece el pico de una botella de la cual se derrama un chorrito de líquido […].” Luego de referirse a lo anterior, se indicó en la sentencia que “[…] entre la marca mixta y el signo mixto vinculado por las pruebas presentadas por la parte demandante para demostrar su uso en el mercado, se presentan cambios sustanciales, por cuanto se evidencian modificaciones tanto en el trazado del elemento gráfico, como en los objetos que éste evoca y su disposición en el conjunto de la marca, así como en la disposición del elemento nominativo […]”.

Esto, según se afirma, “[…] por cuanto las figuras que conforman la marca mixta, esto es, una gota, dentro de la cual se distingue la silueta de una mujer sosteniendo un recipiente, no se encuentran presentes en el signo mixto que la parte demandante argumenta que ha venido usando en el mercado, y son reemplazados por unos trazos totalmente distintos que no tienen un significado en particular, ni evocan concepto alguno en la mente del consumidor.

Así, en el signo que la parte demandante vincula con sus pruebas, el elemento nominativo cobra protagonismo en el conjunto del signo al ser de mayor tamaño y no tener un elemento gráfico predominante. Este último únicamente se compone de un óvalo que rodea el elemento nominativo, unas líneas curvas alrededor y lo que aparentemente es el pico de una botella de la que se derrama un líquido.” De esta forma, se concluyó que “[…] el signo mixto que la parte demandante sostiene que ha venido usando en el mercado, no mantiene los elementos esenciales de la marca registrada en su visión en conjunto […]”.

En ese orden, a juicio de la mayoría, no se cumplen los supuestos fácticos para dar aplicación al artículo 166 de la Decisión 486, en cuanto a mantener la protección de una marca usada de manera distinta a la que fue registrada, pues se considera que los cambios que se le han introducido a la marca son sustanciales y alteran su carácter distintivo.

En armonía con lo expuesto, se estimó en la sentencia de la cual me aparto que las pruebas aportadas por la demandante son impertinentes e inútiles, comoquiera que no contienen información relativa al uso de la marca mixta OLEOVALLE en la forma en como fue registrada. En efecto, tales pruebas corresponden a un signo mixto diferente de la marca mixta registrada bajo el núm. 275819, con modificaciones significativas y sustanciales que diluyeron su carácter distintivo. 3.- Disiento respetuosamente de lo decidido por la mayoría, pues, a mi juicio, sí había lugar a declarar la nulidad del acto acusado, puesto que la demandante si acreditó el uso real y efectivo de la marca mixta OLEOVALLE para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y las modificaciones que ha introducido a la misma no tienen carácter sustancial ni alteran el carácter distintivo de la marca registrada.

Para arribar a lo antes concluido es pertinente observar la marca mixta en la forma en que fue registrada y como aparece en las pruebas allegadas al expediente administrativo: |MARCA MIXTA OLEOVALLE REGISTRADA |MARCA MIXTA OLEOVALLE CONFORME A | | |LAS PRUEBAS SOBRE SU USO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Según se advierte, el signo en controversia en este asunto corresponde a una marca mixta, conformada por un elemento denominativo como por uno gráfico.

En este último, conforme lo ha precisado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se identifican dos elementos característicos: de un lado, el trazado, y de otro, el concepto, esto es, su aspecto ideológico. Así, la marca mixta OLEOVALLE, registrada para identificar productos de la Clase 29, contiene un elemento nominativo constituido por la expresión OLEOVALLE, y por un elemento gráfico, que corresponde a una figura que evoca una gota de aceite para mesa, que es uno de los productos que pertenecen a esa clase.

En mi opinión, las pruebas allegadas por la accionante a la actuación administrativa son demostrativas del uso real y efectivo de la marca registrada, si se tiene en cuenta que en ellas se aprecia un signo con la misma denominación (OLEOVALLE) y con una figura que, desde el punto de vista conceptual, evoca una misma idea, esto es, la de un aceite para mesa.

Aunque es cierto que al trazado de la figura se le introdujeron unas modificaciones, a mi juicio, las mismas no son sustanciales ni modifican el carácter distintivo de la marca, puesto que son evocativas de un mismo concepto o idea referido al vertido de un aceite para mesa. La mayoría afirma que en las pruebas allegadas se evidenciaría la imagen de una botella de la cual se derrama “un chorrito de líquido”, el mismo que, a mi juicio, sin duda alguna corresponde al de aceite para mesa, que es el producto que se pretende identificar con la marca.

En este sentido, las pruebas que se allegaron por la demandante para demostrar el uso de su marca no denotan que haya cambios sustanciales en la misma, como quiera que el elemento nominativo y el principal componente gráfico son los mismos a como fue registrada. Siendo ello así, se debió dar valor probatorio a las pruebas que se anexaron por la parte demandante para desvirtuar la solicitud de cancelación por no uso de la marca mixta OLEOVALLE y, en tanto que las mismas eran demostrativas de la utilización real y efectiva del signo, se debió declarar la nulidad del acto acusado por infringir las disposiciones citadas por la parte actora; en particular, el inciso 3 del artículo 166 de la Decisión 486 de 2000, norma que prevé que “El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.

En estos términos me permito dejar sentado mi salvamento de voto. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado ----------------------- [1] Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 2 [2] Cfr. Folios 27 a 43 y 107 a 129 (demanda subsanada) [3] “[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales est扡敬楣慤⁳湥攠⁬湩楣潳猠来湵潤搠汥愠瑲揭汵⁯湡整楲牯‮杉慵浬湥整瀠摯瀠敲ablecid as en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. [4] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” [5] Esta resolución revocó la decisión contenida en la Resolución núm. 28073 de 30 de abril de 2014 proferida por la Dirección de Signos Distintivos y, en su lugar, canceló totalmente el registro de la marca mixta Oleovalle. [6] Cfr. Folio 110 [7] “Régimen Común Sobre Propiedad Industrial” [8] Cfr. Folio 33 [9] Cfr. Folio 36 [10] Ibidem. [11] Cfr. Folio 37 [12] Ibidem. [13] Ibidem. [14] Cfr. Folio 41 [15] Por intermedio de apoderado Cfr. Folio 189 [16] Cfr. Folios 181 a 188 [17] Cfr. Folio 185 [18] Cfr. Folio 186 [19] Ibidem. [20] Cfr. Folio 187 [21] Ibidem. [22] Por intermedio de apoderado Cfr. Folio 166 [23] Cfr. Folios 158 a 165 [24] Cfr. Folio 161 [25] Ibidem [26] Cfr. Folio 162 [27] Ibidem. [28] Cfr. Folios 162 a 163 [29] Cfr. Folio 163 [30] Ibidem. [31] Cfr. Folios 211 a 223 [32] Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [33] Cfr. Folios 238 a 252 [34] “[…] Artículo 149.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. [35] “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones.

Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. [36] Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. [37] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [38] Cfr. Folios 58 a 69 [39] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [40] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [41] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [42] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [43] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [44] Cfr. Folios 211 a 223 [45] Tribunal de justicia de la Comunidad Andina Proceso 12-IP-2019 de 3 de junio de 2019. [46] Cfr. Folio 66 [47] Cfr. 214.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 358-IP-2018 de 26 de julio de 2019, pág. 4 [48] Solicitud de cancelación de registro por no uso radicada el 19 de diciembre de 2013 [49] Cfr. 220. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 358-IP-2018 de 26 de julio de 2019, pág. 10. [50] Cfr. Folios 220 y 221 pie de página.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 358-IP-2018 de 26 de julio de 2019, págs. 10 y 11. [51] La Sala aclara que todas las pruebas aportadas por la parte demandante al proceso presentan este signo como aquel que la parte demandante ha venido usando en el mercado. Por ende, es sobre este signo que se determinará si presenta o no cambios sustanciales en relación con la marca OLEOVALLE. [52] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 84-IP-2015 [53] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 129-IP-2004 de 17 de noviembre de 2004.

Ver también: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 55-IP-2002 [54] Resolución núm. 11526 de 29 de abril de 2003 [55] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial proceso 358-IP-2018 [56] Cfr. Folio 217. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 358-IP-2018 de 26 de julio de 2019, pág. 7 [57] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.