PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto EH y la marca mixta EH previamente registrada / REGISTRO DE MARCAS CONFORMADAS POR LETRAS – Procedencia / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto EH para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza por existir identidad ortográfica, fonética y conceptual con la marca mixta EH que identifica servicios de la misma clase, y una relación de conexidad entre los respectivos servicios / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Considerando que el elemento nominativo tanto del signo solicitado como de la marca registrada son idénticos –ambos están conformados por las letras “E” y “H”, el cotejo marcario se hace innecesario, llegando a la conclusión que, desde las dimensiones ortográfica, fonética y conceptual, se configura un riesgo de confusión y de asociación ante el consumidor normalmente informado y razonablemente atento.

Además de lo anterior, en cuanto a la parte gráfica del signo solicitado a registro, consistente en un paralelogramo negro que encierra las letras “E” y “H” de color blanco, la misma no tiene la suficiente relevancia como para otorgarle suficiente distintividad frente a la marca previamente registrada del tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Esto, considerando que un consumidor medianamente informado, no tendrá en cuenta los detalles que rodean las letras para determinar el servicio que va a adquirir, entre otras razones porque el consumidor no observa las marcas de manera simultánea, sino que lo hará en momentos diferentes. […] Como resultado de lo expuesto y una vez realizada la comparación del signo mixto EH y la marca mixta EH de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que el signo solicitado y la marca registrada bajo examen son idénticas debido a las letras que los conforman y el orden en el que se encuentran ubicadas, por lo que se estudiará el segundo requisito para la configuración de la causal de irregistrabilidad. […] [L]a Sala considera que entre los servicios que pretende identificar el signo y aquellos que identifica la marca, existe una conexidad competitiva, en primer lugar, porque pertenecen a la misma clase, en segundo lugar, comparten servicios del área de la informática y, en tercer lugar, algunos de los servicios, como se expuso en precedencia, son complementarios.

Asimismo, la Sala considera que le asistió razón a la parte demandada cuando indicó que existía una conexidad competitiva entre los servicios que identificaba el signo solicitado y la marca, en la medida en que “[…] se relacionan dado que ambos comparten servicios relacionados servicios tecnológicos como software […]”.Conclusión […] La Sala, una vez realizado el análisis de confundibilidad, considera que debido a la identidad entre el signo y la marca y a la conexidad competitiva de los servicios que identifican, el consumidor podría llegar razonablemente a la conclusión que se trata de diferentes líneas de servicios de un solo empresario; por lo que se cumplen los supuestos fácticos previstos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y, en consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad a que se refiere la norma mencionada.

DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE UNA MARCA – Se adquiere por el registro / MARCA DERIVADA – Requisitos para que un signo sea así considerado / DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE UNA MARCA POR SU REGISTRO – No se extiende de manera automática o inmediata a las marcas derivadas / MARCA DERIVADA - No lo es EH respecto de la marca figurativa E+H / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [P]ara que un signo sea considerado como una marca derivada, debe cumplir con varios requisitos, a saber: i) ser solicitado a registro por el titular de una marca registrada anteriormente; ii) que el distintivo preponderante del signo solicitado a registro sea la marca registrada previamente, con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan; y iii) que el signo sea solicitado a registro para distinguir los mismos productos o servicios que la marca previamente registrada.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado adicionalmente que aun cuando se trate de una solicitud de registro de un signo como marca derivada, esto no implica que el titular de la marca registrada previamente tenga un derecho automático a que sea registrado dicho signo. Por el contrario, en todo caso le corresponde a la autoridad competente realizar el respectivo análisis que determine si el nuevo signo solicitado cumple con los requisitos de registrabilidad y que no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486. […] [L]a Sala considera que el signo mixto solicitado no cumple con el segundo supuesto de las marcas derivadas, pues no mantiene el elemento básico preponderante de la marca registrada con anterioridad en el signo solicitado a registro, ya que, por el contrario, cambia sustancialmente.

Lo anterior, por cuanto, considerando la definición de una marca figurativa, una modificación en los trazos que la conforman implica una modificación sustancial de la misma. Al respecto, en el caso sub examine, las letras “E” y “H”, en el signo cuyo registro fue solicitado resultan preponderantes sin que formen una figura cohesiva, además se elimina el signo “+” dejando una separación entre las letras que conforman el signo, elementos que, en su conjunto, resultan notables en la forma y trazos que conforman la marca figurativa registrada previamente.

En cuanto al tercer supuesto de las marcas derivadas, esto es, que el signo solicitado a registro lo sea para distinguir los mismos productos o servicios que la marca previamente registrada, la Sala señala que: […] efectivamente hay diferencias entre los servicios que identifica la marca figurativa registrada y el signo mixto solicitado a registro, de tal forma que no se cumple el tercer supuesto de las marcas derivadas, cual es, que el signo sea solicitado a registro para distinguir los mismos productos o servicios que la marca previamente registrada.

Conforme con el anterior análisis, para la Sala es claro que el signo mixto solicitado a registro no constituye una marca derivada de la marca figurativa identificada con certificado de registro núm. 289079 y, como consecuencia, el examen de registrabilidad deberá efectuarse sobre la totalidad del signo solicitado a registro para determinar si cumple con los requisitos de registrabilidad o si se encuentra o no incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la Decisión 486.

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA – Marco normativo RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD - Marco normativo MARCAS DERIVADAS – Marco jurídico FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 137 LITERAL D / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 154 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00139-00 Actor: MESTRA AG Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Requisitos para configuración de marcas derivadas.

El signo mixto solicitado por la parte demandante no puede considerarse como derivado de su marca figurativa por presentar variaciones sustanciales – reiteración jurisprudencial. La existencia o no de una marca derivada no implica el registro automático de un signo como marca. Criterios de comparación entre marcas mixtas, elemento predominante.

Existencia del riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca, derivado de la identidad del elemento predominante y la conexidad competitiva – reiteración jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Mestra AG. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 18680 de 29 de marzo de 2012 y 64193 de 29 de octubre de 2012.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Mestra AG., en adelante la parte demandante[1], presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138[3] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[4], para que se declare la nulidad de: i) la Resolución núm. 18680 de 29 de marzo de 2012, “Por la cual se niega un registro”[5], expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos; y ii) la Resolución núm. 64193 de 29 de octubre de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto EH, para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3.

La parte demandante formuló las siguientes pretensiones[6]: “[…] QUE SE DECLARE LA NULIDAD de la Resolución No. 18680 del 29 de marzo de 2012 proferida por la Dirección de Signos Distintivos y de la Resolución 64193 del 29 de octubre del 2012, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que como consecuencia de la declaración de nulidad de los Actos Administrativos en mención y a título de restablecimiento del derecho se proceda a conceder el registro de la marca EH (Mixta), que se tramitó bajo el expediente número 11 108419 para identificar servicios de la clase 42 Internacional. Ordenar la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial en la cual se informe que es nula Resolución No. 18680 del 29 de marzo de 2012 proferida por la Dirección de Signos Distintivos y la Resolución 64193 del 29 de octubre del 2012, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos expedir Resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1. Es titular de la marca figurativa con certificado de registro núm. 289079, que identifica servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. Solicitó, el 25 de agosto de 2011, el registro como marca del signo mixto EH para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

La referida solicitud se publicó el 20 de septiembre de 2012, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 632, sin ser objeto de oposición por parte de terceros. 4. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 18680 de 29 de marzo de 2012, negó el registro como marca del signo mixto EH para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.

Interpuso el recurso de apelación contra la Resolución núm. 18680 de 29 de marzo de 2012. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió, por medio de la Resolución núm. 64193 de 29 de octubre de 2012, el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 18680 de 29 de marzo de 2012. Normas violadas 5.

La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 136 literal a)[7] y 154[8] de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[9], en adelante la Decisión 486. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Primer cargo: Violación del artículo 154 de la Decisión 486 1.

Indicó que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, violó el artículo 154 de la Decisión 486, toda vez que “[…] la Administración omitió tener en cuenta que mi representada es titular de la marca EH certificado de registro número 289079, el cual distingue servicios de la clase 42 internacional […]”[10]. 2.

Precisó que “[…] la marca EH (mixta) es una de aquellas marcas conocidas como derivadas, en efecto, como se puede apreciar en relación con la marca previamente registrada, el elemento que juega mayor relevancia es la expresión que conforma la misma, es decir, las letras EH […]”[11]. 3. Señaló que “[…] teniendo claro que el elemento que juega mayor relevancia respecto al signo previamente registrado es la composición y combinación de las letras EH, se puede afirmar que no existen variaciones sustanciales, de tal suerte, que el mismo deba ser sometido a un nuevo examen de registrabilidad, aunado a lo anterior, se debe aclarar que lo que se busca proteger con la marca citada en la referencia son servicios de igual naturaleza a los que se tienen protegidos con la marca previamente registrada […]”[12]. 4.

Añadió que “[…] otra particularidad que doctrinariamente aplica a las marcas derivadas es el relativo al hecho de que las objeciones solo aplican a los aspectos accesorios, nuevos o añadidos y no al distintivo principal, toda vez que se entiende que sobre este último, ya a existe un derecho adquirido y que sobre el mismo aplica la presunción de legalidad […]”[13]. 5.

Afirmó, de acuerdo a lo anterior, que “[…] teniendo en cuenta que respecto de la marca EH (mixta) las variaciones no son sustanciales, es dable concluir que mi representada tiene un derecho adquirido sobre la combinación de elementos que conforman la marca EH, lo cual no puede ser desconocido por la administración […]”[14]. Segundo cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 6.

Manifestó que la parte demandada violó, por indebida aplicación, el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, toda vez que “[…] si debió haberse negado alguna marca correspondiente a las letras EH, para identificar servicios de la clase 42 Internacional, debió haber sido, la citada como fundamento de negación, para el caso en estudio, en efecto, y como quedó demostrado anteriormente, la marca previamente registrada por mi representada, data del 27 de septiembre de 2004, en tanto que la marca base de esta errónea negación tiene como fecha de concesión el 29 de noviembre de 2004, en donde para cuyo caso, la Administración debió haber desplegado su función oficiosa relativa al estudio de registrabilidad de los signos y como consecuencia de ello, si haber negado la marca solicitada con posterioridad a la de mi representada […]”[15]. 7.

Indicó, en cuanto al estudio de confundibilidad en los casos en los cuales las marcas son letras, que “[…] la misma Administración omitió tener en cuenta, la forma como deben ser analizados los signos cuando estamos frente a marcas que están siendo conformadas por letras, en efecto, como es sabido, las letras son inapropiables, y por ende, lo que se adquiere es el derecho al uso sobre la composición o diseño que incorporan las mismas, es decir, que para el caso en estudio, se desconoce, la incorporación de elementos adicionales, que hicieron que las marcas coexistieran y coexistan de forma pacífica en el mercado, en efecto, como se puede apreciar cada una de las marcas objeto de estudio incorpora los suficientes elementos que las hacen diferenciables en el mercado […]”[16]. 8.

Adujo, respecto de los motivos contenidos en los actos administrativos acusados, que “[…] señalar que: “… la marca registrada se trata de un rectángulo que contiene figura (sic) en cuyo interior se encuentra una cruz el cual no trasmite una idea concreta al tratarse de una figura de fantasía…” no es acorde con la realidad, nótese como la Administración omite por una extraña e incomprensible razón incluir como elemento fundamental las letras EH, es decir, no hizo un análisis adecuado, profundo y académico, en relación con la marca registrada por mi representada […]”[17]. 9.

Explicó, en relación con el análisis realizado sobre la marca figurativa registrada por la parte demandante, que “[…] nótese, como la Administración da el rango de “figura” a lo que evidentemente es la combinación de las letras EH unidas, es decir omitió motivar adecuadamente el Acto Administrativo, en efecto, y para sustentar su decisión debió por lo menos haber indicado a que figura se refería, cuando interpretó las letras EH, como una figura.

En tal sentido, dado que en la decisión se realiza una apreciación del signo objeto de estudio, hacen que la existencia de dichas circunstancias deba estar debidamente analizada y motivadas por la Administración, cuando menos, en forma sumaria, toda vez que, de lo contrario, no habrá elementos que soporten la motivación del acto Administrativo […]”[18]. 10.

Añadió, frente a lo anterior, que “[…] la simple descripción del signo solicitado hecha por la Administración en el sentido de describir la marca, afirmando que la misma está conformada por una figura, no es ajustada a derecho, toda vez que la misma no tiene sustento jurídico derivado de un análisis juicioso por parte de la Administración, lo cual conlleva a que el acto administrativo carezca de debida motivación […]”[19]. 11.

Sostuvo, sobre los criterios que deben observar las marcas derivadas para constituirse como tales, que “[…] al aplicar cada uno de los supuestos jurídicos plantados por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y señalados mas no aplicados por la Administración, se puede concluir con toda claridad, que contrario a lo señalado por la Delegatura, la marca para la cual se solicita el registro, es de aquellas catalogadas como marcas derivadas […]”[20]. 12.

Por último, en cuanto a la confundibilidad de los signos, manifestó que “[…] cabe dar aplicación a lo expuesto en la primer parte del sustento de la presente demanda, es decir, lo relacionado con la inapropiabilidad de las letras, y lo relacionado con el hecho, de que de haberse aplicado los criterios de confundibilidad de forma adecuada la marca negada debió haber sido la concedida en el 2007 y no la de mi representada que data el 2004, como marca derivada de la presente solicitud […]”[21].

Contestación de la demanda 7. La parte demandada[22] contestó la demanda[23] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 1. Sostuvo que no se vulneró el artículo literal a) del artículo 136, toda vez que “[…] el Superintendente Delegado para la Propiedad Industria expidió legal y válidamente la Resolución 18680 del 9 de marzo proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negando el registro de la marca EH (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 (sic) de la Clasificación Internacional solicitada por la Sociedad Mestra AG, dentro del expediente administrativo 11- 108440 […]”[24]. 2.

Indicó que “[…] efectuado el análisis comparativo sobre la totalidad del conjunto marcario de las dos marcas mixtas en controversia, se concluye acertadamente que entre las mismas se presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o de asociación en el consumidor; si bien la oficina nacional competente ha sostenido que las letras individualmente consideradas son inapropiables, se ha manifestado que lo que resulta protegible, es la particular combinación y disposición caprichosa que un titular haga de varios grafemas, prohibiéndose la reproducción total de signos que se incorporen en el mismo orden, las mismas letras integradas en signos que incorporen en el mismo orden las mismas letras integradas en signos previamente registradas (sic) […]”[25]. 3.

Manifestó que “[…] entre otros aspectos que reproduce en su integridad la marca que se encuentra previamente registrada, habida cuenta que comparte la misma composición ideológica a introducir en el mismo orden los grafemas E H produciendo ortográficamente la misma sigla EH, y generando semejanzas fonéticas en tanto que los signos al ser pronunciados ambos van a sonar igual […]”[26]. 4.

Señaló que “[…] en los actos administrativos acusados las marcas en debate comparten el mismo nomenclator internacional, el signo solicitado pretende identificar la misma naturaleza de servicios informáticos y relacionado con aspectos teóricos o prácticos de sectores de actividades de alta complejidad, que distingue la marca previamente registrada a favor de la Sociedad Euler Hermes S.A., siendo prestados por el mismo profesional especializado en el sector de programación informática, comercializados y publicitados bajo los mismos canales, razón por la cual, de concederse el registro el signo solicitado, se generaría un riesgo de confusión indirecta en el mercado, más aún si se tiene en cuenta que se trata de servicios que son prestados por el mismo empresario, compartiendo canales de comercialización y publicidad por su finalidad similar […]”[27].

Respecto del cargo de violación del artículo 154 de la Decisión 486 5. Indicó que “[…] la Sociedad Mestra AG es titular de la marca figurativa (fig.) certificado de registro 289079 (clase 42) vigente hasta el 27 de septiembre de 2014 […]”, en ese orden señaló que “[…] que el signo mixto solicitado (fig.) es de carácter mixto y pretendía distinguir también servicios comprendidos en la clase 42 […]” [28]. 6.

Señaló que “[…] el signo solicitado por la Sociedad Mestra AG antes descrito no puede considerarse como derivativo de la marca (fig.) habida cuenta que se requiere que se trate de cambios no sustanciales, lo que no ocurre en el presente caso, pues la marca previamente registrada se trata de un rectángulo que contiene figura (sic) en cuyo interior se encuentra una cruz, el cual no transmite una idea concreta al tratarse de una figura de fantasía; por el contrario el signo mixto solicitado por la Sociedad Mestra AG resultan ser dos letras E y H, y por lo mismo trasmite una idea arbitraria, no cumpliendo así el primer requisito para su aplicación, lo que permite concluir sin dificultad que no se cumple ninguno de los requisitos para ser considerado el signo EH derivado de la marca figurativa con número de registro 289079[…]”[29].

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. Euler Hermes S.A., como tercero con interés directo en el resultado del proceso, no contestó la demanda. Audiencia Inicial 9. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda[30], llevo a cabo la audiencia inicial, el 20 de junio de 2016[31], en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 1.

Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso. 2. Se declaró saneado el proceso. 3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6.° del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, la contestación de la misma presentada por la parte demandada y la interpretación prejudicial. 5.

Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 6. Se realizó el respectivo control de legalidad. Audiencia de pruebas 10. El Despacho Sustanciador consideró, en la audiencia inicial, innecesaria la realización de la audiencia de pruebas[32]. Solicitud de Interpretación Prejudicial 11. El Despacho Sustanciador ordenó, en la audiencia inicial, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 12.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 529-IP-2016 de 24 de abril de 2017[33], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] 1. La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 y del artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.

No procede la interpretación del Artículo 154 de la citada normativa debido a que la forma de adquisición del derecho exclusivo sobre una marca, no es materia de la controversia. Solo procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que en el presente caso versa sobre una causal de irregistrabilidad relativa del signo solicitado por riesgo de confusión con una marca registrada en favor de un tercero […]” y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

Audiencia de alegaciones y juzgamiento 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 21 de mayo de 2019[34], decretó la reanudación del proceso, declaró saneado el proceso, prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en ese sentido, ordenó la presentación de los alegatos de conclusión y corrió traslado al Ministerio Público para que rindiera concepto si a bien lo tenía. 14.

Dentro del término legal, las partes reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación. El Ministerio Público y el tercero con interés directo en el resultado del proceso guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 529-IP-2016 de 24 de abril de 2017; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) el marco jurídico relativo a las marcas derivadas y, ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 16. Vistos el artículo 149 numeral 8.º[35] de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80[36] de 12 de marzo de 2019[37], sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 17. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 18.

Los actos administrativos acusados[38] son los siguientes: 1. La Resolución núm. 18680 de 29 de marzo de 2012[39], mediante la cual la Directora de la División de Signos Distintivos negó el registro como marca del signo mixto EH, para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, en la cual se indicó: “[…] 3.

Caso concreto Vistos los registros de la Propiedad Industrial, se encuentra que la marca mixta EH, que distingue servicios comprendidos en la clase 42 Internacional, se encuentra registrada a nombre de EULER HERMES S.A., con Certificado de Registro No. 291429, vigente hasta el 29 de noviembre de 2014, tramitada bajo el expediente No. 03 112105.

Los signos a confrontar los siguientes: [pic] […] La Dirección encuentra que los signos en cotejo presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o de asociación en el consumidor. Si bien este Despacho en reiteradas ocasiones ha sostenido que las letras individualmente consideradas son inapropiables, también ha manifestado que lo que si resulta protegible, es la particular combinación y disposición caprichosa que un titular haga de varios grafemas, prohibiéndose la reproducción total de signos que incorporan el mismo orden, las mismas letras integradas en signos previamente registradas.

Así las cosas, se observa que el signo solicitado reproduce en su totalidad la marca previamente, en tanto que comparte la misma composición morfológica al introducir en el mismo orden los grafemas E H produciendo ortográficamente la misma sigla EH, y generando semejanzas fonéticas en tanto que los signos al ser pronunciados ambos van a sonar igual.

Ahora bien, el signo solicitado a registro pretende distinguir: “servicios científicos y tecnológicos y servicios de investigación y diseño relacionados con los mismos; servicios en el campo de la instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos, monitoreo ambiental e instrumentalización de procesos y apilamiento de datos que permitan que los inventarios sean monitoreados y controlados y que se maneje una cadena de inventarios logística y monitoreo en línea de instrumentos, instalaciones y sitios en el campo de la instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos, monitoreo ambiental e instrumentación de laboratorio; servicios de análisis, planificación e investigación industriales; diseño y desarrollo de hardware y software de computador, puesta en marcha, principalmente el ajuste y configuración de instrumentos e instalación en el campo de instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos, monitoreo ambiental e instrumentación de laboratorio”, comprendidos en la clase 42 internacional.

A su vez, la marca registrada identifica: “suministro de servicios de computación, a saber, desarrollo de programas de computador (software) y actualización para sistemas de computadores; servicios de consultoría para sistemas de computadores; mantenimiento para programas de computador; análisis de sistemas de computadores; programación de computadores; peritaje (aplicación de procesamiento de datos) a saber, suministro de los servicios mencionados en las áreas de crédito y seguros (incluyendo ventas al por mayor o de comercio exterior)”, servicios comprendidos en la clase 42 del nomenclátor.

En consideración con lo antes expuesto, la Dirección considera que, además de compartir el mismo nomenclátor internacional, el signo solicitado pretende identificar la misma naturaleza de servicios informáticos y relacionados con aspectos teóricos o prácticos de sectores de actividades de alta complejidad, que distingue la marca previamente registrada, siendo prestados por el mismo profesional especializado en el sector de programación informática, comercializados y publicitados bajo los mismos canales, razón por la cual, de concederse en registro el signo solicitado, se generaría riesgo de confusión indirecta en el mercado en el sentido que además, se trata de servicios que son prestados por un mismo empresario, compartiendo canales de comercialización y publicidad por su finalidad similar.

Con las premisas anteriormente establecidas, se evidencia la existencia de una confundibilidad en relación a los servicios, razón por la cual el signo respecto al cual se solicita el registro, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto, la Dirección

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el registro de la marca mixta EH, solicitada por la sociedad MESTRA AG, tramitada bajo el expediente de la referencia, para distinguir: “servicios científicos y tecnológicos y servicios de investigación y diseño relacionados con los mismos; servicios en el campo de la instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos, monitoreo ambiental e instrumentalización de procesos y apilamiento de datos que permitan que los inventarios sean monitoreados y controlados y que se maneje una cadena de inventarios logística y monitoreo en línea de instrumentos, instalaciones y sitios en el campo de la instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos, monitoreo ambiental e instrumentación de laboratorio; servicios de análisis, planificación e investigación industriales; diseño y desarrollo de hardware y software de computador, puesta en marcha, principalmente el ajuste y configuración de instrumentos e instalación en el campo de instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos, monitoreo ambiental e instrumentación de laboratorio”, servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza”, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución […]”.

(Resaltado fuera del texto). 2. La Resolución núm. 64193 de 29 de octubre de 2012[40], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 18680 de 29 de marzo de 2012, en la cual se indicó: “[…] 1.1. Caso concreto El solicitante del registro marcario de la referencia es titular de la marca FIGURATIVA, con Certificado de Registro No. 289079 (Clase 42), vigente hasta el 27 de septiembre de 2014, la cual ampara: “servicios científicos y tecnológicos y servicios de investigación y diseño relacionados con lo anterior; servicios en los campos de los procesos industriales de medición y automatización, a saber servicios de planeación y de procesos de desarrollo; elaboración de mediciones, incluyendo la medición del proceso e inventario de datos para el monitoreo y supervisión de inventarios y para el manejo de una cadena logística de inventarios; monitoreo de instrumentos en línea instalaciones y plantas en los campos de los procesos de medición y automatización; servicios de análisis industrial, planeación e investigación; diseño y desarrollo de equipos y programas de computación”, y cuenta con el siguiente elemento gráfico: [pic] Ahora bien, el signo solicitado EH es de carácter mixto, el cual pretende amparar: “servicios científicos y tecnológicos y servicios de investigación y diseño relacionados con los mismos; servicios en el campo de la instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos, monitoreo ambiental e instrumentalización de procesos y apilamiento de datos que permitan que los inventarios sean monitoreados y controlados y que se maneje una cadena de inventarios logística y monitoreo en línea de instrumentos, instalaciones y sitios en el campo de la instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos, monitoreo ambiental e instrumentación de laboratorio; servicios de análisis, planificación e investigación industriales; diseño y desarrollo de hardware y software de computador, puesta en marcha, principalmente el ajuste y configuración de instrumentos e instalación en el campo de instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos, monitoreo ambiental e instrumentación de laboratorio”, y se representa de la siguiente forma: [pic] Teniendo en cuenta lo previamente citado, en el presente caso, el signo solicitado no podrá considerarse derivado de la marca anteriormente citada, toda vez que como se señaló, se requiere que se trate de cambios no sustanciales, caso contrario ocurre, toda vez que, la marca registrada se trata de un rectángulo que contiene figura en cuyo interior se encuentra una cruz, el cual no transmite una idea concreta al tratarse de una figura de fantasía, por el contrario, el signo solicitado resulta ser dos letras E y H, y por lo mismo trasmite esa idea arbitraria, no cumpliendo así el primer requisito para su aplicación, lo que lleva a concluir a este Despacho que no se cumple ninguno de los requisitos para ser considerado el signo EH derivado de la marca registrada FIGURATIVA No. 289079. […] 3.

El caso concreto 3.1. Análisis comparativo de los signos El signo solicitado se reproduce la marca registrada EH, cuya única variación consiste en su aspecto gráfico, el cual no resulta suficiente ya que el consumidor podría asociarlo a un cambio de imagen dada la entidad de las expresiones, razón por la cual los signos cotejados no podrían coexistir en un mismo mercado. 3.2.

Relación de productos o servicios El Despacho observa que los servicios a identificar por la marca solicitada, esto es, servicios científicos y tecnológicos y servicios de investigación y diseño relacionados con los mismos; servicios en el campo de la instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos; monitoreo ambiental e instrumentación de laboratorio, principalmente servicios de desarrollo y planificación; realización de mediciones, incluyendo mediciones de procesos y apilamiento de datos que permitan que los inventarios sean monitoreados y controlados y que se maneje una cadena de inventarios logística; monitoreo en línea de instrumentos, instalaciones y sitios en el campo de la instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos, monitoreo ambiental e instrumentación de laboratorio; servicios de análisis, planificación e investigación industriales; diseño y desarrollo de hardware y software de computador, puesta en marcha, principalmente el ajuste y configuración de instrumentos e instalaciones en el campo de instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos, monitoreo ambiental e instrumentación de laboratorio, y los identificados por la marca registrada, esto es, suministro de servicios de computadores, a saber, desarrollo de programas de computador (software) y actualización para sistemas de computadores; servicios de consultoría para sistemas de computadores; mantenimiento para programas de computador; análisis de sistemas de computadores; programación de computadores; peritaje (aplicación de procesamiento de datos) a saber, suministro de los servicios mencionados solamente en las áreas de crédito y seguros (incluyendo ventas al por mayor o de comercio exterior), se relacionan dado que ambos comprenden servicios relacionados con servicios tecnológicos como software y otros que son complementarios, por lo que son de la misma naturaleza y cumplen la misma finalidad y otros se relacionan de forma complementaria, podría conllevar que los servicios de la marca registrada sean sustituidos por los servicios de la marca solicitada, dada la identidad de los signos. 4.

Conclusión Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo que es procedente confirmar el acto recurrido. En mérito de lo expuesto, RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 18680 del 29 de marzo de 2012 proferida por la Dirección de Signos Distintivos. […]” (Resaltado fuera del texto). El problema jurídico 19. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 1.

Si las resoluciones núms. 18680 de 29 de marzo de 2012 y 64193 de 29 de octubre de 2012, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto EH, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran el literal a) del artículo 136 y el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000. 2.

En este sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado y la marca mixta EH, identificada con registro núm. 291429, que identifica servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Euler Hermes S.A., tercero con interés directo en el resultado del proceso. 3.

Y, en segundo lugar, si el signo solicitado corresponde a una marca derivada de la cual es titular la parte demandante y, en ese sentido, si procedía el registro del signo solicitado. 20. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 21. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada y al restablecimiento del derecho solicitado.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 22. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[41], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[42] de la Comisión de la Comunidad Andina[43].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[44] 23. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[45] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 24.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 25.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 26.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 27.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 28. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 29.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 529-IP-2016 de 24 de abril de 2017 30. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[46]: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. […] 2.7. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 3.

La marca derivada 3.1. Dado que la demandante Mestra refiere que el signo solicitado constituye una marca derivada de su marca registrada con Certificado 289079, corresponde abordar este tema. […] 3.3. En congruencia con lo señalado en el párrafo precedente, el Tribunal ha establecido que las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos o conexos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o relación con elementos accesorios que la acompañan. […] 3.5.

Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de ellas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar este previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión. 3.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se debe establecer si el signo solicitado a registro constituye o no una variación de la marca previamente inscrita, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los servicios revindicados en la solicitud correspondan a los servicios amparados por la marca ya registrada.

Asimismo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al análisis de registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente. 4.

Signo conformado por letras 4.1. En el presente caso Mestra solicitó el registro de una marca mixta constituido por las letras EH. Por ello, es preciso analizar el tema de las marcas constituidas por letras consideradas aisladamente. 4.2. Al respecto, el Tribunal ha establecido que dos o más letras son registrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye abreviaciones o acrónimos), indicativas, genéricas, necesarias, usuales o carentes de distintividad en su conjunto.

El mismo criterio es aplicable para combinaciones de números y letras. […] 4.4. En suma, el carácter distintivo de un signo compuesto por letras deberá analizarse de acuerdo al producto o servicio que se pretende distinguir. En otras palabras, de ser arbitrario respecto del producto o servicio será registrable; lo contrario ocurrirá si el signo resulta descriptivo, genérico o de uso común en relación al respectivo producto o servicio. 4.5.

En ese sentido, si el signo está compuesto por letras es asociado con los usos del comercio del producto o servicio que se pretende distinguir, su aptitud distintiva será menor. De igual manera, si dichas letras evocan, próxima o estrechamente, alguna característica del producto o servicio para el cual se solicita el registro, el carácter distintivo de este disminuirá. 4.6.

Adicionalmente, la estilización también aumenta la aptitud distintiva de signos conformados por letras o números, o combinaciones de estos. En otras palabras, cuando la estilización sea tal que las letras o los números son secundarios al diseño del signo en su conjunto y, en consecuencia, a la percepción general del signo, el carácter distintivo de este será mayor. […] 5.

Conexión competitiva entre los servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional del Niza […] 5.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de una forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios servicios a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los servicios en clases distintas tampoco prueban que sean diferentes. […] 5.5.

Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos servicios sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro. […].” (Destacado fuera del texto) Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 31.

Visto el artículo 136 literal a) de la Decisión 486no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco jurídico sobre las marcas derivadas 32.

Vista la Decisión 486, esta no regula la figura de la marca derivada. Sin embargo, su concepto ha sido desarrollado de forma práctica y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reconocido la figura como parte del régimen normativo, adoptando los criterios doctrinarios sobre el tema. 33. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha establecido que las marcas derivadas “[…] son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan […]”[47]. 34.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha señalado además que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada no implica que tenga el derecho automático a que se registre dicho signo. En cualquier caso, la autoridad competente deberá seguir el trámite ordinario para el registro de marcas, es decir, establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y verificar que no se encuentre incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la norma comunitaria[48]. 35.

El Tribunal precisó además que, dentro del trámite ordinario para el registro como marca de un signo derivado, las oposiciones que se presenten al registro únicamente podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal ya que, al estar este ya registrado, queda fuera de discusión[49]. 36.

Con fundamento en lo anterior, la Sala procede a realizar el análisis de los cargos planteados por la parte demandante. Análisis del caso concreto 37. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra de los marcos normativos sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad, y las marcas derivadas; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 38.

Para el efecto, se estudiará: i) la figura de la marca derivada y si bajo este concepto el signo mixto solicitado a registro debería ser registrado como marca; y ii) si el signo solicitado a registro es distintivo y por tanto susceptible de registro marcario o si se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

Se muestran a continuación los signos distintivos objeto de estudio: 39. Marca figurativa cuyo titular es Mestra AG.: |MARCA FIGURATIVA REGISTRADA | | | | | | | | | | | | | |[50] | |Titular: Mestra AG. | |Certificado núm. 289079 | | | |Clase 42: “Servicios científicos y | |tecnológicos y servicios de investigación y | |diseño relacionados con lo anterior; | |servicios en los campos de los procesos | |industriales de medición y automatización, a | |saber servicios de planeación y de procesos | |de desarrollo; elaboración de mediciones, | |incluyendo la medición del proceso e | |inventario de datos para el monitoreo y | |supervisión de inventarios y para el manejo | |de una cadena logística de inventarios; | |monitoreo de instrumentos en línea | |instalaciones y plantas en los campos de los | |procesos de medición y automatización; | |servicios de análisis industrial, planeación | |e investigación; diseño y desarrollo de | |equipos y programas de computación” | 40.

Signo mixto solicitado EH y marca Figurativa registrada. | | | |SIGNO MIXTO SOLICITADO[51] |MARCA FIGURATIVA REGISTRADA | | | | | | | | | | | | | | | | |[52] |[53] | | |Titular: Mestra AG. | |Clase 42: “Servicios científicos| | |y tecnológicos y servicios de | | |investigación y diseño | | |relacionados con los mismos; | | |servicios en el campo de la | | |instrumentación de procesos | | |industriales y automatización de| | |procesos, monitoreo ambiental e | | |instrumentalización de procesos | | |y apilamiento de datos que | | |permitan que los inventarios | | |sean monitoreados y controlados | | |y que se maneje una cadena de | | |inventarios logística y | | |monitoreo en línea de | | |instrumentos, instalaciones y | | |sitios en el campo de la | | |instrumentación de procesos | | |industriales y automatización de| | |procesos, monitoreo ambiental e | | |instrumentación de laboratorio; | | |servicios de análisis, | | |planificación e investigación | | |industriales; diseño y | | |desarrollo de hardware y | | |software de computador, puesta | | |en marcha, principalmente el | | |ajuste y configuración de | | |instrumentos e instalación en el| | |campo de instrumentación de | | |procesos industriales y | | |automatización de procesos, | | |monitoreo ambiental e | | |instrumentación de laboratorio”.| | | |Certificado núm. núm. 289079 | | |Clase 42: “Servicios científicos| | |y tecnológicos y servicios de | | |investigación y diseño | | |relacionados con lo anterior; | | |servicios en los campos de los | | |procesos industriales de | | |medición y automatización, a | | |saber servicios de planeación y | | |de procesos de desarrollo; | | |elaboración de mediciones, | | |incluyendo la medición del | | |proceso e inventario de datos | | |para el monitoreo y supervisión | | |de inventarios y para el manejo | | |de una cadena logística de | | |inventarios; monitoreo de | | |instrumentos en línea | | |instalaciones y plantas en los | | |campos de los procesos de | | |medición y automatización; | | |servicios de análisis | | |industrial, planeación e | | |investigación; diseño y | | |desarrollo de equipos y | | |programas de computación” | 41.

Signo mixto solicitado y la marca mixta EH. | | | |SIGNO MIXTO SOLICITADO[54] |MARCA MIXTA REGISTRADA | | |[pic][56] | | | | | | | | | | | | | |[55] | | | |Titular: Euler Hermes S.A. | |Clase 42: “Servicios científicos| | |y tecnológicos y servicios de | | |investigación y diseño | | |relacionados con los mismos; | | |servicios en el campo de la | | |instrumentación de procesos | | |industriales y automatización de| | |procesos, monitoreo ambiental e | | |instrumentalización de procesos | | |y apilamiento de datos que | | |permitan que los inventarios | | |sean monitoreados y controlados | | |y que se maneje una cadena de | | |inventarios logística y | | |monitoreo en línea de | | |instrumentos, instalaciones y | | |sitios en el campo de la | | |instrumentación de procesos | | |industriales y automatización de| | |procesos, monitoreo ambiental e | | |instrumentación de laboratorio; | | |servicios de análisis, | | |planificación e investigación | | |industriales; diseño y | | |desarrollo de hardware y | | |software de computador, puesta | | |en marcha, principalmente el | | |ajuste y configuración de | | |instrumentos e instalación en el| | |campo de instrumentación de | | |procesos industriales y | | |automatización de procesos, | | |monitoreo ambiental e | | |instrumentación de laboratorio”.| | | |Certificado núm. 291429 | | |Clase 42: “Suministro de | | |servicios de computación, a | | |saber, desarrollo de programas | | |de computador (software) y | | |actualización para sistemas de | | |computadores; servicios de | | |consultoría para sistemas de | | |computadores; mantenimiento para| | |programas de computador; | | |análisis de sistemas de | | |computadores; programación de | | |computadores; peritaje | | |(aplicación de procesamiento de | | |datos) a saber, suministro de | | |los servicios mencionados en las| | |áreas de crédito y seguros | | |(incluyendo ventas al por mayor | | |o de comercio exterior)”. | 42.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre marcas mixtas; y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en lo relacionado con las marcas derivadas.

Del cargo de violación del artículo 154 de la Decisión 486 43. La Sala advierte que la parte demandante invocó la vulneración del artículo 154 de la Decisión 486, en virtud del cual “[…] el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente […]”; sin embargo, cuando expuso su concepto de violación se refirió a la figura de la marca derivada, argumentando que el signo solicitado es derivado de su marca figurativa identificada con registro marcario núm. 289079, por lo que en su criterio debió concederse el registro como marca del signo solicitado. 44.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que “[…] No procede la interpretación del Artículo 154 de la citada normativa debido a que la forma de adquisición del derecho exclusivo sobre una marca, no es materia de la controversia […]”. 45. En este orden de ideas, la Sala procederá a estudiar la figura de la marca derivada para lo cual se analizará, en primer lugar, si el signo solicitado a registro puede considerarse derivado de la marca figurativa de la cual es titular la parte demandante y, en segundo lugar, en caso de tratarse de un signo derivado, si procedía el registro de forma automática. 46.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad, en la Interpretación Prejudicial proferida, consideró: “[…] 3.1. Dado que la demandante Mestra refiere que el signo solicitado constituye una marca derivada de su marca registrada con Certificado 289079, corresponde abordar este tema. 3.2. La Decisión 486 no consagra la figura de la marca derivada; sin embargo, atendiendo al manejo de la práctica se da a dicho fenómeno, el Tribunal ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y ha reconocido la figura en nuestro régimen normativo. 3.3.

En congruencia con lo señalado en el párrafo precedente, el Tribunal ha establecido que las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan. 3.4.

Cabe señalar que el hecho que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. 3.5.

Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de ellas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda la discusión […]”.

(Destacado fuera del texto). 47. Asimismo, el Tribunal Andino de Justicia se ha referido a la figura de las marcas derivadas en los siguientes términos: “[…] Este Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes, al referirse a la figura de la marca derivada: “en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida y, por tanto, del derecho previamente adquirido.

Estas “marcas derivadas” –como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida y, por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca registrada.” […]”[57] (Destacado fuera del texto). 48.

De lo anterior, la Sala considera que, para que un signo sea considerado como una marca derivada, debe cumplir con varios requisitos, a saber: i) ser solicitado a registro por el titular de una marca registrada anteriormente; ii) que el distintivo preponderante del signo solicitado a registro sea la marca registrada previamente, con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan; y iii) que el signo sea solicitado a registro para distinguir los mismos productos o servicios que la marca previamente registrada[58]. 49.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado adicionalmente que aun cuando se trate de una solicitud de registro de un signo como marca derivada, esto no implica que el titular de la marca registrada previamente tenga un derecho automático a que sea registrado dicho signo. Por el contrario, en todo caso le corresponde a la autoridad competente realizar el respectivo análisis que determine si el nuevo signo solicitado cumple con los requisitos de registrabilidad y que no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486. 50.

Lo anterior fue claramente expresado en la Interpretación Prejudicial 419-IP-2016 en respuesta a una pregunta específica formulada por la Corte Consultante sobre la solicitud de registro de una marca derivada: “[…] ¿El hecho de que una solicitud se constituya en una marca derivada, significa que el solicitante tenga un derecho indefectible al registro o si, por el contrario, se debe realizar el análisis ordenado por el Artículo 150 para verificar si la solicitud es apta para acceder al registro, esto es, si cumple con lo dispuesto en el Artículo 134 de la Decisión 486 y no está inmersa en ninguna de las causales de irregistrabilidad de los Artículos 135 y 136 de la misma norma comunitaria andina? No, la autoridad nacional competente tiene la obligación de analizar que cada solicitud de registro de marca se encuentre conforme con lo dispuesto en los artículos que se refieren para establecer el acceso o no a su registro, incluso cuando se trata de marcas derivadas, conforme lo desarrollado en el apartado 1 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial. […]”[59] (Destacado fuera del texto). 51.

De conformidad con lo expuesto el derecho exclusivo que se adquiere sobre una marca por su registro no se extiende de manera automática o inmediata a las marcas derivadas, lo que implica que aun tratándose de un signo derivado de una marca, debe efectuarse el correspondiente examen de registrabilidad, con el fin de determinar que el signo, por un lado, cumpla con los requisitos para ser registrado como marca, esto es que sea distintivo y susceptible de representación gráfica; y, por el otro, que no se encuentre incurso en alguna causal de irregistrabilidad. 52.

En este sentido, la Sala considera que la decisión de no registrar como marca el signo mixto EH, no significa la violación de derecho alguno de la parte demandante, porque la solicitud para registro de una marca derivada, no significa la existencia intrínseca del derecho a que se registre dicho signo, sino que esta debe ser sometido al examen de registrabilidad pertinente.

Análisis de requisitos de marca derivada 53. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala procederá a analizar si el signo mixto solicitado por la parte demandante, cumple con los requisitos para ser considerada como una marca derivada. 54. En este sentido, la Sala observa que la marca figurativa con certificado de registro núm. 289079, cuyo titular es la parte demandante, fue registrada como una marca figurativa, conformada por un paralelogramo negro, rodeando una figura blanca que insinúa las letras “E” y “H” de color blanco y sin separación entre ellas, y el signo “+” de color negro en el centro.

Observada la marca en su conjunto, es evidente que el distintivo preponderante de la misma está dado por la figura en su conjunto. 55. Para mayor claridad, una marca figurativa es aquella que está integrada únicamente por un signo visual que se caracteriza por su configuración o forma particular, y puede ser abstracta o evocativa. Es abstracta cuando se limita a evocar en la mente de los consumidores imágenes de pura fantasía, sin que éste asocie la imagen con un concepto u objeto concreto; y es evocativa cuando suscita en la mente del consumidor no sólo una imagen visual, sino que al mismo tiempo evoca un determinado concepto de seres vivos o cosas[60]. 56.

Por su parte, el signo mixto solicitado a registro está compuesto claramente por las letras “E” y “H”, en ese orden, de color blanco y con una separación entre ellas, enmarcadas por un paralelogramo de color negro. En este caso, es evidente que estamos ante un signo mixto en donde prevalece el elemento nominativo del mismo. 57. La Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre este punto, en diversas ocasiones, fijando una jurisprudencia consolidada y reiterada, por lo que es pertinente traer a colación la sentencia proferida el 30 de junio de 2016[61] por la Sección Primera de esta Corporación, en la que también se estudió si el signo mixto EH era derivado de la marca figurativa con certificado núm. 289317, cuyo titular es la parte demandante.

Al respecto, en dicha sentencia se concluyó que: “[…] De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala observa que la marca “EH” (mixta), cuyo registro se negó, no es una derivación de la marca figurativa “E+H”, previamente concedida, de la cual es titular la actora, dado que presenta variaciones sustanciales comparada con la marca ya registrada, pues omite el signo “+” y separa las letras “E” y “H”. […]”.

(Destacado de la Sala) 58. Igualmente, la sentencia proferida el 19 de junio de 2020[62] por la Sección Primera de esta Corporación, en la que también se estudió si el signo mixto EH era derivado de la marca figurativa con certificado núm. 289317, cuyo titular es la parte demandante, se concluyó que: “[…] En este sentido, la Sala considera que el signo mixto solicitado no cumple con el segundo supuesto de las marcas derivadas, en el sentido en que no se mantiene el elemento básico preponderante de la marca registrada con anterioridad en el signo solicitado a registro, sino que, por el contrario, cambia sustancialmente.

Lo anterior, por cuanto, considerando la definición de una marca figurativa, una modificación en los trazos que la conforman implica una modificación sustancial de la misma […]”. (Destacado de la Sala) 59. En este sentido, la Sala considera que el signo mixto solicitado no cumple con el segundo supuesto de las marcas derivadas, pues no mantiene el elemento básico preponderante de la marca registrada con anterioridad en el signo solicitado a registro, ya que, por el contrario, cambia sustancialmente.

Lo anterior, por cuanto, considerando la definición de una marca figurativa, una modificación en los trazos que la conforman implica una modificación sustancial de la misma. 60. Al respecto, en el caso sub examine, las letras “E” y “H”, en el signo cuyo registro fue solicitado resultan preponderantes sin que formen una figura cohesiva, además se elimina el signo “+” dejando una separación entre las letras que conforman el signo, elementos que, en su conjunto, resultan notables en la forma y trazos que conforman la marca figurativa registrada previamente. 61.

En cuanto al tercer supuesto de las marcas derivadas, esto es, que el signo solicitado a registro lo sea para distinguir los mismos productos o servicios que la marca previamente registrada, la Sala señala que: 1. La marca figurativa identifica los siguientes servicios de la Clase 42 de la versión 8 de la Clasificación Internacional de Niza: “Servicios científicos y tecnológicos y servicios de investigación y diseño relacionados con lo anterior; servicios en los campos de los procesos industriales de medición y automatización, a saber servicios de planeación y de procesos de desarrollo; elaboración de mediciones, incluyendo la medición del proceso e inventario de datos para el monitoreo y supervisión de inventarios y para el manejo de una cadena logística de inventarios; monitoreo de instrumentos en línea instalaciones y plantas en los campos de los procesos de medición y automatización; servicios de análisis industrial, planeación e investigación; diseño y desarrollo de equipos y programas de computación”. 2.

Y el signo mixto EH pretende identificar los siguientes servicios de la Clase 42 de la versión 9 de la Clasificación Internacional de Niza: “Servicios científicos y tecnológicos y servicios de investigación y diseño relacionados con los mismos; servicios en el campo de la instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos, monitoreo ambiental e instrumentalización de procesos y apilamiento de datos que permitan que los inventarios sean monitoreados y controlados y que se maneje una cadena de inventarios logística y monitoreo en línea de instrumentos, instalaciones y sitios en el campo de la instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos, monitoreo ambiental e instrumentación de laboratorio; servicios de análisis, planificación e investigación industriales; diseño y desarrollo de hardware y software de computador, puesta en marcha, principalmente el ajuste y configuración de instrumentos e instalación en el campo de instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos, monitoreo ambiental e instrumentación de laboratorio”. 62.

La Sala señala que, en este caso, nos encontramos ante una marca figurativa y un signo distintivo que pretenden identificar servicios de diferentes versiones de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta necesario hacer un análisis en este sentido para determinar si efectivamente se tratan de los mismos servicios. 63.

Para mayor claridad, la Sala precisa que las versiones de la Clasificación Internacional de Niza son cambios aprobados anualmente por el Comité de Expertos[63] del Arreglo de Niza[64], relacionados con la adición o supresión de productos y servicios de la lista alfabética, la modificación del texto de las indicaciones de los productos y servicios, los títulos de las clases y las notas explicativas de la Clasificación Internacional de Niza.

En este sentido, cada año una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza puede presentar variaciones en cuanto a los productos o servicios que incluye. 64. Comparando la Clase 42 en sus versiones 8 y 9, la Sala evidencia que: i) el título de la clase, por un lado, para la versión 8 corresponde a “Servicios científicos y tecnológicos e investigación y diseño relacionados con los mismos; servicios de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de hardware y software” y, por el otro, para la versión 9 es “Servicios científicos y tecnológicos e investigación y diseño relacionados con los mismos; servicios de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de hardware y software informático”; ii) las notas explicativas que delimitan el alcance de los servicios incluidos en la clase no presentan cambios; y iii) la denominación de los servicios enlistados en la lista alfabética de la clase no incluye servicios adicionales.

De esta forma, la Sala concluye que, si bien se trata de una marca y un signo bajo la misma clase, pero de distintas versiones de la Clasificación Internacional de Niza, dichas versiones no presentaron cambios particularmente frente a la cobertura y alcance de la Clase 42. 65. Así las cosas, revisada la cobertura de la Clase 42 en sus versiones 8 y 9, y considerando que el solicitante puede elegir los servicios que quiere identificar con su signo distintivo dentro de la clase determinada, la Sala encuentra que los servicios de “monitoreo ambiental e instrumentalización de procesos y apilamiento de datos que permitan que los inventarios sean monitoreados y controlados y que se maneje una cadena de inventarios logística y monitoreo en línea de instrumentos, instalaciones y sitios en el campo de la instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos, monitoreo ambiental e instrumentación de laboratorio; servicios de análisis, planificación e investigación industriales; diseño y desarrollo de hardware y software de computador, puesta en marcha, principalmente el ajuste y configuración de instrumentos e instalación en el campo de instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos, monitoreo ambiental e instrumentación de laboratorio” que pretende identificar con el signo mixto solicitado a registro son adicionales a los inicialmente identificados con la marca figurativa registrada, y que los mismos corresponden a una inclusión a voluntad de la parte demandante, y no a una modificación en virtud del cambio de versión de la Clasificación Internacional de Niza. 66.

Por lo tanto, si bien puede haber diferencias dentro de una misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, atribuibles al cambio anual de su versión, en este caso, los cambios que se presentan en los servicios que identifica la marca figurativa registrada y los servicios que pretende identificar el signo mixto solicitado a registro, correspondieron a una inclusión voluntaria de la parte demandante al momento de solicitar el registro ante la parte demandada. 67.

En suma, la Sala observa que efectivamente hay diferencias entre los servicios que identifica la marca figurativa registrada y el signo mixto solicitado a registro, de tal forma que no se cumple el tercer supuesto de las marcas derivadas, cual es, que el signo sea solicitado a registro para distinguir los mismos productos o servicios que la marca previamente registrada. 68.

Conforme con el anterior análisis, para la Sala es claro que el signo mixto solicitado a registro no constituye una marca derivada de la marca figurativa identificada con certificado de registro núm. 289079 y, como consecuencia, el examen de registrabilidad deberá efectuarse sobre la totalidad del signo solicitado a registro para determinar si cumple con los requisitos de registrabilidad o si se encuentra o no incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la Decisión 486.

Del cargo de violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 69. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.  70.

Esta Sección[65], siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”[66].  71. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”[67]. 72.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[68].  73. En este sentido, para establecer la existencia de un riesgo de confusión o asociación, es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos enfrentados, tanto entre sí, como en relación con los servicios distinguidos por ellos, considerando, además, la situación de los usuarios. 74.

Considerando lo expuesto, la Sala procederá a analizar si el signo mixto EH solicitado a registro es igual o semejante a la marca EH previamente registrada cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso y si hay una conexidad entre los servicios que cada uno de ellos pretenden identificar. Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos 75.

Sea lo primero señalar que, en el presente caso, tanto el signo solicitado a registro como la marca registrada cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso están compuestas por letras en una composición determinada y acompañadas por un elemento gráfico. 76. El registro de marcas conformadas por una o más letras está expresamente permitido por el artículo 134 literal d) de la Decisión 486, siempre y cuando se cumpla con el requisito de distintividad.

Al respecto, el Tribunal de Justica de la Comunidad Andina, ha señalado que: “[…] en principio nada impide que un signo compuesto por letras acompañadas de elementos gráficos particulares y estilizadas mediante un tipo de grafía especial, sea considerado como distintivo. Cuando la estilización sea tal manera que las letras se muestren como secundarias en la apreciación global de la marca, su carácter distintivo será mucho mayor.

Mientras más aleatoria y atípica sea la forma de graficar las letras, existen más probabilidades de que sea considerada, en principio como distintiva. De igual manera, un borde llamativo e inusual puede ayudar a revestir la marca de carácter distintivo. […]”[69] (Destacado fuera del texto). 77. En el caso sub examine, la Sala precisa que nos encontramos ante una marca y un signo mixtos, ambos conformados por las letras “E” y “H” en ese orden.

La marca previamente registrada cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, está conformada por estas letras en mayúscula y de color blanco y enmarcadas en un cuadrado color azul. Por su parte, el signo solicitado a registro presenta las letras en mayúscula, de color blanco y enmarcadas en un paralelogramo de color negro. 78.

Sobre lo anterior, la Sala considera que, observados el signo mixto y la marca mixta a cotejar, resulta claro que prevalece el elemento nominativo tanto en la marca registrada EH como en el signo solicitado EH, por tener una mayor influencia en la mente del consumidor, y determinar la impresión general que van a suscitar las marcas en los consumidores debido a que, en este caso, son las letras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 79.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a la comparación del signo mixto y la marca mixta en cuestión teniendo en cuenta las reglas definidas en la Interpretación Prejudicial que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] 2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber: 2.3.3.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”[70]. 80. La Sala también tendrá en cuenta, que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia en su Interpretación Prejudicial, la similitud entre el signo solicitado y la marca registrada puede darse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la entidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre los signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”[71]. 81.

La Sala observará, igualmente, las reglas señaladas por el Tribunal de Justicia para el cotejo entre signos distintivos: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. b) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al efectuar la comparación es importante colocarse en el lugar de consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general […]”[72]. 82. Considerando que el elemento nominativo tanto del signo solicitado como de la marca registrada son idénticos –ambos están conformados por las letras “E” y “H”, el cotejo marcario se hace innecesario, llegando a la conclusión que, desde las dimensiones ortográfica, fonética y conceptual, se configura un riesgo de confusión y de asociación ante el consumidor normalmente informado y razonablemente atento. 83.

Además de lo anterior, en cuanto a la parte gráfica del signo solicitado a registro, consistente en un paralelogramo negro que encierra las letras “E” y “H” de color blanco, la misma no tiene la suficiente relevancia como para otorgarle suficiente distintividad frente a la marca previamente registrada del tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Esto, considerando que un consumidor medianamente informado, no tendrá en cuenta los detalles que rodean las letras para determinar el servicio que va a adquirir, entre otras razones porque el consumidor no observa las marcas de manera simultánea, sino que lo hará en momentos diferentes. 84. La Sala, en la sentencia proferida el 30 de junio de 2016[73], estudió con antelación este mismo aspecto, en la que se indicó que: “[…] Del análisis de los de los signos confrontados, considera la Sala que, en el presente caso, es indudable que entre las denominaciones “EH” y “EH” de los signos en conflicto existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis […]”. 85.

Igualmente, la Sala en la sentencia proferida el 19 de junio de 2020[74], reiteró la posición en el siguiente sentido: “[…] 84. Considerando que el elemento nominativo tanto del signo solicitado como de la marca registrada son idénticos –ambos están conformados por las letras “E” y “H”–, el cotejo marcario se hace innecesario, llegando a la conclusión que, desde las dimensiones ortográfica, fonética y conceptual, se configura un riesgo de confusión y de asociación ante el consumidor normalmente informado y razonablemente atento […]”.

(Destacado de la Sala) 86. Como resultado de lo expuesto y una vez realizada la comparación del signo mixto EH y la marca mixta EH de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que el signo solicitado y la marca registrada bajo examen son idénticas debido a las letras que los conforman y el orden en el que se encuentran ubicadas, por lo que se estudiará el segundo requisito para la configuración de la causal de irregistrabilidad.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 87. Para el análisis del segundo criterio, esto es la conexidad entre los productos o servicios que el signo pretenden identificar con aquellos que la marca identifica, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los servicios identificados por los signos en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado a registro y la marca registrada. 88.

Al efecto, la Sala, mediante sentencia proferida el 14 de febrero de 2019[75], consideró: “[…] el Tribunal, en la referida Interpretación Prejudicial, trajo a colación los criterios de conexión competitiva así: “a) El grado de sustitución entre los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.” b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es un complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 3.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros. - Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g. candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g. ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. 4.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.” Sobre este asunto, la Sala precisa que, a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos los criterios para la consecución del propósito de establecer dicha conexión. […]”.

(Destacado de la Sala). 89. Teniendo en cuenta lo expuesto supra, la Sala procederá a aplicar los criterios definidos para determinar si existe una conexión competitiva entre el signo y la marca enfrentadas, así: 90. Revisada la solicitud de registro del signo y la cobertura de la marca, la Sala observa que los servicios que identificaría el signo y los que identifica la marca son: | | | |SIGNO MIXTO EH |MARCA MIXTA EH | | | | | | | |Clase 42: Servicios científicos y |Clase 42: Suministro de servicios| |tecnológicos y servicios de |de computación, a saber, | |investigación y diseño relacionados |desarrollo de programas de | |con los mismos; servicios en el |computador (software) y | |campo de la instrumentación de |actualización para sistemas de | |procesos industriales y |computadores; servicios de | |automatización de procesos, |consultoría para sistemas de | |monitoreo ambiental e |computadores; mantenimiento para | |instrumentalización de procesos y |programas de computador; análisis| |apilamiento de datos que permitan |de sistemas de computadores; | |que los inventarios sean |programación de computadores; | |monitoreados y controlados y que se |peritaje (aplicación de | |maneje una cadena de inventarios |procesamiento de datos) a saber, | |logística y monitoreo en línea de |suministro de los servicios | |instrumentos, instalaciones y sitios|mencionados en las áreas de | |en el campo de la instrumentación de|crédito y seguros (incluyendo | |procesos industriales y |ventas al por mayor o de comercio| |automatización de procesos, |exterior). | |monitoreo ambiental e | | |instrumentación de laboratorio; | | |servicios de análisis, planificación| | |e investigación industriales; diseño| | |y desarrollo de hardware y software | | |de computador, puesta en marcha, | | |principalmente el ajuste y | | |configuración de instrumentos e | | |instalación en el campo de | | |instrumentación de procesos | | |industriales y automatización de | | |procesos, monitoreo ambiental e | | |instrumentación de laboratorio”. | | 91.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando los signos identifican productos o servicios de una misma clase, ha considerado[76]: “[…] se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma Clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis […] La Corte consultante deberá matizar Ia regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan Ios signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, deberá analizar la naturaleza o uso de Ios productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes […]”. 1.

En relación con el supuesto de si los productos o servicios pertenecen a la misma clase, la Sala, en sentencia del 8 de marzo de 2018[77], se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.

La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 92.

La Sala encuentra que el signo fue solicitado para identificar servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza orientados al campo de: i) la ciencia y la tecnología; ii) la instrumentalización y automatización de procesos industriales[78] y de la industria en general; iii) el diseño y desarrollo de hardware[79] y software[80] de computador, a nivel general y especialmente en el campo de instrumentación de procesos industriales y automatización; y la marca se concedió para identificar servicios de la misma Clase que corresponden a aquellos destinados al área de la informática[81], desde el punto de vista del software. 93.

En este sentido, la Sala considera, por un lado, que tanto el signo como la marca identifican productos de la misma clase y, por el otro, que comparten servicios del área de la informática, como es el desarrollo de programas de computador (software). 94. La Sala considera que, en la instrumentalización y automatización de procesos industriales se requieren dispositivos de control, los cuales para que sean automatizados, en la mayoría de los casos, requieren ser controlados por equipos y programas de cómputo y, en este sentido, los procesos industriales automatizados e instrumentalizados del signo solicitado se complementan con los servicios destinados a la informática en general de la marca registrada. 95.

La Sala, en anterior oportunidad, se refirió sobre este punto, en diversas ocasiones, fijando una posición jurisprudencial consolidada y reiterada, al respecto en la sentencia de 30 de junio de 2016[82], en un caso análogo al presente concluyó que: “[…] En el caso bajo examen, del estudio de los señalados criterios, advierte la Sala que existe un riesgo de que el consumidor pueda confundirse acerca de la clase de los servicios en disputa o de su origen empresarial, dada la identidad ortográfica y fonética de las marcas en conflicto, que suponen que dichos servicios provienen del mismo prestador, además de que los servicios amparados en ellas son complementarios, tienen los mismos canales de comercialización y medios de publicidad y sus consumidores son los mismos, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor que podría llevarlo a asociar los servicios a un origen empresarial común […]” (Resalta la Sala) 96.

La Sala llegó a una conclusión similar en la sentencia proferida el 19 de junio de 2020[83] por la Sección Primera de esta Corporación, en la cual señaló lo siguiente: “[…] 94. Precisado lo anterior, la Sala considera que los servicios del signo y de la marca no son sustitutos, en la medida en que los servicios destinados a la instrumentalización y automatización de procesos industriales, no pueden ser sustituibles con los servicios destinados a la informática en general.

Esto no implica que los servicios no tengan una relación, comoquiera que los servicios informáticos, en especial, los de desarrollo de software, pueden utilizarse y servir de fundamento a los procesos de industrialización y automatización. 95. En este sentido, la Sala considera que algunos de los servicios del signo mixto EH y de la marca mixta EH son complementarios, toda vez que en la instrumentalización y automatización de procesos industriales se requieren dispositivos de control, los cuales corresponden, en la mayoría de los casos, a equipos y programas de cómputo y, en este sentido, los procesos industriales automatizados e instrumentalizados del signo solicitado se complementan con los servicios destinados a la informática en general de la marca, en la medida en que para que los procesos industriales se automaticen, existe la necesidad de utilizar servicios informáticos como dispositivos, entre otras cosas, de control […]”.

(Destaca la Sala) 97. En este orden de ideas, la Sala considera que entre los servicios que pretende identificar el signo y aquellos que identifica la marca, existe una conexidad competitiva, en primer lugar, porque pertenecen a la misma clase, en segundo lugar, comparten servicios del área de la informática y, en tercer lugar, algunos de los servicios, como se expuso en precedencia, son complementarios. 98.

Asimismo, la Sala considera que le asistió razón a la parte demandada cuando indicó que existía una conexidad competitiva entre los servicios que identificaba el signo solicitado y la marca, en la medida en que “[…] se relacionan dado que ambos comparten servicios relacionados servicios tecnológicos como software […]”[84]. Conclusión 99.

La Sala considera que el derecho exclusivo que se adquiere sobre una marca por su registro no se extiende de manera automática o inmediata a las marcas derivadas, lo que implica que aun tratándose de un signo derivado de una marca, debe efectuarse el correspondiente examen de registrabilidad, con el fin de determinar que el signo, por un lado, cumpla con los requisitos para ser registrado como marca, esto es que sea distintivo y susceptible de representación gráfica; y, por el otro, que no se encuentre incurso en alguna causal de irregistrabilidad que afecte el derecho de un tercero. 100.

Sala considera que, en el caso sub examine, el signo mixto solicitado a registro no constituye una marca derivada de la marca figurativa identificada con certificado de registro núm. 289079, cuyo titular es la parte demandante. 101. La Sala, una vez realizado el análisis de confundibilidad, considera que debido a la identidad entre el signo y la marca y a la conexidad competitiva de los servicios que identifican, el consumidor podría llegar razonablemente a la conclusión que se trata de diferentes líneas de servicios de un solo empresario; por lo que se cumplen los supuestos fácticos previstos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y, en consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad a que se refiere la norma mencionada. 102.

Adicionalmente, los actos administrativos acusados no vulneraron ningún derecho de la parte demandante, toda vez que el derecho adquirido por la parte demandante frente a su marca figurativa identificada con certificado de registro núm. 289079, no se ve afectado por la negativa a registrar el signo solicitado, toda vez que son independientes y el análisis de registrabilidad debía realizarse en su integridad. 103.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos endilgados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 18680 de 29 de marzo de 2012 y 64193 de 29 de octubre de 2012 y, en consecuencia, la Sala habrá de negar las pretensiones de nulidad de los actos administrativos acusados y el restablecimiento del derecho contenido en la demanda.

Condena en costas 104. Visto el artículo 36565 numeral 8 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201266, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala no condenará en costas a la parte demandante. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

CUARTO: NO CONDENAR en costas en el presente proceso por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado Salva Voto HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA SALVAMENTO DE VOTO DE OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veinte (2020) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00139-00 Actor: MESTRA AG Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Consejero Ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ SALVAMENTO DE VOTO De manera respetuosa me permito señalar las razones de mi disenso frente a lo resuelto por la mayoría de la Sala en la sentencia de 13 de agosto de 2020, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda incoada por la sociedad MESTRA AG.

Sobre el particular señalo lo siguiente: 1.- La sociedad MESTRA AG., mediante apoderado judicial, formuló demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, con el fin de que se declarara la nulidad la Resolución núm. 18680 de 29 de marzo de 2012, por medio de la cual se negó el registro de la marca mixta EH para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, y de la Resolución núm. 64193 de 29 de octubre de 2012 que, al resolver el recurso de apelación interpuesto contra dicha decisión, la confirmó en todas sus partes, proferidas, respectivamente, por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se conceda el registro de la marca mixta EH en la clase antes referida. A juicio de la demandante, los actos acusados son violatorios de los artículos 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Lo anterior, porque desconocen que la sociedad MESTRA AG es titular de la marca figurativa EH, con certificado de registro número 289079, que distingue servicios de la Clase 42 Internacional, y que la marca mixta EH solicitada constituye una marca derivada de ésta que no incorpora variaciones sustanciales a la misma.

De otro lado, aduce la accionante que, si debió haberse negado alguna marca correspondiente a las letras EH, para identificar servicios de la Clase 42 Internacional, debió haber sido la citada como fundamento de negación, cuyo registro fue concedido el 29 de noviembre de 2004, con posterioridad al registro de su marca EH (que fue concedida el 27 de septiembre de 2004).

Así mismo, señala que en los actos acusados se tiene a la marca previamente registrada solo como una “figura”, desconociéndose que ella incorpora la combinación de las letras EH como elemento predominante en el conjunto marcario. 2.- En la sentencia de la cual me aparto, la mayoría desestimó los cargos de nulidad propuestos en la demanda.

Al respecto, luego de precisar el concepto[85] y los requisitos[86] que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha estimado necesarios para considerar un signo como una marca derivada, la Sala señaló que el signo mixto solicitado por la demandante no es una marca derivada de aquella a la que se refiere el certificado de registro núm. 289079.

Sobre el particular, se afirmó en la sentencia que “[…] la marca figurativa con certificado de registro núm. 289079, cuyo titular es la parte demandante, fue registrada como una marca figurativa, conformada por un paralelogramo negro, rodeando una figura blanca que insinúa las letras "E" y "H" de color blanco y sin separación entre ellas, y el signó "+" de color negro en el centro […]”, y que, observada la marca integralmente, “[…] es evidente que el distintivo preponderante de la misma está dado por la figura en su conjunto […]”, mientras que el signo mixto solicitado a registro está compuesto claramente por las letras "E" y "H", en ese orden, de color blanco y con una separación entre ellas, enmarcadas por un paralelogramo de color negro, siendo evidente que se trata de “un signo mixto en donde prevalece el elemento nominativo del mismo”.

En ese sentido, se concluye que “[…] el signo mixto solicitado no cumple con el segundo supuesto de las marcas derivadas, pues no mantiene el elemento básico preponderante de la marca registrada con anterioridad en el signo solicitado a registro, ya que, por el contrario, cambia sustancialmente […]”, si se tiene en cuenta que, “[…] en el caso sub examine, las letras "E" y "H", en el signo cuyo registro fue solicitado resultan preponderantes sin que formen una figura cohesiva, además se elimina el signo "+" dejando una separación entre las letras que conforman el signo, elementos que, en su conjunto, resultan notables en la forma y trazos que conforman la marca figurativa registrada previamente […]”.

A lo anterior, se agregó en la sentencia que los servicios que se pretende identificar con el signo mixto solicitado a registro son adicionales a los inicialmente identificados con la marca figurativa registrada, y que corresponden a una inclusión a voluntad de la parte demandante y no a una modificación en virtud del cambio de versión de la Clasificación Internacional de Niza.

En ese orden, no se cumple el tercer supuesto de las marcas derivadas, referido a que el signo sea solicitado a registro para distinguir los mismos productos o servicios que la marca previamente registrada. De otro lado, se aduce en la sentencia de la cual me aparto que, al ser idéntico el elemento denominativo en la marca solicitada y en la previamente registrada a favor del tercero interesado (en ambos casos conformado por las letras “E” y “H”), es claro el riesgo de confusión y de asociación para los consumidores, a lo que se agrega la conexión competitiva entre los servicios que distinguen, que en los dos casos se trata de los comprendidos en la Clase 42 Internacional. 3.- Disiento respetuosamente de lo decidido por la mayoría, pues, contrario a lo señalado en la sentencia de 13 de agosto de 2020, la marca mixta EH solicitada a registro por la demandante sí constituye una marca derivada de su marca figurativa previamente registrada, con certificado número 289079, que distingue servicios de la Clase 42 Internacional, y cuya configuración es la siguiente: [pic] La marca mixta EH solicitada en la Clase 42, negada a través de los actos acusados, por su parte está configurada en la siguiente forma: [pic] Ciertamente, al observar las marcas, se advierte que esta última constituye una marca derivada de la primera, pues corresponde, en esencia, al distintivo principal de ésta que, en mi sentir, está constituido por la particular combinación de las letras E y H dentro de un paralelogramo negro, distintivo al que se introducen unas modificaciones apenas secundarias como la separación de las letras y la exclusión del signo + en la segunda de ellas, elemento que, en todo caso, no aparece como preponderante en el conjunto marcario.

La marca, además, pretende igualmente distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Ahora bien, además de lo anterior, estimo pertinente señalar que la marca principal (con certificado número 289079) fue registrada en favor de la sociedad demandante el 27 de septiembre de 2004, de suerte que constituye un registro marcario anterior a aquél con fundamento en el cual se negó a MESTRA AG el registro de la marca mixta EH en la Clase 42 Internacional, que se concedió el 29 de noviembre de 2004.

Igualmente, considero que no es cierto que entre la citada marca del tercero interesado y la solicitada por la demandante existiera riesgo de confusión que impidiera su registro, puesto que se trata de marcas mixtas que, desde el punto de vista de su conformación gráfica, son diferenciables, tal y como se puede apreciar a continuación: [pic] Marca mixta registrada en favor de Euler Hermes S.A. [pic] Marca mixta solicitada por MESTRA AG.

Según se advierte, aunque en ellas se combinan las letras “E” y “H”, en cada una de las marcas la grafía de ellas es particular, y las mismas se encuentran dispuestas en figuras con trazos distintos. En este orden de ideas, no comparto las conclusiones de la mayoría acerca de que la marca solicitada no tiene el carácter de derivada y que es confundible con la del tercero interesado.

En estos términos me permito dejar sentado mi salvamento de voto. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado ----------------------- [1] Por intermedio de apoderado Cfr. Folios 2 a 4 [2] Cfr. Folios 26 a 40 [3] “[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. [4] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. [5] Esta resolución negó el registro como marca del signo mixto EH, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Mestra AG. [6] Cfr. Folio 27 [7] “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. [8] “[…] Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente […]”. [9] “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [10] Cfr. Folio 31 [11] Ibidem [12] Ibidem. [13] Cfr. Folio 32 [14] Ibidem. [15] Cfr. Folio 34 [16] Ibidem. [17] Cfr. Folio 35 [18] Cfr. Folio 36 [19] Ibidem. [20] Cfr. Folio 37 [21] Ibidem [22] Por medio de apoderado.

Cfr. Folio 71 [23] Cfr. Folios 57 a 71 [24] Cfr. Folio 59 [25] Cfr. Folio 66 [26] Ibidem [27] Cfr. Folio 67 [28] Cfr. Folio 69 [29] Cfr. Folios 117 a 131 [30] Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [31] Cfr. Folios 175 a 180 [32] Cfr. Folio 99 [33] Cfr. Folios 148 a 159 [34] Cfr. Folios 133 y 134 [35] “[…] Artículo 149.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. [36] “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones.

Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. [37] Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. [38] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [39] Cfr. Folios 5 a 8 [40] Cfr. Folios 9 a 16 [41] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [42] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [43] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [44] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [45] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [46] Cfr. Folios 117 a 131 [47] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 419-IP-2016 de 20 de octubre de 2016. De modo referencial, ver Procesos 439-IP-2015 de 7 de diciembre de 2016, pág. 22 y 140-IP-2007 de 4 de diciembre de 2007, pág. 15. [48] Ibidem [49] Ibidem [50] Cfr. Folio 24 [51] El presente signo solicitado no obtuvo registro. [52] Cfr. Folio 11 [53] Cfr. Folio 24 [54] El presente signo solicitado no obtuvo registro. [55] Cfr. Folio 121 [56] Cfr. Folio 6 [57] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 84-IP-2000 de 21 de marzo de 2001. [58] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 419-IP-2016 de 29 de octubre de 2016. [59] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 419-IP-2016 de 20 de octubre de 2016, pág. 11. [60] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 26 de noviembre de 2009, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020030038501 [61] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 30 de junio de 2016, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020130014100 [62] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001032400020130014200 [63] “[…] Artículo 3.

Comité de Expertos. 1) Se establecerá un Comité de Expertos en el que estará representado cada uno de los países de la Unión especial. […] 3) El Comité de Expertos: i) decidirá los cambios que deban introducirse en la Clasificación; ii) hará recomendaciones a los países de la Unión especial, con objeto de facilitar la utilización de la Clasificación y promover su aplicación uniforme; […]” [64] “Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas del 15 de junio de 1957 revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979” [65] Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. [66] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. [67] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016. [68] Ibidem. [69] Cfr. Folio 157. Interpretación Prejudicial Proceso 377-IP-2015 de 7 de julio de 2016, pág. 10. [70] Cfr. Folio4 152. Interpretación Prejudicial Proceso 377-IP-2015 de 7 de julio de 2016, pág. 5. [71] Cfr. Folio 122. Interpretación Prejudicial Proceso 529-IP-2016 de 24 de abril de 2017, pág. 6 [72] Cfr. Folio 123.

Interpretación Prejudicial Proceso 529-IP-2016 de 24 de abril de 2017, pág. 7 [73] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 30 de junio de 2016, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020130014100 [74] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001032400020130014200 [75] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 14 de febrero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001032400020150012200 [76] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 473-IP-2015 [77] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencia de 8 de marzo de 2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020090041700. [78] Los procesos industriales se definen como aquellas etapas o procedimientos utilizados en la industria, en general, para convertir una materia prima, en un producto terminado, ahora la automatización e instrumentalización corresponde a incluir esas ciencias en los procesos industriales con diversos fines, tales como, el mejoramiento en la producción industrial, el aumento de la seguridad, etc.

Cita: “García Moreno, E. (1999). AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS UTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES ROBÓTICA Y AUTOMÁTICA UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE VALÈNCIA. www.lalibreria.upv.es”. [79] “m. Inform. equipo (‖ conjunto de aparatos de una computadora).” información obtenida de la página electrónica oficial del diccionario de la lengua española, versión electrónica, “https://dle.rae.es/hardware?formList=form&w=#”. [80] “Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora” información obtenida de la página electrónica oficial del diccionario de la lengua española, versión electrónica, “https://dle.rae.es/software?m=form”. [81] “Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de computadoras”, información obtenida de la página electrónica oficial del diccionario de la lengua española, versión electrónica, “https://dle.rae.es/inform%C3%A1tico”. [82] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 30 de junio de 2016, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020130014100 [83] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001032400020130014200 [84] Cfr. Folios 15 y 16 [85] Conforme al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “[…] las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan […]”. [86] Señala como tales: i) ser solicitado a registro por el titular de una marca registrada anteriormente; ii) que el distintivo preponderante del signo solicitado a registro sea la marca registrada previamente, con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan; y iii) que el signo sea solicitado a registro para distinguir los mismos productos o servicios que la marca previamente registrada.