11001-03-24-000-2013-00258-00 — Consejo de Estado

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre los signos nominativo y mixto ESSA y las marcas nominativas ESSO previamente registradas / SIGNOS DE FANTASÍA / CONEXIÓN COMPETITIVA – Criterios para determinar su existencia / REGLA DE ESPECIALIDAD – Alcance / REGISTRO MARCARIO – Procede frente signos nominativo y mixto ESSA en las clases 35, 37 y 39 porque a pesar de existir similitud con las marcas nominativas ESSO registradas en las mismas clases, no existe relación o conexión competitiva entre los productos que induzca a confusión al público consumidor [U]na vez realizada la comparación de las marcas enfrentadas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias; la Sala considera que entre las marcas ESSA y ESSO existe una similitud desde el punto de vista ortográfico y fonético, por lo que se cumple el primer supuesto fáctico previsto para la configuración de la causal de irregistrabilidad.

En este sentido, la Sala procederá a estudiar el segundo supuesto fáctico, esto es, si existe conexidad competitiva entre los servicios que identifican las marcas. […]Criterios para determinar la existencia de una conexión competitiva […] El grado de sustitución, complementariedad de los productos o servicios y la posibilidad razonable de considerar que los productos o provienen del mismo empresario.

La Sala considera que ninguno de los servicios que identifica las marcas ESSA es sustituible con aquellos de las marcas ESSO, teniendo en cuenta que sus respectivos titulares operan en sectores comerciales diferentes. Por una parte, las marcas ESSA, cuyo titular es la parte demandante, corresponden a Electrificadora de Santander S.A., empresa que tiene por objeto social la prestación del servicio público de energía eléctrica, lo que permite identificar que los servicios ofrecidos se desarrollaran en dicho segmento; y, por la otra, los servicios ofrecidos por las marcas ESSO no corresponden a la prestación de servicios públicos, sino a actividades como la comercialización de productos de consumo automotriz e industrial, lo que difiere de la prestación de servicios públicos domiciliarios, y no permite que sean sustituibles entre sí. Inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor.

Las marcas nominativas y mixtas ESSA y las marcas ESSO identifican servicios de la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza; sin embargo, de conformidad con el inciso 2.º del artículo 151 de la Decisión 486, la Sala considera que la ubicación de los productos en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual, el registro de la marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. […] [L]a Sala considera que los servicios que identifica cada una de las marcas difieren. […]Relación o vinculación entre los servicios, canales de comercialización y mismos medios de publicidad.

En cuanto la relación, los canales de comercialización y medios de publicidad, la Sala considera que no existe ninguna similitud, dado que los servicios comercializados por las marcas ESSA corresponden a servicios relativos a la prestación del servicio público de energía eléctrica, mientras que los servicios comercializados por las marcas ESSO no tienen esta finalidad por lo que se puede inferir que son mercados, a formas de comercialización y medios de publicidad diferentes.

Uso conjunto o complementario de los servicios, misma finalidad e intercambiabilidad. La Sala considera que los servicios que identifican las marcas tampoco pueden catalogarse como complementarios ni intercambiables debido a que son utilizados en sectores diferentes, como se explicó supra. Asimismo, los destinatarios y la finalidad de los servicios es diferente, en la medida en que los servicios que identifican las marcas del tercero con interés directo en el resultado del proceso, están dirigidas únicamente a la prestación del servicio público de energía, limitando su campo de acción, lo cual no ocurre con las marcas de la parte demandante.

En virtud de lo expuesto, la Sala considera que, en el caso sub examine, no existe conexidad competitiva entre los servicios identificados por las marcas objeto de comparación, por lo que no se cumple con el segundo supuesto fáctico previsto en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y, en consecuencia, no puede considerarse que las marcas nominativas y mixtas ESSA generen riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor respecto de las marcas ESSO.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., treinta (30) de julio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00258-00 Actor: EXXON MOBIL CORPORATION Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa Temas: Comparación de marcas mixtas.

Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Exxon Mobil Corporation contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 61407 de 9 de noviembre de 2010, 61408 de 9 de noviembre de 2010, 61410 de 9 de noviembre de 2010, 61417 de 9 de noviembre de 2010, 33644 de 24 de junio de 2011 y 33645 de 24 de junio de 2011.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Exxon Mobil Corporation, en adelante la parte demandante[1], presentó[2] demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 172[3] de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[4], en adelante Decisión 486, para que se declare la nulidad de las resoluciones núm. 61407 de 9 de noviembre de 2010, “Por la cual se concede un registro”[5]; 61408 de 9 de noviembre de 2010, “Por la cual se concede un registro”[6]; 61410 de 9 de noviembre de 2010, “Por la cual se concede un registro”[7]; 61417 de 9 de noviembre de 2010, “Por la cual se concede un registro”[8]; 33644 de 24 de junio de 2011, “Por la cual se concede un registro”[9]; y 33645 de 24 de junio de 2011, “Por la cual se concede un registro”[10]: expedidas por la Directora de Signos Distintivos. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de las marcas nominativas y mixtas ESSA que identifican servicios de las clases 35, 37 y 39 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Empresas Públicas de Medellín E.S.P., en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones[11]: “[…] 1. Que es nula la Resolución No. 61407 de fecha 9 de noviembre de 2010 proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca nominativa ESSA, para distinguir "gestión y administración de negocios comerciales relacionados con la prestación de servicios públicos domiciliarios", servicios comprendidos en la clase 35 de la clasificación internacional de Niza. 2.

Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la Resolución 61407, atrás indicada, se ordene la cancelación del certificado de registro núm. 411945, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio para la marca nominativa ESSA, que distingue servicios comprendidos en la clase 35 de la clasificación internacional de Niza. 3.

Que es nula la Resolución No. 61417 de fecha 9 de noviembre de 2010 proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta ESSA, para distinguir "gestión y administración de negocios comerciales relacionados con la prestación de servicios públicos domiciliarios", servicios comprendidos en la clase 35 de la clasificación internacional de Niza. 4.

Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la Resolución 61417, atrás indicada, se ordene la cancelación del certificado de registro núm. 411950, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio para la marca mixta ESSA, que distingue servicios comprendidos en la clase 35 de la clasificación internacional de Niza. 5.

Que es nula la Resolución No. 61408 de fecha 9 de noviembre de 2010 proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca nominativa ESSA, para distinguir "construcción, reparación, instalación, mantenimiento y distribución de los servicios públicos domiciliarios", servicios comprendidos en la clase 37 de la clasificación internacional de Niza. 6.

Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la Resolución 61408, atrás indicada, se ordene la cancelación del certificado de registro núm. 411946, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio para la marca mixta ESSA, que distingue servicios comprendidos en la clase 37 de la clasificación internacional de Niza. 7.

Que es nula la Resolución No. 33644 de fecha 24 de junio de 2011 proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta ESSA, para distinguir "construcción, reparación, instalación, mantenimiento", servicios comprendidos en la clase 37 de la clasificación internacional de Niza. 8.

Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la Resolución 33644, atrás indicada, se ordene la cancelación del certificado de registro núm. 426609, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio para la marca mixta ESSA, que distingue servicios comprendidos en la clase 37 de la clasificación internacional de Niza. 9.

Que es nula la Resolución No. 61410 de fecha 9 de noviembre de 2010 proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca nominativa ESSA, para distinguir "transporte de energía; transporte y descarga de desechos", servicios comprendidos en la clase 39 de la clasificación internacional de Niza. 10.

Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la Resolución 61410, atrás indicada, se ordene la cancelación del certificado de registro núm. 411948, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio para la marca nominativa ESSA, que distingue servicios comprendidos en la clase 39 de la clasificación internacional de Niza. 11.

Que es nula la Resolución No. 33645 de fecha 24 de junio de 2011 proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta ESSA, para distinguir "transporte de energía; transporte y descarga de desechos", servicios comprendidos en la clase 39 de la clasificación internacional de Niza. 12.

Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la Resolución 33645, atrás indicada, se ordene la cancelación del certificado de registro núm. 42661 O, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio para la marca mixta ESSA, que distingue servicios comprendidos en la clase 39 de la clasificación internacional de Niza. 13.

Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en este proceso. 14. Que se ordene a la División de Signos Distintivos dictar la resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 192 del Código Contencioso Administrativo. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 25 de mayo de 2010, el registro como marca de los signos nominativos y mixtos ESSA, para distinguir servicios de las clases 35, 37 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Las solicitudes se publicaron respectivamente el 19 de julio de 2010, 19 de agosto de 2010 y 20 de abril de 2011 en las Gacetas de Propiedad Industrial núms. 618, 619[12] y 627, sin que fueran objeto de oposición por parte de terceros. 3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de las resoluciones núms. 61407 de 9 de noviembre de 2010, 61408 de 9 de noviembre de 2010, 61410 de 9 de noviembre de 2010, 61417 de 9 de noviembre de 2010, 33644 de 24 de junio de 2011 y 33645 de 24 de junio de 2011, concedió el registro de las marcas nominativas y mixtas ESSA para distinguir servicios comprendidos en las clases 35, 37 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del literal a)[13] del artículo 136 de la Decisión 486. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó el concepto de violación: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 1. Afirmó que “[…] (l)as marcas denominativas y mixtas ESSA, registradas con posterioridad a nombre de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. son confundibles con las marcas prioritariamente registradas ESSO, en los términos que prescribe el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 4.

El artículo 136 arriba transcrito exige dos requisitos concurrentes para que pueda predicarse que entre dos marcas existe riesgo de confusión. En primer término, que los signos que las constituyen sean idénticos o similarmente confundibles. Ha sostenido la doctrina y la jurisprudencia que ese riesgo de confusión puede darse desde uno cualquiera de los siguientes aspectos: visual, fonético o conceptual.

De presentarse el riesgo de confusión por tan solo uno de esos aspectos, sería suficiente para que se niegue el registro de la segunda marca. En el presente caso debe tenerse en cuenta que las marcas en conflicto son de fantasía, esto es, que no tienen un significado conocido, razón por la cual su cotejo procede desde la perspectiva visual y fonética, más no conceptual […]”[14]. 2.

Manifestó que “[…] (a)l decir del profesor Femández- Novoa (Carlos Femández Novoa, José Manuel Otero Lastres, Manuel Botana Agra, Manual de la Propiedad Industrial, Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, 2009, pág. 285): "Son marcas fuertes aquellas marcas que están dotadas con un elevado carácter distintivo. La fortaleza de una marca puede tener su origen en dos causas: la estructura intrínseca del signo; o bien la amplia difusión de la marca entre el público como consecuencia de un uso intenso de la misma".

En el caso bajo examen, la marca prioritariamente registrada ESSO tiene ese carácter, tanto por su estructura intrínseca dado su carácter de marca de fantasía, así como por la amplia difusión que posee entre el público como consecuencia de su uso intenso en Colombia y a nivel internacional […]”[15]. 3. Sostuvo que “[…] (e)n conclusión, las marcas en conflicto amparan los mismos servicios de las clases 35, 37 y 39, y servicios que tienen una íntima conexión competitiva, razón por la cual se cumple el segundo requisito que exige la norma para considerar que entre las marcas cotejadas puede predicarse riesgo de confusión y riesgo de asociación. En consecuencia se cumplen todos los presupuestos de la norma para considerar que las marcas ESSA, objeto de esta demanda, incurren en la causal de irregistrabilidad que consagra el literal a) del art. 136 de la Decisión 486 […]”[16].

Contestación de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada[17] contestó la demanda[18] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 1. Sostuvo que “[…] con la expedición de las resoluciones sometidas a control de legalidad, no se incurrió en ninguna de las violaciones a la Decisión 486 de 2000 alegadas por la sociedad EXXON MOBIL CORPORATION, pues fueron expedidas por la autoridad competente, observando las formalidades y trámites establecidos por la Ley y con el único fin de mantener el orden jurídico que demanda nuestro régimen de propiedad industrial […]”[19]. 2.

Indicó que “[…] el demandante cimenta su reproche en la confundibilidad que se puede presentar entre las marcas ESSA y ESSO, es preciso mencionar que de lo argüido por la sociedad EXXON MOBIL CORPORATION no puede, ni debe concluirse con certeza absoluta que entre las marcas en confrontación existen riesgos de confusión y que por lo tanto esta Superintendencia debió denegar el registro de la marca concedida a través de los actos demandados, pues como es apenas obvio, el raciocinio realizado por la mencionada sociedad […]”[20]. 3.

Adujo que “[…] las marcas en estudio se diferencian por una vocal con la cual finaliza, situación más que suficiente para determinar su disparidad […] las marcas objeto de la presente litis presentan (SIC) son disimiles en sus unidades lingüísticas, pues se diferencian por la vocal A, haciendo que para el consumidor pueda singularizar la sonoridad de cada una de ellas […] en cuanto a los productos distinguidos por cada una de las marcas en contienda, se hace mucho más evidente la distintividad de cada una de las marcas, pues mientras que el signo ESSO distingue productos y servicios como lo son aceites de motor a gasolina, de motor a diésel para equipo pesado o lubricantes industriales, la marca ESSA fue solicitada y otorgada para distinguir los servicios de energía eléctrica, gas por red, acueducto y alcantarillado […] es evidente que no existiendo conexión competitiva entre los productos distinguidos por los signos confrontados, en la medida en que no utilizan los mismos canales de comercialización y distribución, no existe el riesgo de que el consumidor pueda encontrar los signos en un mismo mercado o entorno, descartándose así cualquier riesgo de confusión, a lo que se le debe adicionar las relevantes diferencias que fueron expuestas anteriormente […]”[21].

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso[22] contestó la demanda[23] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 1. Señaló que “[…] (l)a acción de nulidad incoada resulta inapropiada, pues es bien sabido que ésta es un medio de control de legalidad de los actos administrativos cuando ha habido irregularidades en su expedición, más no para convertir al H. Consejo de Estado en una nueva instancia para debatir la registrabilidad de una marca, máxime si se ha elegido no ejercer los medios ordinarios para controvertirlo […]”[24]. 2.

Agregó que “[…] de aceptarse que la acción de nulidad incoada sí fuese idónea para reabrir el debate, de todas formas, se concluye con facilidad que la demanda no cuenta con el soporte probatorio para sacar adelante las pretensiones, por cuanto se alega el posicionamiento y reconocimiento de la marca ESSO, pero no se aporta prueba alguna de ello […]”[25]. 3.

Concluyó que “[…] (n)o es de recibo sostener que la marca ESSA es susceptible de generar un riesgo de confusión o de asociación con la marca ESSO de propiedad de EXXON MOBIL CORPORATION, pues en la expresión “ESSA” es precisamente la sigla de Electrificadora de Santander S. A. E.S.P. está legalmente habilitada para usar con fines de identificación pública.

En este sentido antes de crear un riesgo de confusión y/o asociación, su registro como marca es garantía para los consumidores o usuarios de sus bienes y servicios de que la marca ESSA identifica los servicios de Electrificadora de Santander S. A. E.S.P., la cual hace parte del grupo EPM y por ello es de propiedad de Empresas públicas de Medellín E.S.P. […]”[26].

Solicitud de interpretación prejudicial 9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 9 de febrero de 2015[27], suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 619-IP-2015 de 6 de julio de 2016[28], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[…] (l)a Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación resulta procedente por resultar pertinente Enel presente caso […]” y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables 11.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 19 de marzo de 2019, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso y, vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[29].

Audiencia Inicial 12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda[30], llevó a cabo la audiencia inicial el 28 de marzo de 2019[31], en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 12.1. Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso. 12.2.

Se declaró saneado el proceso. 12.3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6.° del artículo 180 y sobre la excepción de caducidad propuesta por el tercero con interés directo en el resultado del proceso y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 12.4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso; y la interpretación prejudicial. 12.5.

Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que por la naturaleza de la acción no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus diferencias. 12.6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 12.7. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 12.8.

Se realizó el respectivo control de legalidad. Audiencia de pruebas 13. El Despacho Sustanciador consideró, mediante auto de 21 de mayo de 2019[32], innecesaria la realización de la audiencia de pruebas. Audiencia de alegaciones y juzgamiento 14. El Despacho Sustanciador consideró, mediante auto de 21 de mayo de 2019, innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos. 15.

Dentro del término legal, las partes reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación. El tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial;; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 619-IP-2015 de 6 de julio de 2016; vii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial comunitarios sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo; viii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; ix) el marco normativo del control judicial de los actos administrativos expedidos en materia marcaria; y x) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. Vistos el artículo 149 numeral 8º.[33] de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80[34] de 12 de marzo de 2019[35], sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procese a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 19.

Los actos administrativos acusados[36] son los siguientes: 1. La Resolución núm. 61407 de 9 de noviembre de 2010[37], mediante el cual la Directora de Signos Distintivos concedió el registro de la marca nominativa ESSA al tercero con interés directo en las resultas del proceso, en la que se indicó: “[…] Que la solicitud de Registro de la Marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, cumple con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder el registro de: LA MARCA NOMINATIVA ESSA PARA DISTINGUIR GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. Servicios comprendidos en la clase 35 de la Edición Número 9 de la Clasificación Internacional de Niza. VIGENCIA Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución TITULAR(ES) EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. DOMICILIO MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA CARRERA 58 Nº 42 - 125 ARTICULO SEGUNDO: Asignar número de certificado al derecho concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial. […]”. 2.

La Resolución núm. 61408 de 9 de noviembre de 2010[38], mediante el cual la Directora de Signos Distintivos concedió el registro de la marca nominativa ESSA al tercero con interés directo en las resultas del proceso, en la que se indicó: “[…] Que la solicitud de Registro de la Marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, cumple con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder el registro de: LA MARCA NOMINATIVA ESSA PARA DISTINGUIR CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. Servicios comprendidos en la clase 37 de la Edición Número 9 de la Clasificación Internacional de Niza. VIGENCIA Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución TITULAR(ES) EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. DOMICILIO MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA CARRERA 58 Nº 42 - 125 ARTICULO SEGUNDO: Asignar número de certificado al derecho concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial [ ]”. 3.

La Resolución núm. 61410 de 9 de noviembre de 2010[39], mediante el cual la Directora de Signos Distintivos concedió el registro de la marca nominativa ESSA al tercero con interés directo en las resultas del proceso, en la que se indicó: “[…] Que la solicitud de Registro de la Marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, cumple con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder el registro de: LA MARCA NOMINATIVA ESSA PARA DISTINGUIR TRANSPORTE DE ENERGÍA; TRANSPORTE Y DESCARGA DE DESECHOS. Servicios comprendidos en la clase 39 de la Edición Número 9 de la Clasificación Internacional de Niza. VIGENCIA Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución. TITULAR(ES) EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. DOMICILIO MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA CARRERA 58 Nº 42 - 125 ARTICULO SEGUNDO: Asignar número de certificado al derecho concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial […]”. 4.

La Resolución núm. 61417 de 9 de noviembre de 2010[40], mediante el cual la Directora de Signos Distintivos concedió el registro de la marca mixta ESSA al tercero con interés directo en las resultas del proceso, en la que se indicó: “[…] Que la solicitud de Registro de la Marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, cumple con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el registro de: LA MARCA MIXTA ESSA (SEGÚN MODELO ADJUNTO) PARA DISTINGUIR GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. Servicios comprendidos en la clase 35 de la Edición Número 9 de la Clasificación Internacional de Niza. VIGENCIA Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución. TITULAR(ES) EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. DOMICILIO MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA CARRERA 58 Nº 42 - 125 ARTICULO SEGUNDO: Asignar número de certificado al derecho concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial. […] […]” 5.

La Resolución núm. 33644 de 24 de junio de 2011[41], mediante el cual la Directora de Signos Distintivos concedió el registro de la marca mixta ESSA al tercero con interés directo en las resultas del proceso, en la que se indicó: “[…] Que la solicitud de Registro de la Marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, cumple con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el registro de: LA MARCA MIXTA ESSA (SEGÚN MODELO ADJUNTO) PARA DISTINGUIR CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO. Servicios comprendidos en la clase 37 de la Edición Número 9 de la Clasificación Internacional de Niza. VIGENCIA Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución. TITULAR(ES) EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. DOMICILIO MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA CARRERA 58 Nº 42 - 125 ARTICULO SEGUNDO: Asignar número de certificado al derecho concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial. […] […]” 6.

La Resolución núm. 33645 de 24 de junio de 2011[42], mediante el cual la Directora de Signos Distintivos concedió el registro de la marca mixta ESSA al tercero con interés directo en las resultas del proceso, en la que se indicó: “[…] Que la solicitud de Registro de la Marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, cumple con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el registro de: LA MARCA MIXTA ESSA (SEGÚN MODELO ADJUNTO) PARA DISTINGUIR TRANSPORTE DE ENERGÍA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE DESECHOS. Servicios comprendidos en la clase 39 de la Edición Número 9 de la Clasificación Internacional de Niza. VIGENCIA Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución. TITULAR(ES) EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. DOMICILIO MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA CARRERA 58 Nº 42 - 125 ARTICULO SEGUNDO: Asignar número de certificado al derecho concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial. […] […]” El problema jurídico 20.

La Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la demanda, presentadas por la parte demandada y por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, le corresponde determinar: 1. Si las resoluciones núms. 61407, 61408, 61410, 61417 de 9 de noviembre de 2010, 33644 y 33645 de 24 de junio de 2011, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de las marcas nominativas y mixtas ESSA, para identificar “gestión y administración de negocios comerciales relacionados con la prestación de servicios públicos domiciliarios”, servicios de la Clase 35, “construcción, reparación, instalación, mantenimiento”, Servicios de la Clase 37, y “transporte de energía, transporte y descarga de desechos”, servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 21.

En este sentido, se analizará sí existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas concedidas y las marcas nominativas registradas ESSO, que identifican servicios de las clases 35, 37 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 22. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 23.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 24. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[43], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[44] de la Comisión de la Comunidad Andina[45].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[46] 25. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[47] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 26.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 27.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 28.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 29.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 30. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 31.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 619-IP-2015 de 6 de julio de 2016 32. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “[…] D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si las marcas ESSA (denominativas) y ESSA (mixtas) son confundibles o no con las marcas (ESSO) (denominativas), es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )" 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 1.3.

En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante al registrado cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva. […] 1.5.

Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. […] 4.

Marcas de fantasía 4.1. Debido a que Exxon Mobil Corporation ha sostenido que su marca ESSO (denominativa) es un signo de fantasía, resulta pertinente abordar el tema planteado. 4.2. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. 4.3.

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes. 4.4. En ese sentido, se deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía de las marcas ESSO (denominativas), para así establecer el posible grado de confusión en el mercado […]”.

(Resalta la Sala). Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 33. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco jurídico del control judicial de los actos administrativos expedidos en materia marcaria 34.

Vistos el artículo 104[48] de la Ley 1437, sobre la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el cual prevé que se encuentra instituida para conocer de las controversias originadas en actos sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan funciones administrativas. 35.

Visto el artículo 138[49] ibidem, sobre el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, respecto del cual, la Sala considera: i) puede ser ejercida por cualquier persona; ii) tiene por objeto la protección de derechos subjetivos y la reparación de los daños causados por los efectos directos de un acto administrativo que se considera ilegal; iii) procede contra actos de carácter particular y general, siempre que el restablecimiento del derecho que se invoque sea la consecuencia directa e inmediata del acto administrativo que se acusa; y iv) para asuntos de propiedad industrial procede contra aquellos actos administrativos que nieguen las solicitudes de registro; como puede ser de marcas, patentes, diseños industriales denominaciones de origen, entre otros; y, en ese sentido, el restablecimiento del derecho solicitado será que se conceda u otorgue el respectivo registro, según sea el caso. 36.

Visto el artículo 172[50] de la Decisión 486, sobre las acciones para la protección de un registro marcario, las que, en el marco de la Comunidad Andina, son de dos tipos diferentes cuando se pretenda la nulidad de un registro marcario que fue concedido por la oficina nacional correspondiente, esto es, la primera, la acción de nulidad absoluta y, la segunda, la acción de nulidad relativa, las que dependerán de las causales que se invoquen como fundamento de la misma. 37.

La Sala, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486 y el artículo 138 de la Ley 1437, considera que existen tres tipos de acciones o medios que se pueden ejercer respecto de las solicitudes de registros marcarios, las cuales corresponden a: i) la de nulidad absoluta cuando se pretenda la cancelación de un registro marcario concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 de la Decisión 486; ii) la de nulidad relativa cuando lo pretendido sea la cancelación de un registro marcario concedido con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 ibidem o cuando se hubiere efectuado de mala fe; y iii) el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que procede en aquellos eventos en los cuales se niega el registro como marca de un signo y lo pretendido es que se conceda el registro correspondiente.

Análisis del caso concreto 38. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra de los marcos normativos de la protección de marcas registradas, los derechos que confiere el registro de una marca, la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo, el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad y el control judicial de los actos administrativos expedidos en materia marcaria; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 39.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, marcas mixtas y marcas nominativas; y en lo relacionado con la protección de signos distintivos notoriamente conocidos.

De la excepción denominada “uso indebido de la acción de nulidad para subsanar una omisión propia de la demandante para oponerse, en la etapa registral, a la solicitud de registro marcario” 41. El tercero con interés directo en el resultado del proceso, en la contestación de la demanda, manifestó que la parte demandante, en el procedimiento administrativo tuvo todas las garantías inherentes que le asisten para obstruir el registro de las marcas nominativas y mixtas ESSA, por lo que al acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para discutir la legalidad del acto administrativo acusado, significa que está acudiendo a, lo que denomina, una nueva instancia, pues al repetir un análisis de registrabilidad se está degastando el aparato judicial de manera caprichosa: motivo por el cual la Sala procederá a analizar este argumento antes de realizar el análisis de confundibilidad entre las marcas. 42.

Vistas las normas indicadas en el marco normativo desarrollado supra sobre el control judicial de los actos administrativos expedidos en materia marcaria, en especial, los artículos 104 y 138 de la Ley 1437 y 172 de la Decisión 482, sobre el control judicial que tienen los actos administrativos proferidos por la parte demandada en materia marcaria. 43.

La Sección Primera del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia[60], se ha referido a los diferentes tipos de acciones que se pueden ejercer sobre los actos administrativos que resuelven las solicitudes de registros marcarios indicado que: “[…] Así las cosas, corresponde definir desde qué momento se debe contabilizar el término de prescripción contenido en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, con miras a definir si en el caso concreto sobre las pretensiones de la demanda operó la caducidad.

El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones establece la nulidad del registro marcario de la siguiente manera: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca […]”.

De la lectura de la norma se colige que contra el registro marcario es posible adelantar dos acciones, una por nulidad absoluta, que tiene naturaleza imprescriptible, y otra de nulidad relativa que prescribe en cinco (5) años desde la concesión de la marca, las cuales no son excluyentes de las acciones que por daños se contemplen en el ordenamiento jurídico interno. En virtud de lo anterior, esta Sección ha reconocido que en el derecho colombiano existen tres tipos de pretensiones sobre la validez del registro marcario, las cuales corresponden a las de nulidad absoluta y de nulidad relativa consagradas en el referido artículo 172, y la de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se deniega el registro marcario, y se pretenda además que se indemnicen los daños y perjuicios causados con el registro, así lo señaló en sentencia de 15 de septiembre de 2011: Con posterioridad, se expidió la Decisión 486 (14 de septiembre de 2000) mediante la cual se sustituyó el régimen común sobre propiedad industrial contenido en la Decisión 344 de 1993, modificándose el régimen de las acciones procedentes contra los actos referidos al registro de marcas, en tanto que admitió la posibilidad de que se formule acción de nulidad absoluta o acción de nulidad relativa contra los actos que conceden registros marcarios, dependiendo de las causales de irregistrabilidad que se aduzcan, aunque respecto de ambas dispuso que la legitimidad para incoarlas estaba radicada en cualquier persona, tornándose bajo ese aspecto dichas acciones como objetivas.

Ciertamente a partir de esta norma se consagró la procedencia de dos acciones frente a los registros marcarios, cuya interposición, en todo caso, no afectará las acciones procedentes en el derecho interno por daños y perjuicios; frente a la acción de nulidad absoluta, se señaló que la misma no prescribe, en tanto que frente a la acción de nulidad relativa, se estableció un término de prescripción de cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro demandado.

Igualmente, en esta normativa, se mantiene la posibilidad de la formulación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del C.C.A., en tratándose de actos administrativos que nieguen el registro marcario solicitado, la cual deberá interponerse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la notificación de la decisión respectiva […]”[61] (Resaltado fuera de texto). 44.

La Sala considera que no le asiste la razón al tercero con interés directo en el resultado del proceso, toda vez que el control judicial no se puede considerar como una “nueva instancia” resultante de las decisiones de adopta la administración, toda vez que la actividad judicial difiere totalmente de la actividad que ejerce la administración, pues con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 1437 y en el artículo 172 de la Decisión 486, corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer de las controversias que se susciten con relación a las decisiones que adopta la administración correspondientes a la propiedad intelectual, esto es, ejercer el control judicial de las decisiones de la parte demandada.

Existen tres tipos de acciones que se pueden ejercer respecto de las solicitudes de registros marcarios, estas son, la de nulidad absoluta, la de nulidad relativa y el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. 45. En suma, la Sala considera que, en el caso sub examine, el trámite de la presente acción no puede ser tomado como “nueva instancia” del procedimiento administrativo, en la medida en que la parte demandante puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486, con el fin de que se estudie la legalidad de los actos administrativos que concedieron registros marcarios, motivo por el cual no está llamado a prosperar.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 46. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 47.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”[62]. 48.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[63]. 49. Esta prohibición de registro se fundamenta en que, dadas las condiciones señaladas anteriormente en la marca cuestionada, “[…] no sólo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, generando riesgo de confusión o de asociación en la selección de productos o servicios identificados con la marca […]”[64]. 50.

Esta Sección[65], siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”[66]. 51. Asimismo, frente a la distintividad el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] la distintividad tiene un doble aspecto: a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado [y la] b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado […]”[67] (Destacado fuera de texto). 52.

Al respecto, también precisó que “[…] la falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca […]” y que la distintividad extrínseca “[…] se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.

En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado […]”[68]. 53. En este sentido, para establecer la existencia de un riesgo de confusión o asociación, es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre las marcas enfrentadas, tanto entre sí, como en relación con los servicios distinguidos por ellas, considerando, además, la situación de los usuarios. 54.

En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si las marcas nominativas y mixtas ESSA, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se subsumen dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad de los registros marcarios. Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas 55.

Atendiendo a que, en el caso sub examine, la comparación se realizará, por un lado, entre marcas nominativas y, por el otro, entre marcas mixtas y nominativas, la Sala considera que, en aplicación de los criterios para comparar este tipo de marcas, se debe determinar cuál es el elemento predominante en las marcas mixtas. 56. En este sentido, la Sala considera que en las marcas mixta el elemento predominante es el nominativo por tener mayor influencia en la mente del consumidor, debido a que son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y es la forma como se solicitarán los productos en el mercado.

Asimismo, los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente que permita concluir que es el predominante en los signos. 57. Por lo anterior, la Sala procederá a la comparación de las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas en la Interpretación Prejudicial que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo y aquellas aplicables a las marcas nominativas, a saber: “[…] 2.

Comparación entre marcas denominativas 2.1. Como un extremo de la controversia radicaría en la presunta confusión entre las marcas ESSA (denominativas) y las marcas (ESSO) (denominativas), es necesario que se comparen teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.4.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre las marcas ESSA (denominativas) y las marcas (ESSO) (denominativas). 3. Comparación entre marcas mixtas y denominativas 3.1 Un extremo de la controversia radica en la presunta confusión entre los signos solicitados ESSA (mixtas) y las marcas inscritas (ESSO) (denominativas).

En ese sentido, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado; y por un elemento denominativo, por el otro. Los elementos denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. Los figurativos, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, iconos, etc. […] 3.4.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer si pudo o no haber existido riesgo de confusión y/o de asociación entre las marcas ESSA (mixtas) y las marcas (ESSO) (denominativas), al momento en que la SIC procedió con el registro […]”[69].

(Destacado de la Sala) 58. La Sala también tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas confrontadas puede darse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] 1.6 Se deberá determinar si la oficina nacional competente efectuó un adecuado examen para determinar si entre los signos confrontados existe o no identidad o semejanza, y si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”[70].

(Destacado de la Sala) 59. La Sala observará igualmente las siguientes reglas desarrolladas por el Tribunal de Justicia para el cotejo entre marcas: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c). El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general […]”[71]. (Destacado de la Sala) 60. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la Sala procederá a realizar el cotejo entre las marcas enfrentadas, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia para el efecto: Comparación ortográfica 61.

El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de las marcas cotejadas desde el punto de vista de su configuración, es decir, tomando en cuenta la secuencia de las vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto. 62. Según las reglas de cotejo anteriormente enunciadas, la Sala observa que las marcas: i) tienen el mismo número de sílabas, en donde la primera sílaba es la misma para ambas marcas; ii) se componen de cuatro (4) letras, esto es dos consonantes y dos vocales; y iii) comparten una vocal y dos consonantes que se encuentran en la misma posición; por lo que se concluye que existe una semejanza entre ambas marcas, así: |Marca |E |SSA | |cuestionada | | | |Marcas |E |SSO | |registradas | | | |Núm. Sílabas|1 |2 | |E |S |S |A | |1 |2 |3 |4 | |E |S |S |O | |1 |2 |3 |4 | Comparación fonética 63.

El aspecto fonético se refiere a la semejanza de los sonidos al pronunciar las marcas enfrentadas. En el presente caso, las expresiones en conflicto comparten la misma sílaba tónica en la misma posición, es decir, la sílaba que tiene mayor prominencia fonética (acento prosódico): E. Lo anterior conlleva a que, al pronunciar las marcas enfrentadas en voz alta y en forma sucesiva, se genere una impresión de semejanza: ESSA – ESSO – ESSA – ESSO – ESSA – ESSO – ESSA – ESSO – ESSA – ESSO – ESSA – ESSO – ESSA – ESSO – ESSA – ESSO – ESSA – ESSO – ESSA – ESSO– ESSA – ESSO – ESSA – ESSO – Comparación conceptual o ideológica 64.

El aspecto conceptual o ideológico hace referencia a la idea o concepto que evocan los signos, de manera que la similitud se configura si los signos evocan una idea semejante o idéntica. 65. La Sala considera que las marcas son de fantasía, esto es, que fueron producto del ingenio e imaginación de sus autores y que no tienen significado propio en el idioma español, por lo que no procede la comparación desde este aspecto. 66.

Teniendo en cuenta el anterior análisis, una vez realizada la comparación de las marcas enfrentadas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias; la Sala considera que entre las marcas ESSA y ESSO existe una similitud desde el punto de vista ortográfico y fonético, por lo que se cumple el primer supuesto fáctico previsto para la configuración de la causal de irregistrabilidad.

En este sentido, la Sala procederá a estudiar el segundo supuesto fáctico, esto es, si existe conexidad competitiva entre los servicios que identifican las marcas. Segundo supuesto: conexidad competitiva entre servicios 67. Para el análisis del segundo criterio, esto es la conexidad entre los productos o servicios que el signo pretenden identificar con aquellos que la marca identifica, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los servicios identificados por los signos en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado a registro y la marca registrada. 68.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha desarrollado los criterios con el fin de determinar la conexidad competitiva entre los productos o servicios que identifican las marcas, en los siguientes términos: “[…] el Tribunal, en la referida Interpretación Prejudicial, trajo a colación los criterios de conexión competitiva así: “a) El grado de sustitución entre los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.” b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es un complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 3.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros. - Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g. candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g. ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. 4.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.” Sobre este asunto, la Sala precisa que, a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos los criterios para la consecución del propósito de establecer dicha conexión. […]”.

(Destacado de la Sala). 69. La Sala, en reciente pronunciamiento[72], en relación con la conexidad entre los productos, consideró: “[…] Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos o servicios que los signos enfrentados pretenden identificar, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados por los signos en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre las marcas enfrentadas, entre los que se encuentran: i) la inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor, ii) canales de comercialización; iii) mismos medios de publicidad;

(iv) relación o vinculación entre los productos; (v) uso conjunto o complementario de productos; (vi) partes y accesorios; (vii) mismo género de los productos; (viii) misma finalidad; (ix) intercambiabilidad de los productos […]”. 70. Teniendo en cuenta lo expuesto supra, la Sala procederá a aplicar los criterios para determinar la existencia de una conexión competitiva entre las marcas enfrentadas, específicamente entre las expresiones ESSA y ESSO aplicando cada uno de los criterios establecidos para el efecto: Criterios para determinar la existencia de una conexión competitiva 71.

La Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 2018[73], se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.

La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 75.

Precisado lo anterior, la Sala considera que los servicios que identifica cada una de las marcas difieren, por las siguientes razones: 1. Los servicios de “gestión y administración de negocios comerciales relacionados con la prestación de servicios públicos domiciliarios” de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, de las marcas ESSA comprende la gestión y administración de negocios únicamente relacionados con los servicios públicos domiciliarios, los cuales difieren de aquellos que identifican las marcas ESSO, los cuales se refieren a la gestión de negocios pero desde el punto de vista comercial en general y, específicamente, al sector de trabajos de oficina. 2.

Los servicios de “construcción, reparación, instalación, mantenimiento” de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, comercializado con las marcas ESSA, son similares a la “construcción; reparación; servicios de instalación” comercializados por las marcas ESSO; sin embargo, se diferencian en que sus titulares operan en sectores comerciales diferentes, pues las marcas ESSA, que corresponde a la abreviatura de Electrificadora de Santander S.A., ejerce su labor comercial en el segmento del servicio público de energía eléctrica, lo que permite identificar que los servicios ofrecidos se desarrollaran en dicho segmento; mientras los servicios ofrecidos por las marcas ESSO, teniendo en cuenta el segmento comercial de las marcas ESSO no es la prestación de servicios públicos domiciliarios, permite diferenciarla de las marcas ESSA. 3.

El servicio “transporte de energía, transporte y descarga de desechos” de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, comercializado con las marcas ESSA es claramente diferente al servicio “transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes” de la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza comercializado por las marcas ESSO, toda vez que se diferencian en el elemento transportado, pues, el servicio de las marcas ESSA transporta energía eléctrica y desechos, mientras que el servicio ofrecido por las marcas ESSO transportan mercadería. Relación o vinculación entre los servicios, canales de comercialización y mismos medios de publicidad 76.

Uso conjunto o complementario de los servicios, misma finalidad e intercambiabilidad 77. La Sala considera que los servicios que identifican las marcas tampoco pueden catalogarse como complementarios ni intercambiables debido a que son utilizados en sectores diferentes, como se explicó supra. Asimismo, los destinatarios y la finalidad de los servicios es diferente, en la medida en que los servicios que identifican las marcas del tercero con interés directo en el resultado del proceso, están dirigidas únicamente a la prestación del servicio público de energía, limitando su campo de acción, lo cual no ocurre con las marcas de la parte demandante. 78.

Conclusión 79. La Sala considera que la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad relativa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no corresponde a una “nueva instancia”, toda vez que es el mecanismo jurídico procedente para estudiar la legalidad de los actos administrativos que conceden registros marcarios y respecto de los cuales se alega alguna causal de nulidad relativa. 80.

La Sala considera que, aunque existe similitud ortográfica y fonética entre las marcas enfrentadas, no existe conexidad competitiva entre los servicios que identifican las marcas, motivo por el cual las marcas nominativas y mixtas ESSA no están incursas en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, comoquiera que no se cumplen los dos supuestos previstos en la norma. 81.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene incólume la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 61407 de 9 de noviembre de 2010, 61408 de 9 de noviembre de 2010, 61410 de 9 de noviembre de 2010, 61417 de 9 de noviembre de 2010, 33644 de 24 de junio de 2011 y 33645 de 24 de junio de 2011 y, en consecuencia, la Sala habrá de negar las pretensiones de la nulidad de los actos administrativos acusados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidenta Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 4 [2] Cfr. Folios 87 a 109 [3] “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. […]”. [4] “Régimen Común Sobre Propiedad Industrial” [5] Esta resolución el registro de la marca ESSA (nominativa), a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. [6] Esta resolución el registro de la marca ESSA (nominativa), a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. para identificar servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. [7] Esta resolución el registro de la marca ESSA (nominativa), a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. para identificar servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. [8] Esta resolución el registro de la marca ESSA (mixta), a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. [9] Esta resolución el registro de la marca ESSA (mixta), a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. para identificar servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. [10] Esta resolución el registro de la marca ESSA (mixta), a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. para identificar servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. [11] Cfr. Folio 96 [12] La Directora de Signos Distintivos revocó la publicación del extracto de la marca mixta ESSA para distinguir servicios de la Clase 37, por considerar que era errónea, yerro que fue saneado en la publicación de dicho extracto, en debida forma, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 627 de 20 de abril de 2011. [13] “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. [14] Cfr. Folio 100 [15] Cfr. Folio 104 [16] Cfr. Folio 105 [17] Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 139 [18] Cfr. Folios 125 a 138 [19] Cfr. Folios 128 y 129 [20] Cfr. Folio 134 [21] Cfr. Folios 136 y 137 [22] Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 224 [23] Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 209 a 223 [24] Cfr. Folio 221 [25] Ibidem [26] Ibidem [27] Cfr. Folio 259 a 271 [28] Cfr. Folios 223 a 224. [29] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” [30] Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [31] Cfr. Folios 310 a 327 [32] Cfr. Folios 341 a 343 [33] “[…] Artículo 149.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. [34] “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones.

Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. [35] Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. [36] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [37] Cfr. Folio 12 [38] Cfr. Folio 14 [39] Cfr. Folio 16 [40] Cfr. Folio 18 [41] Cfr. Folio 20 [42] Cfr. Folio 22 [43] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [44] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [45] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [46] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [47] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [48] “[…] Artículo 104.

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa […]. [49] “[…] Artículo 138.

Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior […]”. [50] “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]”. [51] Cfr. Folio 13 [52] Cfr. Folio 19 [53] Cfr. Folio 330 [54] Cfr. Folio 15 [55] Cfr. Folio 21 [56] Cfr. Folio 329 [57] Cfr. Folio 19 [58] Cfr. Folio 23 [59] Cfr. Folio 328 [60] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Auto de 17 de agosto de 2017, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00335-00.

Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 15 de marzo de 2018, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2006-00254-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 25 de enero de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00305-00.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de octubre de 2015, C.P.: Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radiación: 11001-03-24-000-2006-00248- 00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo de 2015, C.P.: María Elizabeth García González, núm. único de radiación: 11001-03-24-000-2007-00070-00.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia 19 de febrero de 2004, C.P.: Olga Inés Navarrete Barrero núm. único de radicación: 11001- 03-24-000-2001-00033-01. [61] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 15 de septiembre de 2011, C.P.: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2004- 00155-01. [62] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016. [63] Ibidem. [64] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 377-IP-2015 de 7 de julio de 2016, pág. 5. [65] Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. [66] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. [67] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 369-IP-2018 de 28 de junio de 2019. [68] Ibidem. [69] Cfr. Folios 267 y 268 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial. Proceso 619-IP-2015 de 6 de julio de 2016, págs. 9 y 10. [70] Cfr. Folios 265 y 266 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 619-IP-2015 de 6 de julio de 2016, págs. 7 y 8. [71] Cfr. Folio 266. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 619-IP-2015 de 6 de julio de 2016, pág. 8. [72] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencia de 26 de junio de 2020; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020130002800. [73] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700.