11001-03-24-000-2012-00295-00 — Consejo de Estado

11001-03-24-000-2012-00295-00Consejo de Estado · SECCIÓN PRIMERASentencia2020-06-26

Ponente: Hernando Sánchez Sánchez

Actor: Ferrero S.P.A·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio – Sic

De qué trata

Síntesis: [L]a Sala procederá a realizar el cotejo entre las marcas enfrentadas, específicamente entre las expresiones KINDY y KINDER, y entre KINDY y KINDER SORPRESA aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia para el efecto. […] [L]a Sala considera que entre las expresiones KINDY y KINDER existe una identidad y similitud ortográfica y fonética, lo que genera una semejanza entre las marcas enfrentadas, aun si no existe una identidad o semejanza conceptual entre ellas. En suma, una vez realizada la comparación de las marcas enfrentadas, de manera conjunta y sucesiva, y teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que en el presente caso se cumple el primer supuesto de la causal sub examine, cual es, que haya semejanza entre las marcas enfrentadas. No obstante lo anterior, para que exista confusión entre marcas se requiere no solo que haya semejanza entre ellas, aspecto que se acaba de analizar, sino que además debe verificarse si se presenta o no una conexión competitiva respecto de los productos que las marcas en disputa protegen. Finalmente, respecto de la comparación entre las marcas KINDY y KINDER SORPRESA, como se expuso en el análisis anterior, es claro que no existe una similitud ortográfica, fonética ni conceptual entre las mismas, por lo que, frente a estas, no se cumple el primer supuesto de la causal sub examine. De esta forma, al no existir semejanza entre estas marcas, entonces no hay riesgo de confusión o asociación entre ellas y, por ende, no es necesario efectuar el estudio de conexión competitiva frente a estas en particular. […] La Sala encuentra que, por cuanto se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que existe, en una visión de conjunto, semejanzas entre las marcas KINDY y KINDER objeto de comparación de las que se puede derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, es necesario proceder a analizar el segundo supuesto sobre los productos que identifican tanto la marca cuestionada como las marcas registradas de las cuales es titular la parte demandante, teniendo en cuenta que la causal del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. […] Al aplicar las reglas de conexidad competitiva al caso sub examine, la Sala estima que entre las citadas clases no existe dicha conexión, toda vez que además de que los productos amparados no pertenecen a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, van dirigidos a consumidores diferentes, tienen finalidades diferentes y no son complementarios ni sustituibles entre sí. […] En cuanto los canales de comercialización y medios de publicidad, si bien es cierto que ambas clases de productos pueden compartir los mismos canales de comercialización y medios de publicidad, tales como grandes cadenas, tiendas o supermercados, esta circunstancia poco influye para que en este caso pueda producirse una conexión competitiva por cuanto en estos lugares se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cuanto a la relación o vinculación entre los productos, la Sala considera que no se presenta en este caso toda vez que no hay relación entre jugos de frutas y concentrados, con alimentos de origen vegetal preparados para consumo o conservación, así como productos auxiliares destinados a mejorar el sabor de los alimentos, más allá de que ambos pertenecen al género de alimentos. Además, dichos productos tienen diferentes finalidades, en cuanto los productos de la marca cuestionada KINDY tienen como fin ser una bebida a base de frutas, mientras que los productos de las marcas previamente registradas no tienen esa finalidad, toda vez que se trata de alimentos a base de chocolate, café o té, o cereales, los cuales se encuentran expresamente excluidos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza a la que pertenecen los productos de la marca mixta KINDY. Tampoco son productos complementarios ni sustituibles entre sí, dado que las características, destinatarios o consumidores y finalidades de ellos difieren, como se dijo anteriormente. […] Tampoco son complementarios, pues el consumo de los productos de la marca cuestionada no genera la necesidad de consumir productos de chocolate u otros de los incluidos en la Clase 30 y ofrecidos por las marcas de la parte demandante. En suma, la Sala observa que, en el caso sub examine, entre los productos identificados por las marcas cotejadas no existe relación o conexión competitiva que induzca a confusión al público consumidor.PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto KINDY y la marca mixta KINDER HUEVO CON SORPRESA / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO - De la marca mixta KINDER HUEVO CON SORPRESA / COTEJO MARCARIO - No procede porque la marca opositora no se encuentra vigente[A]tendiendo a que; i) en el presente caso nos encontramos ante una acción de nulidad relativa; y ii) la marca mixta opositora KINDER HUEVO CON SORPRESA, con registro núm. 212548, que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, caducó el 24 de julio de 2018, como consta en el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada; la Sala considera que, reiterando la jurisprudencia de la Sección en relación a la aplicación de la regla establecida en el inciso 2.° del artículo 172 de la Decisión 486, no hay lugar a efectuar el cotejo marcario frente a esta marca, comoquiera que, a la fecha, al momento de resolver sobre la presente acción de nulidad relativa, la marca objeto de oposición en la que se fundamentaría la aplicación de la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a), no se encuentra vigente. Así, debido a la caducidad de la marca opositora, la causal de nulidad invocada deja de ser aplicable al presente caso. Por ende, la Sala reitera que, de conformidad con la norma citada supra, no puede ser usada como fundamento para la pretendida cancelación del registro de la marca mixta KINDY.MARCA NOTORIA - Concepto / MARCA NOTORIA - Prueba / MARCA NOTORIA - No lo es la marca nominativa KINDER SORPRESALa parte demandante, dentro de los cargos de violación, manifestó que la marca nominativa KINDER SORPRESA con registro núm. 224254 es una marca notoria y, como tal, debe ser objeto de protección especial frente a los riesgos de asociación y aprovechamiento que, según afirmó, se generan con el registro de la marca mixta KINDY. De manera que, con los actos administrativos acusados, la parte demandada vulneró el literal h) del artículo 136, y el artículo 225 de la Decisión 486 al conceder el registro de la marca mixta KINDY para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Como prueba de la notoriedad de su marca nominativa KINDER SORPRESA, la parte demandante aportó al proceso la Resolución núm. 14724 de 16 de marzo de 2010, expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró “[…] la notoriedad del registro KINDER SORPRESA a nombre de FERRERO S.P.A. para identificar confitería de chocolate en forma de huevo, propia de la clase 30 internacional para el periodo transcurrido entre los años 2006 a 2009 inclusive […]”. Considerando el cargo referido, la Sala procederá a realizar el análisis pertinente aplicando la normatividad andina y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre los signos distintivos notoriamente conocidos y su prueba para determinar si la marca nominativa KINDER SORPRESA es notoria y, por ende, si se configura la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486. En este sentido, la Sala considera que la Resolución núm. 14724 de 16 de marzo de 2010 allegada por la parte demandante no es suficiente para demostrar la notoriedad de la marca nominativa KINDER SORPRESA, en razón a que la parte que alega la notoriedad debe probarla presentando todos los medios de prueba pertinentes para el efecto, por cuanto el estatus de notorio pudo variar desde el momento en que se prestaron las pruebas ante la parte demandada para que esta, en ese momento en particular, reconociera la notoriedad de la marca referida. Lo anterior considerando, además, que el mismo acto administrativo que declaró la notoriedad señaló específicamente que dicha notoriedad se reconocía concretamente para el periodo transcurrido entre los años 2006 y 2009, y en el presente caso, la marca cuestionada se registró con posterioridad a ese periodo. Así las cosas, la Sala considera que no se encuentra probada la notoriedad de la marca nominativa KINDER SORPRESA y, en consecuencia, no procede la aplicación de los artículos 136 literal h) y 225 de la Decisión 486, como tampoco se encuentra acreditada su violación.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto KINDY, las marcas mixtas KINDER y KINDER COUNTRY de la clase 30 y nominativas KINDER COUNTRY y KINDER SORPRESA de la clase 30, previamente registradas / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es COUNTRY en las clases 30 y 32 y por ello se excluye del análisis de registrabilidad / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo mixto KINDY en la clase 32 porque no tiene similitud con la marca nominativa KINDER SORPRESA y porque, a pesar de existir semejanza, no existe relación o conexión competitiva que induzca a confusión al público consumidor con las marcas mixtas KINDER y KINDER COUNTRY y nominativa KINDER COUNTRY [L]a Sala procederá a realizar el cotejo entre las marcas enfrentadas, específicamente entre las expresiones KINDY y KINDER, y entre KINDY y KINDER SORPRESA aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia para el efecto. […] [L]a Sala considera que entre las expresiones KINDY y KINDER existe una identidad y similitud ortográfica y fonética, lo que genera una semejanza entre las marcas enfrentadas, aun si no existe una identidad o semejanza conceptual entre ellas.

En suma, una vez realizada la comparación de las marcas enfrentadas, de manera conjunta y sucesiva, y teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que en el presente caso se cumple el primer supuesto de la causal sub examine, cual es, que haya semejanza entre las marcas enfrentadas. No obstante lo anterior, para que exista confusión entre marcas se requiere no solo que haya semejanza entre ellas, aspecto que se acaba de analizar, sino que además debe verificarse si se presenta o no una conexión competitiva respecto de los productos que las marcas en disputa protegen.

Finalmente, respecto de la comparación entre las marcas KINDY y KINDER SORPRESA, como se expuso en el análisis anterior, es claro que no existe una similitud ortográfica, fonética ni conceptual entre las mismas, por lo que, frente a estas, no se cumple el primer supuesto de la causal sub examine. De esta forma, al no existir semejanza entre estas marcas, entonces no hay riesgo de confusión o asociación entre ellas y, por ende, no es necesario efectuar el estudio de conexión competitiva frente a estas en particular. […] La Sala encuentra que, por cuanto se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que existe, en una visión de conjunto, semejanzas entre las marcas KINDY y KINDER objeto de comparación de las que se puede derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, es necesario proceder a analizar el segundo supuesto sobre los productos que identifican tanto la marca cuestionada como las marcas registradas de las cuales es titular la parte demandante, teniendo en cuenta que la causal del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. […] Al aplicar las reglas de conexidad competitiva al caso sub examine, la Sala estima que entre las citadas clases no existe dicha conexión, toda vez que además de que los productos amparados no pertenecen a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, van dirigidos a consumidores diferentes, tienen finalidades diferentes y no son complementarios ni sustituibles entre sí. […] En cuanto los canales de comercialización y medios de publicidad, si bien es cierto que ambas clases de productos pueden compartir los mismos canales de comercialización y medios de publicidad, tales como grandes cadenas, tiendas o supermercados, esta circunstancia poco influye para que en este caso pueda producirse una conexión competitiva por cuanto en estos lugares se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cuanto a la relación o vinculación entre los productos, la Sala considera que no se presenta en este caso toda vez que no hay relación entre jugos de frutas y concentrados, con alimentos de origen vegetal preparados para consumo o conservación, así como productos auxiliares destinados a mejorar el sabor de los alimentos, más allá de que ambos pertenecen al género de alimentos.

Además, dichos productos tienen diferentes finalidades, en cuanto los productos de la marca cuestionada KINDY tienen como fin ser una bebida a base de frutas, mientras que los productos de las marcas previamente registradas no tienen esa finalidad, toda vez que se trata de alimentos a base de chocolate, café o té, o cereales, los cuales se encuentran expresamente excluidos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza a la que pertenecen los productos de la marca mixta KINDY.

Tampoco son productos complementarios ni sustituibles entre sí, dado que las características, destinatarios o consumidores y finalidades de ellos difieren, como se dijo anteriormente. […] Tampoco son complementarios, pues el consumo de los productos de la marca cuestionada no genera la necesidad de consumir productos de chocolate u otros de los incluidos en la Clase 30 y ofrecidos por las marcas de la parte demandante.

En suma, la Sala observa que, en el caso sub examine, entre los productos identificados por las marcas cotejadas no existe relación o conexión competitiva que induzca a confusión al público consumidor. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto KINDY y la marca mixta KINDER HUEVO CON SORPRESA / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – De la marca mixta KINDER HUEVO CON SORPRESA / COTEJO MARCARIO – No procede porque la marca opositora no se encuentra vigente [A]tendiendo a que; i) en el presente caso nos encontramos ante una acción de nulidad relativa; y ii) la marca mixta opositora KINDER HUEVO CON SORPRESA, con registro núm. 212548, que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, caducó el 24 de julio de 2018, como consta en el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada; la Sala considera que, reiterando la jurisprudencia de la Sección en relación a la aplicación de la regla establecida en el inciso 2.° del artículo 172 de la Decisión 486, no hay lugar a efectuar el cotejo marcario frente a esta marca, comoquiera que, a la fecha, al momento de resolver sobre la presente acción de nulidad relativa, la marca objeto de oposición en la que se fundamentaría la aplicación de la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a), no se encuentra vigente.

Así, debido a la caducidad de la marca opositora, la causal de nulidad invocada deja de ser aplicable al presente caso. Por ende, la Sala reitera que, de conformidad con la norma citada supra, no puede ser usada como fundamento para la pretendida cancelación del registro de la marca mixta KINDY. MARCA NOTORIA - Concepto / MARCA NOTORIA – Prueba / MARCA NOTORIA – No lo es la marca nominativa KINDER SORPRESA La parte demandante, dentro de los cargos de violación, manifestó que la marca nominativa KINDER SORPRESA con registro núm. 224254 es una marca notoria y, como tal, debe ser objeto de protección especial frente a los riesgos de asociación y aprovechamiento que, según afirmó, se generan con el registro de la marca mixta KINDY.

De manera que, con los actos administrativos acusados, la parte demandada vulneró el literal h) del artículo 136, y el artículo 225 de la Decisión 486 al conceder el registro de la marca mixta KINDY para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Como prueba de la notoriedad de su marca nominativa KINDER SORPRESA, la parte demandante aportó al proceso la Resolución núm. 14724 de 16 de marzo de 2010, expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró “[…] la notoriedad del registro KINDER SORPRESA a nombre de FERRERO S.P.A. para identificar confitería de chocolate en forma de huevo, propia de la clase 30 internacional para el periodo transcurrido entre los años 2006 a 2009 inclusive […]”.

Considerando el cargo referido, la Sala procederá a realizar el análisis pertinente aplicando la normatividad andina y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre los signos distintivos notoriamente conocidos y su prueba para determinar si la marca nominativa KINDER SORPRESA es notoria y, por ende, si se configura la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486.

En este sentido, la Sala considera que la Resolución núm. 14724 de 16 de marzo de 2010 allegada por la parte demandante no es suficiente para demostrar la notoriedad de la marca nominativa KINDER SORPRESA, en razón a que la parte que alega la notoriedad debe probarla presentando todos los medios de prueba pertinentes para el efecto, por cuanto el estatus de notorio pudo variar desde el momento en que se prestaron las pruebas ante la parte demandada para que esta, en ese momento en particular, reconociera la notoriedad de la marca referida.

Lo anterior considerando, además, que el mismo acto administrativo que declaró la notoriedad señaló específicamente que dicha notoriedad se reconocía concretamente para el periodo transcurrido entre los años 2006 y 2009, y en el presente caso, la marca cuestionada se registró con posterioridad a ese periodo. Así las cosas, la Sala considera que no se encuentra probada la notoriedad de la marca nominativa KINDER SORPRESA y, en consecuencia, no procede la aplicación de los artículos 136 literal h) y 225 de la Decisión 486, como tampoco se encuentra acreditada su violación. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 225 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00295-00 Actor: FERRERO S.P.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa Temas: Cotejo de Marcas.

Protección del signo distintivo notoriamente conocido SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Ferrero S.P.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 73129 de 27 de diciembre de 2010, 8481 de 18 de febrero de 2011 y 48371 de 12 de septiembre de 2011.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Ferrero S.P.A., en adelante la parte demandante,[1], presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 172[3] de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[4], para que se declare la nulidad de: i) la resolución núm. 73129 de 27 de diciembre de 2010, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”;[5] y ii) la resolución núm. 8481 de 18 de febrero de 2011, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y iii) la resolución núm. 48371 de 12 de septiembre de 2011, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación[6]”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta KINDY que identifica productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Crema Paraíso S.A., en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones[7]: “[…] 1. Que al estar las marcas KINDER, KINDER COUNTRY, KINDER SORPRESA y KINDER HUEVO CON SORPRESA de FERRRERO S.P.A. registradas y vigentes en la clase 30 al momento de expedirse las decisiones demandadas y siendo que la marca KINDER SORPRESA fue declarada notoria, la oposición presentada contra la marca mixta KINDY en la clase 32 era fundada, conforme las prohibiciones contenidas en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.

Que son nulas la Resolución No. 73129 del 27 de diciembre de 2010 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por FERRERO S.P.A. y se concedió el registro de la marca mixta KINDY en la clase 32 solicitada por CREMA PARAÍSO S.A.; la Resolución No. 8481 del 18 de febrero de 2011 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 73129 del 27 de diciembre de 2010; y la Resolución No. 48371 del 12 de septiembre de 2011 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 73129 del 27 de diciembre de 2010. 3.

Que, como consecuencia de la nulidad decretada, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro No. 448283, correspondiente a la marca mixta KINDY en la clase 32. […]”. Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 14 de mayo de 2010, el registro como marca del signo mixto KINDY, para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. La referida solicitud se publicó el 19 de julio de 2010 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 618, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en sus marcas mixtas KINDER, KINDER COUNTRY y KINDER HUEVO CON SORPRESA y sus marcas nominativas KINDER, KINDER COUNTRY y KINDER SORPRESA que identifican productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

La Directora de la División de Signos Distintivos de la parte demandada, por medio de la Resolución núm. 73129 de 27 de diciembre de 2010, declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta KINDY para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

La parte demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 73129 de 27 de diciembre de 2010. 5. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 8481 de 18 de febrero de 2011, confirmó la Resolución núm. 73129 de 27 de diciembre de 2010, y concedió el recurso de apelación. 6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 48371 de 12 de septiembre de 2011, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 73129 de 27 de diciembre de 2010. Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 136 literales a) y h)[8] y 225[9] de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[10], en adelante Decisión 486; así como la vulneración del artículo 61[11] de la Constitución Política de Colombia.

Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Primer cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 1. Indicó que, la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, toda vez que “[…] al momento de solicitarse el registro de la marca mixta KINDY en clase 32, las marcas KINDER, KINDER COUNTRY, KINDER SORPRESA Y KINDER HUEVO CON SORPRESA se encontraban registradas en clase 30 a nombre de la sociedad FERRERO S.P.A. […]”[12]. 2.

Señaló que “[…] la utilización de elementos similares, y la similar disposición de esos elementos, determinan una visión en conjunto muy similar. En el presente caso, es claro que las marcas en conflicto están diseñadas de tal forma que la fuerza visual de los elementos que las constituyen recae sobres sus componentes nominativos KINDER y KINDY, los cuales adicionalmente son similarmente confundibles […]”[13].

Igualmente, reiteró que “[…] es evidente que en las marcas KINDER y KINDY predomina su elemento nominativo KINDER/KINDY. Es fácil llegar a esta conclusión siendo que de la marca nominativa KINDER derivan las demás marcas de mi representada: KINDER (MIXTA), KINDER COUNTRY, KINDER SORPRESA y KINDER HUEVO CON SORPRESA, y al ser claro que fue registrada como marca nominativa, estando constituida exclusivamente por una única palabra: KINDER.

Por su lado, el elemento gráfico de la marca KINDY es claramente secundario […]”[14]. 3. Sostuvo, en cuanto a la comparación visual, ortográfica y fonética entre las marcas enfrentadas, que “[…] existe riesgo de confusión en el factor tópico de las marcas KINDER y KINDY, pues son palabras graves bisilábicas cuya sílaba tónica es la misma (KIN), sus primeras cuatro letras son iguales (KIND), tienen prácticamente las mismas consonantes dispuestas en un orden idéntico (K-N- D-R / K-N-D) y cuentan con la misma vocal (I) en idéntica posición. Además, la palabra KINDER está compuesta por 6 letras y KINDY por 5 […]”[15]. 4.

Manifestó, en cuanto a la conexidad entre los productos que identifican las marcas en conflicto, que “[…] las marcas KINDER de mi representada y KINDY distinguen productos que tienen una íntima conexión competitiva, pues al ser productos alimenticios de las clases 30 y 32 cuentan con la misma naturaleza y finalidad: son alimentos para el consumo humano. Adicionalmente, se comercializan y promocionan a través de los mismos canales.

Lo anterior es de fundamental importancia en razón de la calidad de notoria de la marca KINDER SORPRESA, teniendo en cuenta que su coexistencia con la marca KINDY implicaría un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca previamente registrada, y la dilución de su fuerza distintiva […]”[16]. 5. Añadió que “[…] siendo que las marcas KINDER de FERRERO S.P.A. amparan todos los productos de la clase 30, tales como: chocolates, dulces, confitería, pastelería, bizcochos, ponqués, cereales, bebidas con base en café, té, cocoa o chocolate, helados comestibles y goma de mascar (productos alimenticios), y la marca KINDY registrada con posterioridad identifica jugos de frutas y concentrados en todas sus versiones, no puede desconocerse el hecho que las marcas en cuestión amparan productos íntimamente relacionados (productos alimenticios y bebidas para consumo humano) y claramente complementarios.

En efecto, muchos de los empresarios del sector alimenticio expanden sus negocios para abarcar todo el ramo, produciendo alimentos y bebidas […]”[17]. Segundo cargo: Violación del literal h) del artículo 136 y el artículo 225 de la Decisión 486 6. Indicó que, la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, violó los artículos 136 literal h) y 225 de la Decisión 486, toda vez que “[…] obvió la calidad de notoria de la marca KINDER SORPRESA, vulnerando los derechos de mi representada […]”.[18] 7.

Afirmó que “[…] teniendo en cuenta que se demostró con suficiencia que la marca KINDY concedida por la Superintendenci a de Industria y Comercio mediante los actos demandados es claramente confundible con las marcas KINDER de mi representada, y adicionalmente la marca KINDER SORPRESA es notoriamente conocida, es preciso que se le otorgue la protección especial que merece como consecuencia de su calidad de signo notorio […]”.[19] 8.

Añadió que “[…] así las cosas, es evidente que el registro de la marca KINDY genera un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca KINDER SORPRESA de mi representada y una dilución de su fuerza distintiva y valor publicitario […]”[20]. 9. Por último, sostuvo que “[…] la marca notoria es una marca que posee un carácter distintivo especial, de mayor grado que el de cualquier marca, el cual ha sido construido por un titular mediante inversiones considerables en publicidad y mercadeo, las cuales la ley marcaria reconoce y protege.

Evidentemente, si coexisten en el mercado y en el registro las marcas KINDER SORPRESA para chocolates y KINDY para bebidas, la marca notoria KINDER SORPRESA irá perdiendo su carácter distintivo y se debilitará […]”[21]. Contestación de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada[22] contestó la demanda[23] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto de los cargos de violación de los literal a) y h) del artículo 136 y el artículo 225 de la Decisión 486 1.

Sostuvo que no se vulneraron los artículos 136 literales a) y h) y 225 de la Decisión 486, toda vez que “[…] efectuando un examen conjunto de las marcas enfrentadas “KINDY” y “KINDER” no arroja confusión, por cuanto en su conjunto cada uno de los signos se encuentra provisto de la suficiente carga diferenciadora e individualizado ra, en tal sentido son percibidos de diferentes manera; así tenemos que la comparación debe atender a una visión de conjunto lo que evita fraccionamiento de los signos y lleva a la extracción de la dimensión característica de los mismos […]”[24]. 2.

Afirmó, en cuanto al análisis comparativo, que “[…] entre las marcas confrontadas no se presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación, lo cual se debe a que, en los campos ortográfico, fonético, conceptual y visual difieren, de modo que resultan individualizabl es. […] En el presente caso se observa que, si bien las marcas coinciden en una de sus sílabas, difieren en el restante de su composición, como quedo registrado en el cuadro arriba expuesto; lo anterior permite distinguir los signos al pronunciarse ya que configuran fonemas divergentes, en el caso de la marca demandada uno vocálico cerrado al final, y en el caso de la marca demandante vocálico medio y vibrante simple al final.

Añadió que “[…] la expresión “KINDY” para distinguir productos de la clase 32, al contrario de lo que afirma el demandante, tiene la suficiente fuera distintiva, por cuanto al efectuar el examen conjuntual de los signos comparados se tiene que, las dos expresiones registradas se hacen suficientemente distintivas entre si y en consecuencia no pueden llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial […] Entre las expresiones en conflicto “KINDY” frente a “KINDER”, existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciadores entre si, y que, en consecuencia, el registro marcario concedido, frente al solicitado se hace suficientemente distintivo de cara a la percepción de los consumidores, lo que permite su coexistencia en el mercado […]”[26]. 4.

Señaló que “[…] los signos cuentan con elementos adicionales que coadyuvan en su diferenciación; pues como se puede verificar, la marca demandada cuenta con elementos gráficos tales como un diseño semicircular en la parte superior de la denominación en cuyo interior se encuentra una figura de color amarillo que evoca el sol, así como la caligrafía y la reivindicación de colores rojo y verde, mientras que las marcas demandantes se encuentran compuestas de expresiones adicionales como SORPRESA, COUNTRY, HUEVO SORPRESA, y otros elementos gráficos como el tipo de letra y otros colores reivindicados; lo cual permite al consumidor diferenciar e individualizar los signos, sin confundirlos ni asociar su origen empresarial […]”[27]. 5.

Concluyó que “[…] si bien es cierto que las marcas objeto de controversia tienen una extensión ortográfica parecida, también es cierto que los demás elementos denominativos generan la suficiente fuerza distintiva para que en el mercado se puedan diferenciar los unos de los otros y escoger, sin mayor problema, la que sea de su preferencia. […] De acuerdo con lo esbozado en el presente documento y teniendo en cuenta el criterio objetivo y jurídico de esta Entidad como establecimiento nacional competente, se reitera que no existe riesgo alguno de confusión entre las marcas señaladas y que por ende, no se encuentra en las causales de irregistrabilid ad señaladas en la Decisión 489 del Acuerdo de Cartagena […]”[28].

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés con interés directo en el resultado del proceso no contestó la demanda. Solicitud de interpretación prejudicial 9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 19 de noviembre de 2013, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 10.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 91-IP-2016 de 18 de agosto de 2016,[29] en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[…] La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Literales a) y h) del Artículo 136 y del Artículo 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo que procede la interpretación de los Artículos antes mencionados […]” y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. 11.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de marzo de 2019, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso y, vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437.

Audiencia Inicial 12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda[30], llevó a cabo la audiencia inicial[31], el 15 de octubre de 2019[32], en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 12.1. Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso. 12.2.

Se declaró saneado el proceso. 12.3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 12.4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, la contestación de la misma presentada por la parte demandada; y la interpretación prejudicial. 12.5.

Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a la naturaleza de la acción no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus diferencias. 12.6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 12.7. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 12.8.

Se realizó el respectivo control de legalidad. Audiencia de pruebas 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 28 de noviembre de 2019, consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas. Audiencia de alegaciones y juzgamiento 14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 28 de noviembre de 2019, consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual, ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión y corrió traslado al Ministerio Público para que rindiera concepto si a bien lo tenía. 15.

Dentro del término legal, la parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda. La parte demandante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 91-IP-2016 de 18 de agosto de 2016; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) el marco jurídico de la protección del signo distintivo notoriamente conocido; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. Vistos el artículo 149 numeral 8.º[33] de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80[34] de 12 de marzo de 2019[35], sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 19.

Los actos administrativos acusados[36] son los siguientes: 1. Resolución núm. 73129 de 27 de diciembre de 2010[37], mediante la cual, la Directora de la División de Signos Distintivos resolvió la solicitud de registro marcario presentado por Crema Paraíso S.A. En la resolución se indicó: “[…] En el caso sub-examine, compete a esta Oficina analizar el riesgo de confusión que pudiere presentarse entre el signo solicitado a registro y las marcas base de la oposición: |Signo |Titulares | | |[pic] |[pic] | | | | Siendo así las cosas, se procederá a realizar un análisis tendiente a establecer el grado de similitud existente entre los signos representados en el recuadro anterior.

Se encuentra esta Oficina frente a la comparación ente signos mixtos y nominativos. […] Teniendo en cuenta los argumentos planteados por las partes, así como los fundamentos normativos, doctrinales y jurisprudenciales en materia de propiedad industrial, esta Dirección, al analizar los signos previamente representados, encuentra que, si bien las denominaciones “KINDY” y ‘KINDER" poseen alguna similitud, puesto que coinciden en el uso de las letras K-l-N-D, dicha semejanza se ve diluida, una vez realizada la visión en conjunto de los signos, en la que se aprecian fuertes diferencias, especialmente por la composición gramatical de las últimos sílabas de cada uno de las expresiones en cotejo, circunstancia que lleva a la producción de impresiones visuales y fonéticas disímiles, al punto que el consumidor podrá distinguir un signo del otro: Finalmente, en el campo ideológico, la expresión KINDY es una palabra de fantasía, por lo que no posee un significado en el lenguaje corriente de nuestro país, mientras que la expresión KINDER es el acortamiento de la expresión anglosajona ‘kindergarten’, la cual es conocida por el consumidor promedio y que significa ‘jardín de la infancia’.

Al respecto, debemos recordar que en la comparación de marcas que incorporan significado o contenido conceptual, se le debe dar primacía al elemento ideológico como factor diferenciador en la comparación de las marcas. En efecto, si un consumidor al entrar en contacto con una marca retiene el concepto que le provoca, tal idea se quedará en su memoria evitando que se confunda con otras marcas que si bien comparten una estructura ortográfica similar.

Por tanto, se considera que los signos confrontados, como tales, analizados en conjunto y sucesivamente, no son confundibles. En consecuencia, esta Oficina no considera necesario referirse a la conexión competitiva, toda vez que los signos confrontados cuentan con elementos diferenciadores que desvirtúan la existencia de riesgo de confusión, ya que el consumidor promedio no tendrá dudas acerca del origen empresarial de los productos que estos identifican, por lo que es viable su coexistencia pacífica en el mercado.

De otro lado, en cuanto al argumento del opositor, por medio del cual señala que la marca base de la oposición es notoriamente conocida, tenemos que el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la CAN establece que no podrán registrarse los signos que ‘constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario’.

La norma trascrita contiene un presupuesto objetivo contemplado en la expresión: ‘cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario’ (las subrayas no hacen parte del texto original), situación fáctica que no se encuadra dentro del caso en estudio, puesto que los signos confrontados, debido a sus marcadas diferencias estructurales, no son susceptibles de generar riesgo de confusión, aun cuando uno de ellos pudiere, eventualmente, tener el carácter de notoriamente conocido.

Lo anterior, sumado a que, aún si se llegare a determinar que el signo base de la oposición es notoriamente conocido, no se presentan los supuestos para determinar que exista un aprovechamiento injusto de su prestigio, así como de la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. En conclusión, esta Dirección considera viable el registro del signo solicitado, puesto que este no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto, RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por FERRERO S.P.A.

En la resolución se indicó: “[…] De la observación de los signos confrontados se concluye que en estos prepondera el elemento denominativo, dada por la fuerza de que están dotadas las palabras que le permiten al consumidor acceder al producto solicitándolo por su nombre, sin que los elementos gráficos carezcan de relevancia ya que dentro del conjunto marcario también ocupan un lugar importante.

Por consiguiente, el estudio se centrará en la mencionada expresión, debiendo aplicar a ella las reglas elaboradas para comparar signos denominativos. Bajo los anteriores presupuestos, al estudiar los argumentos del recurrente y los motivos planteados en la resolución recurrida, esta Dirección encuentra que entre si marcas confrontadas no se presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación, lo cual se debe a que en los campos ortográfico, fonético, conceptual y visual difieren de modo que resultan individualizables.

En efecto, las marcas en conflicto si bien coinciden en una de sus sílabas, difieren en el restante de su composición: KIN-DER / KIN- DY. Lo anterior permite distinguir los signos al pronunciarse ya que se configuran fonemas divergentes, en el caso de la marca solicitada uno vocálico cerrado al final, y en el caso de las marcas registradas, vocálico medio y vibrante simple al final.

Ahora bien, es necesario tener en cuenta que en el caso concreto la dimensión más caracterizante de los signos resulta ser la conceptual, pues mientras que la expresión KINDY, para el consumidor resulta fantasiosa, la expresión KINDER la reconoce claramente como el apócope de ‘kindergarten’ o ‘jardín de infantes’. Por último, los signos cuentan con elementos adicionales que coadyuvan en su diferenciación; como vemos, la marca solicitada cuenta con elementos gráficos tales como un diseño semicircular en la parte superior de la denominación en cuyo interior se encuentra una figura de color amarillo que evoca el sol, así como la caligrafía y la reivindicación de colores rojo y verde, mientras que las marcas registradas se encuentran compuestas de expresiones adicionales como SORPRESA, COUNTRY, HUEVO CON SORPRESA, y otros elementos gráficos, como el tipo de letra y otros colores reivindicados.

Todo lo anterior, penetrará en la mente del consumidor permitiéndole diferenciar e individualizar los signos sin confundirlos ni asociar su origen empresarial. Ante la ausencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […] 3.1. Pruebas de la notoriedad de las marcas KINDER. En aras de probar la notoriedad de las marcas KINDER, la sociedad opositora remite a las pruebas aportadas al expediente No. 09-32043.

Al respecto, debemos observar que tales pruebas ya fueron objeto de análisis por parte de esta oficina en el mencionado expediente, llegándose a las conclusiones siguientes: De manera que, una vez vistas y analizadas las pruebas allegadas por la sociedad opositora, al valorarlas en su conjunto, y teniendo en cuenta que cumplen con los requisitos exigidos por el Código de Procedimiento Civil, es posible afirmar por cuenta de esta Dirección que en el mercado existe un producto alimenticio denominado KINDER SORPRESA, el cual corresponde a confitería, en particular a alimentos elaborados con chocolate y en forma de huevo, siendo el producto predominante en su sector como lo determinan las ventas y recordación sostenida por una empresa especializada en análisis de mercadeo, motivo suficiente para que se DECLARE la NOTORIEDAD del producto KINDER SORPRESA, para los años de 2004 a 2009 inclusive, tratándose del productos alimenticios de la clase 30 internacional, circunscritos a dulces de chocolate y confitería. ( ) Y resolvió:

ARTÍCULO PRIMERO. Declarar la notoriedad del registro KINDER SORPRESA a nombre de FERRERO S.PA. para identificar confitería de chocolate en forma de huevo, propia de la clase 30 internacional para el periodo transcurrido entre los años 2006 a 2009 inclusive Así las cosas, dado que la notoriedad de la marca KINDER SORPRESA, ya se encuentra declarada para el periodo comprendido entre los años 2006 a 2009 y en el expediente de la referencia no se aportaron nuevos documentos, sino que únicamente se remite a las pruebas ya analizadas, no se hace necesario pronunciarnos nuevamente sobre dicha notoriedad, entendiendo que para el caso que nos ocupa, el supuesto de notoriedad que requiere al causal (sic) en estudio ya se encuentra probado. 3.2.

Identidad o semejanza entre el signo solicitado y la marca notoria. El segundo presupuesto básico para la aplicación de la causal en estudio exige que entre el signo solicitado y el signo distintivo notorio se presente reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción. Lo anterior es claro si se tiene en cuenta que sólo en dichos eventos se presentaría riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio, dilución o pérdida del valor comercial o publicitario del signo notorio.

Así las cosas, encontramos que entre el signo objeto de la solicitud ‘KINDY’ (mixta) y la marca ‘KINDER SORPRESA’, la cual fue objeto de declaratoria de notoriedad, no se presenta ninguno de los supuestos mencionados, esto es reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción; tal como se determinó en el acápite I. de esta resolución, ya que no existen semejanzas suficientes entre ellos que permitan establecer tales circunstancias, por lo que no se hace necesario continuar con el análisis de la causal de irregistrabilidad por notoriedad, en particular en cuanto al rompimiento del principio de especialidad en tanto seria irrelevante su estudio, dado que al falta uno de los presupuestos para aplicar al causal en estudio.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 73129 de 27 de diciembre de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores.

ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el recurso de apelación interpuesto y enviar las presentes diligencias ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. […]” 3. Resolución núm. 48371 de 12 de septiembre de 2011[39], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 73129 de 27 de diciembre de 2010.

En la resolución se indicó: “[…] 2.1.3 Análisis comparativo La Delegatura, encuentra que los signos enfrentados KINDY y las marcas registradas KINDER HUEVO CON SORPRESA, KINDER COUNTRY y KINDER SORPRESA después de un primer impacto general no son susceptibles de crear confusión. Lo anterior por cuanto, observadas las expresiones en cotejo en su conjunto, se evidencia que respecto de la estructura de los signos enfrentados el signo solicitado está conformado por una expresión mientras los signos registrados lo componen cuatro y dos expresiones; lo cual genera una impresión visual y fonética diversa por lo que el consumidor al escucharlas y pronunciarlas, las percibirá de forma diferente.

Ahora bien, aunque la primera palabra del signo solicitado coincide en las letras K-l- N-D, su última consonante le proporciona una articulación diferente frente a los signos confrontados aunado a que las marcas registradas contienen una terminación diferente KIND- ER y expresiones adicionales por lo tanto una impresión fonética distinta.

Por otro lado, en cuanto a la marca solicitada y la marca registrada KINDER debe observarse que a pesar de tener en común la partícula común KIND, no presentan semejanzas que puedan generar confusión en el consumidor, ya que en cada caso sus sufijos KIND y KIND, se complementan con otras partículas como las letras y vocales que cada caso son diferentes KINDY y KINDER, generando diferencias visuales y fonéticas.

Por otro lado, el aspecto gráfico del signo solicitado es sobresaliente y distintivo en su conjunto, por su diseño característico, tamaño, ubicación, grafía especial y colores reivindicados. Finalmente, la carencia de significado del signo solicitado refuerza las diferencias entre los signos enfrentados. 2.1.4 Relación de productos o servicios Debido a la conclusión del párrafo precedente, encontramos que no es necesario pronunciamiento alguno encaminado a demostrar la relación de productos.

Pues, nada obsta para que coexistan dos marcas que identifican productos conexos o incluso idénticos, si los signos son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede en este caso. 3. Conclusión Por lo expuesto resulta, que las expresiones KINDY, KINDER HUEVO CON SORPRESA, KINDER, KINDER COUNTRY y KINDER SORPRESA a pesar de tener en común las partículas KIND, no presentan semejanzas de forma tal que el consumidor confunda las marcas, ya que los signos enfrentados presentan elementos adicionales que las diferencian.

Por consiguiente, pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar perjuicio a los consumidores y sin afectar el derecho de exclusiva de terceros. En consecuencia la marca objeto de de (sic) la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […] 5.1 Análisis probatorio de notoriedad Sea lo primero indicar que las pruebas invocadas dentro del presente expediente, ya fueron objeto de valoración dentro del expediente N° 09- 32043, en el cual mediante la resolución N° 14724 de 16 de Marzo de 2010, confirmada por las resoluciones N° 23812 de 30 de Abril-2010 y 37659 de 26 de Julio de 2010, la administración reconoció la notoriedad de la marca KINDER para distinguir confitería de chocolate propia de la clase 30 internacional, de los años 2006 a 2009 inclusive, cuyo titular es la sociedad opositora, Ferrero S.P.A., motivo por el que en el presente caso resulta oponible la notoriedad reconocida. 5.2.

Análisis Comparativo de los signos Además de probar debidamente la característica de notorio del signo, es preciso que haya una semejanza o identidad de los signos enfrentados. Dentro de las posibilidades que la norma prevé para concluir la identidad o semejanza, se encuentran los supuestos de reproducción imitación traducción transliteración o trascripción, bien sea total o parcial de un signo notoriamente conocido. […] De acuerdo al análisis comparativo efectuado en el numeral 2.1.3 del presente acto, se reitera que los signos confrontados presentan diferencias en cuanto a su composición fonética, conceptual, y ortográfica que permite su coexistencia en el mercado, al no consistir el signo solicitado en una reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción, total o parcial de la marca opositora, en los términos de la Decisión 486.

No existe tampoco entre los signos que se comparan, el grado de similitud que ocasione que el signo solicitado en registro evoque la marca fundamento de la oposición. Tampoco el recurrente aporta pruebas ni explica las razones por las cuales considera que de concederse el registro de la marca solicitada se presentaría la dilución de la fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario respecto de la marca notoria, lo cual es un requisito básico para la protección de una marca notoria en relación con productos o servicios no relacionados con el ámbito de dicha notoriedad.

No existiendo semejanzas relevantes entre el signo solicitado y la marca opositora no es necesario proceder a la comparación de los productos o servicios que cada uno pretende identificar, o la verificación de los demás supuestos contemplados en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 73129 de 27 de diciembre de 2010, proferida por la Jefe de la Dirección de Signos Distintivos. […]”. El problema jurídico 20. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación presentada por la parte demandada, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 1.

Si las resoluciones núms. 73129 de 27 de diciembre de 2010, 8481 de 18 de febrero de 2011 y 48371 de 12 de septiembre de 2011, expedidas por la Superintendenci a de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta KINDY a Crema Paraíso S.A., tercero con interés directo en el resultado del proceso, que identifica “jugos de frutas y concentrados en todas sus versiones”, productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran el artículo 225 y los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y el artículo 61 de la Constitución Política. 2.

En este sentido, se analizará, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y: i) las marcas mixtas KINDER, KINDER COUNTRY y KINDER HUEVO CON SORPRESA, con registros marcarios núms. 304709, 166833 y 212548, respectivamente; y ii) las marcas nominativas KINDER COUNTRY y KINDER SORPRESA, con registros marcarios núms. 293042 y 224254; que identifican productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; cuyo titular es la parte demandante. 21.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los literales a) y h) del artículo 136 y el artículo 225 de la Decisión 486. 22. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 23.

La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[40], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[41] de la Comisión de la Comunidad Andina[42].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[43] 24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[44] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 25.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 26.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 27.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 28.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 29. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 30.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 91-IP-2016 de 18 de agosto de 2016 31. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[45]: “[…] 1.2.

Como se desprende de esta disposición [el artículo 136 literal a) de la Decisión 486], no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 1.3.

En ese sentido, se deberá verificar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […] […] 1.5. De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.

Comparación entre marcas mixtas y denominativas […] 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico […]. […] 2.4. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: […] 2.5.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo o no de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado KINDY (mixto) y las marcas KINDER COUNTRY (denominativa) y KINDER SORPRESA (denominativa).

Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 3. Comparación entre marcas mixtas […] 3.2.

En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, ingresa con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 3.3.

Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos se pueden distinguir dos elementos: el trazado y el concepto. 3.4. Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos previamente citada. […] 3.5.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 4. Palabras en idioma extranjero […] 4.2. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 4.3.

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero es de conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 4.4.

Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.

Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. 4.5. En el presente caso, se deberá determinar si las marcas registradas están o no conformadas por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el público al que se encuentran dirigidos los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no descriptivas de los productos precitados. 5.

Marcas de fantasía […] 5.2. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores. Consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. 5.3. Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes. 5.4.

En el presente caso se deberá analizar si el signo solicitado KINDY (denominativo) es o no de fantasía, para así poder determinar su carácter distintivo. 6. La marca notoriamente conocida […] 6.2. Como se advierte de la disposición citada [el artículo 136 literal h) de la Decisión 486], no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. […] 6.7.

Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate, trascendiendo así el principio de especialidad. […] 6.11.

La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. 6.12. El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado: […] 6.13.

Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca. 6.14.

En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal h) del Artículo 136 y con los Literales a), b), y c) del Artículo 226 de la Decisión 486. Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. […] 6.17.

De lo expuesto, se advierte que corresponde establecer si la marca KINDER SORPRESA (denominativa) es notoria o no y desde qué momento, tomando en cuenta los medios probatorios presentados y los criterios de análisis citados. Asimismo, para la protección de la marca notoria se debe probar alguno de los riesgos en el mercado. […]”. (Destacado fuera de texto) Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 32.

Visto el el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco normativo de la protección del signo distintivo notoriamente conocido 33.

El artículo 136, literal h), junto con las disposiciones contenidas en los artículos 224 a 230 de la Decisión 486 que conforman el conjunto normativo andino que regula la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos. 34. Visto el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, se configura una causal de irregistrabilidad cuando la marca solicitada reproduce, imita, traduce, translitera o transcribe, total o parcialmente, un signo notoriamente conocido y puede causar confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 35.

Visto el artículo 224 de la Decisión 486, se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Estado Miembro por el sector pertinente. 36. Visto el artículo 225 de la Decisión 486, un signo distintivo notoriamente conocido debe ser protegido contra su uso y registro no autorizado, sin perjuicio de las demás disposiciones de la Decisión 486 que fuesen aplicables y de las normas de la protección contra la competencia desleal. 37.

Visto el artículo 228 de la Decisión 486, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, la Sala debe tomar en consideración factores tales como: i) su grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente; ii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su uso; iii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción; iv) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo; v) las cifras de ventas y de ingresos de su titular; vi) su grado de distintividad; vii) su valor contable como activo empresarial; viii) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo; ix) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento; x) los aspectos del comercio internacional; o, xi) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo. 38.

Con fundamento en lo anterior, la Sala procede a realizar el análisis de los cargos formulados por la parte demandante. Análisis del caso concreto 39. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra de los marcos normativos de la protección de marcas registradas, el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad y la protección del signo distintivo notoriamente conocido; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 40.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, marcas mixtas y marcas nominativas; y en lo relacionado con la protección de signos distintivos notoriamente conocidos.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 42. Ahora bien, conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 43.

Esta Sección[52], siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”[53]. 44. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”[54] 45.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[55]. 46. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca mixta KINDY, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. 47.

Respecto de las expresiones de uso común el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen[56]. Además, en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deben ser excluidos del cotejo.

En términos de la jurisprudencia del Tribunal: “[…] Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. […]”[57] (Destacado fuera del texto) 49. No obstante lo anterior, también es pertinente aclarar que, según los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia para la comparación de signos distintivos, se debe analizar cada signo en conjunto, sin descomponer su unidad fonética, por cuanto esto podría conllevar a que la comparación sea imposible.

El Tribunal explicó lo anterior en los siguientes términos: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”[58] (Destacado fuera del texto) 50.

En este sentido, esta Sección[59] ha precisado que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada y, además, es el conjunto marcario lo que se protege. 51. Teniendo en cuenta lo anterior, si bien el tema relacionado con las palabras de uso común no se trata de un argumento formulado en la demanda o en la contestación de la misma, la exclusión de palabras de uso común al momento de efectuar el cotejo marcario es una regla establecida por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar la comparación de signos distintivos y, por lo tanto, la Sala considera que es pertinente su aplicación en el presente caso. 52.

Así las cosas, la Sala encuentra, por un lado, que la palabra COUNTRY es de uso común en relación con los productos de las clases 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual se excluirá del cotejo marcario en el caso sub examine, y se procederá a incluir en el análisis únicamente la expresión KINDER de las marcas KINDER COUNTRY (mixta y nominativa).

Por otro lado, sobre la palabra SORPRESA, si bien la misma es de uso común para la Clase 30, no lo es frente a la Clase 32, razón por la cual no se excluirá del cotejo marcario en este caso y el análisis se efectuará frente a la marca KINDER SORPRESA en su totalidad. 53. Respecto de la sílaba KIN, si bien esta es compartida por las marcas objeto de comparación y puede ser considerada de uso común tanto en la Clase 30[60] como en la Clase 32[61], de conformidad con las reglas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expuestas supra, no es posible separar esta sílaba del resto del elemento nominativo de las marcas.

Lo anterior por cuanto, al excluir la sílaba KIN de KINDER y KINDY, se fraccionaría la palabra que conforma el elemento nominativo de la marca y perjudicaría su unidad fonética, lo que en últimas, haría imposible el cotejo entre ellas. Por las razones expuestas, la sílaba KIN no será excluida para efectos del cotejo marcario. 54. Por último, de conformidad con el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486[62], es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 55.

Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008[63], citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP- 2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.

Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. 56.

En este sentido también se ha pronunciado esta Sección[64], en la sentencia de 21 de febrero de 2019, en relación a la aplicación y el alcance de la regla establecida en el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486: “[…] Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta.

Sobre esta regla, es pertinente hacer las siguientes anotaciones: (i) Es una regla especial, contenida en una norma supranacional, que constituye una excepción al principio general según el cual la legalidad de un acto administrativo se determina a la luz de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedición. Como excepción, es de interpretación restrictiva, y se aplica únicamente atendiendo a la naturaleza y finalidad sui generis de la acción de nulidad relativa.

(ii) Es aplicable en las acciones de nulidad relativa incoadas contra el acto administrativo que concede el registro de una marca, el cual no podrá ser anulado si se dan las circunstancias previstas en la norma. Esta característica pone de presente, con claridad, que se trata de una norma aplicable exclusivamente en sede del proceso judicial correspondiente (cuyo objeto cuando se formula una acción de nulidad es precisamente obtener la nulidad de una marca) y no en el curso de la actuación administrativa de registro marcario, como se entendió en la providencia antes citada del año 2000 (sic), en la que se consideró que la cancelación por no uso de la marca del opositor implicaba que la oposición perdiera sustento y que el titular de la marca careciera de interés para incoar la acción. (iii) La causal de nulidad invocada deja de ser aplicable, en relación con las acciones de nulidad relativa, por ejemplo si la marca del tercero que invoca la protección de su derecho ha sido cancelada por no uso, o se ha procedido a su caducidad, o ha sido anulada, tal y como lo expuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación judicial proferida para este asunto.

(iv) Las causales de nulidad invocadas en la demanda deben dejar de ser aplicables al momento de resolverse la acción, es decir, cuando se profiere la sentencia, y no cuando se decide la actuación administrativa. […]” (Destacado fuera del texto) 57. Aunado a lo anterior, la Sala precisa que, la finalidad de la acción de nulidad relativa es proteger el interés de un tercero determinado, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce los derechos subjetivos de terceros.

En este sentido, es claro que cuando estos derechos dejan de existir, igualmente desaparece el interés del demandante en que se profiera una decisión que los proteja. Así lo ha entendido esta Sección: “[…] la existencia de cualquiera de las situaciones que implican que deje de ser aplicable una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación por no uso de una marca, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido ante la jurisdicción, que la demanda incoada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar emitir un pronunciamiento de nulidad, como quiera que ya no existe en cabeza del demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y que deba ser protegido.

La configuración de alguna de las situaciones que hacen inaplicable la causal de nulidad (cancelación por no uso o nulidad de la marca, etc.) no implica que haya decaído el acto administrativo que confirió el registro de una marca por no estimarla confundible con una marca previa (luego cancelada o anulada), pues precisamente la decisión de concederse la marca objeto de demanda se adoptó al considerarse que los registros marcarios existentes no impedían su registro. […]” (Destacado fuera del texto) 58.

Considerando lo expuesto y atendiendo a que; i) en el presente caso nos encontramos ante una acción de nulidad relativa; y ii) la marca mixta opositora KINDER HUEVO CON SORPRESA, con registro núm. 212548, que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, caducó el 24 de julio de 2018, como consta en el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada[65]; la Sala considera que, reiterando la jurisprudencia de la Sección en relación a la aplicación de la regla establecida en el inciso 2.° del artículo 172 de la Decisión 486, no hay lugar a efectuar el cotejo marcario frente a esta marca, comoquiera que, a la fecha, al momento de resolver sobre la presente acción de nulidad relativa, la marca objeto de oposición en la que se fundamentaría la aplicación de la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a), no se encuentra vigente. 59.

Así, debido a la caducidad de la marca opositora, la causal de nulidad invocada deja de ser aplicable al presente caso. Por ende, la Sala reitera que, de conformidad con la norma citada supra, no puede ser usada como fundamento para la pretendida cancelación del registro de la marca mixta KINDY. 60. Considerando lo expuesto, la Sala procederá a efectuar el cotejo marcario entre la marca mixta KINDY y las marcas mixtas KINDER COUNTRY y KINDER, y las marcas nominativas KINDER, KINDER SORPRESA y KINDER COUNTRY, teniendo en cuenta que la expresión de uso común señalada supra se excluirá del cotejo.

De esta manera, el cotejo se hará únicamente entre las expresiones KINDY y KINDER, y KINDY y KINDER SORPRESA. Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos 61. Sea lo primero señalar que, en el presente caso, nos encontramos frente al cotejo entre marcas mixtas y entre una marca mixta y unas marcas nominativas. 62. En este sentido, la Sala considera, por un lado, que respecto de los signos mixtos a cotejar, resulta claro que prevalece el elemento nominativo tanto en las marcas mixtas previamente registradas KINDER como en la marca mixta KINDY, por tener mayor influencia en la mente del consumidor, y determinar la impresión general que van a suscitar las marcas en los consumidores debido a que, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 63.

Por otro lado, respecto del cotejo entre la marca mixta KINDY y las marcas nominativas KINDER y KINDER SORPRESA, la Sala considera que el elemento nominativo es el más predominante en el conjunto de la marca, ya que es la parte que genera mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor. 64. Por lo anterior, la Sala procederá a la comparación de las marcas enfrentadas teniendo en cuenta las reglas definidas en la Interpretación Prejudicial que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, y las aplicables a las marcas nominativas, a saber: “[…] Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: i) Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”[66].

(Destacado de la Sala) 65. La Sala, adicionalmente, también tendrá en cuenta, que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede darse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia de las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración: esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”[67].

(Destacado de la Sala) 66. La Sala observará igualmente las reglas señaladas por el Tribunal de Justicia para el cotejo entre marcas: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c). El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general […]”[68]. (Destacado de la Sala) 67. Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala procederá a realizar el cotejo entre las marcas enfrentadas, específicamente entre las expresiones KINDY y KINDER, y entre KINDY y KINDER SORPRESA aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia para el efecto: Comparación ortográfica 68.

El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de las marcas cotejadas desde el punto de vista de su configuración, es decir, tomando en cuenta la secuencia de las vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto. 69. Según las reglas de cotejo anteriormente enunciadas, observa la Sala que: i) las marcas confrontadas, KINDY Y KINDER, tienen el mismo número de sílabas, en donde la primera sílaba es la misma para ambas marcas; ii) la marca KINDY se compone de cinco (5) letras, mientras que la marca KINDER se compone de seis (6) letras, de las cuales comparten cuatro (4) exactamente en el mismo orden; y iii) de las letras que comparten una vocal y tres consonantes se encuentran en la misma posición en ambas marcas.

Al aplicar las reglas de conexidad competitiva al caso sub examine, la Sala estima que entre las citadas clases no existe dicha conexión, toda vez que además de que los productos amparados no pertenecen a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, van dirigidos a consumidores diferentes, tienen finalidades diferentes y no son complementarios ni sustituibles entre sí. 71.

Es así como, aunque los productos pertenecientes a las clases 29, 30, 31 y 32 conciernen al género de los alimentos y están destinados al consumo humano, es claro que la marca mixta KINDY y las marcas registradas a nombre de la parte demandante son de especie distinta. En efecto, mientras la Clase 32 corresponde a bebidas tales como “cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, excluyendo bebidas con café, cocoa o a base de chocolate, la Clase 30 incluye “alimentos de origen vegetal preparados para consumo o conservación, así como productos auxiliares destinados a mejorar el sabor de los alimentos” en particular “bebidas con café, cocoa, chocolate o té y cereales preparados para el consumo humano”, según lo indican las notas explicativas de la Clasificación Internacional de Niza.

En este sentido, los productos de la Clase 30 son alimentos comestibles derivados de una materia prima distinta y con unas características distintas de aquellos productos de la Clase 32. 72. En cuanto los canales de comercialización y medios de publicidad, si bien es cierto que ambas clases de productos pueden compartir los mismos canales de comercialización y medios de publicidad, tales como grandes cadenas, tiendas o supermercados, esta circunstancia poco influye para que en este caso pueda producirse una conexión competitiva por cuanto en estos lugares se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. 73.

Tampoco son productos complementarios ni sustituibles entre sí, dado que las características, destinatarios o consumidores y finalidades de ellos difieren, como se dijo anteriormente. 76. En efecto, no son productos sustituibles entre sí, pues el consumidor de un producto de los amparados por la marca cuestionada KINDY, como, por ejemplo, aquel interesado en adquirir una bebida a base de frutas, difícilmente podría decidir sustituir ese producto por un chocolate o un producto derivado de chocolate, como los que ofrecen las marcas de la parte demandante, y esperar obtener productos iguales o similares. 77.

Tampoco son complementarios, pues el consumo de los productos de la marca cuestionada no genera la necesidad de consumir productos de chocolate u otros de los incluidos en la Clase 30 y ofrecidos por las marcas de la parte demandante. 78. En suma, la Sala observa que, en el caso sub examine, entre los productos identificados por las marcas cotejadas no existe relación o conexión competitiva que induzca a confusión al público consumidor. 79.

En este contexto, la marca mixta KINDY cuestionada, cuyo registro se concedió para distinguir “jugos de frutas y concentrados en todas sus versiones”, productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, si bien es similar a las marcas cuyo titular es la parte demandante, no presenta una conexidad competitiva con estas y, por lo tanto, no se cumple con el segundo de los supuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Del cargo de violación del literal h) del artículo 136 y el artículo 225 de la Decisión 486, y la notoriedad de la marca mixta KINDER SORPRESA 80. Considerando las normas indicadas en los acápites desarrollados supra en relación con la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos, se tiene que: i) una marca goza de notoriedad cuando sobresale o tiene la suficiente acreditación entre los consumidores o posibles consumidores y la competencia, y se ha difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado; y se configura una causal de irregistrabilidad cuando la marca solicitada reproduce, imita, traduce, translitera o transcribe, total o parcialmente, un signo notoriamente conocido y puede causar confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 81.

Sin embargo, la notoriedad de la marca no se encuentra implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesario demostrar su existencia de manera suficiente, a través de la prueba. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su jurisprudencia indicó lo siguiente “[…] la notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso […]”[72] para lo cual se debe tener en cuenta los factores previstos en el artículo 228 de la Decisión 486. 82.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su jurisprudencia, ha precisado adicionalmente que la prueba de la notoriedad debe demostrarse caso a caso, teniendo en cuenta el estatus de notoriedad puede cambiar con el paso del tiempo: “[…] el estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros.

En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinente para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso en particular […]”[73] 83.

La parte demandante, dentro de los cargos de violación, manifestó que la marca nominativa KINDER SORPRESA con registro núm. 224254 es una marca notoria y, como tal, debe ser objeto de protección especial frente a los riesgos de asociación y aprovechamiento que, según afirmó, se generan con el registro de la marca mixta KINDY. De manera que, con los actos administrativos acusados, la parte demandada vulneró el literal h) del artículo 136, y el artículo 225 de la Decisión 486 al conceder el registro de la marca mixta KINDY para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 84.

Como prueba de la notoriedad de su marca nominativa KINDER SORPRESA, la parte demandante aportó al proceso la Resolución núm. 14724 de 16 de marzo de 2010, expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró “[…] la notoriedad del registro KINDER SORPRESA a nombre de FERRERO S.P.A. para identificar confitería de chocolate en forma de huevo, propia de la clase 30 internacional para el periodo transcurrido entre los años 2006 a 2009 inclusive […]”.

(Destacado fuera del texto) 85. Considerando el cargo referido, la Sala procederá a realizar el análisis pertinente aplicando la normatividad andina y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre los signos distintivos notoriamente conocidos y su prueba para determinar si la marca nominativa KINDER SORPRESA es notoria y, por ende, si se configura la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486. 86.

Por último, frente al presente cargo de violación, la Sala considera que, teniendo en cuenta todo lo expuesto, la decisión de la parte demandada de otorgar el registro a la marca mixta KINDY se ciñó a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario para llegar a la adopción de la decisión, razón por la que no se encuentra violación alguna del artículo 61 de la Constitución Política de Colombia atinente a la protección de la propiedad intelectual. 89.

Como consecuencia de todo el análisis hasta aquí realizado, la Sala concluye que los actos administrativos acusados no vulneran los artículos 136 literales a) y h) ni 225 de la Decisión 486, como tampoco el artículo 61 de la Constitución Política de Colombia, al conceder el registro de la marca mixta KINDY para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Conclusión 90. La Sala estima, en el presente asunto, que si bien se configura una similitud ortográfica, fonética y visual entre la marca mixta KINDY que identifica productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas cuyo titular es la parte demandante que identifican productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, no se presenta una conexidad competitiva entre los respectivos productos, motivo por el cual la marca mixta KINDY no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, como quiera que no se cumplen los dos requisitos de la causal en mención. 91.

No se demostró en el proceso la calidad de notoria de la marca nominativa KINDER SORPESA que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante; en este sentido los actos administrativos acusados no vulneraron el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 con el registro de la marca mixta KINDY. 92.

Por último, considerando que la decisión de la parte demandada de otorgar el registro a la marca mixta KINDY se ciñó a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y además argumentó los motivos que llevaron a la adopción de la decisión, no se configuró una violación al artículo 61 de la Constitución Política de Colombia con la expedición de los actos administrativos acusados. 93.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 73129 de 27 de diciembre de 2010, 8481 de 18 de febrero de 2011 y 48371 de 12 de septiembre de 2011 y, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidenta Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Por intermedio de apoderado Cfr. Folios 2 a 3 [2] Cfr. Folios 35 a 58 [3] “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” [4] “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” [5] Esta resolución declaró infundada la oposición presentada por Ferrero S.P.A. y concedió el registro de la marca mixta KINDY para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. [6] Esta resolución confirmó la Resolución núm. 73129 de 27 de diciembre de 2010. [7] Cfr. Folio 36 [8] “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicio a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus producto o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […]”. [9] “[…] Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. […]”. [10] “Régimen Común Sobre Propiedad Industrial” [11] “[…] Artículo 61.

El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. […]”. [12] Cfr. Folio 42 [13] Cfr. Folio 44 [14] Ibidem. [15] Cfr. Folio 45 [16] Cfr. Folios 47 a 48 [17] Cfr. Folio 48 [18] Cfr. Folio 46 [19] Cfr. Folio 55 [20] Ibidem. [21] Ibidem. [22] Por intermedio de apoderado Cfr. Folios 84 a 87 [23] Cfr. Folios 74 a 83 [24] Cfr. Folio 78 [25] Cfr. Folio 79 [26] Cfr. Folios 79 a 80 [27] Cfr. Folio 81 [28] Cfr. Folio 82 [29] Cfr. Folios 241 a 259 [30] Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [31] La audiencia inicial fue convocada para el 18 de marzo de 2019, fecha en la que el Despacho Sustanciador, resolvió: i) sanear el vicio de nulidad por la indebida notificación de Crema Paraíso S.A., tercero con interés directo en el resultado del proceso; ii) ordenar a la Secretaría de la Sección primera de la Corporación realizar la notificación personal del auto admisorio de la demanda al abogado Juan Pablo Cadena, en su calidad de apoderado de Crema Paraíso S.A., tercero con interés directo en el resultado del proceso, como lo dispone el artículo 200 de la Ley 1437; y iii) correr el traslado establecido en el artículo 172 de la Ley 1437 y el de las excepciones, si a ello hubiere lugar.

Cumplido lo anterior, el Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 7 de octubre de 2019, convocó y fijó fecha y hora para continuar la audiencia inicial el día 15 de octubre de 2019. [32] Cfr. Folios 81 a 90 [33] “[…] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8.

De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. [34] “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-.

Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. [35] Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. [36] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [37] Cfr. Folios 174 a 179 [38] Cfr. Folios 189 a 197 [39] Cfr. Folios 200 a 211 [40] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [41] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [42] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [43] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [44] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [45] Cfr. Folios 241 a 259 [46] Esta marca obtuvo registro mediante los actos administrativos acusados. [47] Cfr. Folio 176 [48] Cfr. Folio 176 [49] Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Marca mixta Kinder Huevo con Sorpresa, certificado de registro núm. 212548. [50] Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Marca mixta Kinder, certificado de registro núm. 304709 [51] Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Marca mixta Kinder Country, certificado de registro núm. 166833 [52] Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. [53] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. [54] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016. [55] Ibidem. [56] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andino, en su interpretación prejudicial 175-IP-2015, sostuvo: “42. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. 43.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otros pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 44. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las palabras o partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.” (Resaltado fuera del texto) [57] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15 [58] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 639-IP-2018 de 26 de febrero de 2019 [59] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. [60] Verificado el Sistema de Propiedad Industrial de la parte demandada, se encontraron entre otros, los siguientes registros que comparten la partícula KIN en la Clase 30, de manera que es considerada de uso común: KING MIX, certificado núm. 374837;

KING CONO, certificado núm. 459185; VITA- KING, certificado núm. 480374; KINJIRUSHI BRAND, certificado núm. 478177; KINETIC, certificado núm. 479184. [61] Verificado el Sistema de Propiedad Industrial de la parte demandada, se encontraron entre otros, los siguientes registros que comparten la partícula KIN en la Clase 32, de manera que es considerada de uso común: ALOE VERA KING, certificado núm. 408216;

KING CITRUS, certificado núm. 433757; FRUTI KING, certificado núm. 583757; KINETIC, certificado núm. 437995; KING LOUIE, certificado núm. 462725; SOMOOTHIE KING, certificado núm. 461062. [62] La aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486, se limita únicamente a la acción de nulidad relativa y de nulidad absoluta establecidas en el citado artículo.

Es decir, que no aplica para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, regulado en la legislación nacional. Considerando nos encontramos ante una acción de nulidad relativa, es claro que el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 es aplicable en el caso sub examine. [63] Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de enero de 2008;

C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201. [64] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de febrero de 2019; C.P. Oswaldo Giraldo López; número único de radicación 11001032400020090062200 [65] Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Marca mixta Kinder Huevo con Sorpresa certificado de registro núm. 212548 https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637264182790822 147 Consultado el 30 de mayo de 2020 [66] Cfr. Folio 249. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 91-IP-2016 de 18 de agosto de 2016, pág. 9. [67] Cfr. Folio 247.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 91-IP-2016 de 18 de agosto de 2016, págs. 6 y 7. [68] Cfr. Folios 247 y 248. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 91-IP-2016 de 18 de agosto de 2016, págs. 7 y 8. [69] Así lo indicó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso: “Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas”.

Cfr. Folio 252. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 91-IP- 2016 de 18 de agosto de 2016, pág. 12. [70] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. [71] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, págs. 13 y 14. Ver también: Interpretación Prejudicial Proceso 114-IP-2003 de 19 de noviembre de 2003. [72] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 639-IP-2018 de 26 de febrero de 2019 [73] Ibidem [74] Sobre el cambio del estatus de notoriedad en el tiempo para justificar la necesidad de probar la notoriedad en cada caso concreto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en los siguientes términos: “[…] la marca notoria conserva la dinámica propia de lo que constituye el mercado de bienes y servicios, aquello que fue notorio en el pasado puede dejar de serlo en el futuro y de igual forma lo que no tuvo notoriedad en el presente podrá alcanzarlo en un momento dado […]” Asimismo sostiene: “[…] la relatividad del conocimiento notorio de la marca promueve la necesidad para la oficina nacional competente o la autoridad judicial respectiva, de determinar en qué momento la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad con el objeto de impugnar con ella un registro[…]”.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 41- IP-1998 de 5 de marzo de 1999; e Interpretación Prejudicial 20-IP-1997 ----------------------- [pic] [pic] [pic] [pic] [pic]