PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Por la prohibición de signos conformados por expresiones descriptivas de las características de los productos que se pretenden identificar y por los nombres genéricos o técnicos de los productos / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Del signo mixto CUBA LIBRE para identificar productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto signo mixto CUBA LIBRE para identificar productos comprendidos en la Clase 33 porque está conformado exclusivamente por expresiones genéricas [L]a Sala encuentra que la expresión CUBA LIBRE es utilizada de forma general para referirse a un cóctel preparado a partir de la mezcla de refresco de cola con ron.

En este sentido, hace referencia directa a una especie de bebida alcohólica, que es, a su vez, uno de los productos que el signo pretende identificar de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. Atendiendo a que la denominación del signo solicitado a registro hace referencia directa a una especie de los productos que pretende identificar y en aplicación de los criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para determinar si un signo está compuesto por expresiones exclusivamente genéricas, la Sala considera que el signo mixto CUBA LIBRE efectivamente es genérico para identificar productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza y que los elementos adicionales que lo componen, esto es, la caligrafía especial y el triángulo invertido no le otorgan una distintividad suficiente, que desvirtúe la causal de irregistrabilidad prevista en el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486.

En este punto, la Sala recuerda que es posible registrar un signo conformado por partículas genéricas, siempre y cuando contenga elementos adicionales que le permitan obtener una suficiente distintividad, en la medida en que no es posible otorgarle exclusividad al empresario respecto de dichas expresiones genéricas. Aunado a lo expuesto, se debe tener en cuenta que las expresiones FÓRMULA ORIGINAL y RON & COLA son explicativas, es decir, no hacen parte del signo, y, en consecuencia, no le dan distintividad.

Por lo anterior, el signo CUBA LIBRE no cuenta con elementos adicionales que le otorguen distintividad, le permitan diferenciarse en el mercado y lo identifiquen con un origen empresarial determinado por lo que no cumple con las condiciones para ser registrado como marca. Sumado a lo anterior, el consumidor medio que observe el signo mixto en su conjunto, verá las expresiones explicativas y concluirá con mayor certeza que el producto que pretende identificar el signo solicitado es una bebida alcohólica, esto es, el coctel preparado con la mezcla de ron y cola, reforzando así su carácter de genérico.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Sala considera que el signo mixto CUBA LIBRE solicitado por la parte demandante, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad absoluta prevista en el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL F CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., treinta (30) de julio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00307-00 Actor: CUBA LIBRE PRODUCTS, INC Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Causales absolutas de irregistrabilidad.

Signos genéricos y descriptivos. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Cuba Libre Products, Inc. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 45697 de 30 de agosto de 2010, 59357 de 28 de octubre de 2010 y 25811 de 16 de mayo de 2011.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Cuba Libre Products, Inc., en adelante la parte demandante[1], presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984[3], en adelante Código Contencioso Administrativo, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 45697 de 30 de agosto de 2010[4], “Por medio de la cual se resuelve una solicitud de registro marcario” y 59357 de 28 de octubre de 2010, “por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Directora de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 25811 de 16 de mayo de 2011, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto CUBA LIBRE para identificar productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3.

La parte demandante formuló las siguientes pretensiones[5]: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución número 45697 de fecha 30 de agosto de 2010, mediante la cual se niega el registro de la marca mixta CUBA LIBRE, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el expediente administrativo No. 09-059422.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución No. 59357 de fecha 28 de octubre de 2010, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual confirma la resolución No. 45697 de 2010. TERCERA: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución No. 25811 de fecha 16 de mayo de 2011, la cual confirma el acto administrativo contenido en la resolución No. 45697 de 2010.

CUARTA. Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva de dar aplicación al artículo 176 del C.C.A., y se ordene el registro de la marca mixta CUBA LIBRE, para distinguir productos de la clase 33. QUINTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones[6]: 4.1. Solicitó, el 9 de junio de 2009, el registro como marca del signo mixto CUBA LIBRE para distinguir productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 19 de marzo de 2010 en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 614, la cual fue objeto de oposición por parte de Licorera Zacapaneca Sociedad Anónima, en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso, con fundamento en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales e) y f) de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión Comunidad Andina, en adelante Decisión 486. 4.3.

La Directora de la División de Signos Distintivos de la parte demandada, mediante la Resolución núm. 45697 de 30 de agosto de 2010, declaró fundada la oposición presentada y negó el registro como marca del signo mixto CUBA LIBRE para distinguir productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. La parte demandante interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 45697 de 30 de agosto de 2010. 4.5.

La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 59357 de 28 de octubre de 2010, resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 45697 de 30 de agosto de 2010, y concedió el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 25811 de 16 de mayo de 2011, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 45697 de 30 de agosto de 2010.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134[7] y el literal f)[8] del artículo 135 de la Decisión 486. Concepto de violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Primer cargo: Violación del artículo 134 de la Decisión 486 1. Manifestó que la parte demandada violó el artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que “[…] la marca CUBA LIBRE está conformada por elementos nominativos y gráficos que la hacen suficiente distintiva y por lo tanto registrable para distinguir productos de la clase 33 de la Clasificació n Internaciona l [ ]”[9]. 2.

Explicó que “[…] en lo referente a la condición de distintivida d, es pertinente señalar que la misma hace referencia a la capacidad de la marca para identificar productos y servicios en el mercado. En este sentido la marca goza de distintivida d cuando es novedosa en relación con determinados productos y servicios, y cuando en relación con los mismos no constituye un signo genérico ni descriptivo [ ]”[10].

Segundo cargo: Violación del literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 3. Indicó que “[…] la Superintende ncia de Industria y Comercio violó la norma transcrita, por cuanto considero que el singo CUBA LIBRE, constituye un genérico respecto de los productos de la clase 33 [ ]”[11]. 4. Argumentó que “[…] la norma señala la irregistrabi lidad de signos que consistan EXCLUSIVAMEN TE en el nombre genérico o técnico del producto.

En este caso el signo CUBA LIBRE, no consiste EXCLUSIVAMEN TE en el nombre genérico o técnico del producto [ ]”[12]. 5. Explicó que, contrario a lo argumentado por la parte demandante, “[…] de acuerdo con la norma comunitaria y con lo dictado a través de diversa jurisprudenc ia por el Tribunal Andino de justicia y por el Consejo de Estado, es viable el registro de una marca que designe o evoque un determinado producto, siempre y cuando la conjunción de elementos, incluso elementos genéricos, forme un conjunto distintivo [ ]”[13]. 6.

Reiteró, con fundamento en distintas interpretaci ones prejudiciale s proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que “[…] en cuanto a las marcas genéricas, descriptivas y débiles a pesar de ser irregistrabl es de forma independient e, si están acompañadas de algún signo o figura que les genere distintivida d sí pueden ser registradas [ ]”[14]. 7.

Arguyó que “[…] el hecho de que el signo CUBA LIBRE haya sido admitido a registro, por varias oficinas nacionales a nivel internaciona l, respetando el criterio jurisprudenc ialmente expuesto de que cada oficina nacional es libre de optar por la teoría marcaria que a bien tenga, sí demuestra fehacienteme nte que la marca mixta CUBA LIBRE, cuyo registro ha sido negado por parte de la Superintende ncia de Industria y Comercio, SÍ es registrable, a la luz de la interpretaci ón internaciona l [ ]”[15]. 8.

Concluyó que “[…] siguiendo estos lineamientos doctrinales y jurisprudenc iales internaciona les, no puede restringirse el registro de la forma extrínseca o forma especial de presentación de la marca mixta CUBA LIBRE, tal como fue presentada a registro ante la superintende ncia de industria y comercio [ ]”[16].

Contestación de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada[17] contestó la demanda[18] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto de los cargos de violación del artículo 134 y el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 1. Manifestó que con la expedición de los actos administrati vos “[…] no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina […]”[19]. 2.

Añadió que “[…] la División de Signos Distintivos y la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintende ncia de Industria y Comercio expidieron de forma legal y válida las resoluciones acusadas, declarando fundada la oposición presentada frente a la solicitud de registro de la marca CUBA LIBRE presentada por la sociedad CUBA LIBRE PRODUCTS INC., para distinguir productos comprendidos en la clasificació n 33 de la versión 9 de la clasificació n internaciona l, puesto que se determinó que se encontraba inmersa en las causales de irregistrabi lidad conforme a la normatividad marcaria vigente [ ]”[20]. 3.

Señaló que “[…] teniendo en cuenta que el asunto que nos ocupa tiene relación directa con lo genérico de la marca solicitada en registro, pues considera el demandante que no se adecúa a derecho las apreciacione s hechas por la SIC al calificar de genérica la marca de la cual se solicitó el registro, cabe señalar que las expresiones genéricas carecen de distintivida d, en tanto son incapaces de individualiz ar el producto o servicio a que aplican.

De igual forma no pueden ser apropiadas de forma exclusiva al ser necesariamen te requeridas por los demás empresarios para dar información de frases o palabras explicativas sobre los productos o servicios […]”[21]. 4. Añadió que “[…] no es procedente otorgar la exclusividad de una palabra genérica puesto que si bien son de libre utilización, su registro se convertiría en monopolio que excluiría a los demás competidores de su uso.

Esta disposición busca que las palabras que por su naturaleza son de libre utilización lo sigan siendo, así como que el consumidor identifique el origen empresarial, lo que sólo acontece con marcas distintivas [ ]”[22]. 5. Afirmó que “[…] la marca solicitada en registro es una denominación descriptiva, impropia de ser susceptible de registro, ya que otros productos comparten tales característi cas y por ende pueden ser individualiz ados del mismo modo, bajo la misma denominación, por tal razón se considera que expresiones con tal condición pertenecen al dominio público […]”[23]. 6.

Concluyó que “[…] tal y como lo manifestó oportuna y acertadament e la Superintende ncia de Industria y Comercio, y por obedecer a elementos genéricos, la marca CUBA LIBRE solicitada para identificar productos de la clase 33 de la clasificació n internaciona l de Niza, carece de distintivida d, aspecto que hace imposible proceder a su registro […]”[24].

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso no contestó la demanda. Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 23 de noviembre de 2015[25], ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486. 10.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 239-IP-2016 el 9 de septiembre de 2016[26], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] 1. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 134 y del Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.

No procede la interpretación del Artículo 134, debido a que los requisitos para constituir una marca a los que se refiere el artículo citado no son materia de la controversia. Por lo tanto, sólo procede la interpretación del Literal f) del Artículo 135 de la norma citada. 3. De oficio se interpretará el Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina debido a que la SIC considera que el signo es descriptivo, como sustento de la denegatoria […]”[27] 11.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de noviembre de 2018, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso.

Alegatos de conclusión 13. El Despacho Sustanciador, de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, mediante auto de 12 de abril de 2019[28], dispuso correr traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que aleguen de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. 14.

Durante el término legal, la parte demandante y la parte demandada reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la contestación a la misma. El tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 239-IP-2016 proferida el 9 de septiembre de 2016; vii) el marco normativo sobre los signos exclusivamente genéricos o descriptivos como causales absolutas de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 16. Visto el artículo 128 numeral 7.º[29] del Código Contencioso Administrativo[30], sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308[31] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[32], sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13[33] del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019[34], expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 17.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 18. Los actos administrativos acusados[35] son los siguientes: 1. La Resolución núm. 45697 de 30 de agosto de 2010[36], mediante la cual la Directora de la División de Signos Distintivos resolvió una solicitud de registro marcario, en el sentido de declarar fundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso y negar el registro como marca del signo mixto CUBA LIBRE, para identificar productos de la Clase 33 de la Clasificació n Internaciona l de Niza, en la que se indicó: “[…] Corresponde en este caso determinar la registrabilidad del signo CUBA LIBRE solicitado en registro como marca mixta, dilucidando si en efecto se trata, en su conjunto, de un signo descriptivo o genérico en relación con los productos que pretende identificar en el mercado, a saber, “bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas), comprendidos en la clase 33 de la octava edición de la clasificación Internacional de Niza.

Así las cosas. Teniendo en cuenta, los productos antes referidos que la marca solicitada pretende proteger, considera esta Dirección que evidentemente se trata de un signo genérico y descriptivo. Lo anterior por cuanto, de manera directa, indica los productos que identifica y sus características o cualidades. En efecto, la expresión CUBA LIBRE, es genérica por cuanto hace referencia a “un coctel resultante de la mezcla del ron con refresco de cola”, por lo tanto, designa directamente el producto que pretende proteger, por lo que el consumidor fácilmente entenderá que se trata de una bebida específica que posee dichas características.

En tal sentido, de concederse tal denominación, se estaría otorgando al solicitante un derecho exclusivo sobre términos que son de libre utilización, más aún teniendo en cuenta que la marca solicitada carece de elementos adicionales que permitan otorgarle distintividad que logre diferenciarla de otros signos en el mercado, e identificarla con un origen empresarial determinado.

Así mismo, el signo solicitado resulta descriptivo de los productos que identifica, toda vez que en su etiqueta incorpora la denominación “FORMULA ORIGNAL RON & COLA”, la cual, junto a la expresión “CUBA LIBRE”, hace referencia a una bebida cuya preparación se compone de ron y cola, indicando de esta manera las características que posee.

Quiere decir lo anterior, que la marca solicitada en registro, es una denominación descriptiva, impropia de ser susceptible de registro, ya que otros productos comparten tales características y por ende pueden ser individualizados del mismo modo, bajo la misma denominación, por tal razón se considera que expresiones con tal condición, pertenecen al dominio público.

En consecuencia, el signo solicitado en registro está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en artículo 135 literales e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […] En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar fundada la oposición presentada por la sociedad LICORARA ZACAPANECA, SOCIEDAD ANONIMA.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro como marca nominativa del signo CUBA LIBRE, para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza […]” (Destacado fuera de texto). 2. La Resolución núm. 59357 de 28 de octubre de 2010[37], mediante la cual la Directora de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 45697 de 30 de agosto de 2010, en la cual se indicó: “[…] Al estudiar los argumentos del recurrente, los motivos planteados en la resolución recurrida y al dar aplicación a las normas legales vigentes sobre la materia, esta Dirección considera que concurren en el presente caso los presupuestos de irregistrabilidad establecidos en el literal e) y f) del artículo 135 anteriormente citado, por cuanto el signo cuyo registro se solicita consiste en una expresión con la que se designan de manera directa los productos a los que se refiere la solicitud de registro.

Para abordar el tema de la genericidad de la marca solicitada, es necesario, ante todo, señalar que productos se desean proteger con dicha solicitud. Según el considerado primero de la presente resolución, el pretendido registro tiene por objeto los productos ubicados en la clase 33 internacional, específicamente: “bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).” Nótese que las expresiones CUBA LIBRE hacen referencia a “un coctel resultante de la mezcla del ron con refresco de cola”, de manera que el signo solicitado designa de manera directa los productos que se pretenden amparar, indicando de esta forma las características propias de los productos comprendidos en la clase 33 Internacional.

En consecuencia, analizada la expresión en su conjunto, se observa que no puede ser registrada como marca, toda vez que su compuesto denominativo, como ya se dijo, es el nombre genérico de un producto perteneciente a la clase objeto de amparo, además la concesión del signo solicitado implicaría conceder una ventaja competitiva a un empresario respecto de respecto de expresiones de libre dominio dentro del mercado pertinente. […] De lo expuesto se concluye que el signo solicitado no está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 135 literal e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo cual habrá de confirmarse la resolución recurrida.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 45697 30 de agosto de 2010, proferida por la Directora de la División de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el recurso de apelación interpuesto y enviar las presentes diligencias ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. […]” (Destacado fuera de texto). 3. Resolución núm. 25811 de 16 de mayo de 2011[38], mediante la cual el Superintende nte Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 45697 de 30 de agosto de 2010, en la cual se indicó: “[…] El signo solicitado está conformado por la expresión CUBA LIBRE escrita en mayúscula y doble línea en color rojo a primera palabra y en azul la segunda.

En la base de la denominación se aprecia la expresión FÓRMULA ORIGINAL escrita en un tipo de letra especial y color azul. En la parte inferior del diseño se muestra un triángulo invertido compuesto por tres líneas doradas sobre el cual se aprecia la expresión RON & COLA. Para la Delegatura, la marca solicitada contiene algunas expresiones que resultan genéricas en relación con los productos que se pretenden distinguir, y otras descriptivas de los mismos, razones suficientes para abstenerse de conceder la protección marcaria pretendida.

En efecto, al considerar la expresión CUBA LIBRE en relación con los productos pretendidos, a saber “bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)”, se considera que el consumidor realizará una vinculación inmediata con una clase particular de coctel o bebida alcohólica que se prepara a base de ron con refresco de cola, y que se conoce en la mayoría de los países del continente latinoamericano con el mismo nombre, describiéndose así el producto pretendido.

De esta forma, el consumidor, al estar frente al signo solicitado en el mercado, encontrará que se está haciendo directa relación al producto distinguido y que además se designa con los elementos necesarios para su elaboración como lo son el “RON” “&” la “COLA”. Adicionalmente, siendo el cóctel CUBA LIBRE una especie que describe el género de las bebidas alcohólicas, y estando presente las expresiones RON y COLA, genéricas pues hacen relación directa a los ingredientes que componen el producto pretendido con el signo solicitado, resulta necesario concluir que, además de la descriptividad ya advertida, el signo analizado es genérico, lo que representa un obstáculo insalvable para conceder el registro solicitado.

Por último, obsérvese que las expresiones FÓRMULA ORIGINAL, así como el elemento gráfico consistente en un triángulo invertido conformado por líneas doradas, constituyen elementos ornamentales sin la menor aptitud distintiva que le permitan, considerando el signo en conjunto, diluir la descriptividad y la genericidad señaladas. […] Por lo tanto, la marca objeto de la solicitud, está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en los literales e) y f) artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 45697 30 de agosto de 2010, proferida por la Directora de la División de Signos Distintivos […]” (Destacado fuera de texto). El problema jurídico 19. La Sala advierte que aunque la parte demandante invocó como vulnerado el artículo 134 de la Decisión 486 cuando expuso su concepto de violación se refirió a la aptitud del signo mixto CUBA LIBRE para ser registrado, argumentando que “[…] la marca goza de distintividad cuando es novedosa en relación con determinados productos y servicios, y cuando en relación con los mismos no constituye un signo genérico ni descriptivo [ ]”[39] (Destacado fuera de texto), sino que consiste en un signo con elementos diferenciales que forman un conjunto distintivo y, por lo tanto, es registrable. 20.

En este sentido, la Sala considera que la norma indicada anteriormente no resulta aplicable al caso sub examine en la medida en que en ningún momento se hace referencia a los requisitos para constituir una marca o a los supuestos fácticos previstos en el artículo 134 ibidem, motivos por los cuales no se incluirá en el problema jurídico. 21.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que “[…] no procede la interpretación del Artículo 134, debido a que los requisitos para constituir una marca a los que se refiere el artículo citado no son materia de la controversia […]”[40]. En este orden de ideas, la Sala procederá a estudiar si el signo mixto solicitado es o no descriptivo y/o genérico respecto de las bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas), productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, considerando que los argumentos de la parte demandante se enfocaron en este sentido. 22.

Precisado lo anterior, le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, en la contestación de la misma presentada por la parte demandada y en la Interpretación Prejudicial, determinar: 1. Si las resoluciones núms. 45697 de 30 de agosto de 2010, 59357 de 28 de octubre de 2010 y 25811 de 16 de mayo de 2011, expedidas por la Superintende ncia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo mixto CUBA LIBRE solicitado por la parte demandante para identificar “bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)”, productos de la Clase 33 de la Clasificació n Internaciona l de Niza, vulneran el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486. 2.

En este sentido, se analizará, si el signo mixto CUBA LIBRE consiste exclusivamen te en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto que pretende identificar. 23. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 329-IP-2016 en la que interpretó el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 y, de oficio, el literal e) del artículo 135 ibidem. 24.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 25. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[41], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[42] de la Comisión de la Comunidad Andina.[43] Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[44] 26.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.[45] 27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 28.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 29.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 30.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 31.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 32. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]” Interpretación Prejudicial 329-IP-2016 el 9 de septiembre de 2016 33.

La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[46]: “[…] 1.2. Los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores sobre las características, calidad, cantidad, destino, etc. de los productos o servicios que buscan identificar. […] 1.4.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.

El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. 1.5. Teniendo en cuenta que en el presente caso se está frente a una marca mixta, conformada por un elemento denominativo y uno gráfico o figurativo, es importante determinar qué elemento predomina o resulta más característico en dicho signo, si el denominativo o el gráfico, o ambos. […] Se prohíbe el registro de signos compuestos exclusivamente por designaciones genéricas, pero ello no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto.

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo, debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. […] 1.11.

En tal sentido, se deberá determinar si la denominación CUBA LIBRE, que conforma al signo solicitado, es genérica o descriptiva en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer el carácter distintivo y proceder o no al registro del signo solicitado CUBA LIBRE (mixto), teniendo en consideración además los elementos adicionales que conforman dicha marca. […]” (Destacado fuera del texto).

Marco normativo sobre los signos exclusivamente genéricos o descriptivos como causales absolutas de irregistrabilidad 34. Visto el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marca los signos que sean exclusivamente descriptivos, es decir, aquellos que consisten en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios 35.

Visto el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486, se prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en el nombre técnico o genérico del producto o servicio que pretende amparar. Análisis del caso concreto 36. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra del marco normativo sobre los signos exclusivamente genéricos o descriptivos como causales absolutas de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 37.

En este sentido, el signo mixto objeto de estudio es como se muestra a continuación: |SIGNO MIXTO SOLICITADO[47] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |[48] | |Solicitante: Cuba Libre | |Products, Inc. | |Clase 33: “Bebidas alcohólicas | |(con excepción de cervezas)” | 38. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis de las causales absolutas de irregistrabilidad citadas en el marco normativo expuesto supra.

Del cargo de violación del literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 39. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 135 de la Decisión 486 prevé las causales de irregistrabilidad absoluta de un signo, con el fin de proteger el interés general en lo que se refiere a que todo signo cumpla con las funciones atribuidas a las marcas, velar por el orden público, la moral y las buenas costumbres y por un sistema de competencia transparente en el mercado[49]. 40.

Dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el citado artículo, se encuentra la prevista en literal f) ibidem, la cual se configura cuando el signo consista exclusivamente en el nombre técnico o genérico del producto o servicio que pretende amparar, caso en el cual, el signo carece de la distintividad requerida para ser registrado como marca. 41.

En relación con los signos genéricos, la Sala recuerda que son aquellos conformados por palabras o expresiones que se refieren exclusivamente al género, subgénero o especie de productos o servicios o al propio producto o servicio que se pretende distinguir. Así, “[…] desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuanto por sí mismo pueda servir para identificarlo. […]”[50]. 42.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó, en la Interpretación Prejudicial, que para identificar un signo genérico, se debe formular la pregunta ¿qué es? el producto o servicio que dicho signo pretende identificar y si la respuesta suministrada espontáneamente por el consumidor es igual al producto o servicio, es claro que el signo es genérico o está compuesto por palabras genéricas.

En términos del Tribunal: “[…] se prohíbe el registro de signos compuestos exclusivamente por designaciones genéricas, pero ello no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

El aspecto genérico de un signo, debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. 1.8. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo […]”[51] (Destacado fuera del texto) 43.

Esta prohibición tiene por finalidad evitar la apropiación de palabras que, por naturaleza, son de libre disposición y que, en general, podrían ser el nombre genérico del bien que identifica. No obstante, es pertinente precisar que, si la expresión de carácter genérico se encuentra acompañada de un elemento denominativo o gráfico suficientemente distintivo, el signo será registrable; aún así, su titular no podrá evitar que terceros utilicen el mismo término de manera independiente o acompañado de otras partículas o expresiones distintivas[52]. 44.

En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto CUBA LIBRE, solicitado por la parte demandante para identificar productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad o procede su registro como marca. 45.

La Sala observa que el signo CUBA LIBRE consiste en un signo mixto conformado por un elemento denominativo compuesto y por un elemento gráfico, que utiliza los colores azul y rojo. 46. Por un lado, el elemento nominativo consiste en la palabra CUBA en rojo seguida en línea debajo por la palabra LIBRE en color azul. Debajo se encuentra la frase FORMLA ORIGINAL en azul y un poco más abajo las palabras RON & COLA en azul y rojo.

Todo lo anterior se encuentra presentado en una grafía especial. 47. En relación con la frase FORMULA ORIGINAL y las palabras RON & COLA, la Sala considera importante precisar que, de la lectura de los antecedentes administrativos, en especial, del formulario único de registro de signos distintivos, la parte demandante indicó que las mismas son expresiones explicativas, por lo tanto, no hacen parte del signo y no entran a ser parte del análisis de registrabilidad. 48.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que el propósito de utilizar elementos explicativos es presentar información sobre los productos o servicios que se ofertan en el mercado; sin embargo, estos elementos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, y tampoco deben ser parte del examen de registrabilidad ni del cotejo de marcas.

En este sentido, en la Interpretación Prejudicial 17-IP-2014, indicó: “[…] Se advierte, que como dichos elementos son simplemente informativos y no hacen parte de la marca, no deben tenerse en cuenta al realizar el análisis de registrabilidad y, por lo tanto, no serán relevantes al efectuar el cotejo de marcas […]” (Destacado fuera del texto). 49.

Por otro lado, el elemento gráfico consiste en un triángulo invertido de color dorado ubicado debajo de la frase FORMULA ORIGINAL y detrás de las palabras RON & COLA. 50. Para la Sala el elemento nominativo del signo mixto es el predominante en el conjunto, comoquiera que es el que tiene la capacidad de generar mayor impacto y recordación en el público consumidor, aunado al hecho que son las palabras las que determinan la impresión general que va a suscitar el signo en la mente del consumidor.

En contraste con lo anterior, el elemento gráfico es accesorio o secundario en el conjunto y no le añade un concepto adicional o distinto del que se extrae de la lectura del componente nominativo, por lo que, en el caso sub examine, no le otorga distintividad particular al conjunto del signo. 51. En este sentido, la Sala encuentra que la expresión CUBA LIBRE es utilizada de forma general para referirse a un cóctel preparado a partir de la mezcla de refresco de cola con ron[53].

En este sentido, hace referencia directa a una especie de bebida alcohólica, que es, a su vez, uno de los productos que el signo pretende identificar de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. 52. Atendiendo a que la denominación del signo solicitado a registro hace referencia directa a una especie de los productos que pretende identificar y en aplicación de los criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para determinar si un signo está compuesto por expresiones exclusivamente genéricas, la Sala considera que el signo mixto CUBA LIBRE efectivamente es genérico para identificar productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza y que los elementos adicionales que lo componen, esto es, la caligrafía especial y el triángulo invertido no le otorgan una distintividad suficiente, que desvirtúe la causal de irregistrabilidad prevista en el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486. 53.

En este punto, la Sala recuerda que es posible registrar un signo conformado por partículas genéricas, siempre y cuando contenga elementos adicionales que le permitan obtener una suficiente distintividad, en la medida en que no es posible otorgarle exclusividad al empresario respecto de dichas expresiones genéricas. 54. Aunado a lo expuesto, se debe tener en cuenta que las expresiones FÓRMULA ORIGINAL y RON & COLA son explicativas, es decir, no hacen parte del signo, y, en consecuencia, no le dan distintividad.

Por lo anterior, el signo CUBA LIBRE no cuenta con elementos adicionales que le otorguen distintividad, le permitan diferenciarse en el mercado y lo identifiquen con un origen empresarial determinado por lo que no cumple con las condiciones para ser registrado como marca. 55. Sumado a lo anterior, el consumidor medio que observe el signo mixto en su conjunto, verá las expresiones explicativas y concluirá con mayor certeza que el producto que pretende identificar el signo solicitado es una bebida alcohólica, esto es, el coctel preparado con la mezcla de ron y cola, reforzando así su carácter de genérico. 56.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Sala considera que el signo mixto CUBA LIBRE solicitado por la parte demandante, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad absoluta prevista en el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486. 57. Finalmente, en relación con el argumento de la parte demandada que “[…] la marca solicitada en registro es una denominación descriptiva, impropia de ser susceptible de registro, ya que otros productos comparten tales características y por ende pueden ser individualizados del mismo modo, bajo la misma denominación, por tal razón se considera que expresiones con tal condición pertenecen al dominio público […]”[54] y que, en consecuencia, el signo solicitado también se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, artículo interpretado de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; la Sala considera que no es necesario analizar dicha causal de irregistrabilidad, comoquiera que se encuentra acreditado que no procede el registro como marca del signo solicitado por estar incurso en la causal prevista en el literal e) del artículo 135 ibidem.

Conclusión 58. La Sala considera que, en el caso sub examine, el signo mixto CUBA LIBRE solicitado por la parte demandante para identificar productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, está conformado exclusivamente por expresiones genéricas, en la medida en que los elementos adicionales, esto es, la caligrafía especial y el triángulo invertido no le otorgan suficiente distintividad, motivo por el cual dicho signo mixto se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad absoluta del literal f) del artículo 135 de la Decisión 486, al cumplirse el supuesto de la causal en mención. 59.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 45697 de 30 de agosto de 2010, 59357 de 28 de octubre de 2010 y 25811 de 16 de mayo de 2011, y la Sala habrá de negar las pretensiones de la demanda. Condena en costas 60.

Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, sobre condena en costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante. Reconocimiento personería 61. Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[55], sobre los poderes y la designación y sustitución de apoderados. 62.

Atendiendo a que el abogado Luis Eduardo Salamanca Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 19.453.453 y con la tarjeta profesional de abogado núm. 129.826 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder[56] para actuar en calidad de apoderado de la parte demandada, y considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, la Sala le reconocerá la respectiva personería. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: RECONOCER personería al abogado Luis Eduardo Salamanca Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 19.453.453 y con la tarjeta profesional de abogado núm. 129.826 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en calidad de apoderado de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder visible a folio 213 del expediente.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Actuando por intermedio de apoderada.

Cfr. Folios 2 y 3 [2] Cfr. Folios 30 a 57 [3] “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo” “[…]

ARTICULO

85. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente. […]”. [4] Esta resolución negó el registro de la marca mixta CUBA LIBRE, solicitado por Cuba Libre Products, Inc. [5] Cfr. Folio 31 y 32 [6] Cfr. Folios 32 y 33 [7] “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.[…]” [8] “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate […]” [9] Cfr. Folio 34 [10] Ibidem. [11] Ibidem. [12] Cfr. Folio 35 [13] Ibidem. [14] Cfr. Folio 47 [15] Cfr. Folio 50 [16] Cfr. Folio 51 [17] Actuando por intermedio de apoderada.

Cfr. Folios 79 a 82 [18] Cfr. Folios 71 a 78 [19] Cfr. Folio 73 [20] Ibidem. [21] Cfr. Folio 75 [22] Ibidem. [23] Cfr. Folio 77 [24] Cfr. Folio 78 [25] Cfr. Folios 92 y 93 [26] Cfr. Folios 104 a 112 [27] Cfr. Folios 108 y 109 [28] Cfr. Folio 202 [29] “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7.

De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. [30] Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. [31] “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” [32] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” [33] Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. [34] “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”. [35] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [36] Cfr. Folios 5 a 8 [37] Cfr. Folios 9 a 12 [38] Cfr. Folios 13 a 18 [39] Ibidem. [40] Cfr. Folio 109 [41] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [42] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [43] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [44] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [45] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [46] Cfr. Folios 104 a 112 [47] Signo mixto solicitado por la parte demandante, cuyo registro fue negado por los actos administrativos acusados. [48] Tomado de Sistema de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Consultado: 24 de junio de 2020. [49] Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de junio de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020130040800 [50] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 22 [51] Cfr. Folio 109.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 329-IP-2016 de 9 de septiembre de 2016 [52] Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de junio de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020130040800 [53] Página oficial de la Asociación Internacional de Bartenders consultada el 24 de julio de 2020. https://iba-world.com/contemporary-classics/ [54] Cfr. Folio 77 [55] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. [56] Cfr. Folios 213 – 216 ----------------------- [pic]