PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto J D M JUANITA DEL MAR y la marca mixta JUAN DEL MAR previamente registrada / UTILIZACION DE NOMBRES PROPIOS EN MARCAS – Reglas / UTILIZACIÓN DE NOMBRES PROPIOS O APELLIDOS EN MARCAS - Procedencia cuando incluyen elementos adicionales que les concedan distintividad / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo mixto J D M JUANITA DEL MAR en la clase 25 porque posee suficiente fuerza distintiva, su uso en el mercado no genera confusión o riesgo de confusión en el público consumidor y no afecta la identidad o prestigio del titular de la marca mixta JUAN DEL MAR, que identifica servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [L]a Sala, con base en el análisis realizado supra, encuentra que i) existen diferencias fonéticas y ortográficas de conjunto, por cuanto: el signo solicitado J D M JUANITA DEL MAR contiene elementos diferenciadores respecto del nombre propio del Tercero con interés directo en el resultado del proceso; ii) la supuesta confundibilidad se predica únicamente del nombre de pila del Tercero con interés directo en el resultado del proceso y no de su identificación completa, el cual conforme lo ha considerado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “[…] no identifica a una persona como tal […]”, dado que si se refiriera a esos nombres la norma se volvería inaplicable por la imposibilidad física de cumplirla; y iii) asimismo al ser una marca mixta incluye elementos particulares en su representación gráfica que lo hacen diferenciable del nombre propio del Tercero con interés directo en el resultado del proceso […] Corolario de lo anterior, dado que el signo y el nombre confrontados tienen diferencias suficientes, no se genera riesgo de confusión o asociación en el público consumidor y, por lo tanto, se cumple el segundo lineamiento indicado supra por el Tribunal de Justicia. El tercer criterio que define el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que un signo que incluye un nombre propio sea registrable, consiste en que “[…] No afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo que cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. […]”.

La Sala constata en el expediente que el Tercero con interés directo en el resultado del proceso cuenta con una trayectoria reconocida en el ámbito empresarial específicamente en los servicios de restauración (alimentación), como actor y como modelo, lo cual igualmente fue analizado por la parte demandada en el momento en que estableció que se afectaría el prestigio de Juan Del Mar Iglesias Vergara, atendiendo a que los productos que se pretenden distinguir con el signo J D M JUANITA DEL MAR, podían asociarse a este resaltando su prestigio como modelo.

Asimismo, se verifica que el Tercero con interés directo en el resultado del proceso se identifica precisamente con su nombre de pila JUAN DEL MAR, por lo que en principio podría afectarse su identidad o prestigio, comoquiera que no otorgó su consentimiento para que utilizaran su nombre como marca. No obstante, la Sala considera que contrario a lo señalado por la parte demandada el signo J D M JUANITA DEL MAR, no afecta la identidad y prestigio del Tercero con interés directo en el resultado del proceso, atendiendo a que: i) no es homónimo del nombre del Tercero con interés directo en el resultado del proceso; ii) contiene elementos diferenciadores gráficos, fonéticos y ortográficos que evitan que se genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor; iii) la confundibilidad del signo se predica únicamente del nombre de pila del Tercero con interés directo en el resultado del proceso lo cual per se no identifica a una persona como tal; iv) si bien Juan Del Mar Iglesias Vergara tiene prestigio en el ámbito nacional, no se acredita que la sociedad solicitante hubiera intentado aprovecharse de tal prestigio o que se afecte su identidad atendiendo a los elementos diferenciadores entre el signo solicitado y el nombre del Tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Esto, da por cumplido el tercer criterio señalado por el Tribunal de Justicia para que un signo que incluye un nombre propio sea registrable. La Sala considera que el signo J D M JUANITA DEL MAR, cuyo registro se solicitó para distinguir productos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza “Vestidos, calzado y sombrerería”, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, dado que posee suficiente fuerza distintiva, su uso en el mercado no genera confusión o riesgo de confusión en el público consumidor y no afecta la identidad o prestigio del Tercero con interés directo en el resultado del proceso.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL E CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00043-00 Actor: JAVIERTEX S.A.S Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Irregistrabilidad de un signo como marca por afectar la identidad o el prestigio de una persona natural reconocida SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Javiertex S.A.S., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 53433 de 29 de septiembre de 2011, 9600 de 27 de febrero de 2012 y 59973 de 10 de octubre de 2012.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Javiertex S.A.S.[1], en adelante la parte demandante, presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138[3] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[4], para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 53433 de 29 de septiembre de 2011, “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”[5], y 9600 de 27 de febrero de 2012[6], “[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”: expedidas por la Directora de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 00059973 de 10 de octubre de 2012[7], “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E). 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto J D M JUANITA DEL MAR, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones[8]: “[…] 1. Que se declare la NULIDAD de los Actos Administrativos contenidas (sic) en las RESOLUCIONES. 53433 de fecha 29 de Septiembre de 2011, expedida por LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, mediante la cual RESUELVE NEGAR EL REGISTRO DE LA MARCA, Mixta, J D M JUANITA DEL MAR, en la clase 25, Expediente N° 10 128694, solicitud presentada el 15 de Octubre de 2010. 2.

RESOLUCIÓN 9600 de 27 de febrero de 2012, expedida por LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, mediante La (sic) cual RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN Y CONFIRMA LA RESOLUCIÓN ANTERIOR. 3. RESOLUCIÓN 59973 de 10 de Octubre de 2012, expedida por El SUPERINTENDENTE DELEGADO (E) PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, mediante la cual RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN Y CONFIRMA LA NEGACIÓN DE LA MARCA. 2.

(sic) Consecuentemente en beneficio de la Sociedad JAVIERTEX S.A.S., solicito se hagan las siguientes declaraciones: 2.1 Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declarar INFUNDADA la demanda de oposición presentada por la Sociedad DEL MAR S.A.J, contra la solicitud de registro de la marca “J D M JUANITA DEL MAR” (mixta) clase 25 solicitada para distinguir “vestidos, calzado y sombrerería” y que en consecuencia, se ordene el registro de la misma. 4.2 (sic) Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el Registro de la marca “J D M JUANITA DEL MAR” (mixta) clase 25, solicitada para distinguir: “Vestidos, calzado, sombrerería”, Expediente 10-128694 5 (sic) Que se ordene la publicación de la Sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, conforme lo establece el literal d) del artículo 2 del Decreto Legislativo 209 de 1957. 6 (sic) Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, en la cual se adopten medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones[9]: 1. La parte demandante solicitó, el 15 de octubre de 2010, el registro como marca del signo mixto J D M JUANITA DEL MAR, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

La solicitud se publicó el 22 de marzo de 2011 en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 626, la cual fue objeto de oposición por el señor Juan Del Mar Iglesias Vergara con fundamento en la causal de irregistrabilidad denominada: “[…] Reconocimiento o prestigio de persona distinta al solicitante […]”. 3. La Directora de Signos Distintivos declaró, por medio de la Resolución núm. 53433 de 29 de septiembre de 2011, fundada la oposición presentada y, en consecuencia, negó el registro como marca del signo mixto J D M JUANITA DEL MAR, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

La parte demandante presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 53433 de 29 de septiembre de 2011. 5. La Directora de la División de Signos Distintivos confirmó, por medio de la Resolución núm. 9600 de 27 de febrero de 2012, la Resolución núm. 53433 de 29 de septiembre de 2011, y concedió el recurso de apelación. 6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) resolvió, por medio de la Resolución núm. 59973 de 10 de octubre de 2012, el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 53433 de 29 de septiembre de 2011. Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 134 y 136; y los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[10], en adelante Decisión 486; y del artículo 61 de la Constitución Política.

Concepto de violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó el concepto de violación: Primer cargo: Violación del artículo 136 de la Decisión 486 1. Señaló que […] La marca solicitada para registro J D M JUANITA DEL MAR para distinguir productos de la clase 25, no es susceptible de producir confusión con la marca previamente registrada JUAN DEL MAR (mixta) usada para distinguir servicios de la clase 43, SERVICIOS DE RESTAURACIÓN (ALIMENTACIÓN);

HOSPEDAJE TEMPORAL, por cuanto ni los signos son confundibles desde el punto de vista conceptual, fonético, visual, gramatical y ortográfico, ni los productos y servicios que identifica cada signo presentan entre sí riesgo de confusión o de asociación, no son intercambiables ni complementarios, no tienen conexión competitiva, los canales de comercialización y publicidad son totalmente diferentes, el signo solicitado no induce al consumidor a error en cuanto al origen empresarial de los productos y servicios que cada marca identifica.[…][11]” 2.

Manifestó que el signo J D M JUANITA DEL MAR fue creado por la parte demandante a partir de su ejercicio intelectual para distinguir prendas de vestir, calzado y sombrerería, asimismo señaló que cuenta con la suficiente fuerza distintiva por lo que no es susceptible de generar riesgo de confusión o asociación. 3. Señaló que los productos y servicios que identifican las marcas confrontadas son totalmente diferentes, resultando “[…] muy forzado aceptar que el consumidor de los productos de clase 25 los va a confundir con los servicios de la clase 43, o viceversa […]”[12]. 4.

Adujo que, en el análisis comparativo de marcas mixtas, el examen debe realizarse sobre la totalidad del conjunto marcario, de manera que en el caso en que predomine el elemento nominativo se debe proceder al cotejo de los signos aplicando las reglas que la doctrina ha establecido para tal fin y en el evento en que predomine el elemento gráfico no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 5.

Manifestó que el signo cuyo registro se pretende se refiere a un nombre femenino y diminutivo utilizado para distinguir prendas de vestir, calzado y sombrerería, mientras que la expresión Juan del Mar, se refiere a un restaurante y servicios de hotel temporal. 6. Señaló que la composición morfológica de los signos confrontados es diferente por las siguientes razones: i) presentan una combinación nominativa propia; ii) presentan diferencias fonéticas, ortográficas y gramaticales sustanciales y estructurales; iii) la extensión que compone cada uno de los signos es visualmente disímil; iv) la pronunciación de las marcas es diferente, por cuanto el signo solicitado va acompañado de tres letras iniciales y el diminutivo Juanita lo que produce un sonido diferente; v) el consumidor al escuchar los signos en el mercado, podrá contar con los elementos de juicio para distinguir el uno del otro; y vi) a pesar de compartir algunas letras que se encuentran en la misma ubicación, el signo solicitado en registro tiene componentes adicionales que estructuralmente otorgan suficiente distintividad en su pronunciación. 7.

Respecto a la similitud conceptual o ideológica, señaló que las expresiones que hacen parte de las marcas comparadas se refieren a diferentes productos y servicios y van dirigidos a diferente tipo de consumidor, razón por la cual la marca solicitada tiene una identidad propia de tipo conceptual, y no evocan la misma idea o ideas similares con la previamente registrada.

Segundo cargo: Violación de los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 8. Señaló que para que un signo pueda ser registrado debe cumplir con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y representación gráfica, los cuales se acreditan en el caso del signo solicitado como marca comoquiera que: i) el signo mixto J D M JUANITA DEL MAR diferente a la marca mixta JUAN DEL MAR; ii) el signo mixto J D M JUANITA DEL MAR puede reproducirse y tiene una representación gráfica lograda en el logo que la acompaña siendo este aspecto distintivo respecto de la representación gráfica de la marca mixta JUAN DEL MAR; iii) el signo cuyo registro se pretende no es genérico, ni descriptivo, ni se refiere a un objeto o servicio determinado, ni describe otro signo idéntico o similar anteriormente solicitado para registro o registrado a favor de un tercero para distinguir productos idénticos o similares; y iv) no existe una conexión competitiva entre los productos que se pretenden distinguir con el registro del signo J D M JUANITA DEL MAR y los servicios distinguidos por la marca previamente registrada como JUAN DEL MAR, lo que permite al público consumidor identificar el origen empresarial de los mismos. 9.

Afirmó que no se presenta una afectación a la identidad y prestigio Tercero con interés directo en el resultado del proceso argumentando lo siguiente: 10. Adujo que en la Resolución 59973, se cambiaron los parámetros de confrontación marcaria, dado que, una cosa es referirse a la persona natural y otra es referirse a una persona jurídica, por lo que la marca mixta JUAN DEL MAR es de la persona jurídica DEL MAR S.A., que nada tiene que ver con el señor Juan Del Mar Iglesias Vergara.

Resaltando que “[…] en ninguna parte del expediente aparece que la marca JUAN DEL MAR se asocie con alguna forma de titularidad o propiedad del señor JUAN DEL MAR IGLESIAS VERGARA […]”. 11. Señaló que: i) el nombre del opositor nunca se ha visto en riesgo; ii) no ha demostrado que sus ventas han bajado, ni que la calidad de sus servicios se vea afectada por la calidad de los productos de la demandante; iii) no se ha desviado clientela teniendo en cuenta que los canales de distribución de los productos y servicios son diferentes; iv) no puede hablarse de la existencia de un aprovechamiento indebido del prestigio y publicidad que tiene la marca opositora y; v) no hay confusión en cuanto al buen nombre del opositor. 12.

Adujo que las pruebas aportadas por el opositor en la actuación administrativa “[…] no demuestran que el opositor sea titular de la marca JUAN DE LAR (sic), ni que sea representante legal de la sociedad DEL MAR S.A., ni que el giro ordinario de sus negocios se encuentre en el contexto de los productos de la clase 25 Internacional, ni que sea confeccionista, ni diseñador de modas […]”[13].

Tercer Cargo: Violación del artículo 61 de la Constitución Política 13. Señaló que al declararse infundada la respuesta a la demanda de oposición, presentada por Javiertex S.A.S., y negar el registro como marca del signo mixto J D M JUANITA DEL MAR, se viola el artículo 61 de la Constitución Política por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, debido a que la misma desconoce los derechos marcarios de la parte demandante, al ser la propiedad industrial un aspecto de la propiedad intelectual.

Contestación de la demanda 7. La parte demandada[14] contestó la demanda[15] y se opuso a las pretensiones formuladas así: Cargos de violación de los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 de la Decisión 486; y del artículo 61 de la Constitución Política. 1. Manifestó que los actos administrativos acusados se encuentran ajustados a derecho, en razón a que en el trámite de registro marcario que garantizó el debido proceso y el derecho a la defensa de las partes, se concluyó que no era procedente realizar el registro del signo solicitado, por encontrarse inmersa en la causal de irregistrabilidad señalada en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486[16]. 2.

Agregó que los requisitos que debe reunir un signo distintivo para ser registrado como marca son la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. 3. Respecto de la registrabilidad del signo mixto J D M JUANITA DEL MAR para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, adujo que: i) confrontados los signos en cuestión se observa, que existe riesgo de confusión entre los mismos y que esto podría afectar el nombre del señor Juan del Mar Iglesias Vergara; ii) la causal de irregistrabilidad establecida en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 no busca crear exclusividad sobre el uso del nombre, sino proteger la identidad de su titular cuando éste siendo una persona natural, es reconocida por el público como un personaje de prestigio en algún campo de la vida pública; y iii) del material probatorio aportado al trámite de registro, se estableció que el opositor, es un personaje de prestigio en el ámbito nacional, como empresario de la ciudad de Cartagena de Indias gracias a su cadena de restaurantes que llevan su nombre, también como modelo y actor y por sus cualidades existe un riesgo claro de confusión que impide registrar el signo solicitado.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El Tercero con interés directo en el resultado del proceso no contestó la demanda. Audiencia Inicial 9. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda[17], llevó a cabo la audiencia inicial, prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, el 11 de abril de 2014[18], en donde se surtieron las siguientes actuaciones: 1.

Se realizó un recuento de las actuaciones procesales adelantadas dentro del proceso. 2. Se tuvo por no contestada la demanda del Tercero con interés directo en el resultado del proceso. 3. Se declaró saneado el proceso. 4. Se resolvió sobre las excepciones, atendiendo a que la parte demandada no propuso alguna excepción de que trata el núm. 6° del artículo 180 y no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada de oficio. 5.

Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma presentada por la parte demandada. 6. Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que en la demanda no se incluyó una pretensión de contenido patrimonial y, en consecuencia, no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus diferencias. 7.

Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 8. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 9. Se realizó el respectivo control de legalidad. Interpretación Prejudicial 10. El Despacho Sustanciador ordenó, en audiencia inicial llevada a cabo el 11 de abril de 2014, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 11.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 404-IP-2015 de 7 de diciembre de 2015[19], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó […] La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, 136 literales a) y e) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Agregó “[…] Del análisis de los antecedentes del presente proceso, no procede la interpretación de los artículos 134, 135 y 172 de la Decisión 486 por no resultar pertinentes. Por lo tanto, sólo procede la interpretación del artículo 136 literales a) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […] y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables”[20].

Audiencia de pruebas 12. El Despacho Sustanciador consideró, mediante auto de 11 de abril de 2014, innecesaria la realización de la audiencia de pruebas. Audiencia de alegaciones y juzgamiento 13. El Despacho Sustanciador decretó, mediante auto de 6 de mayo de 2019[21], la reanudación del proceso y consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en ese sentido, ordenó la presentación de los alegatos de conclusión y corrió traslado al Ministerio Público para que rindiera concepto si a bien lo tenía.  14.

Dentro del término legal, el Tercero con interés directo en el resultado del proceso presentó los siguientes argumentos: 1. Indicó que pretendió el registro como marca del signo JUANITA DEL MAR el cual fue negado por la parte demandada por tratarse de una denominación que versa sobre el nombre del Tercero con interés directo en el resultado del proceso. 2.

La parte demandante solicita nuevamente el registro del signo incluyendo las letras “JDM” dentro de una etiqueta en la que lo relevante es la parte nominativa J D M JUANITA DEL MAR, ya que el fondo oscuro no aporta ninguna distintividad al conjunto. 3. La parte demandante ha tratado de menospreciar y restar importancia al Tercero con interés directo en el resultado del proceso, aun cuando “[…] el señor JUAN DEL MAR IGLESIAS es un personaje muy conocido en la escena nacional como actor, como modelo y también como empresario de restaurantes […]”, y asimismo indicó que no existe prueba que el nombre Juan Del Mar sea un vocablo de uso común. 4.

Señaló que al ser el tercero con interés directo en el resultado del proceso una persona reconocida en Colombia, pretender registrar una marca que consiste en […] una insignificante variación de su nombre (JUANITA por JUAN) en la Clase 25 para identificar prendas de vestir y ropa, ello revela la incuestionable intención de aprovechar el reconocimiento del personaje que lleva ese nombre, por la vía de la inevitable asociación con el nombre JUAN DEL MAR en la mente de cualquier consumidor que produciría una marca JD JUANITA DEL MAR (sic) […]”.

(Destacado fuera de texto) 5. Indicó que […] la marca mixta JDM JUANITA DEL MAR está incursa en la prohibición contenida en el literal (e) del artículo 136 de la Comisión de la Comunidad Andina (sic) […] atendiendo a que, consiste en un signo que afecta la identidad y el prestigio de una persona natural, en especial, porque se trata del nombre de una persona distinta del solicitante, y el señor Juan Del Mar Iglesias no ha autorizado a la parte demandante el registro de la marca; 15.

Señaló que la interpretación que hace la parte demandante del artículo citado supra en el sentido de que se requiere, en todo caso, que se trate de una persona identificada con el sector pertinente del público, no es aceptable y en todo caso el señor Juan Del Mar Iglesias se encuentra relacionado con el mundo de la moda dado que otra de sus actividades es la de ser modelo. 16.

Durante el término legal, la parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 404-IP-2015 de 7 de diciembre de 2015; vii) el marco normativo relativo al registro como marcas de signos que incluyen nombres propios; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 18. Vistos el artículo 149 numeral 8.º[22] de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y el artículo 13[23] del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019[24], sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 19. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 20.

Los actos administrativos[25] acusados son los siguientes: 1. La Resolución núm. 53433 de 29 de septiembre de 2011[26], mediante la cual la Directora Signos Distintivos resolvió la solicitud de registro marcario presentado por la parte demandante, en la que se indicó: “[…] Valoración en conjunto y conclusiones: Gracias a las pruebas aportadas, podemos determinar que el señor “JUAN DEL MAR IGLESIAS VERGARA”, también conocido como “JUAN DEL MAR”, es un reconocido empresario de la ciudad de Cartagena, que se dedica a varias actividades, especialmente el modelaje y la administración de una cadena de restaurantes que llevan su nombre.

Con ocasión a su fama, el señor “JUAN DEL MAR” ha aparecido en la portada de varias revistas, tanto locales como nacionales, ha sido objeto de varias entrevistas y ha utilizado su reconocimiento como material promocional de los restaurantes que administra. Dadas las circunstancias arriba señaladas, se puede afirmar que el señor “JUAN DEL MAR IGLESIAS VERGARA”, también conocido como “JUAN DEL MAR”, goza de prestigio en el ámbito nacional, especialmente como empresario y modelo por lo que le asiste derecho a oponerse al registro de la marca solicitada.

Ahora, establecido el derecho que le asiste a JUAN DEL MAR IGLESIAS VERGARA para invocar la protección de su nombre y reputación, la tarea de esta Dirección consiste en determinar si el signo solicitado a registro, JDM JUANITA DEL MAR, puede afectar la identidad o prestigio del opositor. El signo solicitado es el siguiente (…) [pic] (…) el cual pretende amparar: “vestidos, calzados, sombrerería” productos de la clase 25ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Teniendo en cuenta los argumentos planteados por las partes, así como los fundamentos normativos, doctrinales y jurisprudenciales en materia de propiedad industrial, esta Dirección, al analizar el signo previamente representado, encuentra que afecta la identidad o prestigio del señor “JUAN DEL MAR”. En efecto, ha de tenerse en cuenta que la finalidad de la normativa establecida en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 consistente en evitar la usurpación del nombre de una persona que afecte su identidad o prestigio, lo cual, dada la evidente similitud entre la expresión “JUANITA DEL MAR” con el nombre del opositor “JUAN DEL MAR”, teniendo presente que coinciden en la mayor parte de su secuencia gramatical.

Ahora, si bien la expresión objeto de la solicitud de registro y el nombre del opositor son diferenciables en cuanto a su género, (JUAN/JUANITA), dicha situación a pesar de otórgale (sic) una característica al conjunto marcario, no le imprime la distintividad requerida para poder ser diferenciado e individualizado del nombre “JUAN DEL MAR”, más aún teniendo en cuenta que dicho nombre no es de uso común en nuestro país y que la persona detrás de él goza de un reconocimiento público adquirido como modelo, lo que fácilmente puede llevar a que el consumidor relacione los productos reivindicados (vestidos, calzados, sombrerería) con las actividades del opositor, presentándose así una usurpación del nombre así como una afectación de la identidad y prestigio del señor JUAN DEL MAR IGLESIAS VERGARA.

En conclusión, esta Dirección considera improcedente el registro del signo solicitado, puesto que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136, literal e), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Declarar fundada la oposición presentada por el señor JUAN DEL MAR IGLESIAS VERGARA.

ARTÍCULO SEGUNDO. Negar el registro como marca mixta del signo JDM JUANITA DEL MAR para distinguir productos comprendidos en la clase 25ª de la Clasificación Internacional de Niza. […]”. 2. La Resolución núm. 9600 de 29 de febrero de 2012[27], mediante la cual la Directora de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 53433 de 29 de septiembre de 2011, indicó: “[…] se observa en el presente caso que el signo cuyo registro se solicita es de naturaleza mixta y se encuentra conformado en su apartado relevante por la expresión “JDM JUANITA DEL MAR” escrita en un tipo de letra particular dentro de un rectángulo, con grabados de peces en el trasfondo correspondiendo al diseño expuesto a continuación: [pic] Como motivo de inconformidad, el recurrente sustenta su escrito de alzada en la improcedencia del material probatorio, así como la indebida aplicación por cuenta de la Dirección de la causal de irregistrabilidad en estudio, toda vez que el señor JUAN DEL MAR, opositor en el presente trámite, no se desempeña, tiene relación o es reconocido en el ámbito de las prendas de vestir, como si lo podría llegar a ser en lo que respecta a restaurantes.

Al respecto, encuentra esta instancia que en la resolución impugnada, indicó que el señor JUAN DEL MAR IGLESIAS VERGARA, es efectivamente un personaje que tiene prestigio y reconocimiento en la comunidad nacional, en primer lugar por ser el propietario de un establecimiento de comercio en Cartagena (un restaurante denominado JUAN DEL MAR) y al estar involucrado en la vida pública, ha sido contactado para desempeñarse como modelo de fotografías, siendo esta su profesión inicial.

En efecto, el artículo de la revista Soho hace un examen de la vida personal del señor JUAN DEL MAR, y las fotografías que acompañan corresponden a desnudos artísticos. Sin embargo, también existen otra serie de elementos (en especial los resultados del motor de búsqueda COLARTE), donde se hace mención a JUAN DEL MAR tanto por los reportajes hechos a su restaurante como a la presencia de el mismo en fotografías y eventos de moda como modelo, así como las reseñas del paso que tuvo en el modelaje, la televisión y la actuación (como por ejemplo la entrevista hecha por la revista “Viernes de Cartagena”).

En este orden de ideas, el señor JUAN DEL MAR si tiene una conexión con el campo textil, al ser modelo y una persona que influye en el estilo de vida de la sociedad como empresario, aunado a su reconocimiento, le permiten proteger el uso no autorizado del mismo por cuenta de otros quienes no tengan relación o autorización para su explotación como marca.

Otra de las inconformidades del recurrente consiste en la falta de análisis de registrabilidad del conjunto mixto, el cual no es confundible y subsiste como marca a pesar del personaje opositor. Al respecto, esta instancia estima que el conjunto solicitado, así corresponda a un nombre femenino, la configuración del mismo es en extremo similar, confundible y se relaciona fácilmente, asumiéndose que se trata de una designación, destinada a mujeres y que está aprobada o vinculada de alguna manera con el modelo y empresario JUAN DEL MAR.

Con todo lo anterior, es claro que el consumidor promedio asociará la marca solicitada, dados sus elementos característicos, al nombre de JUAN DEL MAR, reconocido y asociado al señor JUAN DEL MAR IGLESIAS VERGARA. No encuentra esta Dirección que, como afirma el recurrente, tal composición se trate de una combinación, común y habitual, siendo el “del mar” una combinación no muy utilizada para combinar con nombres propios, motivo por el cual la existencia de un signo identificado con la expresión solicitada, evocativa del citado modelo y empresario, el cual pretende amparar “prendas de vestir, calzados, sombrerería”, estaría aprovechando el concepto y la recordación que se tiene frente al señor JUAN DEL MAR IGLESIAS VERGARA, por lo que se asociará a su nombre y se entenderá que es auspiciado o licenciado por él, cuando la sociedad aquí solicitante carece de autorización alguna sobre el uso o explotación de la imagen pública del ya mencionado empresario/ modelo.

Por tanto, se concluye que el consumidor promedio al ver el signo tal y como se ha solicitado, encontrará relación con un modelo (JUAN DEL MAR), haciéndose un aprovechamiento del prestigio [de] la persona famosa al no lograr diferenciarse del mismo, por lo cual se considera que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo cual habrá de confirmarse la resolución recurrida.

En merito (sic) de lo expuesto, RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 53433 de 29 de septiembre de 2011, proferida por la Directora de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores.

ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el recurso de apelación interpuesto y enviar las presentes diligencias ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. […]” 3. La Resolución núm. 00059973 de 10 de octubre de 2012[28], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 53433 de 29 de septiembre de 2011, precisó: “[…] vale la pena recordar que en el mundo es posible encontrar que varias personas puedan compartir el mismo nombre o uno o varios de sus componentes.

Ahora bien, por distintos factores, principalmente culturales, un nombre puede ser usado en mayor o medida que otro. Sin embargo, lo que busca la norma en este caso no es el crear exclusividad sobre el uso de un nombre, sino el proteger de la identidad de su titular cuando este, siendo una persona natural, es reconocido por el público como un personaje de prestigio en algún campo de la vida pública.

Por eso la causal de irregistrabilidad en estudio no limita sus presupuestos a la mera reproducción de un nombre sino que lo amplia a figuras como la firma, el título, el hipocorístico, el seudónimo, la imagen, el retrato, la caricatura o cualquier otro medio por el cual una persona pueda ser reconocida en la mente de sus congéneres gracias a su vida y obra.

Claro está que si a la fama de una persona se une un medio poco común para identificarlo, las probabilidades de obtener una protección de su identidad, se incrementaran acorde a la originalidad de ese instrumento de identificación. En el presente caso, es evidente que esta entidad no pude desconocer la posibilidad de que en Colombia y en el mundo puedan existir varias personas que compartan el nombre “Juan” y el apellido “Del Mar”, pero eso no convierte a “JUAN DEL MAR” en un nombre de amplia usanza en nuestro territorio, como lo serían “Pedro”, “María”, “Rodríguez”, “Gutierrez”, entre otros.

Entonces, al haberse demostrado que el opositor goza de un amplio grado de reputación en los medios nacionales, y que el instrumento por el cual se identifica ante el público, el nombre JUAN DEL MAR, no es muy común en nuestro territorio la confrontación que se haga entre este y el signo solicitado debe hacerse con mayor rigor. Por otra parte, el recurrente afirma que el signo solicitado no podría afectar la identidad del opositor, puesto que la expresión JUANITA es evidentemente femenina, circunstancia que se ve reforzada con los demás componentes del signo. Al respecto, estima el Despacho que si bien existen algunas diferencias entre el signo solicitado a registro y el nombre del opositor, lo cierto es que su configuración gramatical, fonética y aún conceptual son tan cercanas que inevitablemente los consumidores podrían establecer una asociación entre los productos a identificar con el signo solicitado con la identidad del modelo y empresario Juan del Mar Iglesias Vergara.

Más adelante, el solicitante controvierte nuevamente la posibilidad de que el signo pueda afectar el prestigio del opositor, teniendo en cuenta que este es reconocido como empresario del sector de los restaurantes y no del mundo textil. Sin embargo, la Delegatura debe precisar que el recurrente olvida que el opositor también demostró que igualmente goza de fama como modelo, al punto que ha prestado su imagen para la promoción de ropa, tal y como se envidencio (sic) de varias de sus fotografías y anuncios publicitarios.

En este sentido una marca destinada a identificar “vestidos, calzados, sombrerería”, mediante una configuración como JUANITA DEL MAR, evidentemente se estaría aprovechando del prestigio del modelo y empresario JUAN DEL MAR, puesto que crearía la idea errónea de que la comercialización de los bienes identificados por el signo gozan de licenciamiento o aprobación en lo que respecta al uso de su imagen, cuando ciertamente la sociedad opositora está obrando sin autorización de contraparte.

Finalmente, señala el recurrente que el pronunciamiento realizado en primera instancia omitió un estudio de confundibilidad con otros signos distintivos, como lo es signo JUAN DEL MAR, certificado N°322335, CLASE 43, lo que de haberse hecho hubiese demostrado que el signo solicitado gozaba de distintividad. Por su parte, este (sic) Delegatura no encuentra que la Dirección de Signos Distintivos haya desconocido la normatividad imperante, puesto que el objeto de la oposición presentada no recala en un riesgo de confundibilidad marcaria, más aún con un signo de una clase diferente a la reivindicada, sino en la posibilidad de que el signo objeto de las pretensiones del solicitante afectara la identidad de una persona natural diferente […]”.

El problema jurídico 21. Atendiendo a que: i) la parte demandante invocó como vulnerado el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486; ii) en el concepto de violación expuso que se vulneró la norma indicada supra, comoquiera que no existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado y la marca mixta JUAN DEL MAR, que identifica servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Del Mar S.A.; iii) la solicitud de registro marcario no fue objeto de oposición por parte de la persona jurídica Del Mar S.A. con fundamento en su marca mixta; y iv) los actos administrativos no analizaron el riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado y la marca referida supra; la Sala considera que no es procedente analizar si la parte demandada violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y, en consecuencia, no procederá a realizar la comparación del signo con la referida marca. 22.

La Sala, con fundamento en la demanda, la contestación presentada por la parte demandada, la fijación del objeto del litigio y en la Interpretación Prejudicial, le corresponde determinar: 1. Si las resoluciones núms. 53433 de 19 de septiembre de 2011, 009600 de 27 de febrero de 2012 y 00059973 de 10 de octubre de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo mixto J D M JUANITA DEL MAR, para identificar “[…] vestidos, calzado y sombrerería […]”, productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.

En ese sentido, se analizará, si el signo solicitado consiste en un signo que afecte la identidad o prestigio de una persona natural distinta del solicitante, que en el caso concreto corresponde al opositor Juan Del Mar Iglesias Vergara, conocido como Juan Del Mar; o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona. 23.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 404-IP-2015 en la que interpretó los literales a) y e) del artículo 136 de la Decisión 486. 24. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada y al restablecimiento del derecho solicitado.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 25. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[29], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[30] de la Comisión de la Comunidad Andina [31].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[32] 26. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.[33] 27.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 28.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 29.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 30.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 31.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 32. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]” Interpretación Prejudicial 404-IP-2015 de 7 de diciembre de 2015 33.

La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[34]: “[…]

4. IRREGISTRABILIDAD POR AFECTAR LA IDENTIDAD O EL PRESTIGIO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA RECONOCIDA, NOMBRES COMUNES O USUALES EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS […] El artículo 136 literal e) de la Decisión 486 señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando “consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial tratándose del nombre, apellido, firma, titulo hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido el de quienes fueran declarados sus herederos. 31.

Sobre el tema, este Tribunal, en la interpretación prejudicial emitida en el marco del Proceso 108-IP-2014, ha hecho mención a lo siguiente: “La norma contemplada permite advertir que no es registrable como marca, ni el nombre completo de una persona natural, es decir, sus nombres y apellidos, ni un seudónimo, ni su firma, ni su caricatura, ni su retrato, siempre y cuando afecte la identidad o prestigio de aquella persona natural (…), y no cuente con su autorización o la de sus derechohabientes, de ser del caso.

Por lo tanto, no se podrá registrar un nombre propio si se cumple con los siguientes requisitos: i) cuando afecte indebidamente el derecho de un tercero, ii) cuando afecte la identidad o el prestigio de personas jurídicas o naturales, iii) que sea una persona diferente del solicitante. De una interpretación contrario sensu y sistemática de la norma, se puede advertir que podrá registrarse como marca el nombre completo de una persona natural (compuesta por sus nombres y apellidos), su seudónimo, su firma, su caricatura o su retrato, siempre y cuando sean los suficientemente distintivos y no generen confusión o riesgo de confusión en el público consumidor.

Además de esta prohibición de carácter general, en el caso particular de los nombres de personas naturales, la norma comunitaria contempla como único supuesto de prohibición el hecho de que se afecte la identidad o prestigio de un tercero. Esto supone que quien solicite el registro sea una persona totalmente distinta a la que el nombre identifica.

Sin embargo, esta prohibición no es absoluta, pues de contar con la autorización del titular del nombre o, en su defecto, de sus herederos, podrá solicitar y obtener el registro de ese nombre como marca. […]” Nombres comunes o usuales en la conformación de marcas 32. Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), ante la interrogante ¿Es posible registrar el nombre como marca?, señala lo siguiente: “Si, es posible registrar el nombre como marca, siempre y cuando la oficina de marcas de su país o del país para el que solicite la protección considere que es “distintivo”.

En cuanto a determinar si un nombre es distintivo, esto depende de varios factores. Por regla general, cuando más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, a que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro.

En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñen habitualmente […]”.[35] 33. Frente a esta regla general expresada por la OMPI, es necesario tener en cuenta que en el caso de los nombres comunes, éstos también pueden ser distintivos y, por tanto, registrables. […] 34.

Ahora bien, este Tribunal considera que la presencia de conflicto entre una marca y el nombre de una persona natural reconocida en un mercado determinado, es motivo para que la solicitud de registro pueda ser denegada. Ello por la posibilidad de inducir a pensar que se trata del nombre de otra persona- a menos que el nombre no sea común-, o que la marca se refiera a una persona muerta desde hace tiempo. […] 36.

De esta manera, la titularidad de los derechos para oponerse al registro de un nombre de persona natural o para solicitar su anulación, en caso de que se haya concedido, reside en la persona natural portadora del nombre o del apellido protegido o, en su defecto, en sus herederos, de conformidad con lo que disponga la legislación nacional correspondiente […] 37.

De lo expuesto, se concluye que el nombre de una persona natural puede ser registrado como marca en el marco de la normativa comunitaria, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: i) sea lo suficientemente distintivo, ii) Su uso en el mercado no genere confusión o riesgo de confusión en el público consumidor, iii) No afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo que cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos […]” (Destacado fuera de texto).

Marco normativo relativo al registro como marcas de signos que incluyen nombres propios 34. La Sala precisa que el caso sub examine involucra signos que incluyen nombres propios, es decir, que consisten total o parcialmente en el nombre y/o apellido de una persona habida cuenta que, la identificación cabal de una persona es siempre el nombre completo, es decir, el primer nombre y el apellido, utilizados conjuntamente. 35.

El artículo 134 de la Decisión 486 presenta una lista enunciativa de los signos que pueden constituir marcas exige que sean aptos para distinguir productos o servicios en el mercado y sean susceptibles de representación gráfica; dentro de la lista, prevé que podrán constituir marcas, entre otros, las palabras o combinación de palabras. 36.

El artículo 134 de la Decisión 486, se refiere a la aptitud individualizadora del signo, es decir, a su distintividad intrínseca, y el artículo 136 de la misma Decisión, se refiere a la distintividad extrínseca que busca impedir el riesgo de confusión y de asociación entre signos solicitados y marcas registradas y, en particular, prevé en literal e) que son irregistrables “[…] Aquellos signos que afecten la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos […]”[36].

Análisis del caso concreto 37. Vistas las normas indicadas en el acápite desarrollado supra del marco normativo relativo al registro como marcas de signos que incluyen nombres propios; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del Tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra.    38.

En este sentido, el signo mixto solicitado y el nombre de la persona natural son como se muestran a comparación:  |SIGNO MIXTO SOLICITADO[37] |NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL | | | | |[pic][38] | | | | | | |JUAN DEL MAR | | | | | |Juan del Mar Iglesias Vergara | |Clase 25: “Vestidos, calzado y | | |sombrerería”. | | 39. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación, entre una marca mixta y el nombre de una persona natural. 40.

La jurisprudencia previa de esta Sección ha definido el marco de registro de las marcas que consistan en nombres propios a partir de los criterios establecidos por el Tribunal Andino de Justicia. 1. En sentencia proferida el 26 de julio de 2018[39] se analizó la distintividad de un signo y se concluyó que las marcas que incluyen nombres propios son registrables si incluyen elementos distintivos adicionales al nombre propio.

Así lo consideró: “[…] El primero de los lineamientos definidos por el Tribunal de Justicia indica, que la marca mixta R RADA CASSAB será distintiva si incluye elementos distintivos adicionales al nombre propio o apellido […]; con base en el análisis realizado supra, entre los signos cotejados existen diferencias visuales, fonéticas y ortográficas de conjunto; esto, por razón de los elementos adicionales al apellido RADA que incluye la marca solicitada R RADA CASSAB y el pictograma que reemplaza la letra A en la marca RADA de la demandante […].

Dado que los signos confrontados tienen diferencias suficientes, no se genera riesgo de confusión o asociación en el público consumidor y, por lo tanto, se cumple el segundo lineamiento indicado supra por el Tribunal de Justicia. El tercer criterio es que no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular […] y no existe prueba alguna de que la marca R RADA CASSAB afecta el prestigio o identidad del demandante.

Tampoco, que el demandante sea una persona reconocida o de prestigio en una actividad específica o, que el solicitante hubiere intentado aprovecharse de tal prestigio. Esto, da por cumplido el tercer criterio señalado por el Tribunal de Justicia para que un signo que incluye un nombre propio o apellido sea registrable […]”.(Destacado de Sala) 2.

Asimismo, en sentencia proferida el 15 de noviembre de 2002[40], se consideró que toda persona tiene derecho de utilizar su nombre para conformar una marca siempre y cuando el signo sea distintivo: “[…] La norma lo que quiere proteger no es el nombre de una persona sino su expresión exterior, abriendo así la posibilidad de que una persona con nombres iguales u homónimos puedan también acceder al registro marcario, si entre esos dos nombres existe una manera peculiar y distintiva de registrarlos […]”. 3.

En el mismo sentido, la sentencia proferida el 31 de agosto de 2014[41],a la que a su vez se refirió la sentencia proferida el 1.º de diciembre de 2017[42], indicó que los nombres propios son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, sólo, si incluyen elementos adicionales que les concedan distintividad: “[…] Es del caso poner de relieve que en el caso bajo examen la marca demandada – ALDO - no se encuentra acompañada de ningún otro elemento que contribuya a diferenciarla de otras marcas que contengan la misma expresión, por lo cual es de suyo factible que se presente algún riesgo de confusión o asociación por parte de cualquier consumidor o usuario desprevenido debido a las semejanzas ortográficas y fonéticas ya anotadas y a la ausencia del elemento diferenciador antes aludido […]”. 41.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina definió los lineamientos que deben tenerse en cuenta al cotejar signos que incluyen un nombre propio en las siguientes interpretaciones prejudiciales: 1. En la Interpretación Prejudicial 524-IP-2016[43], indicó: “[…] 4.2. Los nombres propios pueden ser distintivos y utilizarse, depositarse o registrarse como marca o nombre comercial, siempre y cuando cumplan con los siguientes parámetros básicos: 4.2.1.

Que sea lo suficientemente distintivo. Esto lo debe evaluar la autoridad competente haciendo un análisis integral. 4.2.2. Que su uso en el mercado no genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. 4.2.3. Que no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos […]”. 2.

La Interpretación Prejudicial 04-IP-2016 de 5 de septiembre de 2016 indicó: “[…] 4.8. El nombre como medio de identificación del individuo es un atributo de la personalidad que por su naturaleza no se presta a su comercialización. Sin embargo, la normativa andina establece varias salvedades para el registro de nombres propios, entre los cuales se encuentra el principio general de que podrán registrarse como marca únicamente cuando corresponda al solicitante o cuando exista la certeza de que la marca a registrar sea identificada por la generalidad del público como distinta al peticionario […]. 4.12.

La identificación cabal de una persona es pues siempre el nombre completo, es decir, el primer nombre y el apellido, utilizados conjuntamente […]. Si la pretensión jurídica es proteger ese derecho personal, la prohibición contemplada ha de referirse a esos casos y no solo al nombre propio o solo al patronímico, excepto en el caso de los apellidos notorios.

Esta prohibición subsiste cuando se vaya a utilizar, para el registro, un nombre ajeno; no así en el caso de utilización del nombre personal que corresponde al titular de la solicitud, derecho que se deriva de la legitimación que toda persona tiene para emplear su nombre en las actividades que la ley le faculta […]. 4.13. A este respecto, cabe destacar que, en relación con los derechos de un homónimo de usar su nombre con fines comerciales, dicho homónimo también podría usar su nombre como marca bajo reserva de introducir un elemento de distinción para evitar toda confusión […].

En ese sentido, lo que pretende proteger la norma objeto de análisis no es el nombre de una persona sino su expresión exterior, abriendo así, la posibilidad de que personas con nombres iguales u homónimos puedan también acceder al registro de marcas si cada nombre es registrado de una manera peculiar y distintiva con respecto al otro […]. 4.14.

En consecuencia, la inscripción de un nombre propio no está sujeta a la regla especialísima respecto a la inscripción del nombre y apellido o solo de este. Ese vocablo se sujeta a las reglas comunes sobre la inscripción en cuanto sea confundible con otro previamente inscrito o solicitado. Es decir, el nombre propio, por más que tenga peculiaridades especiales o distintivos exteriores, no será registrable de existir un signo idéntico o similar registrado o solicitado con anterioridad […]. 4.15.

En cualquier caso, solicitado el registro de un nombre (nombre y apellido o solo apellido), este no se encuentra eximido del correspondiente examen de registrabilidad ni tampoco de la posibilidad de ser sujeto de oposición por la confundibilidad, en los términos señalados, con otro signo previamente registrado o con solicitud prioritaria.

El nombre pasa, por lo tanto, de ser un atributo de la personalidad y de la propia individualidad de la persona, a convertirse en elemento de análisis y observaciones para efectos del registro de marcas […]. 42. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la procedibilidad del registro como marca de un signo que contenga el nombre de una persona natural puede, en el marco de la normativa comunitaria andina, está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) que sea lo suficientemente distintivo, ii) que su uso en el mercado no genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, y iii) que no afecte la identidad o prestigio de personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. 43.

Ahora bien, conforme lo indicado supra, la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser suficientemente distintivo; ii) su uso en el mercado no puede generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor y iii) no puede afectar la identidad o prestigio de personas naturales, salvo que cuente con el consentimiento de esa persona o de sus herederos. 44.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial proferida para este caso, consideró: “[…] se concluye que el nombre de una persona natural puede ser registrado como marca en el marco de la normativa comunitaria, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: i) sea lo suficientemente distintivo, ii) Su uso en el mercado no genere confusión o riesgo de confusión en el público consumidor, iii) No afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo que cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos […]” 45.

En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto J D M JUANITA DEL MAR, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede el respectivo registro.  46. Mientras que el artículo 134 de la Decisión 486 prevé la aptitud individualizadora del signo, es decir, a su distintividad intrínseca, el artículo 136 de la misma Decisión, se refiere a la distintividad extrínseca que busca impedir el riesgo de confusión y de asociación frente a otros signos. 47.

El signo solicitado a registro es la marca mixta J D M JUANITA DEL MAR que deberá cotejarse frente al nombre propio del Tercero con interés directo en el resultado del proceso Juan del Mar Iglesias Vergara, quien se identifica como JUAN DEL MAR y presentó oposición frente al registro como marca del signo mencionado. 48. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló en la interpretación Prejudicial 404-IP-2015 de 7 de diciembre de 2015 que la similitud de un signo puede darse desde el ámbito fonético, ortográfico, figurativo e ideológico. […] La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en término generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. […]”. 49. A continuación, la Sala, en aplicación de las reglas indicadas, procede a determinar si existe identidad o semejanza ortográfica, fonética e ideológica entre el signo y el nombre en conflicto, dado que para determinar si el signo solicitado afecta o no la identidad o prestigio de una persona natural conforme lo dispuesto en literal e) del artículo 136 de la Decisión 486, debe realizarse el análisis de confundibilidad y riesgo de confusión, tal y como lo ha precisado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Comparación Ortográfica 50. Teniendo en cuenta que el aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras entre los signos en comparación desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, la Sala observa que, en el aspecto ortográfico, el signo solicitado por la parte demandante contiene las partículas JUAN y DEL MAR del nombre del Tercero con interés directo en el resultado del proceso según se observa a continuación: SIGNO SOLICITADO |J |D | |J D M JUANITA DEL MAR - JUAN DEL |J D M JUANITA DEL MAR - JUAN | |MAR |DEL MAR | |J D M JUANITA DEL MAR - JUAN DEL |J D M JUANITA DEL MAR - JUAN | |MAR |DEL MAR | 51.

De lo anterior se encuentra, que no existe diferencia en la pronunciación de DEL MAR por ser común en el signo y el nombre confrontados, sin embargo, la sílaba tónica de JUANITA y JUAN son diferentes, dado que la primera está compuesta por tres sílabas siendo su sílaba tónica NI, mientras que la segunda es monosílaba. Similitud ideológica 52.

La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. 53. El signo cuyo registro se pretende J D M JUANITA DEL MAR y el nombre del Tercero con interés directo en el resultado del proceso JUAN DEL MAR son nombres que evocan el mar y el concepto es semejante dado que se refieren directamente a lo que proviene o pertenece al mar. 54.

Así las cosas, la Sala analizará los presupuestos aplicables a la comparación de signos que incluyen nombres propios a partir de sentencias previas proferidas por esta Sección y la interpretación prejudicial rendida para este asunto. 55. Esta Sección se pronunció en sentencia de 15 de noviembre de 2002[44] y, consideró que toda persona tiene derecho de utilizar su nombre para conformar una marca siempre y cuando el signo sea distintivo: “[…] La norma lo que quiere proteger no es el nombre de una persona sino su expresión exterior, abriendo así la posibilidad de que una persona con nombres iguales u homónimos puedan también acceder al registro marcario, si entre esos dos nombres existe una manera peculiar y distintiva de registrarlos […]”.

(Destacado fuera de texto) 56. Asimismo, la Sección, en sentencias de 31 de agosto de 2014[45] y 1 de diciembre de 2017[46], indicó que los nombres propios son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, sólo, si incluyen elementos adicionales que les concedan distintividad: “[…] Es del caso poner de relieve que en el caso bajo examen la marca demandada – ALDO - no se encuentra acompañada de ningún otro elemento que contribuya a diferenciarla de otras marcas que contengan la misma expresión, por lo cual es de suyo factible que se presente algún riesgo de confusión o asociación por parte de cualquier consumidor o usuario desprevenido debido a las semejanzas ortográficas y fonéticas ya anotadas y a la ausencia del elemento diferenciador antes aludido […]”. 57.

La Sala, con base en el análisis realizado supra, encuentra que i) existen diferencias fonéticas y ortográficas de conjunto, por cuanto: el signo solicitado J D M JUANITA DEL MAR contiene elementos diferenciadores respecto del nombre propio del Tercero con interés directo en el resultado del proceso; ii) la supuesta confundibilidad se predica únicamente del nombre de pila[47] del Tercero con interés directo en el resultado del proceso y no de su identificación completa, el cual conforme lo ha considerado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[48] “[…] no identifica a una persona como tal […]”, dado que si se refiriera a esos nombres la norma se volvería inaplicable por la imposibilidad física de cumplirla; y iii) asimismo al ser una marca mixta incluye elementos particulares en su representación gráfica que lo hacen diferenciable del nombre propio del Tercero con interés directo en el resultado del proceso: [pic][49] 58.

Corolario de lo anterior, dado que el signo y el nombre confrontados tienen diferencias suficientes, no se genera riesgo de confusión o asociación en el público consumidor y, por lo tanto, se cumple el segundo lineamiento indicado supra por el Tribunal de Justicia. 59. El tercer criterio que define el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que un signo que incluye un nombre propio sea registrable, consiste en que “[…] No afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo que cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. […]”. 60.

La Sala constata en el expediente que el Tercero con interés directo en el resultado del proceso cuenta con una trayectoria reconocida en el ámbito empresarial específicamente en los servicios de restauración (alimentación), como actor y como modelo[50], lo cual igualmente fue analizado por la parte demandada en el momento en que estableció que se afectaría el prestigio de Juan Del Mar Iglesias Vergara, atendiendo a que los productos que se pretenden distinguir con el signo J D M JUANITA DEL MAR, podían asociarse a este resaltando su prestigio como modelo. 61.

Asimismo, se verifica que el Tercero con interés directo en el resultado del proceso se identifica precisamente con su nombre de pila JUAN DEL MAR, por lo que en principio podría afectarse su identidad o prestigio, comoquiera que no otorgó su consentimiento para que utilizaran su nombre como marca. 62. No obstante, la Sala considera que contrario a lo señalado por la parte demandada el signo J D M JUANITA DEL MAR, no afecta la identidad y prestigio del Tercero con interés directo en el resultado del proceso, atendiendo a que: i) no es homónimo del nombre del Tercero con interés directo en el resultado del proceso; ii) contiene elementos diferenciadores gráficos, fonéticos y ortográficos que evitan que se genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor; iii) la confundibilidad del signo se predica únicamente del nombre de pila del Tercero con interés directo en el resultado del proceso lo cual per se no identifica a una persona como tal; iv) si bien Juan Del Mar Iglesias Vergara tiene prestigio en el ámbito nacional, no se acredita que la sociedad solicitante hubiera intentado aprovecharse de tal prestigio o que se afecte su identidad atendiendo a los elementos diferenciadores entre el signo solicitado y el nombre del Tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Esto, da por cumplido el tercer criterio señalado por el Tribunal de Justicia para que un signo que incluye un nombre propio sea registrable. 63. La Sala considera que el signo J D M JUANITA DEL MAR, cuyo registro se solicitó para distinguir productos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza “Vestidos, calzado y sombrerería”, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, dado que posee suficiente fuerza distintiva, su uso en el mercado no genera confusión o riesgo de confusión en el público consumidor y no afecta la identidad o prestigio del Tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Del cargo de violación del artículo 61 de la Constitución Política de Colombia 64. Por último, frente al presente cargo de violación, la Sala considera que, teniendo en cuenta todo lo expuesto, la decisión de la parte demandada de no otorgar el registro a la marca mixta J D M JUANITA DEL MAR, no estuvo ceñida a los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico comunitario para llegar a la adopción de la decisión, razón por la que se configura la violación al artículo 61 de la Constitución Política de Colombia atinente a la protección de la propiedad intelectual. 65.

Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Conclusiones de la Sala 66. En este orden de ideas, al poseer el signo J D M JUANITA DEL MAR, analizado en su conjunto, distintividad suficiente por las letras que acompañan el nombre propio y su representación gráfica particular y no existir entre el signo y el nombre confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor; esta Sala declarará la nulidad de las resoluciones demandas y ordenará a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca J D M JUANITA DEL MAR, a favor de la sociedad JAVIERTEX S.A.S, para distinguir productos “Vestidos, calzado y sombrerería” en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Condena en costas 67. Visto el numeral 8[51] del artículo 365[52] de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[53], sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 53433 de 29 de septiembre de 2011, “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”, y 9600 de 27 de febrero de 2012, “[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”: expedida por la Directora de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 00059973 de 10 de octubre de 2012, “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR, a título de restablecimiento del derecho, a la Superintendencia de Industria y Comercio que se registre como marca a nombre de Javiertex S.A.S. el signo mixto J D M JUANITA DEL MAR, para distinguir “Vestidos, calzado y sombrerería”, productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, y, en consecuencia, se otorgue el respectivo certificado marcario; y que publique la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: NO CONDENAR de condenar en costas en el presente proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Por intermedio de apoderado Cfr. folios 2 y 3 del cuaderno 1 del expediente. [2] Cfr. folios 28 a 67 del cuaderno 1 del expediente. [3] “[…] Artículo 138.

Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en u敤敲档畳橢瑥癩浡慰慲潤攠湵⁡潮浲⁡番n derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”.  [4] “[…] Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”. [5] Cfr. folios 117 a 122 del expediente administrativo. [6] Cfr. folios folios 123 a 125 del expediente administrativo [7] Cfr. folios 126 a 129 del expediente administrativo. [8] Cfr. folios 29 y 30 del cuaderno núm. 1 del expediente [9] Cfr. folios 30 a 50 del cuaderno 1 del expediente [10] “Régimen Común Sobre Propiedad Industrial” [11] Cfr. folio 50 del cuaderno 1 del expediente. [12] Cfr. folio 53 del cuaderno 1 del expediente. [13] Cfr. folio 65 del cuaderno 1 del expediente. [14] Por intermedio de apoderado Cfr. folio 82 del cuaderno 1 del expediente. [15] Cfr. folios 82 a 87 del cuaderno 1 del expediente. [16] Cfr. folio 83 del cuaderno 1 del expediente. [17] Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [18] Cfr. folios 108 a 116 del cuaderno 1 del expediente. [19] Cfr. folios 136 a 147 del cuaderno núm. 1 del expediente. [20] Cfr. folio 138 del cuaderno núm. 1 del expediente. [21] Cfr. folio 162 del cuaderno núm. 1 del expediente. [22] “[…] Artículo 149.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. [23] Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. [24] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado. [25] Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos.  [26] Cfr. folios 117 a 122 del expediente administrativo. [27] Cfr. folios 123 a 125 del expediente administrativo. [28] Cfr. folios 126 a 129 del expediente administrativo. [29] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [30] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [31] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [32] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [33] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [34] Cfr. folios 136 a 147 del cuaderno núm. 1 del expediente [35] http//www.wipo.int/sme/es/faq/tm_faqs: q4.html [36] Literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. [37] El presente signo solicitado no obtuvo registro. [38] Cfr. folio 8. [39] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Sentencia de 26 de julio de 2018. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Rad.: 11001032400020140036801. [40] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de noviembre de 2002. Demandante: Laura Ashley Manufacturing B.V. C.P. Olga Inés Navarrete Barreto. Rad.: 11001-03-24-000- 2000-03426-01(3426). [41] Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia proferida el 31 de agosto de 2014. C.P. Guillermo Vargas Ayala. Núm. de Radicación 11001032400020100015000. [42] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia proferida el 1º. diciembre de 2017. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Núm. de Radicación. 1001032400020090017000. [43] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - Interpretación Prejudicial 524-IP-2016. [44] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Sentencia de 15 de noviembre de 2002. Demandante: Laura Ashley Manufacturing B.V. C.P. Olga Inés Navarrete Barreto. Rad.: 11001-03-24-000- 2000-03426-01(3426). [45] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 31 de agosto de 2014. Rad.: 2010 – 00150. Demandante: Aldo Group International AG.

C.P. Guillermo Vargas Ayala. [46] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 1 de diciembre de 2017. Rad.: 11001 03 24 000 2009 00170 00. Demandante: Aldo Group International AG. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. [47] “[…]nombre que se da a la criatura cuando se bautiza o el que se le adjudica por elección para identificarla junto a los apellidos […]” Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23.a ed., [versión 23.3 en línea].

Consultado en http://www.rae.es. [48] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró en la interpretación prejudicial 04-IP-2016 de 5 de septiembre de 2016 lo siguiente: “[…] Sin embargo, es preciso destacar que el nombre de pila per se, no identifica a una persona como tal. Si la exigencia de solicitar su autorización se refiriera a esos nombres, la norma se volvería inaplicable por la imposibilidad física de cumplirla. […]” [49] Conforme con la descripción realizada por la parte demandada en la Resolución núm. 009600 de 29 de febrero de 2012 “[…] se observa en el presente caso que el signo cuyo registro se solicita es de naturaleza mixta y se encuentra conformado en su apartado relevante por la expresión “JDM JUANITA DEL MAR” escrita en un tipo de letra particular dentro de un rectángulo, con grabados de peces en el trasfondo […]”. [50] Cfr. folios 64 a 92 del expediente administrativo. [51] Aplicable en virtud de lo expuesto en el artículo 188 de la Ley 1437, que prevé: “[…]Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […]”. [52] “ARTÍCULO 365.

CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]” [53] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.