11001-03-24-000-2010-00028-00 — Consejo de Estado

11001-03-24-000-2010-00028-00Consejo de Estado · SECCIÓN PRIMERASentencia2020-08-28

Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

Actor: Cooperativa Nacional De Droguistas Detallistas – Copidrogas·Demandado: La Nación – Superintendencia De Industria Y Comercio –Sic

De qué trata

Síntesis: [R]especto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión, pues “ALERGRIP” está compuesta por tres sílabas (A-LER-GRIP), cinco consonantes (L-R-G-R-P) y tres vocales (A-E-I), mientras que “LE GRIP NS” se conforma por tres sílabas (LE-GRIP-NS), seis consonantes (L-G-R-P-N-S) y dos vocales (E-I). Además, la Sala advierte que si bien es cierto que dichas denominaciones tienen en común la partícula de uso común “GRIP”, la cual, como se dijo antes, puede ser utilizada por cualquier persona para conformar sus marcas, no lo es menos que este vocablo en cada uno de los signos en disputa se encuentra combinado con expresiones diferentes. En efecto, en la marca cuestionada el vocablo “GRIP” se encuentra acompañado de la raíz “AL”, mientras que en la marca previamente registrada está combinado con la raíz “LE” y la terminación “NS”, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica. Cabe precisar, sobre el particular, que la referida partícula “NS”, de la marca previamente registrada, le imprime la fuerza distintiva necesaria y contribuye a diferenciarla de la marca cuestionada, “ALERGRIP”. En otras palabras, el vocablo “NS” refuerza las diferencias entre las marcas en disputa, dotando a la marca cuestionada de mayor distintividad, otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”, lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación. Referente a la similitud fonética se debe señalar que su pronunciación es diferente, pues lo cierto es que no es dable confundir, como ya se dijo antes, las letras de inicio de las marcas cotejadas “AL” con “LE” y sus terminaciones “IP” con “NS”, dado que la entonación de las consonantes en cada signo es clara. En efecto, al utilizar raíces y terminaciones diferentes se genera un impacto fonético distinto, teniendo en cuenta que la partícula de uso común “GRIP” en cada una de las marcas en controversia se encuentra combinada con expresiones diferentes, esto es, con “ALER” (en la marca cuestionada) y con “LE” y “NS” (en la marca previamente registrada), las cuales al ser pronunciadas son claramente diferenciables. […] Al respecto, la Sala considera que el hecho de que las marcas cotejadas utilicen raíces y terminaciones diferentes hace que el impacto visual y fonético sea distinto, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos y terminaciones distintas le aportan una fuerza distintiva especial a las marcas, para que sean registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que la marca cuestionada “ALERGRIP” se conforma de dos sílabas “ALER” y “GRIP”, las cuales, respectivamente, son evocativas de las palabras “ALERGIA”, que significa “[…] respuesta inmunitaria excesiva provocada en individuos hipersensibles por la acción de determinadas sustancias, especialmente ambientales […]” y “GRIPE” que, a su vez, significa “[…] enfermedad epidémica aguda, acompañada de fiebre y con manifestaciones variadas, especialmente catarrales […]”, de conformidad con la página web http://www.rae.es. Por su parte, la marca previamente registrada, “LE GRIP NS”, es de fantasía, debido a que no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto. Por lo expuesto en precedencia, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no encuentra similitud ortográfica, ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, en cuanto que la marca nominativa cuestionada, “ALERGRIP”, es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca nominativa opositora, “LE GRIP NS”.COTEJO MARCARIO - Entre el signo nominativo ALERGRIP y la marca nominativa LE GRIP NS previamente registrada / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es GRIP en la clase 5 / LEXEMA - Lo es GRIP / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - A pesar de serlo GRIP no se excluye del análisis / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA[E]n la página web de la entidad demandada figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la concesión del acto administrativo acusado, se encontraban registradas para la citada Clase 5ª y que contienen la expresión “GRIP”, […] Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil respecto de los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Además, es un lexema, en tanto que es el elemento que no cambia dentro de las denominaciones antes citadas. Al ser una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Por lo tanto, la actora, como titular de la marca que incluye un elemento de uso común, esto es “GRIP”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula de uso común en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, porque se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general e inapropiable. Sobre el particular, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “GRIP”, que forma parte de las marcas cotejadas, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que al excluirla se reducen las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo ALERGRIP y la marca nominativa LE GRIP NS previamente registrada / MARCAS COMPUESTAS / MARCAS FARMACÉUTICAS - Rigurosidad del examen de registrabilidad / SIGNO DE FANTASÍA – Lo es LE GRIP NS al no tener un significado conceptual propio en el idioma castellano / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo nominativo ALERGRIP en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud con la marca nominativa LE GRIP NS registrada en la misma clase [R]especto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión, pues “ALERGRIP” está compuesta por tres sílabas (A-LER-GRIP), cinco consonantes (L-R-G-R-P) y tres vocales (A-E-I), mientras que “LE GRIP NS” se conforma por tres sílabas (LE-GRIP- NS), seis consonantes (L-G-R-P-N-S) y dos vocales (E-I).

Además, la Sala advierte que si bien es cierto que dichas denominaciones tienen en común la partícula de uso común “GRIP”, la cual, como se dijo antes, puede ser utilizada por cualquier persona para conformar sus marcas, no lo es menos que este vocablo en cada uno de los signos en disputa se encuentra combinado con expresiones diferentes.

En efecto, en la marca cuestionada el vocablo “GRIP” se encuentra acompañado de la raíz “AL”, mientras que en la marca previamente registrada está combinado con la raíz “LE” y la terminación “NS”, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica. Cabe precisar, sobre el particular, que la referida partícula “NS”, de la marca previamente registrada, le imprime la fuerza distintiva necesaria y contribuye a diferenciarla de la marca cuestionada, “ALERGRIP”.

En otras palabras, el vocablo “NS” refuerza las diferencias entre las marcas en disputa, dotando a la marca cuestionada de mayor distintividad, otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”, lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación. Referente a la similitud fonética se debe señalar que su pronunciación es diferente, pues lo cierto es que no es dable confundir, como ya se dijo antes, las letras de inicio de las marcas cotejadas “AL” con “LE” y sus terminaciones “IP” con “NS”, dado que la entonación de las consonantes en cada signo es clara.

En efecto, al utilizar raíces y terminaciones diferentes se genera un impacto fonético distinto, teniendo en cuenta que la partícula de uso común “GRIP” en cada una de las marcas en controversia se encuentra combinada con expresiones diferentes, esto es, con “ALER” (en la marca cuestionada) y con “LE” y “NS” (en la marca previamente registrada), las cuales al ser pronunciadas son claramente diferenciables. […] Al respecto, la Sala considera que el hecho de que las marcas cotejadas utilicen raíces y terminaciones diferentes hace que el impacto visual y fonético sea distinto, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos y terminaciones distintas le aportan una fuerza distintiva especial a las marcas, para que sean registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que la marca cuestionada “ALERGRIP” se conforma de dos sílabas “ALER” y “GRIP”, las cuales, respectivamente, son evocativas de las palabras “ALERGIA”, que significa “[…] respuesta inmunitaria excesiva provocada en individuos hipersensibles por la acción de determinadas sustancias, especialmente ambientales […]” y “GRIPE” que, a su vez, significa “[…] enfermedad epidémica aguda, acompañada de fiebre y con manifestaciones variadas, especialmente catarrales […]”, de conformidad con la página web http://www.rae.es.

Por su parte, la marca previamente registrada, “LE GRIP NS”, es de fantasía, debido a que no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto. Por lo expuesto en precedencia, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no encuentra similitud ortográfica, ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, en cuanto que la marca nominativa cuestionada, “ALERGRIP”, es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca nominativa opositora, “LE GRIP NS”.

COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo ALERGRIP y la marca nominativa LE GRIP NS previamente registrada / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es GRIP en la clase 5 / LEXEMA – Lo es GRIP / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - A pesar de serlo GRIP no se excluye del análisis / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [E]n la página web de la entidad demandada figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la concesión del acto administrativo acusado, se encontraban registradas para la citada Clase 5ª y que contienen la expresión “GRIP”, […] Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil respecto de los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Además, es un lexema, en tanto que es el elemento que no cambia dentro de las denominaciones antes citadas. Al ser una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Por lo tanto, la actora, como titular de la marca que incluye un elemento de uso común, esto es “GRIP”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula de uso común en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, porque se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general e inapropiable.

Sobre el particular, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “GRIP”, que forma parte de las marcas cotejadas, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que al excluirla se reducen las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00028-00 Actor: COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS – COPIDROGAS Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO –SIC Referencia: Acción de nulidad relativa TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA NI CONCEPTUAL QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE LAS MARCAS “ALERGRIP” Y “LE GRIP NS”.

ADEMÁS, CONTIENEN LA PARTÍCULA DE USO COMÚN “GRIP”, LA CUAL PUEDE SER UTILIZADA POR CUALQUIER PERSONA PARA CONFORMAR SUS MARCAS. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS -COPIDROGAS-[1], mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[2] de la Comisión de la Comunidad Andina[3], tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 30151 de 19 de junio de 2009, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca", 36193 de 21 de julio de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[4]; y 40898 de 19 de agosto de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 2 de octubre de 2008 la sociedad LABORATORIOS QUIPROPHARMA LTDA., solicitó el registro como marca del signo nominativo "ALERGRIP"[5], para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª[6] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[7]. 2°: Que una vez publicada la solicitud, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con la marca nominativa “LE GRIP NS”[8], previamente registrada en la misma Clase, de la cual es titular. 3º: Agregó que mediante la Resolución núm. 30151 de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos[9] de la SIC declaró infundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, concedió el registro del signo nominativo "ALERGRIP", en la Clase 5ª de la Clasificación Internacionalb de Niza, a favor de la sociedad LABORATORIOS QUIPROPHARMA LTDA. 4º: Señaló que contra la citada Resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa.

El primero de ellos, a través de la Resolución núm. 36193 de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 40898 de 2009, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó los artículos 135, literal b) y 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación. Señaló que la marca cuestionada “ALERGRIP” (nominativa) no es distintiva de la previamente registrada “LE GRIP NS” (nominativa), en la misma Clase, dado que son gramática y fonéticamente similares, razón por la que podrían confundir a los consumidores en el mercado.

Anotó que el hecho de que las marcas en conflicto versen sobre productos farmacéuticos, comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, obliga a la autoridad competente a tener una extraordinaria precaución y cuidado en el análisis que se le presenta. Indicó que la comparación de los signos mencionados debe hacerse en conjunto y evitando su fraccionamiento, comoquiera que la marca solicitada “ALERGRIP” reproduce en su totalidad al signo previamente registrado “LE GRIP NS”.

Manifestó que desde el punto de vista ortográfico los signos enfrentados son similares, toda vez que ambos comparten las expresiones “LE” y “GRIP” y su única diferencia es la letra “A” al inició de la marca nominativa cuestionada. Adujo que pese a que el signo solicitado “ALERGRIP” tiene una letra diferente al inicio de la expresión, desde el punto de vista fonético no existe distinción alguna, pues las marcas cotejadas se pronuncian de igual forma y comparten las mismas vocales.

Insistió en que los signos enfrentados no pueden coexistir en el mercado sin inducir a error a los consumidores, en razón a que la marca cuestionada carece de distintividad y es semejante a la previamente registrada. Trajo a colación la sentencia de 30 de noviembre de 2006, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado[10] y las interpretaciones prejudiciales núms. 12-IP-2004 y 56-IP-2000, rendidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Advirtió que la actora en el escrito de la demanda hace referencia a la marca solicitada como “ALEGRIP” y al signo del cual es titular como “LEGRIP”. Sin embargo, conforme a los actos administrativos acusados, observó que las marcas cotejadas son, respectivamente, “ALERGRIP” y “LE GRIP NS”, razón por la cual, a su juicio, la finalidad de dicha imprecisión es la de inducir en error al Juez de conocimiento.

Señaló que no aplicó indebidamente los artículos 135, literal b) y 136, literal a), de la Decisión 486, toda vez que su obligación es la de analizar la registrabilidad de cada solicitud marcaria de manera independiente y conforme a los signos distintivos que se le ponen de presente sin que otras decisiones en casos marcarios le sean obligatorios para decidir.

Adujo que las marcas cotejadas no son semejantes fonéticamente, debido a que cuentan con diferente extensión, pues la marca solicitada, “ALERGRIP”, se conforma de una sola palabra y la previamente registrada, “LE GRIP NS”, está compuesta de dos palabras con la particularidad de que se trata de dos consonantes. Manifestó que la composición de las marcas cotejadas también son distintas, porque la primera sílaba del signo solicitado es “ALER” y la de la previamente registrada es “LE”.

Además, indicó que si bien es cierto que comparten la segunda sílaba “GRIP”, también lo es que la misma es una partícula de uso común utilizada para identificar productos farmacéuticos para el tratamiento de la gripe, razón por la cual no puede otorgarse titularidad exclusiva y excluyente sobre ésta. Expresó que debido a lo anterior, no existe identidad o semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor, habida cuenta que los signos cotejados en su conjunto permiten que el consumidor pueda distinguirlos con facilidad, luego de una simple mirada o de un impacto auditivo corriente, sin verse inducido a error en cuanto a los productos o a su origen empresarial.

II.2. La sociedad LABORATORIOS QUIPROPHARMA LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda, toda vez que la SIC expidió los actos administrativos demandados atendiendo a la doctrina y jurisprudencia frente a la comparación de marcas denominativas, por lo cual el signo solicitado no se encontraba inmerso en la causal del artículo 135, literal a), de la Decisión 486.

Advirtió que la partícula “GRIP” es una expresión de uso común, utilizada por los empresarios para cobijar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por lo cual, a su juicio, no se puede negar el uso de la misma a otros solicitantes. Señaló que la actora incurrió en un error en el escrito de la demanda al omitir las dos últimas letras de la marca previamente registrada, “NS”, razón por la cual no existe una similitud ortográfica ni fonética entre los signos enfrentados.

Manifestó que entre las marcas “ALERGRIP” y “LE GRIP NS” no existe semejanza alguna, comoquiera que pese a que comparten el prefijo “GRIP”, se diferencian en la medida en que la marca solicitada se compone de una sola expresión, mientras que el signo previamente registrado se compone de ocho letras distribuidas en tres sílabas, lo que fonéticamente genera una percepción diferente.

Aseguró que los signos cotejados son distintos, debido a que inician y terminan con partículas diferentes, pues la marca solicitada empieza con las letras “ALE” y termina en “RIP” y el signo previamente registrado inicia con la expresión “LE” y termina en “NS”. Sostuvo que la jurisprudencia traída colación por la actora no se puede aplicar en el presente asunto, comoquiera que las marcas allí analizadas son estructuralmente diferentes de las que se analizan en el caso sub examine.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, tanto la actora como la parte demandada, el tercero con interés directo en las resultas del proceso y la Agencia del Ministerio Público, guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[11], en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó[12]: “[…] 1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina', procede la interpretación solicitada por ser pertinente.

De oficio se interpretará el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2, a fin de desarrollar el tema sobre marcas conformadas por términos de uso común. […] 1. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad 1. En tanto entre los alegatos de la demanda se alude que el registro del signo ALEGRIP (sic)(denominativo) vulneraría lo contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se procederá a desarrollar dicho tema.

"Artículo 135.- No podrán registrarse corno marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…)” 1.2 La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. 3.

La distintividad tiene un doble aspecto: a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.4.

La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. 1.5. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.

Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberle adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.

Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas. 1.6. El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. 1.7.

Del mismo modo, tal corno se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.8.

En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486. 2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo ALERGRIP (denominativo) solicitado a registro resultaría confundible con la marca LEGRIP (sic) (denominativa) es pertinente analizar el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como Tramas aquellos signos cuyo uso en e/ comercio afectara indebidamente 'In derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)” […] 2.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de bs sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servidos de que se trate […] 2.6.

Sin embargo, no seda suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto, En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 3.

Comparación entre signos denominativos 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo ALERGRIP (denominativo) solicitado a registro y la marca LEGRIP (sic) (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 3.3.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica Los lexemas imprimen de significado a la palabra Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. 3.4.

Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. […] 3.6. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado ALERGRIP (denominativo) solicitado a registro y la marca LEGRIP (sic) (denominativa). 4.

Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas 4.1 En el presente procedimiento se indicó que el término GRIP seria de uso común toda vez que existen diversas marcas en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que lo incluyen. […] 4.3. Los términos de uso común por si mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. 4.4.

Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 4.5. De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si en la conformación de los signos confrontados se encuentra alguna partícula de uso común para distinguir productos farmacéuticos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común o genérico. 4.6.

No obstante, sí la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Cuestión previa La Sala advierte que la actora, en el escrito de la demanda, indicó que las marcas que debían ser cotejadas eran “ALEGRIP” y “LEGRIP”. Sin embargo, se evidencia de los actos administrativos demandados y de los certificados de registro marcario núms. 386792 y 189397[13], que la marca cuestionada es “ALERGRIP” (nominativa) y la marca previamente registrada es “LE GRIP NS” (nominativa), razón por la cual son estos los signos sobre los cuales se debe proceder a realizar el estudio de confundibilidad.

Caso concreto La SIC, mediante la Resolución núm. 30151 de 19 de junio de 2009, concedió el registro de la marca nominativa solicitada “ALERGRIP”, al titular LABORATORIOS QUIPROPHARMA LTDA., para distinguir los productos “[…] farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes, emplastos, material para apósitos y para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas […]”, comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Al respecto, la demandante alegó que dicha marca es similarmente confundible con su marca nominativa "LE GRIP NS", que también distingue productos en la misma Clase. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 135, literales b) y g)[14], y 136, literal a), de la Decisión 486 “[…] por ser pertinentes […]”.

El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; […] g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

Ahora, en este caso es importante tener en cuenta que las marcas cotejadas protegen, entre otros, medicamentos o productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. La Sala ha precisado en otras oportunidades y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, debe hacerse un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las mismas, porque lo cierto es que en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal”.[15] Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: ALERGRIP MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA[16] LE GRIP NS MARCA NOMINATIVA REGISTRADA[17] La Sala observa que las marcas controvertidas se componen de un elemento denominativo.

Además, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que como en este caso los signos están compuestos únicamente por elementos denominativos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre este tipo de signos: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica Los lexemas imprimen de significado a la palabra Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. […]”.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas. A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de bs sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. e) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. […]”.

Ahora, como la marca previamente registrada es compuesta, es del caso traer a colación la sentencia de 22 de mayo de 2014[18] en la que la Sala indicó, sobre las marcas compuestas, lo siguiente: “[…] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: “Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50- IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005) […] (Las negrillas y subrayas fuera de texto)”.

Igualmente, cabe señalar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común que forman parte de las marcas farmacéuticas al realizar el examen comparativo de las mismas. Al efecto, se trae a colación la sentencia proferida el 9 de junio de 2011[19], en la que la Sala dijo lo siguiente: “[…] En consonancia con los anteriores comentarios, la Sala considera que en tratándose de marcas farmacéuticas en cuya estructura se emplean prefijos, sufijos, raíces o desinencias que actúan como partículas evocativas de los productos que ellas amparan, (verbigracia, OPTI, DERMA, NEURO, etc.), resulta procedente su registro, siempre y cuando contengan elementos adicionales que contribuyan a su distintividad.

A contrario sensu, no son registrables las marcas farmacéuticas que contengan expresiones de uso común, cuya naturaleza no sea propia de esos productos, en razón de que, como ya se dijo, la jurisprudencia comunitaria exige un mayor rigor en el registro de esas marcas, por estar de por medio la salud pública. […] En ese orden de ideas, las partículas de uso común que forman parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ya que en estos casos es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que lo integra.

Así lo ha precisado la Sala, en sentencias de 27 de abril de 2006 (Exp. 7145, C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 11 de mayo de 2006 (Expediente 8429, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 16 de noviembre de 2006 (Exp. 266, C. P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO); 10 de mayo de 2007 (Exp. 255. C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 14 de junio de 2007 (Exp. 231, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 30 de agosto de 2007 (Exp. 185 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 349, C. P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 236 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 15 de noviembre de 2007 (Exp. 269 C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 24 de enero de 2008 (Exp. 105 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); y 7 de febrero de 2008 (Exp. 182, C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO), entre otras [ ]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Sin embargo, se debe advertir que si la exclusión de los componentes de esas características llega a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo analizando los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto, conforme lo señaló el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, cuando al efecto sostuvo: “[…] No obstante, sí la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”.

Según la SIC y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, la partícula “GRIP” es de uso común en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. En efecto, en la página web de la entidad demandada[20] figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la concesión del acto administrativo acusado, se encontraban registradas para la citada Clase 5ª y que contienen la expresión “GRIP”, tal como lo demuestra el siguiente listado: |MARCA |TITULAR | |C-GRIP (NOMINATIVA) |BIOCHEM FARMACÉUTICA DE | | |COLOMBIA LTDA. | |E-Z GRIP (NOMINATIVA) |JOHNSON & JOHNSON | |GRIP OUT (NOMINATIVA) |LABORATORIOS NATURAL FRESHLY | | |INFABO S.A. | |NAFAZOL GRIP NOCHE |LABORATORIOS INCOBRA S.A. | |(NOMINATIVA) | | |GLED C GRIP ULTRA |GLED C PHARMA S.A.S | |(NOMINATIVA) | | |WEI-GRIP ULTRA (NOMINATIVA) | | | |LABORATORIOS WEIDER S.A.S | Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil respecto de los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión, pues “ALERGRIP” está compuesta por tres sílabas (A-LER-GRIP), cinco consonantes (L-R-G-R-P) y tres vocales (A-E-I), mientras que “LE GRIP NS” se conforma por tres sílabas (LE-GRIP-NS), seis consonantes (L-G-R-P-N-S) y dos vocales (E-I).

En otras palabras, el vocablo “NS” refuerza las diferencias entre las marcas en disputa, dotando a la marca cuestionada de mayor distintividad, otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”[22], lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación. Referente a la similitud fonética se debe señalar que su pronunciación es diferente, pues lo cierto es que no es dable confundir, como ya se dijo antes, las letras de inicio de las marcas cotejadas “AL” con “LE” y sus terminaciones “IP” con “NS”, dado que la entonación de las consonantes en cada signo es clara.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: ALERGRIP - LE GRIP NS - ALERGRIP - LE GRIP NS – ALERGRIP ALERGRIP - LE GRIP NS - ALERGRIP - LE GRIP NS – ALERGRIP ALERGRIP - LE GRIP NS - ALERGRIP - LE GRIP NS – ALERGRIP ALERGRIP - LE GRIP NS - ALERGRIP - LE GRIP NS – ALERGRIP Al respecto, la Sala considera que el hecho de que las marcas cotejadas utilicen raíces y terminaciones diferentes hace que el impacto visual y fonético sea distinto, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos y terminaciones distintas le aportan una fuerza distintiva especial a las marcas, para que sean registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.[23][24] Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que la marca cuestionada “ALERGRIP” se conforma de dos sílabas “ALER” y “GRIP”, las cuales, respectivamente, son evocativas de las palabras “ALERGIA”, que significa “[…] respuesta inmunitaria excesiva provocada en individuos hipersensibles por la acción de determinadas sustancias, especialmente ambientales […]” y “GRIPE” que, a su vez, significa “[…] enfermedad epidémica aguda, acompañada de fiebre y con manifestaciones variadas, especialmente catarrales […]”, de conformidad con la página web http://www.rae.es.

Ahora, frente al argumento a que se debe tener en cuenta la sentencia de 30 de noviembre de 2006, proferida por la Sección Primera de esta Corporación y las interpretaciones prejudiciales núms. 12-IP-2004 y 56-IP-2000 rendidas por el Tribunal, traídas a colación por la actora, la Sala advierte que no se puede aplicar el criterio utilizado en los citados procesos porque la obligación de la entidad demandada es estudiar en cada caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas[25].

Asimismo, la Sala encuentra que debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas como vulneradas por la actora y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca nominativa “ALERGRIP”, para amparar los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que se adoptó en cada una de ellas.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: El contenido de la presente providencia, publíquese en la página web del Consejo de Estado. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de agosto de 2020. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] En adelante COPIDROGAS. [2] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [3] En adelante Decisión 486. [4] En adelante SIC [5] En el escrito de la demanda la actora reiteradamente indica que la marca nominativa solicitada es “ALEGRIP”; sin embargo, se evidencia del certificado de registro marcario núm. 386792 que la sociedad LABORATORIOS QUIPROPHARMA LTDA. es titular del signo “ALERGRIP” (nominativo), por tal razón la Sala se referirá a este último. [6] “[…] Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas. […]” [7] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [8] En el escrito de la demanda la actora siempre indica que es titular de la marca nominativa “LEGRIP”; sin embargo, se evidencia del certificado de registro marcario núm. 189397 que es titular del signo “LE GRIP NS” (nominativo), por tal razón la Sala siempre se referirá a este último. [9] Hoy Dirección de Signos Distintivos. [10] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de noviembre de 2006, C.P. MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN, número único de radicación 11001-03-24-000-2003-00403-01. [11] En adelante el Tribunal. [12] Proceso 267-IP-2019. [13] Consultado en: https://sipi.sic.gov.co. [14] El Tribunal interpretó de oficio este artículo, con el fin de analizar la conformación de marcas con denominación de uso común. [15] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019, M.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación 2009-00535-00.. [16] Folio 51 del expediente. [17] Folio 50 del expediente. [18] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2008-00053-00. [19] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2011, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, número único de radicación 2005-00105-01. [20] Consultado en: https://sipi.sic.gov.co. [21] Así lo ha expresado reiteradamente esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de octubre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020140025300. [22] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020000653501. [23] Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020120027500.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E) número único de radicación 11001-03-24- 000-2014-00121-00. [24] Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P. (E) Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 110010324000201201330037900.

Criterio reiterado en la sentencia de 23 de abril de 2020 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de abril de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2008-00262-00). [25] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006500.