11001-03-24-000-2009-00500-00 — Consejo de Estado

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo GRISTAR y la marca nominativa GRICAST previamente registrada / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es GRI en la clase 9 / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / SIGNOS DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo nominativo GRISTAR en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud con la marca nominativa GRICAST registrada en la misma clase [U]na vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer las marcas confrontadas, y teniendo en cuenta que en el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, la Sala considera que no se advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve al consumidor medio a confundir las marcas, porque la marca concedida GRISTAR es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca GRICAST previamente registrada.[…] La Sala considera, que en el caso sub examine, la marca nominativa GRISTAR cumple con los requisitos exigidos por la normativa comunitaria andina para ser registrada dado que no presenta semejanzas de tipo visual, ortográfico, fonético, conceptual o gráfico con la marca nominativa GRICAST, cuyo titular es la parte demandante sin que fuera necesario analizar la conexidad competitiva entre los productos amparados por las marcas confrontadas y se concluye que, las marcas objeto de cotejo pueden coexistir en el registro y en el mercado sin generar riesgo de confusión directa o indirecta frente al consumidor, razón por la cual no prospera el cargo por violación del artículo 136 literal a).

COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo GRISTAR y la marca nominativa GRICAST previamente registrada / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es GRI en la clase 9 / FAMILIA DE MARCAS – Concepto / FAMILIA DE MARCAS – No configuración / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA A juicio de la Sala, en el caso sub examine no se presenta una familia marcaria, habida cuenta de que la partícula GRI que forma parte de la marca concedida, no logra identificar de manera exclusiva los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza respecto de los cuales el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó su registro, en la medida en que existen muchas otras personas que han registrado productos similares, incluso en la misma clase utilizando la citada partícula.

De ello da cuenta el cuadro a que se aludió al momento de realizar el estudio de las palabras o expresiones de uso común en esta providencia. En tal escenario, mal podría impedirse que otras personas utilicen esa partícula para identificar sus productos, ya que, se insiste, la partícula GRI no identifica plenamente los productos que comercializa la parte demandante.

Además, dentro del expediente no se encuentra probado que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituya objeto de una marca que pertenezca a determinada familia de marcas, en particular, a aquellas que es titular la parte demandante. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00500-00 Actor: LINCOLN GLOBAL, INC Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa Tema: Comparación entre marcas nominativas.

Expresión de uso común. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Lincoln Global, Inc. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 1558 de 26 de enero de 2009, 12939 de 25 de marzo de 2009 y 17193 de 13 de abril de 2009. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Lincoln Global, Inc., en adelante la parte demandante[1], presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85[3] del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, en adelante, Código Contencioso Administrativo, que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172[4] de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[5], en adelante la Decisión 486, para que se declare la nulidad de la resoluciones núms. 1558 de 26 de enero de 2009, “[…] por medio de la cual se decide una solicitud de registro de marca […]”[6] y 12939 de 25 de marzo de 2009, “[…] Por el cual se resuelve un recurso de reposición […]”: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 17193 de 13 de abril del 2009, “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa GRISTAR, que identifica productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular Soldaduras Megriweld S.A. (hoy Soldaduras Megriweld Ltda.), en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones[7]: “[…] 1. Que se declare la NULIDAD de la Resolución 1558 de 26 de enero de 2009, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos decidió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad LINCOLN GLOBAL, INC. Y conceder el registro de la marca GRISTAR, a favor de la sociedad SOLDADURAS MEGRIWELD S.A. (ahora SOLDADURAS MEGRIWELD LTDA.), para identificar productos de la Clase 9 internacional. 2.

Que declaren la NULIDAD de la Resolución 12939 del 26 de marzo de 2009, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición presentado por la sociedad LINCOLN GLOBAL, INC. En contra de la Resolución 1558 del 26 de enero de 2009, confirmándola. 3. Que se declare la NULIDAD de la Resolución 17193 del 13 de abril de 2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se resolvió recurso de apelación que interpuso la sociedad LINCOLN GLOBAL, INC. en contra de la Resolución No. 1558 del 26 de enero de 2009, confoirmandola y declarando agotada la vía gubernativa. 4.

A título de RRESTABLECIMIENTO DEL DERECHO solicito a los Honorables Consejeros que ordenen a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele el certificado de registro No. 378292, concediendo a favor de la sociedad SOLDADURAS MEGRIWELD S.A. (ahora SOLDADURAS MEGRIWELD LTDA.), y que corresponde a la marca GRISTAR, para identificar productos de la clase 9 internacional […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 27 de diciembre de 2007, el registro de la marca nominativa GRISTAR para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

La referida solicitud se publicó, el 27 de junio de 2008, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 593, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en su marca nominativa GRICAST, que identifica servicios de la misma Clase. 3. La Jefa de la División de Signos Distintivos declaró, por medio de la Resolución núm. 1558 de 26 de enero de 2009, infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca nominativa GRISTAR al tercero con interés directo en las resultas del proceso para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

La parte demandante interpuso, el 20 de febrero de 2009, ante la División de Signos Distintivos recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 1558 de 26 de enero de 2009. 5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 10102 de 2 de marzo de 2016, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 1558 de 26 de enero de 2009. 6.

La Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió, por medio de la Resolución núm. 12939 de 25 de marzo de 2009, el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 1558 de 26 de enero de 2009. 7. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió, por medio de la Resolución núm. 17193 de 13 de abril de 2009, el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 1558 de 26 de enero de 2009.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó su concepto de violación, así: Violación de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 1. Manifestó que la parte demandada violó los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486, porque “[…] LINCOLN GLOBAL, INC. ha utilizado el término “GRI” como prefijo de 7 de sus marcas, todas ellas registradas para identificar productos de la clase 9 internacional.

Más aún, es titular de la marca “GRI”, elemento dominante de su familia. Así pues, resulta evidente que si los consumidores encuentran en el mercado otra marca que comience con el prefijo “GRI”, para identificar productos de la clase 9, podrá creer equivocadamente que se trata de una nueva marca creada por la sociedad LINCOLN GLOBAL, INC. […]”[8]. 2.

Explicó que “[…] Los signos GRISTAR y GRICAST tienen la misma extensión. El hecho que los dos signos estén compuestos por el mismo número de letras, crea un primer impacto visual muy similar. […] Tienen la misma secuencia vocálica: I-A. La identidad en la sucesión de las vocales crea, a su vez, semejanzas fonéticas […] GRICAST y GRISTAR tiene el mismo número de sílabas […] Los signos tienen la misma sílaba tónica (la última), así como la misma vocal acentuada (la A) […] Además de tener el mismo prefijo (GRI), la misma secuencia de vocales (I-A), el mismo número de sílabas y la misma sílaba tónica y vocal acentuada, comparten otras dos letras: S-T. Así pues, los signos GRICAST y GRISTAR coinciden en 6 de sus 7 letras y 4 de ellas están colocadas en la misma posición (G-R-I-A).

En términos porcentuales, una coincidencia de 6 de las 7 letras que compone la marca registrada por mi representada, equivale a una semejanza de 85% […]”[9] 3. Señaló que “[…] las semejanzas existentes entre los signos GRISTAR y GRICAST van más allá de compartir la primera silaba (GRI) como quedó atrás demostrado, lo que aumente enormemente el riesgo de confusión, en tanto el signo GRISTAR no solamente reproduce el elemento común de la familia de marcas creada por la sociedad LINCOLN GLOBAL, INC., sino que además es muy similar a una de las marcas de tal familia, que aumenta el riesgo de confusión […]”[10]. 4.

Indicó que “[…] son también erradas las afirmaciones de la entidad demandada según las cuales no resultaba necesario comparar que tipo de productos o servicios identifican los signos. Siendo éstos similares, tal y como ha quedado probado, solamente podrán coexistir en el mercado si identifican productos o servicios diferentes. Sin embargo, este no es el caso […]”[11].

Contestaciones de la demanda 7. La parte demandada[12] contestó la demanda[13] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 1. Sostuvo que no se vulneraron los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486, toda vez que “[…] los signos GRISTAR y GRICAST después de un primer impacto general, no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, pues los demás elementos incluidos en ellas, les otorgan la diferencia visual y fonética que permite su coexistencia, por lo tanto, no presentan semejanza que pueden causar riesgo de confusión o de asociación al consumidor para elegirlas en el mercado […]”[14]. 2.

Afirmó que “[…] desde los puntos de vista fonético y ortográfico se observa que los signos confrontados GRISTAR y GRICAST no presentan semejanzas susceptibles de acarrear riesgo de confusión. Así, aunque los signos coincidan en algunas de sus letras, la estructura gramatical del signo solicitado, GRIS/TAR, es diferenciable de la estructura gramatical de la marca registrada GRIS/CAST, debido a que la utilización de la letra S en la primera sílaba del signo solicitado y a las disímiles desinencias utilizadas por cada uno de los signos, donde la terminación CAST del signo opositor presenta una sonoridad particular, poco usual en castellano, debido a su terminación en la letra “T”, lo cual, teniendo en cuenta que los productos que los signos confrontados pretenden identificar no presentan un consumo masivo, estando dirigidos a un consumidor medio que demuestra una mayor diligencia a su actuar dentro del mercado al momento de seleccionar los productos requeridos, permite diferenciación y la individualización de cada uno de ellos […]”[15]. 3.

Por último, manifestó que “[…]resulta claro y evidente que la marca solicitada GRISTAR (NOMINATIVA) no encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 134 y en el literal a) del artículo 136 de la Decisión de la Comunidad Andina […]”[16]. Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. Soldaduras Megriweld S.A. (hoy Soldaduras Megriweld Ltda.)[17], como tercero con interés directo en las resultas del proceso[18] contestó la demanda[19] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 1.

Sostuvo que “[…] la marca GRISTAR si cumple con el requisito de distintividad toda vez que siendo novedosa y distintiva de cualquier otra marca previamente registrada, permite al consumidor identificarla en el mercado los productos de la Clase 9, diferenciándola claramente de otras marcas que identifican los mismos productos o productos similares, sin riesgo alguno de confusión o error acerca del origen o la calidad delos productos que con ella se identifican […]”[20]. 2.

Indicó que “[…] en el caso bajo estudio no estamos frente a una supuesta “familia de marcas”, sino ante marcas conformadas por una partícula que, como quedó visto, es de uso común para los productos de la Clase 9 […]”[21]. 3. Resaltó que “[…] la simple coincidencia de una partícula en varias marcas registradas a nombre de un mismo titular no es óbice para considerar que estamos frente a una familia de marcas pues, en caso que dicha partícula sea de uso común para identificar los productos por ellas identificadas, el titular de las mismas deberá tolerar que otros competidores utilicen esta misma partícula en la medida en que nadie podrá reclamar derechos de exclusiva sobre la misma […]”[22]. 4.

Señaló que “[…] las marcas en conflicto son marcas de fantasía que no tienen ningún significado en específico, estas tienen un mayor poder distintivo en la medida que el público las reconocerá no por el significado que tienen o por la idea que evocan sino por el nombre de la marca como tal […]”, añadió que “[…] al enfrentarse con la marca GRISTAR con las marcas GRI de propiedad de LINCOLN GLOBAL INC, recordará las marcas de manera independiente, pues en la medida en que ninguna evoca una idea particular, podrá recordarlas sin llegar a relacionarlas de manera alguna entre sí […]”[23]. 5.

Por último, manifestó que “[…] es evidente que la coexistencia de las marcas en conflicto no generará ningún riesgo de error dentro del público consumidor, en la medida que, teniendo en cuenta que éste presta especial atención al momento de escoger el producto de su interés, será plenamente capaz de distinguir las marcas en conflicto a simple vista dadas sus diferencias ortográficas, fonéticas y gráficas […]”[24].

Solicitud de Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 30 de marzo de 2016, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 318-IP-2016 de 17 de febrero de 2017[25], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […]”.

Añadió que “[ ] Procede únicamente la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a), toda vez que en el presente caso no cabe referirse al concepto de marca ni a la falta de requisito de distintividad […]”. Asimismo, indicó que “[…] De oficio se interpretará el artículo 135 literal g) de la Decisión 486 referente a los términos de uso común […]”.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Alegatos de conclusión 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 28 de junio de 2019[26], dispuso correr traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que aleguen de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. 1.

Durante el término legal, las partes demandante, demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y las contestaciones. El Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 2. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 318-IP-2016; vii) el marco normativo y desarrollo de jurisprudencial sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) marco normativo sobre las palabras o signos de uso común respecto de productos y servicios; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 12. Visto el artículo 128 numeral 7.22 del Código Contencioso Administrativo23, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30824de la Ley 1437 de 18 de enero de 201125, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 1326 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201927, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 13.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procese a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 14. Los actos administrativos acusados[27] son los siguientes: 1. La Resolución núm. 1558 de 26 de enero de 2009[28], mediante la cual la Jefa de la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedió el registro de la marca nominativa GRISTAR al tercero con interés directo en las resultas del proceso, en la que se indicó: “[…] 2.

Caso concreto Antecedentes marcarios Teniendo en cuenta los datos suministrados en la oposición y una vez revisada de oficio la clase para la que se solicita la marca y otras clases relacionadas, se encontró la siguiente información relevante para efectos del presente examen de registrabilidad. |Marca |Titular |Expediente|Clase |Tipo |Certificad|Vigencia | | | | | | |o | | |GRICAST |LINCOLN |92 263132 |8 9 |NO |128666 |27/02/201| | |GLOBAL, INC. | | | | |5 | 2.1.

Comparación de marcas Las marcas a comparar se reproducen de la siguiente manera: Marca solicitada Marca opositora GRISTAR GRICAST Es tarea del funcionario administrativo determinar el grado de confusión que existe entre los signos, teniendo en cuenta la similitud puede ser de tipo ortográfico o visual, fonético o ideológico. En ese sentido podemos llevar a cabo la comparación de sus tres aspectos, de ser necesario para el caso, en razón a que con la verificación de uno de ellos podemos concluir la similitud de signos, siempre que en conjunto se genere riesgo de confusión o de asociación. En el campo ideológico, que consideramos es la perspectiva de confusión o de diferenciación más importante, se deberá analizar la comprensión o significación que generan los signos en el consumidor, teniendo en cuenta que puede ser de un concepto claro o una simple evocación al mismo concepto lo que genere similitud.

Comparando el signo GRISTAR con la marca opositora GRICAST, no se encuentran semejanzas conceptuales ya que las dos marcas son de fantasía por lo tanto no tienen significado evidente en el español. En el campo ortográfico o visual, hay que tener en cuenta las letras, las raíces o terminaciones, la extensión la forma de las etiquetas, gráficos, etc.

Al realizar la comparación desde el punto vista ortográfico, si bien es cierto ambos comparten algunas letras, GRI, los signos no presentan semejanzas que puedan generar confusión en el consumidor, ya que en cada caso sus terminaciones o sufijos STAR y CAST, combinan sus letras o vocales en un orden distinto, confiriendo a cada signo una estructura visual y fonética única y distintiva, permitiendo su diferenciación sin generar riesgo de confusión o de asociación. Teniendo en cuenta las diferencias ortográficas anotadas, en el campo fonético o auditivo, se encuentran diferencias claras en la pronunciación de las marcas, sobre todo al tener en cuenta que en los dos casos las dos sílabas iniciales son diametralmente opuestas.

Con todo, resulta que las marcas comparadas no presentan ni identidad ni semejanzas que puedan causar riesgo de confusión o asociación. En tal sentido, el consumidor promedio podría determinar correctamente el origen o procedencia empresarial de los productos y servicios identificados con cada una de las marcas cotejadas. De conformidad con lo anterior, ya que las marcas comparadas no son semejantes ni idénticas no es necesario analizar la conexidad competitiva entre los productos o servicios, pues la causal prospera ante la concurrencia de los dos factores, tal y como ya se explicó, y al desaparecer uno de ellos, el otro pierde relevancia. En consecuencia, la marca objeto de solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Lincol (sic) Global INC..

ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el registro de la marca: Nominativa GRISTAR Para distinguir: “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soporte de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores”.

ARTÍCULO CUARTO: Asignar número de certificado al derecho concedido, previa la anotación en el Registro de la Propiedad Industrial. […]” (Destacado fuera de texto). 2. La Resolución núm. 12939 de 25 de marzo de 2009[29], mediante la cual la Jefa de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 1558 de 26 de enero de 2009, en la que se indicó: “[…] Caso en estudio La sociedad LINCOLN GLOBAL INC., es titular de la siguiente marca: |GRICAST |LINCOLN |92 |8 9 |NO |128666 |27/02/201| | |GLOBAL, INC, |263132 | | | |5 | De otra parte, la sociedad SOLDADURAS MEGRIWELD S.A., solicitante de la marca nominativa GRISTAR, pretende distinguir productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

Los signos a cotejar son los siguientes: |El Signo solicitado|La marca | | |opositora | |GRISTAR |GRICAST | Al estudiar los argumentos del recurrente y los motivos planteados en la resolución recurrida, esta División considera que signo cuyo registro se solicita no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad que trata el literal a) del artículo 136 anteriormente citado.

En efecto, los signos en estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor, pues aunque comparten el prefijo GRI, se puede observar que tienen terminaciones disimiles que generan una diferencia sustancial, ya que signo solicitado termina en GRISTAR, mientras que la marca opositora finaliza en GRICAST.

Por otra parte, el aspecto fonético es diferente, ya que existiendo las diferencias mencionadas, la pronunciación de cada uno de los signos resulta lo suficientemente distintivo en cada caso como para evitar generar riesgo de confusión. Teniendo en cuenta el análisis realizado, resulta claro que las marcas objeto de comparación no tienen semejanzas que logren generar ningún tipo de riesgo de confusión o inducir a error a los consumidores, ya que cada uno tiene los elementos necesarios para lograr diferenciar el origen empresarial de los productos que distingue, salvaguardando el interés del consumidor y la exclusividad de la marca opositora.

Por lo tanto, una vez descartada la posibilidad de que exista riesgo de confusión, resulta innecesaria realizar el análisis de conexidad competitiva y de productos, puesto que es bien sabido que dentro del mercado pueden coexistir pacíficamente marcas respecto de las cuales no hay ningún riesgo de confusión […]” (Destacado fuera de texto). 1.

Resolución núm. 17193 de 13 de abril de 2009[30], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 1558 de 26 de enero de 2009. En la resolución se reiteraron los argumentos expuestos, precisando: “[…] Desde los puntos de vista fonético y ortográfico se observa que los signos confrontados GRISTAR y GRICAST no presentan semejanzas susceptibles de acarrear riesgo de confusión. Así, aunque los signos coincidan en algunas de sus letras, la estructura gramatical del signo solicitado, GRIS/TAR, es diferenciable de la estructura gramatical de la marca registrada, GRI/CAST, debido a la utilización de la letra S en la primera sílaba del signo solicitado y a las disímiles desinencias utilizadas por cada uno de los signos, donde la terminación CAST del signo opositor presenta una sonoridad particular, poco usual en castellano, debido a que la terminación en la letra “T”, lo cual, teniendo en cuenta que los productos que los signos confrontados pretenden identificar no presentan un consumo masivo, estando dirigidos a un consumidor medio que demuestra una mayor diligencia en su actuar dentro del mercado al momento de seleccionar los productos requeridos, permite la diferenciación y la individualización de cada uno de ellos.

De lo anteriormente expuesto se deduce que los signos confrontados GRISTAR y GRICAST presentan diferencias en cuanto a su composición gráfica y conceptual que permite su coexistencia en el mercado, sin que se presente en el consumidor medio riesgo de confusión o asociación entre los productos que los mismos pretenden identificar (confusión directa), o entre el origen empresarial de los mismos (confusión indirecta). […]”.

El problema jurídico 15. La Sala, con fundamento en la demanda, en las contestaciones de la demanda presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso; y la Interpretación Prejudicial, le corresponde determinar: 1. Si las resoluciones núms. 1558 de 26 de enero de 2009, 12939 de 25 de marzo de 2009 y 17193 de 13 de abril de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca nominativa GRISTAR al tercero con interés directo en las resultas del proceso, para identificar “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soporte de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores”, productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. 2.

En ese sentido, se analizará, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y la marca nominativa, con registro marcario núm. 128666, que identifica productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 318-IP-2016 en la que interpretó el literal g) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 4.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 16. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[31], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486[32] de la Comisión de la Comunidad Andina[33].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[34] 17. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[35] y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 18.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 19.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 20.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 21.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 22. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 23.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 318-IP-2017 de 17 de febrero de 2017 24. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[36]: “[…] 1.1.

Se abordará el tema, en virtud de que el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo GRISTAR (denominativo), solicitado por SOLDADURAS MEGRIWELD, y la marca GRICAST (denominativa), registrada a favor de LINCOLN GLOBAL, sobre la base de la cual se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso demanda de nulidad. 1.2.

En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a), cuyo tenor es el siguiente: Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)” 1.3. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que esta adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen relación o vinculación económica. […] 4.

Familia de Marcas

4.1. LINCOLN GLOBAL sostiene que es el titular de una familia de marcas, conformada por la partícula GRI, ya que es titular de varias marcas que contienen dicho término, registradas en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. Este Tribunal define a la familia de marcas como un conjunto de signos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, entendiendo que provienen del mismo titular. 4.3.

En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. 4.4. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un mismo origen común. 4.5.

Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye el objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, cosa de corresponder a distinto titular, podría inducir en confusión. 4.6.

Por otro lado, la familia de marcas, se diferencia claramente de las marcas confrontadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. 4.7. Por tal razón, “el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario, sucede con la familia de marcas, cuyo titular puede impedir que el rasgo distintivo común pude ser utilizado por otra persona, ya que el elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de macas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. 4.8.

En relación con lo anterior, en el presente caso, se deberá determinar si LINCOLN GLOBAL es titular de una familia de marcas cuyo elemento común es la partícula GRI […]”. Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 25. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco normativo sobre las palabras o signos de uso común respecto de productos y servicios 26.

Visto el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. Análisis del caso concreto 27. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra de los marcos normativos de la sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad y las palabras o signos de uso común respecto de productos y servicios; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en las resultas del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 28.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación de marcas nominativas. Cargo de nulidad por la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 30.

Ahora bien, conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 31.

Esta Sección[38], con fundamento en lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha hecho alusión en diversas ocasiones a la noción del riesgo de confusión así: “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”[39]. 32.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”[40]. 33.

Ello significa que para establecer la posibilidad del riesgo de confusión será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre la marca concedida y la marca registrada, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. 34. En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[41]. 35.

En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca nominativa GRISTAR, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre la marca concedida y la marca registrada 5.

Para determinar la identidad o grado de semejanza entre la marca concedida y la registrada, la Sala observa que tanto la marca concedida GRISTAR como la marca registrada GRICAST son nominativas. 36. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la comparación entre signos nominativos en la Interpretación Prejudicial, indicó[42]: “[…] Comparación entre signos denominativos 2.1.

Tomando en cuenta que la controversia discutida en el proceso interno radica en parte en la posibilidad de confusión entre el signo solicitado GRISTAR (denominativo), y la marca registrada GRICAST (denominativa), y que se debe realizar un examen comparativo, teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto, se procede a tratar este tema. 2.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales y verbales, se encuentran conformados por secuencias lingüísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: a) Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; o, b) Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 2.3.

En consideración a que la controversia informa de una presunta confusión entre dos signos denominativos, en el caso concreto se deben verificar si la SIC realizó el examen comparativo teniendo en cuenta las siguientes reglas: 2.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo percibido en el mercado. 2.3.2.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica sonoridad de la denominación. 2.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría como fue captada la marca en el mercado. […]”. 6.

De lo anterior se desprende que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre las marcas, siguiendo las reglas anteriormente descritas, deben tenerse en cuenta aspectos del orden fonético, ortográfico, figurativo y conceptual definidos por la Interpretación Prejudicial, así[43]: “[…] a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”. 7.

Para la Sala es evidente que los signos en controversia se encuentran conformados por elementos nominativos, por cuanto están representados por palabras pronunciables, es decir, la sola lectura es la que trae a la mente del consumidor las palabras que distingue y determina la impresión general que suscitaría en los consumidores. 37. De acuerdo con lo expuesto y siguiendo los parámetros antes enunciados, previamente se debe precisar si la partícula GRI es de uso común en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 38.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación rendida para este proceso, indicó que[44]: “[…] El literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marca los signos que: (…) g) consistan exclusivamente o se hubieren convertido en una designación común o usual del productos o servicios de que se trate en el lenguaje corriente en la usanza del país;

(…)” 3.3. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras puede generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque no tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 3.4. En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común de las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 3.5.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría el grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Destacado fuera del texto original). 39.

De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra que el uso común de una expresión debe analizarse en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, lo que significa que debe observarse las razones de hecho que se encuentren demostradas en el expediente para concluir si una expresión es o no de uso común. Por lo mismo, dicho análisis no se limita a verificar la coexistencia de signos en una misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, sino el eventual uso común de la expresión en los productos o servicios que pretende identificar o en productos o servicios conexos, por tratarse de un mismo sector del mercado.

Por esta misma razón, el uso de una expresión en relación con productos o servicios que no ofrecen conexidad alguna, o de sectores del mercado diferenciados, no debe ser considerado para el análisis del uso común de una expresión. La Sala con base en estas consideraciones analizará las pruebas aportadas al expediente sobre el uso de la expresión GRI. 40.

La Sala concluye conforme a lo anterior que la expresión GRI es de uso común en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, no es un término de uso exclusivo. 42. Esta Sección[46] ha precisado que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada. 43.

En ese sentido, la Sala considera que en concordancia con lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando se reduce el signo a tal punto que se hace imposible hacer una comparación, se pueden tener en cuenta dichos componentes, es decir, cuando la exclusión de palabras de uso común reducen el conjunto marcario de tal forma que no brinde elementos de juicio suficientes que permitan hacer la correspondiente comparación, se deberán cotejar los signos y marcas teniendo en cuenta el conjunto total de cada una. 44.

Considerando lo expuesto, la Sala procederá a analizar si la marca nominativa concedida GRISTAR es igual o semejante a la marca nominativa previamente registrada GRICAST, cuyo titular es la parte demandante, y si hay una conexidad entre los productos que cada uno de ellos identifica. Comparación Ortográfica 45. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de la marca concedida y la marca registrada. 46.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA G |R |I |S |T |A |R | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | | MARCA REGISTRADA G |R |I |C |A |S |T | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | | 47. La Sala considera que, al comparar los elementos nominativos en su conjunto, la marca GRISTAR se compone de dos (2) vocales, cinco (5) consonantes, dos (2) sílabas (GRI-STAR) y la marca registrada tiene la misma conformación. 48.

La Sala considera que las marcas en conflicto resultan diferentes, por cuanto ambos vocablos están conformados por igual número de sílabas, una es diferente, que es precisamente la sílaba tónica, la última de ambas denominaciones, que es en una STAR y en la otra es CAST, cuya diferencia es tan notoria que resalta o predomina sobre la identidad de la primera, GRI, lo que refuerza las diferencias entre las marcas en disputa y permite vincularlas con un origen empresarial determinado[47].

Comparación Fonética 49. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: GRISTAR –GRICAST–GRISTAR– GRICAST- GRISTAR –GRICAST–GRISTAR– GRICAST- GRISTAR –GRICAST–GRISTAR– GRICAST- 50.

Sobre el particular, esta Sección ha aclarado que el hecho de que las marcas en conflicto tengan terminaciones tan diferentes, hace que su pronunciación difiera significativamente[48]. 51. Como quiera que la pronunciación de estas palabras es GRISTAR y GRICAST, debido al mayor esfuerzo que se hace al pronunciar sus respectivas últimas sílabas, resulta que la sílaba tónica de la primera STAR y de la segunda CAST, evidenciándose que son fonéticamente diferentes. 52.

Asimismo, las marcas GRISTAR y GRICAST tienen dos (2) vocales idénticas, la I y la A, ubicadas en primer y segundo lugar, pero en diferente partícula, la primera en GRI para ambas denominaciones y, la segunda en las sílabas tónicas STAR y CAST, las cuales son diferentes, luego no hay semejanza. 53. De lo anterior se desprende que en el plano auditivo o fonético no hay semejanza entre las marcas enfrentadas, por lo que no es posible la confusión entre ellas.

Comparación Ideológica 54. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando se evoca una idea o concepto semejante o idéntico, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 55. En el caso sub examine, las palabras GRISTAR y GRICAST no tienen significado en el idioma castellano, en ese sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 186-IP- 2015 el 20 de julio de 2018, frente a las marcas de fantasía consideró que involucra asimismo a los denominados signos arbitrario.

En efecto, señaló que “[…] Si bien para cierta parte de la doctrina los signos de fantasía son aquellos que no tienen ningún significado idiomático, y los signos arbitrarios son aquellos que sí tienen significado pero no se relacionan con los productos o servicios que amparan, para el Tribunal, debido a la poca incidencia práctica de la distinción, los agrupa en el mismo concepto amplio de fantasía […]”. 56.

Asimismo, esta Sala[49] ha precisado que cuando los signos tengan expresiones en inglés, se presumen que el significado de éstas no forman parte del conocimiento común, por lo que son considerados como signos de fantasía. 57. Conforme con lo anterior, la Sala considera que, en el presente caso, las marcas enfrentadas son de fantasía porque además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano y, en tal sentido, no son términos de uso generalizado, en consecuencia, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto. 58.

En suma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer las marcas confrontadas, y teniendo en cuenta que en el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, la Sala considera que no se advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve al consumidor medio a confundir las marcas, porque la marca concedida GRISTAR es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca GRICAST previamente registrada.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar cada una de las marcas en conflicto 59. Con base en lo expuesto supra sobre la conexidad competitiva, la Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre las marcas confrontadas de las que se puedan derivar un riego de confusión o asociación para el consumidor; es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios que identifica cada una de las marcas.

De la familia de marcas 60. Aunado a lo anterior el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también recomendó abordar el tema de familia de marcas para entenderla como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

Esta Sección[50] se pronunció sobre la familia de marcas en los siguientes términos: “[…] La Sala recuerda que una familia de marcas es un conjunto de signos que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. […] Asimismo, el Tribunal ha precisado que “[…] el fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]”. 61.

A juicio de la Sala, en el caso sub examine no se presenta una familia marcaria, habida cuenta de que la partícula GRI que forma parte de la marca concedida, no logra identificar de manera exclusiva los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza respecto de los cuales el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó su registro, en la medida en que existen muchas otras personas que han registrado productos similares, incluso en la misma clase utilizando la citada partícula[51].

De ello da cuenta el cuadro a que se aludió al momento de realizar el estudio de las palabras o expresiones de uso común en esta providencia. 62. En tal escenario, mal podría impedirse que otras personas utilicen esa partícula para identificar sus productos, ya que, se insiste, la partícula GRI no identifica plenamente los productos que comercializa la parte demandante.

Además, dentro del expediente no se encuentra probado que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituya objeto de una marca que pertenezca a determinada familia de marcas, en particular, a aquellas que es titular la parte demandante. 63. Así las cosas, en relación con el cotejo de las marcas GRISTAR y GRICAST es dable concluir con base en lo anterior, que los actos administrativos acusados no vulneran el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, motivo por el cual el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad. 64.

En ese orden de ideas, en el caso sub examine, se comprobó que no existe riesgo de confusión o de asociación entre las marcas GRISTAR y GRICAST, y dado que no se presenta una reproducción, imitación, traducción o transcripción de la primera por parte de la segunda, no es dable concluir la existencia de los riesgos de aprovechamiento indebido y de dilución. Conclusión 65.

La Sala considera, que en el caso sub examine, la marca nominativa GRISTAR cumple con los requisitos exigidos por la normativa comunitaria andina para ser registrada dado que no presenta semejanzas de tipo visual, ortográfico, fonético, conceptual o gráfico con la marca nominativa GRICAST, cuyo titular es la parte demandante sin que fuera necesario analizar la conexidad competitiva entre los productos amparados por las marcas confrontadas y se concluye que, las marcas objeto de cotejo pueden coexistir en el registro y en el mercado sin generar riesgo de confusión directa o indirecta frente al consumidor, razón por la cual no prospera el cargo por violación del artículo 136 literal a). 66.

En ese orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad del cargo formulado en la demanda, se mantiene incólume la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 1558 de 26 de enero de 2009, 12939 de 25 de marzo de 2009 y 17193 de 13 de abril de 2009 y, en consecuencia, la Sala habrá de negar las pretensiones de nulidad de los actos administrativos acusados y el restablecimiento del derecho contenidos en la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Por medio de apoderado.

Cfr. folios 2 a 7 [2] Cfr. Folios 54 a 69 [3] “Código Contencioso Administrativo” “[…]

ARTÍCULO 85. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]”. [4] “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” [5] “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [6]Esta resolución declaró infundada la oposición presentada por Lincol Global, Inc. y concedió el registro de la marca nominativa GRISTAR para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza [7] Cfr. Folio 47.

DE [8] Cfr. Folio 62 [9] Cfr. Folio 63 [10] Cfr. Ibidem [11] Cfr. Folios 64 y 65 [12] Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 178 a 181 [13] Cfr. Folios 171 a 177 [14] Cfr. Folio 176 [15] Cfr. Ibidem [16] Cfr. Folio 176 [17] Conforme consta en el Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara y Comercio de Bogotá, visible a folios 206 a 209 del expediente. [18] Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 205 [19] Cfr. Folios 182 a 204 [20] Cfr. Folio 185 [21] Cfr. Folio 188 [22] Cfr. Folio 189 [23] Cfr. Folio 191 [24] Cfr. Folio 194 [25] Cfr. Folios 255 a 268 [26] Cfr. Folio 319 [27] Se procede a transcribir los apartes, más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar el cargo formulado. [28] Cfr. Folios 8 a 12 [29] Cfr. Folios 13 a 16 [30] Cfr. Folios 17 a 20 [31] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [32] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [33] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [34] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [35] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [36] Cfr Folios 255 a 268 [37] Cfr. Folio 12 [38] Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. [39] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. [40] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016. [41] Ibidem. [42] Cfr. Folios 264 y 265 [43] Cfr. Folios 261 y 262 [44] Cfr. Folios 265 y 266 [45] Cfr. Folio 271 a 287 [46] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. [47] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 29 de marzo de 2019, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020060007500 [48] Ibidem [49] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto augusto serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-24-000-2010-00265-00 [50] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 10 de mayo de 2018;

C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001032400020100038600. [51] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 23 de octubre de 2014; C.P. Guillermo Vargas Ayala; número único de radicación 11001032400020090000400.