11001-03-24-000-2008-00061-00 — Consejo de Estado

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto WANAMA y la marca mixta JOE BANANNA previamente registrada / SIGNOS DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo mixto WANAMA en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud con la marca mixta JOE BANANNA registrada en la clase 25 [U]na vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, comoquiera que el usuario recordará y relacionará las marcas por sus similitudes; la Sala concluye que la marca concedida no es semejante a la marca registrada, que conlleven a la configuración de un riesgo de confusión o de asociación entre el público consumidor por lo que no se cumple el primer supuesto de la causal sub examine. […] Así las cosas, en relación con el cotejo de las marcas WANAMA y JOE BANANA es dable concluir con base en lo anterior, que los actos administrativos acusados no vulneran el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, motivo por el cual el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL – De nulidad y restablecimiento del derecho a nulidad relativa [C]onsiderando que: i) la acción de nulidad y restablecimiento del derecho está prevista para la nulidad de actos administrativos de carácter particular y el restablecimiento de un derecho; ii) la acción de nulidad relativa está prevista, como un tipo de acción especial del derecho comunitario andino, para la nulidad de un registro marcario que se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe; iii) los actos administrativos acusados concedieron el registro de la marca mixta WANAMA; iv) los cargos de nulidad se sustentan en que existe riesgo de confusión y de asociación entre la marca concedida y la marca mixta JOE BANANA, respecto de la cual es titular la parte demandante; es decir, que el registro marcario se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486; v) la acción procedente en el asunto de la referencia es la acción de nulidad relativa y no la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; vi) la acción de nulidad relativa y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se tramitan por el mismo procedimiento; vii) el debate, en la demanda y las contestaciones de la misma, giró en relación con la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, es decir, en una causal de nulidad relativa; y viii) revisado el expediente, la Sala observa que, en el caso sub examine, se configuran los elementos de la esencia de la acción de nulidad relativa, en la medida en que se pretende la cancelación de un registro marcario invocando la violación del artículo 136 de la Decisión 486.

Asimismo, considerando que: i) es obligación constitucional proferir sentencia que resuelva los asuntos propuestos en la demanda; ii) el juez debe hacer uso de los poderes y facultades previstas en la ley procesal con el fin de evitar decisiones inhibitorias; iii) en el caso sub examine, procede la adecuación del trámite de la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486, comoquiera que se configuran los elementos de la esencia de este tipo de acción especial establecido en la normativa comunitaria andina; iv) durante el trámite procesal se garantizó el derecho de defensa y contradicción de las partes e intervinientes; v) es obligación del juez adoptar las medidas autorizadas por la ley para sanear los vicios de procedimientos; vi) el juez tiene el deber interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto, interpretación que debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia; y vii) al adecuarse el trámite a la acción de nulidad relativa se respeta el principio de congruencia, comoquiera que se resolverá lo pretendido por la parte demandante.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00061-00 Actor: HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa Tema: Marca mixta WANAMA.

Comparación entre marcas mixtas SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Héctor Humberto Cáceres Mora contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms.16058 de 31 de mayo de 2007, 020254 de 29 de junio de 2007 y 25200 de 15 de agosto de 2007.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Héctor Humberto Cáceres Mora, en adelante la parte demandante[1], presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984[3], en adelante Código Contencioso Administrativo, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 16058 de 31 de mayo de 2007[4], “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca” y 020254 de 29 de junio de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria Comercio; y la Resolución núm. 25200 de 15 de agosto de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por la Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta WANAMA que identifica productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es BIG BLOOM S.A., en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones[5]: “[…] 2.1.1 Que se declare la nulidad de la resolución # 16058 del 31 de Mayo de 2.007, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada y se concedió el registro de la marca comercial WANAMA (M) en la clase 18. 2.1.2 Que se declare la nulidad de la resolución # 020254 del 29 de junio de 2.007 expedida por la División de Signos Distintivos, mediante la cual se confirmó la resolución anterior. 2.1.3 Que se declare la nulidad de la resolución # 25200 del 15 de agosto de 2.007, expedida por la Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se confirmó de manera definitiva el registro de la marca comercial. 2.1.4 Igualmente y como consecuencia de la nulidad solicitada y a título de restablecimiento del derecho, solicito que se declare funda la demanda de oposición debidamente formulada y como consecuencia se niegue el registro de la marca comercial WANAMA (M) para distinguir productos comprendidos en la clase 18 solicitada por la sociedad BIG BLOOM S.A. restableciendo de esta manera el derecho que le asiste al HECTOR HUMBERTO CACERES MORA al uso exclusivo de su marca comercial JOE BANANA (m) para distinguir productos de la clase 18, 25 según certificado de registro #s 292673 y 25492 entre otros. 2.1.5 Igualmente y a título de restablecimiento del derecho y como consecuencia de la nulidad se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar en los libros de registro de esta entidad, el certificado de registro asignado a la marca comercial WANAMA BAY (M) (sic) para distinguir productos comprendidos en la clase 18 de la clasificación internacional. 2.1.6 Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso, en la Gaceta de Propiedad Industrial de la Superintendencia de industria y Comercio conforme a lo establecido en el artículo 2° Literal d) Decreto Legislativo 209 de 1.957. 2.1.7 Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dar Cumplimiento a la sentencia dentro del término que establece el artículo 176 del C.C.A. […]” (Destacado del texto).

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones[6]: 4.1. Big Bloom S.A., en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso, solicitó, el 2 de marzo de 2005, ante la parte demandada el registro como marca del signo mixto WANAMA para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La solicitud se publicó el 31 de agosto de 2005 en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 555, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en su marca mixta JOE BANANA, que identifica productos de las clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Jefa de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 16058 de 31 de mayo de 2007, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca WANAMA para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

La parte demandante interpuso, el 20 de junio de 2007, ante la División de Signos Distintivos recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm.16058 de 31 de mayo de 2007. 4.5. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 20254 de 29 de junio de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 16058 de 31 de mayo de 2007. 4.6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 25200 de 15 de agosto de 2007, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 16058 de 31 de mayo de 2007. Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 134[7], 135 literal b)[8] y 136 literal a)[9] de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión Comunidad Andina, en adelante Decisión 486.

Concepto de violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Primer cargo: “Violación del artículo 134 de la Decisión 486, en concordancia con lo dispuesto en el literal b) del artículo 135 de la misma Decisión” 7. Manifestó que “[…] al proferirse la resolución respecto de la cual se solicita su nulidad, la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al conceder el registro de la marca comercial WANAMA (M) clase 18, toda vez que dicho signo carece de la capacidad intrínseca y extrínseca para poder ser considerada como marca, teniendo en cuenta que esta reproduce totalmente una marca previamente registrada [ ]”[10]. 8.

Concluyó que “[…] en primer lugar que es un signo que a pesar de percibirse por los sentidos, no es distintiva ya que no tiene la capacidad de diferenciarse de cualquier otro signo por lo tanto no puede ser objeto de un derecho privativo. En esta medida la División de Signos Distintivos violó los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de la misma decisión, al conceder el registro de una marca que no llena todos los requisitos legales para ser registrada [ ]”[11].

Segundo cargo: “Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486” 9. Adujo que “[…] la marca registrada es similarmente confundible a la marca previamente registrada por mi cliente, en razón de similitud fonética y gráfica y de permitirse su utilización en el mercado, inducirá sin lugar a dudas al público consumidor a error, vulnerando no solo los derechos de mi cliente sino los del público consumidor […]”[12]. 10.

Indicó que “[…] las marcas objeto de comparación están compuestas por el mismo número de letras, por las mismas vocales en el mismo orden y además una parte figurativa similarmente confundible […][13]. 11. Agregó que “[…] las denominaciones en conflicto son pronunciadas en forma muy similar, para lo cual han de tomarse en cuenta los elementos que forman parte de la marca consistente en la expresión BANANA que frente a la expresión WANAMA, no resulta suficientemente distintiva, presentándose similitud fonética […]”[14]. 12.

Concluyó que “[…] las marcas en conflicto son prácticamente idénticas, por lo que la Superintendencia de Industria y Comercio erró en su análisis, atribuyéndole a la solicitud unas diferencias sustanciales, que como se acaba de apreciar no existen […]”[15]. Contestación de la demanda Parte demandada 13. La parte demandada[16] contestó la demanda[17] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Legalidad de los actos administrativos acusados 1.

Manifestó que los actos administrativos acusados se encuentran ajustados a derecho por lo que no violan las normas de la Decisión 486, en razón a que “[…] efectuando el examen conjuntual de las marcas enfrentadas “WANAMA” y “JOE BANANA” (mixta) no arrojan confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden gráfico y fonético suficientemente distintivos […]”[18]. 2.

Agregó que “[…] la expresión “WANAMA BAY” (sic) clase 18, al contrario de lo que afirma el accionante, tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen conjuntal de los signos comparados se tiene que, las expresiones enfrentadas se hacen suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia no pueden llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial […]”[19]. 3.

Indicó que “[…] las expresiones en conflicto existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcario concedido, frente al solicitado se hace suficiente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado […]”[20]. 4. Adujó que “[…] la expresión WANAMA BAY” (sic) en castellano, no posee definición alguna, es decir, está desprovista de significado por lo que se constituye un signo de fantasía para identificar los productos solicitados.

En cambio, la palabra BANANA, en ingles significa “plátano” o “banano” cuya evocación conceptual se ve reforzada en el signo al incorporar en su etiqueta dos figuras que reproducen la forma de las frutas mencionadas […]”[21]. 5. Manifestó que, desde el punto de vista gráfico “[…] los signos comparados contienen elementos bien distintivos.

Por ejemplo, la marca solicitada posee una palmera tradicional sobre puesta a la denominación WANAMA escrita en un tipo de letra especial; mientras que la marca JOE BANANA incorpora una figura de dos delgados “plátanos” o “bananos” los cuales vienen enmarcados por un fondo oscuro rectangular […]”[22] 6. Indicó que “[…] al no coincidir en la misma forma toda la estructura de la palabra ha de descartarse la similitud e identidad de los signos confrontados tanto desde el punto de vista visual como del fonético […]”[23]. 7.

Concluyó que “[…] teniendo en cuenta también las diferencias fonéticas, gráficas, ortográficas y visuales ya explicadas entre las marcas confrontadas, es claro que, estas dos marcas pueden coexistir de forma pacífica en el mercado, toda vez, que con ellas no se induce a error ni se genera confusión entre las mimas, razón por la cual se podría constituir, en un acto de competencia desleal […]”[24].

Tercero con interés directo en las resultas del proceso 14. El tercero con interés directo en las resultas del proceso[25] contestó la demanda[26] y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 1. Adujo que “[…] la marca WANAMA en clase 18 presentada por el Sr. Cáceres se fundó solamente en el registro No. 292673 para la marca JOE BANANA en la Clase 25.

Si las clases 18 y 35, hay que aclarar que dichos derechos no se utilizaron en los procesos de oposición por lo cual mencionarlos en la demanda ante esta Honorable corporación solamente puede tener como propósito tratar de hacer ver la existencia de múltiples derechos marcarios a favor del Sr. Cáceres, derechos que ni formaron parte del proceso de oposición adelantado en la vía gubernativa contra la marca WANAMA, ni hubieran contribuido en lo más mínimo a obtener una decisión favorable al opositor, y más bien hubiera subrayado lo infundado de la oposición, en virtud de que en los registros en las clases 18 y 35 de la palabra JOE es mucho más visible, tal como lo mostró el diseño arriba incluido […]”[27]. 2.

Advirtió que “[…] Comparadas las marcas en su conjunto, de manera sucesiva, teniendo en cuenta sus semejanzas y no sus diferencias, y poniéndose en el lugar del más desprevenido de los consumidores, resulta francamente muy difícil siquiera considerar la posibilidad de equivocarse y pensar que al observar un producto con la marca WANAMA, el comprador pueda pensar en JOE BANANA y hacer una elección viciada por causa de la confusión […]”[28]. 3.

Indicó que “[…] entre WANAMA y BANANA hay una sucesión fonética no conlleva en el presente caso una semejanza automática entre las palabras que la presentan que pueda dar lugar a confusión. Mal podría llegarse a esa conclusión, ya que precisamente hay que revisar las palabras en su integridad y no solamente las vocales que las conforman, de manera que el resto de los elementos es lo que permite concluir finalmente si hay semejanzas o no. Porque si la sucesión fonética de la letra “A” produjera una semejanza entre BANANA y WANAMA, entonces habría que decir que también habría confusión entre cualquiera de dichas palabras con otras palabras con igual sucesión fonética de vocales como “MAÑANA”, “SANTANA” o “PALADA”, entre otros miles de términos del idioma español que presentan la sucesión de tres letras “A” […]”[29]. 4.

Agregó que “[…] las figuras que acompañan las denominaciones son además los elementos que acaban por definir la total disimilitud de las marcas enfrentadas en este caso, y llama en verdad la atención que en la demanda se afirme (página 7) que las marcas presentas “una parte figurativa similarmente confundible” siendo totalmente innecesario extenderse en teorías sobre las diferencias entre los elementos que se incluyen […]”[30]. 5.

Concluyó que “[…] el hecho de que al encontrarnos ante marcas que amparan clases diferentes, y considerando las diferencias de conjunto que se aprecian a simple vista entre las marcas comparadas, diferencias que no se pueden dejar de ver a menos que se descomponga en su totalidad la unidad de los signos comprados y se extraiga de ellos el elemento que puedan tener en común ( la letra “A”) […]”[31].

Solicitud de Interpretación Prejudicial 15. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante de 8 de julio de 2014[32], suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486. 16. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 316-IP- 2015 el 23 de junio de 2016[33], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó que “[…] La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 134, Artículo 135 y del Literal b) y del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […] Se interpretará únicamente el Artículo 136 literal a) de la antes aludida Decisión 486, por ser procedente, no así los artículos 134 al no ser directamente aplicable al caso sub lite y el 135 literal b) del citado cuerpo legal porque este se refiere a las causales absolutas y en el proceso interno se hace referencia a causales relativas de irregistrabilidad […]”. 17.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Alegatos de conclusión 18. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 8 de julio de 2014[34], dispuso correr traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que aleguen de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. 19.

Durante el término legal, la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado en el proceso reiteraron los argumentos expuestos en la contestación. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 20. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) cuestiones previas: reanudación del proceso y adecuación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; iii) los actos administrativos acusados; iv) el problema jurídico; v) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 3116-IP-2015 proferida el 23 de junio de 2016; vii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) la solución del caso concreto.

Competencia de la Sala 21. Visto el artículo 128 numeral 7.º[35] del Código Contencioso Administrativo[36], sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308[37] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[38], sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13[39] del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019[40], expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 22.

La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se procede a decidir el caso sub lite. Cuestión previa: reanudación del proceso 23. Vistos el artículo 33 del Anexo[41] de la Decisión 472 de 16 de septiembre de 1999[42] de la Comisión de la Comunidad Andina y los artículos 123 y 124 de la Decisión 500 de 22 de junio de 2001[43] del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, sobre consulta obligatoria en procesos en los cuales se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y sobre la suspensión del proceso judicial interno. 24.

Atendiendo a que: i) el proceso se había suspendido para efectos de elaborar y solicitar vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, la interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: ii) el Tribunal profirió la interpretación prejudicial solicitada, la cual se encuentra en el expediente[44]; y iii) en el auto por medio del cual se suspendió el proceso no se estableció la reanudación proceso una vez se allegara la interpretación proferida; la Sala considera necesario decretar la reanudación del proceso.

Cuestión previa: Adecuación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho Marco normativo de las acciones de nulidad previstas en la Decisión 486 25. Visto el artículo 172 de la Decisión 486, sobre la acción de nulidad relativa de un registro marcario, que establece: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca […]”. 26.

De conformidad con la norma referida supra, la Sala considera que, en el marco de la Comunidad Andina, existen dos tipos de acciones especiales cuando se pretenda la nulidad de un registro marcario que fue concedido por la oficina nacional correspondiente, esto es, la acción de nulidad absoluta y la acción de nulidad relativa, las cuales dependerán de las causales que se invoquen como fundamento de la misma. 27.

La acción de nulidad absoluta podrá decretarse de oficio o a solicitud de cualquier persona y resulta procedente cuando el registro marcario se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134, primer párrafo, y 135 de la Decisión 486, que establecen los requisitos generales para el registro de las marcas y las causales de irregistrabilidad derivadas de las características propias del signo como tal. 28.

La acción de nulidad relativa, igualmente, podrá decretarse de oficio o a solicitud de cualquier persona y resulta procedente cuando el registro marcario se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486, es decir, cuando se configuran las causales de irregistrabilidad que afectan derechos de propiedad industrial o derechos de autor de terceros; o cuando el registro se hubiera efectuado de mala fe. 1.

Este tipo de acción, a diferencia de la acción de nulidad absoluta, prescribe a los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro cuya nulidad se pretenda. 2. La Sección Primera del Consejo de Estado, respecto de la naturaleza de la acción de nulidad relativa, en providencia de 28 de septiembre de 2017[45], precisó que este tipo de acción tiene un carácter sui generis “[…] en razón a las cuatro (4) características especiales que lo definen; a saber: (i) está orientado a controvertir las decisiones que conceden registros marcarios;

(ii) tiene un término de prescripción para la presentación de la demanda de cinco (5) años; (iii) debe estar orientado a invocar la violación del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 o la mala fe en la obtención del registro; y (iv) puede ser interpuesto por cualquier persona, en la medida en que la norma no determina o restringe la legitimación por activa […]”. 3.

En este sentido, concluyó que la acción de nulidad relativa “[…] se encuentra supeditada a que la concesión de un registro marcario afecte el derecho de un tercero en una de las formas descritas en los literales del artículo 136 ibídem, esto es, que la marca registrada sea idéntica o se asemeje a otra, o a un nombre comercial o lema comercial previamente solicitados por ese tercero para registro o registrados a nombre de ese tercero. Incluso, cuando se apele a la mala fe en la obtención del registro que afecte el derecho del tercero cuya marca, lema o nombre comercial se haya registrado previamente o se encuentre en trámite una solicitud en ese sentido, resulta viable acudir a tal procedimiento […]”[46].

Marco normativo de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 29. Visto el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, sobre la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que prevé: “[…]

ARTÍCULO 85. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]” 30.

De conformidad con la norma citada supra, la Sala considera que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho: i) puede ser ejercida por cualquier persona; ii) tiene por objeto la protección de derechos subjetivos y la reparación de los daños causados por los efectos directos de un acto administrativo que se considera ilegal; iii) procede contra actos de carácter particular y general, siempre que el restablecimiento del derecho que se invoque sea la consecuencia directa e inmediata del acto administrativo que se acusa; y iv) para asuntos de propiedad industrial procede contra aquellos actos administrativos que nieguen las solicitudes de registro; como puede ser de marcas, patentes, diseños industriales denominaciones de origen, entre otros; y, en ese sentido, el restablecimiento del derecho solicitado será que se conceda u otorgue el respectivo registro, según sea el caso.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las acciones procedentes contra las decisiones en materia de propiedad industrial. 31. Vistos los artículos: i) 172 de la Decisión 486, sobre las acciones de nulidad absoluta y relativa en materia de registros marcarios; y ii) el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, sobre la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 32.

La Sección Primera del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia[47], se ha referido a los diferentes tipos de acciones que se pueden ejercer sobre los actos administrativos que resuelven las solicitudes de registros marcarios indicado que: “[…] Así las cosas, corresponde definir desde qué momento se debe contabilizar el término de prescripción contenido en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, con miras a definir si en el caso concreto sobre las pretensiones de la demanda operó la caducidad.

El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones establece la nulidad del registro marcario de la siguiente manera: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca […]”.

De la lectura de la norma se colige que contra el registro marcario es posible adelantar dos acciones, una por nulidad absoluta, que tiene naturaleza imprescriptible, y otra de nulidad relativa que prescribe en cinco (5) años desde la concesión de la marca, las cuales no son excluyentes de las acciones que por daños se contemplen en el ordenamiento jurídico interno. En virtud de lo anterior, esta Sección ha reconocido que en el derecho colombiano existen tres tipos de pretensiones sobre la validez del registro marcario, las cuales corresponden a las de nulidad absoluta y de nulidad relativa consagradas en el referido artículo 172, y la de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se deniega el registro marcario, y se pretenda además que se indemnicen los daños y perjuicios causados con el registro, así lo señaló en sentencia de 15 de septiembre de 2011: Con posterioridad, se expidió la Decisión 486 (14 de septiembre de 2000) mediante la cual se sustituyó el régimen común sobre propiedad industrial contenido en la Decisión 344 de 1993, modificándose el régimen de las acciones procedentes contra los actos referidos al registro de marcas, en tanto que admitió la posibilidad de que se formule acción de nulidad absoluta o acción de nulidad relativa contra los actos que conceden registros marcarios, dependiendo de las causales de irregistrabilidad que se aduzcan, aunque respecto de ambas dispuso que la legitimidad para incoarlas estaba radicada en cualquier persona, tornándose bajo ese aspecto dichas acciones como objetivas.

Ciertamente a partir de esta norma se consagró la procedencia de dos acciones frente a los registros marcarios, cuya interposición, en todo caso, no afectará las acciones procedentes en el derecho interno por daños y perjuicios; frente a la acción de nulidad absoluta, se señaló que la misma no prescribe, en tanto que frente a la acción de nulidad relativa, se estableció un término de prescripción de cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro demandado.

Igualmente, en esta normativa, se mantiene la posibilidad de la formulación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del C.C.A., en tratándose de actos administrativos que nieguen el registro marcario solicitado, la cual deberá interponerse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la notificación de la decisión respectiva […]”[48] (Destacado fuera del texto). 33.

La Sala, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486 y el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, considera que en el derecho colombiano existen tres tipos de acciones que se pueden ejercer respecto de las solicitudes de registros marcarios, las cuales corresponden a: i) la de nulidad absoluta cuando se pretenda la cancelación de un registro marcario concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 de la Decisión 486; ii) la de nulidad relativa cuando lo pretendido sea la cancelación de un registro marcario concedido con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 ibidem o cuando se hubiere efectuado de mala fe; y iii) la de nulidad y restablecimiento del derecho que procede en aquellos eventos en los cuales se niega el registro como marca de un signo y lo pretendido es que se conceda el registro correspondiente.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la adecuación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho al de la acción de nulidad relativa 34. Visto el artículo 90[49] de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[50], que corresponde al antiguo artículo 86 del Código de Procedimiento Civil[51], aplicable en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, sobre aspectos no regulados; el juez está en la obligación dar a la demanda el trámite que corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada. 35.

Asimismo, vistos: i) el numeral 5° del artículo 42 de la Ley 1564, sobre deberes del juez, en virtud del cual el juez debe adoptar las medidas autorizadas para sanear los vicios de procedimiento o precaverlos, integrar el litisconsorcio necesario e interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto, interpretación que debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia; y ii) 132 ibidem, sobre el control de legalidad. 36.

La Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado que la adecuación de la acción se debe establecer de acuerdo con los criterios fijados por la ley, es un deber del juez; pretende evitar decisiones inhibitorias y tiene como objeto la seguridad jurídica. En este sentido, mediante sentencia de 2 de marzo de 2016, se precisó: “[…] De tal manera que resulta injustificado que el Juzgador de primer grado se haya abstenido de estudiar el fondo de la controversia, teniendo a su alcance la facultad oficiosa de interpretar la demanda, máxime si, como ya se dijo, la acción instaurada se encontraba presentada dentro del término de caducidad. […] Sin embargo, el Juez Tercero Administrativo de Pasto ni durante el curso del proceso, ni al momento de emitir el fallo, adoptó alguna medida o agotó alguna posibilidad que le permitiera llegar a proferir una sentencia de fondo, pues solo se limitó a manifestar una indebida escogencia de la acción por parte del actor, pese a que, como quedó expuesto, tenía la obligación de cumplir con el deber impuesto por el artículo 86 del Código de Procedimiento Civil, de adecuar la acción para darle el trámite que legalmente le corresponde, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada.

Se reitera que el juez tiene la obligación constitucional de emitir sentencias que fallen de fondo los problemas jurídicos que sean sometidos a su conocimiento por los ciudadanos. Para cumplir de manera cabal con dicho deber, el funcionario judicial debe hacer uso de los poderes que le otorga la ley procesal […]” (Destacado fuera del texto). 37.

Asimismo, en providencia de 28 de febrero de 2013[52], al analizar el deber procesal que tiene el juez en relación con la adecuación de la acción y el impulso procesal, indicó: "[ ] El juez es el director del proceso y, en tal virtud, es el responsable de la realización de los actos procesales en forma regular y oportuna. La corrección y el impulso del proceso para conducirlo hasta la oportunidad de la sentencia es, además de una potestad, su obligación, como lo recuerda el artículo 88 (sic) del C.P.C., a cuyo tenor: “ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y ADECUACIÓN DEL TRÁMITE.

El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales, y le dará el trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada.” En reiterados pronunciamientos la Sala ha puesto de presente, con apoyo en los principios de economía, celeridad y eficacia que rigen la función judicial, que el juez tiene la obligación de ejercer los deberes-poderes de impulsión procesal que la ley le otorga, para hacer efectivos los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Entre esos deberes, se cuenta el deber procesal de adecuar la acción a la que legalmente corresponde, y de darle el trámite correspondiente con el fin de evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para concluirlo con sentencia inhibitoria injustificada.

Así lo puso de presente esta Sección en sentencia de 14 de febrero de 2012, al señalar: “Se debe advertir que el Tribunal …tuvo la obligación de haber adecuado la acción al trámite que le correspondía. […] La Sala considera, en esta medida, que el juez debe asumir los deberes encaminados a garantizar el derecho y evitar decisiones que no son de fondo y no resuelven sobre las pretensiones, convirtiéndose en casos de denegación de justicia y vulneración de los derechos fundamentales, desconociendo los mandatos y deberes que le imponen los artículos 37 y 409 del Código de Procedimiento Civil, respecto a la diligencia y obligación de velar por la rápida solución del proceso, los cuales resultan aplicables ante la jurisdicción contenciosa administrativa a través de la remisión que hace el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).” El juez no puede asumir una posición pasiva que por esa causa, le conduzca a abstenerse de fallar de fondo, pues es su deber adoptar las medidas procesales para hacer eficaz la protección del bien jurídico para cuya efectividad el ciudadano pone en marcha la jurisdicción. La razonabilidad de la tesis que reitera la Sala, a favor del cumplimiento por los jueces, del deber procesal de adecuar la acción al trámite que legalmente corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, a más de evitar desgaste judicial, es plausible, pues a todas luces, resultaría totalmente vano adelantar un proceso a sabiendas, de antemano, que no podrá existir pronunciamiento sobre el fondo del asunto. [ ]" (Destacado fuera del texto). 38.

Esta Sección, en reiterada jurisprudencia[53], ha indicado que procede la adecuación de la demanda al trámite de la acción de nulidad relativa a pesar de que se hubiere presentado en ejercicio de otra acción si se cumplen los requisitos previstos en la normativa comunitaria andina. Adecuación de la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la acción de nulidad relativa 39.

Atendiendo a que: i) revisado el texto de la demanda se observa que lo pretendido por la parte demandante es la cancelación del registro de la marca mixta WANAMA, que identifica productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso; argumentando que existe riesgo de confusión y de asociación entre la marca concedida y la marca mixta JOE BANANA, que identifica productos de la 25 de la Clase de la Clasificación Internacional de Niza, respecto de la cual es titular la parte demandante; es decir, que se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 40.

La correcta escogencia de la acción al momento de presentar la demanda es uno de los supuestos para entender que se ha presentado en debida forma, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 137 y 138 del Código Contencioso Administrativo, sobre el contenido de la demanda y la individualización de las pretensiones; sin embargo, cuando la parte demandante invoca una acción que no corresponde con los hechos y pretensiones de la demanda, impide que al juez analice y resuelva el conflicto planteado. 41.

Para evitar lo anterior, el juez debe adecuar la demanda al trámite que corresponda, aunque la parte demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, siempre y cuando tal hecho no implique una variación de las pretensiones o los hechos y la acción a la cual se adecua no haya caducado en los términos previstos en la ley; garantizando en todo caso el debido proceso de las partes e intervinientes. 42.

En este sentido, considerando que: i) la acción de nulidad y restablecimiento del derecho está prevista para la nulidad de actos administrativos de carácter particular y el restablecimiento de un derecho; ii) la acción de nulidad relativa está prevista, como un tipo de acción especial del derecho comunitario andino, para la nulidad de un registro marcario que se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe; iii) los actos administrativos acusados concedieron el registro de la marca mixta WANAMA; iv) los cargos de nulidad se sustentan en que existe riesgo de confusión y de asociación entre la marca concedida y la marca mixta JOE BANANA, respecto de la cual es titular la parte demandante; es decir, que el registro marcario se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486; v) la acción procedente en el asunto de la referencia es la acción de nulidad relativa y no la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; vi) la acción de nulidad relativa y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se tramitan por el mismo procedimiento; vii) el debate, en la demanda y las contestaciones de la misma, giró en relación con la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, es decir, en una causal de nulidad relativa; y viii) revisado el expediente, la Sala observa que, en el caso sub examine, se configuran los elementos de la esencia de la acción de nulidad relativa, en la medida en que se pretende la cancelación de un registro marcario invocando la violación del artículo 136 de la Decisión 486. 43.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procese a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 45. Los actos administrativos acusados[54] son los siguientes: 1. La Resolución núm. 16058 de 31 de mayo de 2007[55], mediante la cual la Jefa de Signos Distintivos resolvió una solicitud de registro marcario, en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por la parte demandante y conceder el registro de la marca mixta WANAMA, para identificar productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza; en la cual se indicó: “[…] Comparación de los signos Revisado el Registro de la Propiedad Industrial se encontró lo siguiente: |Marca |Expedient|Clase |Tipo |Certifica|Vigencia | | |e | | |do | | |JOE |04 070355|25 |Mixta |292673 |16/02/201| |BANANNA | | | | |5 | Los signos a comparar se reproducen de la siguiente manera: Marca solicitada Marca Opositora [pic] Ahora bien, cuando se va a comprar una marca mixta con otras denominativa o mixtas entre si hay que tener en cuenta que estás últimas por su naturaleza requieren un análisis especial.

En efecto, si bien la marca mixta cuenta con una parte gráfica y otra denominativa, hay que extraer el elemento que predomina, pues es éste el que el consumidor capta y el que recuerda en el mercado. Así las cosas, el examinador de marcas deber ponerse en lugar del consumidor adquiriente del producto o servicio y de una visión de conjunto determinar el elemento sobresaliente.

No obstante, la práctica nos enseña que la parte destacada en las marcas mixtas normalmente es la nominativa, ya que las palabras son instrumento de comunicación y a su vez tienen la fuerza expresiva para que el consumidor solicite la marca en el mercado. Así las cosas, si predomina la denominación, la comparación debe atender a una visión de conjunto lo que evita el fraccionamiento de los signos y lleva a la extracción de la dimensión característica de los mismos.

De igual forma, la comparación debe ser sucesiva, ya que el consumidor al acudir al mercado percibe las marcas de forma individualizada. Al dar aplicación a los criterios anteriormente establecidos, considera esta Oficina que frente al registro vigente JOE BANANA, la solicitud posee elementos distintivos que la hacen fácilmente diferenciable, así pues, los signos comparados son manifiestamente distintos desde el punto de vista conceptual y gráfico.

En primer lugar, la expresión WANAMA, en castellano, no posee definición alguna, es decir, esta desprovista de significado por lo que se constituye en un signo de fantasía para identificar los productos solicitados. En cambio, la palabra BANANA, en inglés, significa “plátano” o “banano”, cuya evocación conceptual se ve reforzada en el signo al incorporar en su etiqueta dos figuras que reproducen la forma de las frutas mencionadas.

En segundo lugar, desde el punto de vista gráfico, los signos comparados contienen elementos bien distintivos. Por ejemplo, la marca solicitada posee una palmera tradicional sobrepuesta a la denominación WANAMA escrita en un tipo de letra especial; mientas que la marca opositora, como ya se advirtió, incorpora la figura de dos delgados “plátanos” o “bananos” los cuales vienen enmarcados por un fondo oscuro rectangular.

De acuerdo con lo anterior, se puede afirmas que entre el signo solicitado WANAMA y la marca opositora JOE BANANA, no presentan semejanzas que puedan generar confusión en el consumidor, ya que en cada caso su composición gráfica y conceptual son diferentes, confiriendo a cada signo una estructura única y distintiva, permitiendo su diferenciación sin generar riesgo de confusión o de asociación. Por lo dicho anteriormente, esta entidad considera que no es necesario hacer referencia alguna a la relación entre los productos o servicios que distinguen los signos confrontados.

Pues en nada obsta para que dos marcas, siendo diferentes, puedan identificar artículos o actividades conexas o idénticas. Finalmente, realizado de oficio el examen de registrabilidad atendiendo a demás causales establecidas en las normas vigentes, el signo solicitado no se encuentra incurso en causal alguna que impida su registro y el consiguiente uso exclusivo como marca.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el registro de La marca mixta: WANAMA (según modelo adjunto) Para distinguir: “Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendido en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería” (Producto comprendido en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición) Titular: BIG BLOOM S.A. […]”. 2.

Resolución núm. 020254 de 29 de junio de 2017[56], mediante la cual la Jefa de la División Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 106058 de 31 de mayo de 2007. En la resolución se indicó: “[…] Así las cosas, la División, luego de analizar los argumentos del recurrente y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, encuentra que los signos enfrentados, WANAMA y JOE BANANA, después de un primer impacto general, no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación. Lo anterior, por cuanto, observadas las expresiones en cotejo, se evidencia que si bien coinciden la segunda sílaba (NA-NA), los demás elementos incluidos en ellas (WA-MA) y el gráfico, les otorgan una diferencia visual y fonética que permite su coexistencia sin que se presente el mencionado riesgo.

Por los demás, la relación conceptual de la marca registrada con el concepto de banana desvirtúa, desde el punto de vista ideológico cualquier similitud que pueda existir. En este sentido, la marca solicitada en registro es una entidad nueva, perceptible visual, fonética y conceptualmente de una manera distinta e individualizada, no siendo susceptible de generar riesgo de confusión o de asociación. Ante la ausencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presentes similitudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto. […]” (Destacado fuera del texto). 3.

Resolución núm. 25200 de 15 de agosto de 2007[57], mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm.106058 de 31 de mayo de 2007. En la resolución se reiteraron los argumentos expuestos, precisando: “[…] La Delegatura, luego de analizar los argumentos del opositor y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad considera que el signo WANAMA y la marca opositora BANANA, no presentan semejanzas que generen confusión luego de un primer impacto general.

Esto obedece a que la marca solicitada WANAMA es una expresión que no tiene significado conceptual, es una expresión de fantasía, mientras que la marca opositora BANANA significa “Variedad del plátano o planta” siendo fácilmente entendida en ese sentido por los consumidores medio de nuestro país, habida cuenta que se trata de una palabra frecuentemente usada con esa connotación. Por lo tanto, el consumidor recordara con facilidad el significado actual de la marca previamente registrada, sin que se vea inducido a error en cuando a los productos que identifican o en cuanto a sus orígenes empresariales, pues como ha señalado la jurisprudencia y la doctrina, las diferencias conceptuales empalidecen las similitudes fonéticas o visuales que puedan presentar los signos enfrentados.

A las anteriores diferencias conceptuales se suman las diferencias gráficas que se evidencian en cada uno de los signos. Así, la distribución de los elementos nominativos dentro del gráfico, aunado a la presencia de ingredientes nominativos y figurativos accesorios, proporcionan a cada marca la distintividad suficiente para ser distinguidas por el público consumidor. […] En consecuencia, el signo solicitado en registro no está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Comisión Andina, siendo procedente confirmar la resolución que concedió su registro como marca […]”.

El problema jurídico 46. La Sala determinará con fundamento en la demanda, en las contestaciones de la demanda, presentadas por la parte demandada y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso; y en la Interpretación Prejudicial: 1. Si las resoluciones núms. 16058 de 31 de mayo de 2007, 20254 de 29 de junio de 2007 y 25200 de 15 de agosto de 2007, expedidas por la parte demandada, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta WANAMA al tercero con interés directo en el resultado del proceso, para identificar “Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería”, productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. 47.

En ese sentido, se analizará, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y la marca mixta, con registro marcario núm. 292673, que identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 48. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 316-IP-2015 en la que interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 49.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 50. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[58], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[59] de la Comisión de la Comunidad Andina[60].

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[61] 51. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.[62] 52.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 53.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 54.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 55.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 56.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 57. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 316-IP-2015 el 23 de junio de 2016 58. La Sala Procederá a destacar las partes relevantes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso[63]: “[…] 1.6. Igualmente, la Corte consultante, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.6.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. 1.6.4.

Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. 1.7. Orientada la Corte consultante por las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera restablecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8.

Sin embargo, es importante advertir la improcedencia de basar la posible confundibilidad únicamente en la similitud cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los productos amparados respectivamente por las marcas mixtas “WANAMA” y “JOE BANANA”. […] 3.

Marcas constituidas por expresiones de fantasía. 3.2. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, Así “(…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. 3.4.

Los signos de fantasía al ser creaciones originales poseen un alto grado de distintividad lo cual permite oponerse de forma indefectible a futuras solicitudes de marcas que puedan ser idénticas o semejantes. 3.5. La Corte consultante deberá analizar si el signo mixto WANAMA es de fantasía, para posteriormente hacer un adecuado análisis de confundibilidad en relación con el signo mixto JOE BANANA. 4.

Conexión competitiva entre productos de las Clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.1. De los antecedentes del caso se vislumbra que el signo mixto WANAMA ha sido solicitado para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que la marca mixta registrada JOE BANANA distingue productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por lo tanto, es necesario que la Corte consultante proceda a realizar el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre servicios pertenecientes a distintas clases. 4.2. Se debe tomar en cuento que la inclusión de servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los servicios objeto del análisis, tal y como se indica en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 864, v.gr., “(…) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente”. 4.3.

La Corte consultante se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esa forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios servicios a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 4.4.

Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios. 4.4.1. Si los productos o servicios pertenecen a una misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.2. Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, de los medios de publicidad empleados para tales fines, el vínculo entre los productos, el mismo género (clase o especie) de los productos, etcétera. 4.4.3.

El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos o servicios, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y precio de los productos o servicios. […] 4.5. La Corte consultante deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los servicios que distinguen los signos confrontados.

Sin embargo, con el fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar las circunstancias en que uno o dos criterios serían suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de aquellos servicios sustituibles entre si para las mismas finalidades y/o son complementarios. Defendiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad.

Bajo este último supuesto, se requerirá una concurrencia de otros criterios para establecer la existencia de conexión competitiva. 4.6. En el caso concreto, la Corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los servicios de la Clase 18 de la Clasificación Internacional correspondiente a la marca mixta WANAMA que pretende distinguir servicios de “(…) cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidas en otras Clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; frutas y guarnicionería”, y, en el caso de la marca mixta opositora JOE BANANA “(…) vestidos, calzado y sombrerería” de la Clase 25 de la Clasificación Internacional. […]” Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 59.

Visto el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Solución del caso concreto 60.

Vista la norma indicada en el acápite desarrollado supra del marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en las resultas del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 61.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación de marcas mixtas. 63. Expuesto lo anterior, la Sala procede a resolver el problema jurídico planteado para lo cual se estudiará el cargo de nulidad formulado en la demanda.

Cargo de nulidad por la violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 64. Ahora bien, conforme se indicó en el acápite supra de esta providencia, la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 65.

Esta Sección[66], con fundamento en lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha hecho alusión en diversas ocasiones a la noción del riesgo de confusión así: “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”[67]. 66.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación en otra oportunidad consideró “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”[68]. 67. Ello significa que para establecer la posibilidad del riesgo de confusión será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre la marca concedida y la marca registrada, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. 68.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[69]. 69. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca WANAMA, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario.

Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre la marca concedida y la marca registrada 70. Respecto de la comparación entre signos mixtos el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial, indicó[70]: “[…] 2.1. Como la controversia radica en el riesgo de confusión entre los signos mixtos WANAMA y JOE BANANA, es necesario que la Corte Consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que los de dicha naturaleza están conformados por un elemento denominativo y uno grafico […]. 2.2.

Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el más preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el signo gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características pueden causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso […]”. 71.

A fin de establecer el elemento predominante de la marca mixta concedida WANAMA y la marca mixta registrada JOE BANANA, se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos capta con mayor facilidad y recuerda al encontrarlas en el mercado. 72. Para la Sala, observados la marca concedida y la marca registrada, resulta claro que prevalecen los elementos nominativos por tener una mayor influencia en la mente del consumidor y determinar la impresión general que van a suscitar las marcas en los consumidores debido a que, en este caso, son las palabras por su tamaño y disposición las que realmente se fijan en la mente del consumidor. 73.

Por lo anterior, el elemento predominante entre la marca concedida y la marca registrada es, el elemento nominativo, es decir, WANAMA y JOE BANANA. 74. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial consideró que si tanto en la marca concedida como en la marca registrada predomina el elemento nominativo deberá realizarse la comparación de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de marcas nominativas: “[…] 2.3.3.

Si el elemento denominativo es preponderante en los signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 2.3.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer la unidad fonética. Sin embargo, tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.3.2.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]” (Destacado del texto). 75.

Adicional a lo anterior, el Tribunal de Justicia, en la Interpretación Prejudicial, indicó que la similitud entre la marca concedida y la marca registrada puede darse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual[71]: “[…] Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.7.2.

Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.7.3. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.7.4.

Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”. 76. El análisis de confundibilidad entre la marca concedida WANAMA y la marca registrada JOE BANANA, es el siguiente: Comparación Ortográfica 77. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de la marca concedida y la marca registrada. 78.

La comparación ortográfica de las marcas confrontadas como sigue: MARCA CONCEDIDA |W |A |N |A |M |A | 1 |2 |3 |4 |5 |6 | | MARCA REGISTRADA J |O |E | |B |A |N |A |N |A | |1 |2 |3 | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | | 79. La Sala considera, respecto de este tipo de similitud, que no existen semejanzas en el aspecto ortográfico, debido que, al comparar los elementos denominativos en su conjunto, la marca concedida (WANAMA), se compone de una (1) palabra de tres (3) sílabas y seis (6) letras, mientras que la marca registrada incluye dos (2) palabras, cuatro (4) sílabas y nueve (9) letras.

Comparación Fonética 80. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación. Así las cosas, el cotejo de las marcas, en forma sucesiva, es como sigue: WANAMA – JOE BANANA – WANAMA – JOE BANANA- WANAMA – JOE BANANA – WANAMA – JOE BANANA- WANAMA – JOE BANANA – WANAMA – JOE BANANA- 81.

La Sala considera, que los términos WANAMA y JOE BANANA se pronuncian de manera distinta por lo que se concluye que no existen semejanzas en el aspecto fonético entre los elementos denominativos comparados. Además, el sonido de la consonante W, seguido de la vocal abierta A, de la consonante sonante, nasal y alveolar N, de la vocal abierta A, de la consonante sonante, nasal y bilabial M y de la vocal abierta A; es diferente al sonido velar fricativo sordo de la consonante J, seguido de las vocales abiertas O y E, del bilabial sonoro de la consonante B, de la vocal abierta A, de la consonante sonante, nasal y alveolar N y de la vocal abierta A. Comparación Ideológica 82.

La similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. 83. En el caso sub examine, la marca concedida tiene la palabra WANAMA que no tiene significado especifico en el idioma castellano y la marca registrada está compuesta por la expresión JOE que no tiene significado y la palabra BANANA que significa “Plátano”[72] y “Nombre de una variedad de confites”[73]. 84.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 316-IP- 2015 de 19 de agosto de 2015, frente a las marcas de fantasía señaló: “[…] 3. Marcas constituidas por expresiones de fantasía. 3.2. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, Así “(…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas […]” (Destacado fuera del texto original). 85.

Asimismo la Sala en sentencia del 30 de abril de 2020[74], analizó las marcas de fantasía y, en concordancia con los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, precisó que las marcas de fantasía involucran asimismo los denominados signos arbitrarios. En efecto señaló que: “[…] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 186-IP-2015 el 20 de julio de 2018, frente a las marcas de fantasía consideró que involucra asimismo a los denominados signos arbitrario.

En efecto, señaló que “[…] Si bien para cierta parte de la doctrina los signos de fantasía son aquellos que no tienen ningún significado idiomático, y los signos arbitrarios son aquellos que sí tienen significado pero no se relacionan con los productos o servicios que amparan, para el Tribunal, debido a la poca incidencia práctica de la distinción, los agrupa en el mismo concepto amplio de fantasía […]”.

En este orden de ideas, la Sala considera que: i) las marcas resultan arbitrarias cuando no tienen significado alguno o cuando teniéndolo no se relaciona con los productos o servicios que pretende identificar; ii) la marca concedida tiene un significado; sin embargo, al no tener relación con los productos de la Clase 5 que identifica, se puede considerar como una marca arbitraria y, en ese sentido, una marca de fantasía; iii) la marca previamente registrada no tiene significado alguno por lo que es una marca de fantasía; y iv) al ser marcas de fantasía para los productos que pretenden identificar, las marcas en cuestión no resultan comparables en este aspecto.

En este sentido, la Sala considera que entre la marca concedida y la marca registrada existen similitudes ortográficas, visuales y fonéticas, además de identificar productos de la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza […]”. 86. Así las cosas, la Sala considera que: i) las marcas resultan arbitrarias cuando no tienen significado alguno o cuando teniéndolo no se relaciona con los productos o servicios que pretende identificar; ii) la marca concedida no tiene un significado alguno por lo que es una marca de fantasía; iii) la marca previamente registrada, contiene la expresión JOE que no tiene significado y la palabra BANANA que si tiene significado; la cual es para la Clase 25 que identifica arbitraria, por cuanto no es evocativa ni descriptiva de los productos; iv) al ser marcas de fantasía para los productos que identifican, las marcas en cuestión no resultan comparables en este aspecto. 87.

En suma, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, comoquiera que el usuario recordará y relacionará las marcas por sus similitudes; la Sala concluye que la marca concedida no es semejante a la marca registrada, que conlleven a la configuración de un riesgo de confusión o de asociación entre el público consumidor por lo que no se cumple el primer supuesto de la causal sub examine.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar cada una de las marcas en conflicto 88. Con base en lo expuesto supra sobre la conexidad competitiva, la Sala encuentra que por cuanto no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, habida cuenta que no existe identidad o similitud entre las marcas cotejadas de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad competitiva teniendo en cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 89.

Así las cosas, en relación con el cotejo de las marcas WANAMA y JOE BANANA es dable concluir con base en lo anterior, que los actos administrativos acusados no vulneran el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, motivo por el cual el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad. 90. Sobre el particular, la Sala recuerda que en un caso de similares supuestos de hecho y de derecho en donde se analizó la legalidad de las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó la cancelación del registro de la marca WANAMA para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional, presentada por la misma parte demandante, la Sección Primera del Consejo de Estado[75] consideró que las marcas mixtas WANAMA y JOE BANANA no generan riesgo de confusión en el público consumidor, pues pese a que distinguen productos similares, lo cierto es que se perciben de forma distinta, generan sonidos diferentes al ser pronunciadas y no son comparables ideológicamente, decisión que se prohíja en esta oportunidad y donde se concluyó: “[…] la Sala encuentra que las marcas WANAMA y JOE BANANA no se parecen y distinguen productos semejantes.

En efecto, en el caso sub examine el registro de la marca WANAMA se concedió para distinguir “vestidos, calzados, sombrerería” en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, y el registro que se otorgó previamente al signo JOE BANANA fue para identificar “cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales; baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarniciones”, “vestidos, calzado y sombrerería” y “distribución al por mayor y al detal de calzado, sombrerería artículos de cuero, maletas maletines, baúles y maletas, paraguas sombrillas, bastones, joyas, relojes y perfumes”, respectivamente en las clases 18, 25 y 35 de la Clasificación internacional de Niza.

Justamente, por lo expuesto, se advierte que las marcas WANAMA y JOE BANANA no generan riesgo de confusión en el público consumidor, pues pese a que distinguen productos similares, lo cierto es que se perciben de forma distinta, generan sonidos diferentes al ser pronunciadas y no son comparables ideológicamente. Además, el elemento gráfico de la marca WANAMA es diferente al del signo JOE BANANA, previamente registrado a favor del actor.

Así las cosas, la Sala considera que el signo WANAMA, cuyo registro se concedió para distinguir productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones […]”. 91.

En ese orden de ideas, en el caso sub examine, se comprobó que no existe riesgo de confusión o de asociación entre las marcas WANAMA y JOE BANANA, y dado que no se presenta una reproducción, imitación, traducción o transcripción de la primera por parte de la segunda, no es dable concluir la existencia de los riesgos de aprovechamiento indebido y de dilución. Conclusión 92.

La Sala considera, que en el caso sub examine, la marca mixta WANAMA cumple con los requisitos exigidos por la normativa andina para ser registrada dado que no presenta semejanzas de tipo visual, ortográfico, fonético, conceptual o gráfico con la marca mixta JOE BANANA, cuyo titular es la parte demandante sin que fuera necesario analizar la conexidad competitiva entre los productos amparados por las marcas confrontadas y se concluye que, las marcas objeto de cotejo pueden coexistir en el registro y en el mercado sin generar riesgo de confusión directa o indirecta frente al consumidor, razón por la cual no prospera el cargo por violación del artículo 136 literal a). 93.

En este orden de ideas, ante la prosperidad de los cargos estudiado, la Sala negará las pretensiones de la demanda ante la carencia de vocación de prosperidad del cargo estudiado y mantendrá incólume la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados. Condena en costas 94. Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, sobre condena en costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que se abstendrá de condenar en costas a la parte demandante.

Reconocimiento personería 95. Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[76], sobre los poderes y la designación y sustitución de apoderados. 96. Atendiendo a que el abogado Daniel Felipe Martínez Garzón, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 1.018.440.385 y con la tarjeta profesional de abogado núm. 257.214 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder[77] para actuar en calidad de apoderado de la parte demandada, y considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, la Sala le reconocerá la respectiva personería. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECRETAR la reanudación el proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ADECUAR el trámite de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho invocada por la parte demandante, al trámite de la acción de nulidad relativa, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: ABSTENERSE de condenar en costas en el presente proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: RECONOCER personería al abogado Daniel Felipe Martínez Garzón, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 1.018.440.385 y con la tarjeta profesional de abogado núm. 257.214 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en calidad de apoderado de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder visible a folio 226 del expediente.

SÉPTIMO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Promoviendo la demanda por medio de agente oficioso y ratificando la actuación con el poder visible a folios 34 a 38 [2] Cfr. Folios 16 a 26 [3] “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.

“[…]

ARTICULO

85. ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente. […]”. [4] Esta resolución concedió el registro de la marca mixta “WANAMA”. [5] Cfr. Folio 17 [6] Cfr. Folios 17 y 18 [7] “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.[…]” [8] “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad […]” [9] “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos servicios o servicios, o para servicios o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” [10] Cfr. Folio 20 [11] Cfr. Ibidem [12] Cfr. Folio 21 [13] Cfr. Folio 22 [14] Cfr. Folio 23 [15] Cfr. Ibidem [16] Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 129 [17] Cfr. Folios 121 a 126 [18] Cfr. Folio 124 [19] Cfr. Ibidem [20] Cfr. Ibidem [21] Cfr. Folio 125 [22] Cfr. Ibidem [23] Cfr. Ibidem [24] Cfr. Ibidem [25] Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 113 a 115 [26] Cfr. Folios 99 a 112 [27] Cfr. Folio 103 [28] Cfr. Folio 104 [29] Cfr. Ibidem [30] Cfr. Folio 106 [31] Cfr. Folio 108 [32] Cfr. Folios 166 y 167 [33] Cfr. Folios 206 a 219 [34] Cfr. Folio 165 [35] “[…] Artículo 128.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. [36] Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. [37] “[…] Artículo 308.

Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” [38] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” [39] Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. [40] “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”. [41] Este anexo contiene el Protocolo Modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue suscrito en Cochabamba el 28 de mayo de 1996, fue aprobado por la Ley 457 de 4 de agosto de 1998; declarados exequibles por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-227-99 proferida el 14 de abril de 1999, M.P. Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz; y está en vigor para Colombia. [42] Por medio del cual se aprobó la codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. [43]“Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. [44] Cfr. Folios 206 a 219 [45] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Auto de 28 de septiembre de 2017. C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020110025800. [46] Ibidem. [47] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Auto de 17 de agosto de 2017, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00335-00.

Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 15 de marzo de 2018, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2006-00254-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 25 de enero de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00305-00.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de octubre de 2015, C.P.: Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radiación: 11001-03-24-000-2006-00248- 00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo de 2015, C.P.: María Elizabeth García González, núm. único de radiación: 11001-03-24-000-2007-00070-00.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia 19 de febrero de 2004, C.P.: Olga Inés Navarrete Barrero núm. único de radicación: 11001- 03-24-000-2001-00033-01. [48] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 15 de septiembre de 2011; C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, número único de radicación: 110010324000200400155-01. [49] “Artículo 90.

Admisión, inadmisión y rechazo de la demanda. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos de ley, y le dará el trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada […]” [50] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. [51] Decreto 1400 de 6 de agosto de 1970 “Por los cuales se expide el Código de Procedimiento Civil” [52] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; auto de 28 de febrero de 2013;

C.P. María Claudia Rojas Lasso; número único de radicación 11001031500020120164200. [53] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencias de: 28 de octubre de 2004. C.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza, núm. único de radicación 1001032400020010006000; 15 de marzo de 2018. C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020060025400; y de 25 de enero de 2019.

C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090053500. [54] Se procede a transcribir los apartes más relevantes de los actos administrativos acusados, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. [55] Cfr. Folios 2 a 6 [56] Cfr. Folios 7 a 11 [57] Cfr. Folios 12 a 15 [58] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [59] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [60] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [61] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [62] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [63] Cfr. Folios 206 a 219 [64] Cfr. Folio 4 [65] Cfr. Ibidem [66] Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. [67] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. [68] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016. [69] Ibidem. [70] Cfr. Folio 214 [71] Cfr. Folio 213 [72] Diccionario de la Real Academia Española, sito web: https://dle.rae.es/banana?m=form. Consultado el 4 de junio de 2020. [73] Ibidem [74] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 30 de abril de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001032400020100055500. [75] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de junio de 2019;

C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020080005700. [76] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. [77] Cfr. Folio 226