PROPIEDAD INDUSTRIAL / PATENTES – Registro / PATENTE DE INVENCIÓN - Requisitos / PATENTE DE INVENCIÓN - Se niega la denominada NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABÉTICOS CON BASE EN SALES DEL ÁCIDO MALÉICO por falta de nivel inventivo / NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABÉTICOS CON BASE EN SALES DEL ÁCIDO MALEICO - Carece de novedad al derivarse del estado de la técnica y de nivel inventivo [L]a Sala considera que los argumentos de nulidad no están llamados a prosperar, en tanto que el compuesto que se pretende reivindicar se revela en las anterioridades citas por la Superintendencia de Industria y Comercio en la actuación administrativa y, además, el proceso para su obtención parte del estado de la técnica, por lo que resulta evidente para una persona versada en la materia.

Al respecto, y en primer lugar, la Sala estima importante resaltar que si bien es cierto que la perito en el dictamen rendido justificó la selección de la técnica que en su entender era la más adecuada entre las existentes para la identificación y caracterización de polimorfismos y para la descripción de las diferentes modificaciones de un polimorfo, así como la elección de los métodos físicos para lograr la cuantificación de la composición polimórfica, también es una realidad que ello no resulta suficiente para concluir que una composición es patentable.

En efecto, el Tribunal de Justicia, en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, concluyó claramente que aunque la Decisión 344 no impidió la patentabilidad de polimorfos, su protección solo se puede otorgar cuando la misma cumple con los requisitos exigidos por los artículos 1º y 4º de esa norma supranacional, esto es, que se sustente de manera clara y exhaustiva que la solicitud es novedosa y que presenta nivel inventivo.

En relación con estos presupuestos, la Sala recuerda que la parte actora pretende la patentabilidad de un polimorfo de la sal del ácido maléico y un proceso para preparar un polimorfo que se caracteriza por la disolución del compuesto en acetona a elevada temperatura o siembra en etanol desnaturalizado a elevada temperatura de cristales del polimorfo y posterior enfriamiento de manera que se produce la cristalización del polimorfo después de lo cual se recupera.

Sobre el particular, y una vez efectuada la revisión de la actuación administrativa, la Sala encuentra que el descrito polimorfo de la sal del ácido maleico del compuesto 5-(4-[2-(N- metil-N-(2-piridil)amino)etoxi]bencil]-tiazolidin-2,4-diona, denominado Rosiglitazona, es revelado previamente en el estado de la técnica, concretamente en las anterioridades D2 y D3, contrario a lo afirmado por la parte actora. […] Para la Sala el dictamen erró al concluir que la solicitud en estudio cumple con los requisitos de patentabilidad al ser novedosa, en tanto desconoció que se trata del mismo compuesto revelado y publicado con antelación. Igualmente, se equivocó al sostener que lo novedoso es el haber encontrado una forma cristalina diferente a las conocidas y además al descubrir los solventes adecuados, así como las condiciones de presión y temperatura requeridas para obtener y mantener la estructura cristalina descubierta, en tanto que una persona versada en la materia, a partir de la experimentación, podría llegar a dicha conclusión. En este contexto, la Sala comparte lo decidido por la entidad demandada en los actos acusados, en la medida que no cabe duda que la patente de invención denominada “NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABÉTICOS CON BASE EN SALES DEL ÁCIDO MALÉICO”, se encuentra afectada de novedad.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 1 / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 2 / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 4 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00290-00 Actor: SMITHKLINE BEECHAM PLC Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Tema: PROPIEDAD INDUSTRIAL / PATENTES – Registro / PATENTE DE INVENCIÓN - Requisitos / PATENTE DE INVENCIÓN SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984 (CCA), y a través de apoderado judicial, instauraron las sociedades SMITHKLINE BEECHAM PLC y SMITHKLINE BEECHAM (CORK) LIMITED, a efectos de que se declare la nulidad de las Resoluciones 55367 de 30 de diciembre de 2005 y 11056 de 28 de abril de 2006, por las cuales se negó el privilegio de patente de invención a la “creación” denominada “NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABÉTICOS CON BASE EN SALES DEL ÁCIDO MALÉICO”, actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- ANTECEDENTES I.1.- La demanda 1. Las sociedades SMITHKLINE BEECHAM PLC. y SMITHKLINE BEECHAM (CORK) LIMITED, a través de apoderado, y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo – en adelante C.C.A. –, presentaron demanda[1] con el fin de obtener las siguientes declaraciones y condenas: 1.

Que se declare nula la resolución (sic) número 25367 del 30 de septiembre de 2005, en virtud de la cual el Superintendente de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABETICOS CON BASE EN SALES DEL ACIDO MALÉICO, solicitada por las sociedades SMITHKLINE BEECHAM P.L.C. y SMITHKLINE BEECHA (CORK) LIMITED con domicilio en Brentford, Midlesex, Inglaterra. 2.

Que igualmente, se declare nula la resolución (sic) número 11056 del 28 de abril de 2006, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio y que resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución (sic) número 25367 del 30 de Septiembre de 2005, confirmándola en todas sus partes. 3. Consecuentemente y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de las sociedades SMITHKLINE BEECHAM P.L.C., y SMITHKLINE BEECHAM (CORK) LIMITED con domicilio en Brentford, Midlesex, Inglaterra, y Carrigaline, Country Cork, Irlanda, respectivamente, solicito que se hagan las siguientes declaraciones: 3.1 Que se ordene al Superintendente de Industria y Comercio, conceder el privilegio de patente de Invención a la creación denominada: NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABETICOS CON BASE EN SALES DEL ACIDO MALÉICO. 3.2 Que se comunique la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 209 de 1957. 3.3 Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. 4.

Que en costas a la entidad demandada. I.1.1.- Los hechos 2. Los hechos más relevantes que sustentan la demanda son los siguientes: 3. El 19 de abril de 2000, las sociedades SMITHKLINE BEECHAM PLC, y SMITHKLINE BEECHAM (CORK) LIMITED, solicitaron a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la patente de invención titulada “NUEVO COMPUESTO FARMACÉUTICO”, reivindicando prioridad de las solicitudes de Gran Bretaña N° 9909473.2 de 23 de abril 23 de 1999 y N° 9912196.4 de 25 de mayo de 1999, solicitud a la cual le correspondió la radicación número 000028929[2]. 4.

Realizado el primer examen de forma, la División de Nuevas Creaciones requirió a las solicitantes para que en un plazo de treinta (30) días hábiles cumplieran determinados requisitos jurídicos y técnicos. 5. El 30 de octubre de 2000, cumplidas las exigencias de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, las sociedades SMITHKLINE BEECHAM PLC y SMITHKLINE BEECHAM (CORK) LIMITED solicitaron el registro de la patente de invención titulada “NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABÉTICOS CON BASE EN SALES DEL ACIDO”, de la cual se publicaron extractos en la Gaceta de la Propiedad Industrial 517 de 27 de junio de 2002, sin que se presentaran observaciones por parte de terceros. 6.

Mediante oficio 013792 de 19 de mayo de 2005, el jefe de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio puso en conocimiento de las solicitantes el concepto técnico resultado del examen de patentabilidad efectuado por el examinador técnico de patentes. 7. El 9 de agosto de 2005, las peticionarias se pronunciaron sobre el examen de patentabilidad, presentando argumentos de defensa de la solicitud de patente. 8.

Mediante Resolución No. 25367 de 30 de septiembre de 2005, el Superintendente de Industria y Comercio negó el privilegio de patente a la invención “NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABÉTICOS CON BASE EN SALES DEL ACIDO”. 9. Dentro del término legal concedido para el efecto, las sociedades SMITHKLINE BEECHAM PLC y SMITHKLINE BEECHAM (CORK) LIMITED, interpusieron recurso de reposición contra la Resolución 25367 de 30 de septiembre de 2005, el cual fue resuelto mediante Resolución 11056 de 28 de abril de 2006, por la cual el Superintendente de Industria y Comercio confirmó la decisión. I.1.2.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación 10.

El apoderado de la sociedad demandante sostuvo que con la expedición de los actos administrativos acusados se violaron los artículos 14, 16, 18 y 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, lo cual sustentó en los términos que se sintetizan a continuación: 11. Aseveró que “[l]a nueva creación correspondiente a NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABÉTICOS CON BASE EN SALES DEL ACIDO MALÉICO es novedosa, tiene nivel inventivo y es susceptible de aplicación industrial y por lo tanto, debe otorgársele la protección establecida en la ley para las patentes”. 12.

Señaló que, con el fin de respaldar la NOVEDAD del polimorfo de la reivindicación 1, al dar respuesta al concepto técnico emitido en el trámite administrativo presentó un documento que contenía un trazado de la calorimetría de barrido diferencial (DSC por sus siglas en inglés) del polimorfo novedoso, trazado que muestra que la fusión se inicia a los 127,4°C, y adujo que los datos que aparecen en WO 94/05659 (D2) revelan puntos de fusión en 119-119,5°C y 120-121°C para el compuesto I de D2, de manera que el polimorfo reivindicado difiere de ese compuesto. 13.

Indicó que la sal polimórfica del ácido maléico específica y novedosa de la invención no se revela en EP O 306 228 (D1) y que la tiazolidinediona de D1 tiene un punto de fusión de 153-5°C, lo cual la diferencia del polimorfo novedoso de la invención, y añadió que la RMN infrarroja de estado sólido y los espectros de Raman, así como el patrón de difracción del polvo a los rayos X del polimorfo de la invención arrojan valores claramente diferentes de los encontrados en el estado de la técnica. 14.

Afirmó que, de manera similar, el antecedente WO 95/21608 (D3) tampoco tiene relevancia para el caso, ya que en este no se revela, sugiere ni enseña el polimorfo novedoso de la invención. 15. Adujo que si bien es cierto las preparaciones que contienen diferentes sales de compuestos farmacéuticamente activos son de conocimiento común, también lo es que el estado de la técnica citado se refiere a formas polimórficas o sales de tiazolidinediona diferentes de las que están presentes en la invención. Sobre el particular, agregó que el examinador reconoció que “si el espectro del compuesto fuese novedoso, entonces el compuesto mismo también lo sería”, y afirmó que los espectros sí muestran que el compuesto mismo es novedoso y que los datos de DSC también muestran que el compuesto de la reivindicación 1 es novedoso con respecto al estado de la técnica. 16.

Argumentó que el polimorfo novedoso es especialmente apropiado para la preparación y el manejo a granel, ya que es posible prepararlo mediante un proceso eficiente, económico y reproducible que resulta muy adecuado para la preparación en gran escala, efecto que, a su juicio, es inesperado con respecto al estado de la técnica. 17. Agregó que los datos de DSC demuestran que el polimorfo novedoso es más estable desde el punto de vista termodinámico que los compuestos revelados por el estado de la técnica, y que no podría haberse predicho a partir del estado de la técnica que un polimorfo novedoso con mayor estabilidad se podría preparar y que, además, sería especialmente idóneo para la preparación y manejo a granel. 18.

Estimó que la Superintendencia de Industria y Comercio se equivocó al considerar que “el ser un polimorfo es una característica inherente al compuesto y el hecho de definirla ahora no es nuevo”, ya que, explicó, si siendo un polimorfo era inherente, cualquier compuesto podría existir alguna vez en un estado único “polimórfico”, lo cual es una contradicción en términos, a lo cual agregó que “[e]n el caso de la sal de ácido maleico de 5-[4-[2-(N-methyl-N-(2-pyridilo)amino)ethoxyl]benzyl] Thiazolidina-2, 4- dione, hay varias formas polimórficas diferentes.

Polimorfismo no es predecible no inherente”. 19. Alegó que la entidad también se equivoca al considerar que la invención no se obtuvo de forma pura, o que por alguna razón se tuvo otro compuesto diferente después del proceso de síntesis, ya que, en su criterio, aunque los polimorfos tengan la misma estructura y el mismo nombre, difieren su difieren su spectra y patronos XRPD. 20.

Expuso que poliformismo es la existencia de diferentes clases de arreglos cristalinos del mismo compuesto químico y que, como tal, es inevitable y de sentido común que los polimorfos del mismo compuesto químico tengan la misma estructura y el mismo nombre, de manera que no tiene sentido la afirmación del examinador según la cual el polimorfo reivindicado carece de novedad y/o altura inventiva sobre el estado de la técnica porque el compuesto reivindicado tiene el mismo nombre que el arte conocido. 21.

Aseguró que el reclamado es un polimorfo específico que no está revelado en el estado de la técnica y que su existencia tampoco se sugiere en lo conocido. 22. Así, concluyó que D1 no enseña el mismo compuesto como el que se reivindica actualmente, pues por los datos físicos presentados es claro que revela una forma polimórfica diferente, lo que igualmente ocurre con los demás estados de la técnica citados como anterioridades en los actos administrativos objeto de demanda. 23.

En esos términos, concluyó que no es cierto, como lo sostuvo el examinador, que del compuesto reivindicado ya se conocía su existencia. I.2.- Contestación de la demanda 24. La Superintendencia de Industria y Comercio, por conducto de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la actora por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico y de sustento legal[3]. 25.

El apoderado advirtió que una invención es la creación de un producto o de un procedimiento nuevo para solucionar un problema técnico existente y que es necesario tener en cuenta que la patentabilidad de una invención no depende del esfuerzo realizado por el inventor para obtener la invención, de la inversión en tiempo o dinero que el inventor haya realizado, de la mayor o menor complejidad de la invención, del mérito reconocido o por reconocer a la invención, ni del valor económico que se le asigne al invento o las propiedades descubiertas después de haberse publicado la invención. 26.

Expuso que, de acuerdo con la normatividad andina, se otorgará patente a los productos o los procedimientos siempre y cuando no hayan sido accesibles al público por medios escritos u orales y no resulten obvios para una persona versada en la materia, ni se deriven evidentemente del estado de la técnica y, además, no se otorgará nuevamente la patente a productos ya conocidos a los cuales se les haya encontrado nuevas propiedades o nuevos usos. 27.

Se refirió a los requisitos de patentabilidad de que tratan los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y aseveró que al expedir las Resoluciones 25367 de 30 de septiembre de 2005 y 11056 de 28 de abril de 2006 la Superintendencia de Industria y Comercio no incurrió en su violación. 28. Adujo que del examen de fondo realizado dentro de la actuación administrativa 00027739 se pudo establecer que las reivindicaciones contenidas en la solicitud de patente presentada por las sociedades SMITHKLINE BEECHAM PLC y SMITHKLINE BEECHAM (CORK) LIMITED no cumplen con los requisitos de novedad y nivel inventivo exigidos en la normativa comunitaria, lo cual impide el otorgamiento de la patente de invención. 29.

Señaló que no es cierto, como lo estima la accionante, que se haya vulnerado el artículo 18 de la Decisión 486, ya que para una persona normalmente versada en la materia el objeto reivindicado se deriva en forma evidente del estado de la técnica anterior a la solicitud. Así, afirmó, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio acertó al considerar que las anterioridades encontradas afectan el nivel de novedad y el nivel inventivo y, por ende, los actos administrativos acusados, que negaron el privilegio de patente de invención en comento, se ajustan a derecho y no violan normas de carácter superior. 30.

Transcribió apartes de las conclusiones de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en lo atinente a los documentos estudiados, el objeto de la solicitud, la respuesta a los argumentos de la solicitante y la concesión de patentes en otros países. 31. Teniendo en cuenta lo anterior, aseguró que la materia reivindicada, consistente en un nuevo polimorfo de la sal del ácido maléico del compuesto 5-(4-[2-(N-metil-N-(2-piridil)amino)etoxi]bencil]-tiazolidin-2,4-diona, denominado Rosiglitazona, se había revelado previamente en el estado de la técnica, concretamente en D2 y D3, cuyas enseñanzas transcribió. 32.

Señaló que la prueba de que la sal reivindicada no es nueva es que se elabora mediante el mismo proceso que se conocía previamente en el estado de la técnica, ya que, aseveró el documento D2 ya enseñaba un proceso para preparar el polimorfo mediante: (1) la disolución del compuesto en etanol a elevada temperatura y (2) el enfriamiento que produce la cristalización del polimorfo, después de lo cual se recuperan los cristales. 33.

Aludió que, en lo atinente al trazado de calorimetría de barrido diferencial (DSC) aducido por la actora para respaldar la novedad de la forma cristalina reivindicada, debe aclararse que el DSC de un compuesto base (Rosiglitazona) siempre es diferente del DSC de sus sales y que, por lo tanto, este dato no aporta evidencia de que la sal maleato de Rosiglitazona (reivindicada) sea diferente de la sal maleato de Rosiglitazona (del estado de la técnica). 34.

Manifestó que resulta obvio que los datos del espectro 1HNMR delta sean diferentes de los datos del espectro RMN 19C en estado sólido porque los primeros se refieren a los enlaces C-H del compuesto, mientras que los segundos se refieren a los enlaces C-C del mismo compuesto, por lo que, tratándose de un mismo compuesto, el hecho de realizar dos tipos de exámenes diferentes dará como resultado dos espectros diferentes, pero el compuesto sigue siendo el mismo, por lo que concluyó que en la materia reclamada no hay novedad. 35.

Finalmente, resaltó que la solicitud carece del requisito del nivel inventivo, en sustento de lo cual procedió a transcribir apartes de la Resolución 25367 del 30 de septiembre de 2005 en cuanto se describen las enseñanzas de D2 y D3, se determina que no existe diferencia entre el polimorfo del estado de la técnica y la materia reivindicada, y concluye que la misma puede ser realizada por un experto medio en la materia y no genera un efecto sorprendente que represente un salto tecnológico sobre lo conocido.

I.3.- Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público 36. Mediante providencia de 14 de enero de 2015[4], el Despacho sustanciador concedió a las partes el término de diez (10) días para presentar alegatos de conclusión, y al agente del Ministerio Público delegado ante la Sección Primera para que rindiera concepto. 37. La parte accionante y el agente del Ministerio Público no intervinieron en esta oportunidad procesal. 38.

Por su lado, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio allegó oportunamente escrito de alegatos de conclusión[5] a través del cual reiteró los argumentos de defensa planteados en el escrito de demanda. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1.- Competencia 39. De conformidad con el artículo 128, numeral 7 del Código Contencioso Administrativo[6] y el artículo 1° del Acuerdo 55 de 5 de agosto de 2003, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

II.2.- Problema jurídico 40. Corresponde a la Sala determinar si las Resoluciones 25367 de 30 de septiembre de 2005 y 10056 de 28 de abril de 2006, mediante las cuales el Superintendente de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención denominada “NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABÉTICOS CON BASE EN SALES DEL ÁCIDO MALÉICO”, vulneran las normas sobre propiedad industrial en que debieron fundarse, para lo cual debe determinarse si el compuesto es o no novedoso y si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica hubiese o no resultado obvio o se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

II.3- Interpretación Prejudicial 203-IP-2013[7] 41. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 203-IP-2013, con la advertencia de que en el caso sub examine resulta aplicable la Decisión 344 de la Comisión de Cartagena, teniendo en cuenta que las sociedades SMITHKLINE BEECHAM PLC y SMITHKLINE BEECHAM (CORK) LIMITED, presentaron la solicitud de patente de invención el 19 de abril de 2000, en vigencia de esa normativa supranacional. 42.

En este orden de ideas, aunque esta Sección del Consejo de Estado solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 14, 16, 18 y 19 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal Andino procedió, de manera oficiosa, a interpretar los artículos 1º, 2º, 4º y 5º de la Decisión 344 y la disposición transitoria primera de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 43.

En esos términos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) recordó que el artículo 1º de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, a saber: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Dichos requisitos, observó, permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada. 44.

En lo concerniente al requisito de nivel inventivo, el Tribunal de Justicia se remitió a lo expuesto en interpretación judicial que emitió dentro del proceso 66-IP-2013 de 21 de agosto de 2013, en cuanto precisó que ese requisito, previsto por el artículo 4º de la Decisión 344, presupone que la invención represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y que además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre; lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica. 45.

En la providencia se anotó, igualmente, que el estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido “por todo lo que haya sido accesible al público” que se examina para establecer la novedad de un invento pues, en efecto, con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica. 46.

El TJCA destacó que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo, ya que si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el estado de la técnica, en el primero se coteja la invención con las anterioridades existentes dentro de aquella, mientras que en el segundo se exige que el técnico medio que realiza el examen parta del conocimiento general que tiene sobre el estado de la técnica y realice el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con los conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención. 47.

Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica, apuntó el TJCA, se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución, para lo cual deben cumplirse las siguientes etapas: i) identificación del estado de la técnica más cercano; ii) identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y ii) definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. A su vez, la pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano?. 48.

Por lo demás, considerando que en el asunto sub examine se controvierte la patentabilidad de un polimorfo, el TJCA se remitió a lo expuesto en la interpretación prejudicial rendida dentro del proceso 92-IP-2013 de 16 de julio de 2013, en la cual se pronunció sobre la cuestión en los siguientes términos: […] Un compuesto polimórfico es aquél que por sus propiedades puede sufrir transformaciones y revestir formas alternativas a pesar de estar constituido por el mismo tipo de moléculas.

En el diccionario de la Real Academia Española, el polimorfismo es definido como la “cualidad de lo que tiene o puede tener distintas formas”. La acepción en bioquímica quiere decir propiedad de los ácidos nucleicos y las proteínas que pueden presentarse bajo varias formas moleculares. Es un fenómeno importante en genética y en la patología molecular", mientras que en el ámbito de la química se la considera como una “propiedad de los elementos y sus compuestos, que pueden cambiar de forma sin variar su naturaleza”.

El polimorfismo puede ser definido como la capacidad de una sustancia para existir en dos o más fases cristalinas que presentan diferentes arreglos y/o conformación de las moléculas en el cristal. Dentro del complejo debate existen dos posiciones doctrinarias. Por un lado, la posición que afirma que los polimorfos son un descubrimiento.

Por otro lado, se encuentran quienes señalan que los polimorfos no son descubrimientos, por lo que son patentables. El debate sobre la patentabilidad de estos compuestos gira en torno a la demostración de las condiciones de “novedad” y de “nivel inventivo” (artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena). La dificultad para reunir estos requisitos reside en que la obtención de un polimorfo se da a partir de un compuesto ya conocido pero que ha sufrido transformaciones.

Las preguntas que surgen son: ¿Se trata de un componente nuevo? ¿Esta novedad, ha sido el resultado de un avance de la técnica o es simplemente un descubrimiento? Si el nuevo compuesto es el resultado del avance de la técnica, ¿responde al criterio de inventividad? i) Por un lado, la patentabilidad de un polimorfo ha sido aceptada por distintas oficinas nacionales, regionales o internacionales.

Así, en el ámbito de la OMPI, el ejemplo más marcado se encuentra en las diversas generaciones del polimorfo Ritonavir (compuesto que combate el VIH) que han sido patentadas por Abott Laboratories en los tres primeros casos y por Transform Pharm y Ranbaxy Laboratoires posteriormente. Esta posición indica que el proceso por el cual se encuentra un polimorfo no es siempre predecible ni evidente.

Es imprescindible pues que el solicitante revele claramente los pasos procedimentales por los que se obtuvo el polimorfo así como la especificación del lugar y la orientación de las moléculas del polimorfo. ii) Por otro lado, según el jurista Carlos Correa, el polimorfismo es una propiedad natural, por lo que los polimorfos no se “crean” o “inventan”; se descubren normalmente como parte de la experimentación de rutina en la formulación de drogas.

Son el resultado de las condiciones bajo las cuales se obtiene un compuesto. Cualquier compuesto que presenta polimorfismo tenderá naturalmente a su forma más estable, aun sin ningún tipo de intervención humana. Las solicitudes de patentes independientes sobre polimorfos se han tomado cada vez más frecuentes y controvertidas, dado que sus patentes se pueden utilizar para obstruir o demorar la entrada de la competencia genérica.

Se puede considerar que los polimorfos pertenecen al arte previo -y, por lo tanto, no son patentables- si se obtienen inevitablemente siguiendo el proceso descrito en la patente original del principio activo. Además, cuando se descubre polimorfismo, la posibilidad de descubrir nuevas formas cristalinas diferentes es obvia. En consecuencia, según esta posición, el polimorfismo es una propiedad inherente a la materia en su estado sólido.

Los polimorfos no se crean, sino que se descubren. Las oficinas de patentes deben tomar conciencia de la posible ampliación injustificada del periodo de protección, que surge del patentamiento sucesivo del principio activo y sus polimorfos, incluyendo hidratos/solvatos. Los procedimientos para obtener polimorfos pueden ser patentables en algunos casos, si demuestran ser novedosos y cumplen con el requisito de altura inventiva.

Entre las excepciones de patentamiento se encuentran los descubrimientos. La historia de Ritonavir Forma Il es un ejemplo sumamente interesante, que pone de manifiesto la aparición espontánea de las formas polimórficas, sin que medie la presencia de la mano del hombre. ¿Por qué una solicitud de nuevas formas cristalinas no debe ser concedida? Ante dicha interrogante, Susana Elida Piatti responde señalando lo siguiente: “ ( ) Se denomina “polimorfismo" (del griego poly = muchas, morph = formas) a una propiedad que presenta la materia en estado sólido.

Desde el siglo XVII los científicos conocían compuestos sólidos que presentaban distintas formas cristalinas. Posteriormente, en la primera mitad del siglo XX científicos alemanes, dedicados a la cristalografía, coincidieron en enunciar que el polimorfismo era una propiedad inherente a la materia en estado sólido. Es así como Buerger y Bloom expresaban en 1937 que "El polimorfismo es una propiedad inherente del estado sólido que presenta la gran mayoría de las drogas utilizadas en la industria farmacéutica (principios activos y excipientes)”.

En otras palabras, no es una invención realizada por el hombre sino una propiedad de la sustancia. En la actualidad, se considera que la totalidad de los compuestos sólidos presentarían formas polimórficas, sólo en el área farmacéutica se ha determinado que más del 80% de los principios activos y excipientes conocidos presentan dos o más formas cristalinas perfectamente identificadas.

( ) El polimorfismo, como su nombre lo indica, hace referencia a las diferentes “formas” que pueden adoptar las sustancias en estado sólido. Dicho fenómeno se caracteriza por la habilidad que poseen las sustancias en estado sólido de existir en dos o más fases cristalinas. ( ) El polimorfismo se caracteriza, como se mencionó, por la habilidad que poseen las sustancias en estado sólido de existir en dos o más fases cristalinas, las que poseen un ordenamiento o conformación diferente de las moléculas en el estado sólido, hecho que puede producir un profundo efecto en las propiedades del producto cristalino final, en relación con su solubilidad o facilidad de manipulación. ( ) El crecimiento de los cristales se encuentra afectado por las condiciones ambientales de su entorno, temperatura, velocidad de enfriamiento, velocidad de nucleación y crecimiento a lo largo de diferentes ejes.

(…) En un artículo publicado en Pharmaceutical Sciences，se considera que el desarrollo de una nueva forma cristalina es un paso obvio, carente de mérito inventivo en la actividad farmacéutica. Se trata de un paso necesario en cualquier proceso de formulación de un producto, en la etapa de preformulación, proceso desprovisto de carácter inventivo.

(…)”. iii) En efecto, existen muchos conflictos de patentes por el tema de los polimorfos: “Son estas diferencias, a veces pequeñas, en las propiedades de los polimorfos de un fármaco (en el sentido amplio del término) las que en numerosas ocasiones han llevado a la industria farmacéutica a considerar a cada uno de ellos como fármaco independiente y potencialmente patentable, sobre todo si cada forma presenta una capacidad distinta en la actividad farmacológica.

Este hecho ha creado frecuentes conflictos entre laboratorios farmacéuticos que disputan la legitimidad de cada polimorfo. Fue muy comentado el conocido caso de Glaxo Wellcome frente a Novopharm por la defensa de la patente de la ranitidina, antiulceroso desarrollado por la empresa Glaxo en 1970. En su primera patente se defendía el proceso de síntesis y obtención industrial del fármaco, caracterizando el producto mediante espectroscopia de infrarrojos y difracción de rayos X por método de polvo.

En octubre de 1981, Glaxo descubrió que durante el secado de la ranitidina se formaba un nuevo polimorfo, diferente del descrito en la patente de 1971, por lo que 4 años más tarde patentó este segundo polimorfo. En 1997, con la expiración de la patente de 1970, la empresa farmacéutica Novopharm pretendió distribuir su propia ranitidina, pero Glaxo argumentó que podría infringir la patente del segundo polimorfo, que no expiraba hasta 2002.

En este conflicto, los tribunales dieron la razón a Novopharm con el argumento de que a pesar de que ambos polimorfos tenían algunas propiedades fisicoquímicas diferentes, no podían ser considerados fármacos independientes porque ambos eran terapéuticamente equivalentes. Ello dio pie a que Novopharm y otras compañías farmacéuticas comenzaran a distribuir el genérico del antiulceroso.

Este ejemplo puede servir para ilustrar hasta qué punto hay que hilar fino en temas de polimorfismo farmacéutico no solamente por los aspectos sanitarios implicados, sino por los macroeconómicos. (resaltado fuera del texto) 49. Tras las anteriores consideraciones, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina arribó a las siguientes conclusiones:

PRIMERO: La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria de la misma. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. En el caso de autos, la solicitud de patente de invención para “NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABĖTICOS CON BASE EN SALES DEL ÁCIDO MALÉICO”, se presentó el 19 de abril de 2000, durante la vigencia de la Decisión 344, disposición comunitaria que contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos de patentabilidad y, por lo tanto, es la norma sustancial que debe ser aplicada al caso concreto.

SEGUNDO: Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

TERCERO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendría la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto.

CUARTO: La Oficina Nacional de Patentes debe realizar un análisis muy especifico y prolijo, a fin de determinar si un polimorfo tiene nivel inventivo o no, siendo muy cuidadosa en estos casos, ya que no puede validar que los derechos de patentes de invención se extiendan más allá del tiempo determinado en la normativa andina. Por ello, precautelando el derecho a la salud y al acceso a los medicamentos, es responsabilidad de las oficinas nacionales la tarea de determinar técnica y científicamente cada uno de los requisitos de patentabilidad de los polimorfas.

La normativa andina sobre patentes de invención no impide que se otorgue una patente a un polimorfo. Estos compuestos pueden ser objeto de protección, pero sólo en la medida en que se cumplan los requisitos exigidos por los artículos 1 y 4 de la Decisión 344. Para ello, el interesado deberá exponer de manera clara y exhaustiva en las reivindicaciones por qué la solicitud en juego constituye una novedad y presenta nivel inventivo, por lo que corresponderá a la Oficina Nacional de Patentes analizar cada caso […]”.

II.4- El caso concreto 50. Las sociedades SMITHKLINE BEECHAM PLC y SMITHKLINE BEECHAM (CORK) LIMITED cuestionan en su demanda la legalidad de las Resoluciones 55367 de 30 de diciembre de 2005 y 11056 de 28 de abril de 2006, mediante las cuales el Superintendente de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a “NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABÉTICOS CON BASE EN SALES DEL ÁCIDO MALEICO”. 51.

De acuerdo con los antecedentes administrativos de los actos acusados, el objeto de la solicitud lo constituye un polimorfo de la sal del ácido maleico de la 5-[4 [2-[N-metil-N-(2-piridil)amino)etoxi]bencil]tiazolidin- 2,4-diona y un proceso para preparar un polimorfo que se caracteriza por la disolución del compuesto en acetona a elevada temperatura o siembra en etanol desnaturalizado a elevada temperatura de cristales del polimorfo y posterior enfriamiento de manera que se produce la cristalización del polimorfo después de lo cual se recupera[8]. 52.

El problema planteado en la solicitud es la necesidad de proporcionar un nuevo producto farmacéutico para tratamiento y/o profilaxis de diabetes mellitus. 53. En este escenario, esta Sala procede a analizar el contenido de la Resolución 25367 mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio decidió negar el privilegio de patente de invención a la materia reivindicada. 54.

La entidad puso de presente que la fecha para determinar el estado de la técnica es el 19 de abril de 2000, cuando fue presentada la solicitud en estudio, y adujo que los documentos que se relacionan a continuación determinan el estado de la técnica a esa fecha: |No. |Documento |Título |Fecha de | | | | |publicación | |D1 |EP 0 306 228|Derivados de Tiazolidindiona |Marzo 8, 1989 | | | |sustituidos | | |D2 |WO 94 05659 |Derivados de Tiazolidindiona |Marzo 17, 1994 | | | |sustituidos | | |D3 |WO 95 21608 |Uso de sensibilizadores de |Agosto 17, 1995| | | |insulina para tratar | | | | |enfermedades renales | | |D4 |Libro 1[9] |Remington Farmacia |1995 | |D5 |Libro 2[10] |Gran Enciclopedia |1995 | 55.

A partir de las referidas anterioridades, la Superintendencia expuso lo siguiente: Novedad: 56. Señaló que del análisis comparativo se estableció que la materia reclamada en la solicitud fue anticipada en las anterioridades D2 y D3, en sustento de lo cual adujo: En efecto, D2 enseña de manera la sal del ácido maléico de la 5-[4-[2- (N-metil-N-(2-piridil)amino)etoxi]bencil]-tiazolidin-2,4-diona (ver páginas 5, 8 y 9).

La página 10 enseña una composición que contiene este compuesto y un vehículo. En la página 8, ejemplo 2, se enseña un proceso para preparar un polimorfo que se caracteriza porque el compuesto se disuelve en etanol a elevada temperatura y luego se enfría de manera que se produce la cristalización del polimorfo, después de lo cual se recuperan los cristales (ver página 8, ejemplo 2).

Y, D3 enseña la 5-[4-[2-(N-metil-N-(2-piridil)amino)etoxi]bencil]- tiazolidin-2,4-diona, sus formas tautómeras y las sales farmacéuticamente aceptables, en especial la sal del ácido maléico, y los solvatos farmacéuticamente aceptables de este compuesto. Se observa, entonces, que el compuesto: sal del ácido maleico de la 5- (4-[2-(N-metil-N-(2-piridil)amino)etoxi]bencil]-tiazolidin-2,4-diona de las reivindicaciones 1 - 8, 11, 12 de esta solicitud, ya se había obtenido en D2 y D3.

Se aclara, además, que el ser un polimorfo es una característica inherente al compuesto y el hecho de definirla ahora en esta solicitud no lo hace nuevo. Con respecto al proceso de las reivindicaciones 9, 14 - 19 para preparar un polimorfo que se caracteriza porque una disolución del compuesto en etanol a elevada temperatura se enfría de manera que se produce la cristalización del polimorfo, después de lo cual se recupera, se observa que D2 ya enseñaba un proceso para preparar un polimorfo que se caracteriza porque el compuesto se disuelve en etanol a elevada temperatura y luego se enfría de manera que se produce la cristalización del polimorfo, después de lo cual se recuperan los cristales (ver página 8, ejemplo 2).

De esa manera, el proceso reivindicado no es nuevo. Dado lo anterior, no cabe duda que la invención propuesta en las reivindicaciones 1 a 12 y 14 a 19 se considera dentro del estado de la técnica definido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486 y, por ello, no es nueva y consecuentemente no puede acceder al privilegio solicitado.

Nivel inventivo: 57. La Superintendencia de Industria y Comercio determinó que la invención en estudio no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que para un experto medio en la materia se deriva de manera evidente del estado de la técnica, pues los conocimientos integrantes del estado del arte, anteriores a la fecha de la prioridad invocada, conducen de manera obvia a la invención propuesta. 58.

Al respecto, se refirió una vez más a las enseñanzas de D2 y D3 y, además, expuso lo siguiente relación con D1, D4 y D5: En efecto, D1 enseña de manera previa compuestos de estructura: [pic] Enseña, además, que dentro de los solvatos farmacéuticamente aceptables se incluyen los hidratos (página 43). Y menciona las sales farmacéuticamente aceptables y los solvatos farmacéuticamente aceptables de estos compuestos (Ver reivindicación 1).

El ejemplo 30 enseña el compuesto 5-[4-[2-(N-metil-N-(2-piridil)amino)etoxi]bencil]- tiazolidin-2,4-diona y también se incluye en la reivindicación 12 que enseña el compuesto 5-[4-[2-(N-metil-N-(2-piridil)amino)etoxi] bencil] -tiazolidin-2,4-diona y sus sales y solvatos farmacéuticamente aceptables. La reivindicación 14 enseñaba una composición que contiene este compuesto y un vehículo. […] D4 enseña de manera previa que “cuando la disolución de un compuesto en agua se sobrepasa, la solución se hace sobresaturada y el compuesto puede precipitar o cristalizar”.

“La velocidad de cristalización o crecimiento de los núcleos es proporcional a la sobresaturación” (página 371). “El tamaño de las partículas cristalinas depende fuertemente de la concentración de la sustancia precipitante” (página 372). “Los solvatos de drogas sólidas, p. Ej. Los hidratos, tienen estructuras cristalinas diferentes y solubilidades o más altas o más bajás que las formas anhidras” (página 373).

El proceso de cristalización depende de tres estados sucesivos: un estado de sobresaturación (superenfriamiento), formación de núcleos y crecimiento de cristales o de partículas amorfas. La sobresaturación se puede lograr por evaporación de los solventes de una solución, por enfriamiento de la solución, si el soluto tiene un calor de disolución positivo, por producción de más soluto como consecuencia de una reacción química o al modificar el medio solvente por adición de diversas sustancias secundarias solubles.

Según las condiciones de cristalización es posible controlar o modificar la índole de los cristales obtenidos. Cuando existe polimorfismo, suele ser necesario un control cuidadoso de la temperatura y realizar una siembra con la forma de cristal deseada. A menudo el hábito o la forma de un cristal dado depende en gran medida de las impurezas de la solución, del pH, de la velocidad de agitación, de la de enfriamiento y del solvente (página 374).

Y, D5 enseña de manera previa que por lo general el calor aumenta el poder disolvente y el exceso de sólido disuelto (es decir, que ayuda para poder tener una solución sobresaturada) a esta temperatura, separa al enfriarse, en forma de cristales. Algunas sustancias disuelven en tan gran cantidad que sus soluciones forman cristales en cuanto se enfrían; en cambio otros se disuelven con gran dificultad aún en caliente y se requieren grandes cantidades de líquido, que después necesitan mucho tiempo para evaporarse hasta sobresaturar la solución. El enfriamiento debe ser lento, porque los cambios bruscos de temperatura producen alteraciones en la forma de los cristales (página 42). 59.

Indicó que, con base en lo anterior, se observa que la combinación de las enseñanzas de las anterioridades D2 y D3 sugiere un polimorfo de la sal del ácido maléico de la 5-[4-[2-(N-metil-N-(2-piridil)amino)etoxi]bencil]- tiazolidin-2,4-diona; y agregó que las composiciones que lo contienen y el proceso para prepararlo, que se caracteriza porque se disuelve el compuesto en etanol, se eleva la temperatura, se enfría de manera que se produce la cristalización del polimorfo y se recuperan los cristales objeto de esta solicitud, conducen a que las reivindicaciones no mencionen una característica que conceda un efecto diferente o especial al compuesto ni a las composiciones, así que las conclusiones son obvias y evidentes para una persona versada en la materia.

De esa manera, señaló: a) El compuesto, la conformación de las composiciones y el proceso de esta solicitud, a partir, de las anterioridades, son evidentes para una persona conocedora de la materia, porque siendo bien conocidos el compuesto 5-[4-[2-(N-metil-N-(2-piridil)amino)etoxi]bencil]-tiazolidin- 2,4-diona, las composiciones que lo contienen y el proceso para prepararlo que se caracteriza porque se disuelve el compuesto en etanol, se eleva la temperatura, se enfría de manera que se produce la cristalización del polimorfo y se recuperan los cristales, conducen a afirmar que, para una persona conocedora de la materia, era evidente el realizarlos de manera similar; b) Las reivindicaciones de la solicitud no mencionan una característica que conceda un efecto diferente o especial al compuesto, a las composiciones o al proceso, que pueda considerarse como un aporte a la técnica, porque las anterioridades ya enseñaban el compuesto, los vehículos y las etapas del proceso de cristalización requeridas, así que estas son obvias para una persona versada en la materia, y c) El problema planteado en esta solicitud era la necesidad de proporcionar un nuevo producto farmacéutico para tratamiento y/o profilaxis de diabetes mellitus y puesto que para resolver este problema técnico la solicitud proporciona un polimorfo de la sal del ácido maléico de la 5-[4-[2-(N-metil-N-(2-piridil)amino)etoxi]bencil]- tiazolidin-2,4-diona, de manera similar a como se resolvía en las anterioridades D1, D2 y D3, debe concluirse que la solicitud no tiene nivel inventivo. 60.

Por lo demás, sostuvo que la sal del ácido maléico no tiene nivel inventivo porque esta era conocida y el método mencionado es una forma convencional para obtener una sal cristalizada, de modo que también carece de nivel inventivo. 61. Igualmente, aseguró que lo reivindicado tendría nivel inventivo si la sal maleato o los cristales fueran nuevos y si, además, presentaran propiedades sorprendentes y resolvieran un problema que no se había resuelto en la técnica, en comparación con el compuesto del estado del arte. 62.

En esos términos, la entidad advirtió que la propuesta de la solicitud puede ser realizada por un experto medio en la materia y no genera un efecto sorprendente que represente un salto tecnológico sobre lo conocido y que, más bien, se encuentra dentro de la línea normal de avance tecnológico. Reivindicaciones de usos: 63. Sostuvo que la reivindicación 13 se refiere al uso del polimorfo, que no es una invención de producto ni de procedimiento y que, además, el polimorfo reivindicado no es nuevo ni tampoco lo es su uso para fabricar un medicamento para tratamiento y/o profilaxis de diabetes mellitus, razón por la cual no es susceptible de protección mediante patente en virtud de los artículos 14 y 21 de la norma supranacional andina. 64.

Mediante la Resolución 11056 de 28 de abril de 2006, el Superintendente de Industria y Comercio reiteró que el objeto materia de solicitud no cumple los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, confirmó la decisión contenida en la Resolución 25367 de 30 de septiembre de 2005. Análisis del cargo de violación de los artículos 14, 16, 18 y 19 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina 65.

En sustento de la solicitud de nulidad de los actos administrativos demandados, las sociedades actoras sostienen que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció lo dispuesto en los artículos 14, 16, 18 y 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que, a su juicio, la invención reivindicada sí cumple los requisitos de patentabilidad, en tanto es novedosa, tiene nivel inventivo y es susceptible de aplicación industrial, considerando que, por un lado, la sal polimórfica del ácido maléico específica y novedosa de la invención no se revela en EP 0306 228 (D1) y, por el otro, la tiazolidinediona de D1 tiene un punto de fusión de 153-5 co, lo cual la diferencia con claridad del polimorfo novedoso de la invención. Por lo demás, aducen que la RMN infrarroja de estado sólido y los espectros de Raman y el patrón de difracción del polvo a los rayos X del polimorfo de la invención reivindicada, arrojan valores claramente diferentes de los encontrados en el estado de la técnica. 66.

Así, las demandantes aseguran que se reclama un polimorfo específico que no está revelado en el estado de la técnica y cuya existencia no se sugiere en lo conocido. 67. Por su parte, tanto en el escrito de contestación de la demanda como en el de alegatos de conclusión, el apoderado de la entidad demandada adujo que la solicitud de patente no reune los requisitos plasmados en las normas comunitarias, en sustento de lo cual, en esencia, se refirió al contenido del exámenes de fondo que se llevaron a cabo en la actuación administrativa. 68.

Como ya se puso de presente en esta providencia, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial emitida a instancias de esta Sección, advirtió que la norma sustancial aplicable en el caso sub examine es la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, en razón de que esa disposición comunitaria fijaba los requisitos de patentabilidad para la fecha en que las sociedades SMITHKLINE BEECHAM PLC y SMITHKLINE BEECHAM (CORK) LIMITED solicitaron la patente de invención para “NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABÉTICOS CON BASE EN SALES DEL ÁCIDO MALÉICO”, valga decir, 19 de abril de 2000. 69.

En ese orden de ideas, aunque es cierto que en la demanda se citan las disposiciones de la Decisión 486 de 2000, también lo es que el caso se resolverá de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 344, tal y como lo consideró el Tribunal de Justicia. Al respecto, la Sala recuerda que, de conformidad con el artículo 1º de esta última disposición, para que las invenciones de productos o de procedimientos sean patentables se requiere que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. 70.

Por su parte, el artículo 2º de la normativa comunitaria dispuso que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, lo que comprende todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida[11], y el artículo 4º señaló que “[s]e considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. 71.

El requisito de nivel inventivo presupone que la invención represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y que, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, sea siempre el resultado de una actividad creativa del hombre; lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica[12]. 72.

En lo que concierne al polimorfo, compuesto que por sus propiedades puede sufrir transformaciones y revestir formas alternativas a pesar de estar constituido por el mismo tipo de moléculas[13], el Tribunal de Justicia Andina concluyó en su interpretación prejudicial que la Decisión 344 no impidió su patentabilidad, de manera que pueden ser objeto de protección siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por los artículos 1º y 4º de esa norma supranacional, para lo cual el interesado deberá sustentar de manera clara y exhaustiva que la solicitud constituye una novedad y presenta nivel inventivo, por lo que corresponderá a la oficina nacional de patentes analizar cada caso. 73.

En así cómo, en sentencia de 13 de agosto de 2009, esta Sección determinó la patentabilidad de la "FORMA III CRISTALINA DE SAL DE CALCIO DE ÁCIDO (R-(R*,R*)) -2-(4-FLUOROFENIL) –B, &DIHIDROXI -5- (1-METILETIL) -3- FENIL-4 ((FENILAMINO)CARBONIL)-1H-PIRROL-1-HEPTANOICO (2.1)”, con la cual se buscó “proporcionar una nueva forma cristalina de atorvastatina, la cual constituye una novedosa estructura tridimensional estable, lograda mediante un proceso químico sintético –no natural-, con propiedades diferentes a la atorvastatina amorfa, conocida en el estado de la técnica […][14]”. 74.

De conformidad con lo anterior, en el caso concreto la cuestión radica en determinar si la invención “NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABETICOS CON BASE EN SALES DEL ACIDO MALEICO” es novedosa y tiene o no el nivel inventivo necesario para que se le conceda el privilegio de la patente de invención. 75. Mediante providencia de 19 de febrero de 2007[15], el magistrado a cargo del impulso del proceso decretó la práctica de un dictamen con el fin de que el perito designado resolviera los interrogantes formulados por la parte actora en los numerales 1 y 2 del folio 44 del expediente, a saber: 1.

Si de acuerdo a sus conocimientos científicos, para el 23 de Abril de 1999 (sic), fecha de radicación de la solicitud prioritaria, la invención NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABETICOS CON BASE EN SALES DEL ACIDO MALÉICO, era novedosa, tenía altura inventiva y por lo tanto es susceptible de aplicación industrial. 2. Que indique si para una persona versada en la materia, es claro que, por el hecho de que el polimorfo reivindicado por el hecho de tener el mismo nombre que el arte conocido, carece de novedad y/o altura inventiva sobre el estado de la técnica, siendo que, es cierto que, polimorfismo es la existencia de diferentes clases de arreglos cristalinos del mismo compuesto químico y como tal Como tal, es inevitable y de sentido común que los polimorfos del mismo compuesto químico tengan la misma estructura y el mismo nombre. 76.

Para el efecto, el despacho sustanciador designó como perito a la doctora Carmen Cecilia Chacón Sánchez[16], quien previa aceptación y posesión del cargo rindió el dictamen encomendado[17], en los términos que se sintetizan a continuación: 77. En un acápite que denominó ANTECEDENTES, la perito se refirió a algunos artículos y textos relacionados con la ingeniería de cristales y polimorfismos en general, así como al polimorfismo en la industria farmacéutica, concluyendo que en los últimos años la repercusión que ha tenido el fenómeno del polimorfismo en el sector químico-farmacéutico es producto de un gran avance tecnológico en las ciencias del estado sólido, también motivado por el enorme impacto económico, lo que se ha traducido en la continua aparición de patentes reivindicando nuevos polimorfos y en la creación de centros especializados en la realización de estudios de polimorfismo. 78.

Asimismo, aludió a que las perspectivas de futuro apuntan hacia el perfeccionamiento de las técnicas de cristalización (utilización de fluidos supercríticos, de sustancias en gel, síntesis en ausencia de solvente, reacciones entre cristales o bien entre cristales y gases) y a la obtención de estructuras moleculares a partir de difracción de rayos X de polvo y de microscopia electrónica, y añadió que cabe esperar la existencia de avances en los métodos de predicción, aunque, dijo, que posiblemente este es el aspecto más controvertido en este campo. 79.

Seguidamente, realizó una exposición sobre algunos métodos de análisis, así: METODOLOGÍA Técnicas de análisis Espectroscopia Infrarroja: Técnica para identificar y determinar cuantitativamente muchas substancias orgánicas como plásticos. Todos los compuestos químicos tienen movimientos intramoleculares característicos y pueden absorber la energía radiante incidente si la tal energía es suficiente para incrementar los movimientos vibracionales de los átomos.

Con la mayoría de las moléculas orgánicas, los movimientos de los grupos sustituyentes dentro de las moléculas muchas substancias tienen movimientos vibratorios coinciden las frecuencias Un electromagnéticas de la región infrarroja. Un espectrofotómetro infrarrojo dirige la radiación IR a través de una película o capa o solución de la muestra y medir y registrar la cantidad relativa de energía absorbida por la muestra como una función de la longitud de onda o frecuencia de la radiación. La gráfica producida se compara con las gráficas de substancias conocidas para identificar la muestra.

El área de la cresta es una medida del porcentaje de los varios compuestos presentes. [pic] Espectroscopia de Raman (efecto Raman, y Raman normal disperso). Cuando la luz de una molécula es esparcida la mayoría de los fotones se esparce elásticamente. Los fotones esparcidos tienen la misma energía (frecuencia) y por consiguiente, longitud de onda, como los fotones incidentes.

Sin embargo, un fragmento pequeño de luz (aproximadamente 1 en 107 fotones) se esparce a frecuencias ópticas diferente de, y normalmente menor que, la frecuencia de los fotones incidentes. El proceso principal a este esparcimiento inelástico es el llamado efecto Raman. Los esparcimientos Raman pueden ocurrir con un cambio en la energía vibracional, rotacional, o electrónica de una molécula.

Los Químicos se preocupa principalmente por el efecto Raman vibracional. Nosotros usaremos el término efecto Raman para significar sólo el efecto Raman vibracional. La diferencia en la energía entre el fotón incidente y el fotón Raman esparcido es igual a la energía de una vibración de la molécula esparcida. La espectroscopia Raman determina las magnitudes máximas teóricas a que, plásticos puede dibujarse cuando las fibras son hechas con alto el módulo de tensión. Smith E, Mella G (2004) La Espectroscopia Raman moderna.

John Wiley e Hijos, Nueva York. La Difracción de Rayos X. Cristales, cuyos espacios interatómicos son medibles con las longitudes de onda de algunos rayos X, puede actuar como una superficie pulida para rayos X. Cuando los rayos X se dirigen oblicuamente a la superficie de un cristal, y la radiación resultante se captura en la película fotográfica, se observa un modelo simétrico de manchas que está relacionado al posicionamiento de átomos en el cristal.

Esta técnica ha sido útil hace más de 80 años estudiando la estructura cristalina en polímeros. Un poderoso archivo datos de Rayos X para materiales está disponible de ASTM. Suryanarayana C, Norton MG (2003) la difracción de rayos X: un acercamiento práctico. Plenum Publishing Company, New York. Gooch JW (1997) El análisis y deformulación de materiales poliméricos.

Plenum Press, Nueva York. Calorimetría de Barrido Diferencial (DSC): Un instrumento que mide la velocidad de evolución de absorción de calor de un espécimen mientras está sufriendo un levantamiento de temperatura programada (Gooch, 1997). UN registrador muestra los datos como un trazo de aumento de calor por el aumento en la temperatura (dq/dT) contra la temperatura.

Se muestra un ejemplo de `un DSC el termograma del polipropileno. EI DSC se ha usado para estudiar las reacciones de curando y las propiedades relacionadas de las resinas termoestables, y calores de descomposición de resinas. [pic] [pic] 80. La perito subrayó que polimorfismo es la capacidad que tiene un compuesto para cristalizar en más de una estructura cristalina, y para ello ilustró que el carbono puede existir en forma de grafito o diamante pero también como fullereno y nanotubo que son formas recientemente descubiertas. 81.

Precisó que, en el caso de cristales obtenidos en solución, el solvente puede quedar incluido en el sólido cristalino, dando lugar a los llamados solvatos que pueden perder solvente debido a un calentamiento o bien simplemente con el paso del tiempo, y explicó que se habla de solvatos polimórficos cuando una transformación hacia otra forma cristalina tiene lugar mediante la desolvatación y de seudo polimorfismo si se mantiene la estructura cristalina. 82.

Expuso que el polimorfismo se da con mucha frecuencia en los fármacos, pues, de hecho, se ha observado en el 67% de los esteroides el 40% de las sulfamidas y el 63% de los barbitúricos, y destacó que hay varias razones que hacen que los estudios de polimorfismo de fármacos sean de gran importancia para la industria farmacéutica. 83. Reseñó que los diversos polimorfos de una determinada sustancia suelen presentar comportamientos físico-químicos diferentes en propiedades de interés farmacológico, como por ejemplo la densidad, la dureza, su tendencia higroscópica, la velocidad de solubilización, la estabilidad térmica o su comportamiento en suspensión, hecho que puede dar lugar a diferencias importantes en la eficacia del producto.

No obstante, adujo que puede resultar muy difícil producir un único polimorfo de forma selectiva, ya que las energías cristalinas varían muy poco entre polimorfos, razón por la cual un polimorfo puede convertirse en otro en determinadas circunstancias. 84. Finalmente, aludió que también es aconsejable un estudio del polimorfismo de un producto previamente a registrarlo, ya que desde el punto de vista de las patentes cada polimorfo se considera un fármaco distinto.

Identificación de polimorfos: 85. La experta sostuvo que, en muchos casos, la presencia de diversos polimorfos en una muestra se puede poner de manifiesto visualmente debido a diferencias en la coloración o el hábito cristalino de cada una de las diversas formas; sin embargo, precisó que el polimorfismo también se puede detectar utilizando una gran variedad de técnicas experimentales que van desde las medida más sencillas hasta los métodos de análisis más sofisticados, como son: i) medidas del índice de refracción, ii) medidas de la velocidad de disolución, iii) análisis térmico, iv) observación al microscopio óptico de luz polarizada, v) difracción de rayos X, vi) espectroscopia Raman e infrarrojo (IR) y vii) espectroscopia de resonancia magnética nuclear (NMR). 86.

Indicó que, si bien es cierto, en principio, cualquiera de las técnicas mencionadas podría ser utilizada para detectar el polimorfismo, para hacer una descripción estructural detallada de las diferentes modificaciones de un polimorfo hay que utilizar la difracción de rayos X de monocristal, aunque pueda resultar muy difícil obtener monocristales lo bastante grandes y de suficiente calidad como para poder aplicar esta técnica. 87.

Enseñó que, una vez se ha conseguido la identificación y caracterización de los diferentes polimorfos, es posible utilizar algunos métodos físicos para hacer una cuantificación de la composición polimórfica y del grado de cristalinidad de una muestra; técnicas que incluyen la difracción de rayos X de polvo, las espectroscopias NMR, Raman e IR, así como la calorimetría diferencial de barrido (DSC). 88.

Sin embargo, explicó que cada sistema polimórfico presenta problemas particulares relacionados al tipo de técnica cuantitativa utilizada, ya que ninguna de ellas se puede aplicar de forma general. Por ejemplo, instruyó que en la espectroscopia IR de transmisión, en que la muestra que se quiere estudiar se mezcla con polvo de KBr para fabricar un disco por compresión, se puede dar el caso de que la compresión del polvo provoque las transformaciones polimórficas.

Igualmente, indicó que, en el caso de muestras con determinadas morfologías (v.g. acicular), puede haber orientaciones cristalográficas que invaliden el análisis cuantitativo con difracción de rayos X. En la utilización del DSC para la identificación de polimorfos, advirtió que a menudo se da una superposición de los picos correspondientes a las diferentes fases. 89.

En cualquier caso, precisó que la difracción de rayos X resulta ser la técnica más útil para el estudio del polimorfismo de una muestra, ya que los patrones de difracción de los diversos polimorfos siempre presentan notables diferencias, lo que se puede ver claramente en el caso del D- manitol, un excipiente muy utilizado del que se han descrito 3 polimorfos que han sido estudiados por los grupos de Burger y Sarra, utilizando la mayoría de las técnicas antes mencionadas y cuyos resultados son los siguientes: El caso del polimorfismo en el D-manitol Análisis Térmico (DSC) Los polimorfos I y II presentan curvas muy similares y no se pueden distinguir mediante DSC A. Burger et al.

J. Pharm Sci. 89, 4 (2000). [pic] Figura 15. Temograma comparativo Espectroscopia Raman Aunque haya algunas diferencias entre los polimorfos I, Il y lII, todos los picos se encuentran en la misma región del espectro. Si todos los polimorfos estuvieran presentes en una misma muestra se daría una superposición de los tres espectros, haciendo muy difícil el análisis cuantitativo.

A. Burger et al. J. Pharm Ści. 89, 4 (2000). [pic] Espectroscopia IR En el caso de la espectroscopia IR nos encontramos con el mismo problema que con el Raman. Los errores que resulten de hacer la deconvolución de unas curvas tan similares hacen que los resultados del análisis cuantitativo no sean fiables. A. Burger et al. J. Pharm Sci. 89, 4 (2000) N. Sarra et al.

J. Pham. Biomed. Anal. (2002) en prensa. [pic] Difracción de rayos X (polvo) Los espectros de difracción de rayos X de las fases Beta y Delta, correspondientes a los polimorfos I y II, presentan muchas diferencias, permitiendo, por tanto, el análisis cuantitativo. La fracción de fase Delta de diversas muestras se ha determinado a partir de patrones de composiciones conocidas.

Por ejemplo, las áreas del pico aislado (2q ~10°) de la fase Delta normalizadas respecto al área del pico de la muestra que sólo contiene fase Delta es una buena estimación del contenido relativo de esta fase. [pic] Diligencias adelantadas: 90. La perito puso de presente que, para cumplir con la labor encomendada, solicitó a la parte interesada los análisis de espectroscopía vibracional infrarroja, resonancia magnética nuclear análisis térmico calorimétrico (DSC), espectro raman y patrón de difracción de rayos X (polvo).

Posteriormente, señaló, la demandante envió un análisis comparativo de Espectros de Difracción de Rayos X de la formas I y II del Compuesto I de la patente WO-A9405659 (Forma 1), del compuesto a patentar (Forma III) y el producto de slurry experimental a 30°C. 91. Seguidamente, la experta procedió a hacer la descripción sobre su análisis y a resolver los interrogantes que le fueron formulados, como se transcribe: Comparación de Difracción de Rayos X en polvo [pic] “Figura 19.

Sobreposición de los Espectros de Difracción de Rayos X de la forma I y el producto de slurry experimental a 30°C. La forma I del compuesto I, sal del ácido maleico de fórmula 5-[4-(2 N–metil-N– (2–piridil)amino) etoxi] bencil] tiazolidina–2,4-diona, corresponde a la patente WO-A9405659 y el producto de slurry (lodo) experimental que fue tomado para determinar las estabilidades relativas termodinámicas de la forma I. Se observa la diferencia en los Espectros de Difracción de Rayos X entre la forma I del Compuesto I y el patrón de comparación, producto slury experimental” (la negrita no es original). [pic] Figura 20.

Sobreposición de los Espectros de Difracción de Rayos X de la forma III y el producto de slurry experimental a 30°C. La forma III del compuesto I, sal del ácido maleico de fórmula 5-[4 -(2 N –meti-N– (2–piridil) amino) etoxi] bencilſtiazolidina-2,4 -diona las estabilidades relativas temodinámicas de la forma. Se observa que al comparar la Forma III con el mismo patrón, producto slurry experimental, es diferente a este”.

Teniendo en consideración las Figuras 19 y 20 se puede apreciar claramente que SÍ existe diferencia entre las formas I y III y el slurry experimental; puesto que, al observar las dos comparaciones con respecto al mismo patrón, las gráficas no son iguales, lo que indica claramente que se trata de formas diferentes entre sí y del compuesto tomado como patrón (resaltado fuera del texto).

CONCLUSIONES “Al punto 1 de lo solicitado: [si la solicitud en estudio cumple con los requisitos de patentabilidad] Sí era novedosa, por cuanto los documentos D1 y D2 a los que hace referencia la Superintendencia de Industria y Comercio corresponden a patentes de propiedad intelectual de la demandante, siendo compuestos diferentes al de la solicitud objeto de la demanda.

Además el Científico investigador del desarrollo a patentar, establece las condiciones experimentales y de proceso óptimas para lograr la estructura cristalina deseada; es decir, que si bien el proceso de cristalización está regulado por las condiciones térmicas y el proceso de solubilización del compuesto, lo novedoso es el haber encontrado una forma cristalina diferente a las conocidas y además el descubrimiento del o los solventes adecuados, así como las condiciones de presión y temperatura requeridas para obtener y mantener la estructura cristalina descubierta.

Al punto 2 de lo solicitado: [si para para persona versada en la materia es claro que el polimorfo reivindicado carece de novedad y/o altura inventiva sobre el estado de la técnica por el hecho de tener el mismo nombre que el arte] No es cierto por cuanto el polimorfismo se define como la habilidad que posee una sustancia de existir en varias formas cristalinas con una diferente disposición espacial de las moléculas que forman el cristal; por consiguiente, al tratarse del mismo compuesto en cuanto a la estructura química y por tanto fórmula química, siendo únicamente diferente la disposición espacial, Debe poseer el mismo nombre, pero la calidad inventiva está en el descubrimiento de la nueva forma cristalina y de las condiciones experimentales y de producción requeridas para obtener la forma cristalina estable objeto de patente.

Este tipo de compuestos se diferencia a través las siguientes técnicas de análisis: Análisis térmico (DSC), Espectroscopia Raman, Espectroscopia IR y Difracción de Rayos X (polvo)” (negrillas no originales). 92. Mediante auto de 21 de julio de 2008, se corrió traslado del dictamen pericial a las partes por tres (3) días, término dentro del cual el apoderado de la entidad demandada presentó memorial[18] en el que solicitó aclaración del dictamen pericial, en los siguientes términos: 3.1.

El señor perito presenta en el punto 1 de antecedentes, un barrido teórico sobre polimorfismo en general, así como en sustancias de interés farmacéutico, en donde afirma que el polimorfismo se define como la habilidad que posee una sustancia de existir en varias formas cristalinas con una diferente disposición espacial de las moléculas y que tienen diferentes propiedades físicas en fase sólida, pero se comportan de manera igual en disolución y que tiene importantes implicaciones en la industria farmacéutica.

Adicionalmente dice que obtener un polimorfo puro es un asunto complejo variando condiciones de temperatura y solvente; finalmente, termina su presentación exponiendo los diferentes métodos de análisis de polimorfos como la difracción de rayos X, la calorimetría diferencial de barrido. Cabe anotar que el perito afirma que en términos generales, un polimorfo es patentable si presenta utilidad, novedad y no obviedad y que el impacto económico del descubrimiento de nuevos polimorfos es muy grande Es claro que el perito presenta una muy buena exposición sobre el tema de polimorfismo, pero lo expuesto no es más que los conocimientos usuales que una persona medianamente versada en preformulación farmacéutica sabe al momento de enfrentar el problema del polimorfismo en una sustancia de interés farmacéutico.

Vale la pena aclarar que en la legislación vigente, un producto es patentable si es nuevo, tiene nivel inventivo y tiene aplicación industrial, y estos son los requisitos que se evaluaron en la presente solicitud de patente. 3.2. El dictamen continúa sobre lo solicitado por el consejo de estado (sic), es decir si la solicitud en estudio cumple con los requisitos de patentabilidad y si para y una persona versada en la materia es común los diferentes arreglos cristalinos y la misma estructura química.

El señor perito profundiza en las técnicas de análisis y la identificación de polimorfos, citando ciertos ejemplos para ilustrarlas; a continuación explica las diligencias adelantadas comparando espectros del compuesto de la anterioridad WO 9405659 con los obtenidos con los compuestos que se reivindican. El perito afirma y concluye que las formas cristalinas son diferentes y que, además a esto la calidad inventiva está en el descubrimiento de la forma cristalina t de las condiciones para obtenerla.

Si bien los espectros de difracción de rayos X son diferentes, esto se debe a que, como el propio perito ha afirmado, la disposición de las moléculas es diferente debido al polimorfismo, es decir las formas I y III son diferentes, pero el compuesto sigue siendo el mismo tanto en la anterioridad WO 9405659 como en la presente solicitud.

En cuanto a la calidad inventiva, si bien se sabe que es una labor dispendiosa, es de conocimiento usual en una persona versada en la materia jugar con condiciones de solvente y temperatura para obtener una forma polimórfica, sobre todo si ya se sabía con anterioridad (tal como pasa en wo9405659) que el compuesto formaba forma polimórfica con etanol.

En conclusión, las formas polimórficas l y II del mismo compuesto en estudio sí son diferentes, pero su obtención es un procedimiento usual en las ciencias farmacéuticas, debido a que el polimorfismo sí es la habilidad que posee una sustancia de existir en varias formas cristalinas con una diferente disposición espacial de las moléculas en su fase sólida (destacado por la Sala).

En consecuencia resulta evidente que dentro del marco antes descrito el dictamen pericial debe ser aclarado. 93. El magistrado sustanciador del proceso accedió a la solicitud de aclaración del dictamen pericial[19] y, en consecuencia, fijó un término de diez (10) días para el efecto, término dentro del cual la experta presentó escrito visible en folios 212 a 232 del expediente, mediante el cual aclaró y complementó el peritaje, como a continuación se sintetiza: AL PUNTO 3.1: 94.

La perito resaltó que el apoderado de la entidad demandada se limitó a afirmar que el compuesto no es ni novedoso ni patentable, sin ningún sustento técnico o científico o siquiera bibliográfico actualizado, así como a resumir lo expuesto en el acápite de antecedentes del dictamen y transcribir apartes del mismo en lo atinente a la referencia de que los polimorfos se comportan de manera igual en disolución, circunstancia que, aseguró, no implica de ninguna forma la carencia de novedad y patentabilidad de la sustancia materia de litigio.

AL PUNTO 3.2: 95. La profesional advirtió que en el dictamen entregado no hizo referencia a la "forma cristalina t" a la cual aludió el apoderado de la demandada en la solicitud de aclaración y complementación. 96. Expuso que la difracción de rayos X se trata de una técnica instrumental cuyo difractograma consiste en una gráfica en la que se encuentra una serie de picos que representan la distancia interplanar de un cristal.

La altura del pico, precisó, depende de la intensidad de reflexiones que lo causaron en un determinado ángulo y las proporciones relativas de las diferentes sustancias cristalinas en la muestra pueden calcularse por la intensidad de sus picos. 97. Añadió que el patrón de difracción de rayos X de una sustancia policristalina obtenida a través de cualquier técnica de difracción de rayos X, dependerá solo de la forma y tamaño de la celda unitaria – en la red cristalina - mientras que las intensidades de las reflexiones correspondientes, en el mismo patrón de difracción, serán función de la posición y naturaleza de los átomos que conforman la sustancia cuyo patrón fue registrado, razón por la cual siempre se producirá un patrón de difracción de rayos X característico y particular para cada compuesto cristalino, como las huellas digitales en el ser humano. 98.

Apuntó que la difracción de rayos X es el único método que permite, tras un procedimiento generalmente largo y complicado, determinar de modo exacto la estructura molecular de cualquier producto, ya sea un fármaco, un compuesto inorgánico, un mineral, una proteína o incluso un virus. 99. Del escrito de aclaración y complementación al dictamen pericial se corrió trasladado durante tres (3) días, término que transcurrió sin manifestación de las partes[20]. 100.

Es de anotar que en el escrito de alegatos de conclusión el apoderado de la entidad demandada manifestó lo siguiente en relación con el dictamen pericial: […] Por último respecto a los argumentos del perito se reitera no estar de acuerdo con la amación del perito según la cual " (…) las formas cristalinas son diferentes y que, además a esto la calidad inventiva está en el descubrimiento de la forma cristalina t de las condiciones para obtenerla" puesto que tal y como fue demostrado a través del trámite administrativo la forma cristalina reclamada, corresponde con la divulgada previamente en el documento D2, es decir no es nueva.

Además, la Oficina demostró en la oportunidad legal establecida para tal efecto, que no es posible atribuirle nivel inventivo al simple hecho de caracterizar un producto divulgado por el estado de la técnica a través de técnicas no empleadas en el antecedente”. 101. Teniendo en cuenta lo anterior y para resolver, la Sala considera que los argumentos de nulidad no están llamados a prosperar, en tanto que el compuesto que se pretende reivindicar se revela en las anterioridades citas por la Superintendencia de Industria y Comercio en la actuación administrativa y, además, el proceso para su obtención parte del estado de la técnica, por lo que resulta evidente para una persona versada en la materia. 102.

Al respecto, y en primer lugar, la Sala estima importante resaltar que si bien es cierto que la perito en el dictamen rendido justificó la selección de la técnica que en su entender era la más adecuada entre las existentes para la identificación y caracterización de polimorfismos y para la descripción de las diferentes modificaciones de un polimorfo, así como la elección de los métodos físicos para lograr la cuantificación de la composición polimórfica, también es una realidad que ello no resulta suficiente para concluir que una composición es patentable. 103.

En efecto, el Tribunal de Justicia, en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, concluyó claramente que aunque la Decisión 344 no impidió la patentabilidad de polimorfos, su protección solo se puede otorgar cuando la misma cumple con los requisitos exigidos por los artículos 1º y 4º de esa norma supranacional, esto es, que se sustente de manera clara y exhaustiva que la solicitud es novedosa y que presenta nivel inventivo. 104.

En relación con estos presupuestos, la Sala recuerda que la parte actora pretende la patentabilidad de un polimorfo de la sal del ácido maléico y un proceso para preparar un polimorfo que se caracteriza por la disolución del compuesto en acetona a elevada temperatura o siembra en etanol desnaturalizado a elevada temperatura de cristales del polimorfo y posterior enfriamiento de manera que se produce la cristalización del polimorfo después de lo cual se recupera[21]. 105.

Sobre el particular, y una vez efectuada la revisión de la actuación administrativa, la Sala encuentra que el descrito polimorfo de la sal del ácido maleico del compuesto 5-(4-[2-(N-metil-N-(2- piridil)amino)etoxi]bencil]-tiazolidin-2,4-diona, denominado Rosiglitazona, es revelado previamente en el estado de la técnica, concretamente en las anterioridades D2 y D3, contrario a lo afirmado por la parte actora. 106.

Nótese cómo la anterioridad WO 94 05659, Derivados de Tiazolidindiona sustituidos, de fecha 17 de marzo de 1994, denominada D2, revela la composición, toda vez que señala el compuesto como “sal del ácido maleico 5- [4-[2-(N-metil-N-(2-piridil)amino)etoxi]bencil]-tiazolidin-2,4-diona”[22]. 107. En igual sentido, en el ejemplo 2 de la página 8ª se plasma y publica el proceso a través del cual se prepara dicho polimorfo, el cual se caracteriza porque el compuesto se disuelve en etanol a elevada temperatura y luego se enfría de manera que se produce la cristalización del polimorfo, después de lo cual se recuperan los cristales, tal y como se pretende reivindicar en el proceso de la referencia. 108.

En cuanto a D3, la Sala observa que el documento WO 95 21608, Uso de sensibilizadores de insulina para tratar enfermedades renales, de fecha 17 de agosto de 1995, también revela el compuesto “5-[4-[2-(N-metil-N-(2- piridil)amino)etoxi]bencil]-tiazolidin-2,4-diona”, y entre su formas o sales preferidas se refiere a la “sal del ácido maléico”, y los solvatos farmacéuticamente aceptables de este compuesto. 109.

La parte actora afirma que la novedad puede derivarse del trazado de calorimetría de barrido diferencial (DSC) de la forma cristalina reivindicada, frente a lo cual la Sala considera oportuno aclarar que el referido DSC es un compuesto base (Rosiglitazona) y el mismo siempre es diferente en sus sales, esta es la razón por la cual el dato no aporta evidencia respecto de la novedad alegada, tal y como fue puesto de presente por la SIC y no fue desvirtuado con otro medio de prueba por la accionante. 110.

Llama la atención de la Sala el hecho consistente en que la parte actora señala que los datos del espectro 1HNMR delta resultan diferentes de los datos del espectro RMN 19C en estado sólido, porque los primeros se refieren a los enlaces C-H, mientras que los segundos se refieren a los enlaces C-C, lo anterior en el entendido de que se parte del mismo compuesto revelado en las anterioridades D2 y D3 y, además, no puede pasarse por alto que cualquier persona podía concluir fácilmente que al realizarse dos tipos de exámenes diferentes el resultado sería igualmente disímil, lo cual ratifica que la materia reclamada no es novedosa. 111.

Ciertamente, si bien es cierto que cada espectro de difracción de rayos X es único para cada polimorfo, también lo es que la técnica utiliza incide en la obtención de los resultados esperados, pero lo que no puede desconocerse es que la patente se fundamenta en los mismos átomos de la molécula, lo cual impide evidenciar la novedad del compuesto que se pretende patentar, más aun cuando se trae un análisis que no fue realizado en el documento de la solicitud de patente y solo hasta ahora se revela con la finalidad de justificar su novedad. 112.

Para la Sala el dictamen erró al concluir que la solicitud en estudio cumple con los requisitos de patentabilidad al ser novedosa, en tanto desconoció que se trata del mismo compuesto revelado y publicado con antelación. 113. Igualmente, se equivocó al sostener que lo novedoso es el haber encontrado una forma cristalina diferente a las conocidas y además al descubrir los solventes adecuados, así como las condiciones de presión y temperatura requeridas para obtener y mantener la estructura cristalina descubierta, en tanto que una persona versada en la materia, a partir de la experimentación, podría llegar a dicha conclusión. 114.

En este contexto, la Sala comparte lo decidido por la entidad demandada en los actos acusados, en la medida que no cabe duda que la patente de invención denominada “NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABÉTICOS CON BASE EN SALES DEL ÁCIDO MALÉICO”, se encuentra afectada de novedad. 115. En lo atinente al nivel inventivo, la Sala considera que un experto medio en la materia podría derivar de manera evidente del estado de la técnica la composición objeto de reivindicación, toda vez que los documentos previos conducen de manera obvia a la invención propuesta. 116.

En primer lugar, la Sala advierte que la sal reivindicada no es nueva en tanto que la misma se elabora mediante el mismo proceso que se conocía en el estado de la técnica, toda vez que la anterioridad D2 enseñaba un procedimiento para la preparación del polimorfo mediante la disolución del compuesto en etanol a elevada temperatura y su posterior enfriamiento lo que generaba la cristalización del mismo, después de lo cual se recuperan los cristales. 117.

De manera que bien lo expuso la entidad demandada cuando sostuvo que la anterioridad “D4, enseña que “cuando la disolución de un compuesto en agua se sobrepasa, la solución se hace sobresaturada y el compuesto puede precipitar o cristalizar”. Es así como una persona versada en la materia puede conocer que cuando existe polimorfismo, suele ser necesario un control cuidadoso de la temperatura y realizar una siembra con la forma de cristal deseada”. 118.

Aunado a ello, se tiene que “D5 enseña de manera previa que por lo general el calor aumenta el poder disolvente y el exceso de sólido disuelto (es decir, que ayuda para poder tener una solución sobresaturada) a esta temperatura, separa al enfriarse, en forma de cristales”. 119. Cabe resaltar que las referidas conclusiones no fueron objeto de controversia por la parte actora; por el contrario, los accionantes guardaron silencio frente a la mismas, por lo que no fueron desvirtuadas y gozan de plena convicción. 120.

Lo anterior cobra mayor fuerza en el entendido que el solicitante no aportó ninguna prueba técnica que permita concluir que la forma cristalina es más estable y/o apropiada para preparación y manejo del compuesto Rosiglitazona divulgado en el documento D2. 121. Así pues, la Sala encuentra que la presente invención no representa un salto cualitativo en relación con la técnica existente, en tanto que resulta obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica.

La solicitud parte de un procedimientos y métodos común divulgado y conocido en el área técnica. 122. Por ende, no cabe duda que la solicitud partió del estado de la técnica divulgado lo que impide establecer la novedad de la patente reinvindicada y, el efecto, presuntamente sorprendente, fue derivado a partir de los conocimientos técnicos que existían en dicho momento dentro del estado de la técnica. 123.

La Sala comparte, entonces, la conclusión que realiza el apoderado de la entidad demandada, en cuanto afirma que: (i) “la combinación de las enseñanzas de las anterioridades D2 y D3 sugiere un polimorfo de la sal del ácido maleico de la 5-[4-[2-(N-metil-N-(2-piridil)amino)etoxi]bencil]- tiazolidin-2,4-diona”; (ii) “las composiciones que lo contienen y el proceso para prepararlo, que se caracteriza porque se disuelve el compuesto en etanol, se eleva la temperatura, se enfría de manera que se produce la cristalización del polimorfo y se recuperan los cristales objeto de esta solicitud” ya habían sido reveladas;

(iii) “las reivindicaciones no mencionan una característica que conceda un efecto diferente o especial al compuesto ni a las composiciones, así que son obvias y evidentes para una persona versada en la materia” y; (iv) el método mencionado es una forma convencional para obtener una sal cristalizada. 124. En suma, el compuesto reivindicado no resulta novedoso, toda vez que se trata de una forma cristalina que se fundamente en el mismo compuesto revelado en las anterioridades descritas por la entidad demandada, por lo que las condiciones de presión y temperatura requeridas para obtener y mantener la estructura cristalina descubierta, se derivan del estado de la técnica. 125.

En esa línea de ideas, la solicitud de patente de invención de “NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABÉTICOS CON BASE EN SALES DEL ÁCIDO MALEICO”, ciertamente no cumple con los requisitos de patentabilidad previstos en los artículos 1º y 4º de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que se trata de un componente farmacéutico que carece novedad y de nivel inventivo, en la medida en que, para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, resultaría obvio al derivarse de manera evidente del estado de la técnica. 126.

Las consideraciones que se dejan expuestas resultan suficientes para concluir que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados, lo cual conlleva a negar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR la nulidad de la Resoluciones 55367 de 30 de diciembre de 2005 y 11056 de 28 de abril de 2006, mediante las cuales el Superintendente de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de la invención denominada “NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABÉTICOS CON BASE EN SALES DEL ÁCIDO MALÉICO”, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores - Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la presente providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado Aclara voto HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado P:9 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA ACLARACIÓN DE VOTO DE OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00290-00 Actor: SMITHKLINE BEECHAM PLC Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO Y DEL DERECHO Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ACLARACIÓN DE VOTO Si bien comparto la decisión adoptada en la sentencia de 6 de agosto de 2020, mediante la cual la Sala denegó las pretensiones de la demanda elevada por SMITHKLINE BEECHAM PLC y SMITHKLINE BEECHAM (CORK) LIMITED, estimo pertinente aclarar mi voto en el siguiente sentido: 1.- Las sociedades SMITHKLINE BEECHAM PLC y SMITHKLINE BEECHAM (CORK) LIMITED, a través de apoderado judicial, formularon demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de obtener la nulidad de las Resoluciones 25367 de 30 de septiembre de 2005 y 10056 de 28 de abril de 2006, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el privilegio de patente de invención a la solicitud denominada “NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABÉTICOS CON BASE EN SALES DEL ÁCIDO MALÉICO”.

Aduce la parte actora que los actos acusados infringieron lo dispuesto en los artículos 14, 16, 18 y 19 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que, contrario a lo señalado por la Superintendencia de Industria y Comercio, la solicitud referida sí es novedosa y tiene nivel inventivo, además de ser susceptible de aplicación industrial, por lo que debió concederse la protección de la patente de invención. Al respecto, señaló que el compuesto a que se refiere su solicitud corresponde a un polimorfo específico que no está revelado en el estado de la técnica y que su existencia tampoco se sugiere en lo conocido. 2.- En la sentencia que decidió de fondo el asunto la Sala denegó las pretensiones de la demanda, y al afecto consideró que “[…] el compuesto reivindicado no resulta novedoso, toda vez que se trata de una forma cristalina que se fundamente (sic) en el mismo compuesto revelado en las anterioridades descritas por la entidad demandada, por lo que las condiciones de presión y temperatura requeridas para obtener y mantener la estructura cristalina descubierta, se derivan del estado de la técnica […]”.

En ese sentido, se concluyó que la solicitud de patente de invención denominada “NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABÉTICOS CON BASE EN SALES DEL ÁCIDO MALÉICO” no cumple con los requisitos de patentabilidad previstos en los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa aplicable en este asunto, “[ ] toda vez que se trata de un componente farmacéutico que carece novedad y de nivel inventivo, en la medida en que, para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, resultaría obvio al derivarse de manera evidente del estado de la técnica […]”. 3.- Aunque comparto lo decidido por la Sala en cuanto denegó las pretensiones de la demanda, toda vez que la solicitud de la accionante no reúne en efecto la totalidad de los requisitos exigidos en la normativa comunitaria para ser amparada con el privilegio de patente, en mi criterio el compuesto reivindicado, aunque carece de nivel inventivo, sí es novedoso.

Sobre el particular estimo pertinente señalar que la Sección Primera del Consejo de Estado se ha referido a la patentabilidad de los denominados polimorfos de una sustancia, esto es, de las formas cristalinas de compuestos químicos, y con arreglo a lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha precisado que, aunque este tema ha sido objeto de debate en la doctrina, en la Decisión 344 de 1993 nada impide que se otorgue una patente de invención a un polimorfo, siempre y cuando que se cumplan los requisitos exigidos en los artículos 1 y 4 de dicha normativa (que corresponden a los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000); es decir, que la invención sea novedosa, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial.

De acuerdo con el artículo 2 de la Decisión 344, una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Agrega esta norma que el estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Por su parte, conforme al artículo 4 ibidem, una invención tiene nivel inventivo si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo, ya que, si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el estado de la técnica, en el primero se coteja la invención con las anterioridades existentes dentro de aquella, mientras que en el segundo se exige que el técnico medio que realiza el examen parta del conocimiento general que tiene sobre el estado de la técnica y realice el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con los conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención. Según los antecedentes administrativos de los actos acusados, el objeto de la solicitud elevada por la parte actora lo constituye un polimorfo de la sal del ácido maléico de la 5-[4 [2-[N-metil-N-(2- piridil)amino)etoxi]bencil]tiazolidin-2,4-diona y un proceso para preparar un polimorfo que se caracteriza por la disolución del compuesto en acetona a elevada temperatura o siembra en etanol desnaturalizado a elevada temperatura de cristales del polimorfo y posterior enfriamiento de manera que se produce la cristalización del polimorfo después de lo cual se recupera.

En el dictamen pericial rendido dentro del proceso la experta designada concluyó que el compuesto mencionado sí es novedoso, en tanto que no había sido revelado previamente en el estado de la técnica en las anterioridades denominadas D1 y D2, en particular, en relación con sus formas polimórficas y en cuanto se refiere a las condiciones de presión y temperatura requeridas para obtener y mantener la estructura cristalina descubierta.

La Sala, no obstante, descartó la novedad de la invención, “[…] toda vez que se trata de una forma cristalina que se fundamente (sic) en el mismo compuesto revelado en las anterioridades descritas por la entidad demandada, por lo que las condiciones de presión y temperatura requeridas para obtener y mantener la estructura cristalina descubierta, se derivan del estado de la técnica […]”.

En mi sentir, la anterior conclusión es equivocada, como quiera que desconoce el hecho cierto que se trata de una composición que, en la forma en que fue estructurada, no estaba comprendida en el estado de la técnica, que es el único análisis que debe ser efectuado al momento de determinar la novedad de una invención. En efecto, según se señaló en el dictamen pericial, al aplicar las técnicas de identificación y análisis de los polimorfos, en particular la difracción de rayos X, se advierte que corresponde a un compuesto con unas formas polimórficas distintas a las ya relevadas.

Ahora bien, distinto es que la forma de obtención de ese polimorfo sea obvia para una persona versada en la materia a partir del conocimiento que tenga sobre el estado de la técnica, cuestión que, a mi juicio, no incide en la novedad de la invención (como lo entiende la mayoría), sino en su nivel inventivo. Por consiguiente, aunque comparto que las pretensiones de la demanda debieron negarse, tal determinación debió adoptarse solo en consideración a que solicitud de la demandante carecía de nivel inventivo.

En esos términos me permito dejar sentada mi aclaración de voto, OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado ----------------------- [1] Folios 31 a 45. [2] Folio 44 cuaderno de antecedentes administrativos. [3] Folios 58 a 65. [4] Folio 261. [5] Folios 229 a 236 [6] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:   […]. 7.

De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley.   […]. [7] Folios 250 a 259. [8] Folio 12 del cuaderno de antecedentes administrativos. [9] GENNARO, Alfonso. "Remington Farmacia". Ed Panamericana. 19° ed. Argentina, 1905 (ver folios 124 a 127 del expediente en estudio). [10] HISCOX-HOPKINS. "Gran Enciclopedia Práctica de Recetas Industriales y Fórmulas Domésticas".

Ediciones Gilli S. A. México, 1995 (ver folio 128 del expediente en cuestión. [11] Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique. [12] Interpretación prejudicial 66-IP-2013 de 21 de agosto de 2013 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. [13] Tribunal de Justicia Andina. 92-IP-2013, de 16 de julio del 2013. [14] Colombia.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 13 de agosto de 2009. Radicación: 11001-03-24- 000-2003-00256-01. M.P.: Marco Antonio Velila Moreno. Actor: Warner-Lambert Company. [15] Folios 77 y 77. [16] Auto de 12 de febrero de 2008. Folios 84 a 86. [17] Folios 125 a 156 y 157 a 199 (anexos). [18] Folios 202 y 203. [19] Folio 210. [20] Folios 237 y 238. [21] Folio 12 del cuaderno de antecedentes administrativos. [22] Folios, 5, 8 y 9.