PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto VALDERRAMA y la marca nominativa PIBE VALDERRAMA previamente registrada / UTILIZACIÓN DE NOMBRES PROPIOS O APELLIDOS EN MARCAS – Procedencia cuando incluyen elementos adicionales que les conceda distintividad / REGISTRO MARCARIO – No Procede frente al signo mixto VALDERRAMA al carecer de distintividad y existir conexión competitiva con la marca PIBE VALDERRAMA previamente registrada / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [L}la Sala observa que entre el signo cuestionado “VALDERRAMA” y la marca previamente registrada “PIBE VALDERRAMA” existe similitud ortográfica y fonética, teniendo en cuenta que la marca cuestionada reproduce la expresión “VALDERRAMA”, contenida en la marca previamente registrada, además de que no se encuentra acompañada de otro elemento que contribuya a diferenciarla del signo previamente registrado.
Por consiguiente, la marca cuestionada “VALDERRAMA” carece de la distintividad suficiente para coexistir pacíficamente con el signo previamente registrado. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se señala que las expresiones “VALDERRAMA” y “PIBE VALDERRAMA” no tienen un significado en el idioma castellano. Sin embargo, para el común de los consumidores o usuarios dichas palabras no resultan del todo desconocidas, dado que “VALDERRAMA” se refiere a un nombre propio utilizado en Colombia por algunas personas y “PIBE” es el seudónimo de un reconocido deportista. […] De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal, la Sala considera que la marca cuestionada, “VALDERRAMA”, no podía ser objeto de registro, dado que al no ir acompañada de un elemento distintivo (verbigracia TANIA o YURI) puede afectar la identidad de una persona natural reconocida en el mercado deportivo, como ocurre en este caso con el tercero interesado en las resultas del proceso, CARLOS ALBERTO VALDERRAMA PALACIO, al reproducir su apellido “VALDERRAMA”, contenido en sus marcas, pudiendo inducir al público consumidor en confusión respecto del origen de los productos. […] Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. […] En el sub lite, el signo “VALDERRAMA” fue solicitado para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] ropa formal e informal o casual; vestidos; trajes de gimnasia y deporte; blusas, camisas, camisetas, suéteres, jeans, chaquetas, pantalones, sacos, medias y calcetines; corsetería; ropa interior, trajes de baño y demás prendas de vestir; calzados, zapatos deportivos, zapatillas; sombrerería, gorras, bandas; cinturones […]”.
Por su parte, la marca registrada “PIBE VALDERRAMA”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 25: “[…] vestidos, calzado, sombrerería, zapatos de fútbol (guayos), medias, camisetas, buzos, sacos, pantalones, chaquetas, ropa deportiva, uniformes, sudaderas, gorras, viseras; productos enmarcados en la Clase 25 del Nomenclátor Internacional […]”.
De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que dichos signos pertenecen a una misma clase del nomenclátor; tienen igual finalidad, en cuanto los productos que identifican ambas marcas son utilizados por el ser humano para cubrir su cuerpo o vestirse; comparten los mismos canales de comercialización, de publicidad, pues se promocionan por iguales medios -folletos, televisión, prensa-; suelen expenderse en los mismos establecimientos; poseen el mismo género (prendas de vestir); y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud de las marcas.
Al verificarse los citados criterios, la Sala estima que existe conexión competitiva, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor, que podría llevarlo a asociar los productos a un origen empresarial común. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL E CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., treinta (30) de julio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00317-00 Actor: TANIA YURI VALDERRAMA ROSERO Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho TESIS: LA MARCA CUESTIONADA “VALDERRAMA” ES SIMILIAR AL SIGNO PREVIAMENTE REGISTRADO “PIBE VALDERRAMA” AL REPRODUCIR EL APELLIDO “VALDERRAMA”, CONTENIDO EN ESTA MARCA SIN ENCONTRARSE ACOMPAÑADO DE OTRO ELEMENTO QUE CONTRIBUYA A DIFERENCIARLO DEL SIGNO PREVIAMENTE REGISTRADO.
REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la señora TANIA YURI VALDERRAMA ROSERO, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.
Son nulas las resoluciones núms. 37577 de 26 de julio de 2010, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario" y 51830 de 28 de septiembre de 2010, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 18503 de 31 de marzo de 2011, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.
Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca “VALDERRAMA” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.
La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 9 de diciembre de 2009 solicitó el registro como marca del signo mixto "VALDERRAMA", para amparar productos comprendidos en la Clase 25[1] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[2]. 2°: Que una vez publicada la solicitud, el señor CARLOS ALBERTO VALDERRAMA PALACIO presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con sus marcas nominativas “PIBE VALDERRAMA”, registradas en las clases 16, 25, 28, 32, 33 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Que mediante Resolución núm. 37577 de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC, declaró fundada la oposición presentada y, en consecuencia, denegó el registro del signo mixto "VALDERRAMA", en la Clase 25ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa.
El primero de ellos a través de la Resolución núm. 51830 de 2010, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo mediante la Resolución núm. 18503 de 2011, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó los artículos 134 y 135, literal b), de la Decisión 486, por indebida aplicación, toda vez que no existe identidad o semejanza alguna entre las marcas cotejadas que pueda generar en el mercado confusión o riesgo de asociación. Manifestó que la SIC, al momento de realizar la comparación entre los signos cotejados, fraccionó el registro marcario “PIBE VALDERRAMA” (nominativo), para encontrar alguna similitud inexistente con la marca “VALDERRAMA” (mixta) que se pretende registrar, lo cual se encuentra prohibido por el Consejo de Estado, dado que las expresiones deben analizarse en conjunto.
Indicó que la marca objeto de registro está conformada por un conjunto gráfico compuesto por una figura geométrica rectangular, esto es, una figura semejante a la letra “V”, ubicada en la parte de arriba de la palabra “VALDERRAMA”, escrita de manera especial y con colores característicos, lo cual genera notablemente una diferencia con la marca previamente registrada “PIBE VALDERRAMA” (nominativa).
Señaló que no existe confusión visual entre los signos cotejados, debido a que la marca “PIBE VALDERRAMA” cuenta con una mayor extensión y está compuesta por dos palabras y seis sílabas, mientras que el signo “VALDERRAMA” está estructurado por una palabra y cuatro sílabas. Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó el articulo 136, literales a) y e), ibídem, por indebida aplicación. Manifestó que la confusión auditiva se presenta cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar; y que en el caso objeto de examen, los signos “VALDERRAMA” y “PIBE VALDERRAMA” son diferentes en este aspecto, pues la expresión solicitada cuenta con cuatro sílabas (VAL-DE-RRA-MA), en tanto que la registrada está compuesta por seis sílabas (PI-BE VAL-DE-RRA- MA), lo que hace que el impacto sonoro al pronunciarse sea diferente.
Agregó que la confusión fonética se ve igualmente diluida, pues la pronunciación que se hace de una y otra es completamente diferente, como se evidencia del siguiente ejercicio: “VALDERRAMA” / “PIBE VALDERRAMA” / “VALDERRAMA” “VALDERRAMA” / “PIBE VALDERRAMA” / “VALDERRAMA” “VALDERRAMA” / “PIBE VALDERRAMA” / “VALDERRAMA” “VALDERRAMA” / “PIBE VALDERRAMA” / “VALDERRAMA” Respaldó lo anterior, en la sentencia de 19 de marzo de 1998[3] de la Sección Primera del Consejo de Estado, en la que señaló: “[…] La apreciación de conjunto implica una comparación con la totalidad de los elementos que componen el signo frente a la totalidad de los que integran el signo confrontado.
Para examinar la confusión no es procedente descomponer la unidad fonética. Por ejemplo, el signo SEFRITA no puede ser dividido en los elementos SE- FRITA y comparar cualquiera de estos elementos con una marca igual o semejante ya registrada o anteriormente solicitada […]”. Indicó que si bien es cierto que la expresión “VALDERRAMA” constituye el apellido de un ex jugador de futbol, también lo es que la misma es igual a su apellido, por lo que tiene el mismo derecho a usarlo para identificar sus productos, sin que ello lleve a la mente del consumidor a un mismo significado conceptual.
Mencionó que el signo solicitado cuenta con elementos gráficos adicionales que le otorgan la distintividad necesaria para ser registrado como marca, excluyendo cualquier posibilidad de confusión en el público consumidor y cumpliendo así los parámetros establecidos por la normativa comunitaria. Precisó que la marca solicitada “VALDERRAMA” no es más que su nombre patronímico, sin que para su uso y registro requiera de autorización de persona alguna, toda vez que por disposición legal está autorizada para hacerlo por tratarse de su propio nombre, entendiéndose este como la manera que permite de forma clara identificar a una persona.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Manifestó que el signo solicitado “VALDERRAMA” no presenta la suficiente distintividad para que procediera su registro.
Adujo que las expresiones enfrentadas contienen cada una de ellas, dentro de sus conjuntos gramaticales, una palabra idéntica, esto es, “VALDERRAMA”, por lo cual comparten las mismas vocales en exacto orden dentro de sus estructuras y la pronunciación de las sílabas tónicas de cada conjunto son semejantes en su dicción. Indicó que los productos del signo solicitado se relacionan con los de la marca opositora, razón por la que existe una conexidad competitiva, por su naturaleza, finalidad y canales de comercialización, generando confusión en el consumidor y no es posible que coexistan en el mercado, pudiendo generar un daño a los consumidores, así como al titular de la marca previamente registrada.
II.2. El señor CARLOS ALBERTO VALDERRAMA PALACIO, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda. Para ello sostuvo que, contrario a lo expuesto por la actora, los signos “VALDERRAMA” y “PIBE VALDERRAMA” son similarmente confundibles, dado que la marca solicitada reproduce una parte esencial de su registro marcario “PIBE VALDERRAMA”.
Manifestó que al aplicar la primera regla de comparación elaborada por la doctrina, a su juicio, resulta innegable que las marcas “VALDERRAMA” y “PIBE VALDERRAMA” son sumamente similares, al punto que todas y cada una de las letras y consonantes del signo solicitado por la demandante, así como su concepto, se encuentran incluidas dentro de su signo previamente registrado.
Sostuvo que en lo que respecta a la tercera regla de comparación marcaria, se hace evidente que las semejanzas entre las expresiones en conflicto superan sus diferencias, pues la palabra “VALDERRAMA” es la que adquiere mayor relevancia y donde se enfocan las similitudes que producen confusión en el público consumidor. Mencionó que la palabra “VALDERRAMA” no es de uso común, pues al revisar los registros de propiedad industrial de la SIC el es el único titular de derechos sobre el registro de una marca en Clase 25 en Colombia que contenga la expresión “VALDERRAMA”, por lo que no se puede considerar como una marca débil ni mucho menos que esté constituida por elementos de uso común. Agregó que la expresión “VALDERRAMA” se constituye como su apellido y que debe considerarse las calidades que ostenta como titular del registro marcario “PIBE VALDERRAMA”, pues es una persona ampliamente conocida por colombianos y extranjeros como un ex jugador de fútbol.
Aseguró que la marca “VALDERRAMA” no cuenta con elementos adicionales que permitan diferenciarla de su marca previamente registrada, motivo por el cual es posible concluir que existe confusión desde los puntos de vista ortográfico, fonético, visual y conceptual al encontrarse contenida dentro de su signo “PIBE VALDERRAMA”. Indicó que la titularidad de una marca, inclusive de aquellas que se componen por un nombre o un apellido, le confiere a su propietario los mismos derechos y alcances del registro de cualquier otro signo, dado que los derechos de propiedad industrial son absolutamente independientes de los nombres de sus titulares.
III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, tanto la demandante como el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio; y la parte demandada insistió en que se denieguen las pretensiones de la demanda.
V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó[4]: “[…] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado VALDERRAMA (mixto) y la marca PIBE VALDERRAMA (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.
Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado VALDERRAMA (mixto) y la marca PIBE VALDERRAMA (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.5.
En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.
Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.6.
Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característicos de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado VALDERRAMA (mixto) y la marca PIBE VALDERRAMA (denominativa). 3.
Confundibilidad de marcas compuestas por nombres propios […] 3.1. En el caso concreto, la solicitud del signo VALDERRAMA (mixto) está compuesto por el apellido de la demandante TANIA YURI VALDERRAMA ROSERO, siendo por tanto pertinente, analizar el tema relacionado a las marcas compuestas por nombres propios. […] 3.3. Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes criterios: 3.3.1.
Entre más común sea el nombre, menos probabilidad tendrá de ser distintivo. En este caso se deberá realizar un análisis más prolijo e integral para establecer si ya es utilizado, registrado o depositado como distintivo y, en consecuencia, realizar un adecuado análisis de distintividad. 3.3.2. Entre menos común sea el signo, más probabilidad tendrá de ser distintivo.
Esto debe ser evaluado por el Tribunal bajo un examen integral y de oficio. 3.3.3. Si el nombre es de una persona reconocida en una actividad, para dicho rubro tiene mayor probabilidad ser distintivo y, en consecuencia, protegible en relación con la utilización, el registro o el depósito de signos idénticos o similares. Se debe evitar el aprovechamiento del prestigio del personaje famoso o reconocido. 3.3.4.
Si el nombre común además es una palabra de “uso común” en una clase determinada, no puede ser utilizado, depositado o registrado como marca o nombre comercial, a no ser que lo acompañen elementos que le otorguen distintividad. En este último evento, el elemento de uso común debe ser excluido del cotejo marcario. 3.4. Un ejemplo de un nombre común de “uso común” es “Claudia.
En el ámbito ecuatoriano es una fruta, que podría ser de uso común en las clases relacionadas con comida o alimentación, pero a su vez es un nombre común. […] 4.2. De conformidad con el literal e) del Artículo 136 de la Decisión 486, no son registrables los signos que “afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos”. […]” VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 37577 de 2010, denegó el registro de la marca mixta “VALDERRAMA”, a la titular TANIA YURI VALDERRAMA ROSERO, para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] ropa formal e informal o casual; vestidos; trajes de gimnasia y deporte; blusas, camisas, camisetas, suéteres, jeans, chaquetas, pantalones, sacos, medias y calcetines; corsetería; ropa interior, trajes de baño y demás prendas de vestir; calzados, zapatos deportivos, zapatillas; sombrerería, gorras, bandas; cinturones […]”.
Al respecto, la demandante alegó que la expresión cuestionada “VALDERRAMA” no es confundible con la marca “PIBE VALDERRAMA” (nominativa), registrada por el señor CARLOS ALBERTO VALDERRAMA PALACIO, toda vez que tienen diferentes longitudes e identifican productos diferentes, razón por la que no existe relación entre ellos. Adujo, además, que si bien es cierto que la expresión “VALDERRAMA” constituye el apellido de un ex jugador de futbol, también lo es que la misma es igual a su apellido, por lo que tiene el mismo derecho a usarlo para identificar sus productos, sin que ello lleve a la mente del consumidor a un mismo significado conceptual.
El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literales a) y e), de la Decisión 486 “[…] por ser procedente […], no así la interpretación de los artículos 134 y 135, literal b), debido a que “[…] no es objeto de la litis la distintividad intrínseca del signo distintivo objeto de análisis, ni el concepto de marca […]”.
El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. e) Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. […]”.
Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.
Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: [pic] MARCA MIXTA CUESTIONADA[5] PIBE VALDERRAMA MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA[6] Ahora, como en el presente caso se va a cotejar el signo mixto “VALDERRAMA”, de la parte actora, frente a la marca nominativa “PIBE VALDERRAMA”, previamente registrada, a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.
La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo mixto cuestionado, no así las grafías de las letras ni las figuras geométricas que lo acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que la distinguen. Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.
Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]” (Negrillas fuera de texto).
Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. […]”.
Además, cabe resaltar que tratándose de marcas compuestas, esta Sección, en sentencia de 22 de mayo de 2014[7], precisó: “[…] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: “Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.
Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.
(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50- IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005) […]”.
(Resaltado fuera de texto). Del análisis de los conceptos reseñados, la Sala observa que entre el signo cuestionado “VALDERRAMA” y la marca previamente registrada “PIBE VALDERRAMA” existe similitud ortográfica y fonética, teniendo en cuenta que la marca cuestionada reproduce la expresión “VALDERRAMA”, contenida en la marca previamente registrada, además de que no se encuentra acompañada de otro elemento que contribuya a diferenciarla del signo previamente registrado.
Por consiguiente, la marca cuestionada “VALDERRAMA” carece de la distintividad suficiente para coexistir pacíficamente con el signo previamente registrado. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se señala que las expresiones “VALDERRAMA” y “PIBE VALDERRAMA” no tienen un significado en el idioma castellano. Sin embargo, para el común de los consumidores o usuarios dichas palabras no resultan del todo desconocidas, dado que “VALDERRAMA” se refiere a un nombre propio utilizado en Colombia por algunas personas y “PIBE” es el seudónimo de un reconocido deportista.
Ahora, tratándose de nombres propios y de marcas que no se encuentran acompañadas de otros elementos que contribuyan a diferenciarla de otros signos que contengan la misma expresión, es del caso traer a colación la sentencia de 12 de febrero de 2015[8], en la cual la Sala precisó: “[…] 7.3. Los nombres propios como marcas De acuerdo con la Gramática de la Lengua Castellana de Andrés Bello (1847), por nombre propio se entiende “el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirla de las demás de su especie o familia”” Es sabido que en derecho marcario internacional resulta usual que los diseñadores de joyas y accesorios, ropa, bolsos, perfumería y calzado registren sus nombres y apellidos como marca para distinguir sus productos (Louis Vuiton, Christian Dior, Coco Chanel, Salvatore Ferragamo, Cristina Herrera, Hugo Boss).
Esta práctica también es usual en la costumbre nacional, según se puede constatar en Internet -a la cual la Sección ha reconocido valor probatorio. Ciertamente, la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, evidencia que en Colombia es usual que los diseñadores registren sus nombres completos, o su apellido para distinguir los productos o servicios que ofrecen en el mercado. [A título ejemplo en este fallo se relacionan varios casos puntuales] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 02-IP-95, ha sostenido este criterio al puntualizar que “los únicos que tienen el derecho de registrar su nombre como marca, son los titulares o sus herederos y nunca terceros no autorizados,… abriendo así la posibilidad de que personas con nombres iguales u homónimos puedan también acceder al registro marcario, si entre esos dos nombres existe una manera peculiar y distintiva de registrarlos.”[9] De otra parte, resulta también pertinente recordar que esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca del uso de nombres propios como marcas para identificar bienes o servicios.
En efecto, en sentencia de 15 de abril de 2004 (M.P. Camilo Arciniegas Andrade), al decidir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT contra la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo “JOHANN MARÍA FARINA” (etiqueta), pese a estar previamente registradas las marcas “JEAN MARIE FARINA” y “JEAN MARIE FARINA” a favor de la firma opositora ROGER & GALLET.
En aquella oportunidad, la Sala puso de presente que los nombres propios no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que la negación como marca de un signo que se forme con un nombre propio, no puede fundamentarse en la sola circunstancia de su similitud con otro que se forma con el mismo nombre o con su equivalente en otro idioma, pues debe apreciarse si otros elementos permiten su diferenciación. Con sustento en esas premisas, la Sala concedió el registro de la marca JOHANN MARIA FARINA, con las consideraciones que por su pertinencia para el caso presente, resulta relevante transcribir.
Discurrió así: “No se remite a duda que la expresión en idioma francés JEAN MARIE FARINA por el aspecto de conjunto es semejante a su equivalente en idioma alemán JOHANN MARÍA FARINA. Empero, de ello no se sigue razonablemente que exista riesgo de confusión ya que los productos que las marcas distinguen tienen un consumidor especializado, quien al adquirirlos presta mayor atención y emplea un mayor grado de discriminación que el común o mediano. En el caso presente, la disposición de los elementos explicativos en la etiqueta asocia claramente la marca JOHANN MARÍA FARINA con su fabricante del mismo nombre, al figurar debajo de esta la expresión GEGENUBER DEM NEUMARKT que con JOHANN MARÍA FARINA forma el nombre comercial de la actora.
Como empresario le asiste el legítimo derecho de emplearlo para distinguir sus productos, con tal que se asocie a otros elementos de modo que no reproduzca o imite la que se forma con esa denominación en idioma francés”[10](El resaltado no es propio del texto) En el caso bajo examen, el nombre propio “ALDO” como tal es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario.
Es del caso poner de relieve que en el caso bajo examen la marca demandada no se encuentra acompañada de ningún otro elemento que contribuya a diferenciarla de otras marcas que contengan la misma expresión, por lo cual es de suyo factible que se presente algún riesgo de confusión o asociación por parte de cualquier consumidor o usuario desprevenido debido a las semejanzas ortográficas y fonéticas ya anotadas y a la ausencia del elemento diferenciador antes aludido.
Por último, no resulta factible asegurar que existe en este caso una coincidencia de carácter conceptual entre las marcas enfrentadas, por cuanto el vocablo ALDO, de origen celta,[11] no aparece contenido en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 22ª Edición. Analizados los anteriores aspectos y establecidas las semejanzas que existen entre ambas marcas, es preciso determinar si se presenta algún riesgo de confusión, asociación o aprovechamiento parasitario, que haga inviable la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado.
En este caso, no puede perderse de vista que las marcas ALDO y ALDO PANETTI fueron concedidas en términos generales, para distinguir servicios de gestión de negocios y de comercialización de calzado y vestidos, servicios que pertenecen a la misma clase 35 del nomenclátor internacional. Así las cosas, su comercialización se realiza empleando los mismos medios de promoción y publicidad y utilizando los mismos canales de distribución, lo cual contribuye de manera significativa a que se presente un riesgo cierto de confusión y asociación en el público que demanda ese tipo de servicios.
La anterior circunstancia, aunada al hecho de que existe una semejanza ortográfica y fonética indiscutible entre ambos signos marcarios y a la circunstancia de no estar acompañado el signo cuestionado por ningún elemento diferenciador que contribuya a su individualización, la Sala tendrá por desvirtuada la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo demandado y por ello accederá a las pretensiones de la parte actora, no sin antes advertir que no se condenará a la Superintendencia de Industria y Comercio al pago de las costas y agencias en derecho, teniendo en cuenta la conducta asumida por el apoderado de esa entidad en el curso del proceso.[…] (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)” Ahora, sobre dicho asunto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal señaló: “[…] 3.3.
Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes criterios: 3.3.1. Entre más común sea el nombre, menos probabilidad tendrá de ser distintivo. En este caso se deberá realizar un análisis más prolijo e integral para establecer si ya es utilizado, registrado o depositado como distintivo y, en consecuencia, realizar un adecuado análisis de distintividad. 3.3.2.
Entre menos común sea el signo, más probabilidad tendrá de ser distintivo. Esto debe ser evaluado por el Tribunal bajo un examen integral y de oficio. 3.3.3. Si el nombre es de una persona reconocida en una actividad, para dicho rubro tiene mayor probabilidad ser distintivo y, en consecuencia, protegible en relación con la utilización, el registro o el depósito de signos idénticos o similares.
Se debe evitar el aprovechamiento del prestigio del personaje famoso o reconocido. 3.3.4. Si el nombre común además es una palabra de “uso común” en una clase determinada, no puede ser utilizado, depositado o registrado como marca o nombre comercial, a no ser que lo acompañen elementos que le otorguen distintividad. En este último evento, el elemento de uso común debe ser excluido del cotejo marcario. 3.4.
Un ejemplo de un nombre común de “uso común” es “Claudia. En el ámbito ecuatoriano es una fruta, que podría ser de uso común en las clases relacionadas con comida o alimentación, pero a su vez es un nombre común. […] 4.2. De conformidad con el literal e) del Artículo 136 de la Decisión 486, no son registrables los signos que “afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos”. […] 4.6.
De lo expuesto, se concluye que el nombre de una persona natural puede ser registrado como marca en el marco de la normativa comunitaria, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: i) sea lo suficientemente distintivo; ii) su uso en el mercado no genere confusión o riesgo de confusión en el público consumidor; iii) no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo que se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. […] 4.9.
Ahora bien, este Tribunal considera que la presencia de conflicto entre una marca y el nombre de una persona natural reconocida en un mercado determinado es motivo para que la solicitud de registro pueda ser denegada. Ello por la posibilidad de inducir a pensar que trata del nombre de otra persona— a menos que el nombre no sea común—.
Empero, el registro podrá concederse cuando la persona que es titular de los derechos de que se trate consiente en el registro de tal marca o lo autorizan sus herederos, según sea el caso. 4.10. Por último, es preciso tomar en cuenta lo que la doctrina y la jurisprudencia han señalado acerca de quién tendría la posibilidad de invocar la protección por la utilización de su nombre, apellido, seudónimo, etc.; estableciendo que quienes ostentan ese derecho son los titulares del nombre o sus herederos. […] “(Resaltado fuera de texto.) De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal, la Sala considera que la marca cuestionada, “VALDERRAMA”, no podía ser objeto de registro, dado que al no ir acompañada de un elemento distintivo (verbigracia TANIA o YURI) puede afectar la identidad de una persona natural reconocida en el mercado deportivo, como ocurre en este caso con el tercero interesado en las resultas del proceso, CARLOS ALBERTO VALDERRAMA PALACIO, al reproducir su apellido “VALDERRAMA”, contenido en sus marcas, pudiendo inducir al público consumidor en confusión respecto del origen de los productos.
Sobre el particular, la Sala recuerda que en un caso anterior con iguales supuestos de hechos, en el que se enfrentaron los mismos registros marcarios, pero para la Clase 18, se consideró que sí existía riesgo de confundibilidad entre las expresiones “VALDERRAMA” y “PIBE VALDERRAMA”, decisión que se prohíja en esta oportunidad: “[…] Del análisis de los conceptos reseñados, la Sala observa que entre la marca cuestionada “VALDERRAMA” y las marcas previamente registradas “PIBE VALDERRAMA” y “CARLOS VALDERRAMA” existe similitud ortográfica y fonética, teniendo en cuenta que la marca cuestionada reproduce la expresión “VALDERRAMA”, contenida en ambas marcas previamente registradas, además de que no se encuentra acompañada de otro elemento que contribuya a diferenciarla de los signos previamente registrados.
Por consiguiente, la marca cuestionada “VALDERRAMA” carece de la distintividad suficiente para coexistir pacíficamente con los signos previamente registrados. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se señala que las expresiones “VALDERRAMA”, “PIBE VALDERRAMA” y “CARLOS VALDERRAMA” no tienen un significado en el idioma castellano. Sin embargo, para el común de los consumidores o usuarios dichas palabras no resultan del todo desconocidas, dado que “VALDERRAMA” y “CARLOS” se refieren a nombres propios utilizados en Colombia por algunas personas y “PIBE” es el seudónimo de un reconocido deportista. […] De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal, la Sala considera que la marca cuestionada “VALDERRAMA”, no podía ser objeto de registro, dado que al no ir acompañada de un elemento distintivo (verbigracia TANIA o YURI) puede afectar la identidad de una persona natural reconocida en el mercado deportivo, como ocurre en este caso con el tercero interesado en las resultas del proceso, CARLOS ALBERTO VALDERRAMA PALACIO, al reproducir su apellido “VALDERRAMA”, contenido en sus marcas, pudiendo inducir al público consumidor en confusión respecto del origen de los productos.”[12] (Resaltado fuera de texto).
Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión y asociación para el público consumidor. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.
Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia de 26 de noviembre de 2018 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” [13] (Destacado fuera de texto). Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexión. En el sub lite, el signo “VALDERRAMA” fue solicitado para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] ropa formal e informal o casual; vestidos; trajes de gimnasia y deporte; blusas, camisas, camisetas, suéteres, jeans, chaquetas, pantalones, sacos, medias y calcetines; corsetería; ropa interior, trajes de baño y demás prendas de vestir; calzados, zapatos deportivos, zapatillas; sombrerería, gorras, bandas; cinturones […]”.
Por su parte, la marca registrada “PIBE VALDERRAMA”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 25: “[…] vestidos, calzado, sombrerería, zapatos de fútbol (guayos), medias, camisetas, buzos, sacos, pantalones, chaquetas, ropa deportiva, uniformes, sudaderas, gorras, viseras; productos enmarcados en la Clase 25 del Nomenclátor Internacional […]”.
De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que dichos signos pertenecen a una misma clase del nomenclátor; tienen igual finalidad, en cuanto los productos que identifican ambas marcas son utilizados por el ser humano para cubrir su cuerpo o vestirse; comparten los mismos canales de comercialización, de publicidad, pues se promocionan por iguales medios -folletos, televisión, prensa-; suelen expenderse en los mismos establecimientos; poseen el mismo género (prendas de vestir); y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud de las marcas.
Al verificarse los citados criterios, la Sala estima que existe conexión competitiva, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor, que podría llevarlo a asociar los productos a un origen empresarial común. Ahora, en lo que respecta a los apartes jurisprudenciales citados por la actora, la Sala considera que no puede aplicar el criterio utilizado en dichos casos, pues la obligación de la entidad demandada es estudiar en cada caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas[14]; y de considerarse que eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la jurisprudencia[15] reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores.
En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violó el artículo 136, literales a) y e), de la Decisión 486; y que le asistió razón a la SIC al negar el registro de la marca mixta “VALDERRAMA”, para amparar los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se fundamentaron, de forma clara y precisa, los motivos que llevaron a la decisión que se adoptó en cada una de ellas.
En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por último, se le tendrá como apoderada de la entidad demandada a la doctora KEYLA MARCELA MOLINA CORONELL, de conformidad con el poder y los demás documentos anexos visibles a folios 195 a 197 del expediente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: TENER a la doctora KEYLA MARCELA MOLINA CORONELL, como apoderada de la entidad demandada, de conformidad con el poder y los demás documentos anexos, visibles a folios 195 a 197 del expediente.
TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: El contenido de la presente providencia, publíquese en la página web del Consejo de Estado. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 30 de julio de 2020. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] Esta marca fue solicitada para amparar los siguientes productos: “[…] ropa formal e informal o casual; vestidos; trajes de gimnasia y deporte; blusas, camisas, camisetas, suéteres, jeans, chaquetas, pantalones, sacos, medias y calcetines; corsetería; ropa interior, trajes de baño y demás prendas de vestir; calzados, zapatos deportivos, zapatillas; sombrerería, gorras, bandas; cinturones […]”. [2] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [3] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de marzo de 1998, C.P. Libardo Rodríguez Rodríguez, número único de radicación CE-SEC1-EXP1998-N3419 3419. [4] Proceso 666-IP-2018. [5] Folio 5 del expediente. [6] Folio 5 del expediente. [7] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00053-00, M.P. María Elizabeth García González. [8] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de febrero de 2015, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 1101-03-24-000-2010-00150-00. [9] “Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.
Proceso 02-IP- 95 G.O. Nº 199 de 26 de enero de 1996.” [10] “M.P. Camilo Arciniegas Andrade. Expediente Nº 6009. Actor: JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT” [11] “[http://www.soylaneta.com/nombre/aldo/]” [12] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 200-00133-00, M.P. Guillermo Varga Ayala. [13] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001032400020090031400. [14] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000-2004-00065-00. [15] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2013-00255-00.