PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / REGISTRO DE UNA MARCA – Requisitos / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Distintividad / CARACTERÍSTICA DE DISTINTIVIDAD / DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA O SOBREVENIDA – Elementos para su configuración / SIGNO DESCRIPTIVO – Concepto / EXPRESIÓN DE CONOCIMIENTO GENERALIZADO – Lo es PREMIUM a pesar de ser del idioma inglés / SIGNO DESCRIPTIVO – Lo es PREMIUM / DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA O SOBREVENIDA – No se configura respecto del signo PREMIUM por la falta de prueba de su uso constante, real y efectivo / REGISTRO MARCARIO - Procede respecto del signo nominativo PREMIUM para distinguir productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza [L}a Sala encuentra, en primer lugar, que en el signo <<PREMIUM>> solicitado predomina el elemento nominativo, dado que está compuesto exclusivamente por una palabra en idioma extranjero, sin contener un elemento gráfico. […]En ese orden, la Sala encuentra que el signo solicitado <<PREMIUM>>> (nominativo) consiste en una palabra del idioma inglés, cuyo entendimiento generalizado corresponde al de un adjetivo que se utiliza para calificar un servicio o producto que ostenta una calidad superior a la media.
Para la Sala, la expresión analizada corresponde a un vocablo de conocimiento generalizado pues, a partir de un juicio objetivo, no se requiere de un conocimiento especializado del idioma inglés ni de un grado medio de complejidad del aprendizaje de este idioma para saber de qué se trata. […] Bajo esta perspectiva, al ser una expresión de entendimiento generalizado, se advierte que el signo bajo examen consiste de manera exclusiva en una expresión que informa directamente acerca de una característica de los productos que pretende identificar, pues alude directamente a su calidad, de suerte que corresponde a un signo meramente descriptivo del mismo.
Esta expresión descriptiva no tiene fuerza distintiva, pues el consumidor al observarla no la reputará como marca del producto sino como un elemento de información adherido al mismo, relacionado con las condiciones de aptitud y calidad de los productos. […] Así entonces, en el asunto bajo examen, la Sala encuentra demostrado el primero de los dos presupuestos que involucra la configuración del fenómeno de distintividad adquirida, en razón a que el signo <<PREMIUM>> no es distintivo.
Respecto del segundo elemento, la Sala advierte que en el expediente no obra prueba que demuestre el uso constante, real y efectivo del referido signo en el comercio respecto de los productos para los cuales se solicitó el registro, a saber, “lavadoras de ropa, secadoras, abridores de lata (eléctricos), batidoras eléctricas”, comprendidos en la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza. […] Así las cosas, a partir de los certificados de registro a los que alude la demandante no es posible derivar ninguna conclusión sobre la utilización, promoción, grado de distintividad inherente ni valor contable del signo <<PREMIUM>> en la Clase 7, factores estos, determinantes para probar el uso constante y, en consecuencia, para que opere la figura de la “distintividad sobrevenida o adquirida”, de acuerdo con lo reseñado precedentemente.
Bajo esta perspectiva, tal como se señaló en los actos acusados y comparte ahora la Sala, la expresión <<PREMIUM>> denota un juicio sobre las cualidades y condiciones de los productos ofrecidos y, en particular, alude a una característica superior de los productos en general, por lo que se trata de un signo exclusivamente descriptivo que no ostenta aptitud distintiva respecto de los productos para los cuales se pretende el registro, esto es, “lavadoras de ropa, secadoras, abridores de lata (eléctricos), batidoras eléctricas”, comprendidos en la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza.
Por consiguiente, la Sala concluye que los actos demandados no vulneraron las normas invocadas por la demandante, en tanto en el asunto se configuró las causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 135, literal b), y no resultaba procedente la aplicación del párrafo final de dicho artículo, al no encontrarse demostrado el uso constante, real y efectivo del signo solicitado, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO E CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-0324-000-2010-00515-00 Actor: PRECISION TRADING CORP Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Tema: Falta de distintividad como causal de irregistrabilidad.
Distintividad adquirida o sobrevenida. SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide en única instancia la demanda interpuesta por la sociedad Precision Trading Corp., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho del artículo 85 del CCA, contra las Resoluciones números 11007 de 9 de marzo de 2009 y 29020 de 31 de mayo de 2010, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante las cuales, respectivamente, (i) se revocó la Resolución 48005 de 25 de noviembre de 2008, se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Petro Parts and Services Ltda., y se negó el registro como marca de la expresión PREMIUM (nominativa), solicitada por la demandante para identificar productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza y, (ii) se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra del anterior acto, confirmándolo.
I.- ANTECEDENTES 1. La demanda La sociedad Precision Trading Corp., a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1. Pretensiones “2.1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: 2.1.1.
Resolución número once mil siete (11007) de nueve (9) de marzo de dos mil nueve (2009), mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación interpuesto por PRECISION TRADING CORP., contra la Resolución Nº 48005 de 25 de noviembre de 2008 (que había declarado fundada una oposición y negado el registro solicitado), decidiendo REVOCARLA, y en su lugar declarar INFUNDADA la oposición presentada por la sociedad PETRO PARTS AND SERVICES LTDA., y NEGAR DE OFICIO el registro solicitado. 2.1.2.
Resolución número veintinueve mil veinte (29020) de treinta y uno (31) de Mayo de dos mil diez (2010), mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad PRECISION TRADING CORP, en contra de la Resolución Nº 11007 de 9 de marzo de 2010, decidiendo CONFIRMARLA, y declarar agotada la vía gubernativa. 2.2.
Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, y A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio CONCEDER el registro para la marca nominativa PREMIUM, para identificar los siguientes productos de la clase siete (7) internacional: “lavadoras de ropa, secadoras, abridores de lata (eléctricos), batidoras eléctricas”. 2.3.
Que se ordena la Superintendencia de Industria y Comercio, la inscripción de dicho registro en los libros de la propiedad industrial. 2.4. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. ”[1] 1.2.
Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: El 14 de diciembre de 2004 la sociedad Precision Trading Corp. solicitó el registro de la marca nominativa <<PREMIUM>> para distinguir “lavadoras de ropa, secadoras, abridores de lata (eléctricos), batidoras eléctricas”, productos comprendidos en la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 31 de mayo de 2005 se publicó dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 552. Dentro del término legal, la sociedad Petro Parts And Services Ltda. presentó oposición con fundamento en que el signo pretendido resultaba confundible con la marca <<PREMIUM FILTERS>>, cuyo registro había solicitado previamente para identificar productos comprendidos en las Clase 7 de la Clasificación Internacional.
La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución número 48005 de 25 de noviembre de 2008, declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca <<PREMIUM>> argumentando que el signo solicitado estaba incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000, en tanto la concesión del registro del signo solicitado podría generar riesgo de asociación o confusión con la marca opositora.
La solicitante interpuso recurso de reposición y apelación en contra del anterior acto, el primero de ellos resuelto mediante la Resolución núm. 04704 de 30 de enero de 2009, en el sentido de confirmar la decisión recurrida. El recurso subsidiario de apelación fue decidido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial a través de la Resolución número 11007 de 9 de marzo de 2009, acto que revocó la decisión contenida en la Resolución 48005 de 25 de noviembre de 2008, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Petro Parts And Services Ltda. y negó el registro como marca de la expresión <<PREMIUM>> (nominativa), tras concluir que el signo estaba incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
En dicho acto se señaló, en primer lugar, que entre los signos confrontados no existían semejanzas susceptibles de crear riesgo de confusión, teniendo en cuenta que estos solo comparten una expresión descriptiva para identificar productos de la clase 7, y que la marca opositora contiene elementos denominativos y gráficos que resaltan la distintividad del signo frente a la marca solicitada.
En segundo lugar, la demandada advirtió que el signo solicitado carece de distintividad puesto que la expresión “PREMIUM”, “manejada sola”, puede hacer referencia a una línea de productos con una característica sobresaliente, suprema, de lujo, de manera que el consumidor que se vea expuesto a la expresión no identificaría la procedencia empresarial de los productos pretendidos, toda vez que la marca solo emite un juicio sobre la naturaleza y cualidad de los productos ofrecidos.
Además, se trata de una expresión de común utilización sobre todo tipo de productos y servicios, por lo que otorgar su titularidad a un empresario limitaría el uso por parte de los competidores. La solicitante interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución antes referida, el cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante la Resolución núm. 29020 de 31 de mayo de 2010 en el sentido de confirmar la decisión recurrida. 1.3.
Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estima que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el artículo 135, literal b) y párrafo final, de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Al respecto, se refirió a la definición que la doctrina y la jurisprudencia atribuyen al concepto de distintividad y, en particular, con relación a la distintividad adquirida, destacó los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en las interpretaciones prejudiciales 42-IP- 2008 y 92-IP-2004, y trascribió unos apartes en los que se precisó que dicha protección consiste en una excepción a las prohibiciones de registro de signos conforme la cual se le concede una oportunidad de proteger sus inversiones a la persona que de forma eficaz ha creado un producto o presta un servicio de calidad, altamente reconocido en el mercado a partir de un signo que en principio sería irregistrable y, no obstante, como consecuencia de eventos relacionados a publicidad y uso constante, ha generado un impacto en el público consumidor.
En ese sentido, la demandante afirmó que los actos acusados violaron las normas señaladas al haber dado una aplicación indebida de ellas, toda vez que el signo <<PREMIUM>> sí tiene vocación de registrabilidad, en virtud de la distintividad adquirida que ha obtenido en el mercado nacional e internacional. Al respecto, señaló que el signo es idóneo para la identificación y comercialización de los productos para los cuales se solicitó su registro, así como de aquellos comprendidos en las clases 8, 9, 11 y 21 de la Clasificación Internacional que actualmente se comercializan en el mercado Colombiano. A su juicio, lo anterior demuestra que el signo genera gran recordación e impacto entre los consumidores de electrodomésticos, quienes pueden identificar fácilmente y de manera espontánea el origen empresarial de los productos que con él se identifican, y evidencia que el signo ha logrado establecerse entre los consumidores de manera significativa.
Además, manifestó que el signo solicitado ha logrado establecerse entre los consumidores en el mercado nacional e internacional, tal como se demuestra a partir de la acogida y la fácil recordación de los productos que con él se identifican, por lo que estima evidente su capacidad para individualizar e identificar los productos en el mercado y para diferenciarlos de los demás competidores, así como la inexistencia de riesgo de confusión o asociación con otros electrodomésticos competidores o afines.
Finalmente, reprochó que las fuentes de consulta utilizadas por la entidad demandada para realizar el análisis sobre la capacidad distintiva del signo solicitado carecen de la validez y confiabilidad requerida para sustentar la decisión adoptada en los actos acusados. En consecuencia, señaló que la entidad no tuvo en cuenta los elementos legales, jurisprudenciales, doctrinarios y fácticos aplicables para evaluar la solicitud de registro núm. 04-124873. 2.
Contestación de la demanda 2.1. La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda[2] aduciendo que el signo solicitado no goza de condiciones de distintividad que permitan asociar la expresión con su origen empresarial, o distinguirlo en el mercado, pues se trata de una expresión genérica o usual que solo podrá apreciarse por el uso del producto.
En esa medida, señaló que se trata de una expresión que no permite efectuar una identificación clara y concreta del producto, por lo que, a su juicio, acceder a la solicitud de registro generaría un perjuicio en el mercado, ya que se denegaría la posibilidad de hacer uso de la expresión PREMIUM como parte de la descripción de las características de los productos o servicios que se comercializan. 2.2.
La sociedad Premium Filters Ltda.[3], tercero con interés directo en las resultas del proceso (cesionario del registro de la marca nominativa <<PREMIUM FILTERS>>), no presentó escrito de contestación de la demanda. 3. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público 3.1 La Sociedad demandante[4] reiteró en líneas generales los cargos de nulidad que expuso en la demanda, a los cuales agregó que la entidad demandada también violó “de manera directa el literal a) del artículo 136 de la misma disposición, al haber incurrido en un error de hecho al fundar su decisión sobre hechos materialmente inexactos”[5], sin ahondar en razones adicionales para sustentar dicha afirmación. 3.2.
La parte demandada[6] manifestó que resulta improcedente discutir la legalidad de las resoluciones demandadas habida cuenta de la configuración del fenómeno de caducidad de la acción. Al respecto explicó que, como la decisión refutada consiste en la negativa de un registro marcario, el término para la interposición de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho corresponde al de 4 meses contados a partir del día siguiente al de la notificación del acto por medio del cual se agotó la vía gubernativa, término previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo – CCA, y no al plazo de 5 años que señala la normativa andina.
En esa medida, destacó que la Resolución 29020 de 31 de mayo de 2010 fue notificada la demandante mediante edicto desfijado el 28 de junio de 2010, “quedando ejecutoriada la resolución el 6 de julio de 2010, razón por la cual el término para establecer si operó o no, el fenómeno de caducidad debe contabilizarse a partir del día 29 de junio de 2010. […] respecto de las Resoluciones acusadas, al iniciar el término de caducidad de la presente acción el 29 de junio de 2010, tenemos que este vencía el 29 de octubre de 2010, momento para el cual no se había instaurado la demanda que nos ocupa, la cual, como es de su conocimiento, fue presentada hasta el 8 de noviembre de 2010”[7].
De otra parte, la demandada insistió en la legalidad de las Resoluciones acusadas destacando que el signo solicitado, por sí solo, corresponde a una expresión descriptiva de tal simpleza y tan frecuentemente empleada que no permite inferir un determinado origen empresarial, máxime cuando su uso es común en el mercado. En ese punto, recordó que, tal como se expuso en la actuación administrativa, a partir de una investigación sencilla, como por ejemplo de la búsqueda en portales de internet, se encuentra que la expresión <<PREMIUM>>hace relación a una línea de productos con una característica sobresaliente, suprema o de lujo. 3.3.
Ni el Ministerio Público ni la sociedad Premium Filters Ltda., intervinieron en esta etapa del proceso. 4. La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la comunidad Andina El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 60-IP-2018[8], en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular.
En sus conclusiones, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: 1. Que la distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Por ende, constituye una característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y es presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.
Dicha característica tiene un doble aspecto: la distintividad intrínseca o abstracta, por la cual se determina la capacidad del signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y la distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros. 2. Según la norma comunitaria y la doctrina, los signos descriptivos son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.
El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, indica que no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas; sin embargo, los signos conformados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
En ese orden, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen esos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre ellos. 3. La distintividad adquirida o “secondary meaning” se prevé en el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
En atención a dicho fenómeno, un signo que ab initio no era distintivo, es calificado como tal teniendo en cuenta su uso constante, real y efectivo en el mercado. Así entonces, se flexibiliza el régimen atributivo por el registro en materia de marcas, otorgándole valor al uso previo al registro y estableciendo una excepción a determinadas causales de irregistrabilidad de carácter absoluto.
En esos eventos, la solicitud de registro se deberá examinar sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que, aunque el signo no era distintivo inicialmente, se ha convertido en tal por su uso constante, real y efectivo en el mercado, para lo cual deberá atenderse a lo previsto en el artículo 166 de la Decisión 486 que establece los parámetros que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido efectiva y realmente usada o no. En consecuencia, para que opere la figura de la distintividad adquirida, se debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso en tales condiciones genera la distintividad del signo. Al proceder al análisis deben tomarse en cuenta aspectos como el grado de distintividad del signo en relación con los productos que pretende amparar, el mercado relevante, la capacidad del consumidor medio de identificar el origen empresarial del producto correspondiente o, de ser el caso, el grado de atención del público consumidor pertinente. 4.
En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. En esa medida, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 2.1. Los actos acusados Se solicita en este proceso la nulidad de las Resoluciones números 11007 de 9 de marzo de 2009 y 29020 de 31 de mayo de 2010, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Petro Parts And Services Ltda. y negó el registro como marca de la expresión PREMIUM (nominativa) para identificar productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.
Cuestión previa: oportunidad de presentación de la demanda En su escrito de alegatos de conclusión la parte demandada manifestó que en el presente asunto no hay lugar a pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, toda vez que de la acción se encuentra caducada. Al respecto adujo que la Resolución 29020 de 31 de mayo de 2010 fue notificada a la demandante mediante edicto desfijado el 28 de junio de 2010, “razón por la cual el término para establecer si operó o no, el fenómeno de caducidad debe contabilizarse a partir del día 29 de junio de 2010. […] respecto de las Resoluciones acusadas, al iniciar el término de caducidad de la presente acción el 29 de junio de 2010, tenemos que este vencía el 29 de octubre de 2010, momento para el cual no se había instaurado la demanda que nos ocupa, la cual, como es de su conocimiento, fue presentada hasta el 8 de noviembre de 2010”[9].
Pues bien, no obstante la excepción de caducidad de la acción fue planteada por fuera de la oportunidad procesal pertinente, la Sala abordará los argumentos planteados por la entidad demanda habida cuenta de que la caducidad es una figura de orden público y de obligatorio cumplimiento, que implica el reconocimiento de un término habilitador para el ejercicio de la acción. Analizados los documentos que obran en el expediente, se observa que la Resolución 29020 de 31 de mayo de 2010, “por la cual se resuelve un recurso de reposición contra una apelación”, fue notificada a la demandante mediante edicto desfijado el 28 de junio de 2010[10] y, por lo tanto, el término de caducidad de cuatro (4) meses que trata numeral 2 del artículo 136 del CCA vencía el 29 de octubre de 2010, fecha esta última en la que la sociedad actora presentó la demanda de la referencia, tal como consta a folio 51, vuelto, del expediente.
En ese sentido, debe aclararse que para efectos de la verificación de la oportunidad de la presentación de la demanda, debe tenerse en cuenta la fecha en la que efectivamente ésta fue presentada en la Secretaría de la Sección Primera de esta Corporación, y no la fecha en la que el proceso fue registrado y radicado en el sistema de reparto, tal como erradamente parece entender la entidad demandada.
En consecuencia, es claro que en el presente asunto no operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que la Sala procederá con el análisis de los cargos formulados. 2.3. Objeto de la controversia y normativa aplicable De acuerdo con la demanda y su contestación, la Sala deberá establecer si son nulas las resoluciones administrativas que negaron el registro de la marca nominativa <<PREMIUM>> para distinguir productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional tras concluir que el signo solicitado carece de distintividad, puesto que se trata de una expresión de común utilización a la que se acude para indicar una característica sobresaliente o de lujo de los productos y servicios, de manera que el consumidor expuesto al signo no identificaría la procedencia empresarial de los productos pretendidos, sino sus propiedades.
En ese orden, corresponde examinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no el artículo 135, literal b) y párrafo final de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo texto es del siguiente tenor: “DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad; […] No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.” En la interpretación prejudicial emitida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estimó que, además, era aplicable para el caso concreto la siguiente disposición de la Decisión 486 de 2000: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; […]” La Sala no se pronunciará sobre el cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, como quiera que esta censura no se propuso en la oportunidad procesal correspondiente, esto es, en la demanda o su reforma, sino, posteriormente, en los alegatos de conclusión. 2.4.
El análisis de fondo del asunto 2.4.1. El concepto de marca y los requisitos para que un signo sea registrado como tal. 2.4.1.1. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad De conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486, la marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., susceptibles de representación gráfica, individual o conjuntamente estructurados que sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.
Los requisitos exigidos expresamente en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca son la representación gráfica y la distintividad. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en la aptitud del signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes u otros soportes que le permiten al consumidor percibirlo y conocerlo a través de los sentidos, y solicitarlo en el mercado de productos.
Por su parte, la característica de distintividad alude a la capacidad del signo para identificar y diferenciar en el mercado unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la selección por parte del consumidor y es considerada el requisito esencial para que un signo pueda ser registrado como marca. El signo es distintivo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.
La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. 2.4.1.2.
Signos conformados por denominaciones descriptivas Teniendo en cuenta las anotaciones expresadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial correspondiente a este proceso, debe recordarse que los signos descriptivos son aquellos que informan a los consumidores de manera exclusiva acerca de las características y propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
El signo descriptivo carece de fuerza distintiva, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o un servicio o cualquiera de sus propiedades o características. En ese sentido, el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de signos que sean exclusivamente designaciones o indicaciones descriptivas.
Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. Se identifica la denominación descriptiva cuando al formular la pregunta ¿cómo es?, en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. 2.4.1.3.
La distintividad adquirida o “secondary meaning” El párrafo final del artículo 135 se refiere a la figura jurisprudencialmente conocida como distintividad adquirida sobrevenida. En atención a dicho fenómeno, un signo que en principio no sea distintivo, puede convertirse en registrable teniendo en cuenta su uso constante, real y efectivo en el mercado.
En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que si un empresario convierte un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos y/o servicios, por su uso constante, real y efectivo en el mercado, resulta natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, que la solicitud de registro le sea concedida.
Debe resaltarse que el uso como signo distintivo de productos y/o servicios es lo que permite que el consumidor asocie la marca a un determinado origen empresarial y, por consiguiente, establezca una conexión entre la marca y el producto y/o servicio. Por ello, la distintividad adquirida flexibiliza el régimen atributivo por el registro en materia de marcas, otorgándole valor al uso previo al registro y estableciendo una importante excepción a las causales de irregistrabilidad de carácter absoluto previstas en los literales b), e), f), g) y h) del artículo 135 de la Decisión 486.
A efectos de determinar si la solicitud de registro involucra la configuración del fenómeno de distintividad adquirida, el Tribunal precisó las condiciones en que debe abordarse el examen de la solicitud a saber: “3.6. De acuerdo con lo expuesto, se deberá tener en cuenta los siguientes presupuestos establecidos en la norma comunitaria a efectos de que opere la figura estudiada: a) Que el signo distintivo que se pretende solicitar para registro no reúna el requisito de distintividad. b) Que el signo tenga un uso constante, real y efectivo en el mercado sobre un territorio determinado. […] Al momento de decidir el registro de un signo distintivo, se debe prestar especial atención a esta circunstancia sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que, aunque el signo no era distintivo inicialmente, se ha convertido en tal por su uso constante en el mercado.
El uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho de marcas, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo. El postulado del uso real y efectivo de la marca se encuentra regulado en el artículo 166 de la Decisión 486, el cual establece los parámetros en relación con las cantidades de los productos comercializados y servicios brindados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido efectiva y realmente usada o no: “a) Naturaleza de los productos o servicios: Este punto es fundamental para determinar el uso real, toda vez que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca.
En este sentido, la oficina nacional competente o el juez competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. b) Modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización: Se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.
No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.”[11] En esa medida, de acuerdo con la interpretación prejudicial, para que opere la figura de la distintividad sobrevenida o adquirida son dos los elementos a demostrar: el primero, que el signo no sea distintivo en un comienzo, y el segundo, que tal aspecto sobrevenga por el uso constante, real y efectivo, uso este que debe ser acreditado en el proceso[12].
Sobre el punto, es necesario anotar, que solo en la medida en que se demuestre el primer supuesto es preciso entrar a analizar el segundo elemento. 2.4.2. Caso concreto En el presente asunto, en los actos acusados la entidad demandada denegó la solicitud de registro elevada por la sociedad Precision Trading Corp., tras advertir que la expresión PREMIUM es comúnmente utilizada por los empresarios para hacer referencia a las características o al nivel de calidad de sus productos y concluir, en consecuencia, que el signo solicitado es descriptivo respecto de los productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional.
Por su parte, la sociedad demandante reprocha dicha decisión con fundamento en que, a su juicio, el signo <<PREMIUM>> sí es distintivo de los productos que busca reivindicar, habida cuenta de la distintividad adquirida que el referido signo ha logrado en el mercado nacional e internacional. En ese orden, para resolver corresponde determinar si en efecto respecto del signo solicitado se reúnen las dos condiciones que exige de la figura de la distintividad sobrevenida o adquirida, esto es, que el signo no sea distintivo en un comienzo y que tal aspecto sobrevino por el uso constante, real y efectivo, uso este que debe ser acreditado en el proceso. 2.4.2.1.
Examinado el asunto a partir de las consideraciones precedentes, la Sala encuentra, en primer lugar, que en el signo <<PREMIUM>> solicitado predomina el elemento nominativo, dado que está compuesto exclusivamente por una palabra en idioma extranjero, sin contener un elemento gráfico. En relación con las palabras en idioma extranjero, el Tribunal de Justicia Andina señaló en la interpretación prejudicial dictada en este proceso que a efectos de determinar si la palabra puede ser considerada un signo de fantasía, o si por el contrario corresponde a un vocablo de uso común, “se deberá examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.
Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano”[13]. En ese sentido, tal como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Sección, cuando el significado del signo es conocido por la mayoría de los consumidores puede ser tratado como términos locales por ser vocablos aprendidos en niveles básicos o elementales de idiomas que forman parte de la educación básica en Colombia[14].
En ese orden, la Sala encuentra que el signo solicitado <<PREMIUM>>> (nominativo) consiste en una palabra del idioma inglés, cuyo entendimiento generalizado corresponde al de un adjetivo que se utiliza para calificar un servicio o producto que ostenta una calidad superior a la media. Para la Sala, la expresión analizada corresponde a un vocablo de conocimiento generalizado pues, a partir de un juicio objetivo, no se requiere de un conocimiento especializado del idioma inglés ni de un grado medio de complejidad del aprendizaje de este idioma para saber de qué se trata.
Se refuerza esta idea, cuando el significado del signo en inglés es comprensible por parte del consumidor promedio de los productos respecto de los cuales se solicitó el registro, a saber, “lavadoras de ropa, secadoras, abridores de lata (eléctricos), batidoras eléctricas”, comprendidos en la Clase 7 Internacional. Bajo esta perspectiva, al ser una expresión de entendimiento generalizado, se advierte que el signo bajo examen consiste de manera exclusiva en una expresión que informa directamente acerca de una característica de los productos que pretende identificar, pues alude directamente a su calidad, de suerte que corresponde a un signo meramente descriptivo del mismo.
Esta expresión descriptiva no tiene fuerza distintiva, pues el consumidor al observarla no la reputará como marca del producto sino como un elemento de información adherido al mismo, relacionado con las condiciones de aptitud y calidad de los productos. En consecuencia, la Sala advierte que se trata de una expresión a la que se acude para emitir un juicio sobre la naturaleza y cualidad de los productos ofrecidos y, en particular, denotar una característica sobresaliente, suprema o de lujo, por lo que el signo así considerado no puede ser registrable. 2.4.2.2.
Así entonces, en el asunto bajo examen, la Sala encuentra demostrado el primero de los dos presupuestos que involucra la configuración del fenómeno de distintividad adquirida, en razón a que el signo <<PREMIUM>> no es distintivo. Respecto del segundo elemento, la Sala advierte que en el expediente no obra prueba que demuestre el uso constante, real y efectivo del referido signo en el comercio respecto de los productos para los cuales se solicitó el registro, a saber, “lavadoras de ropa, secadoras, abridores de lata (eléctricos), batidoras eléctricas”, comprendidos en la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza.
En efecto, la demandante no demostró de forma alguna la cantidad de productos que ha puesto en el mercado identificándolos con el signo solicitado, del modo en que normalmente corresponde de acuerdo a su naturaleza, ni las modalidades bajo las cuales ha efectuado su comercialización, en los términos en que debe acreditarse el postulado del uso real y efectivo del signo según el artículo 166 de la Decisión 486 al que se hizo referencia en la interpretación prejudicial.
Ahora bien, cabe advertir que la demandante fundamentó sus argumentos sobre la distintividad adquirida del signo <<PREMIUM>> aludiendo a los certificados de registro de seis marcas que incluyen o comprenden dicha expresión, certificados que fueron previamente concedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio a favor de la misma sociedad Precision Trading Corp.
De dichos documentos se desprende que la marca nominativa <<PREMIUM>> se encuentra registrada para distinguir productos comprendidos en las Clases 8, 9, 11 y 21, y que en la Clase 8 está igualmente registrada una marca mixta integrada por esa misma expresión. Sin embargo, las referidas pruebas no son pertinentes para efectos de la aplicación de la figura de la distintividad adquirida que la demandante invoca, la cual supone la existencia de un signo que ab initio no era distintivo, pero que logró aptitud distintiva en relación con el producto o servicio a que se refiere, como consecuencia de un uso constante, real y efectivo, en los términos antes explicados.
Al respecto, la Sala advierte que los referidos certificados de registro corresponden a actos administrativos, amparados por la presunción de legalidad, que fueron expedidos con fundamento en el examen de registrabilidad que en su momento realizó la entidad demanda en el marco de la actuación administrativa originada a partir de aquellas solicitudes, teniendo en cuenta los argumentos de las oposiciones que allí se formularon y los presupuestos establecidos en los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486, que en ese entonces se encontraron acreditados.
Por ende, las razones que se adoptaron para el registro de dichos signos fueron debidamente sustentadas en dichas actuaciones administrativas, las cuales, se destaca, fueron distintas a la que dio lugar a la expedición de los actos acusados en este proceso. Sobre el particular, debe recordarse que “[…] el examen de registrabilidad que realiza la Oficina Nacional es autónomo en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; de modo tal que el examen de registrabilidad [se debe hacer] analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado ya sobre signos idénticos o similares […][15]”.
En consecuencia, tal como lo ha precisado en esta Sección en oportunidades anteriores, es claro que la existencia de los referidos registros marcarios no conduce a que la administración se encuentre indefinidamente obligada a conceder las solicitudes de registro de signos iguales o similares, pues la obligación de la entidad demandada es estudiar en cada caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marca[16].
Así las cosas, a partir de los certificados de registro a los que alude la demandante no es posible derivar ninguna conclusión sobre la utilización, promoción, grado de distintividad inherente ni valor contable del signo <<PREMIUM>> en la Clase 7, factores estos, determinantes para probar el uso constante y, en consecuencia, para que opere la figura de la “distintividad sobrevenida o adquirida”, de acuerdo con lo reseñado precedentemente.
Bajo esta perspectiva, tal como se señaló en los actos acusados y comparte ahora la Sala, la expresión <<PREMIUM>> denota un juicio sobre las cualidades y condiciones de los productos ofrecidos y, en particular, alude a una característica superior de los productos en general, por lo que se trata de un signo exclusivamente descriptivo que no ostenta aptitud distintiva respecto de los productos para los cuales se pretende el registro, esto es, “lavadoras de ropa, secadoras, abridores de lata (eléctricos), batidoras eléctricas”, comprendidos en la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza.
Por consiguiente, la Sala concluye que los actos demandados no vulneraron las normas invocadas por la demandante, en tanto en el asunto se configuró las causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 135, literal b), y no resultaba procedente la aplicación del párrafo final de dicho artículo, al no encontrarse demostrado el uso constante, real y efectivo del signo solicitado, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados. 2.5.
Conclusión. Al no encontrarse configurada la violación del artículo 135, literal b), e) y párrafo final de la Decisión 486, la Sala denegará las pretensiones de la demanda al no haber sido desvirtuada la presunción de legalidad de los actos acusados. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Folios 31 y 32 del expediente. [2] Folios 100 a 105 del expediente. [3] La sociedad Petro Parts And Services Ltda. cedió la titularidad del Registro núm. 334.138 de la marca nominativa <<PREMIUM FILTERS>> a favor de la sociedad Premium Filters Ltda. [4] Folios 135 a 148 del expediente. [5] Folio 137 del expediente. [6] Folios 149 a 159 del expediente. [7] Folio 151 del expediente. [8] Folios 190 a 199 del expediente. [9] Folio 151 del expediente. [10] Folio 28 del expediente. [11] Folios 195 a 197 del expediente. [12] Con relación a la comprobación de los elementos de la distintividad adquirida, ver entre otros, los siguientes pronunciamientos de esta Sección: sentencia de seis (6) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), expediente número: 11001-03-24-000-2009-00301-00, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez; sentencia de trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017), expediente número: 11001-03-24-000-2011-00185-00, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés (E1); y, sentencia de dos (2) de junio de dos mil diecisiete (2017), expediente núm. 11001-03-24-000-2009-00549-00, C.P.: María Elizabeth García González. [13] Folio 198 del expediente. [14] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 30 de agosto de 2018, radicado: 11001-03-24-000-2010- 00057-00, demandante: CCM, IP S.A., C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés. [15] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de veinte (20) de noviembre de dos mil catorce (2014), radicado: 11001-03-24-000-2009-00133-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala. [16] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de diecisiete (17) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), radicado: 11001-03-24-000-2010-00372-00, C.P.: María Elizabeth García González.