PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / MATERIA MARCARIA - Clases de acciones / CONCESIÓN DE REGISTRO MARCARIO – Acción procedente para cuestionar su legalidad / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Es la que procede respecto del acto que concede el registro de una marca / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Término de caducidad / SOLICITUD DE NULIDAD DE REGISTRO MARCARIO – En vigencia de la Decisión 486 de 2000 pero con fundamento en causales de la Decisión 344 de 1993 / NORMA PROCESAL APLICABLE / REGISTRO MARCARIO - Se entiende concedido cuando el acto administrativo cobra firmeza y se han resuelto los recursos / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA - Se debe contar a partir del día siguiente a la fecha de la notificación de la decisión que resolvió los recursos interpuestos contra el acto primigenio EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – Probada / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [L]a impugnación de un acto administrativo que concede un registro marcario se puede adelantar a través de la acción de nulidad absoluta y de la acción de nulidad relativa.

La acción de nulidad absoluta por naturaleza es imprescriptible y procede cuando se hubiese concedido el registro de una marca en contravención de lo dispuesto en los artículos 134, primer párrafo, y 135 de la Decisión 486. Por su parte, la acción de nulidad relativa se decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona cuando se hubiese concedido el registro de marca en contravención del artículo 136 de la Decisión 486 o cuando este se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribe a los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] Por lo tanto, se concluye que la demanda, en este caso, fue presentada en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486, habida cuenta que los actos acusados concedieron un registro marcario y que los argumentos expuestos como sustento de la nulidad de los mismos aluden a la contravención del artículo 83, literales a) y b), de la Decisión 344 (que corresponde actualmente al artículo 136, literales a) y b) de la Decisión 486).

Ahora, teniendo en cuenta que la acción procedente era la de nulidad relativa, es necesario realizar el análisis de la caducidad de esta acción, la cual de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 prescribe a los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] [E]l registro de una marca se entiende concedido cuando el correspondiente acto administrativo cobre firmeza, esto es, cuando se han resuelto los recursos que contra el acto primigenio hayan sido interpuestos.

Así las cosas, el término de caducidad de la acción relativa se debe contar a partir del día siguiente a la fecha de la notificación de la decisión que resolvió los recursos interpuestos contra el acto primigenio. Por consiguiente, la Sala advierte, en el caso sub lite, lo siguiente: Conforme consta a folio 204 del Cuaderno Anexo núm. 1, la Resolución acusada núm. 41197 de 7 de diciembre de 2001, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, que confirmó la Resolución núm. 01616 de 31 de enero de 2001, por medio de la cual se concedió el registro de la marca “NAVEGALIA” (mixta) y se puso fin a la actuación administrativa, fue notificada por edicto desfijado el 31 de enero de 2002, por lo tanto a partir del día siguiente a esta fecha se debe computar el término de caducidad de los cinco (5) años establecido para la acción de nulidad relativa, el cual empezó a correr desde el 1º de febrero de 2002 y venció el 1º de febrero de 2007.

En atención a que el escrito de la demanda se radicó en la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 6 de febrero de 2007, según consta a folio 191 del cuaderno principal, resulta evidente que la presentación de la demanda se hizo de forma extemporánea y, como consecuencia de ello, operó el fenómeno jurídico de la caducidad.

Por lo precedente, se declarará probada la excepción de caducidad de la acción formulada por la parte demandada, lo que da lugar a que se inhiba la Sala de hacer pronunciamiento de mérito, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., once (11) de junio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00072-00 Actor: D & D SOFTWARE LTDA Demandado: NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa TESIS: OPERÓ EL FENÓMENO JURÍDICO DE LA CADUCIDAD.

LOS ACTOS ACUSADOS SON ENJUICIABLES MEDIANTE LA ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 172 DE LA DECISIÓN 486, HABIDA CUENTA QUE CONCEDEN UN REGISTRO MARCARIO Y QUE LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS COMO SUSTENTO DE LA NULIDAD DE LOS MISMOS ALUDEN A LA CONTRAVENCIÓN DEL ARTÍCULO 83, LITERALES A) Y B), DE LA DECISIÓN 344 (QUE CORRESPONDE ACTUALMENTE AL ARTÍCULO 136, LITERALES A) Y B), DE LA DECISIÓN 486).

REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad D & D SOFTWARE LTDA., mediante apoderado y en ejercicio de la “acción de nulidad”, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,[1] de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 01616 de 31 de enero de 2001, "Por la cual se resuelve una oposición y se concede un registro” y 17572 de 25 de mayo de 2001, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 41197 de 7 de diciembre de 2001, "Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que la sociedad AIRTEL MOVIL S.A. solicitó el registro como marca del signo "NAVEGALIA" (mixto), para amparar productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. 2º: Agregó que publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en la similitud de la gráfica de su nombre comercial “D&D SOFTWARE” y su marca “D&D 2021” (mixta), previamente registrada en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. 3°: Manifestó que mediante la Resolución núm. 01616 de 31 de enero de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro de la marca "NAVEGALIA" (mixta), para distinguir productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad AIRTEL MOVIL S.A. 4º: Adujo que contra dicha decisión interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria.

El primero de ellos, a través de la Resolución núm. 17572 de 25 de mayo de 2001, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 41197 de 7 de diciembre de 2001, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó los artículos 81 y 82, literal b), de la Decisión 344 de 29 de octubre de 1993, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en adelante Decisión 344, toda vez que no tuvo en cuenta la similitud existente entre los signos enfrentados, dado que el elemento gráfico que tiene la expresión “NAVEGALIA” reproduce en su totalidad el que distingue al nombre comercial “D&D SOFTWARE”, situación que evidencia su carencia de distintividad.

Señaló que el signo cuestionado carece de distintividad, en razón al uso anterior, continuo e ininterrumpido del nombre comercial “D&D SOFTWARE”. Adujo que la SIC al expedir las resoluciones demandadas también violó los artículos 83, literales a y b), y 128, de la Decisión 344, en concordancia con los artículos 603, 605, 607 y 610 del Código de Comercio, dado que la normatividad marcaria establece la prohibición de registrar como marca un signo capaz de generar un riesgo que induzca en error al público consumidor por ser idéntico a un nombre comercial protegido.

Que en el caso sub examine la SIC debió otorgarle protección al nombre comercial, fundamento de la objeción formulada por ella contra el registro de la marca cuestionada. Para el efecto, trajo a colación las interpretaciones prejudiciales, rendidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro de los procesos núms. 2-IP-94, 03-IP-98, 45-IP-98 y 226-IP-2005.

Manifestó que al realizarse el cotejo marcario entre un signo y un nombre comercial protegido es indispensable hacer la comparación a partir de la naturaleza de cada uno de ellos, teniendo en cuenta los elementos y puntos de vista gráfico, fonético y conceptual; y que esta valoración debe realizarse sin descomponer su unidad de modo que el todo prevalezca sobre sus partes.

Resaltó que el cotejo marcario debe efectuarse analizando la confundibilidad de los elementos gráficos o figurativos que acompañan cada uno de los signos enfrentados, para así establecer plenamente si son similarmente confundibles. Sostuvo que, a su juicio, la SIC no realizó el cotejo marcario de forma idónea y juiciosa, toda vez que omitió ejecutar la confrontación de los elementos gráficos y figurativos de cada uno de los signos enfrentados, pues, solamente comparó las expresiones denominativas de cada uno de ellos.

Aseguró que el nombre comercial “D&D SOFTWARE” se encontraba depositado en los archivos de la SIC, como lo dispone la normatividad marcaria, por lo tanto su obligación era protegerlo legalmente y negar de oficio el registro de cualquier signo que fuera similarmente confundible con aquel. Indicó que la entidad demandada al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, por falta de aplicación. Afirmó que el signo mixto objeto de conflicto consta de dos elementos: i) el denominativo compuesto por la expresión “NAVEGALIA” y ii) el gráfico constituido por un círculo oscuro sobre el cual sobresalen dos velas en movimiento en sentido de izquierda a derecha, el cual es similarmente confundible con la figura que acompaña el nombre comercial y la marca mixta “D&D SOFTWARE”.

Alegó que tanto la doctrina como la jurisprudencia han considerado que para realizar el cotejo entre marcas mixtas es necesario determinar cuál es el elemento preponderante dentro del conjunto marcario. Que en el presente caso es indudable que el elemento predominante es el gráfico; sin embargo, la SIC realizó el estudio solamente respecto del componente denominativo de cada una de las marcas enfrentadas, lo que la llevó a concluir erradamente que no existía riesgo de confusión que indujera en error al público consumidor.

Advirtió que las actividades comerciales que desarrolla se encuentran relacionadas con los productos y/o servicios amparados en las Clases 9ª, 16, 35 36, 38, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza y que, precisamente, el signo solicitado pretende identificar artículos de la Clase 9ª, hecho que incrementa el riesgo de confusión en el mercado.

Manifestó que se violaron los artículos 29 y 61 de la Constitución Política, dado que se concedió el registro de la marca cuestionada y no se otorgó una debida protección a los signos distintivos de la sociedad demandante. Concluyó que la coexistencia de los signos enfrentados origina un riesgo de asociación, por cuanto podría pensarse que tienen el mismo origen empresarial.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Propuso la excepción de caducidad de la acción, por cuanto estimó que la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual fue promovida después de transcurrido el término de cuatro (4) meses de que trata el numeral 2 del artículo 136 del CCA.

Agregó que aún en el caso de que la acción procedente sea la de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486, el término de cinco (5) años señalado para incoar la demanda también está caducado, en tanto que la misma fue presentada el 15 de febrero de 2007. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Expresó que la Decisión 486, como ordenamiento legal vigente en materia de propiedad industrial, es aplicable válida y legalmente respecto al asunto objeto de estudio y constituye el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente, en materia de marcas. Advirtió que el examen de registrabilidad debe efectuarse teniendo en cuenta los argumentos y pruebas presentados por los opositores y por el solicitante del registro de la marca; inclusive, teniendo en cuenta cuestiones que no hayan sido planteadas en los escritos de oposición, obligación legal que fue desplegada por la SIC y se puede concluir de la lectura de las resoluciones acusadas.

Aclaró que dentro de las marcas de carácter mixto el elemento denominativo tiene un factor generalmente predominante sobre el aspecto gráfico, sin desconocer que en el estudio particular se debe realizar un análisis minucioso sobre la relevancia que cada uno de los aspectos integrantes de la marca tiene para el público consumidor y la posible injerencia directa que generen en un eventual riesgo de confusión. Anotó, con respecto a la supuesta violación del artículo 128 de la Decisión 344, referente a la protección de los nombres comerciales en los países miembros, que, contrario a lo alegado por la actora, el hecho de conceder el registro de una marca posterior a otra ya registrada no configura necesariamente una violación a los derechos de propiedad industrial anteriores, cuando no existen razones para concluir un riesgo de confusión o asociación entre las marcas en cotejo.

Alegó, en cuanto a la presunta violación de los artículos 603, 605, 607 y 610 del Código de Comercio, que lejos de configurarse una violación de los derechos sobre el nombre comercial, la demandante no puede pretender que se niegue a terceros, quienes se encuentran amparados bajo las mismas normas nacionales, el acceso a registro de sus nombres comerciales que fueron encontrados procedentes conforme a la normativa marcaria vigente.

Indicó, respecto a la violación del artículo 29 de la Constitución Política, que la concesión del registro cuestionado se ajustó, desde todo punto de vista, a las formalidades propias del derecho marcario y se adelantó con la debida observancia al debido proceso. Adujo que dista de la realidad fáctica y legal pretender que no se pueda registrar una marca mixta como la solicitada, pues no se contrarió disposición legal alguna concerniente a los derechos de propiedad industrial.

II.-2. La sociedad AIRTEL MOVIL S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificada guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, la parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda; y la Agencia del Ministerio Público, la demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias, invocadas como violadas en la demanda, concluyó[2]: “[…] 1.1.

En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado NAVEGALIA (mixto) resultaría idéntico o similar al nombre comercial D&D SOFTWARE (mixto) y a la marca D&D 2021 (mixta), es pertinente analizar los literales a) y b) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presentan algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de inducir al público a erro, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable o evidente.   c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en error. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. 2.

Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en la supuesta confusión entre el signo NAVEGALIA (mixto) y el nombre comercial D&D SOFTWARE (mixto) y la marca D&D 2021 (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados únicamente por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2.

En el análisis de los signos mixtos se deberá determinar qué elemento— sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico o si lo es elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 2.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso.

(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. (ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 2.4.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. […] 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 3.

El nombre comercial. Características y su protección en la Decisión 344 3.1. En el presenta caso se alega la confusión entre el signo solicitado NAVEGALIA (mixto) con el nombre comercial D&D SOFTWARE (mixto), por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial. 3.2. El literal b) del Artículo 83 junto con la disposición contenida en el Capítulo VI de la Decisión 344 regula el registro o depósito y la protección del nombre comercial. 3.3.

El fin básico del nombre comercial es el de servir de signo distintivo del establecimiento comercial, y se rige según la legislación comunitaria por la ley interna de cada uno de los países miembros. Sin embargo, será protegido sin necesidad de registro. […] 3.5. Las principales características del nombre comercial son las siguientes: -El objetivo del nombre comercial es diferencia la actividad empresarial de un comerciante determinado. -Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. -El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. -El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social. […] 3.7.

Al señalar el Artículo 128 de la Decisión 344 que el nombre comercial deberá protegerse sin obligación de depósito o de registro, está implícitamente aludiendo al requisito del uso o de la utilización del nombre como modo o forma de adquirir el derecho a la protección industrial. […] 3.10. Este Tribunal también ha manifestado que: “( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (…) 3.11.

Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. 3.12. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo a la legislación de cada País Miembro.

Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial son las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 3.13.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. […] 3.15.

Por lo expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La Sala debe, en primer término, pronunciarse sobre la excepción de caducidad propuesta por la SIC. La mencionada entidad propuso la excepción de caducidad de la acción, por cuanto, a su juicio, la acción procedente para el caso sub lite es la de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual fue presentada contra las resoluciones acusadas después de transcurrido el término de cuatro (4) meses de que trata el numeral 2 del artículo 136 del CCA.

Asimismo, anotó que aún en el caso de que la acción procedente sea la de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486, el término de cinco (5) años señalado para incoar la demanda también está caducado, en tanto que la demanda fue presentada el 15 de febrero de 2007. Sobre el particular, cabe precisar que habida cuenta que los actos acusados CONCEDEN un registro marcario y que los argumentos expuestos como sustento de la nulidad de los mismos aluden a la contravención del artículo 83, literales a) y b), de la Decisión 344 (hoy artículo 136, literales a) y b) de la Decisión 486), son enjuiciables mediante la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172[3] de la Decisión 486 y no a través de la de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 85 del CCA, la cual resulta procedente frente a los actos administrativos que niegan un registro marcario.

Respecto a esta materia, es del caso traer a colación la sentencia proferida el 28 de junio de 2019[4], en la que se precisó lo siguiente: “[…] La parte demandada propuso, en el escrito de contestación de la demanda, como excepción de fondo la que denominó “[…] caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento […]”, por cuanto, considera que la acción procedente para el caso sub lite es la de nulidad y restablecimiento del derecho, que establece el artículo 85 del Decreto 01 de 1984, cuya caducidad opera a los cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la fecha de ejecutoria de los actos acusados, de conformidad con lo dispuesto en numeral 2 del artículo 136 del Decreto 01 de 1984. 38.

Visto el artículo 172 de la Decisión 486, la Sala observa que, en su texto, se establecen, por un lado, la acción de nulidad absoluta y, por el otro, la acción de nulidad relativa. 38.1. La referida norma respecto de la nulidad absoluta establece que la autoridad nacional la decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, cuando se hubiese concedido el registro como marca en contravención con lo dispuesto en los artículos 134, primer párrafo, y 135 de la Decisión 486. 38.2.

Asimismo, el mencionado artículo, en cuanto a la acción de nulidad relativa, dispone que la autoridad nacional la decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, cuando se hubiese concedido el registro como marca en contravención con lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. 39.

La Sala advierte que la naturaleza de la acción de nulidad absoluta conlleva a que la misma sea imprescriptible, a diferencia de la acción de nulidad relativa que prescribe a los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486. 40. Adicional a las anteriores acciones, la normativa del Estado Colombiano estableció la acción de nulidad y restableciendo del derecho, actualmente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual, en una aplicación armónica con la normativa de la Comunidad Andina, procede contra los actos administrativos expedidos por la Autoridad Nacional que niegan el registro como marca de un signo. 40.1.

La Sala observa que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85[5] del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, actualmente medio de control de nulidad y restablecimiento regulada en el artículo 138 de la Ley 1437[6], se enmarca armónicamente en los medios de control judicial que puede ejercer la persona que se crea lesionada en sus derechos subjetivos para pedir que se declare la nulidad de los actos administrativos que niegan el registro como marca del signo solicitado y, como consecuencia, solicite que se restablezca su derecho. 40.2.

La demanda, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (actualmente el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho), deberá ser presentada dentro del término de los cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación del correspondiente acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el 136, numeral 2[7], del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 para la acción de nulidad y restablecimiento y en el artículo 164, numeral 2, literal d) de la ley 1437[8]. 41.

Al respecto, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto de 17 de agosto de 2017[9], se refirió a los diferentes tipos de pretensiones que se pueden ejercer sobre los actos administrativos que resuelven sobre las solicitudes de registros marcarios, en el siguiente sentido: “[…] Así las cosas, corresponde definir desde qué momento se debe contabilizar el término de prescripción contenido en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, con miras a definir si en el caso concreto sobre las pretensiones de la demanda operó la caducidad.

El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones establece la nulidad del registro marcario de la siguiente manera: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca […]”.

De la lectura de la norma se colige que contra el registro marcario es posible adelantar dos acciones, una por nulidad absoluta, que tiene naturaleza imprescriptible, y otra de nulidad relativa que prescribe en cinco (5) años desde la concesión de la marca, las cuales no son excluyentes de las acciones que por daños se contemplen en el ordenamiento jurídico interno. En virtud de lo anterior, esta Sección ha reconocido que en el derecho colombiano existen tres tipos de pretensiones sobre la validez del registro marcario, las cuales corresponden a las de nulidad absoluta y de nulidad relativa consagradas en el referido artículo 172, y la de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se deniega el registro marcario, y se pretenda además que se indemnicen los daños y perjuicios causados con el registro, así lo señaló en sentencia de 15 de septiembre de 2011: Con posterioridad, se expidió la Decisión 486 (14 de septiembre de 2000) mediante la cual se sustituyó el régimen común sobre propiedad industrial contenido en la Decisión 344 de 1993, modificándose el régimen de las acciones procedentes contra los actos referidos al registro de marcas, en tanto que admitió la posibilidad de que se formule acción de nulidad absoluta o acción de nulidad relativa contra los actos que conceden registros marcarios, dependiendo de las causales de irregistrabilidad que se aduzcan, aunque respecto de ambas dispuso que la legitimidad para incoarlas estaba radicada en cualquier persona, tornándose bajo ese aspecto dichas acciones como objetivas.

Ciertamente a partir de esta norma se consagró la procedencia de dos acciones frente a los registros marcarios, cuya interposición, en todo caso, no afectará las acciones procedentes en el derecho interno por daños y perjuicios; frente a la acción de nulidad absoluta, se señaló que la misma no prescribe, en tanto que frente a la acción de nulidad relativa, se estableció un término de prescripción de cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro demandado.

Igualmente, en esta normativa, se mantiene la posibilidad de la formulación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del C.C.A., en tratándose de actos administrativos que nieguen el registro marcario solicitado, la cual deberá interponerse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la notificación de la decisión respectiva […]”[10] (Destacados de Sala). 42.

Así las cosas, la Sala advierte que la acción procedente es la de nulidad relativa establecida en el artículo 172 de la Decisión 486, por cuanto, en el caso sub examine, se configuran los supuestos normativos de la misma, así: 42.1. Los actos administrativos acusados conceden el registro de la marca nominativa INVERENERGETICAS, cuyo titular es el tercero con interés. 42.2.

Los cargos formulados de nulidad de los actos administrativos se sustentan los artículos 134 y 136, literales a) y b) de la Decisión 486. 43. Por lo anterior, la Sala concluye que la acción de nulidad relativa es la ejercida por la parte demandante. 44. La Sala observa que la referida acción prescribe cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro demandado […]” (Las subrayas fuera de texto).

De conformidad con la citada sentencia, se tiene que la impugnación de un acto administrativo que concede un registro marcario se puede adelantar a través de la acción de nulidad absoluta y de la acción de nulidad relativa. La acción de nulidad absoluta por naturaleza es imprescriptible y procede cuando se hubiese concedido el registro de una marca en contravención de lo dispuesto en los artículos 134, primer párrafo, y 135 de la Decisión 486.

Por su parte, la acción de nulidad relativa se decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona cuando se hubiese concedido el registro de marca en contravención del artículo 136 de la Decisión 486 o cuando este se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribe a los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

En el presente caso, la demandante señaló que las resoluciones demandadas violaron los artículos 81 y 82, literal b), y 83, literales a y b), de la Decisión 344[11], por estimar que la marca cuestionada “NAVEGALIA” (mixta) era similarmente confundible con su nombre comercial “D&D SOFTWARE” y su marca “D&D 2021” (mixta), dado que reproducía en su totalidad el elemento gráfico que distingue a sus signos. Asimismo, adujo que se realizó el cotejo marcario teniendo en cuenta solamente las expresiones denominativas, sin confrontar los elementos gráficos y figurativos de cada uno de los signos enfrentados.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine “[…] únicamente procede realiza la interpretación de los literales a) y b) del artículos 83 y el Artículo 128 de la Decisión 344, por ser pertinentes […]” y que “[…] no procede la interpretación del artículo 81, del literal b) del artículo 82, de los demás literales del artículo 83, ni tampoco de los artículos 95 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto no es objeto de discusión el concepto de marca, las demás causales de irregistrabilidad, ni la presentación de observaciones al registro del signo solicitado […]”.

El texto del citado artículo 83, literales a) y b), de la Decisión 344 es el siguiente: Decisión 344. “[…] Artículo 83.- Asimismo, no podrá registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”; […]”.

La citada disposición corresponde actualmente al artículo 136, literales, literales a) y b), de la Decisión 486, el cual establece: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;  b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

En virtud de lo anterior, la Sala destaca que la demanda presentada por la sociedad D & D SOFTWARE LTDA., contra las resoluciones acusadas, se sustentó en la contravención de los literales a) y b) del artículo 83 de la Decisión 344 (que coinciden con los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486), por cuanto, a juicio de la actora, la marca cuestionada “NAVEGALIA” (mixta) era confundible con su nombre comercial “D&D SOFTWARE” y su marca “D&D 2021” (mixta).

Al respecto, debe aclararse que como la solicitud de registro de la marca cuestionada “NAVEGALIA” fue presentada por la sociedad AIRTEL MÓVIL S.A. el 7 de junio de 2000, la Decisión 344 era la norma comunitaria vigente en la cual se encontraban determinados los requisitos exigidos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos, razón por lo cual dicha normativa debía ser la invocada para efectos de controvertir la legalidad de las resoluciones acusadas, conforme se hizo en la demanda presentada por la sociedad actora.

Sin embargo, como la solicitud de nulidad del registro se promovió[12] en vigencia de la Decisión 486[13], el artículo 172 de dicha Decisión constituye la norma procesal llamada a regir este trámite. Sobre este asunto, es del caso traer a colación la Interpretación Prejudicial, rendida por el Tribunal, dentro de Proceso núm. 185-IP- 2006[14], en la que se indicó: “[…] En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.

Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de una marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento […]”.

Igualmente, es del caso traer a colación la reciente providencia proferida el 2 de abril de 2020[15] por esta Sección, en la cual en un caso similar, puntualizó lo siguiente: “[…] En efecto, se indica que la solicitud de registro del signo <<ZOO>> fue presentada por la sociedad Laboratorios Zoo Ltda. el 15 de agosto de 1991, y que la Resolución 26600 acusada fue expedida el 30 de junio de 1994, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. […] Con todo, teniendo en cuenta la fecha en la que se aduce fue solicitado el registro como marca del signo <<ZOO>>, así como la fecha de expedición del acto acusado, es claro que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena era la norma comunitaria vigente en la cual se encontraban determinados los requisitos exigidos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos, por lo cual dicha normativa, conforme a lo precisado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[16], debía ser la invocada para efectos de controvertir la legalidad de los fundamentos de la Resolución 26600 de 30 de junio de 1994, tal como se hizo en la demanda formulada por la sociedad Bio-Zoo S.A. de C.V. Sin perjuicio de lo anterior, como la solicitud de nulidad del registro se realiza en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el artículo 172 de dicha Decisión constituye la norma procesal llamada a regir este trámite […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Por lo tanto, se concluye que la demanda, en este caso, fue presentada en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486, habida cuenta que los actos acusados concedieron un registro marcario y que los argumentos expuestos como sustento de la nulidad de los mismos aluden a la contravención del artículo 83, literales a) y b), de la Decisión 344 (que corresponde actualmente al artículo 136, literales a) y b) de la Decisión 486).

Ahora, teniendo en cuenta que la acción procedente era la de nulidad relativa, es necesario realizar el análisis de la caducidad de esta acción, la cual de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 prescribe a los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Respecto al momento a partir del cual se debe entender concedido el registro de una marca, por parte de la SIC, la sentencia de 17 de agosto de 2017[17] sostuvo lo siguiente: “[…] De esta manera, para determinar desde cuándo se debe contabilizar el término de caducidad aplicable a la pretensión de nulidad relativa contenida en el artículo 172 de la Decisión 486, es necesario definir en qué momento se entiende concedido el registro de la marca, por parte de la autoridad nacional competente, para nuestro caso la Superintendencia de Industria y Comercio.

La norma comunitaria a la que se viene haciendo alusión, no especifica desde qué fecha se entiende concedido el registro de la marca, razón por la cual existe un vacío en relación al cómputo del término de caducidad de la acción de nulidad relativa, por lo que para llenar el mismo, es necesario acudir al principio de complemento indispensable, establecido en el artículo 276 de la Decisión 486, según el cual “los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”.

Así lo ha entendido esta Sección, que en reciente pronunciamiento señaló: “(i) Que según lo previsto en el artículo 276 de la Decisión 486, “[l]os asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”, es decir, la legislación nacional de los Países Miembros puede suplir los vacíos de los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la norma comunitaria.

(ii) Que teniendo en cuenta que la norma comunitaria no especifica la fecha a partir de la cual se ha de considerar el cómputo del plazo para la renovación de un registro marcario, pues el artículo 152 euisdem dice que “[e]l registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años”, corresponde en consecuencia determinar cuándo se considera que la marca ha sido concedida, si en el primigenio acto administrativo que concedió el registro marcario o cuando se han resuelto los recursos administrativos que se habrían interpuesto en contra del mismo y éste quede en firme.

(iii) Que en tal virtud se debe observar el principio de complemento indispensable, que consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

(iv) Que cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria; y (v) Que en el presente caso, el artículo 152 de la Decisión 486 resulta ser de carácter general con relación al establecimiento de la “fecha de concesión de un registro marcario”, sin llegar a regular las situaciones procesales que se podrían derivar a partir del primigenio acto administrativo de concesión, por lo tanto, todo lo relacionado al respecto deberá ser regulado por la normativa nacional, de conformidad con el principio del complemento indispensable. 4.2.

En el anterior contexto, siguiendo lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es claro que en la normativa andina existe un vacío respecto del término de la vigencia de los registros marcarios, en particular en cuanto se refiere al momento en que este inicia, el cual incide necesariamente en el cómputo del plazo para presentar la solicitud de renovación de tales registros.

En efecto, el citado artículo 152 de la Decisión 486 contiene una regulación general sobre la materia y al respecto dispone que “[e]l registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años”. Esta norma se refiere en forma general a la decisión de “concesión” del registro de la marca adoptada por la oficina nacional competente luego de surtido el procedimiento establecido para el efecto en la Decisión 486, pero no contempla el evento en el que los interesados en oponerse a tal registro hayan impugnado el acto contentivo de dicha decisión, actuación que es procedente en estos casos”.[18] Por lo anterior, atendiendo a la naturaleza administrativa de los actos que conceden el registro marcario emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, es procedente acudir a la legislación interna que regula la firmeza de los actos administrativos en aplicación del referido principio de complemento indispensable.

Así las cosas, el artículo 87 del CPACA, establece la forma en la cual los actos administrativos cobran firmeza cuando, de la siguiente manera:

ARTÍCULO

87. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos administrativos quedarán en firme: 1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el caso. 2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos. 3.

Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo” De la disposición transcrita se deduce que la conclusión del procedimiento administrativo se produce cuando el debate sobre el contenido de la decisión de la administración ha culminado de manera definitiva, bien por la ausencia de recursos, o por la resolución de los que hayan sido interpuestos.

En virtud de lo anterior, se concluye que el registro de una marca se entiende concedido cuando el correspondiente acto administrativo cobre firmeza, esto es, cuando se han resuelto los recursos que contra el acto primigenio hayan sido presentados; en ese mismo sentido, dicha resolución debe supeditarse a lo ordenado por el numeral 2 del transcrito artículo 87 del CPACA, esto es que la decisión de los recursos sea notificada.

En el sub-lite, la notificación de la decisión que resolvió el recurso de apelación contra la 10232 de 27 de febrero de 2009, se dio el 24 de junio de 2010, de conformidad con el certificado de inscripción emitido por la Secretaria General ad-hoc de la Superintendencia de Industria y Comercio (fl. 58, Cdno nro.1), y en aplicación de lo dispuesto en la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio[19], por ende, el término de caducidad empezó a contar a partir del día siguiente a dicha fecha, de lo que se colige que la demanda fue presentada en término, ya que la misma data del 17 de junio de 2015.

La anterior conclusión encuentra sustento en pronunciamiento previo de esta Sección que sobre el particular determinó: “[…] el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo se refiere a la firmeza de los actos administrativos, y dispone que éstos quedaran en firme: “1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso. 2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido. 3.

Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a ellos. 4. Cuando haya lugar a la perención, o cuando se acepten los desistimientos”. De esta disposición se deduce que el procedimiento administrativo finaliza cuando la decisión que puso fin a la actuación administrativa queda en firme, es decir, cuando pasa a ser decisión última de la autoridad que la profirió, de modo que contra ella ya no es admisible más controversia o debate ante ella que impida su obligatoriedad o cumplimiento.

La firmeza del acto administrativo, a su vez, deriva en la ejecutividad y la ejecutoriedad de éste (artículos 64 y 65 del C.C.A.). En esta línea de pensamiento, debe concluirse que el procedimiento administrativo de registro de una marca culmina cuando queda en firme el acto administrativo que concedió tal registro, y que entonces como “fecha de su concesión” deberá tenerse aquella en la cual se decidieron los recursos interpuestos contra el acto primigenio.

De esta forma el término de vigencia de diez (10) años del registro marcario de que trata el artículo 152 de la Decisión 486 de 2000 empezará a contarse desde esta última fecha. La anterior apreciación es razonable, en consideración a que solo cuando se encuentra en firme el acto que concede la marca es que su titular puede ejercer el derecho principal que su registro le confiere, esto es, su uso exclusivo y excluyente, pues antes de dicha firmeza tan solo tiene una expectativa de adquirir tal derecho.

Precisamente el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000 dispone que “[e]l derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. A lo anterior debe agregarse que si se admitiera que la vigencia del registro marcario establecido por la normativa se debe iniciar a contar desde la fecha del acto que lo concede, pese a que contra éste se interpusieron los recursos administrativos procedentes, aquella terminaría siendo reducida ostensiblemente, debido al tiempo que debe tomarse la oficina nacional competente para decidir tales recursos, que en muchas oportunidades no es menor.

Esta solución que se adopta de la mano de la legislación interna no implica una exigencia ni un requisito adicional que afecte la norma comunitaria ni que restrinja los aspectos esenciales regulados en ella. En efecto, antes que implicar una menor protección a los derechos en ella consagrados, constituye una mayor garantía para el titular del registro marcario, de cara al adecuado ejercicio de sus derechos […]”.[20] (Las negrillas fuera de texto).

De acuerdo con la sentencia antes transcrita, en estos casos, el registro de una marca se entiende concedido cuando el correspondiente acto administrativo cobre firmeza, esto es, cuando se han resuelto los recursos que contra el acto primigenio hayan sido interpuestos. Así las cosas, el término de caducidad de la acción relativa se debe contar a partir del día siguiente a la fecha de la notificación de la decisión que resolvió los recursos interpuestos contra el acto primigenio.

Por consiguiente, la Sala advierte, en el caso sub lite, lo siguiente: Conforme consta a folio 204 del Cuaderno Anexo núm. 1, la Resolución acusada núm. 41197 de 7 de diciembre de 2001, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, que confirmó la Resolución núm. 01616 de 31 de enero de 2001, por medio de la cual se concedió el registro de la marca “NAVEGALIA” (mixta) y se puso fin a la actuación administrativa, fue notificada por edicto desfijado el 31 de enero de 2002, por lo tanto a partir del día siguiente a esta fecha se debe computar el término de caducidad de los cinco (5) años establecido para la acción de nulidad relativa, el cual empezó a correr desde el 1º de febrero de 2002 y venció el 1º de febrero de 2007.

En atención a que el escrito de la demanda se radicó en la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 6 de febrero de 2007, según consta a folio 191 del cuaderno principal[21], resulta evidente que la presentación de la demanda se hizo de forma extemporánea y, como consecuencia de ello, operó el fenómeno jurídico de la caducidad.

Por lo precedente, se declarará probada la excepción de caducidad de la acción formulada por la parte demandada, lo que da lugar a que se inhiba la Sala de hacer pronunciamiento de mérito, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de caducidad de la acción formulada por la parte demandada. En consecuencia, la Sala se INHIBE de proferir sentencia de mérito.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: El contenido de la presente providencia, publíquese en la página web del Consejo de Estado. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 11 de junio de 2020. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [2] Proceso 459-IP-2019. [3] “[…] Artículo 172- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135”.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado[…]” (Destacado fuera de texto). [4] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 28 de junio de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-24-000-2010-00264-00. [5] “[…]

ARTÍCULO 85. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]” [6] “[…] Artículo 138.

Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. [7] “[…]

ARTÍCULO 136. Caducidad de las acciones. […] 2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe […]”. [8] “[…] Artículo 164.

Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […] 2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales […]”. [9] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Auto de 17 de agosto de 2017, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00335-00.

Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 15 de marzo de 2018, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2006-00254-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 25 de enero de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00305-00.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de octubre de 2015, C.P.: Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radiación: 11001-03-24-000-2006-00248- 00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo de 2015, C.P.: María Elizabeth García González, núm. único de radiación: 11001-03-24-000-2007-00070-00.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia 19 de febrero de 2004, C.P.: Olga Inés Navarrete Barrero núm. único de radicación: 11001- 03-24-000-2001-00033-01. [10] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 15 de septiembre de 2011, C.P.: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2004- 00155-01. [11] También, alegó que dichas resoluciones violaron los artículos 95, 96, 128 de la Decisión 344; 603, 605, 607 y 610 del Código de Comercio; los artículos 29 y 61 de la Constitución Política. [12] La solicitud de nulidad del referido registro se presentó el 6 de febrero de 2007. [13] De conformidad con el artículo 274 de la Decisión 486, la misma entró en vigencia el 1° de diciembre de 2000. [14] Al respecto, ver sentencia de 11 de febrero de 2010 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000-2001- 00299-01). [15] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 2 de abril de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001032400020190032700. [16] Al respecto, ver las interpretaciones prejudiciales 095-IP-2008 y 112- IP-2008. [17] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de agosto de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001032400020150033500. [18] CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero Ponente (E): CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO, treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017) Radicación Núm.: 11001-0324-000-2011- 00282-00 Actor: ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO [19] Las notificaciones de las decisiones sobre el registro de una marca se realizan de conformidad con el numeral 6.2 del capítulo sexto del título 1 de la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio, que en su literal b indica b) Notificación de los actos de inscripción: Los actos de inscripción en el registro de la propiedad industrial se entenderán notificados en la fecha de su anotación en el registro, que para los efectos será la fecha en que se incluya en el listado de actos administrativos relativos a propiedad industrial que la Superintendencia de Industria y Comercio publica para tales fines en su página web, y que también se fijará en un lugar visible en las instalaciones de la entidad; [20] Ibd, pág. 7 [21] La demanda no fue presentada el 15 de febrero de ese 2007, conforme lo anotó la parte demandada.