PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo GLAM y la marca nominativa GLAMOUR previamente registrada / SIGNOS DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo nominativo GLAM en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza por no tener similitud con la marca nominativa GLAMOUR previamente registrada en la clase 9 Respecto a la similitud ortográfica entre las marcas “GLAM” y “GLAMOUR”, es preciso indicar que “GLAM” es una marca simple, estructurada por 4 letras, 1 vocal, 3 consonantes y 1 sílaba; y la denominación “GLAMOUR” también es una marca simple, estructurada por 7 letras, 3 vocales, 4 consonantes y 2 sílabas (GLA- MOUR).
Por lo tanto, entre ambas se observa que tienen diferente número de vocales, consonantes y sílabas, así como longitudes disímiles. Dichas marcas tienen, además, secuencias de vocales diferentes, en cuanto la primera marca contiene solo la “A” y la segunda marca posee “A”-“O”-“U”, lo que hace que visualmente sean diferentes. Aunado a lo anterior, tienen diferentes terminaciones, dado que la marca previamente registrada termina en “MOUR”, mientras que la marca cuestionada no. Así las cosas, no hay una similitud ortográfica.
Referente a la similitud fonética, la Sala observa que la pronunciación de los signos enfrentados es diferente, teniendo en cuenta que la marca previamente cuestionada “GLAMOUR” contiene las vocales “OU” y la consonante “R”, que no tiene la marca cuestionada, lo que hace que, al ser pronunciadas, su sonoridad sea claramente diferenciable. […] Sobre el particular, se advierte que las vocales dan un matiz diferenciador y contundente a las denominaciones cotejadas, al asumir una importancia decisiva para fijar la sonoridad dentro las mismas, conforme lo indicó el Tribunal, en la interpretación, […] Adicionalmente, la Sala considera que el hecho de que las marcas en conflicto utilicen terminaciones diferentes, hace que el impacto visual y fonético no sea similar, pues lo cierto es que no es dable confundir la terminación de la marca cuestionada “AM” con “OUR” de la marca previamente registrada.
Ello, en razón de que al acudir al método de cotejo sucesivo, se puede apreciar que el empleo de terminaciones distintas, le aporta una fuerza distintiva especial a los signos, para que sean registrables, sin que lleve a entenderse que se trata de un mismo servicio o producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas enfrentadas son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto.
Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada “GLAM” es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada. Ahora, la Sala encuentra que debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a) de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas, debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 151 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., once (11) de junio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00161-00 Actor: ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC Demandado: NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa TESIS: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “GLAM” Y LA PREVIAMENTE REGISTRADA “GLAMOUR” DE LA ACTORA NO EXISTEN SIMILITUDES ORTOGRÁFICAS, NI FONÉTICAS.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,[1] de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 18628 de 26 de junio de 2007, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca" y 30601 de 24 de septiembre de 2007, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 39240 de 28 de noviembre de 2007, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 8 de septiembre de 2005 la sociedad IMAGEN SATELITAL S.A. solicitó el registro como marca del signo nominativo “GLAM", para amparar servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza[2], el cual fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial el 31 de octubre de 2005. 2°: Agregó que publicada la solicitud, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con la marca nominativa “GLAMOUR”, registrada a su favor en la Clase 9ª[3] de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Manifestó que mediante la Resolución núm. 18628 de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos[4] de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca nominativa "GLAM", en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad IMAGEN SATELITAL S.A. 4º: Señaló que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa.
El primero de ellos a través de la Resolución núm. 30601 de 2007, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo mediante la Resolución núm. 39240 de 2007, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó los artículos 134, en concordancia con el artículo 135 literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación. Explicó que el signo denominativo "GLAM" carece de distintividad, al ser altamente confundible con la marca denominativa "GLAMOUR", causando confusión en su origen empresarial.
Señaló que la finalidad de la marca es distinguir los productos que identifica dentro del mercado y si no se cumple con esta función no debería concederse el registro. Indicó que el signo cuestionado “GLAM” no ostenta la condición de distinguir los servicios en el mercado, que pretende amparar, por carecer de fuerza distintiva frente a la marca previamente registrada “GLAMOUR”, siendo confundiblemente similares entre sí, y porque identifica servicios vinculados con los productos de la citada marca previamente registrada, quebrantándose su derecho de exclusividad.
Adujo que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó el artículos 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación. Afirmó que al permitirse el registro del signo "GLAM", al ser similar a la marca previamente registrada, "GLAMOUR", no podrían coexistir en el mercado en razón a que identifican iguales o similares servicios o productos conexos, relacionados y vinculados entre sí, generando riesgo de confusión y de asociación al consumidor.
Advirtió que es el titular y ostenta el derecho de exclusividad de la marca nominativa "GLAMOUR" y que por ello tiene la facultad para impedir el registro de signos similares a su marca. Que es el único que puede registrar signos derivados de la misma para identificar productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. Anotó que la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un comerciante para diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza de otros empresarios, razón por la cual ostenta el derecho a oponerse al registro de signos solicitados por terceros que resulten similares, con la posibilidad de generar riesgo de confusión y/o asociación. Agregó que el signo "GLAM" carece de capacidad distintiva, dado que existen similitudes desde el punto de vista gráfico, fonético, visual y ortográfico, con el ya registrado, "GLAMOUR", porque coinciden en la mayoría de las letras y son ideológicamente iguales y la idea transmitida al público consumidor generaría un riesgo de confusión induciéndolo a error.
Manifestó que se debe tener en cuenta que con anterioridad la sociedad IMAGEN SATELITAL S.A. solicitó el registro de la marca “GLAMOUR”, para distinguir servicios de la Clase 38 Internacional. Afirmó que la comparación de las marcas debe realizarse en conjunto, de forma sucesiva y no simultánea, "cotejo sucesivo", para evitar la asociación de signos, teniendo en cuenta que el signo solicitado "GLAM" se encuentra contenido en la marca nominativa "GLAMOUR", previamente registrada, creando en el consumidor la idea que la primera se deriva de la segunda.
Sostuvo que las marcas cotejadas son denominativas y que la jurisprudencia tiene fijados criterios para establecer el riesgo de confusión entre signos distintivos; por una parte, el cotejo o visión en conjunto de las marcas comparables y, por la otra, el análisis de las semejanzas más que de las diferencias que existen entre las mismas. Alegó que las dos marcas generan conexidad competitiva entre ellas, porque identifican productos y servicios complementarios, vinculados y relacionados en las clases 9ª y 41 de la Clasificación Internacional de Niza y su coexistencia en el mercado generaría riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor, al no contar con suficientes elementos para diferenciar una marca de otra, ni su origen empresarial.
Aseveró que los productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza y los servicios de la Clase 41 internacional, para los cuales están registradas las marcas “GLAMOUR” y “GLAM” son de consumo popular y masivo, motivo por el cual el presunto comprador de los mismos en ningún caso será un consumidor especializado. Concluyó que la administración no utilizó los criterios jurisprudenciales y doctrinales que rigen la materia y de manera simplista concluyó que no existían semejanzas entre las marcas “GLAMOUR” y “GLAM” que distinguen productos de las Clase 9ª y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, sin tener en cuenta que ambas marcas son confundiblemente similares entre sí y, además, identifican productos y servicios relacionados y vinculados entre sí. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.
La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que para realizar un análisis comparativo entre las marcas nominativas es necesario tener una visión en conjunto, lo que evita el fraccionamiento de los signos y conlleva a la extracción de la dimensión característica de los mismos.
Indicó que, de igual forma, la comparación debe ser sucesiva, en cuanto el consumidor, al acudir al mercado, percibe las marcas de forma individualizada, además de que se deben tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias. Adujo que las marcas cotejadas tienen diferentes significados, toda vez que la marca “GLAMOUR” se refiere a atractivo, encanto, mientras que la marca cuestionada “GLAM” es una expresión de fantasía. Alegó que si bien es cierto que en la composición ortográfica se reproducen las primeras cuatro letras en ambos términos, también lo es que en su formación morfológica son distintas, pues una es más larga que la otra, lo cual hace que se puedan diferenciar en su pronunciación. Concluyó que no se presentan semejanzas que puedan generar riesgo de confusión o de asociación al consumidor para elegirlas en el mercado.
II.-2. La sociedad IMAGEN SATELITAL S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda por carecer de fundamento legal. Sostuvo que no existe confundibilidad desde el punto de vista visual o gráfico entre las marcas "GLAM" (nominativa), que identifica servicios de la Clase 41 Internacional y "GLAMOUR" (nominativa) que ampara productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.
Anotó que: “[…] por el simple hecho de que si dos marcas son nominativas y están conformadas por letras comunes que se usan para identificar cualquier otra marca de carácter nominativo, no se puede alegar que quien usa letras en una marca de uso común se está apropiando de las letras de otra marca que también usa letras de uso común [ ]”.
Manifestó que en el cotejo o comparación de las marcas denominativas, a efectos de decidir si son susceptibles de confusión, debe evitarse el fraccionamiento de las palabras que se comparan o el pretender examinarlas en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma y, en su lugar, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de las denominaciones y su estructura general, pues tratándose de estructuras lingüísticas se debe atender principalmente a la unidad fonética.
Señaló que las marcas cotejadas tienen diferencias sustanciales en el aspecto ortográfico, al encontrarse compuestas por un número de sílabas y una secuencia vocálica completamente diferente. Indicó que las marcas "GLAM" y "GLAMOUR" tampoco comparten similitudes fonéticas, en tanto que, no coinciden en la primera sílaba, pues la sílaba tónica inicial es disímil, tienen una extensión diferente y, en consecuencia, su pronunciación es distinta.
Expresó que tampoco existe similitud ideológica o conceptual, habida cuenta que no existe confundibilidad entre el término de fantasía "GLAM" y la expresión con contenido conceptual comprensible en nuestro medio, denominada "GLAMOUR", que evoca el concepto de encanto, debido a que, según la jurisprudencia, cuando al cotejarse dos marcas, si una es de fantasía y la otra tiene un contenido ideológico claro, no existe confundibilidad alguna entre las aquellas.
Alegó que se trata de dos marcas que no son similares y que pertenecen a clases diferentes, por lo cual no presentan conexidad competitiva, razón por la cual queda descartado el riesgo de confusión o de asociación. Afirmó que la marca cuestionada sirve para distinguir los servicios de la Clase 41 Internacional, por cuanto no es confundible desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual con la marca previamente registrada.
Solicitó tener en cuenta las sentencias proferidas por esta Sección de 15 de agosto de 2002 (C.P. Manuel Urueta Ayola), de 16 de noviembre de 2006 (C.P. Camilo Arciniegas Andrade) y de 24 de enero de 2008 (C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta), entre otras. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, tanto la parte demandante como la demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma; y la Agencia del Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias, invocadas como violadas en la demanda, concluyó[5]: “[…] 1.1.
En vista de que en el proceso interno se discute si el signo GLAM (denominativo) y la marca GLAMOUR (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. e) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 5.
Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […] 2. Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado GLAM (denominativo) y la marca GLAMOUR (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 2.2.
Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario18. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. […] c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 3.4.
Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.
Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 3.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por si mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. […] 3.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”.
VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 18628 de 26 de junio de 2007, concedió el registro de la marca solicitada “GLAM", (nominativa), a la sociedad IMAGEN SATELITAL S.A., para amparar los siguientes servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Producción de películas, producción de programas de radio y televisión, producción de contenido y programas para internet, fotografía, organización de exposiciones con fines culturales y educativos, organización de concursos, organización de shows y eventos relacionados en el entretenimiento, el espectáculo de concursos, organización de shows y eventos relacionados en el entretenimiento, el espectáculo y la moda […]”.
Al respecto, la demandante alegó que dicha marca es similar a su marca “GLAMOUR” (nominativa), previamente registrada, que identifica productos de la Clase 9ª[6] de la citada Clasificación, por cuanto entre ellas existen similitudes desde el punto de vista ortográfico, fonético e ideológico, además de que tienen conexidad competitiva. Por lo tanto, la marca solicitada no goza de la suficiente distintividad y genera riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor sobre su origen empresarial.
El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, “[…] debido a que en el presente caso se discute el riesgo de confusión entre los signos en conflicto […]” y del artículo 151[7] ibídem, “[…] debido a que en el proceso interno se discute la conexión existente entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto […]”.
En igual sentido, indicó que no interpretaría los artículos 134 y 135, literal a), de la Decisión 486, “[…] debido a que no está en discusión el concepto de marca […]”. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud de los productos o servicios indicados expresamente. […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario que señaló el Tribunal en este proceso así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios [ ]”.
Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así: GLAM MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (NOMINATIVA)[8] GLAMOUR MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (NOMINATIVA)[9] La Sala observa que las marcas controvertidas consisten exclusivamente de un elemento denominativo. Ahora bien, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.
Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto demostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.
Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas. A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”.[10] Respecto a la similitud ortográfica entre las marcas “GLAM” y “GLAMOUR”, es preciso indicar que “GLAM” es una marca simple, estructurada por 4 letras, 1 vocal, 3 consonantes y 1 sílaba; y la denominación “GLAMOUR” también es una marca simple, estructurada por 7 letras, 3 vocales, 4 consonantes y 2 sílabas (GLA- MOUR[11]).
Por lo tanto, entre ambas se observa que tienen diferente número de vocales, consonantes y sílabas, así como longitudes disímiles. Dichas marcas tienen, además, secuencias de vocales diferentes, en cuanto la primera marca contiene solo la “A” y la segunda marca posee “A”-“O”-“U”, lo que hace que visualmente sean diferentes. Aunado a lo anterior, tienen diferentes terminaciones, dado que la marca previamente registrada termina en “MOUR”, mientras que la marca cuestionada no. Así las cosas, no hay una similitud ortográfica.
Referente a la similitud fonética, la Sala observa que la pronunciación de los signos enfrentados es diferente, teniendo en cuenta que la marca previamente cuestionada “GLAMOUR” contiene las vocales “OU” y la consonante “R”, que no tiene la marca cuestionada, lo que hace que, al ser pronunciadas, su sonoridad sea claramente diferenciable.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: GLAM GLA- MOUR GLAM GLA- MOUR GLAM GLA- MOUR GLAM GLA- MOUR GLAM GLA- MOUR GLAM GLA- MOUR GLAM GLA- MOUR GLAM GLA- MOUR GLAM GLA- MOUR GLAM GLA- MOUR GLAM GLA- MOUR GLAM GLA- MOUR Sobre el particular, se advierte que las vocales dan un matiz diferenciador y contundente a las denominaciones cotejadas, al asumir una importancia decisiva para fijar la sonoridad dentro las mismas, conforme lo indicó el Tribunal, en la interpretación, cuando al efecto sostuvo: “[…] Se debe observar el orden de las vocales […] asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación […]”[12].
Adicionalmente, la Sala considera que el hecho de que las marcas en conflicto utilicen terminaciones diferentes, hace que el impacto visual y fonético no sea similar, pues lo cierto es que no es dable confundir la terminación de la marca cuestionada “AM” con “OUR” de la marca previamente registrada. Ello, en razón de que al acudir al método de cotejo sucesivo, se puede apreciar que el empleo de terminaciones distintas, le aporta una fuerza distintiva especial a los signos, para que sean registrables, sin que lleve a entenderse que se trata de un mismo servicio o producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.[13] En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas enfrentadas son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto.
Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada “GLAM” es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada. Ahora, la Sala encuentra que debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a) de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas, debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Y en lo tocante al argumento de la actora, relativo a que la actora es titular y ostenta el derecho de exclusividad de la marca nominativa "GLAMOUR" y que por ello tiene la facultad para impedir el registro de signos similares a su marca, la Sala estima que no le asiste razón, en razón a que la marca cuestionada “GLAM” no es similar a la marca previamente registrada “GLAMOUR”, conforme se puso de presente anteriormente.
Aunado a lo anterior, cabe precisar que si bien es cierto que la demandante tiene derechos sobre su marca y puede registrar signos derivados de la misma para identificar productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, también lo es que la SIC tiene la obligación de evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no y si hay o no riesgo de confusión, dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen.
Finalmente, la Sala considera, en lo concerniente al argumento de que se deben tener como elemento de juicio los pronunciamientos del Consejo de Estado, traídos a colación por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, que no se puede aplicar el criterio utilizado en los citados casos porque la obligación de la entidad demandada es estudiar en cado caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas[14] y, en todo caso, de considerarse que eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la jurisprudencia reiteradamente[15] ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores.
En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron los artículos 136, literales a) y 151 de la Decisión 486 y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “GLAM”, para distinguir servicios de la Clase 41 Internacional, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan los actos administrativos acusados.
En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: El contenido de la presente providencia, publíquese en la página web del Consejo de Estado. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 11 de junio de 2020. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [2] La marca fue solicitada para amparar los servicios: “[…] Producción de películas, producción de programas de radio y televisión, producción de contenido y programas para internet, fotografía, organización de exposiciones con fines culturales y educativos, organización de concursos, organización de shows y eventos relacionados en el entretenimiento, el espectáculo de concursos, organización de shows y eventos relacionados en el entretenimiento, el espectáculo y la moda […]”. [3] La marca distingue los siguientes productos: “[…] Cd roms, casetes de audio y de video, soporte lógico de computador, anteojos y gafas para el sol, discos compactos […]”. [4] Hoy Dirección de Signos Distintivos. [5] Proceso 79-IP-2019. [6] “[…] Cd roms, casetes de audio y de video, soporte lógico de computador, anteojos y gafas para el sol, discos compactos […]”. [7] Esta disposición fue interpretada de oficio por el Tribunal. [8] Folio 66 del Cuaderno Principal [9] Folio 66 del Cuaderno Principal [10] Proceso 79-IP-2019 [11] De conformidad con la página de internet www.gramaticas.net, consultada el 28 de mayo de 202, OU es un diptongo decreciente o descendiente que está formado por una vocal fuerte (O) y una vocal débil (u) no acentuada, que van juntas en la misma sílaba. [12] Las negrillas y subrayas fuera de texto. [13] Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P. (E) Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 110010324000201201330037900.
Criterio reiterado recientemente. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de abril de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001032400020120100049500. [14] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006500. [15] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020130025500.