PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto VIMAC LOGISTICA y las marcas mixtas MAC, MAC 2 DOBLE PODER, MAC POTENTE POTENCIA, MAC POWER PACK y nominativa MAC ENERGÍA MÁS ALLÁ DEL LÍMITE previamente registradas / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto VIMAC LOGISTICA en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud con las marcas mixtas MAC, MAC 2 DOBLE PODER, MAC POTENTE POTENCIA, MAC POWER PACK y nominativa MAC ENERGÍA MÁS ALLÁ DEL LÍMITE registradas en la misma clase / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [L]a Sala considera que entre la marca cuestionada y los signos registrados a favor de la actora no existe similitud ortográfica, pues aunque la marca cuestionada contiene la partícula de uso común y débil “MAC”, al estar acompañada en su inicio de las letras “V-I” y la expresión “LOGISTICA” genera un signo completamente distintivo y diferente frente a los signos previamente registrados “MAC”, “MAC 2 DOBLE PODER”, “MAC POTENTE POTENCIA”, “MAC POWER PACK”, “MAC ENERGÍA MÁS ALLÁ DEL LÍMITE”, “MAC S.A.”.

Así, en conjunto, los términos “VIMAC LOGÍSTICA” poseen “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”, lo que incide en que no se genere riesgo de confusión indirecta. En otras palabras, las letras “V-I” y la expresión “LOGÍSTICA” de la marca cuestionada refuerzan las diferencias entre los signos en disputa y permiten al consumidor vincularla con un origen empresarial determinado.

Respecto de la similitud fonética, la Sala estima que la pronunciación de las marcas cotejadas es diferente debido a que las letras “V-I” y la expresión “LOGÍSTICA” le imprimen una sonoridad distinta al conjunto resultante de la marca cuestionada. […]En cuanto a la similitud ideológica, la Sala tampoco la advierte, dado que en manera alguna dichas expresiones pueden evocar una idea idéntica o similar.

Al respecto, la Sala precisa que la marca cuestionada es lo suficientemente distintiva y diferente con respecto a los signos opositores, pues las expresiones “VI LOGISTICA”, la dotan con una suficiente carga semántica, que permite una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de los productos en disputa o de su origen empresarial, así como el aprovechamiento injusto del prestigio y la dilución de la fuerza distintiva de los signos de la actora. […] Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto VIMAC LOGISTICA y las marcas mixtas MAC, MAC 2 DOBLE PODER, MAC POTENTE POTENCIA, MAC POWER PACK, y nominativa MAC ENERGÍA MÁS ALLÁ DEL LÍMITE previamente registradas / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No lo es LOGISTICA en la clase 9 [L]a Sala inicialmente se pronunciará frente a los argumentos de la demandante relacionados con que la expresión “LOGISTICA”, a su juicio, debe ser excluida del presente análisis, por cuanto se encuentra registrada a nombre de diversos titulares en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza y es considerada débil.

Al respecto, al revisar los registros marcarios de la SIC, que a la fecha de la concesión de los actos administrativos acusados, se encontraban registrados para la Clase 9ª, la Sala no observa que la expresión “LOGISTICA” sea un término de uso común en las marcas registradas en la referida Clase, por lo que no debe ser excluida del examen de confundibilidad.

Además, no es descriptiva ni genérica, dado que no describe o designa directamente los productos que identifica la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto VIMAC LOGISTICA y las marcas mixtas MAC, MAC 2 DOBLE PODER, MAC POTENTE POTENCIA, MAC POWER PACK, y nominativa MAC ENERGÍA MÁS ALLÁ DEL LÍMITE previamente registradas / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es MAC en la clase 9 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – A pesar de serlo MAC no se excluye del cotejo / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [E]n la página web de la entidad demandada, figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la concesión de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas para la citada Clase 9ª que contienen la expresión “MAC”, […] Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil respecto de los productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Al ser una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. […] Por lo tanto, la actora, como titular de unos signos con un elemento de uso común, esto es, “MAC”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra de uso común en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general.

Además, la precitada Interpretación Prejudicial establece que las palabras, partículas o expresiones de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. […]Sobre el particular, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “MAC”, que forma parte de los signos cotejados, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que en relación con los signos previamente registrados “MAC”, “MAC 2 DOBLE PODER”, “MAC POTENTE POTENCIA”, “MAC POWER PACK”, “MAC ENERGÍA MÁS ALLÁ DEL LÍMITE” y “MAC S.A.”, al excluir dicha partícula de uso común se reducen de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto.

Además, no puede perderse de vista que dicha partícula de uso común es aquella sobre la cual se presenta la discusión. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., once (11) de junio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00183-00 Actor: MAC S.A hoy EMA HOLDINGS S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa TESIS: LA MARCA MIXTA “VIMAC LOGISTICA” ES DIFERENTE DE LAS MARCAS MIXTAS REGISTRADAS MAC”, “MAC 2 DOBLE PODER”, “MAC POTENTE POTENCIA”, “MAC POWER PACK”;

Y LA NOMINATIVA “MAC ENERGÍA MÁS ALLÁ DEL LÍMITE”, AL CONTENER LA EXPRESIÓN “VI LOGISTICA”, QUE LE DA LA CONDICIÓN DE DISTINTIVIDAD NECESARIA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad MAC S.A., hoy EMA HOLDING S.A., mediante apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[1], de la Comisión de la Comunidad Andina[2], tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 29964 de 22 de agosto de 2008, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca", 37191 de 30 de septiembre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[3]; y 42706 de 30 de octubre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 7 de diciembre de 2006, la sociedad INTEC BCS LTDA. INGENIERIA Y TECNOLOGÍA, BUSSINESS CONSULTING SERVICES solicitó el registro como marca del signo mixto "VIMAC LOGISTICA", para amparar productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[4]. 2°: Que una vez publicada la solicitud, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con sus marcas mixtas “MAC”, “MAC 2 DOBLE PODER”, “MAC POTENTE POTENCIA”, “MAC POWER PACK” y la nominativa “MAC ENERGÍA MÁS ALLÁ DEL LÍMITE”, en la misma Clase; y el nombre comercial MAC S.A. 3º: Agregó que mediante Resolución núm. 29964 de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos[5] de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro del signo mixto "VIMAC LOGISTICA", en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad INTEC BCS LTDA. INGENIERIA Y TECNOLOGÍA, BUSSINESS CONSULTING SERVICES. 4º: Señaló que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa.

El primero de ellos a través de la Resolución núm. 37191 de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo mediante la Resolución núm. 42706 de 2008, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: - Que se violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, por indebida aplicación, por cuanto el signo cuestionado constituye una reproducción total de su marca “MAC”, desconociéndose así el derecho de uso exclusivo que tiene sobre ella.

Afirmó que aunque la expresión en controversia está compuesta por varios objetos y figuras, la única imagen fácilmente identificable es la de un carro en el que en su parte inferior se encuentran las palabras “VIMAC LOGÍSTICA”, de las que, solo la expresión “VIMAC”, le aporta distintividad al signo, pues el elemento “LOGISTICA” se encuentra registrado a nombre de diversos titulares para identificar productos en la Clase 9ª, de manera que, en su criterio, debe ser considerada débil y excluida del análisis de registrabilidad.

Indicó que al efectuar un riguroso cotejo marcario con observancia de los criterios doctrinales y jurisprudenciales vigentes, se advierte que la similitud entre los signos “MAC” y “VIMAC”, lleva a que se configure un riesgo de confusión gráfica, además de una de tipo ideológica indirecto, por cuanto los consumidores erróneamente creerán que los productos identificados con la marca cuestionada son de su propiedad, atribuyéndoles así la calidad y reputación de la que gozan los que ella comercializa.

Expuso que dicha confusión se afianza por cuanto MAC S.A. utiliza la marca “MAC” de forma independiente y, también, seguida de otras expresiones como “MAC ENERGÍA MÁS ALLÁ DEL LÍMITE”, “MAC POTENTE POTENCIA”, “MAC 2 DOBLE PODER” y “MAC POWER PACK”; y que, conforme con la jurisprudencia, ante la existencia de un riesgo de confusión indirecta, no es posible la coexistencia de las marcas enfrentadas en el mercado. - Afirmó que se vulneró el artículo 136, literal b), ibidem, por cuanto la SIC al conceder el registro marcario cuestionado infringió el derecho de uso exclusivo que tiene sobre el nombre comercial MAC S.A. Aseguró que, a su juicio, la transgresión radica en que el registro marcario cuestionado fue concedido sin tener en cuenta que MAC S.A., se constituyó en 1969 con un objeto social determinado y relacionado directamente con los productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza; que ha utilizado de manera intensa e ininterrumpida dicho nombre comercial, enlistando diferentes reconocimientos recibidos hasta la fecha; y que, tal y como ya lo había expresado, tiene un derecho exclusivo de este que implica que no sea posible la utilización o registro de un nombre, enseña o marca idéntica o confundiblemente semejante para la misma actividad por parte de un tercero. - Manifestó que también se transgredió el artículo 136, literal h), en concordancia con los artículos 224, 225 y 226, ibidem.

Como sustento de lo anterior expresó que la marca “MAC”, desde su constitución, se ha caracterizado por ser líder en la producción, fabricación y distribución de baterías, así como de diversos productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza; que debido a dicha identificación en el mercado, de permitirse el registro del signo cuestionado, generaría una confusión para el público consumidor y daría lugar a que se lesionen sus intereses empresariales y se disminuya la capacidad distintiva de sus marcas.

Precisó que es reconocida como empresa transnacional ejemplo de liderazgo, competitividad, eficiencia y responsabilidad social, y en tal virtud, -además de su good will, estrechamente relacionado con el signo “MAC”, y de su notoriedad-, debe ser protegida de manera especial para evitar que el prestigio acumulado se vea disminuido con la entrada de productos extranjeros que utilicen su principal signo distintivo para acaparar nuevos mercados.

Por último, para efectos de acreditar que la marca “MAC” cumple con todas las condiciones para ser considerada como notoria, trajo a colación una reseña acerca de la historia e importancia de la sociedad, con fundamento en lo cual adujo que: i) dicha marca tiene el mayor porcentaje de participación en el mercado nacional de baterías siendo ampliamente reconocida por competidores y consumidores de los productos amparados en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza; ii) cumple con la duración, amplitud y extensión geográfica de uso por cuanto ha sido utilizada de forma continua e ininterrumpida por más de 35 años a lo largo de todo el territorio nacional; iii) tiene relevancia certificada por revisores fiscales acerca de las cifras de ventas e ingresos de la empresa; iv) existen actividades significativas de fabricación compra y almacenamiento al tener una planta de 10 hectáreas de extensión y con capacidad para fabricar 7 millones de baterías anuales; y v) en relación con la existencia y antigüedad de cualquier registro nacional o internacional, la marca “MAC”, se encuentra registrada en Colombia y en otros países como Antillas Holandesas, Arabia Saudita, Argentina, Aruba, Bahrein, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Jamaica, Kuwait, Líbano, México, Nicaragua, Omán, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Qatar, Reino Unido, República Dominicana, Siria, Trinidad y Tobago, la Unión Europea, Uruguay y Yemen.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico. Para tal efecto, adujo que si bien en el signo cuestionado está incluido la denominación “MAC”, de ello no se infiere que la expresión “VIMAC LOGISTICA”, sea confundible con las marcas registradas a favor de la actora o con su nombre comercial MAC S.A, ya que, conforme lo ha indicado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las marcas deben ser analizadas en su conjunto sin que se fraccionen; y que, además, el registro marcario cuestionado cuenta con varias figuras, esto es, un vehículo, planos a modos de pieza, un satélite, entre otras.

Aseguró que una vez revisada su base de datos, encontró que la expresión “LOGISTICA” no es débil con relación a los productos que ampara la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, pues no existe registro alguno en tal Clase que relacione solamente esa palabra, así mismo que la incluya, salvo la concedida en el caso objeto de estudio.

Adujo que al ser mínima la semejanza existente entre el signo cuestionado y las marcas registradas a favor de la actora, la cual no es susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor y que, atendiendo a la visión en conjunto de este, no puede considerarse como una “reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción”, de las expresiones opositoras, por lo que no le era dable entrar a pronunciarse sobre la supuesta notoriedad de estas.

II.-2. La sociedad INTEC BCS LTDA. INGENIERIA Y TECNOLOGÍA, BUSSINESS CONSULTING SERVICES, tercero con interés directo en las resultas del proceso, a través de curador ad litem, indicó que la marca “MAC” está compuesta por una silaba, mientras que en el signo “VIMAC LOGISTICA”, confluyen varias, además de representarse sobre ella un círculo y al interior varias figuras, entre ellas, un vehículo y un satélite, por lo tanto, no concuerdan ni literal, ni fonética, ni ideológica, ni gráficamente, como tampoco hay riesgo de confusión y/o asociación alguna frente a la expresión opositora.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, la demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda; y la parte demandada, el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[6], en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó[7]: “[…] La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los literales a), b) y h), del artículo 136, y artículos 224, 225 y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, procede la interpretación con excepción de los artículos 225 y 226, por cuanto no es objeto de controversia el uso y registro no autorizado de los signos distintivos notoriamente conocidos.

De oficio se interpreta el literal g) del artículo 135 y los artículos 228 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de desarrollar el tema sobre marcas conformadas por términos débiles o de uso común, y la marca notoriamente conocida. […] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo VIMAC LOGISTICA (mixto) solicitado a registro resultaría confundible con el nombre comercial MAC S.A. (denominativo) y las marcas MAC (mixta) MAC 2 DOBLE PODER (mixta), MAC ENERGIA MAS ALLA DEL LIMITE (denominativa), MAC POTENTE POTENCIA (mixta), MAC POWER PACK (mixta) y MAC S.A. (denominativa), es pertinente analizar los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.   b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas. a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas es las que puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante, colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: […] 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo solicitado a registro VIMAC LOGISTICA (mixto) y las marcas MAC (mixta), MAC 2 DOBLE PODER (mixta), MAC POTENTE POTENCIA (mixta), y MAC POWER PACK (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento –sea denominativo o gráfico- penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 2.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los Segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso. i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 2.4.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. 2.5. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se les reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. […] 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado VIMAC LOGISTICA (mixto) con el nombre comercial MAC S.A. (denominativo) y las marcas MAC ENERGIA MAS ALLA DEL LIMITE (denominativo), y MAC S.A. (denominativo), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 3.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si es denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos. […] 3.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos procedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado VIMAC LOGISTICA (mixto) con el nombre comercial MAC S.A. (denominativo) y las marcas MAC ENERGIA MAS ALLA DEL LIMITE (denominativo), y MAC S.A. (denominativo). 4.

Palabras de uso común en la conformación de marcas 4.1. En el presente caso se alegó que la palabra “LOGISTICA” que acompaña al signo solicitado a registro, sería débil para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. 4.2.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486, dispone: “Artículo 135- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. 4.3. En el marco del literal g) del artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate. […] “[…] 4.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 4.8 No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegara a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.10.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 5.

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba 5.1. Como en el proceso interno se argumentó que el signo VIMAC LOGISTICA (mixto) solicitado a registro reproduce las marcas notorias constituidas por la expresión MAC, pertenecientes a Intec Bcs S.A. Ingeniería y Tecnología Bussiness Consulting Services las marcas notorias, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

Definición 5.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. 5.3. En efecto, el artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. 5.4.

De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada. […] En relación con los diferentes riesgos en el mercado. 5.6.

Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: […] Prueba de la notoriedad. 5.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 5.9.

El artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: […] La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias. 5.16. En consecuencia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si las marcas constituidas por la expresión MAC, pertenecientes a Intec Bcs S.A. Ingeniería y Tecnología Bussiness Consulting Services, eran notoriamente conocidas en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo VIMAC LOGISTICA (mixto), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 29964 de 2008, concedió el registro de la marca mixta solicitada, “VIMAC LOGISTICA”, a la sociedad INTEC BCS LTDA. INGENIERIA Y TECNOLOGÍA, BUSSINESS CONSULTING SERVICES, para distinguir los siguientes productos: “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, trasmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores, computadores; sistemas aplicativos de software, programas de utilidad, programas de software para desarrollo, programas de computador para operación de periféricos” comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Al respecto, la demandante alegó que dicho signo es similarmente confundible con sus marcas mixtas “MAC”, “MAC 2 DOBLE PODER”, “MAC POTENTE POTENCIA”, “MAC POWER PACK”, y la nominativa “MAC ENERGÍA MÁS ALLÁ DEL LÍMITE”, que también amparan productos en la misma Clase, así como del nombre comercial MAC S.A. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literales a), b) y h), y 224, de la Decisión 486.

El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario; […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así: [pic] MARCA MIXTA CUESTIONADA[8] [pic] [pic] [pic] MAC ENERGIA MAS ALLA DEL LIMITE [pic] [pic] [pic] MAC S.A. MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS[9] Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la cuestionada, concedida a favor del tercero con interes directo en las resultas del proceso[10], con otras marcas mixtas y una nominativa, previamente registradas, a favor de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas comparadas, no así las gráficas que las acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que si los productos amparados bajo las mismas son solicitados a un expendedor se hace por su denominación y no por la descripción de aquella.

Es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]” (Negrillas fuera de texto).

Ahora, es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a), del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor y, de otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.   b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. […]”.

Además, cabe resaltar que tratándose de marcas compuestas esta Sección, en sentencia de 22 de mayo de 2014[11], precisó: “[…] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: “Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, en caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50- IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005) […]”.

(Resaltado fuera de texto). Así pues, la Sala inicialmente se pronunciará frente a los argumentos de la demandante relacionados con que la expresión “LOGISTICA”, a su juicio, debe ser excluida del presente análisis, por cuanto se encuentra registrada a nombre de diversos titulares en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza y es considerada débil.

Al respecto, al revisar los registros marcarios de la SIC[12], que a la fecha de la concesión de los actos administrativos acusados, se encontraban registrados para la Clase 9ª, la Sala no observa que la expresión “LOGISTICA”[13] sea un término de uso común en las marcas registradas en la referida Clase, por lo que no debe ser excluida del examen de confundibilidad.

Además, no es descriptiva ni genérica, dado que no describe o designa directamente los productos que identifica la Clase 9ª[14] de la Clasificación Internacional de Niza. Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto. Antes de ello, cabe señalar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común al realizar el examen comparativo de las mismas.

Al efecto, se trae a colación la sentencia de 23 de enero de 2014[15], en la que la Sala dijo lo siguiente: “[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas. Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”.

(Resaltado fuera de texto). Sin embargo, debe advertirse que si la exclusión de los componentes de esas características llega a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo analizando los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto, conforme lo señaló el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial transcrita anteriormente[16]: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegara a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]”.

En efecto, en la página web de la entidad demandada[17], figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la concesión de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas para la citada Clase 9ª que contienen la expresión “MAC”, tal como lo demuestra el siguiente listado: |SIGNO |TITULAR | |MACINTOSH (mixta) |MIGUEL BARRIENTOS VALENCIA | |MAC (nominativa) |STANLEY BLACK & DECKER, INC.| |VIMAC CARGO (mixta) |INTEC B.C.S. S.A. INGENIERIA| | |Y TECNOLOGIA BUSINESS | | |CONSULTING SERVICES | |VIMAC TAXI (mixta) |INTEC B.C.S. S.A. INGENIERIA| | |Y TECNOLOGIA BUSINESS | | |CONSULTING SERVICES | |IMACO (nominativa) |INVERSIONES NUB S.A. | |VIMAC (mixta) |INTEC B.C.S. S.A. INGENIERIA| | |Y TECNOLOGIA BUSINESS | | |CONSULTING SERVICES | |MAC MINI (nominativa) |APPLE INC. | |MAC ACADEMY (mixta) |MIGUEL BARRIENTOS VALENCIA | |MAC OS (nominativa) |APPLE INC. | |SER.MAC (mixta) |SER.MAC S.R.L. | Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil respecto de los productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Al ser una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, precisó: “[…] 4.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. […]”.

(Resaltado fuera de texto.) Por lo tanto, la actora, como titular de unos signos con un elemento de uso común, esto es, “MAC”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra de uso común en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general[18].

Además, la precitada Interpretación Prejudicial establece que las palabras, partículas o expresiones de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. Al efecto, señaló: “[…] 4.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. […]”. (Resaltado fuera de texto.) Sobre el particular, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “MAC”, que forma parte de los signos cotejados, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que en relación con los signos previamente registrados “MAC”, “MAC 2 DOBLE PODER”, “MAC POTENTE POTENCIA”, “MAC POWER PACK”, “MAC ENERGÍA MÁS ALLÁ DEL LÍMITE” y “MAC S.A.”, al excluir dicha partícula de uso común se reducen de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto.

Además, no puede perderse de vista que dicha partícula de uso común es aquella sobre la cual se presenta la discusión. Siendo ello así, la Sala considera que entre la marca cuestionada y los signos registrados a favor de la actora no existe similitud ortográfica, pues aunque la marca cuestionada contiene la partícula de uso común y débil “MAC”, al estar acompañada en su inicio de las letras “V-I” y la expresión “LOGISTICA” genera un signo completamente distintivo y diferente frente a los signos previamente registrados “MAC”, “MAC 2 DOBLE PODER”, “MAC POTENTE POTENCIA”, “MAC POWER PACK”, “MAC ENERGÍA MÁS ALLÁ DEL LÍMITE”, “MAC S.A.”.

Así, en conjunto, los términos “VIMAC LOGÍSTICA” poseen “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”[19], lo que incide en que no se genere riesgo de confusión indirecta. En otras palabras, las letras “V-I” y la expresión “LOGÍSTICA” de la marca cuestionada refuerzan las diferencias entre los signos en disputa y permiten al consumidor vincularla con un origen empresarial determinado.

Respecto de la similitud fonética, la Sala estima que la pronunciación de las marcas cotejadas es diferente debido a que las letras “V-I” y la expresión “LOGÍSTICA” le imprimen una sonoridad distinta al conjunto resultante de la marca cuestionada. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: “VIMAC LOGISTICA” - “MAC”, “VIMAC LOGISTICA” - “MAC” “VIMAC LOGISTICA” - “MAC”, “VIMAC LOGISTICA” - “MAC” “VIMAC LOGISTICA” - “MAC”, “VIMAC LOGISTICA” - “MAC” “VIMAC LOGISTICA” - “MAC”, “VIMAC LOGISTICA” - “MAC” “VIMAC LOGISTICA” – “MAC 2 DOBLE PODER”, “VIMAC LOGISTICA” – “MAC 2 DOBLE PODER” “VIMAC LOGISTICA” – “MAC 2 DOBLE PODER”, “VIMAC LOGISTICA” – “MAC 2 DOBLE PODER” “VIMAC LOGISTICA” – “MAC 2 DOBLE PODER”, “VIMAC LOGISTICA” – “MAC 2 DOBLE PODER” “VIMAC LOGISTICA” – “MAC 2 DOBLE PODER”, “VIMAC LOGISTICA” – “MAC 2 DOBLE PODER” “VIMAC LOGISTICA” – “MAC POTENTE POTENCIA”, “VIMAC LOGISTICA” – “MAC POTENTE POTENCIA” “VIMAC LOGISTICA” – “MAC POTENTE POTENCIA”, “VIMAC LOGISTICA” – “MAC POTENTE POTENCIA” “VIMAC LOGISTICA” – “MAC POTENTE POTENCIA”, “VIMAC LOGISTICA” – “MAC POTENTE POTENCIA” “VIMAC LOGISTICA” – “MAC POTENTE POTENCIA”, “VIMAC LOGISTICA” – “MAC POTENTE POTENCIA” “VIMAC LOGISTICA” -“ MAC POWER PACK”, “VIMAC LOGISTICA” – “MAC POWER PACK” “VIMAC LOGISTICA” -“POWER PACK”, “VIMAC LOGISTICA” – “MAC POWER PACK” “VIMAC LOGISTICA” -“ MAC POWER PACK”, “VIMAC LOGISTICA” – “MAC POWER PACK” “VIMAC LOGISTICA” -“ MAC POWER PACK”, “VIMAC LOGISTICA” – “POWER PACK” “VIMAC LOGISTICA” – “ENERGIA MAS ALLA DEL LIMITE”, “VIMAC LOGISTICA – “ENERGÍA MAS ALLA DEL LIMITE” “VIMAC LOGISTICA” – “MAC ENERGIA MAS ALLA DEL LIMITE”, “VIMAC LOGISTICA” – “MAC ENERGÍA MAS ALLA DEL LIMITE” “VIMAC LOGISTICA” – “MAC ENERGIA MAS ALLA DEL LIMITE”, “VIMAC LOGISTICA” – “MAC ENERGÍA MAS ALLA DEL LIMITE” “VIMAC LOGISTICA” – “MAC ENERGIA MAS ALLA DEL LIMITE”, “VIMAC LOGISTICA” – “MAC ENERGÍA MAS ALLA DEL LIMITE” En cuanto a la similitud ideológica, la Sala tampoco la advierte, dado que en manera alguna dichas expresiones pueden evocar una idea idéntica o similar.

Al respecto, la Sala precisa que la marca cuestionada es lo suficientemente distintiva y diferente con respecto a los signos opositores, pues las expresiones “VI LOGISTICA”, la dotan con una suficiente carga semántica, que permite una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de los productos en disputa o de su origen empresarial, así como el aprovechamiento injusto del prestigio y la dilución de la fuerza distintiva de los signos de la actora.

Sobre el particular, vale la pena traer a colación la sentencia de 6 de abril de 2017[20], en la que la Sala, en un escenario similar en el que se enfrentaron las mismas marcas aquí opositoras, frente a un registro marcario con el elemento “MAC”, concluyó que no existía riesgo de confundibilidad. En efecto, dijo en esa oportunidad: “[…] De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que entre las marcas cuestionadas y los signos previamente registrados de la actora no existe similitud ortográfica, ni fonética, pues si bien es cierto que las referidas marcas cuestionadas contienen la partícula de uso común “MAC”, también lo es que al estar acompañadas de las expresiones “S VS VIDEO SCREEN”, “S PREMIUM”, “S CARD”, “S ACCOUNTING”, “S AUDIT”, “S PROGRESSIVE”, “S TS TICKET SYSTEM”, “S CLM CUSTOMER LOYALTY MANAGEMENT”, “S SERVER”, “S MASTER”, generan signos completamente distintivos, que pueden ser registrables.

En cuanto a la similitud ideológica, la Sala tampoco la advierte, dado que en manera alguna dichas expresiones pueden evocar una idea idéntica o similar. Al respecto, la Sala precisa que las citadas expresiones de las marcas cuestionadas S VS VIDEO SCREEN”, “S PREMIUM”, “S CARD”, “S ACCOUNTING”, “S AUDIT”, “S PROGRESSIVE”, “S TS TICKET SYSTEM”, “S CLM CUSTOMER LOYALTY MANAGEMENT”, “S SERVER”, “S MASTER”, son lo suficientemente distintivas y diferentes con respecto a los signos opositores, pues dichos vocablos, las dotan por sí mismas de la suficiente carga semántica, que permite una eficacia particularizadora y conducen a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de los productos en disputa o de su origen empresarial, así como el aprovechamiento injusto del prestigio y la dilución de la fuerza distintiva de los signos de la actora.

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos productos, al amparar los de la Clase 9, también lo es que no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de su origen empresarial, habida cuenta de que las marcas cuestionadas se encuentran acompañadas de otros elementos diferentes que contribuyen a diferenciarlas de las otras marcas previamente registradas de la actora […]”.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. En lo concerniente a que las marcas de la actora son notoriamente conocidas, la Sala estima que ello resulta irrelevante, pues el análisis efectuado anteriormente permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido o desleal de su reputación, como tampoco que el signo cuestionado pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, como quiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas en conflicto.

Así lo consideró la Sección, en sentencia de 11 de febrero de 2010[21], cuando razonó así: “[…] para la Sala, es irrelevante que la marca “BELMONT” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “DU MONT” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas.

Además, porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad […]”.

Por consiguiente, la Sala considera que no son de recibo los argumentos de la demandante en relación con la notoriedad de sus marcas y se abstendrá de analizar las pruebas allegadas y los argumentos esgrimidos por ella al respecto[22]. Tampoco serán valoradas las pruebas del uso del nombre comercial “MAC S.A.”, teniendo en cuenta que este no es similar a la marca cuestionada y, por ende, no puede causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa de la actora o con sus productos.

Así lo señaló la Sala en un caso similar, esto es, en sentencia de 23 de marzo de 2017, en la que expresó: “[…] Tampoco serán valoradas las pruebas del uso del nombre comercial MAC S.A., teniendo en cuenta que este no es similar a las marcas solicitadas cuestionadas y, por ende, no pueden causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa de la actora o con sus productos […]”.[23] Y en lo concerniente al argumento de la demandante a que se debe tener en cuenta que sus marcas se encuentran registradas en Colombia y en otros Estados, la Sala aclara que el hecho de que esas marcas circulen o se encuentren registradas en otros Estados no es un factor que impida a la Administración registrar la marca cuestionada en Colombia porque los registros otorgados por las oficinas de marcas extranjeras no afectan los procedimientos llevados por la SIC, en virtud a que esta tiene sus propios análisis técnicos y aplica la normativa autónomamente.

La protección jurídica y el ejercicio del derecho se encuentran limitados al territorio del Estado en que se otorga la concesión o se usa eventualmente la marca de acuerdo con el principio de la territorialidad. Sobre este asunto, esta Sección en sentencia de 19 de febrero de 2015[24], señaló lo siguiente: “[…] La circunstancia aislada de que en México existan algunas chupetas que tengan esa forma de cuchara o espátula, no es suficiente para desvirtuar la legalidad de los actos administrativos que concedieron el registro de ese signo figurativo en nuestro país. Lo anterior, de acuerdo con el principio de territorialidad que gobierna el derecho de propiedad industrial, según el cual “un signo goza de protección en el territorio respectivo donde fue registrado como marca,”[25] tal y como lo señaló la Sala en sentencia proferida el 11 de febrero de 2010.

De acuerdo con lo anterior, mientras una marca no se encuentre debidamente registrada o haya sido solicitada a registro en alguno de los países que componen el área subregional andina, no gozará en ellos de la plenitud de los derechos de propiedad derivados del registro obtenido en otras latitudes y por lo mismo su titular no podrá demandar su protección por parte de las autoridades competentes [ ]”.

En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas como trasngredidas y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “VIMAC LOGISTICA”, para amparar los productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que se adoptó en cada una de ellas.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: El contenido de la presente providencia, publíquese en la página web del Consejo de Estado. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 11 de junio de 2020. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [2] En adelante Decisión 486. [3] En adelante SIC [4] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [5] Hoy Dirección de Signos Distintivos. [6] En adelante el Tribunal [7] Proceso 327-IP-2019. [8] Folio 17 del expediente [9] Folios 17, 28 y 33 del expediente [10] La sociedad INTEC BCS LTDA. INGENIERIA Y TECNOLOGÍA, BUSSINESS CONSULTING SERVICES. [11] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00053-00, M.P. María Elizabeth García González. [12] https://sipi.sic.gov.co.

Consultada el 8 de mayo de 2020. [13] https://dle.rae.es/ “Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa o de un servicio, especialmente de distribución”. [14] “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores”. [15] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2007-00230-00, M.P. María Elizabeth García González. [16] Así también lo reiteró la Sala en sentencia de 23 de abril de 2020, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00262-00, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón. [17] https://sipi.sic.gov.co.

Consultada el 8 de mayo de 2020. [18] Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023- 00, M.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja. [19] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 1101032400020000653501. [20] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de abril de de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00481-00, M.P. María Elizabeth García González, en dicha oportunidad se cuestionaban los signos mixtos “SMAC VS VIDEO SCREEN”, “SMAC PREMIUM”, “SMAC CARD”, “SMAC ACCOUNTING”, “SMAC AUDIT”, “SMAC PROGRESSIVE”, “SMAC TS TICKET SYSTEM”, “SMAC CLM CUSTOMER LOYALTY MANAGEMENT”, “SMAC SERVER”, y “SMAC MASTER” [21] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, expediente identificado con el número único de radicación 2004-00376-00, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno. [22] Conclusión arribada por la Sala también en sentencia de 3 de diciembre de 2018, expediente identificado con el número único de radicación 2010- 00125-00, M.P. Hernando Sánchez Sánchez (E). en esta oportunidad se debatía la confundibilidad entre las marcas “MAC STAR” y “STAR”. [23] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González. número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00481-00. [24]Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de febrero de 2015, número único de radicación: 2009-00094-00.

C.P. Guillermo Vargas Ayala. [25] “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 11 de febrero de 2010, expediente identificado con el número único de radicación 2001-00299-01, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Consultar además las siguientes providencias de la Sección: Sentencias del 6 de julio de 2000.

Radicación número: 3923, M.P. Manuel Santiago Urueta Ayola y del 11 de octubre de 2006. M.P. Martha Sofía Sanz Tobon.”