PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto STAX y la marca mixta STAV previamente registrada / SIGNOS DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO - La similitud de las marcas STAX y STAV genera riesgo de asociación indirecta y confusión en el consumidor / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto STAX en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud, riesgo de asociación y confusión y conexión competitiva con la marca mixta STAV registrada en la misma clase / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [R]especto de la similitud ortográfica entre las marcas “STAX” y “STAV”, la Sala advierte significativas similitudes en sus raíces y extensión, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambas marcas se componen de cinco (5) letras y coinciden en cuatro (4) de estas, y que, la única diferencia radica en el intercambio de la última letra “V” por una “X”, de la marca cuestionada, la cual no provee suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarla de la marca previamente registrada, comoquiera que la marca solicitada reproduce las letras “S”, “T” y “A” de la marca registrada, en las cuales se encuentra la fuerza distintiva de la expresión. Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que tienen un sonido o pronunciación similar, por cuanto las marcas cotejadas coinciden en las letras “S”- “T”-“A”. […] Sobre el particular, se destaca que al pronunciarlas de manera sucesiva y alternativa, tal y como debe realizarse el análisis, la Sala encuentra similitudes relevantes que puedan llevar al público consumidor a confundirlas, pues el intercambio de la letra “V” por una “X” no desvirtúa dicha similitud, teniendo en cuenta que el elemento que predomina es la expresión “STA”.

En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas enfrentadas son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto. Con respecto a lo anterior, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre la marca cuestionada y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa. […] Adicionalmente, la Sala considera que existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas lo que llevará al consumidor en mención a creer que los productos que distinguen ambas marcas provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos identificados con esas marcas son de fabricantes relacionados económicamente. […] En el caso sub lite, la marca cuestionada “STAX” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, incluyendo pasabocas preparados consistentes principalmente en papas, nueces, semillas, y otros productos de frutas o vegetales o combinaciones hechos de los mismos, incluyendo papas chips, papas crujientes, chips de tarro, pasabocas de cerdo, pasabolas de carne, pasabocas hechos a base de soya[…]”.

La marca previamente registrada “STAV” distingue los siguientes productos de la citada Clase 29: “[…] carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas; merme- ladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; especialmente pollos, gallinas y similares [ ]”.

De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que entre las citadas clases existe una relación debido a que los productos de ambas marcas están incluidos en una misma clase del nomenclátor; tienen igual finalidad, en cuanto ambos tienen como función alimentar al ser humano; presentan similares canales de comercialización y se promueven por los mismos medios de publicidad.

Por lo tanto, la Sala observa que existe conexidad competitiva entre los productos que identifican las marcas “STAX” y “STAV”. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00275-00 Actor: JOSÉ CIMADEVILLA MADRIGAL Demandado: NACIÓN- SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Acción de nulidad relativa TESIS: LA MARCA CUESTIONADA “STAX” (MIXTA) ES DERIVADA DE LOS SIGNOS PREVIAMENTE REGISTRADOS “STAX” Y “LAY’S STAX” (NOMINATIVOS) AL CONTENER VARIACIONES SECUNDARIAS E IDENTIFICAR LOS MISMOS PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 29 INTERNACIONAL.

NO OBSTANTE, ENTRE LA MARCA SOLICITADA “STAX” Y EL SIGNO PREVIAMENTE REGISTRADO “STAV” DEL ACTOR EXISTEN SEMEJANZAS SIGNIFICATIVAS Y UNA RELACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUEN. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el señor JOSÉ CIMADEVILLA MADRIGAL, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,[1] de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 38065 de 30 de septiembre de 2008, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca", 048898 de 26 de noviembre de la misma anualidad, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[2]; y 52540 de 16 de diciembre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. El actor en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 28 de diciembre de 2007, la sociedad PEPSICO INC. solicitó el registro de la marca mixta “STAX”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[3]. 2°: Que una vez publicada la solicitud, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con la marca mixta "STAV” registrada en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, así como también con el nombre comercial “STAV, EL UNICO POLLO HORNADO Y HORNEADO DE LA REGION ANDINA”, que identifica actividades relacionadas con los servicios comprendidos en la Clase 42 Internacional, de los cuales es titular. 3º: Que mediante Resolución núm. 38065 de 30 de septiembre de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos[4] de la SIC declaró infundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta "STAX", para distinguir productos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa.

El primero de ellos a través de la Resolución núm. 048898 de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo mediante la Resolución núm. 52540 de la misma anualidad, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 135, literales a) y b) de la Decisión 486, en tanto no existe posibilidad de diferenciar en el mercado los signos en controversia, estos son, “STAV” y “STAX”, por lo que el público consumidor resultaría engañado al momento de elegir la compra de su producto.

Señaló que la expresión “STAX” no es apta para identificar los productos para los cuales ha sido otorgada, sino que, por el contrario, creará confusión entre el público consumidor, teniendo en cuenta que no cumple con el requisito de distintividad, el cual debe ser observado y aplicado al momento de estudiar la registrabilidad de un signo. Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por cuanto las expresiones en conflicto presentan semejanzas gráficas, fonéticas y ortográficas, que inducen al público consumidor a incurrir en error al momento de elegir el producto deseado.

Sostuvo que en relación con el elemento gráfico, los signos cotejados evocan ideas similares o idénticas, toda vez que se trata de palabras caprichosas que no tienen significado, pero que dada su similitud, existe posibilidad de que para comerciantes y consumidores, esta situación pase inadvertida. En cuanto al aspecto ortográfico, adujo que es claro que las expresiones en controversia están compuestas por cuatro letras, de las cuales tres contienen los mismos caracteres ubicados en el mismo orden, esto es: “S-T-A-V”, “S-T-A-X”, “S-T-A-V”, “S-T-A-X”, “S-T-A-V”, “S-T-A-X”.

Indicó que en relación con el elemento fonético, los signos anteriormente mencionados presentan semejanzas, puesto que los mismos están compuestos por una única palabra y el hecho de que la expresión “STAX” termine con una letra distinta, a su juicio, no genera mayor fuerza distintiva, teniendo en cuenta que los sonidos que se generan al pronunciarlos son casi idénticos.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por el actor, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Para tal efecto, señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Sostuvo que la expresión demandada cumple con los presupuestos previstos en las normas demandadas y que, tal y como lo expresó en los actos administrativos demandados, el conjunto marcario “STAX”, obedece a un conjunto completamente distintivo.

Mencionó que los signos analizados en su conjunto no son confundibles, pues desde el punto de vista ortográfico, si bien es cierto que el signo solicitado “STAX” comparte algunas letras con la marca previamente registrada “STAV”, también lo es que el primero cuenta con un tipo de letra especial, diseño y artes específicos, evocando el concepto de una saeta, dada la especial disposición de los elementos que lo componen.

Aseveró que el actor incurre en error al estimar que sólo por el hecho de que los signos en conflicto compartan ciertas letras, se comporte alguna violación de las disposición del régimen marcario, puesto que al existir diferencias en el plano ortográfico, fonético y visual, el signo “STAX” es registrable y distinto del previamente registrado, “STAV”, motivo por el cual las resoluciones acusadas se ajustan plenamente a derecho.

II.2. La sociedad PEPSICO, INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda por carecer de fundamento legal. Para ello, adujo que goza de derechos adquiridos sobre la expresión “STAX” al ser titular de las marcas nominativas “STAX” y “LAY’S STAX” en clases 29 y 30, identificadas respectivamente con los registros núms. 251685, 247947, 239124 y 244435; y que, por lo anterior, debe considerarse como derivada de aquellos, al solo contar con variaciones secundarias como lo son un tipo de letra especial y una forma particular de representar la letra “X”.

Informó que la marca “STAV” (mixta) solicitada por el actor, fue concedida el 29 de agosto de 1997 y bajo el registro núm. 200881 para productos de la Clase 29 Internacional. Manifestó que, por un lado, las marcas “LAY’S STAX” fueron concedidas en clases 29 y 30 respectivamente el 23 de junio de 2000 y el 28 de noviembre de la misma anualidad y, por el otro, los signos “STAX” que identifican productos en las clases 29 y 30 fueron otorgados respectivamente el 28 de noviembre de 2000 y 8 de noviembre de 2001; y que ninguna de las solicitudes anteriormente mencionadas fueron objeto de oposición por parte del demandante.

Sostuvo que teniendo en cuenta lo anterior, las marcas “LAY’S STAX”, “STAX” y “STAV”, coexistieron pacíficamente por seis (6) años sin inducir a error al público consumidor y solo en el año 2007, cuando solicitó el signo mixto “STAX”, el actor presentó oposición, cuando ambas marcas ya llevaban varios años coexistiendo en el mercado. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, el demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda; tanto la parte demandada como la tercera con interés directo en las resultas del proceso solicitaron denegar las pretensiones de la demanda; y el Agente del Ministerio Público, solicitó que se declarara la nulidad de los actos administrativos acusados.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias, invocadas como violadas en la demanda, concluyó[5]: “[…] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos mixtos STAX y STAV son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.   b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos 2.1. Como los signos controvertidos STAX y STAV, son de naturaleza mixta, se debe analizar los elementos denominativo y gráfico, a fin de determinar cuál de los dos es el más característico. […] 2.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente. a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: ( Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixto es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para signos puramente gráficos o figurativos según sea el caso. […] 2.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característicos de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. […] 3. Marca derivada 3.3. En congruencia con lo señalado en el párrafo precedente, las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan. 3.4.

Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. 3.5.

Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de ellas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de discusión. 3.6.

Sobre la base de los criterios expuestos se establecerá si un signo solicitado a registro constituye o no una variación de las marcas previamente inscritas, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los productos amparados por las marcas ya registradas. […] 4.

Coexistencia pacífica de signos. […] 4.2. El fenómeno denominado la “coexistencia pacífica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un período considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos. 4.3.

Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un período prolongado en el tiempo, contribuye a la considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. […] 4.6.

La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar al pasado). 4.7. En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión. Conforme a lo expuesto, se debe determinar si el signo solicitado para registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro, así como en cuanto a los productos y/o servicios que pretende distinguir.

Todo ello, con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real en el mercado del País Miembro donde se interpone la oposición, materializando a través de la solicitud de registro presentada en el País Miembro al momento de interponer la oposición. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 38065 de 2008, concedió el registro de la marca mixta “STAX”, al titular PEPSICO INC., para amparar los siguientes productos de la Clase 29ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, incluyendo pasabocas preparados consistentes principalmente en papas, nueces, semillas, y otros productos de frutas o vegetales o combinaciones hechos de los mismos, incluyendo papas chips, papas crujientes, chips de tarro, pasabocas de cerdo, pasabolas de carne, pasabocas hechos a base de soya […]”.

Al respecto, el demandante alegó que entre la marca previamente registrada “STAV” y el signo cuestionado “STAX” existen semejanzas gráficas, fonéticas y ortográficas suficientes, que puedan inducir al público consumidor en error, lo que significa que dichas expresiones enfrentadas no pueden coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente” y que “[…] no se interpretará el artículo 135 los literales a) y b) por no estar en discusión la distintividad intrínseca del signo solicitado a registro […]”.

El texto de la norma aludida es el siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;  […]”.

Teniendo en cuenta lo anterior, a la Sala le corresponde determinar si, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, la marca “STAX” (mixta) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incursa o no en una causal de irregistrabilidad respecto al registro marcario “STAV” (mixto), que ampara también productos de la misma Clase, habida cuenta de que la sociedad PEPSICO INC. previamente registró los signos nominativos “STAX” y “LAY’S STAX”, bajo los núms. 239124 y 251685, para productos de la misma Clase 29, así como las marcas nominativas previamente registradas “STAX” y “LAY’S STAX”, con los certificados núms. 244435 y 247947 que identifican productos de la Clase 30 Internacional.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así: [pic] MARCA MIXTA CUESTIONADA[6] [pic] MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA[7] Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la cuestionada, concedida a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso[8], con otra marca mixta, previamente registrada, cuyo titular es el actor, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas comparadas, no así las gráficas ni el tipo de letra especial que las acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a un expendedor por su denominación y no por la descripción de aquella.

Es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]” (Negrillas fuera de texto).

Ahora, es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a), del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor y, de otra, la conexidad entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.   b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. […]”.

Siendo ello así, respecto de la similitud ortográfica entre las marcas “STAX” y “STAV”, la Sala advierte significativas similitudes en sus raíces y extensión, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambas marcas se componen de cinco (5) letras y coinciden en cuatro (4) de estas, y que, la única diferencia radica en el intercambio de la última letra “V” por una “X”, de la marca cuestionada, la cual no provee suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarla de la marca previamente registrada, comoquiera que la marca solicitada reproduce las letras “S”, “T” y “A” de la marca registrada, en las cuales se encuentra la fuerza distintiva de la expresión. Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que tienen un sonido o pronunciación similar, por cuanto las marcas cotejadas coinciden en las letras “S”- “T”-“A”.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal similitud: STAX - STAV - STAX - STAV - STAX - STAV STAX - STAV - STAX - STAV - STAX STAX - STAV - STAX - STAV - STAX - STAV STAX - STAV - STAX - STAV - STAX STAX - STAV - STAX - STAV - STAX - STAV STAX - STAV - STAX - STAV – STAX STAX - STAV - STAX - STAV - STAX - STAV STAX - STAV - STAX - STAV - STAX Sobre el particular, se destaca que al pronunciarlas de manera sucesiva y alternativa, tal y como debe realizarse el análisis, la Sala encuentra similitudes relevantes que puedan llevar al público consumidor a confundirlas, pues el intercambio de la letra “V” por una “X” no desvirtúa dicha similitud, teniendo en cuenta que el elemento que predomina es la expresión “STA”.

En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas enfrentadas son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto. Con respecto a lo anterior, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre la marca cuestionada y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […].

Adicionalmente, la Sala considera que existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas lo que llevará al consumidor en mención a creer que los productos que distinguen ambas marcas provienen del mismo titular. Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos identificados con esas marcas son de fabricantes relacionados económicamente.

Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” [9] (Destacado fuera de texto).

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión y asociación para el público consumidor. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.

Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia de 26 de noviembre de 2018 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” [10] (Destacado fuera de texto). Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexión. En el caso sub lite, la marca cuestionada “STAX” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, incluyendo pasabocas preparados consistentes principalmente en papas, nueces, semillas, y otros productos de frutas o vegetales o combinaciones hechos de los mismos, incluyendo papas chips, papas crujientes, chips de tarro, pasabocas de cerdo, pasabolas de carne, pasabocas hechos a base de soya[…]”.

La marca previamente registrada “STAV” distingue los siguientes productos de la citada Clase 29: “[…] carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas; merme- ladas, compotas; huevos, leche y productos lacteos; aceites y grasas comestibles; especialmente pollos, gallinas y similares [ ]”.

De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que entre las citadas clases existe una relación debido a que los productos de ambas marcas están incluidos en una misma clase del nomenclátor; tienen igual finalidad, en cuanto ambos tienen como función alimentar al ser humano; presentan similares canales de comercialización y se promueven por los mismos medios de publicidad[11].

Por lo tanto, la Sala observa que existe conexidad competitiva entre los productos que identifican las marcas “STAX” y “STAV”. Así las cosas, para la Sala, en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486. Ahora bien, la Sala debe analizar si el signo cuestionado “STAX” (mixto) es derivado de la marca “STAX” previamente registradas en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, por lo que resulta pertinente traer a colación, en palabras propias del Tribunal, el concepto de marca derivada rendido en la Interpretación Prejudicial antes mencionada: “[…] las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan […]”.[12] (Resaltado fuera de texto).

De acuerdo con las certificaciones expedidas por la SIC, visible a folios 216 a 219, la sociedad PEPSICO INC. es titular de las siguientes marcas: • “STAX” (nominativa), solicitada el 14 de febrero de 2000, con vigencia hasta el 28 de noviembre de 2020, concedida a través de la Resolución núm. 23347 de 15 de septiembre de 2000, con certificado núm. 251685, para identificar productos en la Clase 29 Internacional; • “STAX” (nominativa), solicitada el 14 de febrero de 2000, con vigencia hasta el 8 de noviembre de 2021, concedida a través de la Resolución núm. 29156 de 31 de agosto de 2001, con certificado núm. 247947, para distinguir productos de la Clase 30 Internacional; • “LAY’S STAX” (nominativa), solicitada el 11 de octubre de 1999, con vigencia hasta el 23 de junio de 2020, concedida a través de la Resolución núm. 9671 de 28 de abril de 2000, con certificado núm. 239124, para amparar productos en la Clase 29 Internacional, y; • “LAY’S STAX” (nominativa), solicitada el 11 de octubre de 1999, con vigencia hasta el 18 de julio de 2021, concedida a través de la Resolución núm. 9365 de 29 de marzo de 2001, con certificado núm. 244435, para productos comprendidos en la Clase 30 Internacional.

A continuación se presentan los signos “STAX” y “LAY’S STAX”, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, previamente registrados, así: STAX MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (Certificados núms. 251685 y 247947)[13] LAY’S STAX MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (Certificados núms. 239124 y 244435)[14] Por su parte, la marca “STAX”, objeto de registro en los actos acusados, se expresa así: [pic][15] Ahora, si bien es cierto que la marca cuestionada “STAX” es de naturaleza mixta, también lo es que en ella prevalece el elemento denominativo, por ser el de mayor impacto en la mente del consumidor, por lo que la Sala encuentra que se trata de una derivación del signo previamente registrado “STAX” (nominativo) al reproducir su elemento distintivo principal, introduciendo una variación no sustancial, como lo es una grafía especial, además de que amparan los mismos productos, esto es, aquellos comprendidos en la Clase 29 Internacional.[16] Lo anterior pone en evidencia que la marca “STAX” (mixta), cuestionada, es derivada del signo “STAX” (nominativo), registrado bajo el núm. 251685 y 239134, para productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad PEPSICO INC., tercero interesado en las resultas del proceso; y que cuando este presentó la solicitud de registro de la referida marca cuestionada, esto es, el 20 de mayo de 2007, ya era titular de la marca “STAX” (nominativa) para la citada Clase 29.

Cabe señalar que respecto del registro de marcas que constituyen derivación de marcas previamente registradas la Sala, en sentencia de 9 de noviembre de 2006, ha sostenido lo siguiente: “[…] El registro negado corresponde a la marca S-URISTIX derivada de URISTIX® registrada a nombre de la parte actora, dueña también de la marca SURISTAT.

Sobre el caso presentado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial efectuada en este proceso ha dicho que el titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan derivación de aquella, siempre que la nueva solicitud comprenda la marca en referencia, con variaciones no sustanciales y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca; […]” “La Sala encuentra que la marca S-URISTIX cuyo registro se negó mediante las resoluciones demandadas es una derivación de la marca URISTIX® de la cual es propietaria la actora es decir la solicitante; que la marca cuyo registro se negó no tiene variaciones sustanciales comparada con la marca ya registrada pues apenas le antecede la letra S; y que los productos que ampara corresponden a los ya amparados por la marca registrada URISTIX; luego el titular de la marca inscrita URISTIX cumple con estos requisitos para solicitar una marca derivada […]”[17] (Resaltado fuera de texto).

En igual sentido, esta Sección en sentencia de 19 de octubre de 2018 precisó: “[…] Ahora, la Sala debe analizar si la marca cuestionada “PREMIER FULL FLAVOR” (mixta) es derivada de las marcas “PREMIER” (mixtas), previamente registradas a la sociedad PROTABACO S.A. De acuerdo con la página web de la demandada[18], la sociedad PROTABACO S.A. es titular de la marca “PREMIER” (mixta), solicitada el 26 de septiembre de 1986, con vigencia hasta el 3 de abril de 2025, con certificado núm. 127611; y de la marca “PREMIER” (mixta), solicitada el 19 de marzo de 1985, con vigencia hasta el 6 de febrero de 2026, con certificado núm. 132736. […] Lo anterior pone en evidencia que la marca “PREMIER FULL FLAVOR” (mixta) objeto del registro cuestionado es derivada de las marcas “PREMIER” (mixtas), registradas bajo los núms. 127611 y 132736, para productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad PROTABACO S.A., tercero interesado en las resultas del proceso; y que cuando este presentó la solicitud de registro de la referida marca cuestionada, esto es, el 28 de octubre de 2005, ya era titular de las marcas “PREMIER” (mixtas) para la citada Clase 34. […] Es preciso advertir que en este proceso ha quedado claro que la marca cuestionada “PREMIER FULL FLAVOR”, objeto de registro de los actos acusados, es una derivación de las marcas “PREMIER”, registradas bajo los núms. 127611 y 132736, con anterioridad a la solicitud de registro de aquella y no tiene variaciones sustanciales en relación con las mismas porque tan solo varía en la ubicación y el tamaño de la figura geométrica que contiene, que ya ha sido empleada, además de que los productos que constituyen su objeto corresponden a los ya amparados por las marcas anteriormente registradas. […]” (Resaltado fuera de texto).[19] Asimismo, esta Sala en sentencia de 7 de mayo de 2015, expresó: “[…] Lo anterior pone en evidencia que la marca “ZAPP” (mixta), objeto del registro cuestionado es derivada de las marcas “ZAPP” (mixtas), registradas bajo los núms. 207709 y 149448 para productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad COLJUGOS S.A., tercero interesado en las resultas del proceso y que cuando éste presentó la solicitud de registro de la referida marca cuestionada, esto es, el 8 de octubre de 2003, ya era titular de los signos “ZAPP” (mixtos) para la citada Clase 32, signos estos que fueron registrados con anterioridad a los signos “ZAFT” y “ZAFF”, cuyo titular es la actora […]”. [20] (Resaltado fuera de texto).

Cabe advertir que en este proceso ha quedado claro que PEPSICO INC. es titular de la marca “STAX” (nominativa), registrada bajo el núm. 251685; que la marca “STAX” (mixta), cuestionada, es una derivación de aquella, al no contener variaciones sustanciales en relación con las mismas, pues solo varía en el tipo de grafía; y que, además, los productos que constituyen su objeto corresponden a los ya amparados por la marca anteriormente registrada.

Ahora, frente a las marcas “STAX” y “LAY’S STAX” (nominativas) registradas bajo los núm. 247947 y 244435, que identifican productos en la Clase 30, la Sala considera que no es posible predicar que el signo cuestionado sea derivado de aquellas, toda vez que estas no amparan productos comprendidos en la misma Clase, esto es, para la Clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.[21] Por otra parte, tampoco puede predicarse que el signo cuestionado “STAX” (mixto) sea derivado de la marca nominativa “LAY’S STAX” previamente registrada para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que en este caso sí hay variaciones sustanciales, esto es, al eliminar la expresión LAY’S. Las variaciones según la jurisprudencia[22] no solo se generan al adicionar elementos sino también al eliminar alguno, como ocurre en el presente caso.

Ahora, la Sala estima pertinente traer a colación la sentencia de 30 de junio de 2016, en la que se precisó con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso lo siguiente: “[…] Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.” […] Además, dentro del Proceso 107-IP-2010 de 11 de noviembre de 20101, este Tribunal desarrolló el tema de la marca derivada expresando los siguientes fundamentos: […] Estas ´marcas derivadas´ -como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1998)-, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”. […] Por otro lado, el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro de Marca o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretender registrar. […]” [23] (Destacado fuera de texto.) De conformidad con la sentencia antes transcrita y la Interpretación Prejudicial rendida por el Tribunal en este proceso, si bien es cierto que la marca “STAX” es derivada del signo “STAX”, también lo es que el hecho de que un titular de un registro de marca solicite para registro una marca derivada no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, toda vez que se debe verificar que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la norma comunitaria.

Por consiguiente, como en este caso se ha acreditado la configuración de la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, al existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, inclusive si es derivada del signo “STAX”, porque, como ya se dijo, podría generar un riesgo de confusión, que conllevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del tercero interesado en las resultas del proceso, en el caso de no cancelar su registro.

Finalmente, en relación con el argumento expuesto por el tercero con interés directo en las resultas del proceso frente a la coexistencia pacífica de las marcas “STAX” y “STAV” y que hasta el momento no se ha presentado riesgo de confundibilidad, se considera que este argumento no es de recibo, por cuanto, conforme lo ha señalado el Tribunal, “[…] la “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la existencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad […]”.[24] (Resaltado fuera de texto) En concordancia con lo anterior, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca previamente registrada, que en este caso, es “STAV”.

Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). […]”.[25] En este orden de ideas, para la Sala, en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, lo que impone acceder a las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos acusados, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SIC cancelar la inscripción del certificado de registro de la marca “STAX”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad PEPSICO, INC.

TERCERO: ORDENAR a la SIC publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: El contenido de la presente providencia, publíquese en la página web del Consejo de Estado. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 19 de junio de 2020. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [2] En adelante SIC. [3] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [4] Hoy Dirección de Signos Distintivos. [5] Proceso 218-IP-2016. [6] Folio 15 del expediente. [7] Folio 15 del expediente. [8] La sociedad PEPSICO, INC. [9] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020080006500. [10] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001032400020090031400. [11] En un caso similar, esto es, en sentencia de 30 de noviembre de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-24- 000-2011-00116-00, la Sala consideró que existía conexidad competitiva entre productos de la Clase 29 al encontrarse en una misma Clase Internacional, presentar similares canales de comercialización y promoverse por los mismos medios de publicidad. [12] 2018-IP-2016. [13] Folios 216 y 217. [14] Folios 218 y 219. [15] Folio 15. [16] En un caso similar, la Sala realizó el análisis de marca derivada dando prevalencia al elemento denominativo, esto es, en sentencia de 14 de febrero de 2019, expediente identificado con el número único de radicación 2011-00121-00, M.P. Oswaldo Giraldo López. [17] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de noviembre de 2006, expediente identificado con el número único de radicación: 2002-00378-01, M.P. Martha Sofía Sanz Tobón. [18] www.sipi.sic.gov.co.

Consultada el 10 de octubre de 2018. [19] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de octubre de 2018, Expediente identificado con el número único de radicación: 2010-00008-00, M.P. Hernando Sánchez Sánchez (E). [20] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de mayo de 2015, Expediente identificado con el número único de radicación: 2006-00009-00, M.P. María Elizabeth García González. [21] En un caso similar, la Sala consideró que un signo no era derivado del otro al identificar productos en distintas clases, esto es, en sentencia de 19 de julio de 2018, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00427-00, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. [22] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de julio de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2009-00579-00; sentencia de 14 de diciembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez núm. único de radicación 11001-03-24-000-2007-00286-00. [23] Proceso 431-IP-2015. [24] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2016, expediente identificado con el número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00629-00, M.P. María Elizabeth García González. [25] Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001.