PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo OSTEOSAN y la marca nominativa OSTEOSAN previamente registrada / MARCA FARMACÉUTICA - Rigurosidad del examen de registrabilidad / SIGNOS DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo nominativo OSTEOSAN en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud, riesgo de confusión y conexión competitiva con la marca nominativa OSTEOSAN previamente registrada en la misma clase / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Referente a la similitud ortográfica, es pertinente indicar que el signo solicitado, “OSTEOSAN”, al igual que la marca registrada, “OSTEOSAN”, contienen 8 letras, 4 vocales y 4 consonantes, ubicadas todas estas en la misma posición, lo que significa que la reproduce totalmente, […] En el caso sub examine, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce la marca previamente registrada, la Sala considera que existe una clara identidad ortográfica.

En lo atinente a la similitud fonética, la Sala observa que al existir una reproducción total de la marca previamente registrada por parte del signo cuestionado, su pronunicación y sonoridad es idéntica. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas enfrentadas son de fantasía, porque además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto.

Por lo precedente, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión y asociación para el público consumidor. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. […] En el caso sub lite, el signo cuestionado, “OSTEOSAN”, fue solicitado para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Suplementos alimenticios, polivitamínicos, complementos nutricionales, alimentos adicionados y enriquecidos con vitaminas y minerales […]”.

Por su parte, la marca registrada, “OSTEOSAN”, distingue los siguientes productos en la misma Clase: “[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”.

De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que entre los citados productos existe una relación debido a que dichos signos pertenecen a una misma Clase del nomenclátor; pertenecen al mismo género (preparaciones farmacéuticas para uso humano); tienen igual finalidad, al ser productos destinados para la salud y bienestar del ser humano; y comparten los mismos canales de comercialización y de publicidad, pues, por un lado, suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, droguerías y farmacias; y, por el otro, se promocionan por iguales medios, tales como revistas especializadas; y existe un riesgo para la salud de los consumidores quienes al guardar los productos luego de su uso podrían confundir los productos farmacéuticos en un futuro, con aquellos relacionados con los suplementos alimenticios, entre otros, que solicitó proteger la marca cuestionada, en atención a la identidad de las marcas.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que la marca previamente registrada, “OSTEOSAN”, ampara otros productos que no identifica la marca cuestionada, como lo son “[…] los productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”, también lo es que al ser signos confundibles generan un riesgo de asociación, tal y como se evidenció anteriormente.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 151 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00467-00 Actor: HELMUT HERNÁNDEZ JARAMILLO Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho TESIS: EL SIGNO CUESTIONADO “OSTEOSAN” ES IDÉNTICO A LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “OSTEOSAN”, AL REPRODUCIRLA EN SU TOTALIDAD, SIN ENCONTRARSE ACOMPAÑADO DE OTRO ELEMENTO QUE CONTRIBUYA A DIFERENCIARLO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el señor HELMUT HERNÁNDEZ JARAMILLO, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 09646 de 22 de febrero y 21062 de 23 de abril de 2010, proferidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y la 28619 de 31 de mayo de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 3ª.

Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder la marca “OSTEOSAN”. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. El actor en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 26 de octubre de 2007 solicitó el registro como marca del signo nominativo "OSTEOSAN", para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª[1] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[2]. 2°: Que una vez publicada la solicitud, no se presentó oposición alguna. 3º: Agregó que mediante Resolución núm. 09646 de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC negó el registro del signo nominativo, “OSTEOSAN”, en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto de oficio la encontró confundible con la marca nominativa, “OSTEOSAN”, registrada en la misma Clase, cuyo titular es la sociedad BIOQUIFAR PHARMACEUTICAL LTDA. 4º: Señaló que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa.

El primero de ellos, a través de la Resolución núm. 21062 de 2010, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 28619 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó los cargos de violación, en síntesis, así: Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[3], de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, por indebida aplicación. Reconoció que si bien las expresiones cotejadas comparten una misma estructura gramatical y fonética, no identifican un mismo bien, por lo que atendiendo el principio de la especialidad, su uso no generaría ninguna confusión, habida cuenta que los productos estarían destinados a satisfacer necesidades diferentes.

Añadió que la marca nominativa “OSTEOSAN”, previamente registrada por la sociedad BIOQUIFAR PHARMACEUTICA S.A, comercializa un medicamento para aliviar el dolor y el signo solicitado corresponde a un multivitamínico. Precisó que existen varias marcas idénticas registradas y aprobadas por la SIC, las cuales identifican productos o servicios disímiles, como ocurre con la marca nominativa “CORONA”, que es utilizada indistintamente para comercializar cerámicas, zapatos, chocolates y otros productos.

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 151, ibídem, por indebida aplicación, dado que desconoció factores como la destinación del producto a registrar, el mercado objetivo, el precio, la necesidad que satisface y las condiciones de venta, presupuestos que no fueron tenidos en cuenta al momento de analizar la concesión solicitada, lo que llevó a la errónea conclusión de que el signo generaría un riesgo de confusión o asociación entre los consumidores.

Indicó que la expresión cotejada por la entidad demandada y los productos que ella ampara, no están relacionados competitivamente con el signo objeto de registro al tener una destinación, compuesto químico, precio, formulación y presentación comercial completamente diferentes. Aseguró que el producto ofrecido por la marca previamente registrada, “OSTEOSAN”, es un medicamento a base de piroxicam, cuyas propiedades son las de ser desinflamatorio y antiartrítico, útil para tratar enfermedades tales como artritis reumatoidea, osteoartritis, espondilitis anquilosante, dolores musculares esqueléticos agudos, ataque agudo de gota, dismenorrea, entre otros, mientras el que pretende amparar el signo solicitado, “OSTEOSAN”, es un compuesto a base de vitaminas y minerales, cuya descripción es la de ser un suplemento alimenticio, polivitamínico y/o complemento nutricional.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por el actor, por carecer de apoyo jurídico. Adujo que las marcas cotejadas, apreciadas en su conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir en error al público consumidor. Indicó que las dos expresiones amparan productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que de permitirse el registro a favor del actor se generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de estas, pues podría creer que se tratan de la misma marca o de registros marcarios que pertenecen a un mismo titular, máxime si se tiene en cuenta que están destinados a un mismo tipo de consumidor y tienen iguales canales de comercialización. Aseguró que los productos que se destinan a finalidades iguales, idénticas o afines y que circulen en un mismo mercado, han de presentar similitud real para el consumidor, el cual podrá confundirse, tal y como ocurre en el presente caso.

Sostuvo que, por un lado, al tratarse de productos higiénicos para la medicina, incluidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, que identifica la marca previamente registrada, “OSTEOSAN”; y, por el otro, de suplementos polivitamínicos, complementos nutricionales, alimentos adicionados y enriquecidos, también contenidos en la citada Clase 5ª, que distingue el signo cuestionado, “OSTEOSAN”, es que se puede concluir que comparten las mismas finalidades, están destinados a los mismos mercados y se comercializan a través de los mismos canales, por lo que se presenta conexidad competitiva entre las marcas cotejadas y se imposibilita su coexistencia pacífica al aumentar el riesgo de inducir al público consumidor a error.

II.-2. La sociedad BIOQUIFAR PHARMACEUTICA S.A, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda, pues de permitirse el registro de un signo igual al de su propiedad el consumidor no dispondrá de los elementos necesarios suficientes que permitan diferenciarlos respecto del producto y sobre el origen empresarial, lo que llevaría a generar un riesgo de confusión y/o asociación y afectar el derecho de exclusividad que tiene sobre la expresión “OSTEOSAN”.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, la demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda; y tanto la parte demandante como el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[4], en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó[5]: “[…] 1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 y del artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales proceden por ser pertinentes. 1.

Irregistrabilidad de signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo OSTEOSAN (denominativo) y la marca OSTEOSAN (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.   b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas. a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. […] ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus.

Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que puedan presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basas la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos denominativos. 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado OSTEOSAN (denominativo) y la marca OSTEOSAN (denominativa), es necesario que se comparen teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.3.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los Segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 2.4.

Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. […] 2.6 en congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado OSTEOSAN (denominativo) y la marca OSTEOSAN (denominativa). 3.

Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. 3.1. En el presente proceso, la autoridad administrativa alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. 3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. 3.3.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 3.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). […] 3.5.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos. - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. 3.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 09646 de 22 de febrero de 2010 denegó el registro de la marca nominativa solicitada, “OSTEOSAN”, al actor, para distinguir los siguientes productos: “[…] Suplementos alimenticios, polivitamínicos, complementos nutricionales, alimentos adicionados y enriquecidos con vitaminas y minerales[…]”, comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por estimar que era confundible con la marca nominativa “OSTEOSAN”, registrada en la misma Clase, a nombre de la sociedad BIOQUIFAR PHARMACEUTICAL LTDA. Por su parte, el demandante alegó que dicha marca es registrable dado que su uso en el mercado no generaría ningún tipo de confusión frente a la previamente registrada, habida cuenta que los productos que ampara cada una de ellas estarían destinados a satisfacer necesidades diferentes, pues los de propiedad de la sociedad BIOQUIFAR PHARMACEUTICAL S.A. son medicamentos para aliviar el dolor y los de la marca solicitada corresponden a un multivitamínico.

Aseguró que la expresión cotejada por la SIC y los productos que ella ampara no están relacionados competitivamente con el signo, objeto de registro, al tener una destinación, compuesto químico, precio, formulación y presentación comercial completamente diferentes. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literal a), y 151 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinentes […]”.

El texto de las normas aludidas es el siguiente: “Decisión 486. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Ahora, en este caso es importante tener en cuenta que la marca previamente registrada identifica, entre otros, productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5ª Internacional. La Sala ha precisado en otras oportunidades que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas, porque lo cierto es que en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal”.[6] Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así: OSTEOSAN MARCA NOMINATIVA SOLICITADA CUESTIONADA[7] OSTEOSAN MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA[8] Además, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que como en este caso los signos están compuestos únicamente por elementos denominativos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre este tipo de signos: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los Segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”.

Ahora, es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y, de otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquel.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las expresiones en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. […]”.

Referente a la similitud ortográfica, es pertinente indicar que el signo solicitado, “OSTEOSAN”, al igual que la marca registrada, “OSTEOSAN”, contienen 8 letras, 4 vocales y 4 consonantes, ubicadas todas estas en la misma posición, lo que significa que la reproduce totalmente, como se muestra a continuación: OSTEOSAN OSTEOSAN OSTEOSAN OSTEOSAN OSTEOSAN OSTEOSAN OSTOESAN OSTEOSAN OSTEOSAN OSTEOSAN OSTOESAN OSTEOSAN OSTEOSAN OSTEOSAN OSTOESAN OSTEOSAN OSTEOSAN OSTEOSAN OSTOESAN OSTEOSAN OSTEOSAN OSTEOSAN OSTOESAN OSTEOSAN En el caso sub examine, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce la marca previamente registrada, la Sala considera que existe una clara identidad ortográfica.

En lo atinente a la similitud fonética, la Sala observa que al existir una reproducción total de la marca previamente registrada por parte del signo cuestionado, su pronunicación y sonoridad es idéntica. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas enfrentadas son de fantasía, porque además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto.

Por lo precedente, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión y asociación para el público consumidor. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.

Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia de 26 de noviembre de 2018, trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” [9] (Destacado fuera de texto). Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexión. En el caso sub lite, el signo cuestionado, “OSTEOSAN”, fue solicitado para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Suplementos alimenticios, polivitamínicos, complementos nutricionales, alimentos adicionados y enriquecidos con vitaminas y minerales […]”.

Por su parte, la marca registrada, “OSTEOSAN”, distingue los siguientes productos en la misma Clase: “[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”.

De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que entre los citados productos existe una relación debido a que dichos signos pertenecen a una misma Clase del nomenclátor; pertenecen al mismo género (preparaciones farmacéuticas para uso humano); tienen igual finalidad, al ser productos destinados para la salud y bienestar del ser humano; y comparten los mismos canales de comercialización y de publicidad, pues, por un lado, suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, droguerías y farmacias; y, por el otro, se promocionan por iguales medios, tales como revistas especializadas; y existe un riesgo para la salud de los consumidores quienes al guardar los productos luego de su uso podrían confundir los productos farmacéuticos en un futuro,[10] con aquellos relacionados con los suplementos alimenticios, entre otros, que solicitó proteger la marca cuestionada, en atención a la identidad de las marcas.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que la marca previamente registrada, “OSTEOSAN”, ampara otros productos que no identifica la marca cuestionada, como lo son “[…] los productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”, también lo es que al ser signos confundibles generan un riesgo de asociación, tal y como se evidenció anteriormente.

Además, no puede perderse de vista que los signos cotejados, al amparar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, su análisis debe ser más estricto o riguroso[11]. Al verificarse los citados criterios, la Sala estima que existe conexión competitiva, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor, que podría llevarlo a asociar los productos a un origen empresarial común. Ahora, en lo que respecta al argumento del actor relativo a que existen varias marcas idénticas registradas y aprobadas por la SIC, las cuales identifican productos o servicios disímiles, como ocurre con la marca nominativa “CORONA”, la Sala considera que no puede aplicar el criterio utilizado en dichos asuntos, pues la obligación de la entidad demandada es estudiar en cada caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas[12]; y de considerarse que eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la jurisprudencia reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores. [13] En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron los artículos 136, literal a) y 151 de la Decisión 486; y que le asistió razón a la SIC al negar el registro de la marca mixta “OSTEOSAN”, para amparar los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que se adoptó en cada uno de ellos.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por último, se tendrá como apoderada de la entidad demandada a la doctora INGRITH EDILIA PALACIOS CARDONA, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes a folios 133 a 136 del expediente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: TENER a la doctora INGRITH EDILIA PALACIOS CARDONA, como apoderada de la entidad demandada, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes a folios 133 a 136 del expediente.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: El contenido de la presente providencia, publíquese en la página web del Consejo de Estado. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 26 de junio de 2020. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] Este signo fue solicitado para identificar los siguientes productos: “[…] suplementos alimenticios, polivitamínicos, complementos nutricionales, alimentos adicionados y enriquecidos con vitaminas y minerales […]”. [2] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [3] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [4] En adelante el Tribunal [5] Proceso 93-IP-2019. [6] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019; expediente identificado con el número único de radicación 2009-00535-00;

M.P. Hernando Sánchez Sánchez (E). [7] Folio 15 del expediente. [8] Folio 15 del expediente. [9] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001032400020090031400. [10] Así lo señaló esta Sección en la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2016 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, 11001-03-24-000-2009-00343-00), cuando al estudiar las marcas de la Clase 5ª Internacional “ASMED” (no tiene referencia a qué producto de la clase 5a identifica), y “ALMET” (ampara un producto veterinario), sostuvo: “[…] «el público consumidor puede incurrir en confusión, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la clase 5 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase»[…]”. [11] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019, C.P. (E) Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 1101032400020090053500. [12] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000-2004-00065-00. [13] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2013-00255-00.