11001-03-24-000-2011-00061-00 — Consejo de Estado

11001-03-24-000-2011-00061-00Consejo de Estado · SECCIÓN PRIMERASentencia2020-06-11

Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

Actor: Laboratorio Franco Colombiano - Lafrancol S.A·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio – Sic

De qué trata

Síntesis: [R]especto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión, pues “ALFAMAX” está compuesta por tres sílabas (AL-FA-MAX), cuatro consonantes (L-F-M-X) y tres vocales (A-A-A), mientras que “FAMAX” se conforma por dos sílabas (FA-MAX), tres consonantes (F-M-X) y dos vocales (A-A). Además, la marca solicitada al estar acompañada de otro vocablo a su inicio, como lo es la partícula “AL”, genera un signo completamente distintivo, que puede ser registrable, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente debido a que el vocablo “AL” al estar al inicio, le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante de la marca cuestionada. […] Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan raíces diferentes hace que su pronunciación y fonética sea distinta, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos distintos le aporta una fuerza distintiva especial a las marcas, las hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que las marcas enfrentadas son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto. Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada “ALFAMAX” es lo suficientemente distintiva y diferente de las previamente registradas. Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación.MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto ALFAMAX y las marcas nominativa y mixta FAMAX previamente registradas / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es MAX en la clase 5 de la Clasificación internacional de Niza / LEXEMA - Lo es MAX EXPRESIÓN DE USO COMÚN - A pesar de serlo MAX no se excluyen del análisis / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIAEn el caso sub examine, se encontró que en la página web de la entidad demandada, figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la concesión de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas para la citada Clase 5ª que contienen la expresión “MAX”, […] Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil respecto de los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Además, es un lexema, en tanto que es el elemento que no cambia dentro de las denominaciones antes citadas. Al ser una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. […] Por lo tanto, la actora, como titular de unos signos con un elemento de uso común, esto es “MAX”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra, en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general. Sobre el particular, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “MAX”, que forma parte de los signos cotejados, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que en relación con los signos previamente registrados “FAMAX” al excluir dicha partícula de uso común se reducen de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto ALFAMAX y las marcas nominativa y mixta FAMAX previamente registradas / MARCA FARMACÉUTICA - Rigurosidad del examen de registrabilidad / SIGNOS DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto ALFAMAX en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza al no existir similitud las marcas nominativa y mixta FAMAX previamente registradas en la misma clase [R]especto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión, pues “ALFAMAX” está compuesta por tres sílabas (AL-FA-MAX), cuatro consonantes (L-F-M-X) y tres vocales (A-A-A), mientras que “FAMAX” se conforma por dos sílabas (FA-MAX), tres consonantes (F-M-X) y dos vocales (A-A).

Además, la marca solicitada al estar acompañada de otro vocablo a su inicio, como lo es la partícula “AL”, genera un signo completamente distintivo, que puede ser registrable, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente debido a que el vocablo “AL” al estar al inicio, le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante de la marca cuestionada. […] Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan raíces diferentes hace que su pronunciación y fonética sea distinta, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos distintos le aporta una fuerza distintiva especial a las marcas, las hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que las marcas enfrentadas son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada “ALFAMAX” es lo suficientemente distintiva y diferente de las previamente registradas. Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto ALFAMAX y las marcas nominativa y mixta FAMAX previamente registradas / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es MAX en la clase 5 de la Clasificación internacional de Niza / LEXEMA - Lo es MAX EXPRESIÓN DE USO COMÚN - A pesar de serlo MAX no se excluyen del análisis / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA En el caso sub examine, se encontró que en la página web de la entidad demandada, figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la concesión de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas para la citada Clase 5ª que contienen la expresión “MAX”, […] Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil respecto de los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Además, es un lexema, en tanto que es el elemento que no cambia dentro de las denominaciones antes citadas. Al ser una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. […] Por lo tanto, la actora, como titular de unos signos con un elemento de uso común, esto es “MAX”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra, en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general.

Sobre el particular, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “MAX”, que forma parte de los signos cotejados, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que en relación con los signos previamente registrados “FAMAX” al excluir dicha partícula de uso común se reducen de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL F CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., once (11) de junio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00061-00 Actor: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO - LAFRANCOL S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia. Acción de nulidad relativa TESIS: ENTRE LA MARCA “ALFAMAX” Y LAS MARCAS OPOSITORAS “FAMAX” NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA, CONCEPTUAL, NI FONÉTICA, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE PREFIJOS DISTINTOS, QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO - LAFRANCOL S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como de nulidad relativa[1], de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[2], de la Comisión de la Comunidad Andina[3], tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 30275 de 16 de junio de 2010, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario", 37791 de 26 de julio de 2010, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[4]; y 48747 de 15 de septiembre de 2010, "Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 18 de noviembre de 2009, la sociedad POINT DE COLOMBIA LTDA solicitó el registro como marca del signo mixto "ALFAMAX" (mixta), para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª[5] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[6]. 2°: Que una vez publicada la solicitud, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con las marcas nominativa y mixta, "FAMAX", registrada a su favor en la misma Clase. 3º: Agregó que mediante Resolución núm. 30275 de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro del signo mixto "ALFAMAX", en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad POINT DE COLOMBIA LTDA. 4º: Señaló que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa.

El primero de ellos a través de la Resolución núm. 37791 de 2010, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo mediante la Resolución núm. 48747 de ese año, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó los artículos 135, literales a) y b) y 136, literales a) y f), de la Decisión 486, por cuanto la marca "ALFAMAX" (Mixta) no es apta para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza fabricados y/o comercializados por la sociedad POINT DE COLOMBIA LTDA, dadas sus semejanzas ortográficas y fonéticas con sus marcas "FAMAX" (nominativa y mixta), además que distinguen los productos de la misma Clase Internacional, lo que puede conducir a error al público consumidor.

Agregó que, en efecto, las marcas son iguales y que la solicitante transformó los registros marcarios "FAMAX" (nominativo y mixto), agregándole las letras iniciales “A” y “L”, al signo solicitado "ALFAMAX" (mixto), con lo cual se beneficia del prestigio que tienen sus productos, se confunde al consumidor y al farmaceuta de turno, lo que resulta altamente peligroso, toda vez que si los productos coexisten en el mercado, se puede causar un perjuicio letal a los consumidores, además de que pueden creer que los productos que ampara provienen del mismo origen empresarial o propietario y que, por lo anterior, la marca "ALFAMAX" (mixta) carece de distintividad e induce a confusión. Señaló que desde el punto de vista ortográfico, los signos en conflicto son iguales, dado que la sociedad solicitante transcribió las letras que conformaban su marca y le agregó dos letras que no otorgan distintividad alguna, esto es: “F-A-M-A-X” y “A-L-F-A-M-A-X”, lo que genera un alto riesgo de confundibilidad en el mercado.

Sostuvo que desde el punto de vista fonético, dichas marcas son prácticamente las mismas dado que lo único que hizo la sociedad POINT DE COLOMBIA LTDA. fue suprimir un fonema para tratar de “ocultar” la copia de la misma. Advirtió que la marca "ALFAMAX" (mixta) puede causar sin lugar a dudas confusión y riesgo de asociación empresarial debido a que cualquier consumidor podría pensar que los productos identificados con dicha marca son una nueva línea de sus productos, lo cual no es cierto.

Trajo a colación apartes de las interpretaciones prejudiciales núms. 22-IP- 96[7], 03-IP-98 de 11 de marzo de 1998 y 34-IP-98 de 3 de diciembre del mismo año, rendidas por el Tribunal y lo señalado en las resoluciones núms. 4239 de 29 de febrero de 2000 (Expediente núm. 99 049071) y 07459 de 28 de marzo de 2006 (Expediente núm. 05 057251), expedidas por la SIC, así como la sentencia de 19 de octubre de 2000[8] proferida por la Sección Primera.

Indicó que las marcas no pueden coexistir en el mercado sin inducir a asociación a los consumidores en razón a que la marca cuestionada carece de distintividad y es semejante a las de la actora. Adujo, además, que se vulneró el artículo 13 de la Constitución Política en cuanto la SIC no tuvo en cuenta que tenía registradas las marcas "FAMAX" (nominativa y mixta), y que ante la ley es igual a la sociedad solicitante, por lo que tiene derecho prioritario sobre la expresión. Afirmó que la sociedad POINT DE COLOMBIA LTDA no se ciñó a los postulados constitucionales de la buena fe, establecidos en el artículo 83 de la Constitución Política debido a que conocía de antemano la pre-existencia de la citada marca registrada por ella y que la SIC al conocer la oposición presentada, de igual forma, debía realizar un estudio con mayor detenimiento frente a la trayectoria de las marcas "FAMAX" (nominativa y mixta), toda vez que ha estado en el comercio varios años y se han desarrollado varios procesos de mercadeo en el reconocimiento de la misma.

Alegó que también se violó el artículo 3º, inciso 6º, del CCA, porque la SIC concedió una marca prácticamente igual a las de la actora, que va a inducir a error a los consumidores y va a perjudicar no solo al público en general sino también a ella. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de mérito fáctico y jurídico.

Sostuvo que pese a que el auto admisorio de la demanda indica que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se interpreta como de nulidad, no puede ignorarse que de las pretensiones se busca el restablecimiento de un derecho. Adujo que la demanda fue radicada después de transcurrido el término legal de los cuatro (4) meses, de que trata el artículo 136, numeral 2, del CCA, teniendo en cuenta que la Resolución que dio fin al proceso administrativo quedó debidamente ejecutoriada el 7 de octubre de 2010 y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho fue presentada el 17 de febrero de 2011, razón por la cual se encuentra caducada.

Señaló que no se transgredió la Decisión 486. Que, por el contrario, a su juicio, los actos administrativos acusados se ajustaron a la normativa vigente y al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando los derechos al debido proceso y a la defensa. Indicó que el análisis de las marcas objeto de estudio se realizó de manera sucesiva y en conjunto, por lo que concluyó que la similitud entre las mismas no era susceptible de generar confusión o inducir a error al público consumidor.

Expresó que de los documentos y pruebas allegadas al proceso administrativo se pudo determinar que era procedente el registro de la marca solicitada al tener la distintividad necesaria y que la misma no obedecía a un signo descriptivo de los cuales informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Afirmó que el registro del signo mixto, "ALMAFAX", fue otorgado obedeciendo la normatividad prevista en la Decisión 486 y teniendo en cuenta la rigurosidad del examen aplicado a los productos farmacéuticos, clasificados en la Clase 5ª Internacional de Niza, debido a que tiene una estrecha relación con la salud, vida e integridad de los consumidores.

Adujo que no es de recibido la supuesta vulneración de los artículos 13 y 83 de la Constitución Política y del artículo 3º del CCA, alegada por la actora, toda vez que dentro del proceso ordinario se siguieron todas las oportunidades procesales para que ella defendiera sus intereses y, asimismo, le tuvo en cuenta el escrito de oposición y los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos de conformidad con la normatividad pertinente y el debido proceso.

II.-2. La sociedad POINT DE COLOMBIA LTDA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haberle sido notificada la demanda, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, la SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda; y la actora, el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[9], en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó[10]: “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literales a) y b) y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales procede la interpretación del Artículo 136 literales a) y f) de la referida Decisión, por ser pertinente.

No se interpretarán los Artículos 135 Literales a) y b), y demás Literales del 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no ser materia de conflicto aquello que puede o no constituir una marca, la protección del nombre comercial, lema comercial, identidad y prestigio de persona jurídica, afectación a los nombres de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales y marcas notorias.

De oficio se interpretará el Artículo 135 Literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de analizar la conformación de marcas con denominación de uso común. […] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo ALFAMAX (mixto) y las marcas FAMAX (denominativa - mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)” 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. irregistrabilidad de signos por infringir un derecho de propiedad industrial de un tercero, salvo que medie consentimiento. 2.1. Como en el presente proceso, el consultante ha requerido interpretación prejudicial respecto de la prohibición contenida en el Literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486 y, asimismo el demandante ha alegado la violación de esta norma, este Tribunal hará el análisis de este tema. 2.2.

El literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: "Artículo 136.- No podrán registrarse corno marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) f) consisten en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

(…)”. 2.3. Encontramos que esta prohibición de registro contiene dos supuestos: (i) que la marca solicitada a registro infrinja un derecho de propiedad industrial; y, (ii) que la marca solicitada a registro infrinja un derecho de autor. En ambos casos se requiere que no medie consentimiento del tercero al que le pertenecen los derechos de propiedad industrial o de autor susceptibles de ser vulnerados. […] 2.6.

Para que medie el consentimiento señalado como salvedad en esta disposición, este se puede ver reflejado en las distintas formas jurídicas permitidas para la explotación de un derecho de propiedad intelectual, es decir puede haber, entre otros y sin limitar, un contrato de licencia o una autorización expresa, siempre que en estos instrumentos sea clara la voluntad libre y no existan vicios en el consentimiento para el registro de la marca que incorpore un derecho de propiedad industrial. 2.7.

En virtud de lo señalado, se deberá analizar si en el caso en concreto se ha identificado la existencia previa de un elemento u objeto protegido por un derecho de propiedad industrial y si al momento de la solicitud de registro de la marca, existió o no consentimiento del titular del derecho. 3. Comparación entre signos mixtos 3.1.

Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo ALFAMAX (mixto) y la marca FAMAX (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 3.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 3.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más inyecta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los sinos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 3.4.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. 3.5. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. 3.6. Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.7.

En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las regias y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes. 3.8. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 4.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 4.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado ALFAMAX (mixto) y la marca FAMAX (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 4.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. […] 4.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial([11](, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con los parámetros expuestos precedentemente en el Tema 2, Párrafo 2.3, Literal a) de la actual Interpretación Prejudicial. 4.6.

Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.7. En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes. 4.8.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado ALFAMAX (mixto) y la marca FAMAX (denominativa) 5.

Palabras de uso común en la conformación de marcas. 5.1. En el presente caso la SIC manifestó que los signos en conflicto están conformados por el sufijo MAX, el cual sería una locución débil y de uso común al evocar el concepto de la palabra MÁXIMO, por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas. 5.2.

El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone: "Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; (…)” 5.3. En el marco del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate. 5.4.

En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren. 5.5. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico. […] 5.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 5.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los 'signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 5.10.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La Sala debe, en primer término, pronunciarse sobre la excepción de caducidad propuesta por la SIC. La mencionada entidad propuso la excepción de caducidad de la acción, por cuanto, a su juicio, entre la fecha de notificación de la Resolución núm. 48747 de 2010, "Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC y la presentación de la demanda, transcurrió un término superior a los cuatro (4) meses previsto en el artículo 136, numeral 2, del CCA.

Al respecto, cabe precisar que comoquiera que los actos acusados CONCEDEN un registro marcario, son enjuiciables mediante la acción de nulidad relativa[12][13], de conformidad con el artículo 172[14] de la Decisión 486, y no la de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 85 del CCA, el cual, entre otras circunstancias, es aplicable contra los actos administrativos que niegan un registro marcario.

En el presente caso, la causal alegada por la demandante es de nulidad relativa y conforme al citado artículo 172 tiene un término de prescripción de cinco (5) años, contado a partir de la concesión del registro marcario, término este que no se cumple porque la Resolución acusada núm. 48747 de 2010, "Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación", que confirmó la Resolución núm. 30275 de 16 de junio de 2010, por medio de la cual se concedió el registro de la marca mixta “ALFAMAX”, fue notificada personalmente a la actora el 5 de abril de 2010[15] y la demanda se presentó el 8 de febrero de 2011[16].

Por lo tanto, no prospera la excepción de caducidad propuesta por la demandada. Precisado lo anterior, se tiene que la SIC, mediante la Resolución núm. 30275 de 2010, concedió el registro de la marca mixta solicitada, "ALFAMAX", a la sociedad POINT DE COLOMBIA LTDA., para distinguir los productos, comprendidos en la Clase 5ª[17] de la Clasificación Internacional de Niza.

Al respecto, la demandante alegó que dicha marca es similar a sus marcas previamente registradas, "FAMAX" (nominativa y mixta), por cuanto entre estas existen similitudes desde el punto de vista ortográfico y fonético, además que también amparan los productos de la misma Clase 5ª[18] de la citada Clasificación. Por lo tanto, la marca solicitada no goza de la suficiente distintividad y genera confusión y riesgo de asociación al público consumidor.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 135, literal g)[19], y 136, literales a) y f) de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente […]” y que “[…] no se interpretarán los Artículos 135 Literales a) y b), y demás literales del 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no ser materia de conflicto aquello que puede o no constituir una marca, la protección del nombre comercial, lema comercial, identidad y prestigio de persona jurídica, afectación a los nombres de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales y marcas notorias. […]”.

El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, […]”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así: [pic] MARCA MIXTA CUESTIONADA[20] FAMAX MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA[21] [pic] MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA[22] Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la cuestionada, concedida a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso[23], con otras marcas, nominativa y mixta, previamente registradas, a favor de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en los signos mixtos, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas controvertidas, no así las gráficas que las acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica.

Es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] 3.3 Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Ahora, es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a), del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor y, de otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Además, cabe resaltar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común que forman parte de las marcas farmacéuticas al realizar el examen comparativo de las mismas. Al efecto, se trae a colación la sentencia proferida el 9 de junio de 2011[24], en la que la Sala dijo lo siguiente: “[…] En consonancia con los anteriores comentarios, la Sala considera que en tratándose de marcas farmacéuticas en cuya estructura se emplean prefijos, sufijos, raíces o desinencias que actúan como partículas evocativas de los productos que ellas amparan, (verbigracia, OPTI, DERMA, NEURO, etc.), resulta procedente su registro, siempre y cuando contengan elementos adicionales que contribuyan a su distintividad.

A contrario sensu, no son registrables las marcas farmacéuticas que contengan expresiones de uso común, cuya naturaleza no sea propia de esos productos, en razón de que, como ya se dijo, la jurisprudencia comunitaria exige un mayor rigor en el registro de esas marcas, por estar de por medio la salud pública. […] En ese orden de ideas, las partículas de uso común que forman parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ya que en estos casos es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que lo integra.

Así lo ha precisado la Sala, en sentencias de 27 de abril de 2006 (Exp. 7145, C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 11 de mayo de 2006 (Expediente 8429, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 16 de noviembre de 2006 (Exp. 266, C. P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO); 10 de mayo de 2007 (Exp. 255. C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 14 de junio de 2007 (Exp. 231, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 30 de agosto de 2007 (Exp. 185 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 349, C. P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 236 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 15 de noviembre de 2007 (Exp. 269 C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 24 de enero de 2008 (Exp. 105 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); y 7 de febrero de 2008 (Exp. 182, C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO), entre otras [ ]” (Destacado fuera de texto).

Asimismo, se trae a colación la sentencia de 23 de enero de 2014[25], en la que la Sala dijo lo siguiente: “[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas. Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”.

(Resaltado fuera de texto). Sin embargo, debe advertirse que si la exclusión de los componentes de esas características llega a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo analizando los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto, conforme lo señaló el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial transcrita anteriormente[26]: “[…] 5.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los 'signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”.

Sobre el particular, el Tribunal precisó: “[…] 5.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […]” (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, la actora, como titular de unos signos con un elemento de uso común, esto es “MAX”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra, en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general[28].

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión, pues “ALFAMAX” está compuesta por tres sílabas (AL-FA-MAX), cuatro consonantes (L-F-M-X) y tres vocales (A-A-A), mientras que “FAMAX” se conforma por dos sílabas (FA- MAX), tres consonantes (F-M-X) y dos vocales (A-A).

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: ALFAMAX – FAMAX – ALFAMAX – FAMAX - ALFAMAX ALFAMAX – FAMAX – ALFAMAX – FAMAX - ALFAMAX ALFAMAX – FAMAX – ALFAMAX – FAMAX - ALFAMAX ALFAMAX – FAMAX – ALFAMAX – FAMAX - ALFAMAX Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan raíces diferentes hace que su pronunciación y fonética sea distinta, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos distintos le aporta una fuerza distintiva especial a las marcas, las hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.[29] En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que las marcas enfrentadas son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada “ALFAMAX” es lo suficientemente distintiva y diferente de las previamente registradas. Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Por otra parte, vale la pena resaltar que frente al literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, el Tribunal en la citada Interpretación Prejudicial, señaló que la prohibición de registro de los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un tercero, se debería tener en cuenta dos supuestos: (i) que la marca solicitada a registro infringiera un derecho de propiedad industrial; y, (ii) que la marca solicitada a registro infringiera un derecho de autor; sin embargo, si existiera consentimiento del titular del derecho del signo distintivo, el mismo se podría registrar.

Frente este asunto, el Tribunal indicó lo siguiente: “[…] 2.6. Para que medie el consentimiento señalado como salvedad en esta disposición, este se puede ver reflejado en las distintas formas jurídicas permitidas para la explotación de un derecho de propiedad intelectual, es decir puede haber, entre otros y sin limitar, un contrato de licencia o una autorización expresa, siempre que en estos instrumentos sea clara la voluntad libre y no existan vicios en el consentimiento para el registro de la marca que incorpore un derecho de propiedad industrial. 2.7.

El análisis de los cargos de la demanda […] 5.3.3.2. La Sala, no obstante, en providencia de 4 de diciembre de 2008([31](, rectificó su jurisprudencia en torno al contenido y alcance del literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en el sentido de precisar que el mismo no es aplicable tratándose de acuerdos relativos a marcas u otros signos distintivos.

Este criterio jurisprudencial, si bien se refiere a los acuerdos de coexistencia de marcas, a juicio de la Sala, es perfectamente aplicable en relación con los acuerdos derivados de la existencia de un grupo empresarial, en virtud de los cuales un miembro del mismo, titular de una marca, autoriza a otro integrante del grupo empresarial para solicitar el registro de esa misma marca, pues frente a una u otra situación, el alcance del mencionado literal es el mismo, esto es, que a su amparo no es posible la solicitud de registros marcarios.

Al respecto en la citada sentencia se dijo lo siguiente: “No obstante que la demanda y los actos acusados se refieren a la similitud de los signos en cuestión; sin embargo, en primer término, debe la Sala referirse al alcance del acuerdo suscrito entre la actora y ARMOUR INTERNATIONAL COMPANY, titular de la marca «DIAL», a la luz de lo dispuesto en el artículo 136, literal f) de la Decisión 486, que es del siguiente tenor: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;” El Tribunal Andino ha dicho a este respecto: «Según lo regula el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, no es registrable el signo “…que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”.

La citada disposición, en concordancia con el artículo 134 de la misma Decisión, le otorga al titular de una marca, por medio del registro válidamente concedido por la Oficina Nacional Competente, el derecho de uso exclusivo de la misma y, en consecuencia, está legalmente facultado para impedir que terceros no autorizados por él, hagan uso del signo registrado.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la Decisión 486, el derecho al uso exclusivo nace sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro. La doctrina y la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, han reiterado que no es posible el registro de un signo “cuyo uso en el comercio” afecte al derecho de un tercero; sin embargo, el literal f) del artículo 136, abre la posibilidad a que tales signos puedan acceder al registro, siempre y cuando exista el consentimiento del tercero que se afectaría de accederse a tal registro. […] A la luz de las disposiciones de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cabe hacer las siguientes precisiones: El artículo 136 de dicha Decisión, establece: «No podrán registrase como marcas aquellos signos cuyo uso en el mercado afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] f) Consistan el un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

(…)»”. (El resaltado es ajeno al texto) Es importante destacar que el texto de la norma contenida en el literal f) es confuso, pues en su sentido literal, pareciera que una persona puede solicitar el registro de una marca ya registrada por otra para los mismos o distintos productos, bastando que medie un acuerdo entre las partes. No obstante, es preciso aplicar la hermenéutica jurídica para interpretar dicha disposición de acuerdo con lo que realmente quiso decir el legislador comunitario.

En efecto, debe precisarse que las prohibiciones de registrar como marcas los signos indicados en los literales a), b), c) y d) se refieren precisamente, a que si se registran, se estarían infringiendo derechos de propiedad industrial, más no todos. Por consiguiente, lo dispuesto en el literal f) debe entenderse y aplicarse sobre los casos no comprendidos en dichos literales, normas que por su carácter especial son preferentes o priman sobre los supuestos de naturaleza general del mencionado literal f).

Cuando se dice no todos los derechos de propiedad industrial, es en el sentido de que la Propiedad Industrial abarca otros temas no comprendidos en las normas precedentes como son las nuevas creaciones: patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, circuitos integrados y diseños industriales. Es para estos casos, en que debe darse aplicación a lo dispuesto en el literal f).

Interpretar lo contrario, sería aceptar una restricción redundante y, por lo tanto, sobrarían del contexto supralegal las cuatro primeras normas, amén de que se desquebrajaría el sistema marcario al abrir indebidamente una “puerta” que chocaría indudablemente contra el interés general, ya que primaría según tal tesis el interés particular o el interés interpartes, lo cual es absurdo a la luz de la normativa Andina y de nuestro ordenamiento jurídico encabezado por nuestra Constitución Política. […] Ahora bien, al referirse el artículo 136 en su encabezamiento que “No podrán registrarse como marcas…”, significa que la Administración tiene la obligación legal de abstenerse o negar el registro de una marca que incurra en las circunstancias antes descritas (literales a), b), c), d) y demás contempladas en el artículo 136 de la Decisión 486), aún en el caso de que medie el consentimiento del titular del respectivo signo distintivo a través de un acuerdo de coexistencia, ante la ostensible confusión que le generaría al consumidor y a sus competidores.

Se agrega a lo anterior, en los mismos términos en que se ha pronunciado la Sala en la primera de las sentencias citadas en estas consideraciones, que el hecho de que dos sociedades formen parte del mismo grupo empresarial no significa que aquellas forman una sola persona jurídica, ni que puedan servirse conjuntamente de los derechos de cada uno. Así mismo, que el hecho de que la sociedad CERVECERIA NACIONAL C.N. S.A. sea titular de un lema comercial u otro signo distintivo previamente registrado, no autoriza a la demandante a obtener el registro del signo que pertenece a un tercero, pues ese hecho configura la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. […]” (Resaltado fuera del texto) De acuerdo con lo anterior, la Sala aclara que en el caso sub examine, los argumentos planteados por la actora hacen referencia a la irregistrabilidad por riesgo de confusión o asociación con otra marca y no a la irregistrabilidad por infracción de otros derechos de propiedad industrial o derechos de autor, que no se encuentran comprendidos en los literales a), b), c) y d), del artículo 136, de la Decisión 486.

En consecuencia, la Sala observa que el cargo estudiado no está llamado a prosperar, máxime si del cotejo marcario realizado en líneas anteriores se concluyó que no se cumplían los requisitos del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 que, de conformidad con la sentencia anteriormente transcrita, es una norma que por su carácter especial es preferente y prima sobre los supuestos de naturaleza general del mencionado literal f).

Ahora, frente al argumento a que se deben tener como elemento de juicio las interpretaciones prejudiciales núms. 22-IP-96[32], 03-IP-98 de 11 de marzo de 1998 y 34-IP-98 de 3 de diciembre del mismo año y lo señalado en las resoluciones núms. 4239 de 29 de febrero de 2000 (Expediente núm. 99 049071) y 07459 de 28 de marzo de 2006 (Expediente núm. 05 057251), así como la sentencia de 19 de octubre de 2000[33], rendidas por el Tribunal y, los pronunciamientos de la SIC y del Consejo de Estado, traídos a colación por la actora, la Sala advierte que no se puede aplicar el criterio utilizado en los citados procesos porque la obligación de la entidad demandada es estudiar en cada caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas[34].

Asimismo, la Sala observa que la SIC no vulneró los artículos 13 de la Constitución Política y 3º, inciso 6°, del CCA, debido a que no se probó un trato discriminatorio y teniendo en cuenta que el registro de la marca cuestionada fue otorgado conforme a las normas pertinentes sobre la materia y que la obligación de la SIC es realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del análisis efectuado ya sea sobre signos idénticos o similares[35], de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150[36] de la Decisión 486[37].

Y en lo atinente a la violación del artículo 83 de la Constitución Política, la Sala advierte que la SIC se ciñó a los postulados constitucionales de la buena fe, establecidos en dicha disposición, por cuanto no se probó que esta hubiera actuado de manera contraria, esto es, de mala fe, que como bien lo señaló esta Sección, en sentencia proferida el 11 de febrero de 2010[38], quien la alegue debe probarla, situación que no se presentó en el caso sub lite.

Así, lo expresó la Sala en la precitada sentencia: “[…] Sobre la “mala fe”, este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.

Así mismo, ha manifestado que se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo” (folio 307).

El subrayado es ajeno al texto. Al respecto, a juicio de la Sala, las consideraciones jurídicas antes anotadas que explican claramente acerca de la legalidad de los actos administrativos acusados al haber registrado en debida forma la marca “TEXTURATTO”, para la clase 2ª Internacional, a favor de BASF S.A., así como las evidencias aportadas por la actora que obran a folios 6 a 29, son más que suficientes para determinar la inexistencia de la mala fe por parte del tercero interesado en las resultas del proceso, pues como sostiene el Tribunal, quien la alegue debe probarla, situación que no se presentó en el sub lite […]”.

(Destacado fuera de texto.) Por lo demás y en este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de distintividad necesaria y al no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violó el artículo 136, literales a) y f), de la Decisión 486 y, que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “ALFAMAX”, para amparar los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que se adoptó en cada una de ellas.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de caducidad propuesta por la SIC.

SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: El contenido de la presente providencia, publíquese en la página web del Consejo de Estado. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 11 de junio de 2020. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] Mediante proveído de 15 de marzo de 2011, al admitirse la demanda, se interpretó como de nulidad relativa.

Cfr. Folios 116 a 119 cuaderno principal. [2] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [3] En adelante Decisión 486. [4] En adelante SIC [5] Esta marca fue solicitada para amparar los siguientes productos: “[…] productos farmacéuticos y veterinario, productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebé; emplastos, material para apósito; material para empastar los dientes, y para improntas dentales; desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañino; fungicidas, herbicidas [ ]”. [6] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [7] No se precisó fecha. [8] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de octubre de 2000, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, número único de radicación 5319. [9] En adelante el Tribunal [10] Proceso 612-IP-2018.

([11] (Ver Interpretación Prejudicial 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015. [12] Es del caso reiterar que mediante proveído de 15 de marzo de 2011, al admitirse la demanda, la acción se interpretó como de nulidad relativa. [13] Relativa o absoluta. [14] “[…] Artículo 172- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” (Destacado fuera de texto). [15] Cfr. Folio 30 reverso. [16] Cfr. Folio 113. [17] Esta marca fue solicitada para amparar los siguientes productos: “[…] productos farmacéuticos y veterinario, productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebé; emplastos, material para apósito; material para empastar los dientes, y para improntas dentales; desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañino; fungicidas, herbicidas [ ]”. [18] “[…] productos farmacéuticos y medicamentos […]”. [19] El Tribunal interpretó de oficio este artículo con el fin de analizar la conformación de marcas con denominación de uso común. [20] Folio 31 del expediente. [21] Folio 25 del expediente. [22] Folios 26 a 30 y 32 del expediente. [23] La sociedad POINT DE COLOMBIA LIMITADA. [24] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2011, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, número único de radicación 1101032400020050010501. [25] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2007-00230-00, M.P. María Elizabeth García González. [26] Así lo reiteró la Sala en sentencia de 23 de abril de 2020, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00262-00, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón. [27] https://sipi.sic.gov.co.

Consultada el 18 de mayo de 2020. [28] Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023- 00, M.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja. [29] Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020120027500.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E) número único de radicación 11001-03-24- 000-2014-00121-00. [30] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de septiembre de 2013, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00155-00, M.P. Guillermo Vargas Ayala.

([31]( Proferida en el proceso con radicado núm. 11001-03-24-000-2003-00142- 01, C.P. Dra. María Claudia Rojas Lasso. [32] No se precisó fecha. [33] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de octubre de 2000, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, número único de radicación 5319. [34] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006500. [35] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006901. [36] “[…] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución[…]”. [37] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020130046300. [38] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 1101032400020010029901.