PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto STRIDES DALTREX y la marca mixta previamente registrada TRIDEX / MARCAS COMPUESTAS / SIGNOS DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo mixto STRIDES DALTREX para amparar los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza al no existir similitud ni riesgo de confusión con la marca TRIDEX previamente registrada en la misma clase Respecto a la similitud ortográfica entre la marca cuestionada “STRIDES DALTREX”, y la marca previamente registrada “TRIDEX”, se observa que al cotejar las palabras “STRIDES” y “TRIDEX”, existe la coincidencia en cuatro letras en el mismo orden, esto es, (T-R-I-D-E), no obstante la longitud de estas es diferente, pues la primera está compuesta por siete letras, mientras que la segunda tiene seis.

Aunado a lo anterior, la Sala observa que en la expresión “STRIDES” las letras coincidentes están antecedidas de la letra S y son acompañadas en su terminación por la misma letra, mientras que para el caso del signo “TRIDEX”, no le antecede ninguna, además termina en una diferente, esto es, la letra X. Sumado a ello, no puede perderse de vista que el signo cuestionado está compuesto por dos (2) palabras que no deben ser separadas en el análisis de confundibilidad tal y como se precisó anteriormente, lo que significa que en realidad está compuesto por catorce letras y la marca opositora únicamente por seis.

Asimismo, las sílabas que las componen son diferentes, pues en la cuestionada la comprenden cinco sílabas, esto es, “S-TRI-DES-DAL-TREX”, mientras que la opositora cuenta con dos sílabas solamente “TRI-DEX”. Así las cosas, la existencia de las similitudes ortográficas en los signos “STRIDES DALTREX” y “TRIDEX”, no implica confundibilidad en la medida en que la misma se diluye ante la existencia de la expresión “DALTREX”, otorgándole al conjunto marcario la suficiente distintividad, inhibiendo el riesgo de confusión con la marca “TRIDEX”, […] Referente a la similitud fonética, la Sala observa que la expresión “STRIDES” tiene una pronunciación diferente de la palabra “TRIDEX”.

La primera corresponde al plural de la palabra del idioma inglés “STRIDE”, cuya pronunciación se describe en la siguiente forma: “[…] noun UK ​/straɪd/US​/strɑɪd/ […]”, por lo que la pronunciación de la palabra sería «straɪdz», mientras que la segunda se pronuncia “[…] 'trið eks […]”. Adicionalmente, la palabra “STRIDES” va acompañada del elemento “DALTREX”, por lo que la marca completa se pronuncia “straɪdz - daltrex”, lo que acentúa la diferencia en pronunciación de las marcas enfrentadas.

En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que el signo “TRIDEX” resulta ser una marca de fantasía, esto es, “[…] que son producto del ingenio y de la imaginación de sus autores, y que no tienen un significado propio en nuestro idioma […]”. Para el caso de la marca “STRIDES DALTREX”, la Sala encuentra que su segundo elemento es de fantasía, ya que no tiene un significado propio y el primero es una palabra del idioma inglés que significa pasos largos o zancada, el cual no forma parte del conocimiento común, además de ser el nombre comercial de la sociedad que ostenta el registro del signo cuestionado, por lo que resulta pertinente considerarlo también como de fantasía, siendo procedente su registro, en la medida en que otorga distintividad al conjunto marcario. […] Así las cosas, del riguroso análisis realizado, la Sala no advierte similitud ortográfica, fonética, ni conceptual que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión o asociación, dado que la marca cuestionada “STRIDES DALTREX” es diferente de la marca opositora.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto STRIDES DALTREX y la marca mixta previamente registrada TRIDEX / COTEJO MARCARIO – De signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No lo es DALTREX en la clase 5 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [L]a Sala inicialmente se pronunciará frente a los argumentos de la demandante relacionados con que la expresión “DALTREX”, a su juicio, no puede ser considerada parte integral del registro marcario, pues es usada comúnmente para identificar productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Al respecto, al revisar los registros marcarios de la SIC y los relacionados por actora en la demanda, la Sala no observa que la expresión “DALTREX” sea un término de uso común en las marcas de productos farmacéuticos. En efecto, si bien es cierto que existen registros marcarios en los cuales se encuentra tanto el elemento “DAL” como “TREX”, que consideradas de manera individual pueden constituir elementos usuales en la conformación de las marcas de ese tipo de productos, también lo es la expresión “DALTREX”, como unidad, no es un término usual o necesario en las marcas farmacéuticas y, en consecuencia, no debe ser excluida del examen de confundibilidad.

Además, no es indicativa ni evocativa, dado que no sugiere el principio activo del medicamento, esto es, de CLINDAMICINA. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00019-00 Actor: TRIDEX FARMACÉUTICA S.A Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA NI CONCEPTUAL QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE LAS MARCAS “STRIDES DALTREX” Y “TRIDEX”.

REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[1], de la Comisión de la Comunidad Andina[2], presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 25886 de 25 de julio de 2008, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca", 30957 de 26 de agosto de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[3]; y 38283 de 30 de septiembre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 4 de diciembre de 2007, la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED solicitó el registro como marca del signo mixto "STRIDES DALTREX", para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[4]. 2°: Que una vez publicada la solicitud, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con la marca mixta "TRIDEX", registrada a su favor en la misma Clase. 3º: Agregó que mediante Resolución núm. 25886 de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos[5] de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro del signo mixto "STRIDES DALTREX", en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED. 4º: Señaló que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa.

El primero de ellos a través de la Resolución núm. 30957 de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo mediante la Resolución núm. 38283 de 2008, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por infracción, desconocimiento y falta de aplicación, por cuanto el signo “STRIDES DALTREX” es completamente confundible con su marca "TRIDEX", aunque pretenda desviar la semejanza existente agregando la denominación “DALTREX”.

Adujo que desde el punto de vista gráfico, el signo objeto de conflicto cuenta con unos círculos que no le otorgan ninguna clase de distintividad, siendo preponderante la parte denominativa; y que la palabra “DALTREX” al estar escrita en un tamaño sustancialmente menor, pareciera que es explicativa de la expresión “STRIDES”. Agregó que desde el punto de vista fonético, el consumidor común y corriente, desprevenidamente, al encontrarse con la palabra “STRIDES”, no cuenta la primera letra “S” como una sílaba.

Estimó que desde el punto de vista ortográfico, los signos en conflicto están compuestos por las letras similares, esto es: “T-R-I-D-E-X” y “S-T-R- I-D-E-S”, lo que genera un alto riesgo de confundibilidad en el mercado. Señaló que la expresión en conflicto es una transliteración de la marca de su propiedad y, además, el hecho de que a la expresión “STRIDES” se le coloque a modo de apellido la palabra “DALTREX”, esta no puede ser considerada parte integral del registro marcario, pues es usada comúnmente para identificar productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Expresó que la SIC al expedir las resoluciones demandadas también vulneró el artículo 150 ibidem, por infracción, desconocimiento y falta de aplicación, puesto que corresponden a actos administrativos ilegales. Aseguró que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 61[6] de la Constitución Política, por indebida aplicación, pues al interior del procedimiento administrativo no se protegieron en debida forma sus derechos en materia marcaria.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico. Adujo que no se transgredió la Decisión 486. Que, por el contrario, a su juicio, los actos administrativos acusados se ajustaron a la normativa vigente y al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando los derechos al debido proceso y a la defensa.

Señaló que entre los signos en conflicto no existe similitud alguna susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor quién, al encontrarlas en el mercado, podrá claramente identificarlas y diferenciarlas, por lo que no se desconoce ni el interés general de los consumidores ni el propio y derechos de la actora. Expresó que en los actos censurados se realizó un examen de fondo acerca del asunto sometido a consideración, en los que se expresó de manera clara y detallada los motivos y razones que los sustentaban.

Afirmó que el registro del signo mixto “STRIDES DALTREX”, concedido en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, no está incurso en causal alguna de irregistrabilidad contenida en la Decisión 486, por tanto, es apto para distinguir en el mercado los productos que identifica. Aseguró que la expresión “DALTREX” no le da al registro marcario “un poder evocativo”, por lo que no era dable aplicar la excepción propuesta por la actora; y que si en gracia de discusión tal palabra llegara a ser evocativa, la marca cuenta con otros elementos que la hacen diferente y diferenciable, lo que significa que no es susceptible de inducir al consumidor en error frente a los productos que ampara ni respecto de su origen empresarial.

II.-2. La sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED, tercero con interés directo en las resultas del proceso, indicó que el signo “STRIDES DALTREX” es registrable, por cuanto se trata de la combinación de dos expresiones que en conjunto crean una marca distintiva. Adujo que no existen semejanzas entre los signos objeto de cotejo que puedan inducir en error al público consumidor, por consiguiente pueden coexistir en el mercado.

Afirmó que al realizar el estudio ortográfico entre los signos “STRIDES DALTREX” y “TRIDEX”, se observan no solo diferencias en cuanto al número de letras, esto es, 14 y 6, respectivamente, sino también de las palabras que las componen, 2 y 1. Aseguró que el análisis que hace la actora en la demanda no corresponde a la realidad, toda vez que se limita a realizar la comparación fonética solamente entre las expresiones “STRIDES” y “TRIDEX”, dejando de lado la palabra “DALTREX”, la cual constituye la otra parte de la marca y que a su vez le otorga suficiente fuerza distintiva.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, tanto la demandante cono la demandada reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma; y el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[7], en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó[8]: “[…] La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de ña Comunidad Andina, de las cuales se interpreta únicamente el artículo 136 literal a).

No procede la interpretación del artículo 150 de la norma en mención por cuanto el examen de oficio de la registrabilidad de un signo no es materia de la controversia. […] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 1.1.

Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o de asociación entre la marca previamente registrada TRIDEX (mixta) y el signo solicitado a registro STRIDES DALTREX (mixto). “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.4.

Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir. Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume.

Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables. […] 1.5.

Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.   1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto 1.5.3.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4 Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.6. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.6.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas en las que se puede percibir el riego de confusión o de asociación. 1.6.4.

Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. […] 1.8. Se deberá proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas y pautas antes expuestas, teniendo en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, deben corresponder al resultado de un análisis integral, conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerados los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con el signo TRIDEX (Mixta) (denominativo) y STRIDEX DALTREX (Mixto). 2.

Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta 2.1. El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, el signo solicitado STRIDES DALTREX es mixto con una parte denominativa compuesta y en el caso de la marca opositora TRIDEX es mixta. 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marca mixtas con parte denominativa compuesta, se debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina al elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos. […] 2.6.

Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si las palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 2.7. Si por el contrario el elemento gráfico es el característico o que sobresale en los signos, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas: 2.7.1.

Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.7.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir tres elementos: a) El trazado […]. b) El concepto […]. c) Los colores […]. 2.8.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se debe proceder a verificar si se realizó el cotejo de los signos mixtos con parte denominativa compuesta en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos STRIDES DALTREX (Mixta) solicitado por STRIDES y el signo TRIDEX (Mixta) registrado a favor de TRIDEX […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 25886 de 2008, concedió el registro de la marca mixta solicitada, “STRIDES DALTREX”, a la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED, para distinguir un producto farmacéutico a base de clindamicina, comprendido en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, la demandante alegó que dicha marca es similarmente confundible con su marca mixta "TRIDEX", que también ampara productos en la misma Clase.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine es viable solamente la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486. El texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] En consecuencia, al realizar la comparación entre marca mixtas con parte denominativa compuesta, se debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina al elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos. [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así: [pic] MARCA MIXTA CUESTIONADA[9] [pic] MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA[10] Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la cuestionada, concedida a favor del tercero con interes directo en las resultas del proceso[11], con otra marca mixta, previamente registrada, a favor de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en ambas marcas, no así las gráficas que las acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que si los productos amparados bajo las mismas son solicitados a un expendedor se hace por su denominación y no por la descripción de aquella.

Es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si las palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. […]”. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto 1.5.3.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4 Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. […]”. Además, cabe resaltar que tratándose de marcas compuestas, esta Sección en sentencia de 22 de mayo de 2014[12], precisó: “[…] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: “Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50- IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005) […]”.

(Resaltado fuera de texto). Así pues, la Sala inicialmente se pronunciará frente a los argumentos de la demandante relacionados con que la expresión “DALTREX”, a su juicio, no puede ser considerada parte integral del registro marcario, pues es usada comúnmente para identificar productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Al respecto, al revisar los registros marcarios de la SIC[13] y los relacionados por actora en la demanda, la Sala no observa que la expresión “DALTREX” sea un término de uso común en las marcas de productos farmacéuticos. En efecto, si bien es cierto que existen registros marcarios en los cuales se encuentra tanto el elemento “DAL” como “TREX”, que consideradas de manera individual pueden constituir elementos usuales en la conformación de las marcas de ese tipo de productos[14], también lo es la expresión “DALTREX”, como unidad[15], no es un término usual o necesario en las marcas farmacéuticas y, en consecuencia, no debe ser excluida del examen de confundibilidad[16].

Además, no es indicativa ni evocativa, dado que no sugiere el principio activo del medicamento, esto es, de CLINDAMICINA. Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto. Respecto a la similitud ortográfica entre la marca cuestionada “STRIDES DALTREX”, y la marca previamente registrada “TRIDEX”, se observa que al cotejar las palabras “STRIDES” y “TRIDEX”, existe la coincidencia en cuatro letras en el mismo orden, esto es, (T-R-I-D-E), no obstante la longitud de estas es diferente, pues la primera está compuesta por siete letras, mientras que la segunda tiene seis.

Aunado a lo anterior, la Sala observa que en la expresión “STRIDES” las letras coincidentes están antecedidas de la letra S y son acompañadas en su terminación por la misma letra, mientras que para el caso del signo “TRIDEX”, no le antecede ninguna, además termina en una diferente, esto es, la letra X. Sumado a ello, no puede perderse de vista que el signo cuestionado está compuesto por dos (2) palabras que no deben ser separadas en el análisis de confundibilidad tal y como se precisó anteriormente, lo que significa que en realidad está compuesto por catorce letras y la marca opositora únicamente por seis.

Asimismo, las sílabas que las componen son diferentes, pues en la cuestionada la comprenden cinco sílabas, esto es, “S-TRI-DES-DAL- TREX”, mientras que la opositora cuenta con dos sílabas solamente “TRI- DEX”. Así las cosas, la existencia de las similitudes ortográficas en los signos “STRIDES DALTREX” y “TRIDEX”, no implica confundibilidad en la medida en que la misma se diluye ante la existencia de la expresión “DALTREX”, otorgándole al conjunto marcario la suficiente distintividad, inhibiendo el riesgo de confusión con la marca “TRIDEX”, lo cual puede confirmarse del análisis sucesivo de las marcas en cuestión, esto es: “STRIDES DALTREX”- “TRIDEX”, “STRIDES DALTREX”- “TRIDEX”, “STRIDES DALTREX”- “TRIDEX”, “STRIDES DALTREX”- “TRIDEX”, “STRIDES DALTREX”- “TRIDEX”, “STRIDES DALTREX”- “TRIDEX”.

Referente a la similitud fonética, la Sala observa que la expresión “STRIDES” tiene una pronunciación diferente de la palabra “TRIDEX”. La primera corresponde al plural de la palabra del idioma inglés “STRIDE”, cuya pronunciación se describe en la siguiente forma: “[…] noun UK ​ /straɪd/ US ​ /strɑɪd/ […]”[17], por lo que la pronunciación de la palabra sería «straɪdz»[18], mientras que la segunda se pronuncia “[…] 'trið eks […]”[19][20].

Adicionalmente, la palabra “STRIDES” va acompañada del elemento “DALTREX”, por lo que la marca completa se pronuncia “straɪdz - daltrex”, lo que acentúa la diferencia en pronunciación de las marcas enfrentadas. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que el signo “TRIDEX” resulta ser una marca de fantasía, esto es, “[…] que son producto del ingenio y de la imaginación de sus autores, y que no tienen un significado propio en nuestro idioma […]”[21].

Para el caso de la marca “STRIDES DALTREX”, la Sala encuentra que su segundo elemento es de fantasía, ya que no tiene un significado propio y el primero es una palabra del idioma inglés que significa pasos largos o zancada[22], el cual no forma parte del conocimiento común, además de ser el nombre comercial de la sociedad que ostenta el registro del signo cuestionado, por lo que resulta pertinente considerarlo también como de fantasía, siendo procedente su registro, en la medida en que otorga distintividad al conjunto marcario.

Al respecto esta Sala[23] ha sostenido lo siguiente en relación con las expresiones en idioma extranjero, así: “[…] Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. […]” (Resaltado fuera de texto).

Frente a este asunto, cabe señalar que esta Sección en sentencia de 2 de marzo de 2017[24] indicó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial, que los signos compuestos por una o más palabras en idioma extranjero, que no formen parte del conocimiento común, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede su registro como marca.

Al efecto, expresó: “[…] En relación con la norma comunitaria en estudio el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, precisó: “… Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañan, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto”.

(Resaltado fuera de texto.) Así mismo, el mencionado Tribunal expresó que se deberá determinar si el significado del signo solicitado para registro es conocido por el público consumidor, para posteriormente establecer si podría generar engaño y de esta forma proceder a su registro […]”. Posteriormente, la Sala en la sentencia de 17 de agosto de ese año[25], reiteró el anterior criterio, con fundamento en la Interpretación Prejudicial, al sostener: “[…] En relación con las palabras en idioma extranjero, el Tribunal expresó lo siguiente: “[…] 4.2.

Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marca. 4.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables […].” (Resaltado fuera de texto).

Así las cosas, del riguroso análisis realizado, la Sala no advierte similitud ortográfica, fonética, ni conceptual que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión o asociación, dado que la marca cuestionada “STRIDES DALTREX” es diferente de la marca opositora. Sobre este punto en particular, vale la pena traer a colación la sentencia de 7 de mayo de 2015[26], en la que la Sala, en un escenario similar en el que se enfrentó la misma marca “TRIDEX”, frente a un registro marcario con el elemento “STRIDES”, que ahora se prohíja, concluyó que no existía riesgo de confundibilidad.

En efecto, dijo en esa oportunidad: “[…] Siguiendo los parámetros antes enunciados se procede al cotejo de las marcas con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: […] La impresión de conjunto de los signos enfrentados, esto es, como una unidad marcaria, permite a la Sala concluir que aunque desde el punto de vista ortográfico aquellos tienen algunas similitudes éstas no son sustanciales.

En efecto, aunque en ambas marcas aparecen las letras T-R-I-D-E, esta coincidencia de fonemas no permite concluir que la similitud ortográfica sea significativa, si se tiene en cuenta la distinta conformación de cada uno de los signos. En primer lugar, por el número de palabras: el demandado conformado por dos (STRIDES y TAZPEN) y el opositor por una (TRIDEX).

En segundo lugar, por el número de letras: el demandado, está conformado por trece letras (nueve consonantes y cuatro vocales, y el opositor, por cuatro consonantes y dos vocales). Y en tercer término, por el número se sílabas: el primero, por cinco sílabas (S-TRI-DES-TAZ-PEN), y el segundo, por dos (TRI-DEX). Ahora bien, la existencia de similitudes ortográficas entre las expresiones STRIDES y TRIDEX (en cuanto que comparten tres consonantes (T-R-D) y que sus vocales son idénticas (I-E), no implica la confundibilidad de los signos, pues esta es diluida fácilmente con la expresión TAZPEN, la cual le otorga a la marca cuestionada la suficiente fuerza distintiva.

En su conjunto, como unidad marcaria, es claro que la marca STRIDES TAZPEN, no resulta confundible con la marca TRIDEX. Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético tampoco existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de manera diferente.

Lo anterior se puede apreciar a continuación: STRIDES TAZPEN-TRIDEX//STRIDES TAZPEN-TRIDEX//STRIDES TAZPEN-TRIDEX STRIDES TAZPEN-TRIDEX//STRIDES TAZPEN-TRIDEX//STRIDES TAZPEN-TRIDEX STRIDES TAZPEN-TRIDEX//STRIDES TAZPEN-TRIDEX//STRIDES TAZPEN-TRIDEX STRIDES TAZPEN-TRIDEX//STRIDES TAZPEN-TRIDEX//STRIDES TAZPEN-TRIDEX La diferencia en el número sílabas y la distinta terminación de cada expresión claramente suponen que al pronunciarse se escuchen de forma diferente.

La marca opositora se pronuncia con un número mayor de golpes de voz y ello determina de manera evidente la falta de similitud con el signo cuestionado que solo se compone de dos sílabas. Ahora bien, en el aspecto ideológico o conceptual no hay lugar a predicar similitud alguna entre los signos cotejados, como quiera que se trata de dos marcas constituidas por expresiones de fantasía, que son producto del ingenio y de la imaginación de sus autores, y que no tienen un significado propio en nuestro idioma. 6.6.4.

El anterior examen efectuado con la rigurosidad propia de los casos que involucran marcas que identifican productos farmacéuticos permite concluir a la Sala que entre las marcas cotejadas, que amparan productos de esta naturaleza, no existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de ambos signos en el registro marcario.

En este sentido, es claro que no se vulnera por los actos acusados lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina0 […]”. (Resaltado fuera de texto). Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violó la norma referida y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “STRIDES DALTREX”, para amparar los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que se adoptó en cada una de ellas, razón por la que tampoco se evidencia transgresión alguna de los artículos 61 de la Constitución Política y 150 de la Decisión 486.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: El contenido de la presente providencia, publíquese en la página web del Consejo de Estado. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 30 de abril de 2020. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [2] En adelante Decisión 486. [3] En adelante SIC [4] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [5] Hoy Dirección de Signos Distintivos. [6] “ARTICULO 61.

El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”. [7] En adelante el Tribunal [8] Proceso 233-IP-2015. [9] Folio 12 del cuaderno principal [10] Folio 12 del cuaderno principal [11] La sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED. [12] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00053-00, M.P. María Elizabeth García González. [13] https://sipi.sic.gov.co [14] “DALACIN, DALAY, DALBA, DALCIPRAN, DALDURI, DALGEN, DALIPEN, DALIPUS, DALIVITAL, DERMOCIDAL, BENDAL”;

“DIETREX, ISOTREX, SUFTREX, OXITREX, TREXERON, ELATREX”. [15] Único caso, según se observa en la página web de la entidad demandada https://sipi.sic.gov.co, consultada el 28 de abril de 2020. [16] Así lo ha sostenido la Sección, entre otras, en sentencia de 28 de julio de 2016, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00015-00, M.P. Guillermo Vargas Ayala, en la cual señaló: “[…] Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedieron el registro de la marca STRIDES CELLPARIN (mixta) a favor de la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza […].

En el presente caso encuentra la Sala que la expresión CELLPARIN no constituye un elemento o palabra genérica o de uso común en las marcas que identifican productos farmacéuticos, como erradamente lo sostiene la demandante, por lo cual no puede ser excluida del examen de confundibilidad a que se contrae el objeto de este proceso. En efecto, al revisar el registro de marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio no se observa que la expresión CELLPARIN sea un término de uso común en las marcas de productos farmacéuticos.

En este registro aparecen marcas en cuya denominación se incluye, de manera individual, tanto la partícula CELL como la partícula PARIN, que consideradas en esa forma pueden constituir elementos usuales en la conformación de las marcas de ese tipo de productos. No obstante, la expresión CELLPARIN, como unidad, no es un término usual o necesario en las marcas farmacéuticas, de modo tal que no puede ser excluida del análisis de confundibilidad.

Se trata de una expresión evocativa con suficiencia distintiva que no puede ser fraccionada del conjunto que conforma la marca cuestionada […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto) - Asimismo, la Sala en providencia de 2 de agosto de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, sostuvo: “[…] La sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. [interpone demanda] en contra de las resoluciones 28028 de 31 de julio de 2008, 30916 de 26 de agosto de 2009 y 35130 de 19 de septiembre de 2009, expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad demandante y se concedió el registro de la marca «STRIDES AMPIBAC» (MIXTA), para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. […] Siguiendo lo expuesto anteriormente y los argumentos del actor, es preciso destacar que si bien existen signos distintivos registrados en los cuales se encuentra la partícula «AMPI», como lo son las marcas «AMPITREX», «AMPIKEM», «AMPIBACTIN», «AMPIDELT», «AMPILAN» y «AMPIBIOT», los cuales sugieren que el principio activo del medicamento es la AMPICILINA, la cual es conocida por ser una sustancia bactericida, e igualmente que existen signos distintivos cuya sufijo es «BAC», como las marcas «SULTALBAC», «CIPROBAC», «FLUXABAC», «XILBAC» y «MICROBAC», que sugieren que son medicamentos contra bacterias, lo cierto es que la palabra «AMPIBAC» no es de uso común […] por lo que no puede ser excluida del análisis de confundibilidad […]”.

(Resaltado fuera de texto). [17] http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/stride. [18] http://lingorado.com/ipa/. [19] http://www.aucel.com/pln/transbase.html. Transcriptor fonético automático del español. [20] Análisis este también efectuado por la Sala en sentencias de 2 de agosto de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; y de 7 de diciembre de ese año, expediente núm. 2010-00016-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. [21] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Sentencia de 28 de julio de 2016, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00015-00, M.P. Guillermo Vargas Ayala. [22] http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/stride. [23] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de diciembre de 2007, expediente identificado con el número único de radicación 2004-00321-01, M.P. Martha Sofía Sanz Tobón. Pronunciamiento reiterado en la sentencia de 12 de julio de 2018, expediente identificado con el número único de radicación 2013-00463-00, M.P. María Elizabeth García González. [24] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de marzo de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2013-00054-00, M.P. María Elizabeth García González [25] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de agosto de 2017, C. P. María Elizabeth García Gonzálezmu|¦¬× © ª Ø Ú è ý *,ôÆä&:HV±¸¹»¼Gnq’“ë9>?R–­®ïÛÃïÛïÛïÛÃÛïÛﲡ²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡ï?ïÛÃïÛ€?ï? ïhû/’5?OJ[26]QJ[27]\?^J[28]&h’]Èhû/’5?CJOJ[29]QJ[30]\?^J[31]aJ hû/’hû/’CJOJ[32]QJ[33]^J[34]aJ hA1+hû/’CJOJ[35]QJ[36]^J[37]aJ/hA1+hû/’5?CJOJ[38]PJQJ[39]^J[40]aJn, número único de radicación 11001-03-24-000-2014-00259-00. [41] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de mayo de 2015, expediente identificado con el número único de radicación 2010 – 00022-00, M.P. Guillermo Vargas Ayala.

En aquella oportunidad se impugnaron los actos administrativos que concedieron el registro de la marca STRIDES TAZPEN (mixta) a la misma sociedad que funge en este proceso como tercero con interés directo en las resultas del proceso. Tal posición ha sido reiterada en sentencias de 28 de julio de 2016, expediente núm. 2010-00015-00, M.P. Guillermo Vargas Ayala; 2 de agosto y 28 de septiembre de 2017, expedientes núms. 2010-00023-00, 2010- 00018-00 y 2010-00121-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés y 7 de diciembre de ese año, expediente núm. 2010-00016-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.