PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo MAGIA TEEN y la marca mixta MAGIC TEEN previamente registrada / MARCAS COMPUESTAS / PRINCIPIOS PRIOR TEMPORE, POTIOR IURE E IN DUBIO PRO SIGNO PRIORI – Aplicación: debe protegerse la marca previamente registrada / REGISTRO MARCARIO - No procede frente al signo MAGIA TEEN en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud, riesgo de confusión y coNexión competitiva con marca mixta MAGIC TEEN previamente registrada en la misma clase / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [R]especto a la similitud ortográfica entre las marcas “MAGIA TEEN” y “MAGIC TEEN”, la Sala advierte significativas similitudes en sus raíces y en sus terminaciones, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambas marcas coinciden en 8 letras “M”- “A”-“G”- “I”- “T” -“E” -“E” -“N”; y que la única diferencia radica en la letra “A” de la marca cuestionada, la cual no provee la suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarla de la marca previamente registrada, como quiera que el signo solicitado reproduce las letras “M”- “A”-“G”- “I”, así como la palabra “TEEN” de la marca registrada.

Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que tienen un sonido o pronunciación similar, por cuanto las marcas cotejadas coinciden en las letras “M”- “A”-“G”- “I” y en la palabra “TEEN”. […] En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que si bien es cierto que la expresión “MAGIC TEEN” es de fantasía, debido a que no tiene un significado propio en el idioma castellano, también lo es que las marcas enfrentadas tienen una relación o similitud conceptual, pues ambas expresiones son evocativas, al contener el vocablo “TEEN” y las palabras “MAGIA” y “MAGIC”, que sugieren indirectamente en la mente del consumidor la idea de algo mágico.

Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las marcas en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en sus letras “M”- “A”-“G”- “I” y en la palabra “TEEN”, lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva.

Lo anterior, debido a que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar dos signos enfrentados. De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas, tanto ortográficas como fonéticas y conceptuales entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada, existe riesgo de confusión directa. […] Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. […] En el caso sub lite, la marca cuestionada “MAGIA TEEN” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Ropa de mujer que no sea interior aclarando que dentro de la limitación quedan excluidas las pijamas […]”.

La marca previamente registrada, “MAGIC TEEN”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 25: “[…] Vestidos, calzados y sombrerería [ ]”. De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, habida cuenta que además de que las marcas cotejadas pertenecen a una misma clase del nomenclátor, tienen la misma finalidad, en cuanto los productos que identifican ambas marcas son utilizados por el ser humano para cubrir su cuerpo o vestirse; pueden compartir los mismos canales de comercialización, de publicidad, pues se promocionan por los mismos medios: folletos, televisión y prensa; suelen expenderse en los mismos establecimientos; poseen el mismo género (ropa o vestidos); y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud de las marcas. […] Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca previamente registrada, esto es, “MAGIC TEEN”.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo MAGIA TEEN y la marca mixta MAGIC TEEN previamente registrada / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo son MAGIC y TEEN en la clase 25 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – A pesar de serlo MAGIC y TEEN no se excluyen / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / EXPRESIÓN DESCRIPTIVA – No lo es TEEN / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [L]a Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. Según la sociedad actora, la palabra “MAGIC” es una expresión de uso común en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y la denominación “TEEN” es descriptiva para dicha clase.

En efecto, consultada la página web de la entidad demandada figuran las siguientes marcas que, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas para la citada Clase 25, que contienen la expresión “MAGIC”, […] Lo anterior pone de manifiesto que “MAGIC” es una expresión de uso común, en la Clase 25 Internacional. […]la Sala estima que la denominación “TEEN” no es una expresión descriptiva, porque al realizar la pregunta ¿cómo es?, la respuesta lógica es que no describe o informa de manera directa acerca de una cualidad o descripción o característica de los productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue dicha marca, en tanto dicha expresión no tiene un significado en el idioma español que forme parte del conocimiento común, vale decir, no es conocida por el consumidor promedio colombiano. Por lo tanto, se considera como signo de fantasía. Sin embargo, “TEEN” sí es una expresión de uso común en la referida Clase 25 Internacional, pues en la página web de la entidad demandada aparecen las siguientes marcas que la contienen, y que, precisamente, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados se encontraban registradas en esa Clase: […] Sobre el particular, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, las palabras de uso común “MAGIC” y “TEEN”, que forman parte de las marcas previamente registrada, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, dado que no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, también lo es que al excluirlas se reducen las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto.

FUENTE FORMAL. DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL E / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 151 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., veintiuno (21) mayo de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00302-00 Actor: KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho TESIS: ENTRE LA MARCA SOLICITADA DE LA ACTORA “MAGIA TEEN” Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “MAGIC TEEN” EXISTEN SEMEJANZAS SIGNIFICATIVAS Y UNA RELACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUEN SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, prevista en el artículo artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 39430 de 17 de octubre de 2008, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, 050627 de 28 de noviembre de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[1]; y 52119 de 11 de diciembre de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. 2ª.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca “MAGIA TEEN” (mixta), para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 28 de agosto de 2007 solicitó el registro como marca del signo "MAGIA TEEN" (mixta), para amparar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, el cual fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 589, presentándose oposición por parte de la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A., por encontrarla similarmente confundible con su marca “MAGIC TEEN” (nominativa), para identificar productos de la misma clase. 2°: Agregó que mediante la Resolución núm. 39430 de 17 de octubre de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada y, en consecuencia, negó el registro de la marca "MAGIA TEEN" (mixta), para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, decisión frente a la cual interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación. 3º: El 28 de noviembre de 2008, a través de la Resolución núm. 050627, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, decidió el recurso de reposición interpuesto de manera confirmatoria. 4º: El 11 de diciembre de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial al resolver el recurso de apelación, mediante la Resolución núm. 52119, confirmó la resolución recurrida.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó los artículos 134 y 135, literal b), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,[2] de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, por cuanto no tuvo en cuenta que los signos objeto de cotejo no son confundibles, pues la marca que pretende registrar, limitó de sus productos iniciales, que correspondían a “vestidos, calzados y sombrerería”, a todo lo relacionado con “[…] ropa de mujer que no sea interior aclarando que dentro de la limitación quedan excluidas las pijamas […]”, para no entrar en conflicto con la marca previamente registrada, “MAGIC TEEN” (nominativa), que es usada para hacer referencia a la ropa interior de mujer, pijamas y productos similares.

Adujo que la entidad demandada al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, dado que no puede pretender que sobre la expresión “MAGIC” exista exclusividad para la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A., dado que dicha palabra está incluida en varias marcas de la misma clase y de diferentes titulares.

Alegó que no existe conexión competitiva entre los productos que representan las marcas en conflicto, toda vez que: i) la de su propiedad excluyó la ropa íntima de mujer y pijamas, elementos que sí identifica el signo “MAGIC TEEN”; ii) la finalidad obedece a necesidades diferentes y; iii) se ofrecen en canales de comercialización totalmente diferentes.

Respaldó su afirmación con los argumentos expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 84-IP- 24, en la que señaló: “[…] Para establecer la existencia de riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos con ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate […]”.

Agregó que un caso similar, el Consejo de Estado, en sentencia de 11 de marzo de 2004 (C.P. Olga Inés Navarrete Borrero), consideró que no era confundible la marca “KONKOR” (mixta), que ampara productos de la Clase 25 Internacional con la marca previamente registrada, “KONDOR” (nominativa), que identifica productos de la misma Clase, debido a que no existía conexión competitiva entre los productos de esa clase, que distinguían ambas marcas, ya que la citada marca “KONKOR” estaba limitada a “botas de trabajo”.

Señaló que también se debe tener en cuenta la sentencia de esta Sección de 13 de marzo de 2003, a través de la cual se declaró que no era confundible la marca “NOVA”, de la Clase 20 Internacional, con la marca “NOVALAR”, de la misma clase, en cuanto “NOVA” no era apropiable y “LAR” le imprimía suficiente distintividad. Mencionó que se deben tener en cuenta, adicionalmente, los fallos de 24 de octubre de 1996 y de 6 de diciembre de 2007, que sostuvieron, respectivamente, que la marca “SPORT” (mixta), que identifica productos de la Clase 25 Internacional, era registrable, debido a que estaba acompañada del diseño de tres coronas; y que el signo “FANTASÍA” operaba en la marca como un adjetivo superlativo, que servía para exaltar la calidad de los productos que se pretendían amparar a niveles superiores.

Manifestó que las expresiones “MAGIC” y “TEEN” son términos débiles, ya que la primera es común entre las marcas registradas en la Clase 25 Internacional y la segunda consiste en un signo descriptivo, en cuanto, al significar “jovencita”, enuncia a qué personas están destinados los productos de dicha clase. Indicó que de ser cierto que la marca “MAGIA TEEN” tiene cierta debilidad, teniendo en cuenta los términos que la conforman, existe un hecho que la hace registrable, esto es, que la misma no está compuesta solamente de tales expresiones sino también de la imagen de una “gata”.

Afirmó que se violó el artículo 61 de la Constitución Política, toda vez que al declarar fundada la oposición planteada por la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A., con fundamento en la marca “MAGIC TEEN” (nominativa), que identifica productos de la Clase 25 Internacional, y negar la marca solicitada “MAGIA TEEN” (mixta), no tuvo en cuenta que no existe confundibilidad entre las citadas marcas, no solo porque la marca cuestionada tiene los suficientes elementos que la hacen distintiva frente a la previamente registrada, sino también por el hecho de que la marca “MAGIC TEEN” está compuesta de la combinación de dos términos débiles como son “MAGIC” y “TEEN”, lo que significa que su titular debe soportar que terceros incluyan en la conformación de marcas tales expresiones.

Puntualizó que en el signo solicitado se destaca el diseño de una gata, que contribuye a darle distintividad, aunado a que tienen consumidores diferentes, por cuanto identifican otros productos de la Clase 25 Internacional. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico.

Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que la SIC no desconoció el contenido de los artículos 134 y 135, literal a), de la Decisión 486, ni el alcance del artículo 61 de la Constitución Política, dado que el signo solicitado “MAGIA TEEN” (mixto), que identifica productos de la Clase 25 Internacional, no tiene la aptitud necesaria para distinguir en el mercado los productos que pretende amparar, toda vez que resulta similarmente confundible con la marca previamente registrada por la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A., esto es, “MAGIC TEEN” (nominativa), que identifica productos de la referida Clase 25.

Anotó que de haberse concedido el registro del signo solicitado indudablemente se hubiera sometido al consumidor a un riesgo de confusión, no solo frente a los signos sino también a la procedencia empresarial de los productos. Indicó que en el caso bajo estudio, esto es, la comparación entre el signo solicitado “MAGIA TEEN” (mixto), que ampara productos de la Clase 25 Internacional y la marca opositora, “MAGIC TEEN” (nominativa), que identifica productos de la misma Clase, el elemento característico en cada una de los signos es el denominativo, atendiendo no solo a la fuerza que tienen las palabras en la mente del consumidor, sino también el medio a través de la cual se solicitan los productos del mercado.

Adujo que el titular de una marca que lleve incluida una expresión genérica o común no tiene un dominio exclusivo sobre dichas palabras, siempre y cuando en el nuevo conjunto marcario la denominación genérica o común vaya acompañada de otros elementos que la hagan suficientemente distintiva, a fin de no crear riesgo de confusión con la marca ya registrada.

Alegó que dentro del trámite administrativo correspondiente, el titular de la marca registrada “MAGIC TEEN”, que identifica productos de la Clase 25 Internacional, adujo sobre la confundibilidad del signo solicitado en relación con su marca registrada y que eran casi idénticas. Mencionó que la entidad demandada, dentro del estudio de registrabilidad realizado, estableció que en el signo solicitado “MAGIA TEEN”, que identifica productos de la Clase 25 Internacional, el elemento predominante era el denominativo, ya que si bien el signo “MAGIA TEEN” contaba con un elemento figurativo en su solicitud, el mismo no lo hacía diferenciable con la marca registrada.

Advirtió que esa conclusión de la SIC era obvia, atendiendo no solo a la fuerza que tienen las palabras en la mente del consumidor, sino también por ser la palabra el medio usual a través de la cual el consumidor solicita los productos en el mercado, además de que era evidente la similitud conceptual de los signos analizados, debido a las expresiones empleadas en cada uno de los cuales evocaban el mismo concepto: “magia adolescente”.

Sostuvo que siguiendo las reglas para el cotejo de los signos denominativos, las cuales propenden por una visión en conjunto y evitando los fraccionamientos, se evidencia que entre el signo solicitado y la marca previamente registrada se presenta similitud ortográfica, fonética y conceptual, susceptible de generar riesgo de confusión o de inducir a error al público consumidor.

Afirmó que ortográficamente el signo solicitado reproduce casi en su integridad, salvo por una letra, la marca previamente registrada. Indicó que la expresión “TEEN” en el signo solicitado es idéntica a la palabra “TEEN” de la marca registrada, lo cual genera una mayor semejanza entre los signos, máxime si la otra expresión del signo solicitado, “MAGIA”, tiene similitud conceptual o significativa con el vocablo “MAGIC” de la marca registrada.

Destacó que no obstante que el signo solicitado cuenta con la figura de una gata, este elemento no le permite mayor diferenciación frente a la marca registrada, “MAGIC TEEN”, dado que el elemento predominante en esta es el denominativo. Manifestó que los signos se pronuncian y se escuchan casi de forma idéntica por su composición ortográfica, la cual solo se diferencia por una letra, esto es, la “A”, la cual se reemplaza por la “C”.

Precisó que conceptualmente la perspectiva de confusión es más relevante, puesto que corresponde a lo que guarda en su mente el consumidor y lo que lo inclina a adquirir un producto en relación con otro. Señaló que el signo solicitado evoca la misma idea o concepto de la marca registrada, esto es, magia adolescente, razón por la cual se concluyó que el signo solicitado tampoco era diferenciable frente a la marca registrada.

Expresó que en atención a las anteriores similitudes, las cuales sin duda podrían llevar al consumidor al riesgo de confusión respecto de los signos como tal, dicha entidad analizó los productos que buscaba amparar el signo solicitado en relación con el previamente registrado. Observó que el signo solicitado pretendía amparar todo lo relacionado con la ropa de mujer, que no fuera ropa interior, quedando excluidas las pijamas, mientras que la marca opositora, “MAGIC TEEN”, identifica sin restricción “vestidos, calzado y sombrerería”, por lo que se presentaba conexidad competitiva entre dichos signos y, por ende, se cumplía el segundo presupuesto para aplicar la causal de irregistrabilidad, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, motivo suficiente para que se negara la marca solicitada por la actora.

II.-2. CONFECCIONES LEONISA S.A., en adelante LEONISA S.A, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda por carecer de fundamento legal. Sostuvo que el signo solicitado es muy similar a la marca previamente registrada “MAGIC TEEN”. Afirmó que la similitud entre los signos cotejados es tan manifiesta y de tal magnitud que el nivel de confundibilidad es absoluto en los aspectos fonético y ortográfico, especialmente si se hace la comparación de ellos, conforme lo establece la Decisión 486.

Anotó que la normativa citada prevé que la comparación debe ser sucesiva, pues el consumidor en el mercado percibe las marcas de forma individualizada y, por supuesto, en dicha comparación deben observarse las semejanzas y no las diferencias entre los signos. Advirtió que la confusión puede llegar a ser mayor para el consumidor medio, pues se trata de los mismos bienes que por mucho tiempo han protegido la marca previamente registrada y pretendía proteger el signo solicitado.

Alegó que al tener los signos cotejados similitud fonética y ortográfica, además de proteger los mismos productos, se evidenció la existencia de una confusión indirecta en perjuicio tanto del consumidor medio como de la sociedad LEONISA S.A. Expresó que fue muy acertado el concepto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 09-IP-94, transcrito por la SIC, en la Resolución núm. 751 de 28 de mayo de 1997, en la que se señaló lo siguiente: “[…] La confusión indirecta se da por el origen o procedencia de los productos; el consumidor cree que el producto que adquiere tiene el mismo producto; o que el producto pertenece a una misma línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente lo fabricó […]”.

Adujo que en este caso la confusión derivada de la identidad ideológica se presenta en relación con las palabras y los sonidos. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, tanto la parte demandante como demandada reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma; y la Agencia del Ministerio Público y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias, invocadas como violadas en la demanda, concluyó[3]: “[…] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado MAGIA TEEN (mixto) y la marca MAGIC TEEN (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.   b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado MAGIA TEEN (mixto) y la marca MAGIC TEEN (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos […] 2.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo MAGIA TEEN (mixto) y la marca MAGIC TEEN (denominativa). […] 3.

Signos conformados por denominaciones descriptivas y de uso común. 3.1. Teniendo en cuenta que en el presente proceso la SOCIEDAD KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. argumentó que la marca MAGIC TEEN (denominativa) es descriptiva y de uso común respecto a los productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. 3.2.

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuentos como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se traten. 3.3.

El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(…)” 3.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. 3.5.

De otro lado, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(…) 3.6. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no pude impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 3.7. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 3.9.

El que un término sea descriptivo o de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es descriptivo o de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 3.10.

En tal sentido, se debe determinar si la marca registrada MAGIC TEEN (denominativa) está conformada por elementos descriptivos y de uso común en la correspondiente clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos y de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 4.1.

En el presente proceso se alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. 4.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 4.3.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar al grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola naturaleza de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. […] 4.5.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. […] 4.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y servicios, en el caso en concreto, se deberá analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, a través de la Resolución núm. 39430 de 17 de octubre de 2008, negó el registro del signo “MAGIA TEEN” (nominativa) para distinguir productos de la Clase 25[4] de la Clasificación Internacional de Niza, por estimar que era similar a la marca previamente registrada, “MAGIC TEEN” (mixto), que distingue también productos de la Clase 25[5] Internacional, y por tener conexidad competitiva.

Al respecto, la actora alegó que el signo solicitado, “MAGIA TEEN” (mixta), no es similarmente confundible a la citada marca previamente registrada, dado que dicho signo tiene los suficientes elementos que contribuyen a darle distintividad, en cuanto en él se destaca el diseño de una gata e identifica productos diferentes de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a los que distingue la marca previamente registrada.

Además, adujo que la marca previamente registrada, “MAGIC TEEN”, está compuesta de la combinación de dos términos débiles, pues “MAGIC” es de uso común en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y “TEEN” es descriptiva, lo que significa que su titular debe soportar que terceros las incluyan en la conformación de marcas. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 135, literales e), y g), 136, literal a), y 151[6] de la Decisión 486, “[…] con el fin de analizar los temas de signos conformados por denominaciones descriptivas y de uso común, la irregistrabilidad de una marca por identidad o similitud con otra solicitud o registro marcario y la conexión existente entre los productos de los signos en disputa […]”.

En igual sentido, indicó que no interpretaría los artículos 134, 135, literal b) y 136, literal b)[7], de la Decisión 486, por lo siguiente: “[…] No se interpretarán los Artículos solicitados debido a que no son objetos de controversia el concepto de marca, la falta de distintividad intrínseca del signo, ni la causal de irregistrabilidad de una marca por contener un nombre comercial o enseña comercial idéntico o similar […]”.

El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; […] g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;  […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud de los productos o servicios indicados expresamente. […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario que señaló el Tribunal en este proceso así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así: [pic] MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (MIXTA)[8] MAGIC TEEN MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (NOMINATIVA)[9] Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta (“MAGIA TEEN”), como es la solicitada por la demandante, con una marca nominativa (“MAGIC TEEN”), previamente registrada, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas controvertidas no así la gráfica (la imagen de una gata) que acompaña al signo solicitado; son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de aquellas.

En este orden de ideas, no existe duda que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efecto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”.[10] Ahora, como el signo cuestionado es compuesto, es del caso traer a colación la sentencia[11] en la que la Sala indicó, sobre las marcas compuestas, lo siguiente: “[…] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: “Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50- IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005) […] (Las negrillas y subrayas fuera de texto)”.

Igualmente, es del caso señalar que la interpretación prejudicial, rendida en este proceso, estableció que el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos o conformados por palabras o partículas de uso común, pero que estos tienen la posibilidad de ser registrados cuando formen un conjunto marcario suficientemente distintivo.

Así, lo expresó: “[…] Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuentos como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se traten. 3.3.

El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(…)” 3.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. 3.5.

De otro lado, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(…) 3.6. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no pude impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresario.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca[…](Negrillas y subrayas fuera de texto)”. Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. Según la sociedad actora, la palabra “MAGIC” es una expresión de uso común en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y la denominación “TEEN” es descriptiva para dicha clase.

En efecto, consultada la página web de la entidad demandada[12] figuran las siguientes marcas que, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas para la citada Clase 25, que contienen la expresión “MAGIC”, como se demuestra a continuación: |SIGNO |TITULAR | |MAGIC LADY (nominativa) |EXQUISITE FORM INDUSTRIES, INC. | |MAGIC CONVERSE (nominativa) |CONVERSE INC. | |MAGIC KINGDOM (nominativa) |MAGIC KINGDOM LTDA. | |MAGICBRA (mixta) |MANUFACTURAS FEMENINAS LTDA. | |MAGIC KID´S COLLECTION (mixta) |DORA CECILIA CASTIBLANCO | |MAGIC UP ADVANCE (nominativa) |INMOBILIARIA JUPITER S.A. EN | | |LIQUIDACIÓN | |MAGIC UP (nominativa) |ASIA CONSULTING DEVELOPMENT LTDA. | Lo anterior pone de manifiesto que “MAGIC” es una expresión de uso común, en la Clase 25 Internacional.

Ahora, la Sala estima que la denominación “TEEN” no es una expresión descriptiva, porque al realizar la pregunta ¿cómo es?, la respuesta lógica es que no describe o informa de manera directa acerca de una cualidad o descripción o característica de los productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue dicha marca, en tanto dicha expresión no tiene un significado en el idioma español que forme parte del conocimiento común, vale decir, no es conocida por el consumidor promedio colombiano. Por lo tanto, se considera como signo de fantasía. Sin embargo, “TEEN” sí es una expresión de uso común en la referida Clase 25 Internacional, pues en la página web de la entidad demandada[13] aparecen las siguientes marcas que la contienen, y que, precisamente, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados se encontraban registradas en esa Clase: |MARCA |TITULAR | |TEEN GIRLS (MIXTA) |PRODITEXCO S.A. | |B BOSI TEEN (MIXTA) |ALCANTARA ASOCIADOS S.A.S. | |TEENMIX (MIXTA) |JUAN CARLOS GUTIERREZ | |TF TEEN FASHION (MIXTA) |C.I. I.P.T. S.A.S. | |SUPER TEEN TALL (NOMINATIVA) |TEXTILES SWANTEX S.A. | |TEEN, NO TE VERAS IGUAL |ASIA CONSULTING DEVELOPMENT | |(MIXTA) |LTD. | Sobre el particular, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, las palabras de uso común “MAGIC” y “TEEN”, que forman parte de las marcas previamente registrada, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, dado que no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, también lo es que al excluirlas se reducen las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica entre las marcas “MAGIA TEEN” y “MAGIC TEEN”, la Sala advierte significativas similitudes en sus raíces y en sus terminaciones, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambas marcas coinciden en 8 letras “M”- “A”-“G”- “I”- “T” -“E” -“E” -“N”; y que la única diferencia radica en la letra “A” de la marca cuestionada, la cual no provee la suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarla de la marca previamente registrada, como quiera que el signo solicitado reproduce las letras “M”- “A”-“G”- “I”, así como la palabra “TEEN” de la marca registrada.

Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que tienen un sonido o pronunciación similar, por cuanto las marcas cotejadas coinciden en las letras “M”- “A”-“G”- “I” y en la palabra “TEEN”. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal similitud: MAGIA TEEN- MAGIC TEEN MAGIA TEEN- MAGIC TEEN MAGIA TEEN- MAGIC TEEN MAGIA TEEN- MAGIC TEEN MAGIA TEEN- MAGIC TEEN MAGIA TEEN- MAGIC TEEN MAGIA TEEN- MAGIC TEEN MAGIA TEEN- MAGIC TEEN MAGIA TEEN- MAGIC TEEN MAGIA TEEN- MAGIC TEEN MAGIA TEEN- MAGIC TEEN MAGIA TEEN- MAGIC TEEN En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que si bien es cierto que la expresión “MAGIC TEEN” es de fantasía, debido a que no tiene un significado propio en el idioma castellano, también lo es que las marcas enfrentadas tienen una relación o similitud conceptual, pues ambas expresiones son evocativas, al contener el vocablo “TEEN” y las palabras “MAGIA” y “MAGIC”, que sugieren indirectamente en la mente del consumidor la idea de algo mágico.

Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las marcas en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en sus letras “M”- “A”-“G”- “I” y en la palabra “TEEN”, lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva.

Lo anterior, debido a que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar dos signos enfrentados. De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas, tanto ortográficas como fonéticas y conceptuales entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada, existe riesgo de confusión directa.

Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2018[14] trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, la marca cuestionada “MAGIA TEEN” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Ropa de mujer que no sea interior aclarando que dentro de la limitación quedan excluidas las pijamas […]”. La marca previamente registrada, “MAGIC TEEN”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 25: “[…] Vestidos, calzados y sombrerería [ ]”.

De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, habida cuenta que además de que las marcas cotejadas pertenecen a una misma clase del nomenclátor, tienen la misma finalidad, en cuanto los productos que identifican ambas marcas son utilizados por el ser humano para cubrir su cuerpo o vestirse; pueden compartir los mismos canales de comercialización, de publicidad, pues se promocionan por los mismos medios: folletos, televisión y prensa; suelen expenderse en los mismos establecimientos; poseen el mismo género (ropa o vestidos); y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud de las marcas.

Así las cosas, al existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión, que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que distinguen ambas marcas provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos identificados con esas marcas son de productores relacionados económicamente. Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015[15], que ahora se prohíja, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca previamente registrada, esto es, “MAGIC TEEN”. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales[16]: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). […]”. Aunado a lo anterior, la Sala debe precisar que si bien es cierto que el titular de la marca previamente registrada, “MAGIC TEEN”, no puede impedir el uso de las palabras de uso común que conforman su marca, en cuanto estas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, también lo es que la combinación resultante de las expresiones del signo cuestionado, “MAGIA TEEN”, generaron un conjunto marcario que ocasionaba riesgo de confusión y no era lo suficientemente distintivo y diferente a la marca previamente registrada, en virtud de que, como se dijo anteriormente, tenía semejanzas significativas y conexidad competitiva con esta y, en esa medida, no resultaba registrable.

En lo tocante al argumento de la actora, concerniente a que se violó el artículo 61 la Constitución Política, la Sala no evidencia dicha violación, toda vez que la Superintendencia demandada denegó el registro de la marca cuestionada, de acuerdo con las normas pertinentes sobre la materia, conforme se puso de presente en las consideraciones expuestas en este acápite de la sentencia. Por último, la Sala advierte que no se pueden aplicar los criterios utilizados en las interpretaciones prejudiciales así como las sentencias de esta Sección, traídas a colación por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y la actora, pues la obligación de la entidad demandada es estudiar en cado caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas; y, en todo caso, de considerarse que eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la Jurisprudencia reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores[17].

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron los artículos 135, literales e) y g), 136, literal a) y 151[18] de la Decisión 486, interpretados por el Tribunal; y que le asistió razón a la SIC al denegar la marca “MAGIA TEEN”, para amparar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: El contenido de la presente providencia, publíquese en la página web del Consejo de Estado. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 21 de mayo de 2020. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] En adelante SIC. [2] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [3] Proceso 665-IP-2018. [4] “[…] Ropa de mujer que no sea interior aclarando que dentro de la limitación quedan excluidas las pijamas […]”. [5] “[…] Vestidos, calzados y sombrerería […]”. [6] Esta disposición fue interpretada de oficio por el Tribunal. [7] Esta disposición no se indicó como violada, por la sociedad actora.

El Tribunal la interpretó de oficio. [8] Folio 32 [9] Folio 32 [10] Proceso 665-IP-2018 [11] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2008-00053-00. [12] www.sipi.gov.co. Consultada el 15 de mayo de 2020. [13] www.sipi.gov.co.

Consultada el 15 de mayo de 2020. [14] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001032400020090031400. [15] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020080006500. [16] Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. [17] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2013-00255-00. [18] Esta disposición se interpretó de oficio por el Tribunal.