PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el lema comercial nominativo SI MUJER LATINA asociado a la marca L y la marca nominativa MUJER LATINA / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al lema comercial nominativo SI MUJER LATINA para amparar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud y conexión competitiva con la marca nominativa MUJER LATINA previamente registrada en la misma clase / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [L]a Sala observa similitud ortográfica y fonética, pues si bien tienen distinta extensión puesto que, por un lado, “SÍ ES MUJER LATINA” está compuesta por cuatro (4) palabras y quince (15) letras y, por el otro, “MUJER LATINA” por dos (2) palabras y diez (10) letras, lo cierto es que los signos cotejados comparten las expresiones “MUJER” y “LATINA”, las cuales se encuentran exactamente en el mismo orden en ambos signos, y que, únicamente se diferencian en la adición de la partícula “SI ES”, la cual no contiene la fuerza distintiva necesaria que contribuya a diferenciarla de la marca registrada. […]Sobre el particular, se destaca que al pronunciarlos de manera sucesiva y alternativa, tal y como debe realizarse el análisis, la Sala encuentra similitudes relevantes que puedan llevar al público consumidor a confundirlas, pues la sola adición de la partícula “SI ES” no desvirtúa dicha similitud, teniendo en cuenta que el elemento que predomina es la expresión “MUJER LATINA”, además su función es fortalecer la idea evocativa de que la mujer sí es latina.

Sobre el particular, la Sala recuerda que en un caso anterior con iguales supuestos de hecho, en el que se enfrentó el mismo registro marcario y el lema comercial, pero asociado a la marca mixta “L LEONISA”, en dicha oportunidad, se consideró que sí existía riesgo de confundibilidad entre las expresiones “MUJER LATINA” y “SÍ ES MUJER LATINA”, decisión que se prohíja en esta oportunidad: […]Adicionalmente, se destaca que en sentencia de 11 de mayo de 2017, la Sección Primera del Consejo de Estado consideró en anterior ocasión frente al cotejo de la marca nominativa “MUJER LATINA”, y el lema comercial “SÍ ES MUJER LATINA”, pero esta vez asociado a la marca mixta “LEONISA”, que existía riesgo de confundibilidad: […]Ahora, para considerar que la similitud entre ambos signos pueda generar un riesgo de confusión, es necesario abordar el tema de la conexión competitiva. […]En el sub lite, el lema comercial “SÍ ES MUJER LATINA” fue solicitado para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “ropa, sombrerería y calzado”.

Por su parte, la marca registrada “MUJER LATINA”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 25: “vestuario, especialmente ropa interior”. De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que dichos signos pertenecen a una misma clase del nomenclátor; tienen igual finalidad, en cuanto ambas buscan cubrir el cuerpo del ser humano; comparten los mismos canales de comercialización, de publicidad, pues se promocionan por iguales medios -folletos, televisión, prensa-; suelen expenderse en los mismos establecimientos; poseen el mismo género (prendas de vestir) y tienen relación, dado que poseen una finalidad similar, al ser productos para vestir el cuerpo humano. Al verificarse los citados criterios, la Sala estima que existe conexión competitiva, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor, que podría llevarlo a asociar los productos a un origen empresarial común. FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 136 LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., veintiuno (21) mayo de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00132-00 Actor: CONFECCIONES LEONISA S.A Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho TESIS: ENTRE EL LEMA COMERCIAL DE LA ACTORA “Sí ES MUJER LATINA” Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “MUJER LATINA” EXISTEN SIMILITUDES ORTOGRÁFICAS, FONÉTICAS Y CONCEPTUALES SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho[1], presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 42845 de 30 de octubre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio[2].

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 27 de marzo de 2007 presentó solicitud de registro del lema comercial nominativo “SÍ ES MUJER LATNA”, para ser utilizado con la marca mixta “L”, de la cual es titular, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[3]. 2°: Que una vez publicada la solicitud, la sociedad MARROCAR S.A.[4] presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con la marca nominativa "MUJER LATINA” de la cual es titular, registrada en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Que mediante Resolución núm. 30386 de 25 de agosto de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos[5] de la SIC declaró infundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, concedió el registro del lema comercial "SÍ ES MUJER LATINA", asociada a la marca mixta “L”, para distinguir productos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra dicha decisión, la sociedad MARROCAR S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos el primero de ellos de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 37992 de 30 de septiembre de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC.

El segundo, mediante la Resolución núm. 42845 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, que revocó la decisión inicial y, en su lugar, declaró fundada la oposición interpuesta y negó el registro del lema comercial solicitado. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: -. Que la SIC al expedir la resolución acusada violó los artículos 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación. Señaló que entre la marca registrada “MUJER LATINA” y el lema comercial solicitado “SÍ ES MUJER LATINA”, asociada a la marca “L”, únicamente existe una ligera semejanza fonética pero sin ninguna clase de imitación. Adujo que en el caso sub examine no existen semejanzas literales, fonéticas y gráficas, suficientes que puedan inducir al público en error, lo que significa que las expresiones enfrentadas pueden coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión, teniendo en cuenta que la marca “MUJER LATINA”, está compuesta por expresiones genéricas y de uso común por constituirse como uno de los objetos o destino de alguno de los productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Sostuvo que la jurisprudencia marcaria ha sostenido que la comparación entre signos debe hacerse apreciando las semejanzas más que las diferencias desde el punto de vista fonético, gráfico y conceptual, y que su valoración debe hacerse sin descomponer la unidad de cada expresión, de modo que su parte integral prevalezca sobre las partes. Indicó que no se presenta similitud conceptual entre la marca registrada y el lema comercial solicitado, toda vez que cada uno evoca una idea propia, dado que son expresiones de fantasía. Agregó que el lema comercial requerido cumple con los requisitos fundamentales para registrar una frase de propaganda tal como lo ha establecido el Tribunal Andino en diferentes pronunciamientos.

Concluyó que es titular del lema comercial “SÍ ES MUJER”, registrado en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en la normativa legal vigente en materia marcaria.

Expresó que la titularidad que ostenta la sociedad MARROCAR S.A, sobre la marca registrada “MUJER LATINA”, no radica en los elementos inapropiables de la misma sino, en la combinación como tal de los mismos, es decir, de su combinación particular y su disposición que es de donde surge precisamente su distintividad. Mencionó que bajo el punto de vista gráfico, fonético, ortográfico y conceptual, se tiene que los signos confrontados presentan semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión entre el público consumidor, toda vez que la adición de la expresión “SI ES”, no le otorga un cambio sustancial, ni fonética ni ortográficamente, que le de la necesaria distintividad, pues no tiene el grado suficiente para distinguirlo de la marca registrada y que, adicionalmente, evocan la misma idea, en el que la palabra “LATINA” es un adjetivo calificativo del elemento “MUJER” y, por lo tanto, ambos signos indican una persona del género femenino de origen latino. Alegó que al ser los signos analizados en conjunto confundibles, era procedente estudiar su conexidad competitiva con base en los productos que amparan, resultando que, ambos pretenden identificar los mismos productos comprendidos en la Clase 25 Internacional, por lo que resultaba improcedente su registro.

II.1.2.- La sociedad MARROCAR S.A. tercera con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto carecen de fundamento legal. Sostuvo que el lema comercial debe ser distintivo por sí mismo sin mirar la marca a la que va adosada y en ese sentido, los signos a comparar en el presente asunto son “MUJER LATINA” y “SÍ ES MUJER LATINA”, para identificar productos de la misma Clase 25 Internacional, en los que la similitud es palpable, pues no es necesario un mayor análisis para entender que la adición de las expresiones “SI ES” no le otorga mayor distintividad al lema comercial solicitado frente a la marca “MUJER LATINA”.

Indicó que los signos cotejados son casi idénticos y por ende confundibles, más aun cuando evocan el mismo concepto, por lo que el público consumidor podría pensar erróneamente que los productos que se comercialicen con “SÍ ES MUJER LATINA” provienen de MARROCAR S.A, cuando en realidad no es así. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, la demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda; tanto la parte demandada como la tercera con interés directo en las resultas del proceso solicitaron negar las pretensiones de la demanda; y, el Agente del Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó[6]: “[…] 1.5.

El Tribunal advierte que, de acuerdo con el artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. 1.6. De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales, esto es, la distintividad, la susceptibilidad de representación gráfica, y a pesar de no mencionarse de manera expresa en la Decisión 486, también el requisito de perceptibilidad. […] 2.1.

En vista de que en el proceso interno se discute si el lema comercial SI ES MUJER LATINA (denominativo) solicitado a registro resultaría confundible con la marca MUJER LATINA (denominativo), es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 2.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.   b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 2.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 3. Comparación entre signos denominativos 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el lema comercial SI ES MUJER LATINA (denominativo) solicitado a registro y la marca MUJER LATINA (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 3.3.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.4.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el lema comercial SI ES MUJER LATINA (denominativo) solicitado a registro y […] 4.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinados con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 4.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.12.

En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 42845 de 2008 revocó la Resolución núm. 30386 de ese año y, en su lugar, declaró fundada la oposición interpuesta por la sociedad MARROCAR S.A. y, en consecuencia, negó el registro del lema comercial nominativo “SI MUJER LATINA”, solicitado por la actora para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] ropa, sombrerería y calzado[…]”.

Al respecto, la demandante alegó que entre la marca registrada “MUJER LATINA” y el lema comercial “SÍ ES MUJER LATINA”, asociado a la marca “L”, no existen semejanzas literales, fonéticas ni gráficas suficientes para que puedan inducir al público consumidor en error, lo que significa que dichas expresiones enfrentadas pueden coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 “[…] por ser pertinentes” y que “[…] no se interpretará el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 por cuanto no es objeto de la controversia la distintividad intrínseca del signo solicitado a registro […]”.

El texto de la norma invocada por la actora es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;  […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: SÍ ES MUJER LATINA LEMA COMERCIAL NOMINATIVO SOLICITADO[7] MUJER LATINA MARCA NOMINATIVA REGISTRADA[8] Además, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que como en este caso los signos están compuestos únicamente por elementos denominativos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre este tipo de signos: “[…] i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]” (Resaltado fuera fuera de texto) Ahora, es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos.

De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor y, de otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. […]”.

Del análisis de los conceptos reseñados y de los signos enfrentados la Sala observa similitud ortográfica y fonética, pues si bien tienen distinta extensión puesto que, por un lado, “SÍ ES MUJER LATINA” está compuesta por cuatro (4) palabras y quince (15) letras y, por el otro, “MUJER LATINA” por dos (2) palabras y diez (10) letras, lo cierto es que los signos cotejados comparten las expresiones “MUJER” y “LATINA”, las cuales se encuentran exactamente en el mismo orden en ambos signos, y que, únicamente se diferencian en la adición de la partícula “SI ES”, la cual no contiene la fuerza distintiva necesaria que contribuya a diferenciarla de la marca registrada.

En efecto, basta con hacer el siguiente ejercicio de analizar los signos de manera sucesiva, tal y como lo sugiere el Tribunal en su Interpretación Prejudicial, para apreciar tal semejanza: “MUJER LATINA - SÍ ES MUJER LATINA - MUJER LATINA – SÍ ES MUJER LATINA MUJER LATINA - SÍ ES MUJER LATINA - MUJER LATINA – SÍ ES MUJER LATINA MUJER LATINA - SÍ ES MUJER LATINA - MUJER LATINA – SÍ ES MUJER LATINA MUJER LATINA - SÍ ES MUJER LATINA - MUJER LATINA – SÍ ES MUJER LATINA” Sobre el particular, se destaca que al pronunciarlos de manera sucesiva y alternativa, tal y como debe realizarse el análisis, la Sala encuentra similitudes relevantes que puedan llevar al público consumidor a confundirlas, pues la sola adición de la partícula “SI ES” no desvirtúa dicha similitud, teniendo en cuenta que el elemento que predomina es la expresión “MUJER LATINA”, además su función es fortalecer la idea evocativa de que la mujer sí es latina.

Sobre el particular, la Sala recuerda que en un caso anterior con iguales supuestos de hecho, en el que se enfrentó el mismo registro marcario y el lema comercial, pero asociado a la marca mixta “L LEONISA”, en dicha oportunidad, se consideró que sí existía riesgo de confundibilidad entre las expresiones “MUJER LATINA” y “SÍ ES MUJER LATINA”, decisión que se prohíja en esta oportunidad: “[…]“Aplicadas las anteriores reglas de cotejo marcario, encuentra la Sala, sin necesidad de mayores esfuerzos, la existencia de una clara similitud entre el lema comercial SI ES MUJER LATINA (asociado a la marca L LEONISA (mixta), en la Clase 25) y la marca MUJER LATINA (nominativa) registrada previamente para amparar productos pertenecientes a esa misma clase.

Es evidente que los signos confrontados guardan similitudes sustanciales y no “ligeras”, como lo estima la parte actora, ya que su conformación es muy similar, al punto que el lema comercial solicitado reproduce en su integridad la expresión que constituye la marca opositora (SI ES MUJER LATINA), lo cual no está permitido por la Decisión 486 de la Comunidad Andina cuando con ello se pueda perjudicar a la marca respectiva.

En efecto, el artículo 170 de esta normativa prevé que: “No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas”. Y aunque en el lema comercial se incluye antes de la expresión MUJER LATINA la expresión SI ES, único aspecto que la diferencia de la marca registrada, ello no dota al signo de suficiente distintividad desde el punto de vista ortográfico ni fonético, debido a la menor estructura de esta expresión frente al resto del signo. Además, la expresión SI ES lo único que hace es reforzar la idea evocada por la marca registrada, esto es, la idea de una persona del género femenino de origen latino. Lo anterior permite arribar a la conclusión que existe similitud entre los signos confrontados, la cual puede generar riesgo de confusión tanto directa como indirecta en los consumidores, más aun si se tiene en cuenta el grado de conexidad competitiva de los productos que los signos distinguen, en este caso, productos pertenecientes a la misma clase del nomenclátor internacional (25) que, como tal, tienen la misma finalidad y comparten iguales canales de comercialización y publicidad”[9] (Resaltado fuera de texto).

Adicionalmente, se destaca que en sentencia de 11 de mayo de 2017[10], la Sección Primera del Consejo de Estado consideró en anterior ocasión frente al cotejo de la marca nominativa “MUJER LATINA”, y el lema comercial “SÍ ES MUJER LATINA”, pero esta vez asociado a la marca mixta “LEONISA”, que existía riesgo de confundibilidad: “En cuanto a la similitud ortográfica, debe señalarse que el lema comercial solicitado «SI ES MUJER LATINA» está compuesto por cuatro (4) palabras y quince (15) letras.

Por su parte, la marca registrada «MUJER LATINA» está compuesta por dos (2) palabras y once (11) letras. De lo anterior, la Sala encuentra que ambos signos varían en cuanto a la composición, esto es, al número de palabras y letras y, por ende, tienen una extensión diferente. No obstante lo anterior, de la configuración del lema comercial como de la marca registrada se puede concluir que visualmente presentan un grado de similitud sustancial que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor.

Lo anterior se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión: SI ES MUJER LATINA– MUJER LATINA – SI ES MUJER LATINA – MUJER LATINA SI ES MUJER LATINA– MUJER LATINA – SI ES MUJER LATINA – MUJER LATINA SI ES MUJER LATINA– MUJER LATINA – SI ES MUJER LATINA – MUJER LATINA SI ES MUJER LATINA– MUJER LATINA – SI ES MUJER LATINA – MUJER LATINA Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético no existen diferencias sustanciales entre los signos confrontados.

En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se puede advertir que ellos se escuchen de forma muy parecida. Cabe resaltar que la diferencia fonética no se desvirtúa con la expresión “SI ES”, lo anterior teniendo en cuenta que el elemento que predomina es la expresión “MUJER LATINA”, además su función es fortalecer la idea evocativa de que la mujer sí es latina.

Aunado a lo anterior y como bien lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio, “ambas marcas comparten las mismas finalidades y están destinadas a los mismos mercados”, lo anterior en razón a que pertenecen a igual clase del nomenclátor internacional de Niza, esto es, a la clase 25, existiendo, por ende, conexidad competitiva […]”.

Por otra parte, y en relación con el argumento de que la marca opositora es una marca débil compuesta por expresiones genéricas de uso común, la Sala reitera lo sostenido por la Sección primera en la providencia citada con anterioridad, en la que se consideró que las expresiones “MUJER” y “LATINA” no constituyen, en estricto sentido, denominaciones genéricas ni de uso común de los productos que identifican, esto es, “ropa, sombrerería y calzado”: “[…] En la interpretación prejudicial proferida para este proceso se alude a las denominaciones genéricas y a las expresiones de uso común, en los siguientes términos: “La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. […] Las expresiones de uso común hacen referencia a aquellas designaciones que usualmente se utilizan en un país para referirse a un producto o servicio.

Para determinar si una expresión o partícula es de uso común, se debe analizar el lenguaje que utiliza el público consumidor para referirse a un determinado producto o servicio. Estás expresiones de uso común, al igual que las genéricas, no pueden ser apropiadas por ningún empresario y, en consecuencia, no pueden ser registradas como marcas de manera exclusiva.

Si las palabras genéricas o de uso común se combinan con otras que le otorguen distintividad al conjunto marcario, sí se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común o genéricas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario.” En el presente asunto, atendiendo los citados conceptos, es claro que las expresiones MUJER y LATINA no constituyen, en estricto sentido, denominaciones genéricas ni de uso común de los productos que identifican, esto es, “ropa, sombrerería y calzado” (por parte de la marca a la que se asocia el lema comercial solicitado) y “vestuario, especialmente ropa interior” (por parte de la marca opositora), de suerte que no puede afirmarse que la marca opositora constituya un signo débil […].”[11] (Resaltado fuera de texto).

Ahora, para considerar que la similitud entre ambos signos pueda generar un riesgo de confusión, es necesario abordar el tema de la conexión competitiva. Frente a esta materia, esta Sección[12] trajo a colación criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] La Jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina ha señalado los siguientes criterios de conexión competitiva entre productos o servicios, a saber: (i) la inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) canales de comercialización; (iii) mismos medios de publicidad; (iv) relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) partes y accesorios; (vii) mismo género de los productos o servicios; (viii) misma finalidad; (ix) intercambiabilidad de los productos o servicios […].” Al respecto, la Sala aclara que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos los criterios para la consecución del propósito de establecer dicha conexión. En el sub lite, el lema comercial “SÍ ES MUJER LATINA” fue solicitado para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “ropa, sombrerería y calzado”.

Por su parte, la marca registrada “MUJER LATINA”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 25: “vestuario, especialmente ropa interior”. De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que dichos signos pertenecen a una misma clase del nomenclátor; tienen igual finalidad, en cuanto ambas buscan cubrir el cuerpo del ser humano; comparten los mismos canales de comercialización, de publicidad, pues se promocionan por iguales medios -folletos, televisión, prensa-; suelen expenderse en los mismos establecimientos; poseen el mismo género (prendas de vestir) y tienen relación, dado que poseen una finalidad similar, al ser productos para vestir el cuerpo humano. Al verificarse los citados criterios, la Sala estima que existe conexión competitiva, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor, que podría llevarlo a asociar los productos a un origen empresarial común. Por último, la Sala advierte frente al argumento expuesto por la sociedad demandante relacionado con que la SIC no tuvo en cuenta que es titular del lema comercial “SÍ ES MUJER”, en Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con el Certificado de Registro núm. 25109, se recuerda que dicha situación hace referencia a una actuación administrativa diferente a la que originó el acto acusado en este proceso[13].

En efecto, en dicha oportunidad la Sección Primera expresó: “[…]Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con lo precisado en la interpretación prejudicial, el examen de registrabilidad que realiza la Oficina Nacional es autónomo en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario como con las decisiones emitidas por la propia Oficina, de modo tal que “el examen de registrabilidad [se debe hacer] analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado ya sobre signos idénticos o similares […]”.

(Resaltado fuera de texto). En este orden de ideas, y siguiendo el precedente jurisprudencial de la Sección Primera[14], la Sala concluye que no se violaron las normas anteriormente referidas; y que le asistió razón a la SIC al declarar fundada la oposición presentada por la sociedad MARROCAR S.A. y, como consecuencia, negar el registro del lema comercial “SÍ ES MUJER LATINA”, para amparar los productos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado, el cual está acorde a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó, razón por la cual tampoco se evidencia trasgresión alguna del artículo 135, literal b), de la Decisión 486.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: El contenido de la presente providencia, publíquese en la página web del Consejo de Estado. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 21 de mayo de 2020. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] Demanda que se admitió mediante proveído de 10 de diciembre de 2009, conforme consta a folios 34 a 36 del expediente, por haber sido presentada dentro del término de caducidad, habida cuenta que el acto administrativo que agotó la vía gubernativa se notificó el 10 de noviembre de 2008, y la demanda se radicó ante la Secretaría de la Sección Primera el 25 de febrero de 2009 (folio vuelto 31). [2] En adelante SIC. [3] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [4] Hoy MARROCAR S.A.S. [5] Hoy Dirección de Signos Distintivos. [6] Proceso 325-IP-2019. [7] Folio 12 del expediente [8] Folio 12 del expediente [9] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 200-00133-00, M.P. Guillermo Varga Ayala. [10] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de mayo de 2017.

Expediente identificado con el número identificado con el número único de radicación 2009-00131-00. M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. [11] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2014, expediente identificado con el número único de radicación. 200-00133-00, M.P. Guillermo Varga Ayala. [12] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de julio de 2012, Expediente identificado con el número único de radicación 2006-00373-00 C.P. María Elizabeth García González. [13] Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2014. Expediente identificado con el número único de radicación 2009-00133-00. M.P. Guillermo Varga Ayala. [14] Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Expediente núm.: 2009-00133-00. M.P: Guillermo Vargas Ayala; Sentencia de 11 de mayo de 2017, Expediente núm: 2009-00131-00, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.