PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo AXE DARK TEMPTATION y las marcas nominativas previamente registradas TEMPTATION YANBAL y TEMPTATION / MARCAS COMPUESTAS / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es DARK en la clase 3 / EXPRESIÓN DE FANTASÍA – Lo es AXE / SIGNOS DE FANTASÍA – Son los formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo nominativo AXE DARK TEMPTATION en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud con las marcas nominativas TEMPTATION YANBAL y TEMPTATION registradas en la misma clase Respecto de la similitud fonética, la Sala observa que la pronunciación de los signos enfrentados es completamente diferente, pues si bien comparten la partícula “TEMPTATION”, lo cierto es que en ambos signos se encuentra en posiciones diferentes y las demás palabras que acompañan esto es, “AXE” y “YANBAL” le otorgan pronunciaciones disímiles. […]Sobre el particular, se destaca que al pronunciarlos de manera sucesiva y alternativa, tal y como debe realizarse el análisis, la Sala no encuentra similitudes relevantes que puedan llevar al público consumidor a confundirlas.

En relación con la similitud ortográfica, debe señalarse que la marca “AXE TEMPTATION” está compuesta por dos (2) palabras y trece (13) letras, mientras que, por un lado, la marca “TEMPTATION YANBAL” consta de dos (2) palabras y dieciséis (16) letras y por el otro, el registro “TEMPTATION” se compone de una (1) palabra y diez (10) letras, lo que le permite a la Sala concluir que varían tanto en su extensión así como en su composición vocálica y consonántica.

Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que la expresión cuestionada “AXE TEMPTATION” corresponde a un signo de fantasía, pues no tiene un significado propio en el idioma castellano. […] Ahora, por su parte, la expresión “TEMPTATION” de las marcas previamente registradas proviene del idioma inglés, que traduce tentación, significado que no es del conocimiento común o de uso generalizado, vale decir, no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano, por lo que se considera como signo de fantasía y desde esta perspectiva bien podría ser registrable.

Adicionalmente, frente al signo “TEMPTATION YANBAL”, la Sala destaca que este encuentra su fuerza distintiva en la expresión “YANBAL”, puesto que le indica claramente al consumidor su origen empresarial y le otorga un elemento diferenciador frente a la marca “AXE TEMPTATION”. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, no existe semejanza en los signos enfrentados.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no encuentra similitud ortográfica ni fonética ni ideológica, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, en cuanto que la marca mixta cuestionada “AXE DARK TEMPTATION” es lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras, al contener la expresión “AXE”, que le da un matiz diferenciador y contundente y la dota por sí misma de la suficiente carga semántica, la cual le da una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de su origen empresarial.

Por lo tanto, la denominación “AXE DARK TEMPTATION” posee “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”, lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., primero (1) de junio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00124-00 Actor: JAFER LIMITED Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA NI CONCEPTUAL QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE LAS MARCAS “AXE DARK TEMPTATION”, “TEMPTATION” Y “TEMPTATION YANBAL”.

EL ELEMENTO PREPONDERANTE EN EL SIGNO CUESTIONADO ES LA EXPRESIÓN “AXE” SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad JAFER LIMITED hoy JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[1], de la Comisión de la Comunidad Andina[2], tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 31488 de 27 de agosto de 2008, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca", 040925 de 27 de octubre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[3]; y 45799 de 13 de noviembre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 14 de agosto de 2007, la sociedad UNILEVER N.V.[4] solicitó el registro como marca del signo mixto "AXE DARK TEMPTATION", para amparar productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[5]. 2°: Que una vez publicada la solicitud, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con sus marcas nominativas “TEMPTATION YANBAL” y “TEMPTATION”, registradas en la misma Clase. 3º: Que mediante Resolución núm. 31488 de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos[6] de la SIC, declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro del signo mixto "AXE DARK TEMPTATION", en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad UNILEVER N.V. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa.

El primero de ellos a través de la Resolución núm. 040925 de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo mediante la Resolución núm. 45799 de 2008, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: - Que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación. Señaló que la autoridad demandada no aplicó la prohibición establecida en la mencionada norma comunitaria, debido a que se desconocieron las reglas que guían el análisis de confundibilidad entre marcas, teniendo en cuenta que el signo “AXE DARK TEMPTATION”, resulta confundible con las marcas registradas “TEMPTATION YANBAL” y “TEMPTATION”, situación que genera en el consumidor un riesgo de confusión indirecta al asociar los productos como provenientes de un mismo origen empresarial o vincularlos comercialmente entre ellos.

Indicó que el elemento con mayor relevancia distintiva o dominante es la expresión “TEMPTATION”, que es idéntica a la marca “TEMPTATION”, lo que sin duda da lugar a confusión, pues este elemento es el dominante en el signo cuestionado, por cuanto las expresiones “DARK” y “AXE”, son de carácter secundario dentro del conjunto marcario. Precisó que, en efecto, la expresión “DARK” es secundaria por ser una partícula débil y de uso común en el mercado, motivo por el cual no puede estimarse como un elemento que le otorgue distintividad al signo “AXE DARK TEMPTATION”; y que el término “AXE” debe excluirse del cotejo al ser una referencia que identifica la línea de desodorantes, perfumes y gel que comercializa la sociedad UNILEVER N.V., quedando así con mayor recordación en el consumidor la expresión “TEMPTATION” dentro del conjunto del signo solicitado.

Agregó que existe riesgo de confusión indirecta, por cuanto el consumidor adquirirá los productos que identifica la marca “AXE DARK TEMPTATION”, pensando que provienen del mismo origen empresarial de los signos “TEMPTATION YANBAL” y “TEMPTATION”, o que tienen vínculos entre sí. Señaló que la prohibición prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, tiene por objeto la defensa tanto de los derechos de los consumidores como de los titulares de la marca, constituyéndose así en un mecanismo de protección para mantener la distintividad de la misma; y que al permitir el registro de la marca “AXE DARK TEMPTATION”, se desconoce su derecho sobre los signos de su propiedad “TEMPTATION YANBAL” y “TEMPTATION”, así como el riesgo de confusión o asociación existente para el público consumidor.

Por último, trajo a colación la Resolución núm. 2729-2008/TPI-INDECOPI, mediante la cual se negó el registro de la marca “AXE PARK TEMPTATION”, expedida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Perú al estimarla confundible con las marcas previamente registradas por ella, esto es, “TEMPTATION BY UNIQUE” y “TEMPTATION DE UNIQUE”, razón por la que ha debido resolverse de la misma manera en el caso bajo examen.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, indicó que entre las marcas “AXE DARK TEMPTATION”, “TEMPTATION YANBAL” y “TEMPTATION” no existe similitud susceptible de generar riesgo de confusión o asociación para el público consumidor, toda vez que la expresión “AXE” se constituye como el elemento distintivo fundamental de la marca objeto de controversia, en tanto que los demás elementos, estos es, “DARK” y “TEMPTATION”, resultan accesorias a esta y van dirigidos a resaltarla, teniendo en cuenta su ubicación dentro del conjunto marcario.

Sostuvo que si bien los registros marcarios confrontados comparten la expresión “TEMPTATION”, lo cierto es que ello no implica que las marcas en disputa sean susceptibles de generar confusión, comoquiera que el análisis de un signo debe hacerse en conjunto y no en fracciones, pues de esta manera es que la realiza el consumidor medio. II.2.

La sociedad UNILEVER N.V., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda. Para ello, sostuvo que, contrario a lo expuesto por la actora, de los signos “AXE DARK TEMPTATION”, “TEMPTATION YANBAL” y “TEMPTATION”, no es posible colegir que sean confundibles solo por compartir una partícula débil, como lo es “TEMPTATION”.

Manifestó que la expresión “TEMPTATION” es una palabra escrita en el idioma inglés que al castellano se traduce como “TENTACIÓN”; y que en Colombia existen varios registros que la incluyen, por lo que sus titulares deben soportar la carga de un signo débil, lo que impide evitar que terceros la utilicen junto con otras expresiones que le agreguen distintividad.

Sostuvo que la marca “AXE DARK TEMPTATION” es derivada de las marcas “AXE”, de las cuales es titular en la Clase 3ª; y que por ello tiene derecho a crear nuevas versiones que resulten derivadas de aquella y que amparen los mismos productos, conforme ocurre en el presente caso. Mencionó que el cotejo marcario debe realizarse sobre la unidad del conjunto marcario “AXE DARK TEMPTATION” y no, como pretende la sociedad demandante, únicamente sobre la expresión “TEMPTATION”, toda vez que de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la CAN, el análisis debe realizarse en conjunto, cuando la marca conste de dos o más elementos, y no a estos aisladamente considerados.

Aseguró que la marca “AXE DARK TEMPTATION” no solo está compuesta por la expresión “TEMPTATION”, sino que cuenta con dos elementos adicionales como lo son “AXE” y DARK”, que, a su juicio, permiten diferenciarla de los signos de la actora desde los puntos de vista gráfico, fonético, visual y conceptual, lo que le permitirá al consumidor recordarlas, a cada una de ellas, de manera independiente.

Agregó que la expresión “AXE” es el elemento preponderante de la marca controvertida, lo que le permite al consumidor reconocer los productos, calidad y origen empresarial respecto de “AXE DARK TEMPTATION”. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, la demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda; tanto la parte demandada como el tercero con interés directo en las resultas del proceso insistieron en que se denieguen las pretensiones de la demanda; y el Agente del Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó[7]: “[…] 1.1.

En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado AXE DARK TEMPTATION (mixto) y las marcas TEMPTATION YANBAL (denominativa) y TEMPTATION (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.   b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado AXE DARK TEMPTATION (mixto) y las marcas TEMPTATION YANBAL (denominativa) y TEMPTATION (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característicos de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado AXE DARK TEMPTATION (mixto) y las marcas TEMPTATION YANBAL (DENOMINATIVA) y TEMPTATION (denominativa). 3.

La oposición andina. El interés real en el mercado. […] 3.8 En consecuencia, si se concede el registro de un signo previamente solicitado por el opositor en otro País Miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición puede, sobre la base registro, declarar fundada la oposición, de ser pertinente, y denegar el registro del signo solicitado. 3.9.

Por el contrario, si se deniega el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro País Miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición debe continuar el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado. Dicho examen ya no se regirá por lo dispuesto en el artículo 147 de la Decisión 486, sino que se fundamentará en el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad. 3.10.

De lo anterior, se puede deducir lo siguiente: a) El hecho de que se conceda el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que se deba rechazar el signo opuesto, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad siguiendo el trámite de los artículos 148 a 150 de la Decisión 486. b) El hecho de que se deniegue el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad. […] Conforme a lo expuesto, se debe determinar si el signo solicitado para registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro, así como en cuanto a los productos y/o servicios que pretende distinguir.

Todo ello, con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real en el mercado del País Miembro donde se interpone la oposición, materializando a través de la solicitud de registro presentada en el País Miembro al momento de interponer la oposición. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 31488 de 2008, concedió el registro de la marca mixta “AXE DARK TEMPTATION”, al titular JAFER LIMITED, para amparar los siguientes productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, colonias, aguas de tocador, perfumes en aerosol (sprays) para el cuerpo, aceites cremas y lociones para la piel, espuma para la afeitada, lociones para antes y después de la afeitada, polvos de talco, preparaciones para el baño y la ducha, lociones para el cabello, dentríficos, enjuagues bucales no medicados, desodorantes, antiperspirantes para uso personal, preparaciones para el baño no medicadas […]”.

Al respecto, la demandante alegó que dicha marca es similarmente confundible con sus marcas nominativas “TEMPTATION YANBAL” y “TEMPTATION”, que amparan productos en la Clase 3ª. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente […]”.

El texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: [pic] MARCA MIXTA CUESTIONADA[8] TEMPTATION YANBAL TEMPTATION MARCAS NOMINATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADAS[9] Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “AXE DARK TEMPTATION”, como lo es la concedida al tercero con interés directo en las resultas del proceso, con dos marcas nominativas “TEMPTATION YANBAL” y “TEMPTATION”, previamente registradas, a favor de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en los signos controvertidos, no así las grafías de las letras ni las figuras geométricas que se acompañan en la marca cuestionada, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que las distinguen, prevaleciendo, en todo caso, la expresión “AXE”.

De manera que no existe duda alguna en que en los signos en disputa predomina el elemento denominativo. Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]” (Negrillas fuera de texto).

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. […]”.

Además, cabe resaltar que tratándose de marcas compuestas esta Sección, en sentencia de 22 de mayo de 2014[10], precisó: “[…] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: “Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50- IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005) […]”.

(Resaltado fuera de texto). Así pues, la Sala inicialmente se pronunciará frente a los argumentos de la demandante relacionados con que las expresiones “AXE” y “DARK”, a su juicio, resultan débiles y su fuerza distintiva se encuentra diluida y, en consecuencia, no deben ser tenidas en cuenta dentro del presente análisis, toda vez que, por un lado, “DARK” es una palabra escrita en inglés que al castellano significa oscuro y que, es usada comunmente en la Clase 3ª; y, por el otro, “AXE” es una expresión que identifica la línea de desodorantes, perfumes y gel de la sociedad UNILEVER N.V. Al respecto, la Sala destaca que la expresión “DARK” si bien es una palabra que pertenece a un idioma extranjero, lo cierto es que el consumidor medio en Colombia no tiene conocimiento de su significado y por ello debe considerarse como de fantasía; sin embargo, en la página web de la entidad demandada[11] figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la concesión del acto administrativo acusado, se encontraban registradas para la citada Clase 3ª y que contienen la expresión “DARK”, conforme lo demuestra el siguiente listado: |MARCA |TITULAR | |DARK-LIS (nominativa) |JUAN EVANGELISTA PRETTEL | |DARK DESERT (mixta) |JAFER LIMITED | |AXE DARK TEMPTATION AS |UNILEVER N.V. | |IRRESISTIBLE AS CHOCOLATE | | |(nominativa) | | |DARK BLUE (nominativa) |HUGO BOSS TRADE MARK | | |MANAGEMENT GMBH [&] CO.

KG | |DARK & LOVELY (nominativa) |L'OREAL | |DARKSUN (mixta) |LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S. | Por lo tanto, el vocablo “DARK” es una expresión de uso común y debe ser excluida del cotejo marcario. Ahora, frente a la expresión “AXE”, la Sala observa que es una palabra que no tiene significado conocido en el lenguaje castellano, por lo que debe tenerse como de fantasía. Además, dicha partícula le otorga distintividad al conjunto marcario cuestionado frente a la marcas previamente registradas, dándole una eficacia particularizadora y conduciéndola a identificar su origen empresarial y, por ende, la línea de desodorantes, perfumes y gel que comercializa su titular, esto es, el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Por consiguiente, no le asiste razón a la sociedad actora al alegar que debe excluirse del cotejo marcario el vocablo “AXE”. Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto. Respecto de la similitud fonética, la Sala observa que la pronunciación de los signos enfrentados es completamente diferente, pues si bien comparten la partícula “TEMPTATION”, lo cierto es que en ambos signos se encuentra en posiciones diferentes y las demás palabras que acompañan esto es, “AXE” y “YANBAL” le otorgan pronunciaciones disímiles.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: “AXE TEMPTATION – TEMPTATION YANBAL - AXE TEMPTATION AXE TEMPTATION – TEMPTATION YANBAL - AXE TEMPTATION AXE TEMPTATION – TEMPTATION YANBAL - AXE TEMPTATION AXE TEMPTATION – TEMPTATION YANBAL - AXE TEMPTATION” “AXE TEMPTATION – TEMPTATION - AXE TEMPTATION AXE TEMPTATION – TEMPTATION - AXE TEMPTATION AXE TEMPTATION – TEMPTATION - AXE TEMPTATION AXE TEMPTATION – TEMPTATION - AXE TEMPTATION” Sobre el particular, se destaca que al pronunciarlos de manera sucesiva y alternativa, tal y como debe realizarse el análisis, la Sala no encuentra similitudes relevantes que puedan llevar al público consumidor a confundirlas.

En relación con la similitud ortográfica, debe señalarse que la marca “AXE TEMPTATION” está compuesta por dos (2) palabras y trece (13) letras, mientras que, por un lado, la marca “TEMPTATION YANBAL” consta de dos (2) palabras y dieciséis (16) letras y por el otro, el registro “TEMPTATION” se compone de una (1) palabra y diez (10) letras, lo que le permite a la Sala concluir que varían tanto en su extensión así como en su composición vocálica y consonántica.

Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que la expresión cuestionada “AXE TEMPTATION” corresponde a un signo de fantasía, pues no tiene un significado propio en el idioma castellano. Cabe señalar que esta Sección en la sentencia de 2 de marzo de 2017[12] indicó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial, que los signos compuestos por una o más palabras en idioma extranjero, que no formen parte del conocimiento común, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede su registro como marca.

Al efecto, expresó: “[…] En relación con la norma comunitaria en estudio el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, precisó: “… Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañan, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto” (Las negrillas y subrayas fuera de texto.) Así mismo, el mencionado Tribunal expresó que se deberá determinar si el significado del signo solicitado para registro es conocido por el público consumidor, para posteriormente establecer si podría generar engaño y de esta forma proceder a su registro. […] En el caso sub examine, se observa que el término “FLEXSTEEL” se forma por la combinación de dos expresiones del idioma inglés, cuyo significado separado de cada una no es del conocimiento común o de uso generalizado, vale decir, no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano, por lo que se podría considerar como signo de fantasía y desde esta perspectiva bien podría ser registrable […]”.(Resaltado fuera de texto.) Posteriormente, la Sala en la sentencia de 17 de agosto de 2017[13], reiteró el anterior criterio, con fundamento en la Interpretación Prejudicial, al sostener: “En relación con las palabras en idioma extranjero, el Tribunal expresó lo siguiente: “[…] 4.2.

Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marca. 4.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. […].” (Resaltado fuera de texto).

Ahora, por su parte, la expresión “TEMPTATION” de las marcas previamente registradas proviene del idioma inglés, que traduce tentación, significado que no es del conocimiento común o de uso generalizado, vale decir, no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano, por lo que se considera como signo de fantasía y desde esta perspectiva bien podría ser registrable.

Adicionalmente, frente al signo “TEMPTATION YANBAL”, la Sala destaca que este encuentra su fuerza distintiva en la expresión “YANBAL”, puesto que le indica claramente al consumidor su origen empresarial y le otorga un elemento diferenciador frente a la marca “AXE TEMPTATION”. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, no existe semejanza en los signos enfrentados.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no encuentra similitud ortográfica ni fonética ni ideológica, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, en cuanto que la marca mixta cuestionada “AXE DARK TEMPTATION” es lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras, al contener la expresión “AXE”, que le da un matiz diferenciador y contundente y la dota por sí misma de la suficiente carga semántica, la cual le da una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de su origen empresarial.

Por lo tanto, la denominación “AXE DARK TEMPTATION” posee “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”[14], lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación. Ahora, la Sala encuentra que debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas, de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican los signos debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Finalmente, la Sala advierte que no se pueden aplicar los criterios utilizados por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Perú en la Resolución núm. 2729-2008/TPI-INDECOPI, traída a colación por la demandante, pues es obligación de la entidad demandada estudiar en cado caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas[15]; y, en todo caso, el hecho de que se niegue el registro del signo aquí cuestionado en otro País Miembro, no quiere decir que se deba rechazar el signo opuesto, pues la SIC realiza sus propios análisis técnicos y aplica la normativa autónomamente.

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violó la norma invocada por la sociedad demandante y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca mixta “AXE DARK TEMPTATION”, para amparar los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que se adoptó en cada una de ellas.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: El contenido de la presente providencia, publíquese en la página web del Consejo de Estado. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 1o. de junio de 2020. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [2] En adelante Decisión 486. [3] En adelante SIC. [4] Hoy UNILEVER. [5] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [6] Hoy Dirección de Signos Distintivos. [7] Proceso 228-IP-2018. [8] Folio 14 del cuaderno núm. 1. [9] Folio 14 del cuaderno núm. 1 [10] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00053-00, M.P. María Elizabeth García González. [11] www.sipi.gov.co.

Consultada el 8 de mayo de 2020. [12] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente identificado con el número único de radicación 2013- 00054-00, M.P. María Elizabeth García González. [13] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de agosto de 2017, expediente identificado con el número único de radicación: 2014-00259-00, M.P.: María Elizabeth García González. [14] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 2000-06535-01. [15] Así también lo indicó la Sala en sentencia de 25 de enero de 2019, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00535-00, M.P. María Elizabeth García Gonzalez.