11001-03-24-000-2009-00072-00 — Consejo de Estado

11001-03-24-000-2009-00072-00Consejo de Estado · SECCIÓN PRIMERASentencia2020-06-19

Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

Actor: Bcsc S.A·Demandado: La Nación – Superintendencia De Industria Y Comercio – Sic

De qué trata

Síntesis: Respecto a la similitud ortográfica entre los lemas “SU BANCO FAMILIAR" y “SU BANCO AMIGO", la Sala estima que si bien es cierto que el lema comercial cuestionado contiene las palabras de uso común “SU” y “BANCO” , las cuales, como se dijo antes, pueden ser utilizadas por cualquier persona para conformar sus marcas o signos, no lo es menos que dichas expresiones, al estar acompañadas de la denominación “FAMILIAR”, generan un signo completamente distintivo y diferente al previamente registrado, que está acompañado de la palabra “AMIGO”. En efecto, en el signo cuestionado, “FAMILIAR” es la expresión que contiene la fuerza distintiva necesaria y que contribuye a diferenciarla de lema comercial registrado de la actora. Al ser la palabra “FAMILIAR” la de mayor relevancia y distintividad, dentro de la denominación compuesta, es la que dota al signo “de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”, lo que incide en que no genere confusión. Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que su pronunciación es diferente, pues lo cierto es que no es dable confundir las expresiones “FAMILIAR” con “AMIGO”. […] Al respecto, la Sala precisa que el hecho de que los lemas en conflicto utilicen terminaciones diferentes, hace que el impacto visual y fonético no sea similar, pues lo cierto es que no es dable confundir la terminación “FAMILIAR”, del lema cuestionado, con “AMIGO”, del lema previamente registrado. Ello, en razón de que al acudir al método de cotejo sucesivo, se puede apreciar que el empleo de terminaciones distintas, le aporta una fuerza distintiva especial a los signos, para que sean registrables, sin que se lleve a entender que se trata de un mismo servicio o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala tampoco la observa. […] Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica, fonética, ni conceptual que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que el lema solicitado cuestionado “SU BANCO FAMILIAR” es lo suficientemente distintivo y diferente del previamente registrado, de manera que cumple con la función de robustecer a la marca que acompaña, esto es, “BANCOPPEL”. Por consiguiente, se considera que el lema comercial cuestionado no es similar al lema previamente registrado y que si bien ambos amparan servicios de la misma Clase, esto es, la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, ello no afecta los derechos del signo previamente registrado, habida cuenta de las diferencias entre ellos, lo que enerva cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas tratándose de lemas comerciales / COTEJO MARCARIO – Entre el lema comercial nominativo SU BANCO FAMILIAR y el lema comercial nominativo SU BANCO AMIGO previamente registrado / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo son SU BANCO en la clase 36 y por ello se excluyen del análisis de confundibilidad / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al lema comercial nominativo SU BANCO FAMILIAR en la clase 36 por no existir similitud con el lema comercial nominativo SU BANCO AMIGO previamente registrado en la misma clase / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Respecto a la similitud ortográfica entre los lemas “SU BANCO FAMILIAR" y “SU BANCO AMIGO", la Sala estima que si bien es cierto que el lema comercial cuestionado contiene las palabras de uso común “SU” y “BANCO”, las cuales, como se dijo antes, pueden ser utilizadas por cualquier persona para conformar sus marcas o signos, no lo es menos que dichas expresiones, al estar acompañadas de la denominación “FAMILIAR”, generan un signo completamente distintivo y diferente al previamente registrado, que está acompañado de la palabra “AMIGO”.

En efecto, en el signo cuestionado, “FAMILIAR” es la expresión que contiene la fuerza distintiva necesaria y que contribuye a diferenciarla de lema comercial registrado de la actora. Al ser la palabra “FAMILIAR” la de mayor relevancia y distintividad, dentro de la denominación compuesta, es la que dota al signo “de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”, lo que incide en que no genere confusión. Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que su pronunciación es diferente, pues lo cierto es que no es dable confundir las expresiones “FAMILIAR” con “AMIGO”. […] Al respecto, la Sala precisa que el hecho de que los lemas en conflicto utilicen terminaciones diferentes, hace que el impacto visual y fonético no sea similar, pues lo cierto es que no es dable confundir la terminación “FAMILIAR”, del lema cuestionado, con “AMIGO”, del lema previamente registrado.

Ello, en razón de que al acudir al método de cotejo sucesivo, se puede apreciar que el empleo de terminaciones distintas, le aporta una fuerza distintiva especial a los signos, para que sean registrables, sin que se lleve a entender que se trata de un mismo servicio o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala tampoco la observa. […] Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica, fonética, ni conceptual que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que el lema solicitado cuestionado “SU BANCO FAMILIAR” es lo suficientemente distintivo y diferente del previamente registrado, de manera que cumple con la función de robustecer a la marca que acompaña, esto es, “BANCOPPEL”.

Por consiguiente, se considera que el lema comercial cuestionado no es similar al lema previamente registrado y que si bien ambos amparan servicios de la misma Clase, esto es, la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, ello no afecta los derechos del signo previamente registrado, habida cuenta de las diferencias entre ellos, lo que enerva cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 136 LITERAL C CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00072-00 Actor: BCSC S.A Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa TESIS: ENTRE EL LEMA CUESTIONADO “SU BANCO FAMILIAR” Y EL LEMA PREVIAMENTE REGISTRADO “SU BANCO AMIGO” DE LA ACTORA NO EXISTEN SIMILITUDES ORTOGRÁFICAS, NI FONÉTICAS, NI CONCEPTUALES SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad BCSC S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,[1] de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 22437 de 27 de junio de 2008, "Por la cual se concede una solicitud de registro de lema comercial" y 29521 de 19 de agosto de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 34613 de 16 de septiembre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 8 de noviembre de 2007 la sociedad COPPEL S.A.B. DE CV. solicitó el registro como lema comercial del signo nominativo “SU BANCO FAMILIAR", asociada a la marca “BANCOPPEL”, para amparar servicios comprendidos en la Clase 36[2] de la Clasificación Internacional de Niza, el cual fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial el 31 de diciembre de 2007. 2°: Agregó que publicada la solicitud, presentó oposición contra el registro solicitado, por cuanto es titular del lema comercial “SU BANCO AMIGO”, que se encuentra asociado a la marca “CAJA SOCIAL”, que identifica servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional, al igual que de otras marcas nominativas “CAJA SOCIAL SU BANCO AMIGO”, para distinguir servicios de las clases 35 y 36 de la citada Clasificación. 3º: Manifestó que mediante la Resolución núm. 22437 de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos[3] de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro del lema comercial "SU BANCO FAMILIAR", en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Señaló que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa.

El primero de ellos a través de la Resolución núm. 29521 de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo mediante la Resolución núm. 34613 de 2008, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó el artículo 136, literales a) y c), de la Decisión 486, por indebida aplicación. Adujo que los lemas comerciales registrados gozan de igual protección que una marca y, por tanto, su registro se encuentra condicionado a las causales de irregistrabilidad y reglas para el cotejo marcario, que se encuentran establecidas en la ley y en la jurisprudencia interna e internacional.

Señaló que tanto la doctrina como la jurisprudencia tienen fijados criterios para establecer el riesgo de confusión entre signos distintivos, esto es, el cotejo o visión en conjunto de las marcas comparables y el análisis de las semejanzas más que de las diferencias entre los mismos. Agregó que, por tratarse de frases, la comparación de los lemas comerciales debe realizarse en conjunto y de forma sucesiva para así evitar el posible fraccionamiento de signos, en razón a que el consumidor al acudir al mercado percibe las marcas de manera individualizada.

Indicó que entre dos marcas coexistentes en el mercado se puede presentar confusión directa e indirecta y riesgo de asociación. Aseguró que el registro del lema comercial “SU BANCO FAMILIAR" carece de capacidad distintiva con el ya registrado, “SU BANCO AMIGO", en razón a que existen similitudes desde el punto de vista gráfico, fonético, visual, morfológico y de sintaxis, porque coinciden en casi todas las palabras y son conceptual e ideológicamente iguales y la idea transmitida al público consumidor generaría un riesgo de confusión induciéndolo a error.

Afirmó que la última palabra que diferencia los lemas comerciales, objeto de comparación, evocan conceptos similares, por ser sinónimos entre sí, generando un alto grado de confusión en el público consumidor, causando riesgo de asociación empresarial. Para el efecto, trajo a colación la sentencia de 22 de mayo de 2008[4], proferida por esta Sección, en la que se presentó una similitud de orden conceptual que, aunada a las similitudes visual y fonética, impidió el registro del lema comercial solicitado.

Manifestó que el lema comercial “SU BANCO AMIGO" y el lema comercial “SU BANCO FAMILIAR" identifican idénticos o equivalentes servicios de la Clase 36 Internacional, por lo que se presume que comparten canales comerciales, medios publicitarios y consumidores. Alegó que los actos administrativos son nulos por falsa motivación, dado que los fundamentos invocados para expedirlos no estuvieron ajustados a las normas y criterios sobre interpretación de lemas comerciales, debido a que señalaron que el elemento diferenciador del lema comercial cuestionado radica en la marca que lo acompaña. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.

La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que el signo “SU BANCO AMIGO" y el lema comercial “SU BANCO FAMILIAR" no son idénticos, pues están compuestos de otros elementos que aportan distintividad y que permiten su identificación e individualización. Indicó que el lema cuestionado, “SU BANCO FAMILIAR", en su componente nominativo, se diferencia sustancialmente del signo previamente registrado, pues si bien es cierto que comparten las palabras “SU” y “BANCO”, también lo es que las diferencias visuales, fonéticas e ideológicas les otorgan, a los lemas, suficiente distintividad.

Anotó que el número de letras es distinto, lo que hace que la secuencia también lo sea, además de ser sus letras finales radicalmente distintas. Afirmó que desde el punto de vista fonético, los signos cotejados, al ser pronunciados de manera completa, no generan similitud, dado que los sonidos que generan no son confundibles, en tanto que las palabras “AMIGO”, del lema previamente registrado, y “FAMILIAR”, del lema solicitado, generan suficiente fuerza distintiva en su conjugación con el resto de las palabras que la lo conforman.

Manifestó que la similitud ideológica se presenta cuando los signos evocan una misma idea o característica, situación que no se presenta entre los lemas comerciales enfrentados. Explicó que “AMIGO” se refiere a “Que tiene amistad”. Como tratamiento afectuoso, aunque no haya verdadera amistad”, “Que gusta mucho de algo”, mientras que la expresión “FAMILIAR” significa “Perteneciente o relativo a la familia”, “Se dice de aquello que se tiene muy sabido o en que se es muy experto”, “Dicho del trato: Llano y sin ceremonia” (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española).

Sostuvo que el lema “SU BANCO AMIGO" evoca a una entidad financiera que da un tratamiento afectuoso a sus clientes y usuarios, mientras que “SU BANCO FAMILIAR" puede evocar por una parte, un banco al que pertenece su familia o es de su familia y, por otra parte, el banco que brinda un trato cercano, “llano y sin ceremonia”. Alegó que las expresiones “SU” y “BANCO” son comúnmente utilizadas en marcas y lemas comerciales, que distinguen productos comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

Adujo que el consumidor medio claramente sabrá distinguir entre los lemas cotejados, pues aunque hay una relativa similitud entre algunos de sus componentes, sus diferencias en conjunto impiden que se incurra en error, al punto que se vicie su consentimiento. Agregó que resulta irrelevante analizar el aspecto relativo a la conexidad competitiva, cuando se ha determinado que los signos no son confundibles.

II.-2. La sociedad COPPEL S.A.B. CV, tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haberle sido notificada la demanda, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, tanto la parte demandante como la demandada reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma; la Agencia del Ministerio Público y el tercero con interés directo en las resultas del proceso guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias, invocadas como violadas en la demanda, concluyó[5]: “[…] 1.1.

En el proceso interno se discute el riesgo de confusión entre el lema comercial SU BANCO FAMILIAR (denominativo) solicitado por COPPEL S.A.B. DE CV y el lema comercial registrado SU BANCO AMIGO (denominativo) registrado por BCSC S.A., en tal sentido, corresponde analizar en qué consiste un lema comercial, y cómo le es aplicable la normativa comunitaria sobre marcas. 1.2.

De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 175 de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. 1.3. De otro lado, respecto al lema comercial, el Tribunal en anteriores procesos ha expresado lo siguiente: “Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto.

Este Tribunal se ha referido al lema comercial como un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que este pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de esta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará. 1.4.

En atención al carácter accesorio del lema comercial respecto de la marca, el Tribunal ha señalado lo siguiente: - Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca solicitada o registrada a la cual publicitará (Artículo 176 de la Decisión 486). - El lema comercial debe ser distintivo y, por tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado.

Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos o servicios amparados y relacionados (Artículo 177 de la decisión 486). 1.5. El Tribunal advierte que, de acuerdo con el Artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. 1.6.

De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales, esto es, la distintividad, la susceptibilidad de representación gráfica, y a pesar de no mencionarse de manera expresa en la Decisión 486, también el requisito de perceptibilidad. […] 2.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el lema comercial solicitado SU BANCO FAMILIAR (denominativo) y el lema comercial registrado SU BANCO AMIGO (denominativo) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal c) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) c) sean idénticos o se asemejen, a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o asociación. […] 2.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 2.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el lema comercial solicitado SU BANCO FAMILIAR (denominativo) y el lema comercial registrado SU BANCO AMIGO (denominativo), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 3.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 3.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario18. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. […] c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar. pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.4.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el lema comercial solicitado SU BANCO FAMILIAR (denominativo) y el lema comercial registrado SU BANCO AMIGO (denominativo). […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 22437 de 27 de junio de 2008, concedió el registro del lema comercial “SU BANCO FAMILIAR" (nominativo), para usarse con la marca “BANCOPPEL”, a la sociedad COPPEL S.A.B DE C.V., para amparar los siguientes servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios […]”.

Al respecto, la demandante alegó que dicho signo es similar a su lema comercial “SU BANCO AMIGO" (nominativo), en razón a que existen similitudes, porque coinciden en casi todas las palabras, son conceptual e ideológicamente iguales, además de que identifican los mismos servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine únicamente es viable la interpretación del artículo 136, literal c), de la Decisión 486, y que “[…] no procede la Interpretación Prejudicial del artículo 136 Literal a) debido a que no es objeto de controversia la confundibilidad de la solicitud de un lema comercial con una marca previamente registrada […]”.

El texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, indica que el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca, que está compuesto por una palabra, frase o leyenda, utilizada como complemento de la misma y que para obtener su registro es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

Señala, además, que a pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que este es un elemento que forma parte de la esencia del lema comercial. Sobre este asunto, es del caso traer a colación la sentencia de 22 de mayo de 2008[6], en la que se precisó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] Ahora bien, dado que lo que se pretende en esta oportunidad es verificar la registrabilidad de un lema comercial, conviene citar las normas pertinentes de la mencionada Decisión 486: “Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Artículo 176.- La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará. Artículo 177.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.

Artículo 178.- Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo. Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión.” La jurisprudencia de esta Sala ha aceptado que los lemas comerciales son elementos que individualizan los productos amparados por determinada marca.

En tal sentido, al resolver un asunto similar al que se discute en esta oportunidad, adoptó las precisiones hechas por el Tribunal Andino de Justicia en su Interpretación Prejudicial 110-IP- 2004[7], según las cuales: «Dentro del tráfico económico, la publicidad que se haga de un producto o servicio busca llamar la atención del posible consumidor para inducirlo a la compra de los bienes o servicios ofrecidos por una empresa, esto se logra, a través de diferentes medios o instrumentos publicitarios como el lema comercial.

Jorge Otamendi expresa que: “ los slogans desempeñan el papel de un elemento individualizador y, precisamente por así hacerlo, contribuyen a que el público consumidor pueda diferenciar y seleccionar el producto de su preferencia, y a que el empresario cuente con un medio más –cuya eficacia suele estar en relación directa con la originalidad e ingenio de la frase para perfilar sus productos- dentro del conjunto de los que forman el mercado.” Sobre la base de consideraciones doctrinarias el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente al definir el lema comercial: “Los lemas (slogans) son tipos de marcas, extensiones prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad.

Son esencialmente utilizadas para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un “clima” o “atmósfera” de valorización ”. (BENTATA, V. “RECONSTRUCCIÓN DEL DERECHO MARCARIO”. Pág. 230, Editorial Jurídica Venezolana 1994)” Entre los signos distintivos que forman parte de la Propiedad Industrial se incluye lo referente al lema comercial, el que debe contar con la suficiente calidad distintiva a fin de no generar confusión entre los consumidores.

Es claro que el lema comercial es un complemento de la marca, por ello al solicitar su registro, se debe especificar acerca de la marca registrada o solicitada con que se usará dicho lema. Quiere decir lo anterior que los lemas comerciales son elementos adicionales a la marca que acompañan, los cuales fortalecen la distintividad de los productos que dicha marca ampara.

De ahí que sean conocidos como “marcas asociadas” que siguen la suerte de la marca principal”[8] Como “marca asociada” que es el lema comercial debe gozar, por sí mismo, de suficiente distintividad, de manera que cumpla con su función de robustecer a la marca que acompaña. Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia expresó en la interpretación prejudicial rendida en este proceso: “Uno de los requisitos que el lema comercial debe cumplir es el de distintividad, esto es, debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita, para lo cual debe gozar, por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función. En consecuencia, el lema comercial debe poseer la aptitud distintiva respecto del carácter complementario, lo cual implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada.

De ello deriva que si el lema comercial carece de aptitud distintiva respecto a los productos o servicios que se pretende distinguir, estaría incurso en la causal referida y, por tanto, no se lo podrá registrar [ ]” (Destacado fuera de texto). Ahora, a dichos lemas, conforme lo anota el Tribunal, le son aplicables las mismas normas relativas a las marcas.

Por tal razón, al efectuar un análisis sobre la distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, se aplican las mismas causales de irregistrabilidad relativas a los signos. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de los lemas en controversia, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario que señaló el Tribunal en este proceso así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las lemas en conflicto así: SU BANCO FAMILIAR LEMA SOLICITADO CUESTIONADO[9] SU BANCO AMIGO LEMA PREVIAMENTE REGISTRADO[10] La Sala observa que los lemas controvertidos consisten exclusivamente de un elemento denominativo. Ahora bien, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que como en este caso los signos están compuestos únicamente por elementos denominativos, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto demostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. A efectos de evaluar la similitud entre dos signos, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”.[11] Antes de ello, cabe señalar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común al realizar el examen comparativo de las marcas o signos. Al efecto, se trae a colación la sentencia 31 de octubre de 2018[12], en la que la Sala dijo lo siguiente: “[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Además, las palabras, partículas o expresiones de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. Respecto a la similitud ortográfica entre los lemas “SU BANCO FAMILIAR" y “SU BANCO AMIGO", la Sala estima que si bien es cierto que el lema comercial cuestionado contiene las palabras de uso común “SU” y “BANCO”, las cuales, como se dijo antes, pueden ser utilizadas por cualquier persona para conformar sus marcas o signos, no lo es menos que dichas expresiones, al estar acompañadas de la denominación “FAMILIAR”, generan un signo completamente distintivo y diferente al previamente registrado, que está acompañado de la palabra “AMIGO”.

En efecto, en el signo cuestionado, “FAMILIAR” es la expresión que contiene la fuerza distintiva necesaria y que contribuye a diferenciarla de lema comercial registrado de la actora. Al ser la palabra “FAMILIAR” la de mayor relevancia y distintividad, dentro de la denominación compuesta, es la que dota al signo “de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”[15], lo que incide en que no genere confusión. Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que su pronunciación es diferente, pues lo cierto es que no es dable confundir las expresiones “FAMILIAR” con “AMIGO”.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: FAMILIAR AMIGO FAMILIAR AMIGO FAMILIAR AMIGO FAMILIAR AMIGO FAMILIAR AMIGO FAMILIAR AMIGO FAMILIAR AMIGO FAMILIAR AMIGO FAMILIAR AMIGO FAMILIAR AMIGO FAMILIAR AMIGO FAMILIAR AMIGO Al respecto, la Sala precisa que el hecho de que los lemas en conflicto utilicen terminaciones diferentes, hace que el impacto visual y fonético no sea similar, pues lo cierto es que no es dable confundir la terminación “FAMILIAR”, del lema cuestionado, con “AMIGO”, del lema previamente registrado.

Ello, en razón de que al acudir al método de cotejo sucesivo, se puede apreciar que el empleo de terminaciones distintas, le aporta una fuerza distintiva especial a los signos, para que sean registrables, sin que se lleve a entender que se trata de un mismo servicio o se genere algún riesgo de confusión o asociación.[16] En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala tampoco la observa.

En efecto, se considera, por una parte, que la palabra “FAMILIAR”, del lema comercial cuestionado, significa “[…] Perteneciente o relativo a la familia. Conocido previamente. Dicho del trato: Llano y sin ceremonia. Dicho de una palabra, de una frase, del lenguaje, del estilo, etc.: Natural, sencillo y propio de la conversación normal y corriente […]”, de conformidad con la página web http://www.rae.es[17].

Por otra parte, la expresión “AMIGO” significa “[…] Que tiene relación de amistad. Amistoso (perteneciente a la amistad). Dicho de una cosa: Propia de la persona amiga. Que gusta mucho de algo […]”, de conformidad con la citada página web[18]. Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica, fonética, ni conceptual que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que el lema solicitado cuestionado “SU BANCO FAMILIAR” es lo suficientemente distintivo y diferente del previamente registrado, de manera que cumple con la función de robustecer a la marca que acompaña, esto es, “BANCOPPEL”.

Por consiguiente, se considera que el lema comercial cuestionado no es similar al lema previamente registrado y que si bien ambos amparan servicios de la misma Clase, esto es, la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, ello no afecta los derechos del signo previamente registrado, habida cuenta de las diferencias entre ellos, lo que enerva cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor.

Y en lo tocante al argumento de la actora, concerniente a que los actos acusados fueron expedidos con falsa motivación, no le asiste razón, toda vez que los fundamentos invocados para expedirlos estuvieron ajustados a las normas y criterios sobre interpretación de lemas comerciales, en tanto el lema cuestionado es lo suficientemente distintivo y diferente del previamente registrado y robustece a la marca que acompaña (“BANCOPPEL”), conforme se puso de presente en las consideraciones expuestas en este acápite de la sentencia. Finalmente, la Sala considera, en lo concerniente al argumento de que se debe tener como elemento de juicio la sentencia de 22 de mayo de 2008[19], proferida por esta Sección, traída a colación por la actora, que no se puede aplicar el criterio utilizado en el citado caso porque la obligación de la entidad demandada es estudiar en cado caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas[20] y, en todo caso, de considerarse que eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la jurisprudencia reiteradamente[21] ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores.

En este orden de ideas, al poseer el lema comercial “SU BANCO FAMILIAR” la condición de distintividad necesaria y no existir entre este y el lema comercial previamente registrado semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violó el artículo 136, literal c), de la Decisión 486, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: El contenido de la presente providencia, publíquese en la página web del Consejo de Estado. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 19 de junio de 2020. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [2] La marca fue solicitada para amparar los servicios: “[…] seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios […]”. [3] Hoy Dirección de Signos Distintivos. [4] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2008, C.P. Rafael Ostau De Lafont Pianeta, número único de radicación 11001032400020030045700. [5] Proceso 73-IP-2019. [6] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2008, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000-2003-00457-01. [7] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 7 de mayo de 2007, proferida en el expediente N°00222-01.

M.P. Dr. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE. [8] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 29 de agosto de 2003, proferida en el expediente N°6721-01(6721). M.P. Dra. Olga Inés Navarrete Barrero. [9] Folio 26 del Cuaderno Principal [10] Folio 26 del Cuaderno Principal [11] Proceso 73-IP-2019 [12] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de octubre de 2018, C.P. (E) Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001032400020080044200. [13] www.sipi.gov.co.

Consultada el 8 de junio de 2020. [14] www.sipi.gov.co. Consultada el 8 de junio de 2020. [15] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2016, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2010-00311-00. [16] Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P. (E) Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 110010324000201201330037900.

Criterio reiterado recientemente. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de abril de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001032400020120100049500. [17]Dirección de la Real Academia Española. Consultada el 8 de junio de 2020. [18]Dirección de la Real Academia Española.

Consultada el 8 de junio de 2020. [19] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2008 C.P. Rafael Ostau De Lafont Pianeta, número único de radicación 11001032400020030045700. [20] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006500. [21] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020130025500.