11001-03-24-000-2009-00012-00 — Consejo de Estado

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el lema comercial SI ES MUJER y la marca MUJER LATINA / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo son MUJER LATINA / REGISTRO MARCARIO – Procede frente a la marca mixta MUJER LATINA para amparar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud con el lema comercial SI ES MUJER que ampara productos en la Clase 25 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA En relación con la similitud ortográfica, debe señalarse que la marca “MUJER LATINA” está compuesta por dos (2) palabras y once (11) letras, mientras que, el lema comercial previamente registrado “SI ES MUJER” consta de tres (3) palabras y nueve (9) letras, lo que le permite a la Sala concluir que varían en su extensión así como en su composición vocálica y consonántica.

Respecto de la similitud fonética, la Sala observa que la pronunciación de los signos enfrentados es completamente diferente, pues si bien comparten la palabra mujer, lo cierto es que en ambos signos se encuentra en posiciones diferentes y las demás palabras que acompañan a cada uno, esto es, “LATINA” y “SI ES” le otorgan pronunciaciones disímiles. […]Ahora, en cuanto a la semejanza ideológica o conceptual, tampoco se evidencia que evoquen un mismo concepto pues, si bien ambos signos están escritos con palabras plenamente identificables en el lenguaje castellano, lo cierto es que “MUJER LATINA” alude al concepto de una persona femenina que puede ser de rasgos latinos, mientras que el lema comercial “SI ES MUJER” busca reforzar la idea de que los productos que identifican en efecto, son femeninos. […] Ahora, la Sala encuentra que debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal c), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre la marca y el lema comercial cotejado, de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican los signos debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 135 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 136 LITERAL C CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., catorce (14) mayo de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00012-00 Actor: CONFECCIONES LEONISA S.A Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa TESIS: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “MUJER LATINA” Y EL LEMA COMERCIAL PREVIAMENTE REGISTRADO “SI ES MUJER”, NO EXISTEN SIMILITUDES ORTOGRÁFICAS, NI FONÉTICAS, NI CONCEPTUALES SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,[1] de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 011110 de 15 de abril de 2008, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca", 16481 de 28 de mayo de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria, en adelante SIC; y 21975 de 26 de junio de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 15 de mayo de 2007 la sociedad MARROCAR S.A.[2] solicitó el registro como marca del signo mixto "MUJER LATINA", para identificar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[3]. 2°: Que una vez publicada la solicitud, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con el lema comercial "SI ES MUJER”, de la cual es titular, previamente registrado en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Agregó que mediante Resolución núm. 011110 de 15 de abril de 2008, la Jefe de la División[4] de Signos Distintivos declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta "MUJER LATINA", en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad MARROCAR S.A. 4º: Señaló que contra dicha decisión interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa.

El primero de ellos, a través de la Resolución núm. 16481 de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 21975 de ese año, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: -.

Que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 134 de la Decisión 486, por cuanto concedió el registro del signo solicitado obviando su estudio. Indicó que la expresión “MUJER LATINA” es descriptiva, toda vez que informa al público consumidor lo concerniente a las características del producto que pretende distinguir. -.

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 135, literal b), ibidem. Aseguró que para que un signo pueda ser registrado como marca debe ser perceptible por los sentidos, lo que no ocurre con la expresión “MUJER LATINA”, pues no representa novedad ni reúne las condiciones suficientes para ser reconocida en el mercado.

Adujo que las expresiones en conflicto presentan similitudes conceptuales y fonéticas, lo que conllevaría al público consumidor a error, toda vez que pensarían que los productos provienen de un mismo origen empresarial. -. Que la SIC expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal c), ibidem, por cuanto pasó por alto la identidad y/o similitud de las expresiones objeto de cotejo.

Adujo que para que un lema comercial previamente registrado impida el registro de un signo como marca, además de que exista identidad y/o similitud entre aquellos, es necesario que conforme a los productos que representan, se genere riesgo de confusión para el público consumidor, situación que se presenta en este caso. Respaldó su afirmación con los argumentos expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 26-IP-96, en la que señaló: “[…]En efecto, de la confusión como impedimento de registro debe llevar al público a error, sea directo en cuanto a los dos signos o indirecto en cuanto a creer que los productos que tienen marcas idénticas o similares provienen de un mismo productor, en cualquiera de estas dos hipótesis el titular de la marca tendrá la facultad de impedir que en el comercio corran con ese mismo signo productos o bienes que puedan llegar a confundirse con los suyos, limitando así la transparencia que el mercado exige en cuanto a la utilización de signos marcarios.

Por eso marcas idénticas para los mismos productos, no pueden registrase y no pueden coexistir por clara disposición de la norma del artículo 83, literal a) […]”. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Expresó que al efectuar el examen en conjunto de la marca y el lema comercial objeto de cotejo, en los cuales predomina el elemento denominativo, desde el punto de vista gramatical y fonético, a pesar de que coinciden en la palabra “MUJER”, las mismas presentan un claro aspecto diferenciador, pues la extensión de los signos varía al uno estar conformado por dos expresiones y el otro por tres.

Indicó que bajo el punto de vista conceptual o ideológico tampoco existen similitudes, pues la marca cuestionada se refiera a una mujer latina, mientras que el lema comercial registrado evoca el concepto de que realmente sí es una mujer, pero no necesariamente latina. Alegó que la marca “MUJER LATINA” cuenta con un elemento figurativo que consiste en una línea ondulada que atraviesa la parte denominativa del mismo, en el que uno de sus extremos es una flor y lo acompaña la frase explicativa “ROPA ÍNTIMA” escrita en un tipo de letra minúscula en la parte inferior del signo, elementos que, a su juicio, le permiten al consumidor no incurrir en error respecto del origen empresarial de los productos que distingue frente al lema comercial “SI ES MUJER”, que está compuesto únicamente por elementos denominativos.

Adujo que, además de lo expuesto, el signo “MUJER LATINA” no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135, literal e), de la Decisión 486, toda vez que dicha expresión no indica las características propias de los productos que pretende identificar en la Clase 5ª. Concluyó que la marca “MUJER LATINA” tiene la suficiente capacidad distintiva y que, por ende, era registrable.

II.1.2.- La sociedad MARROCAR S.A., tercera con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda porque carecen de fundamento legal. Sostuvo que la marca “MUJER LATINA” no es genérica ni descriptiva, pues al preguntarse, ¿cómo son los productos que identifica?, la respuesta obvia no es mujer latina, ni tampoco podría decirse que ese es el destino de los productos, dado que no se trata de una característica principal de los mismos y estos pueden ser usados por mujeres que sean latinas o no. Señaló que el signo objeto de estudio es de carácter mixto y que los gráficos que lo acompañan le otorgan distintividad, al igual que la parte explicativa “ROPA ÍNTIMA” que lo acompaña. Adujo que frente al análisis de confundibilidad respecto del lema comercial “SI ES MUJER” debe excluirse la palabra “MUJER”, toda vez que la misma es descriptiva para identificar productos de la Clase 5ª; y que al comparar las expresiones “SI ES” y “LATINA”, resulta evidente que no hay lugar a confusión entre los signos, pues cuentan con diferente pronunciación así como una composición vocálica y consonántica diversa.

Expresó que los signos comparados no evocan las mismas ideas, debido a que la marca solicitada, “MUJER LATINA”, evoca el concepto de un tipo de mujer, en este caso latina, mientras que “SI ES MUJER” es un lema que refuerza la idea de ser mujer. Manifestó que las citadas expresiones no son similares fonéticamente, pues de ellas se desprende una percepción sonora completamente distinta: “MUJER LATINA”- “SI ES MUJER”, “MUJER LATINA”- “SI ES MUJER”, “MUJER LATINA”- “SI ES MUJER”, “MUJER LATINA”- “SI ES MUJER”.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, tanto la demandante como el Agente del Ministerio Público guardaron silencio; la parte demandada reiteró lo expuesto en el escrito de contestación; y la tercera con interés directo en las resultas del proceso solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó[5]: “[…] 1.5. El Tribunal advierte que, de acuerdo con el artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. 1.6.

De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales, esto es, la distintividad, la susceptibilidad de representación gráfica, y a pesar de no mencionarse de manera expresa en la Decisión 486, también el requisito de perceptibilidad. […] 2.4. La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. […] 2.6.

El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. […] 2.11. La distintividad está de la mano con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros, y a su vez está ligado al origen empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen. 2.12.

Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto del otro, debe tener claro de quién proviene y así evitar el riesgo de confusión. 3.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo concedido a registro MUJER LATINA (mixto) y el lema comercial registrado SI ES MUJER son confundibles o no, es pertinente analizar el literal c) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: c) sean idénticos o se asemejen, a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o asociación. 3.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 3.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 3.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 4. Comparación entre signos mixtos y denominativos 4.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado MUJER LATINA (mixto) y el lema comercial SI ES MUJER, es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 4.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico: a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 4.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característicos de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado MUJER LATINA y el lema comercial SI ES MUJER (mutatis mutandis). […] 5.1.

Teniendo en cuenta que en el presente proceso LEONISA S.A. argumentó que la expresión MUJER LATINA es descriptiva, genérica y de uso común por lo que resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. […] 5.10. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinados con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 5.11. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible de hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando 5.12.

En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. […]” VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC mediante la Resolución núm. 011110 de 2008 concedió el registro de la marca mixta “MUJER LATINA”, al titular MARROCAR S.A.S., para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alientos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas[…]”.

Al respecto, la demandante alegó que dicha marca es similarmente confundible con su lema comercial “SI ES MUJER”, que ampara productos en la Clase 25, así como también, resulta de uso común, descriptiva, genérica y, por lo tanto, carente de distintividad. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 135, literal b) y 136, literal c), de la Decisión 486 “[…] por ser pertinentes” y que “no se interpretará el artículo 134 de la Decisión 486 por no tratarse la controversia del concepto de marca […]”.

El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

VI.1. Análisis sobre la distintividad El requisito de distintividad es definido como la capacidad o aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. De acuerdo con la citada interpretación prejudicial, la distintividad es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial, incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo alegado por la demandante, resulta necesario analizar si la citada marca mixta “MUJER LATINA”, carece de distintividad al ser descriptiva, genérica y de uso común respecto de los productos que identifica. Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia proferida el 21 de agosto de 2008[6], en la que esta Sección se refirió a la marca descriptiva y evocativa, de la siguiente manera: “[…] el Tribunal de Justicia Andino en la interpretación prejudicial 43-IP-2006 solicitada en este proceso, que el signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio, ya que informa acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del producto o servicio (folio 200).

Destaca que si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, por tanto, irregistrable. Además, que el fundamento de la prohibición radica en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del Vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia (subraya la Sala).

Señala, que para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede a interrogar en torno a cómo es el producto o servicio amparado por el signo que se pretende registrar y si la respuesta espontánea es igual a la designación del producto o servicio, entonces habrá lugar a establecer que la denominación es descriptiva. Destaca que para que se impida el registro de un signo descriptivo debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al observar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo ampara.

Pero si se trata de una cualidad secundaria o accidental del producto o servicio, no es óbice para su registrabilidad. Respecto a los signos evocativos y de fantasía, expresa que es aquel que sugiere en el consumidor ciertas cualidades y características del producto o servicio, exigiéndole utilizar su imaginación y entendimiento para relacionar el signo con el producto o servicio que éste seleccione.

Es decir, debe realizar un proceso deductivo entre la marca y el objeto. De manera, pues que el signo evocativo cumple una función distintiva que lo hace registrable. […] (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)” Ahora, la Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, hace énfasis en la diferencia entre marcas descriptivas y evocativas, para precisar que estas últimas, que sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, sí pueden tener aptitud distintiva.

Al efecto, expresó: “[…] Un signo se predica evocativo si alguno de sus elementos tiene dicha característica. Los signos evocativos tienen la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia. En tal sentido, no transmiten de manera directa una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que medie en el consumidor un esfuerzo intelectivo, de donde a través de un proceso deductivo pueda llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto o servicio.

Este tipo de signos podrían configurarse a partir de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas se presenten como términos descriptivos, genéricos o de uso común, pero que combinados, unidos o transformados, pueden llegar a conformar en su conjunto una expresión de carácter evocativo y con aptitud distintiva [ ]” (Destacado fuera de texto).

En ese sentido, a la Sala le corresponde analizar si la expresión controvertida es descriptiva de los productos que ampara, sin hacerse algún fraccionamiento de la misma. Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal al señalar: “[…] Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca”.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado[…]”. En el caso sub lite la Sala prohíja las consideraciones realizadas por la Sección Primera en anterior ocasión[7], frente a un asunto similar, en la cual se consideró que el signo “MUJER LATINA” está compuesto por expresiones de uso común, esto es, por palabras que han sido denominados por la doctrina y la jurisprudencia andina como débiles, lo que implica que nadie puede apropiarse de ellas[8].

En dicha oportunidad, la Sala expresó: “[…] El Tribunal advierte que las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales (artículo 179 de la Decisión 486). En esta misma línea, los requisitos para el registro de las marcas y los criterios de comparación entre marcas también son aplicables a los lemas comerciales.

Ahora bien, comoquiera que los elementos que conforman el lema comercial son de uso común, la Sala considera pertinente recordar lo que ha establecido la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al respecto: El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

El signo evocativo sólo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. Así pues, teniendo en cuenta que los signos enfrentados son denominativos, y están compuestos en su totalidad por expresiones de uso común, la Sala concluye que son débiles; lo anterior implica que la sociedad Confecciones Leonisa S.A., no puede pretender apropiarse de esas expresiones, consecuencia de lo anterior no le asiste razón para oponerse, por la presencia de un elemento de esa naturaleza, al registro de la marca MUJER LATINA de la cual es titular la sociedad Marrocar S.A[…]” (Resaltado fuera de texto).

Del mismo modo, en otra oportunidad y con fundamento en los mismos argumentos, la Sección Primera[9] al resolver la demanda instaurada por la sociedad Confecciones Leonisa S.A., en contra de la Resolución 019235 de 9 de julio de 2003, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro de la marca nominativa “MUJER LATINA”, a favor de la sociedad MARROCAR S.A, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional, que ahora se prohíja, consideró lo siguiente: “[…] El signo MUJER LATINA está compuesto por expresiones de uso común, es decir, que el signo objeto de estudio es de aquellos denominados por la normativa y jurisprudencia andina como débiles, lo cual implica que nadie puede apropiarse de esas expresiones.

Así las cosas la Sala concluye que si bien el signo registrado es evocativo y débil, no es menos cierto que no está incurso en causal de irregistrabilidad. No le asiste entonces razón al actor cuando pretende la nulidad del acto demandado, en tanto la concesión del registro estuvo acorde a lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

En consecuencia la Sala negará las pretensiones de la demanda […]”. VI.2. Análisis de la comparación de los signos Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: [pic] MARCA MIXTA CUESTIONADA[10] SI ES MUJER LEMA COMERCIAL NOMINATIVO PREVIAMENTE REGISTRADO[11] Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, “MUJER LATINA”, concedida por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, con un lema comercial denominativo (“SI ES MUJER”), previamente registrado, a favor de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en los signos controvertidos, no así las grafías de las letras ni la flor que las acompaña en la marca cuestionada, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que las distinguen. De manera que no existe duda alguna en que en los signos en disputa predomina el elemento denominativo.

Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]” (Negrillas fuera de texto).

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. […]”.

En relación con la similitud ortográfica, debe señalarse que la marca “MUJER LATINA” está compuesta por dos (2) palabras y once (11) letras, mientras que, el lema comercial previamente registrado “SI ES MUJER” consta de tres (3) palabras y nueve (9) letras, lo que le permite a la Sala concluir que varían en su extensión así como en su composición vocálica y consonántica.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: “MUJER LATINA - SI ES MUJER - MUJER LATINA - SI ES MUJER MUJER LATINA - SI ES MUJER - MUJER LATINA - SI ES MUJER MUJER LATINA - SI ES MUJER - MUJER LATINA - SI ES MUJER MUJER LATINA - SI ES MUJER - MUJER LATINA - SI ES MUJER” Sobre el particular, se destaca que al pronunciarlos de manera sucesiva y alternativa, tal y como debe realizarse el análisis, la Sala no encuentra similitudes relevantes que puedan llevar al público consumidor a confundirlas.

Ahora, en cuanto a la semejanza ideológica o conceptual, tampoco se evidencia que evoquen un mismo concepto pues, si bien ambos signos están escritos con palabras plenamente identificables en el lenguaje castellano, lo cierto es que “MUJER LATINA” alude al concepto de una persona femenina que puede ser de rasgos latinos, mientras que el lema comercial “SI ES MUJER” busca reforzar la idea de que los productos que identifican en efecto, son femeninos. Adicionalmente, la Sala trae de nuevo a colación un caso de iguales supuestos de hecho y de derecho, en los que se enfrentaron los mismos signos pero para la Clase 3ª Internacional y, en dicha oportunidad, se consideró que no existe riesgo de confundibilidad entre “MUJER LATINA” y “SI ES MUJER”, decisión que se prohíja en esta oportunidad: “[…] La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad interpuso la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A., a través de apoderado judicial, contra las resoluciones números 11109 del 15 de abril de 2007, 16482 del 28 de mayo de 2008 y 21273 del 25 de junio de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Confecciones Leonisa S.A. y se concedió el registro de la marca MUJER LATINA ropa íntima (Mixta) a favor de la sociedad MARROCAR S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la clasificación internacional. […] De conformidad con las reglas trazadas, la Sala realizará el estudio de la posible similitud ortográfica, fonética e ideológica en su orden, a fin de establecer si existe identidad entre las marcas en disputa de la que se pueda predicar riesgo de confusión para el consumidor.

Las marcas en conflicto están estructuradas de la siguiente manera: SI ES MUJER MUJER LATINA Lema Comercial Registrado Marca Solicitada De la comparación se desprende lo siguiente: La marca registrada previamente SI ES MUJER se encuentra formada por tres (3) palabras y nueve (9) letras de las cuales se destaca la última, esto es, MUJER.

En cuanto a la marca cuestionada MUJER LATINA, se encuentra conformada por once (11) letras y dos (2) palabras, de las cuales se destacan las dos, esto es, MUJER LATINA. Este examen, contrario a lo que se afirma en la demanda, no supone el desconocimiento de la regla de cotejo marcario que indica que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, pues dicha regla no excluye en el análisis la verificación de la extensión de las palabras ni la identificación del número de sílabas.

Antes que ello, esta regla señala que cuando estos aspectos son coincidentes se puede incrementar la confusión. Además, de conformidad con esta misma regla de comparación aunque se debe analizar cada signo como un todo resulta importante en el cotejo marcario tener en cuenta también las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, en tanto que ello ayuda a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

En este asunto, esas notas confirman lo antes señalado, en el sentido que desde el punto de vista ortográfico no existen las similitudes significativas que el demandante estima se observan entre los signos cotejados, pues la marca cuestionada tiene un número de palabras y letras diferente y por ende una extensión distinta a la de la registrada por ésta.

Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético tampoco existen similitudes significativas entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de manera diferente. Lo anterior se puede apreciar a continuación: SI ES MUJER – MUJER LATINA – SI ES MUJER – MUJER LATINA SI ES MUJER – MUJER LATINA – SI ES MUJER – MUJER LATINA SI ES MUJER – MUJER LATINA – SI ES MUJER – MUJER LATINA Por su parte, en el aspecto ideológico o conceptual, considera la Sala que no hay lugar a predicar similitud alguna entre los signos cotejados, como quiera que el signo previamente registrado evoca la idea que esta inequívocamente dirigido al público femenino en general; ahora bien respecto del signo solicitado se entiende pertenecer a un grupo específico de la población femenina, esto es, a las mujeres latinas.

La Sala considera pertinente recordar lo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado de los lemas comerciales, como es el caso de la expresión SI ES MUJER, en el sentido de indicar que siempre acompaña una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma (párrafo 2 del artículo 175 de la Decisión 486), en tanto: Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto.

Este Tribunal se ha referido al lema comercial como “un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará”.

(Sentencia dictada en el expediente Nº 33-IP-2003, de 13 de mayo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 949, del 18 de julio del mismo año, caso “ONE STEP UP mixta”)[…]”.[12] Ahora, la Sala encuentra que debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal c), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre la marca y el lema comercial cotejado, de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican los signos debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Finalmente, la Sala advierte que no se pueden aplicar los criterios utilizados en la interpretación traída a colación por la demandante, pues es obligación de la entidad demandada estudiar en cado caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas[13]; y, en todo caso, de considerarse que eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la jurisprudencia reiteradamente[14] ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores.

En este orden de ideas, y atendiendo la jurisprudencia de la Sección Primera[15], la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas por la sociedad demandante; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “MUJER LATINA”, para amparar los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que se adoptó en cada una de ellas, razón por la cual tampoco se evidencia trasgresión alguna del artículo 134 de la Decisión 486.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: El contenido de la presente providencia, publíquese en la página web del Consejo de Estado. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 14 de mayo de 2020. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [2] Hoy MARROCAR S.A.S. [3] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [4] Hoy Dirección de Signos Distintivos. [5] Proceso 615-IP-2018. [6] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de agosto de 2008, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, expediente identificado con el número único de radicación 2002- 00279-01. [7] Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, sentencia de 16 de abril de 2015. Rad.: 2009-00013-00. M.P.: Guillermo Varga Ayala. [8] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, sentencia de 16 de abril de 2015. Rad.: 2009-00011-00. M.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés. [9] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Sentencia de 26 de agosto de 2015. Rad.: 2007-00391-00. M.P. Guillermo Varga Ayala. [10] Folio 12. [11] Folio 12. [12] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, sentencia de 16 de abril de 2015. Expediente identificado con el número único de radicación: 2009-00013-00. M.P. Guillermo Varga Ayala. [13] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00535-00, M.P. María Elizabeth García Gonzalez. [14] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, expediente identificado con el número único de radicación: 2013-00255-00, M.P. María Elizabeth García González. [15] Sentencia de 11 de mayo de 2017, Expediente núm: 2009-00131-00, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés;

Sentencia de 30 de marzo de 2017, Expediente núm: 2009-00011-00, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; Sentencia de 31 de agosto de 2015, Expediente núm: 2007-00391-00, M.P. Gullermo Vargas Ayala; Sentencia de 16 de abril de 2015, Expediente núm: 2009-00013-00, M.P. Gullermo Vargas Ayala.