11001-03-24-000-2008-00329-00 — Consejo de Estado

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / OPOSICIÓN A REGISTRO MARCARIO – Sujetos legitimados para presentarla / OPOSICIÓN A REGISTRO MARCARIO – Término para formularla. 30 días / OPOSICIÓN A REGISTRO MARCARIO – Requisitos para su procedencia / OPOSICIÓN A REGISTRO MARCARIO – Se debe acreditar la existencia en otro País Miembro de la Comunidad Andina de una marca previamente registrada idéntica o similar al signo que se pretende registrar / ACREDITACIÓN DE REGISTRO PREVIO – No se allegó la prueba del registro de la marca MANICHO en Perú dentro del plazo del artículo 146 de la decisión 486 / REGISTRO MARCARIO – Procede frente a la marca MANICHO para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [E]l interés legítimo para presentar oposiciones, surge de: a) acreditar que es titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la misma pueda inducir al público a error, o b) acreditar que se ha solicitado primero el registro, en cualquiera de los Países Miembros del mismo signo, siempre y cuando se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se formule la oposición, el cual se demuestra solicitando el registro de la marca opositora en el mismo momento de plantear la oposición. […] Por lo tanto, son dos los requisitos o presupuestos que debe reunir la oposición para ser procedente: el primero, relativo a la existencia en otro País Miembro de la Comunidad Andina de una marca previamente registrada idéntica o similar al signo que se pretende registrar o de una solicitud previa para obtener dicha marca en ese otro país; y el segundo, relacionado con el interés real del opositor en el mercado, el cual se acredita solicitando el registro de la marca opositora al momento de formular la oposición. Al respecto, se precisa que la oposición y la solicitud de registro en el País en donde se hace la oposición deben presentarse de manera simultánea, so pena de rechazo de esta.

En el caso sub examine, la solicitud de registro de la marca cuestionada, “MANICHO” (nominativa), fue presentada por la sociedad UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. el 22 de mayo de 2007 y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 577 de 29 de junio de ese año. Por lo tanto, el término de los treinta (30) días, a que se refiere el artículo 146 de la Decisión 486, para la formulación de oposiciones vencía el día 15 de agosto de 2007.

En efecto, el 15 de agosto de 2007, la actora radicó el formulario y el documento contentivo de la oposición, en la cual solicitó el plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas que sustentaran la oposición, previsto en el artículo 146 de la Decisión 486, para lo cual anexó el comprobante de pago núm. 07-050795-00001-0000, por valor de $72.000, correspondiente al pago de la tasa de la prórroga y la copia simple de la solicitud de registro de la misma fecha, de la marca “MANICHO” (nominativa), para distinguir productos de la Clase 30 Internacional, conforme consta en el Formulario Único de Registro de Signos Distintivos núm. 07-083780, expedido por la SIC.

Dicho plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas que sustentaran la oposición, el cual es otorgado por una sola vez por la oficina nacional competente, vencía el 27 de septiembre de 2007. Sin embargo, la actora solo allegó el 8 de octubre de 2007 ante la SIC el documento debidamente legalizado, esto es, el certificado de registro núm. 00104970 de la marca “MANICHO” (mixta), expedido por el Registro de Propiedad Industrial, Oficina de Signos Distintivos, de Perú, vigente desde el 26 de abril de 2005, que acreditaba el registro previo de esa marca en otro País Miembro de la Comunidad Andina.

Siendo ello así, resulta evidente que al haberse presentado por la opositora el referido documento con posterioridad al término establecido, el cual expiraba, como ya se dijo, el 27 de septiembre de 2007, no cumplió con acreditar uno de los requisitos o presupuestos que debe reunir la oposición para ser procedente, esto es, el relativo a la existencia en otro País Miembro de la Comunidad Andina de una marca previamente registrada idéntica o similar al signo que se pretende registrar, dentro del plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas, previsto en el artículo 146 de la Decisión 486.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 146 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 147 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00329-00 Actor: COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERÚ S.A Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa TESIS: LA ACTORA NO CUMPLIÓ CON ACREDITAR EL REQUISITO QUE DEBE REUNIR LA OPOSICIÓN PARA SER PROCEDENTE, ESTO ES, EL RELATIVO A LA EXISTENCIA EN OTRO PAÍS MIEMBRO DE LA COMUNIDAD ANDINA DE UNA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA IDÉNTICA O SIMILAR AL SIGNO QUE SE PRETENDE REGISTRAR, DENTRO DEL PLAZO ADICIONAL DE TREINTA (30) DÍAS PARA PRESENTAR LAS PRUEBAS, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 146 DE LA DECISIÓN 486 SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERÚ S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como de nulidad relativa[1], de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,[2] de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 007039 de 29 de febrero de 2008, “Por la cual se decide una solicitud de registro de una marca”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[3], y 17042 de 29 de mayo de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 15 de agosto de 2007, la sociedad UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. presentó solicitud de registro de la marca “MANICHO” (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2°: Agregó que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado, por cuanto es titular de la marca “MANICHO” (mixta), en Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en Perú. 3º: Que, a través de la Resolución núm. 007039 de 29 de febrero de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos[4] de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro del signo solicitado para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza[5]. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 17042 de 29 de mayo de 2008, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 136, literal a)[6], de la Decisión 486, por cuanto la actora es titular de la marca “MANICHO” (mixta), para identificar productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en Perú. Adujo que la entidad demandada de manera absurda consideró que era obligatorio allegar la copia legalizada del certificado de la marca de la cual es titular en el País vecino, pues no representa un requisito de procedibilidad para presentar la respectiva oposición frente al registro de un signo en vía gubernativa.

No obstante lo anterior, indicó que para la fecha en la cual se expidió el primer acto acusado ya se había allegado al expediente administrativo copia debidamente legalizada, por el Consulado de Perú, del certificado de registro de la marca “MANICHO”. Precisó que el 10 de octubre de 2007 allegó al referido expediente el certificado de registro de la citada marca debidamente legalizado.

Manifestó que el registro del signo solicitado por la sociedad UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. se concedió en contravención del citado artículo, por cuanto en la actualidad es titular de una marca idéntica en el País vecino. Alegó que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 146[7], ibidem, porque al momento de formular la oposición en sede administrativa tenía un interés legítimo y real, por cuanto, por un lado, es titular de la marca “MANICHO” en Perú y, por el otro, solicitó el registro de la misma expresión en Colombia.

Respaldó lo anterior, con los argumentos expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 116- IP-2007, en la que señaló: “[…] LAS OPOSICIONES AL REGISTRO MARCARIO. LA OPRTUNIDAD DE LA PRUEBA DE LAS OPOSICIONES. EL INTERÉS LEGÍTIMO. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD: Concesión o denegación del registro.

El artículo 146 de la Decisión 486, plantea que dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar oposiciones a la concesión de la marca solicitada. La persona que tiene legítimo interés, lo acreditará ante la Oficina Nacional Competente, que es la encargada de calificar tal condición. El Tribunal considera, asimismo que “El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error.

En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País miembro donde haya formulado la oposición[…]”. Sostuvo que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 147[8] ibidem, dado que la normativa no exige, como requisito de procedibilidad en vía gubernativa, que se aporte el certificado del registro de la marca legalizado por el País de origen, puesto que la única exigencia es que se solicite el registro del signo en el País en el cual se ejerce oposición. Reiteró que para el momento en el que la demandada decidió en primera instancia, respecto de la registrabilidad de la marca cuestionada, ya se encontraba acreditada la titularidad de la marca en favor de la actora.

Advirtió que, no obstante, en el recurso de apelación aportó copia del certificado debidamente legalizado, lo cual acredita el registro de la marca “MANICHO” en Perú, que no fue tenido en cuenta. Indicó que la SIC ignoró la presentación de esta prueba y en clara violación de los artículos 56 y 57 del CCA y con desconocimiento de las normas procesales nacionales a las cuales se debe sujetar, emitió una resolución carente de motivación debido a que era, prácticamente, idéntica a la expedida en primera instancia por la División de Signos Distintivos, confirmando la decisión de primera instancia. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.

La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que para que la SIC pudiese atender las peticiones de la sociedad actora se debían cumplir tres (3) requisitos esenciales: 1.

Que el opositor sea titular de una marca registrada en algún país miembro de la Comunidad Andina de Naciones o, en su defecto, que exista solicitud en trámite, evento este último que requiere suspender el trámite hasta que se decida la concesión de la solicitud; 2. Que entre los signos cotejados se presente identidad o semejanza, así como que exista relación de productos o servicios, de forma que con la unión de ambos supuestos se induzca al público en error; 3.

El opositor debe acreditar el interés real en el mercado, por lo que deberá solicitar en Colombia el registro de la marca opositora. Explicó que en la oportunidad determinada por la ley, para presentar las pruebas que dieron lugar a la irregistrabilidad de la marca “MANICHO”, la demandante no logró acreditar el interés real que tenía en explotar comercialmente en el país productos que fueran a ser anunciados bajo esa denominación, razón por la cual no existía tal interés y no estaba planeando adelantar trámites para registrar la marca en Colombia.

Anotó que en el caso bajo estudio la SIC actuó observando y aplicando los principios que conforman el debido proceso, pues tal y como consta en el expediente, contentivo de la actuación administrativa, a la actora se le permitió en todo momento intervenir y ejercer su derecho de defensa. Indicó que los actos demandados no carecen de motivación, pues estos establecen de manera puntual y efectiva que el artículo 146 de la Decisión 486 señala que con la oposición al registro de la marca o, en su defecto, en un término improrrogable de 30 días más, se presentarán las pruebas.

Que, además, en el trámite de oposiciones no era procedente abrir a pruebas, ya que verificado el procedimiento establecido en la citada Decisión no se prevé una etapa probatoria única e independiente. Al contrario, la carga probatoria corresponde al opositor quien, dentro del término establecido, deberá probar los hechos que alegue. Resaltó que la actora no expuso un argumento que desvirtúe la presunción de legalidad de los actos acusados, razón por la cual los cargos de violación a las leyes, señaladas en la demanda, no están llamados a prosperar.

II.-2. UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda por carecer de fundamento legal. Señaló que la sociedad UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. fue la solicitante prioritaria del registro de la marca “MANICHO”, para identificar productos de la Clase 30 Internacional en Colombia, con fecha de solicitud 22 de mayo de 2007, sin que existiera una marca anteriormente solicitada, registrada o una similarmente confundible a nombre de un tercero. Que, por lo tanto, ni la demandante ni otro tercero ostentaba un derecho anterior que hiciera aplicable el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 a la marca solicitada a registro por la sociedad UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. Manifestó que en estricta aplicación del artículo 146 de la Decisión 486, citado por la actora, esta no tenía un interés legítimo en oponerse a la solicitud de registro cuestionado, por cuanto no ostentaba en Colombia un derecho anterior oponible a los derechos de la sociedad UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. Mencionó que la demandante omitió desarrollar una parte del artículo 146 de la Decisión 486, que resultaba esencial para decidir este asunto, esto es, el texto que dispone: “[…] A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición […]”.

Indicó que el citado artículo 146 estableció una oportunidad clara para que el opositor presentara pruebas en sustento de sus afirmaciones, junto con la oposición, o dentro de los 30 días adicionales que puede solicitar el opositor. Precisó que, además, esa norma no establece excepción y es de orden público. Anotó que el término para presentar oposiciones contra la solicitud núm. 07.050.393 venció el 15 de agosto de 2007; que la actora presentó oposición el 15 de agosto de ese año y solicitó el plazo de 30 días, establecido en el referido artículo 146; y que este plazo venció el 27 de septiembre de 2007, sin que haya presentado las pruebas que sustentaban sus afirmaciones.

Expresó que si bien es cierto que el artículo 147 de la Decisión 486 no exige como requisito de procedibilidad de la oposición andina que se aporte certificado del país de origen legalizado, que también lo es que para la aplicación de la consecuencia jurídica prevista en la citada disposición, la norma exige demostrar el derecho previo que se invoca en cualquiera de los países miembros, es decir, la prueba del supuesto de hecho de la norma cuya aplicación se invoca, dentro de las oportunidades expresamente señaladas para ello.

Señaló que la necesidad de la prueba del derecho aportada oportunamente al proceso no solo obedece a una ritualidad, sino que corresponde a la esencia misma del debido proceso, en la medida en que a través de la incorporación oportuna de la misma podrá el solicitante estar en posibilidad de controvertir la que se aduzca contra sus intereses y, si es del caso, podrá alegar y demostrar su mejor derecho.

Advirtió que la falta de prueba en la oportunidad legal establecida para ello y sin los requisitos propios de la misma sobre el derecho alegado por la demandante, confirma necesariamente, como lo estimó la SIC, el carácter infundado de la pretensión que esa sociedad invocó en su oposición. Alegó que la demandante no ostenta un derecho sustancial suficiente para impedir el registro de la marca cuestionada, en la Clase 30 Internacional, en Colombia.

Sostuvo que en este caso se enfrentan dos titulares/beneficiarios de dos derechos diferentes, en dos países miembros de la comunidad (Ecuador y Perú), que tienen interés en registrar su marca en una tercera jurisdicción (Colombia). Afirmó que en aplicación de los principios generales, la decisión que debía asumir la SIC era la de acoger como prioritaria aquella solicitud de registro de la marca “MANICHO” en la Clase 30 Internacional, la cual se presentó primero en Colombia, que para este caso fue la solicitud de registro núm. 07.00.395 de 22 de mayo de 2007, presentada por la sociedad UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. y que antecede a la solicitud núm. 07.083.780 de 15 de agosto de 2007 de la demandante.

Señaló que no existía para la demandante una prerrogativa ni un derecho suficiente para impedir el registro de la marca nominativa “MANICHO”, para identificar productos de la Clase 30 Internacional. Adujo que el procedimiento de oposición está completamente regulado en la Decisión 486 y, por consiguiente, la aplicación de las normas nacionales citadas por la demandante, debe corresponder a la figura del “complemento indispensable”, que ha sido desarrollada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Aclaró que la aplicación de las normas nacionales únicamente puede estar dirigida a llenar vacíos o solucionar dudas en la aplicación de las normas supranacionales; que en ningún caso un país miembro se puede sustraer del carácter vinculante de las normas supranacionales; y que mucho menos la ley interna sea usada para hacer nulos los efectos establecidos en la ley supranacional.

Indicó que el procedimiento de la oposición contra solicitudes de registro de marcas está completamente regulado en materia de legitimación, términos procesales y oportunidades probatorias en el artículo 146 de la Decisión 486, por lo que ninguno de estos aspectos del procedimiento podría estar reglados por una norma nacional. Puntualizó sobre la aplicación de los artículos 56 y 57 del CCA, en el sentido de que dentro de los procedimientos de oposición es perfectamente viable presentar los recursos en la vía gubernativa, pero que su propósito es revisar la legalidad de la decisión de fondo que se impugna y no reabrir el debate probatorio precluido bajo el procedimiento reglado en la Decisión 486.

Manifestó que la Resolución núm. 007039, acusada, se basó en un hecho incontrovertible, esto es, que la sociedad opositora no presentó pruebas en sustento de su oposición dentro de la oportunidad probatoria establecida en el artículo 146 de la Decisión 486. Que, en consecuencia, los recursos de la vía gubernativa debían evaluar si la División de Signos Distintivos estaba o no sustentada en la norma del artículo 146 de la Decisión en cita.

Concluyó que la prueba aportada con el recurso de apelación era impertinente y nula de pleno derecho, en la medida que su propósito era desconocer los efectos de la preclusión del término perentorio del artículo 146 de la Decisión 486, dentro del cual la actora no aportó las pruebas correspondientes. Que ello demuestra que en la referida Resolución núm. 17042 de 29 de mayo de 2008, demandada, la SIC aplicó en debida forma los artículos 56 y 57 del CCA, en concordancia con el principio del “complemento indispensable”, establecido en las normas y jurisprudencia andina, y del debido proceso administrativo.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, tanto la parte demandada como el tercero con interés directo en las resultas del proceso, sociedad UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A., reiteraron los argumentos expuestos en sus contestaciones de la demanda; y la Agencia del Ministerio Público y la parte demandante, guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias, invocadas como violadas en la demanda, concluyó[9]: “[…] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos MANICHO (denominativo) y MANICHO (mixto) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado MANICHO (denominativo) y la marca registrada MANICHO (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii)Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 2.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado MANICHO (denominativo) y la marca registrada MANICHO (mixta). […] 3.2.

Conforme al artículo 146 de la Decisión 486, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud. 3.3. En adición a ello, el artículo 147 de la misma norma amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas.

A partir de ello, se habilita la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un País Miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o registros de marcas concedidas en los demás Países Miembros. Esta figura se conoce con el nombre de “oposición andina”. 3.4. Del enunciado del artículo 147 de la Decisión 486 se desprende que, para el ejercicio de la oposición andina, es necesario que el opositor: (i) haya solicitado con anterioridad el registro del signo fundamento de su oposición en alguno de los Países Miembros; o, (ii) sea titular de una marca previamente registrada en alguno de los Países Miembros. 3.5.

En efecto, tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, tanto el solicitante como el titular de una marca idéntica o similar para distinguir los mismos productos y/o servicios, cuyo uso pueda inducir a error al público consumidor. 3.6. En cualquiera de los casos referidos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro en el que formula la oposición andina a través de la presentación de una solicitud de inscripción de marca, respecto de la cual sea titular o solicitante previo en otro País Miembro. […] 3.10.

De lo anterior, se puede deducir lo siguiente: a) El hecho de que se conceda el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que se debe rechazar el signo opuesto, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad siguiendo el trámite de los artículos 148 a 150 de la Decisión 486. b) El hecho de que se deniegue el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que se debe conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad. […] 3.12.

Cuando el artículo 147 de la Decisión 486 se refiere a “quien primero solicitó el registro de esa marca”, el sujeto legitimado debe ser entendido como aquel que haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el país en donde formula la oposición. 3.13.

En consecuencia, es posible afirmar que existen dos requisitos para formular una oposición andina: a) Contar con un derecho previamente adquirido o un derecho expectaticio en otro País Miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos y/o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor. b) Acreditar el interés real a través de la presentación de la solicitud de registro del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro de la Comunidad Andina.

La persona que formule oposición andina debe acreditar su interés real de ingresar en el mercado del País Miembro de la Comunidad Andina mediante la presentación de una solicitud de registro del signo. 3.14. Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el artículo 147 de la Decisión 486 fue la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del País Miembro en donde se plantea la oposición andina.

Ello se acredita a través de la presentación de la solicitud de registro de la marca opositora al momento de formular la oposición andina. De no cumplirse dicho requisito, se procedería al rechazo de la referida oposición andina por no haberse acreditado el interés real en el mercado. 3.15. La acreditación del interés real precitada tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, así como la indebida obstaculización del registro de signos en el mercado nacional bajo la justificación de la defensa de signos que no tendrían penetración clara en el mercado relevante.

La premisa es la siguiente: quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho País Miembro realmente es de su interés. 3.16. Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca “idéntica” a la anteriormente solicitada o registrada en otro País Miembro, sino que bastaría con presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina. […] 3.18.

Los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el cual se pretende acreditar el interés real no solo se limitan a la descripción de sus elementos distintivos, sino que también debe existir identidad respecto de los productos y/o servicios que se protegen; es decir, no solo deben pertenecer a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. […] 3.20.

Conforme a lo expuesto, se debe determinar si el signo solicitado para registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro, así como en cuanto a los productos y/o servicios que pretende distinguir. Todo ello, con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real en el mercado del País Miembro donde se interpone la oposición, materializado a través de la solicitud de registro presentada en el País Miembro al momento de interponer la oposición […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, a través de la Resolución núm. 007039 de 29 de febrero de 2008, concedió el registro de la marca “MANICHO” (nominativa), para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.[10]. Asimismo, declaró infundada la oposición presentada por la actora, porque no cumplió con demostrar debidamente el registro anterior de la marca opositora peruana dentro del plazo legal previsto en el artículo 146 de la Decisión 486, pues aportó la copia autenticada del certificado del registro núm. 00104970, expedido en Perú, el 8 de octubre de 2007, es decir, con posterioridad al término dispuesto para ello en la citada disposición. Al respecto, la actora alegó que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por cuanto en la actualidad es titular de una marca idéntica en Perú, esto es, de la marca “MANICHO” (mixta), para identificar productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en dicho país. Asimismo, adujo que se violó el artículo 146[11] ibidem, porque al momento de formular la oposición en sede administrativa tenía un interés legítimo y real, por cuanto era titular de la marca “MANICHO” en Perú y había solicitado el registro de la misma expresión en Colombia.

Igualmente, que se transgredió el artículo 147[12] ibidem, dado que la normativa no exige como requisito de procedibilidad en la vía gubernativa, que se aporte el certificado del registro de la marca legalizado por el país de origen, puesto que la única exigencia es que se solicite el registro del signo en el lugar en el cual se ejerce oposición. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literal a), 146 y 147 de la Decisión 486, “[…] por ser procedente […]”.

El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

Sobre el interés legítimo y el término para formular una oposición, así como el alcance de la misma, es del caso traer a colación la sentencia proferida por esta Sección el 26 de julio de 2012[13], en la que se precisó, con fundamento en la interpretación prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] De otro lado, el artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se refiere al tema del interés legítimo para presentar oposiciones, el cual surge de: a) acreditar que es titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, o b) acreditar que se ha solicitado primero el registro, en cualquiera de los Países Miembros del mismo signo. La Decisión 486, en la citada disposición, amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando con esto el principio de territorialidad en el derecho de marcas, ya que es posible, igualmente, presentar oposiciones en un País Miembro con base en solicitudes o en registros marcarios concedidos en los demás Países Miembros.

Dicha figura goza de las siguientes características: Sujetos legitimados. Conforme al artículo 147, los sujetos también legitimados para presentar una oposición son los siguientes: a) El titular, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, de una marca idéntica o similar al signo que se pretende registrar, siempre que su uso pueda inducir a error al público consumidor, y siempre y cuando se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se interponga la oposición y que se solicite el registro de la marca en el mismo momento de interponer la oposición. b) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el País en donde se hace la oposición, siempre que el uso de este último pueda inducir a error al público consumidor, y siempre y cuando acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se interponga la oposición. Cuando el artículo 147 de la Decisión 486 se refiere a “quien primero solicitó el registro de esa marca”, se debe entender, haciendo un análisis sistemático de la normativa comunitaria, especialmente con el artículo 136, literal a) de la misma, que el sujeto legitimado es aquel quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el País en donde se hace la oposición. Uno de los cambios que el artículo 147 de la Decisión 486 introdujo sobre el anterior Régimen Común de Propiedad Industrial, es la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del País en donde se hace la oposición, a fin de evitar que se abuse del derecho de oposición y para impedir registros de signos iguales o idénticos en otros Países de la Comunidad Andina.

La propia norma determina que dicho interés real en el mercado se acredita solicitando el registro de la marca opositora al momento de interponer la oposición. Lo anterior quiere decir que la interposición de la oposición y la solicitud de registro en el País en donde se hace la oposición deben presentarse de manera simultánea, so pena de rechazo de ésta.

Término para presentar la oposición. La normativa comunitaria establece un plazo de 30 días siguientes a la fecha de publicación especial para presentar oposiciones y, en consecuencia, se aplicará este plazo para presentar oposiciones, con base en el interés legítimo que establece el artículo 147 de la Decisión 486. Efecto de la presentación de la oposición con base en el interés legítimo previsto en el artículo 147 de la Decisión 486.

Para determinar los efectos de la oposición con base en el registro de una marca o en solicitudes de registro en otros Países Miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones: La oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros (párrafo segundo del artículo 147), tiene como uno de los principales efectos la posibilidad de impedir el registro de la marca solicitada, con base en el trámite previsto en los artículos 148 a 150 de la Decisión 486.

Por su parte, la oposición con base en una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros (párrafo tercero del artículo 147), además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto principal la suspensión del trámite de registro hasta tanto la Oficina Nacional del País Miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud.

En consecuencia, si se concede el registro de la marca previamente solicitada en otro País Miembro, la Oficina Nacional Competente donde se interpuso la oposición puede, con base en dicho registro, declarar fundada la oposición y negar el registro del signo solicitado, con base en el examen de registrabilidad (párrafo segundo del artículo 147).

Por el contrario, si se niega el registro previamente solicitado en otro País Miembro, la Oficina Nacional Competente donde se interpuso la oposición deberá continuar el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado, pero ya no atendiendo a la oposición con base en el artículo 147 de la Decisión 486, sino determinando el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad. […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

En consecuencia, el interés legítimo para presentar oposiciones, surge de: a) acreditar que es titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la misma pueda inducir al público a error, o b) acreditar que se ha solicitado primero el registro, en cualquiera de los Países Miembros del mismo signo, siempre y cuando se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se formule la oposición, el cual se demuestra solicitando el registro de la marca opositora en el mismo momento de plantear la oposición. Ahora, en la sentencia de 19 de septiembre de 2013[14] la Sección, además de analizar el interés legítimo del opositor, también lo hizo respecto de los requisitos o presupuestos que debe reunir la oposición para ser procedente.

Al efecto, precisó: “[…] b.- De acuerdo con lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial traída a este plenario, y con arreglo a lo dispuesto en los artículos 146 y 147 de la Decisión 486, en el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor a la solicitud será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (derivado del riesgo de confusión y/o asociación entre las marcas).

El artículo 147 de la Decisión 486 introdujo la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del País en donde se hace la oposición, a fin de evitar, por un lado, que se abuse del derecho de oposición y, por otro, para impedir registros de signos iguales o idénticos en otros Países de la Comunidad Andina. La misma norma determina que dicho interés se acredita solicitando el registro de la marca opositora al momento de interponer la oposición. c.- Conforme a lo anterior, son dos los requisitos o presupuestos que debe reunir la oposición para ser procedente: El primero, relativo a la existencia en otro País Miembro de la Comunidad Andina de una marca previamente registrada idéntica o similar al signo que se pretende registrar o de una solicitud previa para obtener dicha marca en ese otro país. El segundo, relacionado con el interés real del opositor en el mercado, el cual se acredita solicitando el registro de la marca opositora al momento de formular la oposición […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Por lo tanto, son dos los requisitos o presupuestos que debe reunir la oposición para ser procedente: el primero, relativo a la existencia en otro País Miembro de la Comunidad Andina de una marca previamente registrada idéntica o similar al signo que se pretende registrar o de una solicitud previa para obtener dicha marca en ese otro país; y el segundo, relacionado con el interés real del opositor en el mercado, el cual se acredita solicitando el registro de la marca opositora al momento de formular la oposición. Al respecto, se precisa que la oposición y la solicitud de registro en el País en donde se hace la oposición deben presentarse de manera simultánea, so pena de rechazo de esta.

En el caso sub examine, la solicitud de registro de la marca cuestionada, “MANICHO” (nominativa), fue presentada por la sociedad UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. el 22 de mayo de 2007[15] y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 577 de 29 de junio de ese año[16]. Por lo tanto, el término de los treinta (30) días, a que se refiere el artículo 146 de la Decisión 486, para la formulación de oposiciones vencía el día 15 de agosto de 2007.

En efecto, el 15 de agosto de 2007, la actora radicó el formulario y el documento contentivo de la oposición[17], en la cual solicitó el plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas que sustentaran la oposición[18], previsto en el artículo 146 de la Decisión 486[19], para lo cual anexó el comprobante de pago núm. 07-050795-00001-0000, por valor de $72.000[20], correspondiente al pago de la tasa de la prórroga y la copia simple de la solicitud de registro de la misma fecha, de la marca “MANICHO” (nominativa), para distinguir productos de la Clase 30 Internacional, conforme consta en el Formulario Único de Registro de Signos Distintivos núm. 07-083780, expedido por la SIC[21].

Dicho plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas que sustentaran la oposición, el cual es otorgado por una sola vez por la oficina nacional competente[22], vencía el 27 de septiembre de 2007. Sin embargo, la actora solo allegó el 8 de octubre de 2007 ante la SIC el documento debidamente legalizado, esto es, el certificado de registro núm. 00104970 de la marca “MANICHO” (mixta), expedido por el Registro de Propiedad Industrial, Oficina de Signos Distintivos, de Perú, vigente desde el 26 de abril de 2005, que acreditaba el registro previo de esa marca en otro País Miembro de la Comunidad Andina.

Sobre el particular, debe aclararse que si bien es cierto que la actora cumplió con acreditar el interés real como opositora en el mercado, con la solicitud del registro de la marca opositora al momento de formular la oposición, también lo es que no acreditó el antes indicado requisito o presupuesto necesario para que proceda una oposición, conforme lo reconoció la SIC, cuando al efecto, en los actos acusados, sostuvo:.

Resolución núm. 007039 de 29 de febrero de 2008 “[…] Si bien la sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERÚ S.A., acreditó el interés real en el mercado colombiano, presentando la respectiva solicitud de registro de la marca MANICHO al momento de interponer la oposición, el opositor no demostró debidamente la solicitud anterior de la marca opositora peruana dentro de los plazos legales previstos para ello en el Artículo 146 de la Decisión 486 […]”.

(Las negrillas y subrayas fuera de texto).. Resolución núm. 17042 de 29 de mayo de 2008 “[…] En este orden de ideas tenemos que si bien la sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERÚ S.A., acreditó el interés real en el mercado colombiano, presentando la respectiva solicitud de registro de la marca MANICHO al momento de interponer la oposición, la misma opositora no demostró debidamente la solicitud anterior de la marca opositora peruana dentro de los plazos legales previstos para ello en el Artículo 146 de la Decisión 486 […]”.

(Las negrillas y subrayas fuera de texto). Cabe resaltar, también, que la sociedad UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A, tercero con interés directo en las resultas del proceso y titular del registro cuestionado, fue la solicitante prioritaria del registro de la marca “MANICHO”, al radicar la petición el día 22 de mayo de 2007, sin que existiera una marca anteriormente solicitada, registrada o una similarmente confundible a nombre de un tercero. Lo anterior se corrobora con el hecho de que la solicitud de registro de la marca “MANICHO”, de la actora, se radicó en la SIC con el núm. 07.083.780, el 15 de agosto de 2007, es decir, con posterioridad.

Además, la Sala debe precisar que la exigencia sobre la cual la entidad demandada se fundamentó para declarar infundada la oposición presentada por la actora no se puede considerar como un riguroso formalismo, con el cual la Administración pretendió desconocer sus derechos, sino más bien el cumplimiento de las normas aplicables, vale decir, los artículos 254[23] y 259 del CPC[24], y la consecuencia prevista por su no observancia, conforme lo señaló esta Sección en sentencia de 16 de febrero de 2017[25], en la que se expresó lo siguiente: “[…] En primer lugar, debe la Sala señalar que la prevalencia del derecho sustancial no puede interpretarse como la inexistencia o la ineficacia de las normas de procedimiento, dado que éstas constituyen instrumentos necesarios para que el Derecho material se realice objetivamente y en su oportunidad.

Sobre el particular, esta Sección en la sentencia de 5 de junio de 2014 (Expediente núm. 1101-03-24-000-2009-00202-00, Actor: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., Consejero ponente doctor Guillermo Vargas Ayala), expresó: “6.5.2. Ahora bien, se cuestiona en la demanda que se privilegió la aplicación de las formalidades sobre el derecho sustancial, en desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 228 de la C.P., al no tenerse en cuenta los memoriales de 28 de marzo de 2008 y 15 de abril de 2008 mediante los cuales subsanó el error formal de no haber dado contestación al requerimiento efectuado en el Oficio núm. 14160 dentro de la oportunidad legal consagrada en el artículo 39 de la Decisión 486.

La Sala en Sentencia de 28 de enero de 2008[26] desestimó una acusación similar a la aquí examinada con las siguientes consideraciones que ahora se prohíjan por resultar aplicables a este asunto, en tanto que en ambos casos se discutió la legalidad de actos administrativos que declararon el abandono de la solicitud de patente por no completar los requisitos indicados por la Oficina Nacional Competente dentro de la oportunidad prevista en la normativa andina: “[…] la prevalencia del derecho sustancial no es un principio absoluto que implique prescindir de las disposiciones de carácter adjetivo, o por lo menos, discrecionalidad alguna en su aplicación, puesto que éstas desarrollan también un principio que a su vez constituye un derecho fundamental, cual es el del debido proceso, de modo que la aplicación de aquél requiere ponderar y armonizar ambos principios o derechos en el caso concreto, y en el del sub lite no hay duda de que el derecho sustancial tuvo la primacía que correspondía a las circunstancias concretas, dentro de las garantías procesales que hasta el límite o en toda su amplitud se le concedieron a la actora.

Según las disposiciones transcritas[27] es claro que los términos que prevé son preclusivos y la intervención en la actuación requiere de apoderado debidamente constituido, y como quiera que en este caso no había apoderado debidamente constituido y no se allegó el instrumento que lo constituyera dentro del plazo único y prorrogado que le fue dado, se concluye que la interesada no respondió a tales observaciones, y la consecuencia jurídica de ello no es otra que la declaración de abandono de la solicitud.

Por lo anterior se impone hacer efectiva la consecuencia de esa omisión, que es la de declarar abandonada la solicitud, según lo pone de presente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, frente a lo cual la entidad demandada no tenía opción distinta, de modo que la decisión acusada está acorde con las normas comunitarias en comento, en especial con el artículo 22 en cita.”[28] (Resalta la Sala) Además, como lo ha precisado la Corte Constitucional en distintos pronunciamientos, la prevalencia del derecho sustancial no puede interpretarse como la inexistencia o la ineficacia de las normas adjetivas o de procedimiento o como el desconocimiento de los términos y plazos procesales.

Así por ejemplo en Sentencia C-446 de 1997 sostuvo al respecto que: “La primacía del derecho sustancial prevista por el artículo 228 de la Constitución, no puede interpretarse como la inexistencia de las normas procesales. No, el entendimiento cabal del precepto constitucional apenas conduce a definir las normas procesales, y el proceso en sí, como un medio para realizar el derecho, para que la norma jurídica se aplique al caso concreto.

Recuérdese lo dicho por la Corte Constitucional, al decidir una demanda contra el artículo 373 del Código de Procedimiento Civil, norma semejante a la acusada ahora: “Al declarar el inciso cuarto del artículo 273 del Código de Procedimiento Civil que en caso de no reunir la demanda los requisitos formales que le exige la ley, se declarará desierto el recurso y se ordenará devolver el expediente al tribunal de origen, sólo se está en presencia de unos efectos sancionatorios, originados en el incumplimiento de una norma de carácter procesal por el accionante, y no en la hipótesis de hacer prevalecer una norma adjetiva sobre la sustantiva”.

(Corte Constitucional, sentencia C-215 de abril 28 de 1994, magistrado ponente, doctor Fabio Morón Díaz). El mismo argumento que sirve de base a la demanda, o uno similar, serviría para demandar la declaración de inconstitucionalidad de todas las normas procesales, o de su inmensa mayoría. Es claro, en síntesis, que la norma demandada[29] no quebranta el artículo 228 ni ninguna otra disposición de la Constitución. En consecuencia, será declarada exequible.” (negrillas ajenas al texto original) Posteriormente, en un pronunciamiento en sede de tutela contenido en la Sentencia T-323 de 1999 afirmó sobre el particular que: “f) La Corte ha proclamado, con arreglo al artículo 228 de la Constitución, el postulado de prevalencia del Derecho sustancial, que implica el reconocimiento de que las finalidades superiores de la justicia no pueden resultar sacrificadas por razones consistentes en el culto ciego a reglas procesales o a consideraciones de forma no indispensables para resolver en el fondo el conflicto del que conoce el juez.

Pero debe dejarse en claro que el enunciado principio constitucional que rige las actuaciones judiciales no implica la inexistencia, la laxitud o la ineficacia de toda norma legal obligatoria para quienes participan en los procesos, o la eliminación, per se, de las formas indispensables para que los juicios lleguen a su culminación -pues allí está comprometido el derecho sustancial de acceso a la administración de justicia-, ni, para el asunto del que ahora se trata, puede significar la absoluta pérdida del carácter perentorio de los términos procesales.

Todos estos elementos integran la "plenitud de las formas propias de cada juicio", contemplada como factor esencial del debido proceso, según el artículo 29 de la Carta Política, y por lo tanto no constituyen simplemente reglas formales vacías de contenido sino instrumentos necesarios para que el Derecho material se realice objetivamente y en su oportunidad. g) En el caso concreto, está probada la extemporaneidad en la presentación del documento de sustentación del recurso.

Si la extensión de ella fue mayor o menor, en minutos u otro medida de tiempo, es algo indiferente respecto del hecho incontrovertible de que los términos judiciales vencen en un día y a una hora predeterminados. Es obligación de la autoridad judicial velar por el exacto sometimiento de las partes e intervinientes a los plazos que la ley concede en las distintas fases de la actuación procesal.” (negrillas de la Sala) Y luego, en la Sentencia C-1512 de 2000 dijo que: “La prevalencia del derecho sustancial, según el mandato del artículo 228 de la Carta, constituye un imperativo dentro del ordenamiento jurídico y, muy especialmente, en lo relativo a las actuaciones destinadas a cumplir con la actividad judicial, pues permite realizar los fines estatales de protección y realización del derecho de las personas, así como de otorgar una verdadera garantía de acceso a la administración de justicia pronta y cumplida.

Lo anterior no significa que se pueda caer en el permanente error de considerar el principio de la primacía del derecho sustancial sobre el formal como un postulado constitucional excluyente que impide la coexistencia de las normas sustantivas y formales, pues, como se ha visto, con éstas se logra dar vigencia a principios que encuentran sustento constitucional.

Sobre este tema la Corte se pronunció[30] y aclaró lo siguiente: “ Si bien este principio constitucional adquiere una gran trascendencia y autoridad en todo el ordenamiento jurídico y especialmente en las actuaciones judiciales, ello no quiere decir que las normas adjetivas o de procedimiento carezcan de valor o significación. Hay una tendencia en este sentido, que pretende discutir la validez de las normas que establecen requisitos y formalidades, y que es preciso rechazar para poner las cosas en su punto, en estas materias constitucionales, y concluir entonces que, no obstante la aludida prevalencia, dichas normas cuentan también con firme fundamento constitucional y deben ser fielmente acatadas en las actuaciones de los jueces ””.

(Se resalta) Por ende, esta acusación no tiene vocación de prosperidad. 6.5.3. Así mismo en la demanda se aduce que la actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio desatendió el principio de eficacia que gobierna las actuaciones administrativas establecido en los artículos 209 de la Constitución Política y 2º y 3º (inciso 5) del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 4º del Código de Procedimiento Civil[31].

La eficacia está contenida en varios preceptos constitucionales como perentoria exigencia de la actividad pública, entre otros, en el artículo 2º al prever como uno de los fines esenciales del Estado garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución Política, y en el artículo 209 como principio en virtud del cual se desarrolla la función administrativa.

En el artículo 2º del Código Contencioso Administrativo se reitera la previsión constitucional antes mencionada en el sentido de señalar que los funcionarios deberán tener en cuenta que la actuación administrativa tiene por objeto “…la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, reconocidos por la ley”. Y en el artículo 3 inciso 5º de ese mismo se consagra la eficacia como principio orientador de las actuaciones administrativas y se dispone que en virtud del mismo “…se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias…”.

Este principio, sin embargo, no supone en modo alguno el desconocimiento de las normas procesales, pues como lo expresó la Corte Constitucional en la sentencia atrás citada éstas no constituyen simplemente reglas formales vacías de contenido sino instrumentos necesarios para que el Derecho material se realice objetivamente y en su oportunidad.

Por lo anterior, so pretexto de la aplicación de este principio, no pueden pasarse por alto los términos establecidos en la normativa andina para completar los requisitos de las solicitudes de patente de invención.”(Las negrillas y subrayas fuera de texto)”. En este contexto, se tiene que la exigencia sobre la cual la entidad demandada se fundamentó para declarar infundada la oposición presentada por la actora no se puede considerar como un riguroso formalismo con el cual la Administración pretendió desconocer sus derechos, sino más bien el cumplimiento de las normas aplicables, vale decir, de los artículos 254[32] y 259 del C.P.C.[33], y la consecuencia prevista por su no observancia […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

En virtud de lo anterior, la Sala considera que no le asiste razón a la demandante cuando afirmó que se violaron los artículos 146 y 147 de la Decisión 486, habida cuenta que si bien la actora acreditó el interés real al momento de presentar la oposición, no cumplió con demostrar debidamente el registro anterior de la marca opositora peruana dentro del plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas que sustentaran la oposición, previsto en el citado artículo 146, razón por lo cual se encuentra ajustada la extemporaneidad que de la oposición se deprecó por parte de la SIC.

Tampoco le asistió razón al alegar que se violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, toda vez que no se probó que el registro como marca del signo cuestionado afectara indebidamente un derecho de un tercero, en tanto la actora no probó, dentro del plazo señalado en la Decisión 486, la existencia en otro País Miembro de la Comunidad Andina de una marca previamente registrada, idéntica o similar al signo solicitado a registro.

Ahora, en cuanto al argumento de la demandante consistente en que la entidad demandada violó los artículos 56 y 57 del CCA y desconoció las normas procesales nacionales a las cuales debía sujetarse (sin precisar cuáles eran), al ignorar la presentación que hizo con el recurso de apelación de la copia del certificado debidamente legalizado, que acreditaba el registro previo de la marca “MANICHO” en Perú, la Sala advierte que no se desconcieron dichas normas, dado que la demandante no cumplió con allegar la prueba antes indicada, en el plazo adicional de treinta (30) días, previsto en el artículo 146 de la Decisión 486.

Al efecto, cabe precisar que al estar previsto en la Decisión 486 el término para formular la oposición, así como el plazo adicional para allegar las pruebas que sustenten la oposición, la entidad demandada estaba obligada a aplicar lo previsto en dicha normativa, esto es, el artículo 146 que, se repite, prevé un plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas que sustenten la oposición, el cual es otorgado por una sola vez, norma supranacional, de carácter vinculante para la Oficina Nacional competente, que le impedía sustraerse a su observancia y, por ende, establecer exigencias o contrariar aspectos esenciales regulados por el derecho comunitario, en concordancia con el principio de complemento indispensable, como lo sostuvo el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Por tal razón, la SIC no podía valorar una prueba allegada de manera extemporánea. Lo precedente descarta la falta de motivación de la Resolución núm. 17042 de 29 de mayo de 2008 demandada, que alega la actora, pues los argumentos no podían ser diferentes a los que sirvieron de fundamento al acto administrativo apelado, habida cuenta que el referido certificado que acreditaba el registro de la marca “MANICHO” en Perú, si bien fue allegado con el recurso de alzada, resultaba extemporáneo.

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas por la sociedad demandante y que le asistió razón a la SIC al conceder a la sociedad UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. la marca “MANICHO” (nominativa), para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: El contenido de la presente providencia, publíquese en la página web del Consejo de Estado. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 21 de mayo de 2020. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] Mediante auto de 28 de agosto de 2009 (folios 42 a 43 del expediente) [2] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [3] En adelante SIC. [4] Hoy Dirección de Signos Distintivos. [5] El signo fue solicitado para identificar: “[…] Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]”. [6] “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación [ ]”. [7] “[…] Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada […]”. [8] “[…] Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente [ ]”. [9] Proceso 57-IP-2018. [10] El signo fue solicitado para identificar: “[…] Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]”. [11] “[…] Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada […]”. [12] “[…] Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente [ ]”. [13] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de julio de 2012, C.P. (E) Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040002600. [14] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de septiembre de 2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 11001032400020090015500. [15] Folio 1 del C. Anexo núm. 1. [16] Folio 4 del C. Anexo núm. 1. [17] Folios 5 a 6 del C. Anexo núm. 1. [18] Folios 7 a 17 del C. Anexo núm. 1. [19] “[…] Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada […]” (Las negrilla y subrayas fuera de texto). [20] Folio 18 del C. Anexo núm. 1. [21] Folios 20 a 21 del C. Anexo núm. 1. [22] “[…] Artículo 146.- […] A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición […]”. [23] Art. 254: “Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos: 2º.

Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.” [24] Art. 259. “Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionarios de éste o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, y en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consultares de un país amigo, se autenticara previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el cónsul colombiano.” [25] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de febrero de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020070038300. [26] Proferida en el proceso con radicación núm. 11001 0324 000 2004 00170 01, Consejero Ponente Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. [27] Se refiere a los artículos 14 y 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyas previsiones normativas son equivalentes a las de los artículos 26 y 39 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. [28] Este criterio jurisprudencial fue reiterado por la Sala en Sentencia de 4 de julio de 2013, proferida en el proceso con radicación núm. 2008 00071 00, Consejera Ponente Dra. María Elizabeth García González. [29] Decreto 2700 de 1991 “Por el cual se expiden las normas de Procedimiento Penal”.

“Artículo 226. Resolución sobre la admisibilidad del recurso. Si la demanda no reúne los requisitos, se declarará desierto el recurso y se devolverá el proceso al tribunal de origen. En caso contrario se correrá traslado al procurador delegado en lo penal por un término de 20 días para que obligatoriamente emita concepto.” [30] Sentencia C-215 de 1994. [31] “Artículo 4º.- Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. […]” [32] Art. 254: “Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos: 2º.

Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.” [33] Art. 259. “Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionarios de éste o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, y en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consultares de un país amigo, se autenticara previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el cónsul colombiano.”