PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto BELLINI y las marcas nominativa PORTOBELLINI y mixta BELLINI previamente registradas en las clases 29, 30 y 42 / PRINCIPIOS PRIOR TEMPORE, POTIOR IURE E IN DUBIO PRO SIGNO PRIORI – Aplicación: debe protegerse la marca previamente registrada / REGISTRO MARCARIO - No procede frente al signo BELLINI en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud y riesgo de confusión y asociación con las marcas PORTOBELLINI y BELLINI previamente registradas en las clases 29, 30 y 42 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Respecto a la similitud ortográfica, fonética e ideológica entre el signo cuestionado “BELLINI” y la marca previamente registrada “PORTOBELLINI”, esta Sala se remite y prohíja lo expuesto en la sentencias proferidas por esta Sección de 20 de febrero de 2014, de 13 de julio de 2017 y de 4 de octubre de 2018, mediante las cuales se denegaron las pretensiones de la demanda, tendientes a obtener la declaratoria de la nulidad de los actos administrativos expedidos por la SIC, en las cuales las partes que actuaron y las marcas cotejadas son las mismas que en este proceso, con la diferencia de que se trata de actos administrativos distintos de los que se controvirtieron en esa oportunidad y que los signos cuestionados amparan diferentes productos y servicios. […] Frente al signo cuestionado, “BELLINI”, y la marca previamente registrada, “BELLINI”, la Sala estima que es indudable que entre los signos en conflicto existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis. […]De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas tanto ortográficas como fonéticas entre el signo cuestionado, “BELLINI”, y la marca previamente registrada, “PORTOBELLINI”, así como identidad con la marca “BELLINI”, previamente registrada, existe riesgo de confusión directa. […] Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza e identidad a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. […] La marca previamente registrada, “PORTOBELLINI”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 29: “[…] carnes, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles [ ]”; y los siguientes productos de la Clase 30: “[…] café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo [ ]”.

La marca previamente registrada, “BELLINI”, distingue los siguientes servicios de la citada Clase 42: “[…] establecimientos dedicados al servicio de restaurante, bar, café, delikatesen, asociado todo con productos alimenticios [ ]”. De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que entre los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue el signo cuestionado, y los productos de las Clases 29 y 30 Internacional de la marca previamente registrada, “PORTOBELLINI”, existe una relación, especialmente, en lo que concierne a frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, harinas y preparaciones hechas de cereales, levaduras, habida cuenta que los productos de la marca referida, previamente registrada, requieren o pueden requerir de los servicios que identifica el signo cuestionado para tener su marca en el mercado; se promocionan por los mismos medios, -folletos, radio, televisión, prensa-; y sus consumidores podrían asumir que los productos y servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud de las marcas.

También existe una relación entre los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue el signo cuestionado y los servicios de la Clase 42 Internacional, que identifica la marca previamente registrada, “BELLINI”, en cuanto ambos pertenecen al mismo género, esto es, al de servicios relacionados con productos alimenticios, además de que sus consumidores podrían asumir que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario, por la identidad existente en dichas marcas.

Por lo tanto, existe conexión competitiva. En virtud de lo anterior, la Sala considera que igualmente existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes e identidad antes anotadas, lo que llevará al consumidor en mención a creer que los servicios y productos que distinguen las marcas en conflicto provienen del mismo titular.

Con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los servicios y productos identificados con esas marcas son de proveedores relacionados económicamente. […] Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse las marcas previamente registradas, esto es, “PORTOBELLINI” y “BELLINI”.

COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto BELLINI y las marcas nominativa PORTOBELLINI y mixta BELLINI previamente registradas en las clases 29, 30 y 42 / COEXISTENCIA DE HECHO DE MARCAS – No genera derechos en relación con el registro [E]n lo concerniente al argumento del actor relativo a que las marcas cotejadas han coexistido de manera pacífica, se considera que este argumento no es de recibo, por cuanto, conforme lo ha señalado el Tribunal “[…] la “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la existencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis […]”.

Además, a fin de demostrar la alegada coexistencia pacífica de las marcas cotejadas, no se aportó prueba alguna que permita afirmar que dichas marcas han compartido escenarios de publicidad efectiva, sin que hubiera riesgo de confusión, ni análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, cuya carga le correspondía al actor, como bien lo indicó el Tribunal en el numeral 4.6 de la interpretación prejudicial rendida en este proceso.

FUENTE FORMAL. DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00296-00 Actor: SEBASTIANO CARBONE BELLINI Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho TESIS: ENTRE EL SIGNO CUESTIONADO “BELLINI” Y LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS “PORTOBELLINI” Y “BELLINI”, EXISTEN SIMILITUDES E IDENTIDAD, ASÍ COMO CONEXIÓN COMPETITIVA.

REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el ciudadano SEBASTIANO CARBONE BELLINI, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 00847 de 21 de enero de 2008, “Por la cual se niega un registro” y 6914 de 29 de febrero de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[1]; y 8924 de 27 de marzo de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. 2ª.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca mixta “BELLINI” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 3ª. Que, igualmente, se ordene a la SIC dictar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de esta sentencia, la resolución que conceda la citada marca y que se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del CCA.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. El actor en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 29 de diciembre de 2006 presentó solicitud de registro de la marca “BELLINI” (Mixta), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 2°: Agregó que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial no se presentó oposición contra el registro solicitado. 3°: Señaló que a través de la Resolución núm. 00847 de 21 de enero de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos[2] de la SIC, negó el registro del signo “BELLINI” (mixta), para distinguir servicios de la Clase 35 Internacional[3], por cuanto era similarmente confundible con las marcas “PORTOBELLINI” (nominativa)[4] y “BELLINI” (mixta)[5], cuyos titulares son la sociedad SETAS COLOMBIANAS S.A. y el señor NELSON PATRICK MAIDENS SOTO, respectivamente. 4º: Adujo que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria.

El primero de ellos, mediante la Resolución núm. 6914 de 29 de febrero de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, y el segundo a través de la Resolución núm. 8924 de 27 de marzo de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 134 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,[6] de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, por indebida aplicación. Indicó que el signo solicitado cumple con la calidad distintiva para ser registrado como marca, ya que cuenta con dos aspectos fundamentales: i) la capacidad intrínseca o de individualización respecto de los servicios y; ii) la capacidad extrínseca o de no confundibilidad.

Manifestó que la expresión “BELLINI” tiene suficiente capacidad para individualizar los servicios que pretende distinguir; y que, además, no genera confusión respecto de las marcas previamente registradas, con las que fue comparada en sede administrativa, pues estas amparan productos y servicios en clases diferentes, esto es, 29, 30 y 42, los cuales no son iguales ni conexos ni sustituibles con los servicios que ella pretende identificar.

Afirmó que tal signo no guarda similitud fonética con la marca “PORTOBELLINI”, pues esta es una expresión compuesta por el prefijo “PORTO” y el sufijo “BELLINI”, la cual al ser pronunciada en unidad genera un sonido totalmente diferente. Aseguró que la SIC desconoció e ignoró otros factores y presupuestos de comparación necesarios en el cotejo de marcas, tales como el examen gráfico y el conceptual, aspectos que sí fueron tenidos en cuenta cuando se permitió la coexistencia de las otras expresiones.

Adujo que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136[7], literal a), ibiídem, por cuanto al observar los signos, objeto de cotejo, de manera sucesiva y no simultánea es evidente e indiscutible la distintividad extrínseca de la expresión solicitada, lo que descarta cualquier tipo de riesgo de inducir al público consumidor en error.

Señaló que la dimensión de la expresión, objeto de registro, es de mayor intensidad respecto de las marcas con las que fue comparada, característica que influye y penetra en la mente del consumidor. Alegó la coexistencia pacífica en el mercado entre las marcas en conflicto; y que es titular de las marcas “BELLINI” (mixta y nominativa), registradas con los certificados núms. 338080 y 328005, que amparan productos de la Clase 5ª Internacional.

Estimó que en la actuación administrativa, adelantada por la SIC, no hubo oposición de terceros y, por consiguiente, no hay pruebas o indicios suficientes para inferir o concluir la asociación de los signos en conflicto. Por último, manifestó que la expresión “BELLINI” es un apellido de origen italiano, que hace parte de su nombre completo; y que distingue un producto alimenticio, mientras que el signo “PORTOBELLINI” se refiere a un tipo de champiñón o un hongo, lo que significa que evocan ideas o conceptos distintos.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por el actor, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que la SIC, como oficina nacional competente en materia marcaria, debe estudiar el signo como tal y por obvias razones verificar que el mismo no esté incurso dentro de las causales legales de irregistrabilidad, para lo cual se vale de los registros ya existentes, los cuales por sí mismos constituyen prueba suficiente e idónea que indica de manera clara y concisa la marca registrada, los productos o servicios amparados, su titular, vigencia, entre otros.

Puntualizó que el hecho de que no se presente oposición a una solicitud de registro determinada, no es óbice para que la Administración se valga de los registros que reposan en su base de datos, para la verificación de los requisitos que exige la normativa andina de registro, además de que con ello se protege el interés particular, el interés general y público.

Advirtió que las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallas en la identificación de los bienes y servicios, no pueden ser objeto de registro. Indicó que se presenta semejanza visual y fonética del signo cuestionado con la marca previamente registrada “PORTOBELLINI” (nominativa), ya que reproduce una parte esencial de esta; y que la eliminación de las letras “PORTO”, al principio del signo solicitado, no le da la distintividad necesaria para ser individualizado, toda vez que podría causar en el consumidor la idea de asociación entre los productos y/o servicios de una marca frente a los de la otra, creyendo erróneamente que fueron fabricados por un mismo empresario.

Adujo que los elementos gráficos, incluidos dentro del signo cuestionado, tampoco le dan la suficiente distintividad, porque conforme lo ha sostenido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en las marcas mixtas, como en este caso, predomina el elemento denominativo, por ser el “habla” la forma usual como solicitan los productos y/o servicios de que se trate y, por tanto, ser la denominación o nombre el elemento de más fácil recordación en el consumidor.

Alegó que el signo solicitado reproduce de manera íntegra la marca previamente registrada, “BELLINI” (mixta), en su aspecto nominativo; y que por ser este el de más fácil recordación y la forma como generalmente el consumidor solicita el producto o servicio de que se trate, se concluyó que podría causar un inevitable riesgo de confusión o asociación en el consumidor.

Anotó que si bien es cierto que el signo cuestionado y las marcas previamente registradas no son de la misma clase ni amparan los mismos productos y/o servicios, -en tanto que el signo cuestionado distingue servicios de la Clase 35 Internacional y las marcas previamente registradas “PORTOBELLINI” y “BELLINI” identifican productos de las Clases 29 y 30 y servicios de la Clase 42-, también lo es que entre ellos se genera una “relación competitiva”.

Explicó que el signo solicitado pretende la comercialización de algunos de los productos que se encuentran ya protegidos por la marca previamente registrada, “PORTOBELLINI”, lo que hace que coincidan en los canales de comercialización y medios de publicidad, por cuanto se dirigen a un mismo segmento de la población. Y que frente a la marca “BELLINI”, la cual ampara servicios de la Clase 42 Internacional, salta a la vista la interrelación entre los productos y servicios de esa marca registrada y del signo solicitado.

II.2. NELSON PATRICK MAIDENS SOTO, tercero con interés directo en las resultas del proceso, contestó la demanda, en los siguientes términos: Que el signo solicitado y la marca previamente registrada, “BELLINI”, son idénticas en cuanto a la parte denominativa, la cual es la que ofrece mayor relevancia. Sostuvo que los productos y servicios que amparan las marcas cuestionadas pueden causar riesgo de confusión, por cuanto la marca previamente registrada identifica productos de carácter alimentario.

Propuso la excepción de inexistencia de violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, porque la SIC se sometió al deber inserto en la excepción prevista en la citada disposición. Asimismo, propuso la excepción de la violación del artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que, a su juicio, el actor no puede “[…] desligar el contenido normativo de dicha norma, pues bajo tal razonamiento no se habría previsto por el legislador las excepciones de registrabilidad de la marcas y consecuencialmente se habría erigido un monumento al caos marcario, dando paso al establecimiento de la confundibilidad y el desconocimiento de la libertad de escogencia en el consumidor final del producto o servicio […]”.

II.3. SETAS COLOMBIANAS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, adujo que la marca previamente registrada “PORTOBELLINI”, que identifica productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, fundamento de la negación del signo cuestionado, fueron canceladas, por lo que desapareció el sustento por el cual el registro cuestionado se denegó. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, la parte demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, señor NELSON PATRICK MAIDENS SOTO, reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma; la sociedad SETAS COLOMBIANAS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Agencia del Ministerio Público y la parte demandante, guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó[8]: “[…] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN […] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo BELLINI (mixto) y las marcas PORTOBELLINI (denominativa) y BELLINI (mixta), son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.   b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como una de las controversias radica en la supuesta confusión entre el signo BELLINI (mixto) y la marca BELLINI (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 2.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii)Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 2.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 3. Comparación entre signo mixto y denominativo 3.1. Debido a que la controversia radica en la presunta confusión entre el signo BELLINI (mixto) y la marca PORTOBELLINI (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformadas por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 3.4.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 3.5.

En consecuencia, al realizar la comparación se determina que en las marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas señaladas para el cotejo de los signos denominativos en el párrafo 2.3 de acápite E de la presente Interpretación Prejudicial. 3.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y /o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado BELLINI (mixto) y la marca PORTOBELLINI (denominativa). 4.

Confundibilidad de marcas compuestas por nombres propios 4.1. En el caso concreto, la solicitud de registro como marca del signo BELLINI (mixto) está compuesta por el segundo apellido del demandante el señor SEBASTIANO CARBONE BELLINI, siendo por tanto pertinente analizar el tema relacionado a las marcas compuestas por nombres propios. 4.2.

Los nombres propios pueden ser distintivos y utilizarse, depositarse o registrarse como marca o nombre comercial, siempre y cuando cumpla con los siguientes parámetros básicos: 4.2.1. Que sea lo suficientemente distintivo. Esto lo debe evaluar la autoridad competente haciendo un análisis integral. 4.2.2. Que su uso en el mercado no genere confusión o riesgo de confusión en el público consumidor. 4.2.3.

Que no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. 4.3. Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes criterios: 4.3.1.

Entre más común sea el nombre, menos probabilidad tendrá de ser distintivo. En este caso se deberá realizar un análisis más prolijo e integral para establecer si ya es utilizado, registrado o depositado como distintivo y, en consecuencia, realizar un adecuado análisis de distintividad. 4.3.2. Entre menos común sea el signo, más probabilidad tendrá de ser distintivo.

Esto debe ser evaluado por el Tribunal bajo un examen integral y de oficio. 4.3.3. Si el nombre es de una persona reconocida en una actividad, para dicho rubro tiene mayor probabilidad de ser distintivo y, en consecuencia, protegible en relación con la utilización, el registro o el depósito de signos idénticos o similares. Se debe evitar el aprovechamiento del prestigio del personaje famoso o reconocido. 4.3.4.

Si el nombre común además es una palabra de “uso común” en una clase determinada, no puede ser utilizado, depositado o registrado como marca o nombre comercial, a no ser que lo acompañen elementos que le otorguen distintividad. En este último evento, el elemento de uso común debe ser excluido del cotejo marcario. Un ejemplo de un nombre común de “uso común” es “Claudia”.

En el ámbito ecuatoriano es una fruta, que podría ser de uso común en las clases relacionadas con comida o alimentación, pero a su vez es un nombre común. […] 5.1. En el caso concreto el demandante señaló que las marcas BELLINI (mixta) de titularidad de NELSON PATRICK MAIDENS SOTO y PORTOBELLINI (denominativa) de titularidad de SETAS COLOMBIANA S.A., los cuales fueron fundamento de la negatoria del signo solicitado BELLINI (mixto), coexisten pacíficamente sin configurarse algún tipo de confusión en el mercado, resulta pertinente abordar el tema de la “coexistencia de hecho de marcas” o “coexistencia pacífica en signos”. 5.2.

El fenómeno denominado la “coexistencia pacífica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un período considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos. 5.3. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un período prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. 5.4.

Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores. […] 5.6.

En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión. 5.7.

En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual; es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica. c) Debe darse por un período razonable de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor.

El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básico, que con productos suntuarios. d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. […] 6.1.

Se alegó que existe conexión entre los productos o servicios que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. 6.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 6.3.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar al grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola naturaleza de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. […] 6.5.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. […] 6.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y servicios, en el caso en concreto, se deberá analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario[…]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA De manera preliminar, la Sala debe pronunciarse sobre las excepciones de “inexistencia de violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486” y de “la violación del artículo 134 de la Decisión 486”, propuestas por el apoderado del tercero con interés directo en las resultas del proceso, NELSON PATRICK MAIDENS SOTO.

Al respecto, cabe señalar que las mismas no constituyen una excepción previa debido a que envuelven la defensa de los actos demandados. Siendo ello así, se estudiarán junto con los cargos de la demanda[9]. Precisado lo anterior, se tiene que la SIC, a través de la Resolución núm. 00847 de 21 de enero de 2008, denegó el registro del signo “BELLINI” (mixto), para distinguir los servicios de la Clase 35[10] de la Clasificación Internacional de Niza, por estimar que dicho signo se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, ya que es similar a las marcas previamente registradas “PORTOBELLINI” (nominativa) y “BELLINI” (mixta), que distinguen productos de las Clases 29 y 30 y servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, además de que tienen conexidad competitiva.

Frente a ello, el actor alegó que la expresión “BELLINI” posee suficiente distintividad, dado que tiene capacidad para individualizar los servicios que pretende distinguir; y que, además, no genera confusión respecto de las marcas previamente registradas “PORTOBELLINI” (nominativa) y “BELLINI” (mixta), pues estas amparan productos y servicios en clases diferentes, los cuales no son iguales ni conexos ni sustituibles con los servicios que ella pretende identificar.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, “[…] por ser procedente” y que “[…] no procede la interpretación prejudicial del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina debido a que el concepto de marca no es objeto de controversia […]”.

El texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;  […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así: [pic] MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (MIXTA)[11] PORTOBELLINI MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (NOMINATIVA)[12] [pic] MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA)[13] Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, (“BELLINI”), como es la solicitada por la demandante, con una marca nominativa, (“PORTOBELLINI”), y una marca mixta, (“BELLINI”), previamente registradas, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas controvertidas no así las gráficas que las acompañan; son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue, amén de que los servicios y productos amparados bajo los mismos son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de aquellas.

En este orden de ideas, no existe duda que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico. Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii)Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”.[14] Respecto a la similitud ortográfica, fonética e ideológica entre el signo cuestionado “BELLINI” y la marca previamente registrada “PORTOBELLINI”, esta Sala se remite y prohíja lo expuesto en la sentencias proferidas por esta Sección de 20 de febrero de 2014[15], de 13 de julio de 2017[16] y de 4 de octubre de 2018[17], mediante las cuales se denegaron las pretensiones de la demanda, tendientes a obtener la declaratoria de la nulidad de los actos administrativos expedidos por la SIC, en las cuales las partes que actuaron y las marcas cotejadas son las mismas que en este proceso, con la diferencia de que se trata de actos administrativos distintos de los que se controvirtieron en esa oportunidad y que los signos cuestionados amparan diferentes productos y servicios.

En dichos pronunciamientos se señaló: “[…] De conformidad con los parámetros consignados en la interpretación prejudicial remitida por el Tribunal Andino de Justicia, la Sala encuentra que el elemento que predomina en cada una de las marcas enfrentadas es, sin lugar a dudas, el denominativo, por tratarse de la dimensión más característica y la que mayor impresión, impacto y recordación genera en los consumidores.

En tal orden de ideas, resulta imprescindible establecer si entre las marcas enfrentadas se presenta algún riesgo de confusión desde el punto de vista fonético, ortográfico y conceptual. En reiteradas oportunidades esta Sala ha manifestado que los signos deben ser observados en su conjunto, por lo cual es necesario entrar a considerar la totalidad de los elementos que los conforman, poniendo atención en aquellos que están dotados de una especial eficacia diferenciadora.

Siguiendo los parámetros antes enunciados se advierte claramente que las marcas enfrentadas presentan las similitudes estructurales y ortográficas que se destacan a continuación: |P |O |R |T |O | |1 |2 |3 |4 |5 | Marca nominativa previamente registrada |BE |LLI |NI | |1 |2 |3 | Marca mixta denegada Mientras la marca previamente registrada está conformada por 5 sílabas, la marca denegada tiene 3.

No obstante lo anterior, las tres (3) sílabas de la marca denegada, son las mismas tres (3) sílabas finales presentes en la marca previamente registrada. En el plano fonético las marcas enfrentadas presentan una similitud indiscutible, tal como se hace evidente al ser pronunciadas de viva voz y en forma sucesiva, dejando una impresión de identidad o semejanza: -BELLINI- PORTOBELLINI- BELLINI- PORTOBELLINI- -BELLINI- PORTOBELLINI- BELLINI- PORTOBELLINI- -BELLINI- PORTOBELLINI- BELLINI- PORTOBELLINI- Aunque es indiscutible que tales expresiones se pronuncian de manera similar, no huelga mencionar que ambas tienen marcado el acento prosódico en la penúltima sílaba (POR-TO-BE-LLI-NI y BE-LLI-NI), coincidencia de la cual se desprende un efecto sonoro bien particular, poniendo en evidencia una impresión de semejanza.

En relación con el aspecto ideológico o conceptual, ha de tenerse presente que la expresión BELLINI es un nombre propio proveniente del idioma italiano. Esa expresión no tiene ningún significado concreto en el idioma castellano […]. Por lo anterior, resulta imposible realizar un cotejo de las mismas desde el punto de vista conceptual, al tratarse de signos que deben ser considerados como de fantasía. Establecido lo anterior, la Sala considera que en efecto sí se presenta el riesgo de confusión advertido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que se origina en las similitudes fonéticas y ortográficas ya mencionadas […]”.

Frente al signo cuestionado, “BELLINI”, y la marca previamente registrada, “BELLINI”, la Sala estima que es indudable que entre los signos en conflicto existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis. En cuanto a la identidad o similitud conceptual, se reitera lo señalado en los precitados pronunciamientos así: “[…] En relación con el aspecto ideológico o conceptual, ha de tenerse presente que la expresión BELLINI es un nombre propio proveniente del idioma italiano. Esa expresión no tiene ningún significado concreto en el idioma castellano […].

Por lo anterior, resulta imposible realizar un cotejo de las mismas desde el punto de vista conceptual, al tratarse de signos que deben ser considerados como de fantasía [ ]” (Negrillas fuera de texto). De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas tanto ortográficas como fonéticas entre el signo cuestionado, “BELLINI”, y la marca previamente registrada, “PORTOBELLINI”[18], así como identidad con la marca “BELLINI”[19], previamente registrada, existe riesgo de confusión directa.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) o de asociación en el público consumidor […].

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza e identidad a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. Frente a este aspecto, la Sección, en la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2018[20], trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los servicios y productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva, por lo que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta, en relación con las clases a la que pertenecen los productos o servicios, que “[…] el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad […]"[21].

En el caso sub lite, la marca cuestionada, “BELLINI”, fue solicitada para amparar los siguientes servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] venta, distribución, comercialización y exportación de los siguientes elementos: sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, alimentos de carácter dietético, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, harinas y preparaciones hechas de cereales, levaduras, arroz, productos agrícolas, forestales y granos, legumbres frescas y semillas […]”.

La marca previamente registrada, “PORTOBELLINI”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 29: “[…] carnes, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles [ ]”; y los siguientes productos de la Clase 30: “[…] café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo [ ]”.

La marca previamente registrada, “BELLINI”, distingue los siguientes servicios de la citada Clase 42: “[…] establecimientos dedicados al servicio de restaurante, bar, café, delikatesen, asociado todo con productos alimenticios [ ]”. De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que entre los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue el signo cuestionado, y los productos de las Clases 29 y 30 Internacional de la marca previamente registrada, “PORTOBELLINI”, existe una relación, especialmente, en lo que concierne a frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, harinas y preparaciones hechas de cereales, levaduras, habida cuenta que los productos de la marca referida, previamente registrada, requieren o pueden requerir de los servicios que identifica el signo cuestionado para tener su marca en el mercado; se promocionan por los mismos medios, -folletos, radio, televisión, prensa-; y sus consumidores podrían asumir que los productos y servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud de las marcas.

También existe una relación entre los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue el signo cuestionado y los servicios de la Clase 42 Internacional, que identifica la marca previamente registrada, “BELLINI”, en cuanto ambos pertenecen al mismo género, esto es, al de servicios relacionados con productos alimenticios, además de que sus consumidores podrían asumir que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario, por la identidad existente en dichas marcas.

Por lo tanto, existe conexión competitiva. En virtud de lo anterior, la Sala considera que igualmente existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes e identidad antes anotadas, lo que llevará al consumidor en mención a creer que los servicios y productos que distinguen las marcas en conflicto provienen del mismo titular.

Con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los servicios y productos identificados con esas marcas son de proveedores relacionados económicamente. Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015[22], que ahora se prohíja, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Destacado fuera de texto).

Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse las marcas previamente registradas, esto es, “PORTOBELLINI” y “BELLINI”. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales[23]: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). […]”. Ahora, en lo concerniente al argumento del actor relativo a que las marcas cotejadas han coexistido de manera pacífica, se considera que este argumento no es de recibo, por cuanto, conforme lo ha señalado el Tribunal “[…] la “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la existencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis […]”.[24] Además, a fin de demostrar la alegada coexistencia pacífica de las marcas cotejadas, no se aportó prueba alguna que permita afirmar que dichas marcas han compartido escenarios de publicidad efectiva, sin que hubiera riesgo de confusión, ni análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, cuya carga le correspondía al actor, como bien lo indicó el Tribunal en el numeral 4.6 de la interpretación prejudicial rendida en este proceso, a saber: “[…] 5.6.

En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión [ ]”.

En lo que respecta al argumento del actor de que es titular de las marcas “BELLINI” (mixta y nominativa), registradas con los certificados núms. 338080 y 328005 y que amparan productos de la Clase 5ª Internacional, la Sala debe advertir que los registros concedidos a la parte demandante en la citada clase no le otorgan un derecho automático para registrar el mismo signo en las demás clases, conforme lo señaló esta Sección en la sentencia de 4 de octubre de 2018[25], ya citada, en la que se puntualizó: “[…] La Sala considera que no es de recibo el argumento expuesto por la parte demandante con el que aduce su titularidad de la marca BELLINI en las Clases 5 y 31 como sustento de las pretensiones de nulidad respecto de los actos administrativos demandados, por cuanto:.

El registro concedido a la parte demandante en las mencionadas Clases no le otorga un derecho automático para registrar el mismo signo en las demás Clases [ ]”(Negrillas y subrayas fuera de texto). Asimismo, la Sala debe recordar que la obligación de la entidad demandada es estudiar en cado caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas[26]; y, en todo caso, de considerarse que eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la jurisprudencia reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores[27].

Ahora, se debe aclarar que el hecho de que no se haya presentado oposición en la actuación administrativa no exime a la SIC de realizar el correspondiente examen de registrabilidad de las marcas cotejadas, teniendo en cuenta que al ser la Oficina Nacional Competente en Colombia está obligada a efectuar el estudio de registrabilidad de las marcas, se hubieran o no presentado oposiciones a la solicitud de registro marcario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150[28] de la Decisión 486.[29] Ello, en consideración a que la función principal del ente registrador es proteger al público consumidor y a las empresas competidoras, frente a la confusión que generaría el registro de un signo distintivo, respecto a una marca idéntica o similar, así la oficina nacional no hubiera tenido conocimiento de la existencia de dicha marca.

Por último, frente al argumento traído a colación por la sociedad SETAS COLOMBIANAS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, atinente a que la marca previamente registrada, “PORTOBELLINI”, que identifica productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra cancelada y, que, por ende, desapareció el fundamento por el cual fue negado el signo cuestionado, la Sala observa que no le asiste razón dado que el signo cuestionado también fue denegado por ser similar a la marca previamente registrada, “BELLINI”, y a la fecha en que fueron expedidos los actos acusados, el registro de la referida marca previamente registrada aún se encontraba vigente y no había sido cancelado.

En efecto, al consultar la página web de la entidad demandada[30], se encontró que la marca previamente registrada, “PORTOBELLINI”, que identifica productos tanto de la Clase 29 como de la Clase 30, solo fue cancelada el 21 de abril de 2015, es decir, con posterioridad a la expedición de los actos acusados[31]. Por consiguiente, la cancelación por no uso de aquella en ninguna forma incidiría en la legalidad de los actos demandados, teniendo en cuenta que dicha cancelación solo tiene efectos jurídicos hacia el futuro, como bien lo señaló la Sección en la referida sentencia de 4 de octubre de 2018, así[32]: “[…] Al respecto, la Sala evidencia que el trámite invocado de cancelación por no uso de la marca PORTOBELLINI concluyó con la expedición de la Resolución núm. 27568 de 29 de mayo de 2009[33], “por la cual se decide la cancelación de un uso del registro de una marca”, fue expedida con posterioridad a la fecha en la cual quedaron en firme los actos administrativos demandados, esto es, el 27 de mayo de 2009, como consta en la certificación expedida por la parte demandada[34], por lo tanto, la Sala advierte que no es procedente entrar a examinar la incidencia que tenga o no en el caso sub lite, por cuanto, la referida resolución de cancelación solo tiene efectos jurídicos hacia el futuro […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

En este orden de ideas, la Sala considera que en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por lo que le asistió razón a la SIC al denegar la marca “BELLINI”, para amparar los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: El contenido de la presente providencia, publíquese en la página web del Consejo de Estado. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de mayo de 2020. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] En adelante SIC. [2] Hoy Dirección de Signos Distintivos. [3] El signo fue solicitado para identificar los siguientes servicios: “[…] venta, distribución, comercialización y exportación de los siguientes elementos: sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, alimentos de carácter dietético, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, harinas y preparaciones hechas de cereales, levaduras, arroz, productos agrícolas, forestales y granos, legumbres frescas y semillas […]”.. [4] Esta marca identifica productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. [5] Este signo ampara servicios de la Clase 42 de la citada Clasificación. [6] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [7] “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. [8] Proceso 689-IP-2018. [9] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de octubre de 2018, C.P. (E): Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00489-00. [10] El signo cuestionado fue solicitado para identificar los siguientes servicios: “[…] venta, distribución, comercialización y exportación de los siguientes elementos: sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, alimentos de carácter dietético, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, harinas y preparaciones hechas de cereales, levaduras, arroz, productos agrícolas, forestales y granos, legumbres frescas y semillas […]”. [11] Folio 8 del cuaderno principal [12] Folio 8 del cuaderno principal [13] Folio 8 del cuaderno principal [14] Proceso 235-IP-2018 [15] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de febrero de 2014, C.P.: Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00295-00. [16] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de julio de 2017, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdez, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00286-00. [17] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00547-00. [18] Cuyo titular es la sociedad Setas Colombianas S.A. [19] Cuyo titular es el señor Nelson Patrick Maidens Soto [20] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001032400020090031400. [21] Interpretación Prejudicial rendida, dentro del Proceso 094 IP- 2010, por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. [22] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020080006500. [23] Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. [24] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2016, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020090062900. [25] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00547-00. [26] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000-2004-00065-00. [27] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de septiembre de 2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2011-00228-00. [28] “[…] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución […]”. [29] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2013-00463-00. [30] www.sipi.gov.co.

Consultada el 30 de abril de 2020. [31] Las resoluciones núms. 0084, 6914 y 8924 fueron expedidas el 21 de enero de 2008, 29 de febrero de 2008, y 27 de marzo de 2008. [32] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00547-00. [33] Consultada por el Despacho sustanciador, por cuanto, no fue allegada al proceso por la parte demandante en file:///D:/Users/macevedor/Downloads/CANCELACION%20-%20TOTAL.pdf (Consulta efectuada el 9 de agosto de 2018) [34] Cfr. Folios 140 a 141.