PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo ENOXAN y la marca nominativa ENOXPAR previamente registrada / COTEJO MARCARIO – De signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos / MARCAS FARMACÉUTICAS - Rigurosidad de examen de confundibilidad / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo nominativo ENOXAN en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud con la marca ENOXPAR previamente registrada en la misma clase Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica entre las marcas “ENOXAN” y “ENOXPAR”, la Sala advierte que si bien es cierto que dichas denominaciones tienen en común la partícula de uso común “ENOX”, la cual, como se dijo antes, puede ser utilizada por cualquier persona para conformar sus marcas, no lo es menos que esta expresión, en cada uno de los signos en disputa, se encuentra combinada con terminaciones diferentes, dado que la marca cuestionada termina en “AN” mientras que el signo opositor termina en “PAR”.

Dichas marcas tienen secuencias de consonantes diferentes en sus terminaciones, pues el primer signo cuestionado tiene la “N” y el segundo signo previamente cuestionado contiene “P”-“R”, lo que hace que visualmente no sean confundibles. Referente a la similitud fonética es preciso indicar que su pronunciación es diferente, pues lo cierto es que no es dable confundir las terminaciones “AN” con “PAR”, dado que la entonación de sus consonantes es clara.

En efecto, al utilizar terminaciones diferentes también se genera un impacto fonético distinto, teniendo en cuenta que la partícula de uso común “ENOX” en cada uno de las marcas en controversia se encuentra combinada con consonantes diferentes, esto es, con la “N” (en la marca cuestionada) y con la “P” y “R” (en la marca previamente registrada), las cuales al ser pronunciadas son claramente diferenciables, lo que no ocurre, por ejemplo con las consonantes “S” y “X”, que sí emiten un sonido similar.

Por lo tanto, la Sala considera que el hecho de que las marcas en conflicto utilicen terminaciones diferentes, hace que el impacto visual y fonético no sea similar, pues lo cierto es que no es dable confundir la terminación de la marca cuestionada “AN” con “PAR” de la marca previamente registrada. Ello, en razón de que al acudir al método de cotejo sucesivo, se puede apreciar que el empleo de terminaciones distintas, le aporta una fuerza distintiva especial a los signos, para que sean registrables, sin que se lleve a entender que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas enfrentadas son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto.

Así las cosas, del análisis de los conceptos señalados y de los signos confrontados, la Sala no encuentra similitud ortográfica, ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, en cuanto que la marca solicitada cuestionada “ENOXAN” (nominativa) es lo suficientemente distintiva frente a la marca opositora. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo ENOXAN y la marca nominativa ENOXPAR previamente registrada / COTEJO MARCARIO – De signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es ENOX en la clase 5 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – A pesar de serlo ENOX no se excluye / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA En la página web de la demandada figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la concesión de los actos administrativos acusados se encontraban registradas para la citada Clase 5ª y que contienen la expresión “ENOX”, […] Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común. Al ser una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Por lo tanto, la actora, como titular de unas marcas que incluyen un elemento de uso común, esto es “ENOX”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula de uso común en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, porque se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general e inapropiable.

Sobre el particular, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “ENOX”, que forma parte de las marcas cotejadas, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que al excluirla se reducen las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00262-00 Actor: LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa TESIS: ENTRE LA MARCA “ENOXAN” Y LA MARCA OPOSITORA “ENOXPAR” NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE TERMINACIONES DISTINTAS, QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL, ADEMÁS DE QUE CONTIENEN LA PARTÍCULA DE USO COMÚN “ENOX”, LA CUAL PUEDE SER UTILIZADA POR CUALQUIER PERSONA PARA CONFORMAR SUS MARCAS.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La sociedad LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,[1] de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 11061 de 24 de abril de 2007, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca" y 27073 de 29 de agosto de 2007, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 34815 de 25 de octubre de 2007, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 8 de marzo de 2005, la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO -LAFRANCOL S.A.-, en adelante LAFRANCOL S.A., solicitó el registro como marca del signo nominativo "ENOXAN" (nominativo), para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 2°: Que una vez publicada la solicitud formuló oposición contra la misma, con fundamento en el alto riesgo de confundibiidad con la marca “ENOXPAR" (nominativa), previamente registrada en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular. 3º: Que la sociedad AVENTIS PHARMA S.A. también presentó oposición contra el registro solicitado, debido a la similitud que, a su juicio, existe con el término genérico “ENOXAPARINA”. 4º: Agregó que mediante la Resolución núm. 11061 de 24 de abril de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos declaró infundadas las oposiciones presentadas y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca "ENOXAN" (nominativa), para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad LAFRANCOL S.A. 5º: Señaló que contra dicha decisión interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria.

El primero de ellos, a través de la Resolución núm. 27073 de 29 de agosto de 2007, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 34815 de 25 de octubre de 2007, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas violó los artículos 134, 135, literales a) y b), y 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación. Señaló que al encontrarse previamente registrada la marca “ENOXPAR”, para distinguir productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, el registro del signo “ENOXAN”, en la misma Clase, se torna improcedente, por ser gramática y fonéticamente similares, además de pretender distinguir productos farmacéuticos y medicamentos.

Anotó que el hecho de que los signos en conflicto versen sobre productos farmacéuticos, comprendidos en la Clase 5ª Internacional, obliga a la autoridad competente a tener una extraordinaria precaución y cuidado en el análisis que se le presenta. Manifestó que el signo “ENOXAN” no es apto para ser registrado como marca, toda vez que no cumple los requisitos de registrabilidad establecidos en las normas comunitarias, particularmente, la fuerza distintiva, dada sus semejanzas ortográficas y fonéticas con la expresión “ENOXPAR”, lo que las hace confundibles.

Indicó que las marcas enfrentadas no pueden coexistir en el mercado, porque podrían confundir a los consumidores por la evidente semejanza que existe entre ellas. Afirmó que existen criterios fijados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para realizar el cotejo entre marcas nominativas, con el fin de establecer el riesgo de confusión, entre ellos la visión en conjunto de los signos confrontados sin aislar sus componentes.

Adujo que desde el punto de vista ortográfico, gramatical y fonético, las expresiones enfrentadas son similares, por lo que al efectuar la comparación de manera conjunta, sin escindir los elementos que las conforman, se evidencia que la semejanza es absoluta. Advirtió que si bien es cierto que los signos cotejados no son idénticos, pues sus marcas registradas cuentan con las letras “P” y “R”, mientras que la marca cuestionada cuenta con una “N” al final, también lo es que tal diferencia es insuficiente para otorgarle identidad, toda vez que el factor determinante aquí radica en la vocal “A” y no en las consonantes.

Explicó que al ser ambos vocablos agudos y trisílabos, “el golpe fonético” de la sílaba tónica en uno y otro caso (XAN – PAR) es el que marca la recordación en el público consumidor y al ser estos tan similares se genera un inmenso riesgo de confusión por parte de los consumidores. Alegó que también se violaron los artículos 3º del CCA y 13 de la Constitución Política, porque la SIC no tuvo en cuenta que la actora radicó la solicitud de registro de su signo como marca el 2 de agosto de 2005, con anterioridad a la marca cuestionada “ENOXAN”, por lo que tenía derecho prioritario sobre la expresión. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.

La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que el signo “ENOXAN” posee la fuerza distintiva necesaria para ser considerada como marca y no reproduce una expresión genérica, como tampoco se genera confusión entre esta y la marca “ENOXPAR”, debido a que cada una cuenta con elementos que permiten diferenciarlas.

Advirtió que las marcas cotejadas tienen una grafía distinta en sus terminaciones, lo cual hace una evidente diferencia fonética y ortográfica, que aleja cualquier evento de confusión, haciendo que puedan coexistir en el mercado de manera pacífica. II.-2. LAFRANCOL S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, no obstante haber sido notificada, guardó silencio.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa del proceso, la demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda. La demandada y la Agencia del Ministerio Público guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó[2]: “[…] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo ENOXAN (denominativo) solicitado a registro resultaría confundible con la marca ENOXPAR ( denominativa), es pertinente analizar el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.   b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo ENOXAN (denominativo) y la marca ENOXPAR (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.3.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.

Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. […] 2.6. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado ENOXAN (denominativo) y la marca ENOXPAR (denominativa). […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, a través de la Resolución núm. 11061 de 24 de abril de 2007, concedió el registro como marca del signo “ENOXAN” (nominativo), a la sociedad LAFRANCOL S.A., para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] productos farmacéuticos y medicamentos [ ]”, por estimar que entre dicha marca y la marca “ENOXPAR” (nominativa), previamente registrada en favor de la actora, que distingue productos[3] de la misma Clase, no existen semejanzas susceptibles de generar confusión, porque tienen diferencias en sus terminaciones.

Al respecto, la demandante alegó que dicho signo es similar ortográfica, gramatical y fonéticamente con su marca previamente registrada, “ENOXPAR”, razón por la cual son confundibles. Que, además, ambos signos distinguen productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, lo que obliga a la autoridad competente a tener una extraordinaria precaución y cuidado en el análisis que se le presenta.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]” y que “[…] no procede la interpretación del artículo 134, ni de los Literales a) y b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto no es objeto de la controversia el concepto de marca, los requisitos de un signo, ni la distintividad intrínseca de una marca […]”.

El texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;  […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Ahora, en este caso, es importante tener en cuenta que las marcas registradas protegen medicamentos o productos farmacéuticos de la referida Clase 5ª Internacional. La Sala ha precisado en otras oportunidades y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas, porque lo cierto es que en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal”.[4] Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: ENOXAN MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (NOMINATIVA) ENOXPAR MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (NOMINATIVA) La Sala observa que las marcas controvertidas consisten exclusivamente de un elemento denominativo.

Ahora bien, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto demostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. […]”.

Antes de ello, cabe señalar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común que forman parte de las marcas farmacéuticas al realizar el examen comparativo de las mismas. Al efecto, se trae a colación la sentencia proferida el 9 de junio de 2011[5], en la que la Sala dijo lo siguiente: “[…] En consonancia con los anteriores comentarios, la Sala considera que en tratándose de marcas farmacéuticas en cuya estructura se emplean prefijos, sufijos, raíces o desinencias que actúan como partículas evocativas de los productos que ellas amparan, (verbigracia, OPTI, DERMA, NEURO, etc.), resulta procedente su registro, siempre y cuando contengan elementos adicionales que contribuyan a su distintividad.

A contrario sensu, no son registrables las marcas farmacéuticas que contengan expresiones de uso común, cuya naturaleza no sea propia de esos productos, en razón de que, como ya se dijo, la jurisprudencia comunitaria exige un mayor rigor en el registro de esas marcas, por estar de por medio la salud pública. […] En ese orden de ideas, las partículas de uso común que forman parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ya que en estos casos es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que lo integra.

Así lo ha precisado la Sala, en sentencias de 27 de abril de 2006 (Exp. 7145, C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 11 de mayo de 2006 (Expediente 8429, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 16 de noviembre de 2006 (Exp. 266, C. P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO); 10 de mayo de 2007 (Exp. 255. C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 14 de junio de 2007 (Exp. 231, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 30 de agosto de 2007 (Exp. 185 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 349, C. P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 236 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 15 de noviembre de 2007 (Exp. 269 C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 24 de enero de 2008 (Exp. 105 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); y 7 de febrero de 2008 (Exp. 182, C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO), entre otras [ ]” (Destacado fuera de texto).

Sin embargo, debe advertirse que si la exclusión de los componentes de esas características llega a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo analizando los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto, conforme lo señaló el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial, emitida con el núm. 664-IP-2018, cuando al efecto sostuvo: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegara a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]”.

En la página web de la demandada[6] figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la concesión de los actos administrativos acusados se encontraban registradas para la citada Clase 5ª y que contienen la expresión “ENOX”, tal como lo demuestra el siguiente listado: |MARCA |TITULAR | |AGGRENOX (NOMINATIVA) |BOEHRINGER INGELHEIM GMBH | | |&CO.KC. | |TYFENOX (NOMINATIVA) |LABORATORIOS BUSSIE S.A. | |TRISENOX (NOMINATIVA) |CEPHALON, INC. | |CLEENOX (NOMINATIVA) |PROCAPS S.A. | |RIGENOX (NOMINATIVA) |LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S. | |HENOXIL (NOMINATIVA) |LABORATORIOS ADROMACO S.A. | Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común. Al ser una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Por lo tanto, la actora, como titular de unas marcas que incluyen un elemento de uso común, esto es “ENOX”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula de uso común en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, porque se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general e inapropiable.[7] Sobre el particular, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “ENOX”, que forma parte de las marcas cotejadas, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que al excluirla se reducen las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica entre las marcas “ENOXAN” y “ENOXPAR”, la Sala advierte que si bien es cierto que dichas denominaciones tienen en común la partícula de uso común “ENOX”, la cual, como se dijo antes, puede ser utilizada por cualquier persona para conformar sus marcas, no lo es menos que esta expresión, en cada uno de los signos en disputa, se encuentra combinada con terminaciones diferentes, dado que la marca cuestionada termina en “AN” mientras que el signo opositor termina en “PAR”.

Dichas marcas tienen secuencias de consonantes diferentes en sus terminaciones, pues el primer signo cuestionado tiene la “N” y el segundo signo previamente cuestionado contiene “P”-“R”, lo que hace que visualmente no sean confundibles. Referente a la similitud fonética es preciso indicar que su pronunciación es diferente, pues lo cierto es que no es dable confundir las terminaciones “AN” con “PAR”, dado que la entonación de sus consonantes es clara.

En efecto, al utilizar terminaciones diferentes también se genera un impacto fonético distinto, teniendo en cuenta que la partícula de uso común “ENOX” en cada uno de las marcas en controversia se encuentra combinada con consonantes diferentes, esto es, con la “N” (en la marca cuestionada) y con la “P” y “R” (en la marca previamente registrada), las cuales al ser pronunciadas son claramente diferenciables, lo que no ocurre, por ejemplo con las consonantes “S” y “X”, que sí emiten un sonido similar.

Por lo tanto, la Sala considera que el hecho de que las marcas en conflicto utilicen terminaciones diferentes, hace que el impacto visual y fonético no sea similar, pues lo cierto es que no es dable confundir la terminación de la marca cuestionada “AN” con “PAR” de la marca previamente registrada. Ello, en razón de que al acudir al método de cotejo sucesivo, se puede apreciar que el empleo de terminaciones distintas, le aporta una fuerza distintiva especial a los signos, para que sean registrables, sin que se lleve a entender que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.[8] En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas enfrentadas son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto.

Así las cosas, del análisis de los conceptos señalados y de los signos confrontados, la Sala no encuentra similitud ortográfica, ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, en cuanto que la marca solicitada cuestionada “ENOXAN” (nominativa) es lo suficientemente distintiva frente a la marca opositora. Al respecto, se precisa que la referida marca cuestionada al estar acompañada de la terminación “AN”, es decir, de otro elemento diferente a la marca previamente registrada, genera un signo completamente distintivo y diferente al ya registrado, que está acompañado de la partícula “PAR”, y resulta registrable, conforme lo indicó esta Sección en la precitada sentencia, proferida el 9 de junio de 2011, cuando al efecto dijo: “[…] En consonancia con los anteriores comentarios, la Sala considera que en tratándose de marcas farmacéuticas en cuya estructura se emplean prefijos, sufijos, raíces o desinencias que actúan como partículas evocativas de los productos que ellas amparan, (verbigracia, OPTI, DERMA, NEURO, etc.), resulta procedente su registro, siempre y cuando contengan elementos adicionales que contribuyan a su distintividad. […] ya que en estos casos es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que lo integra [ ]” (Destacado fuera de texto).

Ahora, la Sala encuentra que debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a) de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas, dado que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Sin embargo, cabe advertir que si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos productos, al amparar los de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, requieren de un examen más riguroso sobre su confundibilidad, también lo es que no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de la clase de productos en disputa o de su origen empresarial, habida cuenta que la marca cuestionada se encuentra acompañada de otro elemento diferente al signo previamente registrado, que la hace suficientemente distintiva y registrable.

Por último, en lo referente al argumento de que la SIC violó los artículos 3º del CCA y 13 de la Constitución Política, porque no tuvo en cuenta que la actora radicó la solicitud de registro de su signo como marca el 2 de agosto de 2005, con anterioridad a la marca cuestionada “ENOXAN” y, por consiguiente, tenía derecho prioritario sobre su expresión, la Sala no evidencia dicha violación, debido a que no se probó el trato discriminatorio alegado por la demandante, además que la obligación de la SIC es realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del análisis efectuado ya sea sobre signos idénticos o similares[9], de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150[10] de la Decisión 486.[11] Ello, en consideración a que la función principal del ente registrador es proteger al público consumidor y a las empresas competidoras, frente a la confusión que generaría el registro de un signo distintivo, respecto a una marca idéntica o similar, así la Oficina nacional no hubiera tenido conocimiento de la existencia de dicha marca.

No puede perderse de vista que el propósito de la legislación marcaria no es únicamente proteger el interés particular relativo a los derechos conferidos mediante el registro de una marca, sino el interés general de los consumidores. En este orden de ideas, al poseer la marca solicitada del tercero interesado en las resultas del proceso, “ENOXAN”, la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre los signos confrontados la posibilidad de confusión o error en el consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas por la sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

De ahí que asistiera razón a la parte demandada en oponerse a las pretensiones de la demanda aduciendo su legalidad. En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: El contenido de la presente providencia, publíquese en la página web del Consejo de Estado. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 23 de abril de 2020. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [2] Proceso 321-IP-2019. [3] “[…] productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebé, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y moldes dentales, desinfectantes y productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas [ ]”. [4] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019, C.P. (E) Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 1101032400020090053500. [5] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2011, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, número único de radicación 1101032400020050010501. [6] www.sipi.gov.co.

Consultada el 17 de abril de 2020. [7] Así lo ha expresado reiteradamente esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de octubre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020140025300. [8] Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P. (E) Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 110010324000201201330037900. [9] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006901. [10] “[…] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución[…]”. [11] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020130046300.