PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto PIRELLI y la marca nominativa PINELLI previamente registrada / SIGNOS DE FANTASÍA – No se pueden cotejar desde el aspecto ideológico o conceptual / CONEXIÓN COMPETITIVA – Criterios / RIESGO DE CONFUSIÓN Y RIESGO DE ASOCIACIÓN / PRINCIPIOS PRIOR TEMPORE, POTIOR IURE E IN DUBIO PRO SIGNO PRIORI – Aplicación: debe protegerse la marca previamente registrada / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto PIRELLI en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud y riesgos de confusión y asociación con la marca nominativa PINELLI registrada en la misma clase / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Respecto a la similitud ortográfica entre las marcas “PIRELLI” y “PINELLI”, la Sala advierte significativas similitudes en sus raíces y en sus terminaciones, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambas marcas coinciden en 6 letras “P”- “I”-“E”- “L”- “L” “I”; y que la única diferencia radica en la letra “R” de la marca cuestionada, la cual no provee la suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarla de la marca previamente registrada, como quiera que la marca solicitada reproduce las letras “P”- “I”-“E”- “L”- “L” “I” de la marca registrada, en las cuales se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión. Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que tienen un sonido o pronunciación similar, por cuanto las marcas cotejadas coinciden en las letras “P”- “I”-“E”- “L”- “L” “I”. […] En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas enfrentadas son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto.
De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas tanto ortográficas como fonéticas entre la marca cuestionada y la marca previamente registrada, existe riesgo de confusión directa. […] [L]a Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.
En el caso sub lite, la marca cuestionada “PIRELLI” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Vestidos, calzados y sombrerería […]”. La marca previamente registrada, “PINELLI”, distingue los mismos productos de la citada Clase 25: “[…] Vestidos, calzados y sombrerería [ ]”.
De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, habida cuenta que las marcas cotejadas amparan los mismos productos, los cuales se pueden promocionar por los mismos medios, -folletos, televisión, prensa-; suelen expenderse en los mismos establecimientos; y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud de las marcas y a que identifican los mismos productos.
Así las cosas, al existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión, que conllevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas lo que llevará al consumidor en mención a creer que los productos que distinguen ambas marcas provienen del mismo titular.
Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos identificados con esas marcas son de fabricantes relacionados económicamente. MARCA NOTORIA - Protección / MARCA NOTORIA – Prueba / NOTORIEDAD DE LA MARCA – Análisis probatorio / MARCA NOTORIA – No se probó tal condición respecto del signo PIRELLI / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Para la Sala, los documentos allegados por la actora no demuestran la notoriedad de la marca “PIRELLI”, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
En efecto, en primer lugar se observa que los documentos titulados “Cien Años” y “El Desfile Fuoriconcorso de Bentleys” son de julio de 2007 y de junio de 2019; y el denominado “The Mission” se encuentra sin fecha, es decir que no prueban que al momento de la solicitud de registro de la marca cuestionada, “PIRELLI”, esto es, el 11 de agosto de 2005, fuera notoriamente conocida, teniendo en cuenta que “[…] la notoriedad debe ser probada al momento de la solicitud de registro […]”.
En segundo lugar, algunas pruebas no cuentan con traducción oficial, requisito este que debe ser cumplido, conforme lo establece el artículo 260 del CPC (hoy artículo 251 del Código General del Proceso). En tercer lugar, las pruebas no dan cuenta sobre las cifras de ventas e ingresos percibidos respecto de la citada marca “PIRELLI” ni de un amplio despliegue publicitario que hubiera hecho que dicha marca fuera conocida por un alto porcentaje de la población en general, para el sector pertinente de vestidos, calzados y sombrerería, factores estos, entre otros, que pueden ser determinantes para probar la notoriedad de la marca, conforme a los criterios antes expuestos. […] Asimismo, cabe resaltar que la marca notoria “[…] es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente […]”, conforme lo indicó la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso.
Además, no puede perderse de vista que la marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquella difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios, lo cual no puede predicarse en este caso. En igual sentido, debe resaltarse que para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial en el cual se haya reconocido dicha condición, sino que es necesario presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio en cada caso en particular FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 230 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00017-00 Actor: PIRELLI & C.S.P.A Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho TESIS: ENTRE LA MARCA SOLICITADA DE LA ACTORA “PIRELLI” Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “PINELLI” EXISTEN SEMEJANZAS SIGNIFICATIVAS Y UNA RELACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUEN.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La sociedad PIRELLI & C.S.P.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, prevista en el artículo artículo 85 del CCA, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Es nula la Resolución núm. 24005 de 3 de agosto de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC. 2ª.
Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca nominativa “PIRELLI” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, así como publicar la sentencia que se dicte en el proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 11 de agosto de 2005 solicitó el registro como marca del signo nominativo "PIRELLI" (mixta), para amparar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, el cual fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial el 30 de septiembre de 2005, presentándose oposición por parte de la sociedad MANUFACTURAS ELIOT S.A., por encontrarla similarmente confundible con su signo “PINELLI”. 2°: Agregó que mediante la Resolución núm. 029362 de 30 de octubre de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro de la marca "PIRELLI" (mixta), para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, decisión frente a la cual la sociedad MANUFACTURAS ELIOT S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación. 3º: El 15 de enero de 2007, a través de la Resolución núm. 000189, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, decidió el recurso de reposición interpuesto de manera confirmatoria. 4º: El 3 de agosto de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial al resolver el recurso de apelación, mediante la Resolución núm. 24005, revocó la Resolución núm. 000189 y, en su lugar, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad MANUFACTURAS ELIOT S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, y denegó el registro de la marca “PIRELLI” (mixta), para identificar productos de la citada Clase 25 Internacional.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC al expedir la resolución demandada violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,[1] de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, toda vez que las marcas en conflicto no generan confusión en el público consumidor, pues, contrario a lo expresado por la entidad demandada, falta la primera de las condiciones establecidas en la norma señalada para concluir que un signo es irregistrable, error de apreciación que la llevó a denegar equívocamente el registro de la marca “PIRELLI” (mixta), para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
Agregó que no basta con que dos signos sean semejantes para concluir que uno de ellos es irregistrable por encontrarse en la causal descrita anteriormente, sino que, además, es necesario que tales semejanzas sean realmente capaces de generar confusión en el público consumidor. Señaló que la SIC dejó de analizar hechos de gran relevancia que demuestran que los signos “PINELLI” y “PIRELLI” pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público consumidor, circunstancias estas que permiten concluir que las marcas en conflicto coinciden en algunas letras, pero que no resultan ser suficientes para que los consumidores las confundan en el mercado.
Resaltó que la marca cuestionada es suficientemente distintiva y, en consecuencia, es registrable, sin que exista riesgo alguno de ser confundida con la marca previamente registrada “PINELLI”. Adujo que las circunstancias que la entidad demandada omitió son las siguientes: 1.- El conocimiento previo que los consumidores tienen de la marca “PIRELLI”.
Explicó que la SIC dejó de examinar, en primera medida, que el elemento nominativo de la marca “PIRELLI” predomina por sobre el elemento gráfico; y, en segunda medida, que los consumidores colombianos han estado en contacto con dicha marca desde hace más de 33 años, de modo que al encontrar en el mercado productos de la Clase 25 identificados con dicha marca, resultaría lógico que la asociarán con aquella, ya que la reconocen y están acostumbrados a encontrarla en el comercio. 2.- El carácter notorio del signo “PIRELLI”.
Indicó que los consumidores colombianos no solamente han estado acostumbrados a encontrar en el mercado productos identificados con la marca “PIRELLI”, desde hace más de 33 años, sino que reconocen que el mencionado signo es notoriamente conocido, por cuanto ha sido ampliamente difundido, tiene un uso generalizado y está ligado a un producto que puede comunicarse con el consumidor y diferenciarse de otros productos. 3.- La actual coexistencia de las marcas “PIRELLI” y “PINELLI”, para identificar productos que se encuentran relacionados en la misma clase, sin que hasta ahora se haya generado confusión en el mercado.
Afirmó que aunque los signos en controversia comparten algunas letras en su composición, el conocimiento y la notoriedad de la marca solicitada impiden que se confunda con la marca de la sociedad opositora, coexistiendo en el mercado pacíficamente sin generar ningún riesgo de confusión al público consumidor para identificar productos relacionados.
De lo anterior, concluyó que el acto acusado no se ajusta a derecho, por cuanto fue el resultado de la falta de consideración de los hechos y circunstancias que permiten evidenciar que los signos en pugna no representan confusión alguna para los consumidores, cumpliendo así lo previsto en el artículo 134 de la Decisión 486. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.
La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal del acto acusado se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que el signo solicitado está compuesto dentro del término “PIRELLI” con un diseño especial de letras, donde la letra “P”, inicial, comprende el resto de la expresión. Anotó que la marca previamente registrada está compuesta por la expresión “PINELLI”, que se presenta de forma nominativa sin ningún distintivo gráfico.
Indicó que al cotejar las marcas en controversia se encuentran similitudes de orden ortográfico y fonético, ya que tienen vocales idénticas y en el mismo orden e igual sílaba final, lo que lleva a concluir que su coexistencia en el mercado induciría al público consumidor a error. Adujo que conceptualmente no procede la comparación entre los signos en conflicto, en la medida en que carecen de significado conocido por el público consumidor.
Alegó que desde el punto de vista fonético y ortográfico son confundibles, pues en su parte nominativa solo difieren en una consonante, lo cual no le otorga a la marca cuestionada solicitada la suficiente distintividad que permita diferenciarla de la marca previamente registrada, generando riesgo de confusión. Advirtió que si bien es cierto que el signo solicitado, a diferencia del previamente registrado, tiene naturaleza mixta, por lo que contiene un estilo especial de letras, también lo es que el elemento que predomina es el nominativo sobre el gráfico, con base en el cual se encuentra confundible con la marca registrada.
Que lo anterior generaría en la mente del consumidor la idea de que los productos que distinguen los signos en conflicto provienen del mismo empresario, al adquirir un producto de la marca solicitada con la convicción errada de que se trata de uno protegido por la marca previamente registrada, induciendo a error. Sostuvo que, por lo anterior, la marca cuestionada no tiene la suficiente fuerza distintiva, característica esencial que debe poseer una marca, en la medida que presenta semejanzas con la marca previamente registrada, susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación. Afirmó que la marca solicitada pretende la protección de productos ya protegidos por la marca previamente registrada, lo cual implica que además de tratarse de signos similarmente confundibles, existe una conexión competitiva, que impiden la posibilidad que coexistan en el mercado.
Manifestó que no es viable la afirmación de la actora acerca de la coexistencia pacífica, en tanto existe un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas. Precisó que la coexistencia pacífica no impide el ejercicio de la SIC para determinar la registrabilidad o irregistrabilidad en cada caso particular del signo solicitado, con el fin de proceder a su negación o concesión, como se decidió en el acto acusado.
Con respecto al carácter notorio de la marca cuestionada, señaló que para que proceda el reconocimiento previo de la notoriedad de un signo distintivo, esta se debe realizar por parte de la autoridad nacional competente y en cualquier país miembro, para este caso, en Colombia, le corresponde a la SIC, petición que a la fecha no ha sido solicitada por la actora.
Observó que cuando la aquí demandante solicitó el registro del signo cuestionado no se basó en la notoriedad del mismo, ni allegó pruebas y factores establecidos en la Decisión 486, en su artículo 228, para demostrar la notoriedad del mismo. Expresó que dicha notoriedad debió ser probada en el momento procesal oportuno, es decir, al presentar las observaciones.
Que no puede pretender hoy, mediante la acción de nulidad y restablecimiento, manifestar el argumento de notoriedad. II.-2. MANUFACTURAS ELIOT S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificada guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, la parte demandante y demandada reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma; y la Agencia del Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó[2]: “[…] 1.1.
En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado PIRELLI (mixto) y la marca previamente registrada PINELLI (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.
Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. En vista que la controversia radica en la supuesta confusión entre el signo solicitado PIRELLI (mixto) y la marca registrada PINELLI (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.5.
En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii)Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.
Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 2.6.
Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo PIRELLI (mixto) y la marca previamente registrada PINELLI (denominativa). […] 3.
La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba 3.1. Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado PIRELLI (mixto) tendría la calidad de notoriamente conocido, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. […] 3.3. En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. 3.4.
De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 3.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente. […] La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen el principio de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro.
Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente.
Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”.
Y es que los “hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba. La marca notoria extracomunitaria no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas. […] 3.7.
Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer si la marca PINELLI (denominativa) habría estado incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 3.9.
El artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. 3.10.
En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, debe tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 3.11.
El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realizar acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.
Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular. […] 3.13. Si la marca renombrada y la marca notoria en la Decisión 486 son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas, pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios.
En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente. […] 3.15. Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina. 3.16.
En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si el signo PIRELLI (mixto) solicitado por PIRELLI & C.S.P.A., era notoriamente conocido en la Comunidad Andina al momento de haber sido solicitado, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso. […] 4.1. Toda vez que PIRELLI & C.S.P.A. señaló que su signo solicitado PIRELLI (mixto) coexistió con la marca PINELLI (denominativa) sin configurarse algún tipo de confusión en el mercado.
En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de la existencia de hecho de marcas” o “coexistencia pacífica en signos”. 4.2. El fenómeno denominado la “coexistencia pacífica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un período considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos. 4.3.
Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un período prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. 4.4.
Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores. […] 4.6.
En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión. 4.7.
En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual; es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica. c) Debe darse por un período razonable de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor.
El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básico, que con productos suntuarios. d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. […]”.
VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, a través de la Resolución núm. 24005 de 3 de agosto de 2007, negó el registro del signo “PIRELLI” (mixto), para distinguir los productos de la Clase 25[3] de la Clasificación Internacional de Niza, por estimar que no posee la suficiente fuerza distintiva, en tanto es similar a la marca previamente registrada “PINELLI” (nominativa), que distingue también productos de la Clase 25[4] Internacional, además de que tienen conexidad competitiva.
Al respecto, la actora alegó que los signos enfrentados no generan confusión en el público consumidor, dado que el signo cuestionado posee suficiente distintividad. Asimismo, adujo que la SIC omitió examinar el conocimiento previo que los consumidores tienen de la marca “PIRELLI”, su carácter notorio y la actual coexistencia de esta marca con la previamente registrada “PINELLI”, para identificar productos que se encuentran relacionados en la misma clase, sin que hasta ahora se haya generado confusión en el mercado.
Explicó que aunque los signos en controversia comparten algunas letras en su composición, el conocimiento y la notoriedad de la marca solicitada impiden que se confunda con la previamente registrada, coexistiendo en el mercado pacíficamente sin generar ningún riesgo de confusión al público consumidor para identificar productos relacionados.
El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literal a), 224, 228 y 230 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente” y “[…] por establecer la regulación de los signos notoriamente conocidos […]”, y que “[…] no procede la interpretación prejudicial del artículo 134 de la Decisión 486 por no tratarse la controversia del concepto de marca […]”.
El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. […] Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique, b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique […]”.
Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.
Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así: [pic] MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (MIXTA)[5] PINELLI MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (NOMINATIVA)[6] Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta (“PIRELLI”), como es la solicitada por la demandante, con una marca nominativa (“PINELLI”), previamente registrada, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.
La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas controvertidas no así las gráficas que las acompañan; son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue, amén de que los productos amparados bajo los mismos son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de aquellas.
En este orden de ideas, no existe duda que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico. Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii)Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.
Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”.
Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”.[7] Respecto a la similitud ortográfica entre las marcas “PIRELLI” y “PINELLI”, la Sala advierte significativas similitudes en sus raíces y en sus terminaciones, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambas marcas coinciden en 6 letras “P”- “I”-“E”- “L”- “L” “I”; y que la única diferencia radica en la letra “R” de la marca cuestionada, la cual no provee la suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarla de la marca previamente registrada, como quiera que la marca solicitada reproduce las letras “P”- “I”-“E”- “L”- “L” “I” de la marca registrada, en las cuales se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión. Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que tienen un sonido o pronunciación similar, por cuanto las marcas cotejadas coinciden en las letras “P”- “I”-“E”- “L”- “L” “I”.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal similitud: PIRELLI- PINELLI PIRELLI- PINELLI PIRELLI- PINELLI PIRELLI- PINELLI PIRELLI- PINELLI PIRELLI- PINELLI PIRELLI- PINELLI PIRELLI- PINELLI PIRELLI- PINELLI PIRELLI- PINELLI PIRELLI- PINELLI PIRELLI- PINELLI PIRELLI- PINELLI PIRELLI- PINELLI PIRELLI- PINELLI PIRELLI- PINELLI En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas enfrentadas son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto.
De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas tanto ortográficas como fonéticas entre la marca cuestionada y la marca previamente registrada, existe riesgo de confusión directa. Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) o de asociación en el público consumidor […].
Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2018[8] trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.
En el caso sub lite, la marca cuestionada “PIRELLI” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Vestidos, calzados y sombrerería […]”. La marca previamente registrada, “PINELLI”, distingue los mismos productos de la citada Clase 25: “[…] Vestidos, calzados y sombrerería [ ]”.
De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, habida cuenta que las marcas cotejadas amparan los mismos productos, los cuales se pueden promocionar por los mismos medios, -folletos, televisión, prensa-; suelen expenderse en los mismos establecimientos; y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud de las marcas y a que identifican los mismos productos.
Así las cosas, al existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión, que conllevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas lo que llevará al consumidor en mención a creer que los productos que distinguen ambas marcas provienen del mismo titular.
Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos identificados con esas marcas son de fabricantes relacionados económicamente. Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015[9], que ahora se prohíja, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).
(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Destacado fuera de texto).
Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca previamente registrada, esto es, “PINELLI”. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales[10]: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). […]”. Ahora, la demandante también alegó que su marca es notoriamente conocida. En relación con las marcas notorias y su protección, es del caso traer a colación la sentencia proferida el 22 de mayo de 2014[11], en la que se precisó, con fundamento en la interpretación prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] Con relación a la notoriedad de las marcas y su prueba, el mismo Tribunal de Justicia precisó: “El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.
El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.
(Las negrillas y subrayas fuera de texto) En consecuencia, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba […].” En consecuencia, como lo indicó el Tribunal en la transcripción que antecede, “la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba”, ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.
Para el efecto, en el caso bajo examen, la demandante aportó las siguientes pruebas para demostrar la notoriedad de dicha marca: -Documento denominado “Cien Años” de “PIRELLI”, de julio de 2007, en el que se hace una reseña de lo que ha sido la marca y su crecimiento por el mundo entero durante los 100 años de su existencia[12]. -Documento titulado “El Desfile Fuoriconcorso de Bentleys” de “PIRELLI”, de junio de 2019.[13] -Documento titulado “The Mission” del grupo “PIRELLI”, en idioma inglés y sin fecha.[14] -Catálogo “PIRELLI PRODUCT CATALOG & PRICE LIST”, en idioma inglés.[15] -Certificado expedido el 26 de septiembre de 2007, por LUZ VILMA GUEVARA C, Revisor Fiscal de PIRELLI DE COLOMBIA S.A., Miembro de Amézquita & Cía. S.A., a través del cual certificó que: “[…] De acuerdo con los libros oficiales de contabilidad de la compañía, los siguientes saldos corresponden a los ingresos operacionales de los años 1999 hasta el 2006 de la sociedad PIRELLI DE COLOMBIA S.A., en Colombia [ ][16]. -Imágenes correspondientes a la publicidad de la marca “PIRELLI”, en prensa y revistas en Colombia, desde 11 de diciembre de 2002 a 12 de septiembre de 2007, del producto llantas.[17] -Certificado de existencia y representación legal de la empresa PIRELLI DE COLOMBIA S.A.[18] -Copia del expediente administrativo núm. 07-053.657, referente a la notoriedad de la marca “PIRELLI”.[19] -Copias de los certificados de registro para la marca “PIRELLI”, en las Clases 12, 14 y 18, que demuestran que tales marcas fueron concedidas en marzo y mayo de 2006.[20] -Copias de los certificados de registro para la marca “PIRELLI”, en las Clases 7ª, 9ª, 12 y 17, que hacen constar que dichas marcas se encuentran vigentes hasta el 25 de octubre de 2019.[21] Para la Sala, los documentos allegados por la actora no demuestran la notoriedad de la marca “PIRELLI”, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
En efecto, en primer lugar se observa que los documentos titulados “Cien Años” y “El Desfile Fuoriconcorso de Bentleys” son de julio de 2007 y de junio de 2019; y el denominado “The Mission” se encuentra sin fecha, es decir que no prueban que al momento de la solicitud de registro de la marca cuestionada, “PIRELLI”, esto es, el 11 de agosto de 2005, fuera notoriamente conocida, teniendo en cuenta que “[…] la notoriedad debe ser probada al momento de la solicitud de registro […]”[22].
En segundo lugar, algunas pruebas no cuentan con traducción oficial, requisito este que debe ser cumplido, conforme lo establece el artículo 260 del CPC (hoy artículo 251 del Código General del Proceso). En tercer lugar, las pruebas no dan cuenta sobre las cifras de ventas e ingresos percibidos respecto de la citada marca “PIRELLI” ni de un amplio despliegue publicitario que hubiera hecho que dicha marca fuera conocida por un alto porcentaje de la población en general, para el sector pertinente de vestidos, calzados y sombrerería, factores estos, entre otros, que pueden ser determinantes para probar la notoriedad de la marca, conforme a los criterios antes expuestos.
En efecto, la certificación expedida por el Revisor Fiscal da cuenta sobre los ingresos operacionales de la sociedad PIRELLI DE COLOMBIA S.A., en Colombia en los años 1999 hasta el 2006, en general, y no específicamente del signo cuestionado, aunado al hecho de que las imágenes de publicidad de la marca “PIRELLI”, en prensa y revistas de este país, allegadas al expediente, están referidas a llantas, producto este que no corresponde al sector pertinente de vestidos, calzados y sombrerería, que son los pretende amparar a través de la marca cuestionada.
Al respecto, conviene traer a colación nuevamente la sentencia antes citada, proferida el 22 de mayo de 2014[23], en la que, en relación con el análisis de pruebas allegadas para demostrar la notoriedad de una marca, en un caso similar, se precisó: “[…] Para la Sala, los documentos allegados por la actora no resultan suficientes para demostrar la notoriedad de la marca “RENEWAL”, habida cuenta de que si bien aportó fotocopia de las pautas publicitarias en diferentes revistas y periódicos (El Tiempo) y dos certificaciones en las que consta el monto de la inversión efectuada por dicho concepto, no hay prueba dentro del proceso que de cuenta sobre las cifras de ventas e ingresos percibidos respecto del signo en mención, factor este, entre otros, indispensable para determinar la notoriedad de la marca […]” (Destacado fuera de texto).
Asimismo, cabe resaltar que la marca notoria “[…] es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente […]”, conforme lo indicó la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso. Además, no puede perderse de vista que la marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquella difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios, lo cual no puede predicarse en este caso.
En igual sentido, debe resaltarse que para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial en el cual se haya reconocido dicha condición, sino que es necesario presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio en cada caso en particular, pues como lo indicó la Interpretación Prejudicial: “[…] 3.11.
El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realizar acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.
Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular […]”. Ahora, en lo concerniente al argumento de la actora relativo a que las marcas cotejadas han coexistido de manera pacífica por varios años, lo que lleva a afirmar como presunción de derecho que no hay riesgo de confusión entre esas marcas, se considera que este argumento no es de recibo, por cuanto, conforme lo ha señalado el Tribunal “[…] la “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la existencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis […]”.[24] Frente a este aspecto, la Sala debe puntualizar que el presente proceso judicial se inició con fundamento en que en la actuación administrativa, adelantada por la SIC, prosperó el argumento del titular de la marca previamente registrada, “PINELLI”, sobre un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas, lo cual pone de manifiesto que la coexistencia de las marcas no puede considerarse pacífica, pues como lo señaló el Tribunal en la interpretación rendida, para que ello sea así “[ ] No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación [ ]”.
Además, a fin de demostrar la alegada coexistencia pacífica de las marcas cotejadas, no se aportó prueba alguna que permita afirmar que dichas marcas han compartido escenarios de publicidad efectiva, sin que hubiera riesgo de confusión, ni análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, cuya carga le correspondía a la actora, como bien lo indicó el Tribunal en el numeral 4.6 de la interpretación prejudicial rendida en este proceso, a saber: “[…] 4.6.
En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión [ ]”.
En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas por la sociedad demandante y que le asistió razón a la SIC al denegar la marca “PIRELLI”, para amparar los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado.
En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: El contenido de la presente providencia, publíquese en la página web del Consejo de Estado. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 30 de abril de 2020. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [2] Proceso 235-IP-2018. [3] “[…] Vestidos, calzados y sombrerería […]”. [4] “[…] Vestidos, calzados y sombrerería […]”. [5] Folio 72 del cuaderno principal [6] Folio 72 del cuaderno principal [7] Proceso 235-IP-2018 [8] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001032400020090031400. [9] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020080006500. [10] Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. [11] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020080005300. [12] Folios 88 a 91 del C. Anexo 1. [13] Folios 309 a 311 del Cuaderno Principal. [14] Folios 97 a 109 del C. Anexo 2. [15] Folios 111 a 145 del C. Anexo 2. [16] Folio 80 del C. Anexo 2. [17] Folios 81 a 87 del del C. Anexo 2. [18] Folios 92 a 95 del C. Anexo 2. [19] Folios 248 a 302 del Cuaderno Principal; 214 a 415 del C. Anexo; 2 a 79 del C. Anexo 2. [20] Folios 303 a 308 del Cuaderno Principal. [21] Folios 416 a 422 del C. Anexo 1. [22] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de mayo de 2015, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 1100103240002000061020. [23] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020080005300. [24] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2016, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020090062900.