PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo AVINA y la marca nominativa AVENE previamente registrada / MARCA EN IDIOMA EXTRANJERO – Su pronunciación debe hacerse en español / SIGNOS DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo nominativo AVINA en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza por no tener similitud con la marca nominativa AVENE previamente registrada en la misma clase Respecto a la similitud ortográfica entre la marca cuestionada “AVINA” y la marca previamente registrada “AVENE”, es preciso indicar que si bien es cierto que dichas palabras tienen en común la letra “A” al inicio y las consonantes “V” y “N”, también lo es que estas consonantes en cada una de las marcas bajo análisis se encuentran combinadas con vocales diferentes; en la marca cuestionada las citadas consonantes se encuentran combinadas con la “I” y la “A”, mientras que en la marca previamente registrada se encuentran combinadas con la “E” y “E”, lo que hace que ortográficamente no sean confundibles.

En otras palabras, dichas marcas tienen secuencias de vocales diferentes, en cuanto en la primera marca está “A”-“I”-“A” y la segunda marca contiene “A”-“E”-“E”, lo que hace que visualmente sean diferentes. Además, tienen diferentes terminaciones dado que la marca cuestionada tiene la terminación “NA”, mientras que la marca opositora tiene como terminación “NE”.

En relación con la similitud fonética, la Sala observa que la pronunciación de los signos enfrentados es diferente, pues la expresión cuestionada se pronuncia A-VI-NA y la denominación previamente registrada A-VE-NE, es decir, como suenan. […] Sobre el particular, se advierte que las vocales dan un matiz diferenciador y contundente a las denominaciones cotejadas, al asumir una importancia decisiva para fijar la sonoridad dentro las mismas, conforme lo indicó el Tribunal, en la interpretación, cuando al efecto sostuvo: […] Además, cabe precisar que si bien es cierto que las vocales en las marcas confrontadas están ubicadas en la misma posición, así como sus sílabas tónicas “VI” y “VE”, también lo es que al ser diferentes las vocales, la sonoridad difiere.

Así mismo, se debe puntualizar que aunque la marca previamente registrada sea una palabra francés, su pronunciación debe hacerse en español, pues es una palabra que no es reconocida conceptualmente por los consumidores, […] Adicionalmente, la Sala considera que el hecho de que las marcas en conflicto utilicen terminaciones diferentes, hace que el impacto visual y fonético no sea similar, pues lo cierto es que no es dable confundir la terminación de la marca cuestionada “NA” con “NE” de la marca previamente registrada.

Ello, en razón de que al acudir al método de cotejo sucesivo, se puede apreciar que el empleo de terminaciones distintas, le aporta una fuerza distintiva especial a los signos, para que sean registrables, sin que lleve a entenderse que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala tampoco la advierte.

En efecto, se estima, por una parte, que la marca cuestionada “AVINA” es un signo de fantasía, pues no tiene un significado propio en el idioma castellano. Por otra parte, la expresión “AVENE” es una palabra en francés, que traduce en avenar (dar salida al agua que hay en un terreno por medio de zanjas o cañerías a través del sistema fluvial), significado que no es del conocimiento común o de uso generalizado, vale decir, no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano, por lo que se considera como marca de fantasía. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto.

Frente a este asunto, cabe señalar que esta Sección en la sentencia de 2 de marzo de 2017 indicó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial, que los signos compuestos por una o más palabras en idioma extranjero, que no formen parte del conocimiento común, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede su registro como marca. […] Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica, fonética, ni conceptual que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada “AVINA” es diferente de la marca opositora.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo AVINA y la marca nominativa AVENE previamente registrada / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es AV en la clase 3 / LEXEMA O RAÍZ LÉXICA [C]abe resaltar que el Tribunal señaló que se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema o raíz léxica.

En efecto, las marcas cotejadas comparten la raíz léxica: “AV”. Al consultar la página web de la entidad demandada, figuran las siguientes marcas registradas para la citada Clase 3ª, que contienen el vocablo “AV”, […] De acuerdo con lo anterior, se trata de un vocablo de uso común y débil en relación con los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Además, es un lexema, en tanto que es el elemento que no cambia dentro de las denominaciones antes citadas. Sin embargo, por ser usual y débil, en relación con los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, no puede ser utilizado o apropiado únicamente por un titular marcario, es decir, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00495-00 Actor: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa TESIS: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “AVINA” Y LA PREVIAMENTE REGISTRADA “AVENE” DE LA ACTORA NO EXISTEN SIMILITUDES ORTOGRÁFICAS, NI FONÉTICAS, NI CONCEPTUALES SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La sociedad PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,[1] de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 44739 de 31 de agosto de 2009, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca" y 55674 de 29 de octubre de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 27206 de 27 de mayo de 2010, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 13 de marzo de 1999, la sociedad LABORATORIOS BAGO DE COLOMBIA solicitó el registro como marca del signo nominativo "AVINA" (nominativa), para amparar productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. 2°: Que una vez publicada la solicitud, la sociedad actora formuló oposición contra la misma, con fundamento en el alto riesgo de confusión con su marca "AVENE" (nominativa), de la cual es titular, para identificar productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Agregó que mediante la Resolución núm. 44739 de 31 de agosto de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca "AVINA" (nominativa), en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad LABORATORIOS BAGO DE COLOMBIA LTDA. 4º: Señaló que contra dicha decisión interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa; el primero de ellos, a través de la Resolución núm. 55674 de 29 de octubre de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 27206 de 27 de mayo de 2010, expedido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto concedió el registro de la marca "AVINA" (nominativa), en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad LABORATORIOS BAGO DE COLOMBIA LTDA., que es similarmente confundible con su marca "AVENE" (nominativa), que también ampara productos de la citada Clase 3ª.

Manifestó que las marcas cotejadas son nominativas, pues están conformadas únicamente por palabras, sin ningún gráfico adicional. Señaló que existen criterios fijados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para realizar el cotejo entre marcas nominativas, con el fin de establecer el riesgo de confusión, entre ellas, el cotejo o visión en conjunto de los signos comparables y el análisis de las semejanzas más que de las diferencias entre los mismos.

Adujo que para determinar la semejanza o confusión entre dos marcas cotejadas se deben tener en cuenta las similitudes ortográficas, fonéticas, visuales e ideológicas, lo cual no ocurrió en el caso bajo estudio, dado que, a su juicio, la SIC efectuó un examen ligero en los actos administrativos demandados, llegando a la conclusión errada que los signos en conflicto no eran confundibles.

Indicó que al realizar la comparación ortográfica y visual entre las marcas "AVENE" y "AVINA", se puede establecer que ambas presentan una secuencia similar en la estructura vocálica y que la longitud de dichas expresiones es idéntica, por lo que de haberse realizado un análisis correcto se habría establecido que eran similarmente confundibles.

Afirmó que para que se presente la similitud fonética entre dos marcas, no es necesario que todas las letras que las componen deben ser las mismas, porque de ser así se estaría hablando de confundibilidad entre signos idénticos; que el riesgo de confusión también se puede originar entre expresiones similares; y que no es imprescindible que la pronunciación sea la misma sino que basta una semejanza capaz de producir riesgo de confusión o asociación. Precisó que la marca nominativa “AVINA” comparte una gran similitud fonológica con la ya registrada “AVENE”, derivada de la coincidencia entre la disposición de sus vocales y consonantes y la localización del núcleo silábico en la segunda sílaba de cada palabra, en el que se aprecia una evidente semejanza acústica, articulatoria y respiratoria, lo que, a su juicio, genera confusión en la mente de quien los pronuncia y origina en el mercado la existencia de un riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

Aclaró que por ser un término en idioma francés, la última letra “E” no se pronuncia. Afirmó que los productos que pretende amparar la marca “AVINA” son idénticos a los que distingue la ya registrada “AVENE”, los cuales se encuentran en la Clase 3ª Internacional, configurándose riesgo de confusión en el consumidor y, en consecuencia, la marca “AVINA” es irregistrable.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que al efectuar el examen en conjunto de las marcas cotejadas, en las cuales predomina el elemento denominativo, desde el punto de vista visual, a pesar de que comparten 3 letras (“A”, “V” y “N”), las marcas cotejadas tienen un claro aspecto diferenciador en las respectivas vocales y su ubicación, que hace que visualmente no exista riesgo de confusión, en tanto que la “I” y la “A” en la marca cuestionada “AVINA” y la “E” y “E” en la marca previamente registrada “AVENE”, hacen que visualmente no exista riesgo de confusión. Indicó que bajo el punto de vista conceptual o ideológico tampoco existen similitudes, pues la marca cuestionada al no evocar un concepto determinado se puede considerar como una expresión de fantasía, mientras que la marca opositora “AVENE”, aunque no se encuentra en la lengua castellana es posible que el consumidor fácilmente la asocie con la palabra avena, que sí tiene un significado concreto y conocible.

Sostuvo que bajo el punto de vista fonético se hacen mucho más evidente y predominante las capacidades de distintividad, propias de cada marca en controversia, pues la estructura de sus composiciones hace que fonéticamente se escuchen diferentes, a pesar de que compartan una vocal (la “A”) y dos consonantes ( “V” y “N”), ya que al momento de agruparlas, con sus respectivos complementos, cambian totalmente el sonido y el consumidor las podrá percibir claramente como diferentes.

Alegó que a pesar de que ambas marcas comparten 3 letras es evidente que sus estructuras morfológicas son diferentes, dado que existe una diferencia fundamental en las composiciones silábicas del medio y del final, en una es VI-NA y en la otra es VE-NE, haciendo que la pronunciación o tonalidades fonéticas sea totalmente disímil la una de la otra.

Adujo que, además de lo expuesto, existe una clara distinción en las terminaciones NA y NE, que en tratándose de marcas, cuya existencia es corta, pueden eventualmente generar cambios esenciales en la estructura morfológica de un signo, máxime cuando también existen diferencias en el medio de la misma estructura. Anotó que, igualmente, se puede observar que la unidad lingüística de las marcas cotejadas no admiten confusiones, teniendo en cuenta que están conformadas por una secuencia vocálica diferente, en donde en la marca cuestionada es A-I-A y en la marca previamente registrada es A-E-E, haciendo que el público consumidor singularice cada sonoridad.

Manifestó que bajo los parámetros del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no se presenta similitud ortográfica, porque la secuencia de las vocales es diferente. Afirmó que las terminaciones son diferentes y que las raíces también, debido a que AVI y AVE se pronuncian, se vocalizan, se escuchan, se escriben y se visualizan totalmente diferentes.

Concluyó que la marca “AVINA” tiene la suficiente capacidad distintiva y que, por ende, era registrable. II.-2. LABORATORIOS BAGO DE COLOMBIA LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haberle sido notificada la demanda, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, tanto la parte demandante como demandada reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma. La Agencia del Ministerio Público, guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó[2]: “[…] 1.1.

En vista de que en el proceso interno se discute si el signo AVINA (denominativo) y la marca AVENE (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.   b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos denominativos 1.2. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo AVINA (denominativo) y la marca AVENE (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 1.4.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 1.5.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado AVINA (denominativo) y la marca AVENE (denominativa) […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC mediante la Resolución núm. 44739 de 31 de agosto de 2009 concedió el registro de la marca solicitada “AVINA” (nominativa), al titular LABORATORIOS BAGO DE COLOMBIA LTDA., para amparar los siguientes productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;

(preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos […]”. Al respecto, la demandante alegó que dicha marca es similarmente confundible con su marca "AVENE" (nominativa), que también ampara productos de la citada Clase 3ª. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a) de la Decisión 486.

El texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;  […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: AVINA MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (NOMINATIVA) AVENE MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (NOMINATIVA) En atención a lo anterior, no existe duda alguna de que se trata de marcas denominativas. Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto demostraría cómo es captada la marca en el mercado […]” (Las negrillas fuera de texto).

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. […]”.

Antes de ello, cabe resaltar que el Tribunal señaló que se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema o raíz léxica. En efecto, las marcas cotejadas comparten la raíz léxica: “AV”. Al consultar la página web de la entidad demandada[3], figuran las siguientes marcas registradas para la citada Clase 3ª, que contienen el vocablo “AV”, tal como lo demuestra el siguiente listado: |MARCA |TITULAR | |AVENT (NOMINATIVA) |KONINKLIJKE PHILIPS | |AVION (MIXTA) |MIGUEL FERNANDO PARRA | | |HERNÁNDEZ | |AVANTOR (NOMINATIVA) |AVANTOR PERFORMACE MATERIALS, | | |INC. | |AVENABON (NOMINATIVA) |LABORATORIOS FARMACEUTICOS | | |PHALAC S.A. | | AVON ESSENTIAL (MIXTA) |AVON PRODUCTS, INC. | De acuerdo con lo anterior, se trata de un vocablo de uso común y débil en relación con los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Además, es un lexema, en tanto que es el elemento que no cambia dentro de las denominaciones antes citadas. Sin embargo, por ser usual y débil, en relación con los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, no puede ser utilizado o apropiado únicamente por un titular marcario, es decir, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Respecto a la similitud ortográfica entre la marca cuestionada “AVINA” y la marca previamente registrada “AVENE”, es preciso indicar que si bien es cierto que dichas palabras tienen en común la letra “A” al inicio y las consonantes “V” y “N”, también lo es que estas consonantes en cada una de las marcas bajo análisis se encuentran combinadas con vocales diferentes; en la marca cuestionada las citadas consonantes se encuentran combinadas con la “I” y la “A”, mientras que en la marca previamente registrada se encuentran combinadas con la “E” y “E”, lo que hace que ortográficamente no sean confundibles.

En otras palabras, dichas marcas tienen secuencias de vocales diferentes, en cuanto en la primera marca está “A”-“I”-“A” y la segunda marca contiene “A”-“E”-“E”, lo que hace que visualmente sean diferentes. Además, tienen diferentes terminaciones dado que la marca cuestionada tiene la terminación “NA”, mientras que la marca opositora tiene como terminación “NE”.

En relación con la similitud fonética, la Sala observa que la pronunciación de los signos enfrentados es diferente, pues la expresión cuestionada se pronuncia A-VI-NA y la denominación previamente registrada A-VE-NE, es decir, como suenan. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: A- VI- NA A-VE-NE A-VI-NA A-VE-NE A- VI- NA A-VE-NE A-VI-NA A-VE-NE A- VI- NA A-VE-NE A-VI-NA A-VE-NE A-VI- NA A-VE-NE A-VI-NA A-VE-NE Sobre el particular, se advierte que las vocales dan un matiz diferenciador y contundente a las denominaciones cotejadas, al asumir una importancia decisiva para fijar la sonoridad dentro las mismas, conforme lo indicó el Tribunal, en la interpretación, cuando al efecto sostuvo: “[…] Se debe observar el orden de las vocales […] asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación […]”[4].

Además, cabe precisar que si bien es cierto que las vocales en las marcas confrontadas están ubicadas en la misma posición, así como sus sílabas tónicas “VI” y “VE”, también lo es que al ser diferentes las vocales, la sonoridad difiere. Así mismo, se debe puntualizar que aunque la marca previamente registrada sea una palabra francés, su pronunciación debe hacerse en español, pues es una palabra que no es reconocida conceptualmente por los consumidores, conforme lo señaló esta Sección en la sentencia[5], en la que se dijo lo siguiente: “[…] Respecto de la similitud fonética debe señalarse que aunque el signo que pretende registrarse se encuentra compuesto por dos vocablos en inglés, su pronunciación debe hacerse en español pues son palabras que no son reconocidas conceptualmente por los consumidores, razón por la cual su pronunciación tampoco se hará en idioma inglés. Vale la pena destacar algunas consideraciones hechas en la interpretación prejudicial 159-IP-2006: “Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, ya citado)[…](Las negrillas y subrayas fuera de texto).” Adicionalmente, la Sala considera que el hecho de que las marcas en conflicto utilicen terminaciones diferentes, hace que el impacto visual y fonético no sea similar, pues lo cierto es que no es dable confundir la terminación de la marca cuestionada “NA” con “NE” de la marca previamente registrada.

Ello, en razón de que al acudir al método de cotejo sucesivo, se puede apreciar que el empleo de terminaciones distintas, le aporta una fuerza distintiva especial a los signos, para que sean registrables, sin que lleve a entenderse que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.[6] En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala tampoco la advierte.

En efecto, se estima, por una parte, que la marca cuestionada “AVINA” es un signo de fantasía, pues no tiene un significado propio en el idioma castellano. Por otra parte, la expresión “AVENE” es una palabra en francés, que traduce en avenar (dar salida al agua que hay en un terreno por medio de zanjas o cañerías a través del sistema fluvial)[7], significado que no es del conocimiento común o de uso generalizado, vale decir, no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano, por lo que se considera como marca de fantasía. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto.

Frente a este asunto, cabe señalar que esta Sección en la sentencia de 2 de marzo de 2017[8] indicó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial, que los signos compuestos por una o más palabras en idioma extranjero, que no formen parte del conocimiento común, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede su registro como marca.

Al efecto, expresó: “[…] En relación con la norma comunitaria en estudio el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, precisó: “… Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañan, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto”.

(Las negrillas y subrayas fuera de texto.) Así mismo, el mencionado Tribunal expresó que se deberá determinar si el significado del signo solicitado para registro es conocido por el público consumidor, para posteriormente establecer si podría generar engaño y de esta forma proceder a su registro. […] En el caso sub examine, se observa que el término “FLEXSTEEL” se forma por la combinación de dos expresiones del idioma inglés, cuyo significado separado de cada una no es del conocimiento común o de uso generalizado, vale decir, no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano, por lo que se podría considerar como signo de fantasía y desde esta perspectiva bien podría ser registrable […]”.

Posteriormente, la Sala en la sentencia de 17 de agosto de 2017[9] reiteró el anterior criterio, con fundamento en la Interpretación Prejudicial, al sostener: “[…] En relación con las palabras en idioma extranjero, el Tribunal expresó lo siguiente: “[…] 4.2. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marca. 4.3.

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables […].” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica, fonética, ni conceptual que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada “AVINA” es diferente de la marca opositora. Ahora, la Sala encuentra que debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a) de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violó la norma invocada por la sociedad demandante y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “AVENE”, para amparar los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: El contenido de la presente providencia, publíquese en la página web del Consejo de Estado. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 23 de abril de 2020. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [2] Proceso 96-IP-2019. [3] www.sipi.gov.co. [4] Las negrillas y subrayas fuera de texto. [5] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de diciembre de 2007, C. P. Martha Sofía Sanz Tobón, número único de radicación 11001-03-24-000-2004-00321-01.

Pronunciamiento reiterado en la sentencia de 12 de julio de 2018, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C. P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24-000- 2013-00463-00. [6] Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P. (E) Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 110010324000201201330037900. [7] De conformidad con THE FREE DICTIONARY BY FARLEX.

Consultado el 13 de abril de 2020. [8] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de marzo de 2017, C. P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2013-00054-00. [9] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de agosto de 2017, C. P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2014-00259-00.