PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo CONEXIÓN POSITIVA y la marca nominativa previamente registrada CONEXIONES / MARCAS COMPUESTAS / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo nominativo CONEXIÓN POSITIVA en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud con la marca nominativa CONEXIONES registrada en la clase 16 / EXPRESIÓN CONEXIÓN POSITIVA – Es registrable como marca al poseer la suficiente distintividad Respecto a la similitud ortográfica entre la marca cuestionada, “CONEXION POSITIVA”, y la marca previamente registrada, “CONEXIONES”, en primer lugar, se considera que si bien es cierto las marcas cotejadas coinciden en las letras C-O-N-E-X-I-O-N, también lo es que la marca cuestionada se encuentra acompañada de la expresión “POSITIVA”, que adiciona fuerza distintiva al conjunto marcario y contribuye a diferenciarla de la marca previamente registrada de la actora, la cual además termina en las letras “ES”.

En otras palabras, la expresión “POSITIVA” de la marca cuestionada refuerza las diferencias entre las marcas en disputa y permite al consumidor vincularla con un origen empresarial determinado. En segundo lugar, la extensión o longitud de los signos confrontados es diferente porque la marca cuestionada solicitada, “CONEXION POSITIVA”, cuenta con 2 palabras, 16 letras, 8 consonantes, 8 vocales, mientras que la marca previamente registrada, “CONEXIONES”, está conformada de una sola palabra, 10 letras, 5 consonantes y 5 vocales, aunado al hecho de que existen diferencias en las vocales y consonantes presentes en cada marca.

Asimismo, las sílabas que las componen son diferentes, pues en la cuestionada la comprenden 7 sílabas, esto es, “CO-NE-XION PO-SI-TI-VA”, mientras que la opositora cuenta con 4 sílabas solamente “CO-NE-XIO-NES”. Por todo lo anterior, la Sala concluye que no hay una similitud ortográfica. Respecto de la similitud fonética la Sala estima que la pronunciación de los signos enfrentados es completamente diferente, pues si bien comparten la partícula “CONEXION”, el hecho de que las marcas en conflicto utilicen terminaciones diferentes hace que el impacto visual y fonético no sea similar, pues lo cierto es que no es dable confundir la terminación de la marca cuestionada “TI-VA” con “XIO-NES” del signo previamente registrado. […]Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que la expresión cuestionada, “CONEXION POSITIVA”, se conforma de dos palabras conocidas en el lenguaje castellano, la primera, “CONEXION”, que significa “[…] enlace, atadura, trabazón, concatenación de una cosa con otra […]” y, la segunda, “POSITIVA”, que se define como “[…] cierto, efectivo, verdadero y que no ofrece duda […]”, de conformidad con la página web http://www.rae.es.

Por su parte, la marca previamente registrada, “CONEXIONES”, de la cual es titular la actora, es el plural de la palabra “CONEXIÓN”, pero al no contener la palabra “POSITIVA”, de la marca cuestionada, evoca un concepto distinto al del signo cuestionado, “CONEXION POSITIVA”, pues en este la expresión “POSITIVA” evoca que la conexión es cierta, efectiva, verdadera y que no hace duda.

Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, no existe semejanza en los signos enfrentados. Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no encuentra similitud ortográfica ni fonética ni ideológica, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, en cuanto que la marca nominativa cuestionada, “CONEXION POSITIVA”, es lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras, al contener la expresión “POSITIVA”, que le da un matiz diferenciador y contundente y la dota por sí misma de la suficiente carga semántica, la cual le da una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de su origen empresarial.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00207-00 Actor: AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. – AIRES S.A Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA NI CONCEPTUAL QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE LAS MARCAS “CONEXIÓN POSITIVA” Y “CONEXIONES”, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE TERMINACIONES DISTINTAS, QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por a sociedad AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. – AIRES S.A.- mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[1], de la Comisión de la Comunidad Andina[2], tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 10620 de 27 de febrero de 2009, "Por la cual se decide una solicitud de registro", 18130 de 20 de abril de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[3]; y 32662 de 30 de junio de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 8 de mayo de 2006, la sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo "CONEXION POSITIVA", para amparar servicios comprendidos en la Clase 35[4] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[5]. 2°: Que una vez publicada la solicitud, junto con la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. presentaron oposición contra el registro solicitado, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con la marca nominativa “CONEXIONES” y el lema comercial “ENERGÍA POSITIVA”.

El primer signo, requerido por ella en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y, el segundo, previamente registrado en las clases 35, 36 y 37. 3º: Que mediante Resolución núm. 10620 de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos[6] de la SIC, declaró infundada las oposiciones interpuestas y, en consecuencia, concedió el registro del signo nominativo "CONEXION POSITIVA", en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera desfavorable.

El primero de ellos, a través de la Resolución núm. 18130 de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 32662 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó los cargos de violación, en síntesis, así: Que la SIC al expedir las resoluciones demandadas, violó los artículos 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación. Señaló que la SIC no realizó la debida comparación marcaria entre los signos nominativos “CONEXIONES” y “CONEXION POSITIVA”, apartándose de las reglas de cotejo establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, toda vez que no tuvo en cuenta la similitud presente entre los mismos, tales como, las coincidencias visuales, ortográficas y fonéticas.

Añadió que el cotejo entre marcas debe realizarse en conjunto y no de forma individual, de manera completa, íntegra e idónea, procurando revisar los signos y elementos que conforman cada una de ellas, con el fin de establecer si existe algún riesgo de confusión que pueda inducir a error al público consumidor, análisis este que no ocurrió en el caso sub examine, por cuanto la SIC fraccionó las expresiones cotejadas en sílabas y letras, comparándolas por partes y no de manera conjunta.

Manifestó que respecto del origen empresarial de los productos que identifica cada una de las marcas en conflicto y dadas las semejanzas mencionadas anteriormente, el público consumidor podría llegar a pensar que las mismas provienen de una misma sociedad. Aseguró que la sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A., solamente está diversificando su portafolio al lanzar al mercado un nuevo producto con una marca similar a la de su propiedad.

Indicó que, a su juicio, las marcas en conflicto tienen finalidades similares, por cuanto el signo “CONEXION POSITIVA” se dirige a prestar servicios de información, publicaciones de promoción, de publicidad y afines, a través de los productos que distingue la marca “CONEXIONES”, los cuales son de imprenta, fotografía y caracteres de imprenta, siendo necesarios para la generación de los servicios ya mencionados, lo que pone de manifiesto, a su juicio, la complementariedad entre sí. Mencionó que la palabra “POSITIVA” no le otorga suficiente distintividad al signo objeto de conflicto, toda vez que dicha expresión simplemente adjetiviza a la partícula “CONEXION”.

Alegó que los actos administrativos acusados también desconocieron lo previsto en los artículos 3º del CCA; 1° y 3° de la Ley 489 de 30 de diciembre de 1998[7]; y 15 de la Ley 962 de 6 de septiembre de 2005[8]. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda. Indicó que entre las marcas “CONEXION POSITIVA” y “CONEXIONES”, después de un primer impacto general, no existe similitud susceptible de generar riesgo de confusión o asociación para el público consumidor, toda vez que los demás elementos incluidos en ellas les otorgan diferencias visuales y fonéticas que permiten su coexistencia. Mencionó que al verificar la conexidad competitiva, se encontró que los productos de papelería comprendidos en la Clase 16, que identifica la marca previamente registrada “CONEXIONES” (nominativa), están dirigidos a satisfacer necesidades diferentes a las que se satisfacen con los servicios de gestión o negocios, administración, publicidad y trabajos de oficina de la Clase 35, que distingue la marca “CONEXION POSITIVA” y, por ende, utiliza medios de comercialización y publicidad distintos.

II.2. La sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificada, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, tanto la parte demandante como la entidad demandada, el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó[9]: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de la marca. 1.1. En el proceso el demandante alega que no corresponde conceder el signo CONEXION POSITIVA (denominativo), toda vez que el mismo carecía de distintividad; por lo tanto, es pertinente analizar el artículo 135 de la Decisión 486, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal b), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad;

(…)” […] 1.4. La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. […] 2.6. El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica.

En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. […] El origen empresarial de una marca 1.9. Dentro del proceso interno el demandante afirmó que el signo solicitado no puede ser asociado a un origen empresarial en particular, por lo que no cumple con la función diferenciadora de una marca. 1.11.

La distintividad está de la mano con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros, y a su vez está ligado al origen empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen. 1.12. Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto del otro, debe tener claro de quién proviene y así evitar el riesgo de confusión. 2.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo CONEXION POSITIVA (denominativo) solicitado a registro es confundible o no, con la marca CONEXIONES (denominativa), es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 2.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.   b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 2.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas. a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas es las que puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante, colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: […] 2.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 3.

Comparación entre signos denominativos 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo CONEXION POSITIVA (denominativo) solicitado a registro y la marca CONEXIONES (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 3.3.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los Segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo CONEXION POSITIVA (denominativo) solicitado a registro y la marca CONEXIONES (denominativa). […] 4.

Conexión entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza. 4.1. En el proceso interno se alegó que existe conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto; en ese sentido, corresponde analizar este tema. 4.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. […] 4.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de lo signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexidad cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios.

Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. […] 4.5.

Los criterios de Sustituibilidad (intercambiabilidad, complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 10620 de 2009, concedió el registro de la marca nominativa “CONEXION POSITIVA” al titular CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A., para amparar los siguientes servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Publicidad.

Gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; especialmente, realización o ubicación de publicidad para otros en cualquier sistema de comunicación, acceso a la información publicitaria, la transcripción, la composición, la sistematización de comunicaciones, así como la compilación de datos de cualquier índole, mercadeo: alquiler de publicidad; motores de búsqueda publicitaria; directorios de información; exhibiciones; información: correo publicitario; promoción de productos y servicios de otros espacios para patrocinadores de servicios relacionados con la publicación e información […]”.

Por su parte, la demandante alegó que dicha marca carece de distintividad y resulta similarmente confundible con su marca nominativa “CONEXIONES”, que ampara productos en la Clase 16[10]. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 135, literal b), y 136, literal a) de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente […]”.

Adicionalmente, interpretó de oficio el artículo 151 de la Decisión 486 “[…] con el fin de tratar el tema de la conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza[…]”. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: CONEXION POSITIVA MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA [11] CONEXIONES MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA [12] Además, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que como en este caso los signos están compuestos únicamente por elementos denominativos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre este tipo de signos: “[…] i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”.

(Resaltado fuera de texto) Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. […]”.

Además, cabe resaltar que tratándose de marcas compuestas, esta Sección en sentencia de 22 de mayo de 2014[13], precisó: “[…] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: “Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50- IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005) […]”.

(Resaltado fuera de texto). Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto. Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y, de la otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Respecto a la similitud ortográfica entre la marca cuestionada, “CONEXION POSITIVA”, y la marca previamente registrada, “CONEXIONES”, en primer lugar, se considera que si bien es cierto las marcas cotejadas coinciden en las letras C-O-N-E-X-I-O-N, también lo es que la marca cuestionada se encuentra acompañada de la expresión “POSITIVA”, que adiciona fuerza distintiva al conjunto marcario y contribuye a diferenciarla de la marca previamente registrada de la actora, la cual además termina en las letras “ES”.

En otras palabras, la expresión “POSITIVA” de la marca cuestionada refuerza las diferencias entre las marcas en disputa y permite al consumidor vincularla con un origen empresarial determinado. En segundo lugar, la extensión o longitud de los signos confrontados es diferente porque la marca cuestionada solicitada, “CONEXION POSITIVA”, cuenta con 2 palabras, 16 letras, 8 consonantes, 8 vocales, mientras que la marca previamente registrada, “CONEXIONES”, está conformada de una sola palabra, 10 letras, 5 consonantes y 5 vocales, aunado al hecho de que existen diferencias en las vocales y consonantes presentes en cada marca.

Asimismo, las sílabas que las componen son diferentes, pues en la cuestionada la comprenden 7 sílabas, esto es, “CO-NE-XION PO-SI-TI-VA”, mientras que la opositora cuenta con 4 sílabas solamente “CO-NE-XIO-NES”. Por todo lo anterior, la Sala concluye que no hay una similitud ortográfica. Respecto de la similitud fonética la Sala estima que la pronunciación de los signos enfrentados es completamente diferente, pues si bien comparten la partícula “CONEXION”, el hecho de que las marcas en conflicto utilicen terminaciones diferentes hace que el impacto visual y fonético no sea similar, pues lo cierto es que no es dable confundir la terminación de la marca cuestionada “TI-VA” con “XIO-NES” del signo previamente registrado.

Lo anterior, en razón a que al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de terminaciones distintas le aporta una fuerza distintiva especial a los signos, para que sean registrables, sin que se lleve a entender que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.[14] Además, la pronunciación de los signos enfrentados es diferente, dado que la expresión “POSITIVA” le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante de la marca cuestionada.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal diferencia: CONEXION POSITIVA – CONEXIONES – CONEXION POSITIVA - CONEXIONES CONEXION POSITIVA – CONEXIONES – CONEXION POSITIVA - CONEXIONES CONEXION POSITIVA – CONEXIONES – CONEXION POSITIVA - CONEXIONES CONEXION POSITIVA – CONEXIONES – CONEXION POSITIVA - CONEXIONES Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que la expresión cuestionada, “CONEXION POSITIVA”, se conforma de dos palabras conocidas en el lenguaje castellano, la primera, “CONEXION”, que significa “[…] enlace, atadura, trabazón, concatenación de una cosa con otra […]” y, la segunda, “POSITIVA”, que se define como “[…] cierto, efectivo, verdadero y que no ofrece duda […]”, de conformidad con la página web http://www.rae.es[15].

Por su parte, la marca previamente registrada, “CONEXIONES”, de la cual es titular la actora, es el plural de la palabra “CONEXIÓN”, pero al no contener la palabra “POSITIVA”, de la marca cuestionada, evoca un concepto distinto al del signo cuestionado, “CONEXION POSITIVA”, pues en este la expresión “POSITIVA” evoca que la conexión es cierta, efectiva, verdadera y que no hace duda.

Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, no existe semejanza en los signos enfrentados. Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no encuentra similitud ortográfica ni fonética ni ideológica, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, en cuanto que la marca nominativa cuestionada, “CONEXION POSITIVA”, es lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras, al contener la expresión “POSITIVA”, que le da un matiz diferenciador y contundente y la dota por sí misma de la suficiente carga semántica, la cual le da una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de su origen empresarial.

En este orden de ideas, la Sala encuentra que debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas, de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos y servicios que identifican los signos debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Lo precedente pone de manifiesto que la expresión “CONEXIÓN POSITIVA” sí resulta registrable como marca, habida cuenta que posee la suficiente distintividad, no sólo desde el punto de vista intrínseco, en cuanto tiene la capacidad de distinguir los productos que ampara de los de la competencia, sino también desde la perspectiva extrínseca, esto es, que puede diferenciarse de otras marcas en el mercado.

Y al ser distintiva la referida marca, cumple con la función de indicar el origen empresarial e, incluso, de la calidad del producto, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor, por lo que tampoco se evidencia alguna transgresión del artículo 135, literal b), de la Decisión 486. Ahora, la Sala observa que la SIC tampoco vulneró los artículos 3º del CCA; 1° y 3º de la Ley 489  1998; y 15 la Ley 962 de 2005, teniendo en cuenta que el registro de la marca cuestionada fue otorgado conforme a las normas pertinentes sobre la materia y que la obligación de dicha entidad es realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del análisis efectuado ya sea sobre signos idénticos o similares[16], de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150[17] de la Decisión 486[18].

Por todo lo anterior, la Sala concluye que no se violaron los artículos 135, literal b), 136, literal a) y 151 de la Decisión 486; y que le asistió razón a la entidad demandada al conceder la marca nominativa “CONEXION POSITIVA”, para amparar los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que se adoptó en cada uno de ellos.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: El contenido de la presente providencia, publíquese en la página web del Consejo de Estado. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 26 de junio de 2020. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [2] En adelante Decisión 486. [3] En adelante SIC. [4] Esta marca fue solicitada para amparar los siguientes servicios: “[…] Publicidad. gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; especialmente, realización o ubicación de publicidad para otros en cualquier sistema de comunicación, acceso a la información publicitaria, la transcripción, la composición, la sistematización de comunicaciones, así como la compilación de datos de cualquier índole, mercadeo: alquiler de publicidad; motores de búsqueda publicitaria; directorios de información; exhibiciones; información: correo publicitario; promoción de productos y servicios de otros espacios para patrocinadores de servicios relacionados con la publicación e información […]”. [5] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [6] Hoy Dirección de Signos Distintivos. [7] “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.” [8] “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”. [9] Proceso 436-IP-2019. [10] Esta marca fue registrada para amparar los siguientes productos: “[…] Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés […]”. [11] Folio 26 del cuaderno principal. [12] Folio 28 del cuaderno principal. [13] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00053-00, M.P. María Elizabeth García González. [14] Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P. (E) Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 110010324000201201330037900.

Criterio reiterado recientemente. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de abril de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001032400020120100049500. [15]Dirección de la Real Academia Española. Consultada el 8 de junio de 2020. [16] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006901. [17] “[…] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución[…]”. [18] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020130046300.