11001-03-24-000-2010-00152-00 — Consejo de Estado

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Cancelación por no uso / ACTO QUE NIEGA LA CANCELACIÓN DE UN REGISTRO POR NO USO – Acción procedente / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Es la que procede para controvertir acto que negó la solicitud de cancelación de un registro marcario por no uso al existir un interés particular / ADECUACIÓN DE LA ACCIÓN - De nulidad a nulidad y restablecimiento del derecho / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Caducidad / EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN - Probada [L]a Sala considera que cuando se demanda un acto administrativo expedido por la SIC, por medio del cual se deniega la cancelación de un registro marcario, el mecanismo procedente para demandar la decisión es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del CCA, por cuanto hay un interés particular en disputa, esto es, el derecho preferente que se obtiene con la decisión favorable o la posibilidad de cancelar un registro que, a juicio del demandante, presenta similitudes con una marca de la que es titular y, por lo tanto, se produciría un restablecimiento automático del derecho, así no se solicite. […] En virtud de lo anterior, es claro que en el presente caso el actor sí tenía un interés particular y concreto en la anulación de los actos administrativos demandados, por lo tanto la acción procedente no era la de nulidad sino la de nulidad y restablecimiento del derecho.

Por lo precedente, la Sala adecuará la demanda promovida por el señor HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA, en ejercicio de la acción de nulidad, a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del CCA. Ahora, teniendo en cuenta que dicha acción está sometida a un término de caducidad, es del caso realizar el análisis al respecto, por ser presupuesto de procedibilidad para ejercitarla, además de que la entidad demandada la propuso como excepción. […] Al revisar el escrito de la demanda, se observa que este se radicó en la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 25 de febrero de 2010, según consta a folio 52 del cuaderno principal, y no el 8 de abril de 2010, conforme lo anotó la parte demandada, pues esta última fecha corresponde al día en que se realizó el reparto de la demanda (folio 53 del citado cuaderno).

Ahora, se tiene que el acto administrativo que agotó la vía gubernativa se notificó a la parte actora el 24 de diciembre de 2008, y a partir del día siguiente a este se debe computar el término de caducidad de los cuatro (4) meses señalado en la norma transcrita, esto es, el 26 de diciembre de 2008 y venció el 26 de abril de 2009, pero como quiera que ese día fue domingo, se extendió el cómputo hasta el día hábil subsiguiente, el 27 de abril de 2009, conforme a lo preceptuado en el artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal.

Siendo ello así, resulta evidente que al haberse presentado la demanda, que dio origen a este proceso, el día 25 de febrero de 2010, esto es, luego de transcurrido más de cuatro (4) meses después de la notificación surtida para el actor de la última de las resoluciones acusadas, la misma se presentó por fuera del término previsto en la Ley y, como consecuencia de ello, operó el fenómeno jurídico de la caducidad.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 136 NUMERAL 2 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00152-00 Actor: HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho TESIS: CUANDO LO QUE SE PRETENDE DEMANDAR ES UN ACTO ADMINISTRATIVO, POR MEDIO DEL CUAL SE DENIEGA LA CANCELACIÓN DE UN REGISTRO MARCARIO, LA ACCIÓN PROCEDENTE ES LA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, YA QUE EXISTEN INTERESES PARTICULARES Y CONCRETOS EN DISPUTA Y, POR LO TANTO, SE PRODUCIRÍA UN RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO DEL DERECHO, ASÍ NO SE SOLICITE SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el ciudadano HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad, prevista en el artículo artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a que se declare la nulidad de las las resoluciones núms. 32978 de 15 de diciembre de 2000, "Por la cual se niega la solicitud de cancelación de un registro marcario por falta de uso”, 041042 de 27 de octubre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de industria y Comercio, en adelante SIC; y la 50402 de 28 de noviembre de 2008, "Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. El actor en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 17 de marzo de 2000 presentó solicitud de cancelación por no uso del registro de la marca nominativa “KENZO”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25[1] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[2], cuyo titular es la sociedad KENZO S.A. 2°: Agregó que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad KENZO S.A. presentó oposición a dicha solicitud. 3º: Mediante la Resolución núm. 32978 de 15 de diciembre de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos[3] de la SIC negó la cancelación por no uso de la marca nominativa “KENZO”, para distinguir productos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Afirmó que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria.

El primero de ellos, a través de la Resolución núm. 041042 de 27 de octubre de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 50402 de 28 de noviembre de 2008, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 108[4] de la Decisión 344 de 29 de octubre de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en adelante Decisión 344, por indebida aplicación. Señaló que para entrar a evaluar si la sociedad KENZO S.A. hizo uso real y efectivo de la marca “KENZO”, se debe tener en cuenta el período comprendido entre el 17 de marzo de 1997 y el 17 de marzo de 2000, toda vez que la solicitud de cancelación por no uso fue radicada en esta última fecha.

Indicó que durante el primer año, esto es, del 17 de marzo de 1997 al 17 de marzo de 1998, la sociedad KENZO S.A. no puso en el mercado ni un solo artículo distinguido por la marca “KENZO”. Afirmó que durante el segundo año se hicieron dos despachos de productos distinguidos con la marca “KENZO”; y en el tercer año, únicamente se hicieron dos despachos al País de Venezuela.

Advirtió que la sociedad KENZO S.A. no aportó prueba del uso real, serio, continuo y efectivo de la marca “KENZO” en Colombia ni en el mercado Andino durante los años 1997 a 2000. Sostuvo que no existe justificación alguna que excuse a la sociedad referida de la considerable disminución de ventas de los artículos identificados con la marca “KENZO”.

Adujo, además, que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 110[5], ibídem, por indebida aplicación. Alegó que revisado el material probatorio aportado por la sociedad KENZO S.A. no se observa que su marca se encontrara en uso real y efectivo durante el período comprendido entre el 17 de marzo de 1997 y el 17 de marzo de 2000, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, máxime si se tiene en cuenta que no fueron puestos en el mercado ni estuvieron disponibles en la cantidad y el modo que normalmente corresponde, según su naturaleza y las modalidades de comercialización dentro del territorio donde fue registrada.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por el actor, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Propuso la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida elección de la acción, porque el demandante pretende, mediante el ejercicio de la acción de nulidad, que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 32978 de 15 de diciembre de 2000, 041042 de 27 de octubre de 2008 y 50402 de 28 de noviembre de 2008; la cancelación por no uso de la marca “KENZO”, para distinguir los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; y, como consecuencia de ello, obtener el derecho preferente al registro de la marca cancelada que le otorga el artículo 168 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,[6] de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486.

Explicó que los citados actos pertenecen a los denominados actos administrativos de carácter particular, contra los cuales procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del CCA. Advirtió que, no obstante ello, el actor decidió presentar la demanda en ejercicio de la acción de nulidad, la cual procede por regla general contra actos de carácter general, con el fin de obtener la nulidad de los actos demandados y “unos intereses subjetivos”, que le otorga el citado artículo 168.

Que por tal razón, al momento de dictar sentencia, el Consejo de Estado debe declararse inhibido para tomar una decisión de fondo, por haberse configurada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida elección de la acción. Asimismo, propuso la excepción de caducidad, al estimar que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho fue presentada después de haberse superado el término de cuatro (4) meses para ello, esto es, el 8 de abril de 2009 (un año después), teniendo en cuenta que la Resolución núm. 50402 de 28 de noviembre de 2008, que agotó la vía gubernativa, quedó ejecutoriada el 26 de diciembre de 2008.

Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que la acción de cancelación prosperará cuando, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros por parte de su titular, de un licenciatario o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años precedentes a la fecha del ejercicio de la acción, situación que se asienta, al instituirse que la acción no podrá intentarse antes de transcurridos tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiere agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Anotó que para evitar que la marca sea cancelada por no uso, el titular de la misma está en la obligación de usarla y debe probar que ha hecho uso de ella, cuya prueba del uso está ceñida estrictamente a este concepto de aprovechamiento y explotación. Afirmó que la carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486.

Manifestó que el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional, situación por la que la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas, de conformidad con el régimen probatorio aplicable en el País Miembro. Indicó que de los medios probatorios allegados al proceso se puede establecer que los productos identificados con la marca “KENZO” se encuentran disponibles en Venezuela, Perú y Colombia; y que los productos han ingresado a través de importaciones realizadas por diferentes agentes económicos, como INVERSIONES CERTAIN DANGOND, en Colombia, TIENDAS POR DEPARTAMENTOS REPLAY S.A., en Perú y MINOUCHE C.A., en Venezuela.

Anotó que la comercialización realizada sobre los productos fue efectuada por el titular y por el licenciatario en debida forma. Destacó que el volumen representado por las facturas de ventas valoradas representa una cifra significativa, teniendo en cuenta que con la marca “KENZO” se identifican en el mercado de las prendas de vestir, productos de exclusividad que se comercializan en determinados establecimientos de comercio.

Adujo que quedaron probados los parámetros exigidos por el legislador comunitario, en cuanto a la presencia y disponibilidad de los productos en el mercado andino y a que las ventas alcanzadas dependieron de la naturaleza de los productos, conforme a lo previsto en el artículo 165 de la Decisión 486. Alegó que no se violaron los artículos 108 y 110 de la Decisión 344 por la SIC, dado que estas disposiciones no se encontraban vigentes al momento de expedirse los actos administrativos demandados, en tanto que dicha Decisión tuvo vigencia del 1º de enero de 1994 hasta el 1º de diciembre de 2000.

Precisó que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina determinó que: “[…] a situaciones jurídicas en curso originadas conforme a una ley anterior y que operen dentro de la nueva, se les debe aplicar la primera cuando existen derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, y la última cuando sobre dichas situaciones existen meras expectativas […]”.

II.2.- La sociedad KENZO S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, no obstante haber sido notificada, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, la parte demandante y demandada reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma; y la Agencia del Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó[7]: “[…] 1.1.

En vista de que en el proceso interno el señor Héctor Humberto Cáceres Mora solicitó la cancelación por falta de uso de la marca KENZO (denominativa), es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […] 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. […] 1.5.

El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso. […] 2.2.

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo pena que se cancele dicha marca. 2.3. El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca.

En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. […] 3.4. En el presente caso, nos detendremos a analizar al primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde.

Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere – o quiso referirse— la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos. […] 3.10. Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores. […] 3.12.

En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. […] 3.16.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La Sala debe, en primer término, pronunciarse sobre las excepciones de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida elección de la acción y de caducidad, propuestas por la SIC. En relación con la excepción de ineptitud de la demanda por indebida elección de la acción, cabe mencionar que la entidad demandada adujo que los actos administrativos acusados son de carácter particular y que frente a estos la acción procedente no sería la de nulidad, que ejerció el actor, sino la de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del CCA, habida cuenta que el demandante pretendía un interés particular, esto es, el de obtener la cancelación por no uso de la marca “KENZO”, para distinguir los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; y, como consecuencia de ello, obtener el derecho preferente al registro de la marca cancelada que le otorga el artículo 168 de la Decisión 486.

Al respecto, la Sala debe señalar que el artículo 97, numeral 7, del CPC establece de manera expresa la excepción previa denominada “Ineptitud de la demanda”, encaminada fundamentalmente a que se adecúe la misma a los requisitos de forma que permitan su análisis en sede judicial, so pena de la terminación anticipada del proceso. De acuerdo con dicha normativa, solo es viable declarar próspera dicha excepción por: (i) falta de cualquiera de los requisitos formales o (ii) por la indebida acumulación de pretensiones.

En el presente caso, como se dijo anteriormente, la entidad demandada fundamentó la excepción de ineptitud de la demanda en la “indebida elección de la acción”, falencia procesal que no da lugar a tal excepción. Por consiguiente, la Sala estima que en el presente caso no se configuró la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda. Sin embargo, la Sala estima que le asistió razón a la entidad demandada al argumentar que la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo siguiente: El actor, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad, prevista en el artículo 84 del CCA, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 32978 de 15 de diciembre de 2000, "Por la cual se niega la solicitud de cancelación de un registro marcario por falta de uso”, 041042 de 27 de octubre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y la 50402 de 28 de noviembre de 2008, "Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

Sobre el particular, la Sala considera que cuando se demanda un acto administrativo expedido por la SIC, por medio del cual se deniega la cancelación de un registro marcario, el mecanismo procedente para demandar la decisión es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del CCA, por cuanto hay un interés particular en disputa, esto es, el derecho preferente que se obtiene con la decisión favorable o la posibilidad de cancelar un registro que, a juicio del demandante, presenta similitudes con una marca de la que es titular y, por lo tanto, se produciría un restablecimiento automático del derecho, así no se solicite.

Frente a este asunto, es del caso traer a colación la providencia proferida el 15 de febrero de 2018[8], en la que se precisó, lo siguiente: “[…] es evidente que cuando se demanda un acto administrativo expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio del cual se denegó o concedió la cancelación de una marca, el mecanismo procedente para demandar la decisión es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA.

Para fundamentar la afirmación expuesta en líneas anteriores, es preciso recordar que en materia marcaria, existen tres clases de acciones o medios de control: a) nulidad absoluta, prevista en el inciso primero del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en concordancia con el artículo 137 del CPACA; b) nulidad relativa, que tiene un término de caducidad de 5 años, establecida en el inciso segundo del mismo artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y c) el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, regulado en el artículo 138 del CPACA, que procede contra los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro o que deniegan la cancelación del mismo.

Es importante recordar que según la legislación supranacional que regula los asuntos marcarios, existen tres eventos por los que se puede solicitar la cancelación de un registro: a) por no uso (artículo 65 de la Decisión 486 de 2000[9]); b) por vulgarización (artículo 169 ibídem[10]) y c) por notoriedad (artículo 235 ibídem[11]). Cuando se anula un acto administrativo que deniega un registro marcario, la consecuencia directa del pronunciamiento judicial no puede ser otra que la orden de concesión del registro denegado, lo cual constituye un claro restablecimiento automático del derecho del solicitante.

Así mismo sucede en los casos de cancelación total o parcial de una marca, ya que el propietario de la misma obviamente tiene un interés particular reflejado en su derecho sobre el registro que se ve afectado con la expedición del acto administrativo que ordena su cancelación. Por otra parte, el tercero que demanda una resolución que niega la cancelación de un registro marcario, como sucede en este caso[12], también tiene intereses particulares en disputa, como por ejemplo, el derecho preferente que se obtiene con la decisión favorable o la posibilidad de eliminar un registro que, a su juicio, presenta similitudes con una marca notoriamente conocida de la que es titular, con las repercusiones que ello implica en cuanto al posicionamiento de la misma dentro del mercado.

En efecto, el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000[13], establece: “[…] La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa […]”.

Igualmente, el artículo 235 de la misma norma supranacional prevé: “[…] Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro […]” Cabe resaltar que el último artículo transcrito expresamente prevé que solo el titular de la marca que se alegue como notoria es quien puede solicitar la cancelación -por notoriedad-, lo que implica que también es el único legitimado en la causa para demandar la decisión administrativa que deniega la referida solicitud, situación que por sí sola acredita la existencia de un interés particular en este tipo de casos.

En efecto, la decisión de denegar la cancelación de un registro, en este caso por notoriedad, únicamente afecta los derechos del titular de la marca notoriamente conocida[14], pues se permite que su marca coexista en el mercado con otras que a su juicio son similares, por ello es el único que puede demandar dicho acto administrativo. […] Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que en el presente caso la actora sí tiene un interés particular y concreto en la anulación de los actos administrativos demandados[15], por lo tanto, el medio de control procedente no es el de nulidad sino el de nulidad y restablecimiento del derecho, situación que implica el análisis de la caducidad, tal y como acertadamente lo explicó el Magistrado conductor del proceso.

Cabe resaltar que el criterio expuesto en líneas anteriores constituye un desarrollo jurisprudencial de lo sostenido por esta Sección en el auto de 5 de octubre de 2015[16] […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto). En virtud de lo anterior, es claro que en el presente caso el actor sí tenía un interés particular y concreto en la anulación de los actos administrativos demandados[17], por lo tanto la acción procedente no era la de nulidad sino la de nulidad y restablecimiento del derecho.

Por lo precedente, la Sala adecuará la demanda promovida por el señor HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA, en ejercicio de la acción de nulidad,[18] a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del CCA. Ahora, teniendo en cuenta que dicha acción está sometida a un término de caducidad, es del caso realizar el análisis al respecto, por ser presupuesto de procedibilidad para ejercitarla, además de que la entidad demandada la propuso como excepción. Al respecto, se tiene que el artículo 136, numeral 2, del CCA es del siguiente tenor: “[…] Artículo 136.

CADUCIDAD DE LAS ACCIONES. […] 2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso […]”. Al revisar el escrito de la demanda, se observa que este se radicó en la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 25 de febrero de 2010, según consta a folio 52 del cuaderno principal, y no el 8 de abril de 2010, conforme lo anotó la parte demandada, pues esta última fecha corresponde al día en que se realizó el reparto de la demanda (folio 53 del citado cuaderno).

Ahora, se tiene que el acto administrativo que agotó la vía gubernativa se notificó a la parte actora el 24 de diciembre de 2008[19], y a partir del día siguiente a este se debe computar el término de caducidad de los cuatro (4) meses señalado en la norma transcrita, esto es, el 26 de diciembre de 2008[20] y venció el 26 de abril de 2009, pero como quiera que ese día fue domingo, se extendió el cómputo hasta el día hábil subsiguiente, el 27 de abril de 2009, conforme a lo preceptuado en el artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal.

Por lo precedente, se declarará no probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda y probada la excepción de caducidad de la acción formulada por la parte demandada, lo que da lugar a que se inhiba la Sala de hacer pronunciamiento de mérito, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: ADECUAR la demanda promovida por el señor HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA, en ejercicio de la acción de nulidad, a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda y probada la excepción de caducidad de la acción formulada por la parte demandada. En consecuencia, la Sala se INHIBE de proferir sentencia de mérito, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: El contenido de la presente providencia, publíquese en la página web del Consejo de Estado. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 21 de mayo de 2020. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ----------------------- [1] La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. […]” [2] En adelante Clasificación Internacional de Niza. [3] Hoy Dirección de Signos Distintivos. [4] “[…] Artículo 108.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiere utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada. […]”, subrogado por el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000. [5] “[…] Artículo 110.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. […]”, subrogado por el artículo 166 de la Decisión 486 de 2000. [6] “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. [7] Proceso 332-IP-2019. [8] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 15 de febrero de 2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2016-00321-01. [9] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. [10] Artículo 169.- La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca: a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo; b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada. [11] Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. [12] La actora, que es titular de la marca mixta BULLDOG, pretende que se declare la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales se denegó la cancelación del registro marcario con certificado nro. 378440, que corresponde a una marca figurativa registrada a nombre de Edgar Perea Torres. [13] Este artículo se encuentra dentro del Capítulo V denominado “De la Cancelación del Registro”. [14] Que es quien instaura la solicitud de cancelación ante la Autoridad Nacional. [15] Interés que va más allá de la simple protección del principio de legalidad, como se alega en el recurso de súplica. [16] “Expediente 2013-00486-00.

Actora: GWI International Programas de Ensino e Franquias Ltda. Magistrada ponente María Elizabeth García González”. [17] Interés que va más allá de la simple protección del principio de legalidad. [18] Ver sentencia de 15 de agosto de 2019 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 25000-03-24-000-2005-00461-01). [19] Así consta en la certificación expedida por la Secretaría General Ad Hoc de la SIC, visible a folio 123 del cuaderno principal. [20] El término se debió computar a partir del 25 de diciembre de 2008, pero como quiera que ese día fue feriado, se extendió el cómputo hasta el día hábil subsiguiente, el 26 de diciembre de 2008, conforme a lo preceptuado en el artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal.