PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCA – Registro / RECURSO DE SÚPLICA - Frente a decisión tomada en audiencia inicial que niega el decreto y práctica de unas pruebas por ser impertinentes / RECURSO DE SÚPLICA - Es el que procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el magistrado ponente en el curso de la segunda o única instancia / AUTO QUE NIEGA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA - Es susceptible del recurso de súplica cuando es proferido en procesos de única instancia / RECHAZO DE PLANO DE LA PRUEBA – Procede mediante providencia motivada respecto de las ilícitas, notoriamente impertinentes, inconducentes y manifiestamente superfluas o inútiles / DECRETO DE PRUEBAS - Requisitos / REQUISITO DE PERTINENCIA – Concepto / DECRETO DE PRUEBAS – Se niegan por impertinentes porque no guardan relación con la fijación del litigio [L]a Sala pasa a estudiar si, en efecto, dichas pruebas deben o no ser decretadas.
En primer lugar, se resalta que el consejero sustanciador del proceso decidió negarlas por impertinentes, toda vez que los niveles de venta, comercialización y uso de la marca en cuestión no son hechos relacionados con el objeto del litigio, esto es, determinar si existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas “PRAMIPEX” y “MIRAPEX”. […] [S]e observa que el argumento principal del tercero interesado, tanto en el proceso administrativo, como en la contestación de la demanda, gira en torno a señalar que el signo “PRAMIPEX”, no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales b) y f) del artículo 135 y literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en tanto dicho signo no consiste en un término exclusivamente genérico o técnico del producto que comercializa y dado que no existe riesgo de confusión o asociación entre el signo que le fue concedido y el signo “MARIPEX” registrado por el demandante.
Del mismo modo, la Sala advierte que el problema jurídico a resolver en los actos demandados se centró en determinar: i) si la marca solicitada evocaba el principio activo del producto que comercializaba y, ii) si existía riesgo de confusión o asociación entre las marcas “PRAMIPEX” y “MARIPEX”. En tal contexto, resulta preciso destacar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 168 del Código General del Proceso – CGP, el juez, mediante providencia motivada, podrá rechazar las pruebas “impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles”.
Al respecto, esta Corporación judicial ha indicado que existen unos requisitos generales para procedencia de todos los medios de prueba, los cuales deben ser verificados por el juez al momento determinar si la prueba debe ser decretada o rechazada […]. [L]a Sala estima que, contrario a lo manifestado por el recurrente, las pruebas denegadas resultan impertinentes, toda vez [sic] pretende demostrar hechos que no se encuentran relacionados con el objeto de la controversia, puesto que el uso y notoriedad de la marca “PRAMIDEX” no hace parte de la fijación del litigio adoptada por el consejero conductor del proceso, la cual, cabe resaltar, fue notificada en estrados a las partes y demás intervinientes, sin que se hubiese presentado oposición respecto de esta decisión. […] En concordancia con lo anterior, es menester señalar que las pruebas solicitadas por las partes deben estar relacionadas con los aspectos que tienen importancia para el proceso, pues no tiene razón de ser su decreto si los hechos que pretenden demostrarse no hacen parte de la controversia sometida al conocimiento del juez, la cual, como se dijo en párrafos anteriores, es fijada por el juez de conocimiento en la audiencia inicial.
En ese orden de ideas, y comoquiera que las pruebas denegadas no guardan relación con la fijación del litigio, como tampoco con algún hecho relevante para resolver el fondo del asunto, es evidente que las mismas son impertinentes, razón por la cual, la Sala confirmará la decisión suplicada y, ordenará devolver el expediente al despacho de origen para que continúe con el trámite que corresponda.
FIJACIÓN DEL LITIGIO – Importancia y finalidad / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [L]a Sala la destaca que, de acuerdo con la fijación del [litigio] adoptada por el magistrado ponente en el curso de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA, el objeto del presente proceso consiste en determinar si hay lugar o no a la declaratoria de nulidad de los actos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado por el demandante […]. [E]sta corporación judicial ha señalado la importancia y finalidad de la fijación del litigio, en los siguientes términos: “[…] La razón de la importancia de esta oportunidad procesal radica sin lugar a hesitación alguna, en que es en este momento en que el juez y las partes establecen los problemas jurídicos litigiosos que se han de resolver, acorde a los hechos controvertidos y/o aceptados en la demanda y su contestación. […] La finalidad de esta diligencia durante la audiencia inicial, no es otra que la de racionalizar y delimitar la actuación procesal y circunscribir los problemas jurídicos a lo estrictamente requerido por las partes, por ser esta una etapa preclusiva, en donde se fija la litis en forma definitiva, a partir de la cual las partes deben dirigir su conducta procesal y el juez pronunciar la sentencia […]”.
NOTA DE RELATORÍA: Ver auto Consejo de Estado, Sección Quinta, de 3 de marzo de 2016, Radicación 11001-03-25-000-2015-00018-00, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 243 NUMERAL 9 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 246 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 306 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 168 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Bogotá D. C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00045-00 Actor: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.
KG Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: NULIDAD RELATIVA Auto que resuelve el recurso de súplica La Sala procede a decidir el recurso ordinario de súplica interpuesto oportunamente por la apoderada judicial de la sociedad Sun Pharmaceutical Industries Ltd., tercera interesada en las resultas del proceso, en contra de la decisión proferida por el doctor Hernando Sánchez Sánchez, Consejero de Estado de la Sección Primera, en audiencia inicial de 8 de agosto de 2019[1], mediante la cual se denegó el decreto y práctica de unas pruebas.
I.- ANTECEDENTES I.1. La sociedad Boehringer Ingelheim Pharma GMBH & CO. KG., por intermedio de apoderado judicial, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, con miras a obtener la declaratoria de nulidad de las resoluciones números: 71544 de 22 de diciembre de 2010, 18665 de 31 de marzo de 2010 y 43628 de 27 de julio de 2012, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca “PRAMIPEX” para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
I.2. La demanda fue admitida mediante auto de 27 de marzo de 2014[2]; providencia en la que se dispuso adecuar el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho al de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En la citada providencia también se ordenó vincular a la sociedad Sun Pharmaceutical Industries Ltd., en calidad de tercera interesada en las resultas del proceso.
I.3. Dentro de la oportunidad para descorrer traslado de la demanda, la tercera interesada contestó la misma oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones impetradas, con base en los siguientes argumentos: “[…] Contrario a lo manifestado por la sociedad demanda (sic), la Superintendencia de Industria y Comercio, al expedir las resoluciones cuya nulidad se solicita, aplicó en debida forma las reglas de cotejo marcario, pues efectivamente determinó que entre los signos MIRAPEX y PRAMIPEZ (sic), NO EXISTE SIMILITUD ALGUNA, NI MUCHO MENOS RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN. Adicionalmente, carece de todo sentido la afirmación hecha por la sociedad demandante, respecto a la forma como percibe el cerebro las letras, pues pretende con juego de palabras, inducir a su despacho a error, cuando la realidad fáctica es que el consumidor común y corriente, sabe perfectamente diferenciar entre los vocablos MIRA y PRAMI, que entre si no le generan ningún tipo de asociación. En cuanto al consumidor de los productos de la clase 5ta Internacional, es evidente que no se trata de un consumidor común y corriente.
Quien accede a este tipo de productos farmacéuticos, lo hace primero por encontrarse en una situación particular de salud, y en virtud de una receta médica, pues no son medicamentos de libre circulación. Luego, la afirmación que hace el apoderado de la sociedad demandante, es inaplicable en el presente caso[3] […]” (Negrillas originales del texto) (Subrayado de la Sala).
I.4. En aras de demostrar las cuestiones fácticas reseñadas en su contestación, el tercero interesado solicitó el decreto y práctica de diversos medios de prueba, sin embargo, se relacionarán aquellos que fueron denegados en el auto objeto de la presente decisión, así: “[…] 5.1.3 – Copia del a certificación expedida por la firma VALIA & TIMBADIA, contadores certificados, respecto de las ventas netas internas del producto PRAMIPEX fabricado por mi representada la sociedad SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD., del año 2005 a 2011, con la correspondiente traducción oficial debidamente legalizada.
(…) 5.1.6. – Adjunto como prueba la consulta efectuada en la Superintendencia de Industria y Comercio, respecto de los signos que contienen la partícula de uso común PEX. (…) 5.2.1. – Certificaciones expedida (sic) por la firma VALIA & TIMBADIA, contadores certificados de la sociedad SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD., del año 2005 a 2011, junto con la traducción oficial debidamente legalizada.
(…) 5.2.2. – Las siguientes facturas de venta de la sociedad SUNPHARMACEUTICAL (sic) INDUSTRIES LTD., en las que consta la venta del producto PRAMIPEX, mes a mes. (…) 5.3.1 – Que se oficie a la sociedad SUNPHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD., a fin de que se remita copia electrónica de las facturas correspondientes al año 2011, en las cuales consta la comercialización del producto PRAMIPEX.
(…) 5.3.2. – Que se oficie a la firma VALIA & TIMBADIA, contadores certificados, con oficina en Sparc, Tandalja, Baaroda 390 020 y sus oficina corporativas en ACME PLAZA, Andheri – Kurla Road, Adheri (East) Mumbai, 400 059 a fin de que se certifique sobre los siguientes aspectos: a- Gastos en los que incurrió la sociedad SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD., en la promoción de venta de los productos distinguidos con las marca PRAMIPEX, desde el año 2005 hasta el año 2011, con la correspondiente traducción oficial debidamente legalizada. b- Ventas netas internas del producto PRAMIPEX fabricado por mi representada por la sociedad SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD., del año 2005 al 2011, con la correspondiente traducción debidamente legalizada […]”.
(Negrillas del original). I.5. Ahora bien, una vez notificadas las partes, los terceros interesados y agotados los trámites previstos en la Ley 1437 de 2011, el consejero sustanciador del proceso fijó fecha para celebración de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la citada ley[4]. II. LA PROVIDENCIA RECURRIDA En desarrollo de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA, el consejero Hernando Sánchez Sánchez, al pronunciarse respecto del decreto y práctica de las pruebas solicitas por las partes, dispuso entre otras cosas, lo siguiente: “[…] NIÉGUESE, por impertinentes, las solicitudes de los numerales 5.1.2., 5.1.3., 5.1.6., 5.2.1., 5.3.1. y 5.3.2. del capítulo V. PRUEBAS de la demanda, comoquiera que el uso de las marca PRAMIPEX o niveles de gastos en comercialización o niveles de ventas del producto, son hechos que no tienen relación con el objeto del litigio fijado anteriormente […]”[5].
III.
FUNDAMENTOS DEL RECURSO El tercero interesado interpuso recurso de súplica en contra del proveído en mención, manifestando lo siguiente: “[…] Respetado consejero, me permito interponer recurso de súplica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 246, en contra de la parte del auto que niega las pruebas acabadas de mencionar por usted, en consideración a que dichas pruebas permiten demostrar que el signo PRAMIPEX, ha sido utilizado desde el año 2005, y resultan ser totalmente conducentes y necesarias para demostrar el objeto del litigio, demostrar el uso continuo y la necesidad de la marca […]”[6].
IV. TRASLADO DEL RECURSO La parte demandante, al descorrer traslado del recurso de súplica interpuesto por la tercera interesada en las resultas del proceso, señaló lo siguiente: “[…] Honorable Magistrado, considero que debe ser rechazado el recurso, puesto que las pruebas efectivamente no son conducentes, no son pertinentes para estos efectos, puesto que demostrar uso y ventas en países diferentes a los países de la Comunidad Andina, ni siquiera en Colombia, entonces, en ese sentido no nos llevarían a tener certeza sobre la necesidad de mantener vigente esa marca y mucho menos sobre distintividad adquirida sobre un término claramente genérico[7] […]”.
Por su parte, la apoderada judicial de la entidad demandada manifestó que compartía la decisión tomada por el consejero sustanciador del proceso, toda vez que “las pruebas [denegadas] no permiten determinar si la marca es suficientemente distintiva y si no se encuentran incursos en las causales de irregistrabilidad del artículo 135 en los literales b) y f)[8]”.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA De conformidad con el artículo 246 del CPACA[9], el recurso de súplica procede en contra de los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el magistrado sustanciador en el curso de la única o la segunda instancia del proceso. Al respecto, el artículo 243 numeral 9º ibídem, dispone que el auto “que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente” es apelable.
En consecuencia, y en la medida de que en la decisión cuestionada se negó el decreto y práctica de pruebas solicitadas por el tercero interesado, la decisión impugnada es susceptible del recurso de súplica. Así las cosas, la Sala pasa a estudiar si, en efecto, dichas pruebas deben o no ser decretadas. En primer lugar, se resalta que el consejero sustanciador del proceso decidió negarlas por impertinentes, toda vez que los niveles de venta, comercialización y uso de la marca en cuestión no son hechos relacionados con el objeto del litigio, esto es, determinar si existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas “PRAMIPEX” y “MIRAPEX”.
Por su parte, el recurrente solicita que se revoque la decisión cuestionada, para que, en su lugar, sean decretadas las pruebas documentales relacionadas en los numerales 5.1.2., 5.1.3., 5.1.6., 5.2.1., 5.3.1. y 5.3.2. del capítulo V. pruebas de la demanda, lo anterior con el objeto de demostrar el uso continuo y la necesidad de la marca “PRAMIPEX”.
Para efectos de resolver, resulta pertinente destacar que de acuerdo con la fijación del ligio adoptada por el magistrado ponente en el curso de la audiencia inicial, el objeto del presente proceso consiste en determinar si hay lugar o no a la declaratoria de nulidad de los actos acusados, para lo cual deben dilucidarse los siguientes aspectos: “[…] 1.
Si la marca PRAMIPEX mencionada consiste exclusivamente o no en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico de productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. Si existe o no riesgo de confusión o asociación entre la marca nominativa PRAMIPEX mencionada y la marca nominativa MIRAPE, registrada en con número 192.080, que identifica productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.
Si la marca PRAMIPEX mencionada carece de distintividad […]”. En el mismo sentido, se observa que el argumento principal del tercero interesado, tanto en el proceso administrativo, como en la contestación de la demanda, gira en torno a señalar que el signo “PRAMIPEX”, no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales b) y f) del artículo 135 y literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en tanto dicho signo no consiste en un término exclusivamente genérico o técnico del producto que comercializa y dado que no existe riesgo de confusión o asociación entre el signo que le fue concedido y el signo “MARIPEX” registrado por el demandante.
Del mismo modo, la Sala advierte que el problema jurídico a resolver en los actos demandados se centró en determinar: i) si la marca solicitada evocaba el principio activo del producto que comercializaba y, ii) si existía riesgo de confusión o asociación entre las marcas “PRAMIPEX” y “MARIPEX”. En tal contexto, resulta preciso destacar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 168 del Código General del Proceso – CGP[10], el juez, mediante providencia motivada, podrá rechazar las pruebas “impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles”.
Al respecto, esta Corporación judicial ha indicado que existen unos requisitos generales para procedencia de todos los medios de prueba, los cuales deben ser verificados por el juez al momento determinar si la prueba debe ser decretada o rechazada, estos son: “[…] 1. Pertinencia. Alude a que el juez debe verificar si los hechos resultan relevantes para el proceso. 2.
Conducencia. Se refiere a que el medio de prueba debe ser el idóneo para demostrar determinado hecho. 3. Oportunidad. El juez no podrá tener en cuenta las pruebas solicitadas y aportadas por fuera de las oportunidades legales. 4. Utilidad. Indica que no se pueden decretar las pruebas manifiestamente superfluas, es decir, las que no tienen razón de ser, porque ya están probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba. 5.
Licitud. Para valorar una prueba, ésta no debe contravenir derechos fundamentales constitucionales, de lo contrario será nula de pleno derecho[11] […]” (Destacado del Despacho). Visto lo anterior, la Sala estima que, contrario a lo manifestado por el recurrente, las pruebas denegadas resultan impertinentes, toda vez pretende demostrar hechos que no se encuentran relacionados con el objeto de la controversia, puesto que el uso y notoriedad de la marca “PRAMIDEX” no hace parte de la fijación del litigio adoptada por el consejero conductor del proceso, la cual, cabe resaltar, fue notificada en estrados a las partes y demás intervinientes, sin que se hubiese presentado oposición respecto de esta decisión. Esta corporación judicial ha señalado la importancia y finalidad de la fijación del litigio, en los siguientes términos: “[…] La razón de la importancia de esta oportunidad procesal radica sin lugar a hesitación alguna, en que es en este momento en que el juez y las partes establecen los problemas jurídicos litigiosos que se han de resolver, acorde a los hechos controvertidos y/o aceptados en la demanda y su contestación. Lo anterior significa que si bien la acción o medio de control activa o pone en movimiento el aparato jurisdiccional, y la contestación de la misma genera y permite a las partes y terceros interesados ejercer su derecho de defensa dentro de los principios que orientan el debido proceso, es real y ciertamente en la fijación del litigio en donde las partes bajo la dirección del juez, concretan, determinan, establecen los hechos que aceptan y aquellos objeto de probanza durante el mismo.
La finalidad de esta diligencia durante la audiencia inicial, no es otra que la de racionalizar y delimitar la actuación procesal y circunscribir los problemas jurídicos a lo estrictamente requerido por las partes, por ser esta una etapa preclusiva, en donde se fija la litis en forma definitiva, a partir de la cual las partes deben dirigir su conducta procesal y el juez pronunciar la sentencia[12] […]”.
(Destacado y subrayado de la Sala). En concordancia con lo anterior, es menester señalar que las pruebas solicitadas por las partes deben estar relacionadas con los aspectos que tienen importancia para el proceso, pues no tiene razón de ser su decreto si los hechos que pretenden demostrarse no hacen parte de la controversia sometida al conocimiento del juez, la cual, como se dijo en párrafos anteriores, es fijada por el juez de conocimiento en la audiencia inicial.
En ese orden de ideas, y comoquiera que las pruebas denegadas no guardan relación con la fijación del litigio, como tampoco con algún hecho relevante para resolver el fondo del asunto, es evidente que las mismas son impertinentes, razón por la cual, la Sala confirmará la decisión suplicada y, ordenará devolver el expediente al despacho de origen para que continúe con el trámite que corresponda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, R E S U E L V E:
PRIMERO: CONFIRMAR el auto suplicado de fecha para 8 de agosto de 2019, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: En firme esta decisión, DEVUÉLVASE el expediente al Despacho de origen, para los fines pertinentes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado ----------------------- [1] Folios 233 a 249. - [2] Folios 81 a 84. [3] Folios.112 a 113. [4] Folio 223. [5] La parte pertinente se encuentra transcrita a folio 246. [6] A folio 251 obra la parte pertinente del recurso de súplica. [7] Folio 251 se encuentra la transcripción del traslado efectuado por la parte demandante. [8] Folio 251 se encuentra la transcripción del traslado efectuado por la parte demandada. [9]
ARTÍCULO 246. SÚPLICA. El recurso de súplica procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el Magistrado Ponente en el curso de la segunda o única instancia o durante el trámite de la apelación de un auto. También procede contra el auto que rechaza o declara desierta la apelación o el recurso extraordinario.
(Destacado y subrayado de la Sala). [10] Normatividad aplicable al presente asunto por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, el cual dispone: “ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil (Hoy Código General del Proceso) en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”. [11] Consejo de Estado, Sección Quinta, Auto de 3 de marzo de 2016;
Expediente No. 11001-03-25-000-2015-00018-00; C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. [12] Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 15 de octubre de 2015, Expediente: 11001-03-28-000- 2014-00139-00, C.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro (E).