PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / RECURSO DE SÚPLICA – Frente a decisión tomada en audiencia inicial que niega el decreto y práctica de pruebas / RECURSO DE SÚPLICA – Es el que procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el magistrado ponente en el curso de la segunda o única instancia / INTERVENCIÓN DE TERCEROS – En procesos de nulidad de registros marcarios / TERCEROS EN PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – Se les permite desplegar actuaciones como si fueran partes / PRUEBA DOCUMENTAL – Procede su decreto por ser pertinente, necesaria y conducente [L]a Sala pasa a decidir si, en efecto, la prueba denegada resulta inútil para el proceso y, en consecuencia, determinar si la decisión cuestionada debe ser revocada o confirmada. [S]e advierte que el objeto de la prueba denegada consiste en aportar al proceso copia del escrito de oposición presentado por la sociedad Inverluna y Cia S. en C.A. ante la SIC, en relación con el registro de la marca “SERVIRED” (nominativa), clase 36, solicitado por Global Investment & Trading Management Inc., dentro del expediente administrativo número 12-162230. […] [E]l consejero ponente decidió negar por inútil la prueba documental solicitada por el tercero interesado, en razón a que: i) el objeto de la misma se satisface con el decreto de las pruebas documentales que fueron decretadas de oficio por este, y ii) porque resulta innecesario conocer la totalidad de los procedimientos administrativos donde se expidieron dichas resoluciones. […] [S]e pone de presente que el criterio de esta Sala es que la vinculación de los terceros interesados, en los procesos contenciosos administrativos relacionados con asuntos marcarios, les permite desplegar actuaciones equivalentes a las de partes del proceso.

De allí que estos puedan buscar acreditar cualquier situación fáctica que resulte favorable a sus intereses, y en esa medida solicitar los medios de prueba idóneos para dicho propósito. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el tercero persigue las consecuencias jurídicas dispuestas por el artículo 167 de la Decisión 486, razón por la cual, tiene la carga de demostrar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Visto lo anterior, entiende la Sala, de manera contraria a lo establecido en el auto recurrido, que la prueba documental solicitada por el tercero es pertinente para el proceso, dado que se encuentra directamente relacionada con el objeto de la litis y con los argumentos de la defensa planteados por el tercero interviniente. En el mismo sentido, no puede considerarse que dicha prueba es innecesaria con fundamento en que las pruebas documentales decretas de oficio satisfacen el objeto de la misma, pues mal haría esta Sección en presumir que las manifestaciones a que hace alusión el tercero interviniente se encuentran contenidas en su totalidad en dicha resolución. Finalmente, y al no tener el hecho que se pretende probar la exigencia legal de un medio probatorio específico, resulta claro que la prueba documental solicitada resulta conducente, dado que tiene la virtualidad de acercar al juez al hecho que pretende probar el tercero, esto es, que el demandante ha aceptado el riesgo de confusión existente entre los signos objetos del presente debate.

Por tal razón, la Sala revocará la decisión tomada por el consejero […] en la audiencia inicial de 2 de septiembre de 2019, para, en su lugar, decretar la prueba documental aportada por el tercero interesado en la contestación de la demanda. NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias, Consejo de Estado Sección Primera de 12 de septiembre de 2002, Radicación 11001-03-24-000-2001-00374-01(7610), C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; 28 de julio de 2016, Radicación 11001- 03-24-000-2007-00326-00, C.P. María Elizabeth García González; 12 de diciembre de 2019, Radiación 11001-03-24-000-2013-00373-00 C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés; y 27 de enero de 2020, Radicación 11001-03-24-000- 2008-00362-00 C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 243 NUMERAL 9 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 246 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 167 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Bogotá D. C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00017-00 Actor: INVERLUNA Y CIA S. EN C Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Auto que resuelve el recurso de súplica La Sala procede a decidir el recurso ordinario de súplica interpuesto oportunamente por el apoderado judicial de la sociedad Global Investment & Trading Inc., tercera interesada en las resultas del proceso, en contra de la decisión proferida por el doctor Hernando Sánchez Sánchez, Consejero de Estado de la Sección Primera, en desarrollo de la audiencia inicial de 2 de septiembre de 2019[1], mediante la cual se denegó el decreto y práctica de una prueba.

I.

ANTECEDENTES I.1. La sociedad Inverluna y CIA S. en C., a través de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, con miras a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución número 66870 de 7 noviembre de 2014, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca “RED SERVI” para distinguir productos comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

II.2. El conocimiento del asunto le correspondió al Despacho del entonces Consejero de Estado, doctor Guillermo Vargas Ayala, quien a través de auto de 21 de abril de 2015[2], admitió el proceso de la referencia y decidió vincular a las sociedades Global Investment & Trading Inc. y a Servientrega S.A., en calidad de terceras interesadas en las resultas del proceso.

I.3. Dentro de la oportunidad establecida para descorrer traslado de la demanda, la sociedad Global Investment & Trading Inc. contestó la misma oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones impetradas en esta[3], con fundamento en que: “[…] resulta irrefutable el riesgo de confusión tanto desde el punto de vista estructural de los signos en contienda, como también por la presencia de una relación competitiva entre los servicios que pretenden identificar, aspectos que sin dubitación alguna dan lugar a la causal de irresgitrabilidad que torna legitimo la negación del registro de la marca mixta RED SERVI. ii) En segundo lugar, basta con señalar que una vez determinado el riesgo de confusión indiscutible, y por ende la presencia de una causal de irregistrabilidad como la que acaece en el caso de la marca mixta RED SERVI en cotejo con la marca SERVIRED, se asienta de plano el sentido de la decisión contenida en la Resolución 6670 del 17 de noviembre de 2014.

Por ende, ante la prueba irrefutable de causal de irregistrabilidad en el presente caso, la negativa de registro contenida en la resolución No 66870 de 7 de noviembre de 2014, resulta atinada de pleno derecho, no solo en defensa de los intereses legítimos de mi representada como titular de la marca nominativa SERVIRED, sino además, en atención a los lineamientos de la normatividad y jurisprudencia andina en materia de marcas, que así lo exigen. iii) finalmente, debemos reseñar que los registros anteriores de la marca RED SERVI, no pueden sustentar las pretensiones de la demanda, en la medida de que su concesión, si bien no es materia de decisión en el presente trámite, adolece de nulidad por vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 476 de la Comisión de la Comunidad Andina y el artículo 150 Ibídem […]”[4].

I.4. Ahora bien, en aras de demostrar las cuestiones fácticas reseñadas en su contestación, el tercero interesado, solicitó el decreto y práctica de diversos medios de prueba; sin embargo, solo se reseñará aquel que fue denegado en el auto objeto de la presente decisión, así: “[…] Copia del escrito de la oposición por la cual INVERLUNA Y CIA. S. EN C.A. se opone – con base en su marca RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta), clase 38, registro No. 447.773 – al registro de la marca SERVIRED (nominativa), clase 36, solicitado por GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT, INC. Ante la SIC en el expediente 12-162230 […]”.

II. LA PROVIDENCIA RECURRIDA En desarrollo de la audiencia inicial, el consejero Hernando Sánchez Sánchez, al pronunciarse respecto del decreto y práctica de las pruebas solicitadas por el tercero interesado, dispuso, entre otras cosas, lo siguiente: “[…] NIÉGUESE, por inútil, la solicitud probatoria contenida en el numeral “VII. PRUEBAS” aparte VII de la contestación de la demanda, consistente en copia del escrito de oposición presentado por Inverluna y Cia. S. en C.A., comoquiera que el objeto de prueba se satisface con la resolución que fue decretada como prueba de oficio en la presente diligencia en el ordinal 1.1. del presente auto y, además, no resulta necesario consultar la totalidad de los expedientes de los procedimientos administrativos donde se expidieron dichas resoluciones ni el escrito de oposición […]”.[5] III.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO El tercero interesado en las resultas del proceso interpuso recurso de súplica en contra del proveído en mención, con fundamento en lo siguiente: “[…] Me permito interponer recurso de súplica respecto de la decisión por usted tomada, al negar por inútil la solicitud probatoria consistente en tener como prueba el documento allegado junto con la contestación de la demanda, consistente en la copia del escrito de oposición por la cual Inverluna y Cia S. en C.A.., se opone con base en su marca RED SERVI, SUS PAGOS, SUS GIROS (mixta), Clase 36, solicitado por Global Investment & Trading Management Inc. ante la SIC, en el expediente 12-162230.

Lo anterior, lo digo con sustento en que (…) en ese documento se está haciendo una afirmación directa por parte de Inverluna, de que existe riesgo de oposición. Como bien se señaló en la fijación del litigio, parte de lo que se tiene que dirimir, es, si existe o no riesgo de confusión entre las marcas; dado que ese escrito es una manifestación expresa del demandante, consistente en que, en su opinión existe riesgo de confusión y con ello se conllevaría a la resolución de la fijación del litigio por lo menos en ese ítem […]”[6].

(Destacado y subrayado de la Sala). IV. TRASLADO DEL RECURSO El apoderado judicial de la sociedad demandante, descorrió traslado del citado recuso en los siguientes términos: “[…] Ruego al Despacho confirmar la decisión contenida en la providencia mediante la cual se decretaron las pruebas del proceso, por cuanto la misma se ajusta plenamente a derecho.

Adicionalmente, es importante precisar que, en la solicitud de la prueba presentada por el tercero, (…) no se ha notado ningún tipo de argumentación de cuál es el fin, o que es lo que se pretende demostrar con esta prueba, se hace simplemente una solicitud de copia del escrito de oposición que ha narrado el señor apoderado del tercero, pero no se indica cuál es el objeto de la prueba, en este momento, en este recurso es donde se está indicando cuál es la finalidad, se está haciendo una solicitud digamos que extemporánea sobre cuál es el objeto de la prueba […]”.[7] Por su parte, la entidad demandada manifestó que coadyuvaba la solicitud del tercero interviniente y que se atenía a lo decidido por esta Sala.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA De conformidad con el artículo 246 del CPACA[8], el recurso de súplica procede en contra de los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el magistrado sustanciador en el curso de la única o la segunda instancia del proceso. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 243 numeral 9º ibídem, el auto “que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente” es apelable.

Por consiguiente, y en la medida de que en la decisión cuestionada se negó el decreto y práctica de una prueba solicitada por el tercero interesado, la decisión impugnada es susceptible del recurso de súplica. Precisado lo anterior, la Sala pasa a decidir si, en efecto, la prueba denegada resulta inútil para el proceso y, en consecuencia, determinar si la decisión cuestionada debe ser revocada o confirmada.

En ese orden de ideas, se advierte que el objeto de la prueba denegada consiste en aportar al proceso copia del escrito de oposición presentado por la sociedad Inverluna y Cia S. en C.A. ante la SIC, en relación con el registro de la marca “SERVIRED” (nominativa), clase 36, solicitado por Global Investment & Trading Management Inc., dentro del expediente administrativo número 12-162230.

Asimismo, se observa que el consejero sustanciador del proceso, en el numeral 1.1 de la providencia recurrida, decidió decretar de oficio las pruebas documentales consistentes en: “i) certificación de las resoluciones números: 15755 de 6 de marzo de 2014 y 49491 de 20 de agosto de 2014 expedidas en los procedimientos administrativos con radicados números 12- 162219 y 12-16-2230, en los cuales se tramitaron las solicitudes de registro del signo SERVIRED, del tercero con interés directo en el resultado del proceso, que identifican servicios de la clase 35 y 36 de la Clasificación Internacional del Niza”.

Ahora bien, el consejero ponente decidió negar por inútil la prueba documental solicitada por el tercero interesado, en razón a que: i) el objeto de la misma se satisface con el decreto de las pruebas documentales que fueron decretadas de oficio por este, y ii) porque resulta innecesario conocer la totalidad de los procedimientos administrativos donde se expidieron dichas resoluciones.

Contrario a lo decidido en la providencia impugnada, el recurrente manifestó que la finalidad de la prueba denegada no se surte con las pruebas documentales decretadas de oficio, toda vez que: “en ese documento [el escrito de oposición] se está haciendo una afirmación directa por parte de Inverluna, de que existe riesgo de oposición”. En este orden de ideas, se pone de presente que el criterio de esta Sala es que la vinculación de los terceros interesados, en los procesos contenciosos administrativos relacionados con asuntos marcarios, les permite desplegar actuaciones equivalentes a las de partes del proceso[9].

De allí que estos puedan buscar acreditar cualquier situación fáctica que resulte favorable a sus intereses, y en esa medida solicitar los medios de prueba idóneos para dicho propósito. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el tercero persigue las consecuencias jurídicas dispuestas por el artículo 167 de la Decisión 486[10], razón por la cual, tiene la carga de demostrar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen[11].

Visto lo anterior, entiende la Sala, de manera contraria a lo establecido en el auto recurrido, que la prueba documental solicitada por el tercero es pertinente para el proceso, dado que se encuentra directamente relacionada con el objeto de la litis y con los argumentos de la defensa planteados por el tercero interviniente. En el mismo sentido, no puede considerarse que dicha prueba es innecesaria con fundamento en que las pruebas documentales decretas de oficio satisfacen el objeto de la misma, pues mal haría esta Sección en presumir que las manifestaciones a que hace alusión el tercero interviniente se encuentran contenidas en su totalidad en dicha resolución. Finalmente, y al no tener el hecho que se pretende probar la exigencia legal de un medio probatorio específico, resulta claro que la prueba documental solicitada resulta conducente, dado que tiene la virtualidad de acercar al juez al hecho que pretende probar el tercero, esto es, que el demandante ha aceptado el riesgo de confusión existente entre los signos objetos del presente debate.

Por tal razón, la Sala revocará la decisión tomada por el consejero Hernando Sánchez Sánchez en la audiencia inicial de 2 de septiembre de 2019, para, en su lugar, decretar la prueba documental aportada por el tercero interesado en la contestación de la demanda[12], esto es, la copia del escrito de oposición presentado por la Sociedad Inverluna S.A. ante la SIC, dentro del expediente administrativo No. 12-162230, en relación con el registro de la marca “SERVIRED” (nominativa), clase 36, solicitado por la sociedad Global Investment & Trading Management, Inc., conforme con las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, R E S U E L V E:

PRIMERO: REVOCAR el auto suplicado de fecha 2 de septiembre de 2019, para, en su lugar, DECRETAR la prueba documental aportada por el tercero interesado en la contestación de la demanda, esto es, la copia del escrito de oposición presentado por la Sociedad Inverluna S.A. ante la SIC, dentro del expediente administrativo No. 12-162230, en relación con el registro de la marca “SERVIRED” (nominativa), clase 36, solicitado por la sociedad Global Investment & Trading Management, Inc., conforme con las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: En firme esta decisión, DEVOLVER el expediente al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta P: (17). ----------------------- [1] Folios 316 a 338. [2] Folios 143 a 145. [3] Escrito visible de folios 96 a 113. [4] Folio 106. [5] Folio 334. [6] A folio 335 se encuentra transcrita la parte pertinente del recurso. [7] Folio 336. [8]

ARTÍCULO 246. SÚPLICA. El recurso de súplica procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el Magistrado Ponente en el curso de la segunda o única instancia o durante el trámite de la apelación de un auto. También procede contra el auto que rechaza o declara desierta la apelación o el recurso extraordinario.

(…) (Destacado y subrayado del Despacho). [9] Este criterio fue esbozado por esta Sala de Sección en auto de 28 de julio de 2016, rad: 11001-03-24-000-2007-00326-00, C.P. María Elizabeth García González. En la misma línea, consultar las siguientes providencias proferidas por la Sección: • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Auto de Sección de 12 de diciembre de 2019, Expediente No. 11001-03-24-000-2013-00373-00 C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Auto de 27 de enero de 2020, Expediente No. 11001-03-24-000- 2008-00362-00 C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Auto de 12 de septiembre de 2002, Expediente No. 11001-03-24- 000-2001-00374-01 (7610), C.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. [10] Artículo 167 – Decisión 486- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. [11] “Artículo 167 – CGP- Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. [12] Documento visible de Folios 200 a 208.