PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / RECURSO DE SÚPLICA – Frente a decisión tomada en audiencia inicial que niega el decreto y práctica de pruebas / RECURSO DE SÚPLICA – Es el que procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el magistrado ponente en el curso de la segunda o única instancia / AUTO QUE NIEGA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA – Es susceptible del recurso de súplica cuando es proferido en procesos de única instancia / RIESGO DE CONFUSIÓN – Elementos para su configuración / MEDIOS DE PRUEBA – Libertad probatoria: El juez puede hacer uso de todos los medios que le sean útiles para efectos de la formación del convencimiento / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – Alcance / CERTIFICADO DE TITULARIDAD Y VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO – Es pertinente para determinar si existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas enfrentadas / PRUEBA DOCUMENTAL – Procede su decreto por ser pertinente / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [E]l consejero sustanciador del proceso decidió negarlas por impertinentes, toda vez que en el asunto que nos ocupa, se está debatiendo si existe riesgo de confusión o asociación entre el signo marcario solicitado y las marcas nominativas “NEOBON 70 PLUS” y “NEOBON”, cuya titularidad corresponde a la tercera interesada en la resultas del proceso; de allí que aportar el certificado de registro sanitario de una marca, en nada se relaciona con la controversia marcaria planteada en el sub lite. […] En relación con la conexión competitiva, parámetro utilizado para determinar el riesgo de confusión o asociación entre marcas, esta Sección ha señalado lo siguiente: “[…] Es necesario advertir que, salvo respecto de la protección especial de que goza la marca notoria, la sola semejanza visual y fonética de dos signos considerados en sí mismos, no es suficiente para deducir la confundibilidad de ambos en el mercado, por cuanto en la comparación también debe atenderse la clase de productos que se busca distinguir con cada uno de ellos […]”.

Ahora bien, la Sala resalta que, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de esta corporación judicial, en concordancia con el artículo 165 del CGP, en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra consagrado el principio de libertad probatoria, de allí que las partes dispongan de todos los medios demostrativos que le sean útiles para probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, salvo de aquellos que resulten inconducentes, innecesarios o impertinentes para la controversia.

En el mismo sentido, la Sala recuerda que de conformidad con lo previsto por el artículo 281 del CGP, “La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”.

Así las cosas, entiende esta Sala de Decisión, de manera contraria a lo establecido en el auto recurrido, que la prueba documental solicitada por la sociedad demandante, encaminada a demostrar a qué tipo de consumidores se dirigen los productos comercializados por una de las marcas protegidas por los actos acusados, claramente resulta pertinente para resolver la controversia suscitada en el caso sub examine, en tanto que tal hecho se encuentra directamente relacionado con uno de los cargos de violación alegados en la demanda, y deberá ser analizado al momento de determinar si existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas enfrentadas, de conformidad con la fijación del litigio adoptada por el consejero conductor del proceso.

En consecuencia, la Sala revocará la decisión tomada por el magistrado […] en desarrollo de la audiencia inicial de 30 de septiembre de 2019, para, en su lugar, decretar la prueba consistente en obtener el certificado de la titularidad y vigencia del Registro Sanitario. NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias, Consejo de Estado Secciones Primera, Segunda, Tercera y Cuarta, de 25 de enero de 2019, Radicación 11001-03-24-000-2013-00520-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 24 de octubre de 2019, Radicación 11001-03-24-000-2010-00265-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 17 de septiembre de 2016, Radicación 11001-03-15-000-2018-02259-00, C.P. Rafael Francisco Suarez Vargas; 26 de agosto de 2019, Radicación 20001-23-31-000-2008-00275-01, C.P. Guillermo Sánchez Luque; y 21 de junio de 2018, Radicación 19001-23-33-000-2013-00442-01, C.P. Milton Chávez García. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 243 NUMERAL 9 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 246 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 165 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 281 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Bogotá D.C., dos (2) de abril de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2017-00361-00 Actor: SYNLAB LABCO S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Auto que resuelve el recurso de súplica La Sala procede a decidir el recurso ordinario de súplica interpuesto oportunamente por la apoderada judicial de la parte actora en contra de la decisión proferida por el doctor Hernando Sánchez Sánchez, Consejero de Estado de la Sección Primera, en audiencia inicial de 30 de septiembre de 20191, mediante la cual se denegó el decreto y práctica de una prueba.

I.- ANTECEDENTES I.1. La sociedad Synlab Labco S.A., por intermedio de apoderado judicial, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, con miras a obtener la declaratoria de nulidad de las resoluciones números: 79248 de 16 de noviembre de 2016 y 19074 de 20 de abril de 2017, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca mixta “neoBona” para distinguir productos comprendidos en la clases 5, 42 y 44 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

I.2. En aras de demostrar las cuestiones fácticas reseñadas en la demanda, la sociedad actora solicitó el decreto y práctica de diversos medios de prueba, sin embargo, se relacionará aquel que fue denegado en el auto objeto de la presente decisión, así: “[…] 7.1.4. Que se libre oficio al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), sobre la titularidad y vigencia del Registro Sanitario 2012M-0001024-R1 referente al producto NEOBON 70 [M]G2 que consiste en un COADYUVANTE EN EL MANEJO DE LA OSTEOPOROSIS POSMENEOPÁUSICA, producto que se suministra bajo formula facultativa, donde figura en el citado registro que el titular del mismo es LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S. […]” (Negrillas del original).

I.3. La demanda fue admitida mediante auto de 26 de abril de 20193, providencia en la que se dispuso notificar del auto admisorio de la demanda, a la parte demandada, a la sociedad Laboratorios Synthesis S.A.S., tercera interesada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Dentro de la oportunidad de ley, la entidad demandada contestó la demanda, mientras que la tercera interesada se abstuvo de hacerlo.

I.4. Ahora bien, una vez notificadas las partes, los terceros interesados y agotados los trámites previstos en la Ley 1437 de 2011, el consejero sustanciador del proceso fijó fecha para celebración de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la citada ley4. II.- LA PROVIDENCIA RECURRIDA En desarrollo de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA, el consejero Hernando Sánchez Sánchez, al pronunciarse respecto del decreto y práctica de las pruebas solicitas por las partes, dispuso lo siguiente: “[…] NIÉGUESE, por impertinente, la solicitud probatoria de la parte demandante, relacionada en el numeral 7.1.4. del capítulo de pruebas de la demanda, consistente en la certificación sobre la titularidad de un registro sanitario, comoquiera que no tiene relación con la fijación del objeto del litigio, en la medida en que se debe determinar si existe riesgo de confusión o asociación y no si un producto tiene registro sanitario y quien es su titular […]”5.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO La apoderada judicial de la parte demandante interpuso recurso de súplica en contra del proveído en mención, manifestando lo siguiente: “[…] Honorable magistrado, presento recurso de súplica contra el auto que acaba de proferir, en el sentido de que este Despacho se abstiene de decretar la prueba relacionada con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, atendiendo a que si bien es cierto, como usted lo expone, en forma plana el certificado pues no tiene que ver con las marcas que se confrontan.

Nuestro argumento principal se fundamenta en que el consumidor de [nuestros] productos es un consumidor especializado y frente a ese argumento desarrollamos la defensa o nuestros argumentos dentro de la demanda. Resulta que para nosotros es de vital importancia probarle a este honorable Despacho, que efectivamente, se trata de la marca, las que distinguen productos dirigidos a un consumidor especializado, y en esa medida, resulta de vital importancia para nosotros […]”6.

Por su parte, la apoderada judicial de la entidad demandada manifestó que compartía la decisión tomada por el consejero sustanciador del proceso, toda vez que “lo que se está debatiendo es el registro de titularidad de una marca, no un registro sanitario” 7. IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA De conformidad con el artículo 246 del CPACA8, el recurso de súplica procede en contra de los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el magistrado sustanciador en el curso de la única o la segunda instancia del proceso.

Al respecto, el artículo 243 numeral 9º ibídem, dispone que el auto “que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente” es apelable. En consecuencia, y en la medida de que en la decisión cuestionada se negó el decreto y práctica de una prueba solicitada por la sociedad demandante, la decisión impugnada es susceptible del recurso de súplica.

Así las cosas, la Sala pasa a estudiar si, en efecto, dichas pruebas deben o no ser decretadas. En primer lugar, se resalta que el consejero sustanciador del proceso decidió negarlas por impertinentes, toda vez que en el asunto que nos ocupa, se está debatiendo si existe riesgo de confusión o asociación entre el signo marcario solicitado y las marcas nominativas “NEOBON 70 PLUS” y “NEOBON”, cuya titularidad corresponde a la tercera interesada en la resultas del proceso; de allí que aportar el certificado de registro sanitario de una marca, en nada se relaciona con la controversia marcaria planteada en el sub lite.

Por su parte, el recurrente solicita que se revoque la decisión cuestionada, para que, en su lugar, sea decretada la prueba documental relacionada en el numeral 7.1.4. del acápite pruebas de la demanda, puesto que con ello se pretende demostrar que los productos amparados por la marca “NEOBON 70 MG” se encuentran dirigidos a un consumidor medio o común. Para efectos de resolver, resulta pertinente destacar que de acuerdo con la fijación del ligio adoptada por el magistrado ponente en el curso de la audiencia inicial, el objeto del presente proceso consiste en determinar si hay lugar o no a la declaratoria de nulidad de los actos acusados, para lo cual deben dilucidarse los siguientes aspectos: “[…] Si existe riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado y las marcas nominativas “NEOBON 70 PLUS” y “NEOBON”, con registros marcarios núms. 324789 y 222268, que identifican productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Laboratorios Synthesis S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso; y, en segundo lugar, si el signo solicitado tiene la suficiente distintividad para ser registrado como marca […]”9.

Asimismo, de la lectura de la demanda y su contestación, la Sala advierte que uno de los argumentos planteados en el concepto de violación de los actos acusados se centra en el hecho de que: “no existe conexión competitiva entre los productos a que se refieren las marcas en conflicto, (…) porque según la jurisprudencia, dos marcas pueden ser similares e inclusive referirse a productos de la misma clase, pero, si los productos de una de las marcas tienen un consumidor especializado y los productos de la otra marca tienen un consumidor medio común, no existe confundibilidad entre los signos en conflicto”10.

En relación con la conexión competitiva, parámetro utilizado para determinar el riesgo de confusión o asociación entre marcas, esta Sección ha señalado lo siguiente: “[…] la Sala recuerda que ella se refiere a un bien inmaterial consistente en un signo que puede ser denominativo, gráfico o mixto, que se relaciona con determinados productos o servicios, y que lo que busca es evitar que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos, y en virtud del mismo se puedan proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes” Es necesario advertir que, salvo respecto de la protección especial de que goza la marca notoria, la sola semejanza visual y fonética de dos signos considerados en sí mismos, no es suficiente para deducir la confundibilidad de ambos en el mercado, por cuanto en la comparación también debe atenderse la clase de productos que se busca distinguir con cada uno de ellos […]”11 (Negrilla y subraya original del texto).

Ahora bien, la Sala resalta que, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de esta corporación judicial12, en concordancia con el artículo 165 del CGP13, en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra consagrado el principio de libertad probatoria, de allí que las partes dispongan de todos los medios demostrativos que le sean útiles para probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen14, salvo de aquellos que resulten inconducentes, innecesarios o impertinentes para la controversia.

En el mismo sentido, la Sala recuerda que de conformidad con lo previsto por el artículo 281 del CGP, “La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”.

Así las cosas, entiende esta Sala de Decisión, de manera contraria a lo establecido en el auto recurrido, que la prueba documental solicitada por la sociedad demandante, encaminada a demostrar a qué tipo de consumidores se dirigen los productos comercializados por una de las marcas protegidas por los actos acusados, claramente resulta pertinente para resolver la controversia suscitada en el caso sub examine, en tanto que tal hecho se encuentra directamente relacionado con uno de los cargos de violación alegados en la demanda, y deberá ser analizado al momento de determinar si existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas enfrentadas, de conformidad con la fijación del litigio adoptada por el consejero conductor del proceso.

En consecuencia, la Sala revocará la decisión tomada por el magistrado Hernando Sánchez Sánchez, en desarrollo de la audiencia inicial de 30 de septiembre de 2019, para, en su lugar, decretar la prueba consistente en obtener el certificado de la titularidad y vigencia del Registro Sanitario No. 2012M-0001024-R1, referente al producto “NEOBON 70 MG”, que consiste en un coadyuvante en el manejo de la osteoporosis posmenopáusica, cuyo titular es la sociedad Laboratorios Synthesis S.A.S. Para tal efecto, se ordenará que, por Secretaría, se oficie al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, para que, a costa de la parte demandante, y dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de la correspondiente comunicación, remita la certificación de titularidad y vigencia del registro sanitario citado en el párrafo anterior.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, R E S U E L V E:

PRIMERO: REVOCAR el auto suplicado de fecha 30 de septiembre de 2019, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia, para, en su lugar, DECRETAR la prueba consistente en oficiar al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, con miras a que certifique sobre la titularidad y vigencia del Registro Sanitario No. 2012M-0001024-R1, referente al producto “NEOBON 70 MG”, que consiste en un coadyuvante en el manejo de la osteoporosis posmenopáusica, cuyo titular es la sociedad Laboratorios Synthesis S.A.S.

SEGUNDO: Por Secretaría, OFICIAR al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, para que, dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de la correspondiente comunicación, a costa de la parte demandante, certifique sobre la titularidad y vigencia del registro sanitario referido en el ordinal anterior.

TERCERO: En firme esta decisión, y una vez recaudada la prueba ordenada DEVUÉLVASE el expediente al Despacho de origen, para los fines pertinentes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA SALVAMENTO DE VOTO DE OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá, D.C., seis (6) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2017-00361-00 Actor: SYNLAB LABCO S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO Y DEL DERECHO Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS SALVAMENTO DE VOTO De manera respetuosa me permito señalar las razones de mi disenso frente a lo resuelto por la mayoría en la providencia de 2 de abril de 2020, mediante la cual la Sala revocó el auto suplicado de 30 de septiembre de 2019, en el que se denegó el decreto y práctica de unas pruebas.

La sociedad SYNLAB LABCO S.A., por intermedio de apoderada judicial, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con miras a obtener la declaratoria de nulidad de las resoluciones números 79248 de 16 de noviembre de 2016 y 19074 de 20 de abril de 2017, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca mixta “neoBona” para distinguir productos comprendidos en la clases 5, 42 y 44 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

En la audiencia de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, en desarrollo de la etapa de pruebas, el Despacho sustanciador negó por impertinente el decreto y práctica de la prueba solicitada por la parte actora, consistente en oficiar al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) con el fin de que certifique sobre la titularidad y vigencia del Registro Sanitario 2012M-0001024-R1, referente al producto NEOBON 70 MG.

Decisión ésta que se sustentó en que dicha prueba “[…] no tiene relación con la fijación del objeto del litigio, en la medida en que se debe determinar si existe riesgo de confusión o asociación y no si un producto tiene registro sanitario y quien es su titular. […]”. Inconforme con la anterior decisión la demandante interpuso recurso de súplica, alegando que, a su juicio, tal prueba es necesaria porque los fundamentos de la demanda se contraen a señalar que sus productos están dirigidos a un consumidor especializado.

La Sala resolvió el citado recurso en providencia de 2 de abril de 2020 y revocó la decisión impugnada, para en su lugar decretar la prueba antes referida. Estimó la mayoría que, contrario a lo señalado en el auto recurrido, la prueba documental solicitada por la sociedad demandante, encaminada a demostrar a qué tipo de consumidores se dirigen los productos comercializados por una de las marcas protegidas por los actos acusados, resulta pertinente para resolver la controversia suscitada en el caso sub examine, en tanto que tal hecho se encuentra directamente relacionado con uno de los cargos de violación alegados en la demanda, y deberá ser analizado al momento de determinar si existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas enfrentadas.

En mi sentir, no había lugar a revocar el auto suplicado, pues considero que no debía decretarse la prueba solicitada por la parte actora. No obstante, la razón para denegar esta prueba no corresponde a la referida por el ponente de la providencia impugnada, sino a que, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 173 del Código General del Proceso, el juez se debe abstener de ordenar la práctica de pruebas que, directamente o por medio del derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente.

En este caso, el certificado a que alude la petición probatoria de la demanda bien pudo obtenerse por la parte actora a través del derecho de petición presentado ante la dependencia competente del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA. Sin embargo, no se acredita en la actuación que se haya procedido en dicha forma por la interesada y que, pese a ello, se hubiera negado el documento solicitado, de suerte que la prueba debió haberse denegado por esta circunstancia. En esos términos me permito con todo respeto dejar sentado mi salvamento de voto, OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado