PROPIEDAD INDUSTRIAL – Patente / RECURSO DE SÚPLICA – Frente a decisión tomada en audiencia inicial que niega el decreto y práctica de una prueba testimonial / RECURSO DE SÚPLICA – Es el que procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el magistrado ponente en el curso de la segunda o única instancia / AUTO QUE NIEGA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA – Es susceptible del recurso de súplica cuando es proferido en procesos de única instancia / CONDUCENCIA DE LA PRUEBA – Relacionada con la idoneidad legal del medio de prueba / DECRETO DE PRUEBA – Requisitos: Conducencia / REQUISITO DE CONDUCENCIA – Concepto / MEDIOS DE PRUEBA – Libertad probatoria: El juez puede hacer uso de todos los medios que le sean útiles para efectos de la formación del convencimiento / PRUEBA TESTIMONIAL – Procede su decreto por ser conducente / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [E]l consejero sustanciador del proceso decidió negar las pruebas testimoniales solicitadas en la reforma de la demanda, por inconducentes, en tanto que de la revisión del expediente no se encontró acreditado que los testigos hubiesen percibido los hechos relacionados con su declaración, como tampoco que hicieran parte del proceso de elaboración de la patente que nos ocupa en el presente proceso. […] En primer lugar, la Sala recuerda que la conducencia de la prueba se encuentra relacionada con la idoneidad legal que tiene un medio de convicción para demostrar un determinado hecho.
Al respecto, esta Corporación judicial ha sostenido que para verificar la conducencia de una prueba se debe revisar que: “el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho; para lo cual: a) el medio probatorio respectivo debe estar autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en particular para el hecho que con él se pretende probar”. […] Así pues, entiende la Sala, de manera contraria a lo establecido en el auto recurrido, que los testimonios solicitados por la sociedad demandante, sí resultan conducentes, toda vez los mismos cumplen con los supuestos establecidos por la normatividad en comento para su decreto y práctica [artículos 212 y 213 del CGP].
Del mismo modo, dado el principio de libertad probatoria que está consagrado en nuestro ordenamiento jurídico y en tanto el hecho que se pretende probar no tiene la exigencia legal de un medio probatorio específico para su acreditación, es claro que los testimonios en comento resultan conducentes, toda vez que la parte que los solicita pretende demostrar el conocimiento tecnológico que antecedió a la reivindicación que se solicita y hacer un análisis del contenido de las anterioridades contenidas en los documentos D3, D4 y D6, aspectos estos que hacen parte del estudio que deberá efectuarse al momento de resolver de fondo la controversia.
En este mismo sentido, la Sala resalta que, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de esta corporación judicial, en concordancia con el artículo 165 del CGP, el juez podrá hacer uso de todos los medios que le sean útiles para efectos de la formación del convencimiento, puesto que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
Por lo expuesto anteriormente, la Sala revocará la providencia suplicada en cuanto denegó el decreto y práctica de los testimonios […], para en su lugar, decretarlos. FIJACIÓN DEL LITIGIO – Importancia y finalidad / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [L]a Sala la destaca que, de acuerdo con la fijación del [litigio] adoptada por el magistrado ponente en el curso de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA, el objeto del presente proceso consiste en determinar si hay lugar o no a la declaratoria de nulidad de los actos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado por el demandante […]. [E]sta corporación judicial ha señalado la importancia y finalidad de la fijación del litigio, en los siguientes términos: “[…] La razón de la importancia de esta oportunidad procesal radica sin lugar a hesitación alguna, en que es en este momento en que el juez y las partes establecen los problemas jurídicos litigiosos que se han de resolver, acorde a los hechos controvertidos y/o aceptados en la demanda y su contestación. […] La finalidad de esta diligencia durante la audiencia inicial, no es otra que la de racionalizar y delimitar la actuación procesal y circunscribir los problemas jurídicos a lo estrictamente requerido por las partes, por ser esta una etapa preclusiva, en donde se fija la litis en forma definitiva, a partir de la cual las partes deben dirigir su conducta procesal y el juez pronunciar la sentencia […]”.
NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias, Consejo de Estado Secciones Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta, de 25 de enero de 2019, Radicación 11001- 03-24-000-2013-00520-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 23 de julio de 2009, Radicación 25000-23-25-000-2007-00460-02, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez; 17 de septiembre de 2018, Radicación 11001-03-15-000-2018- 02259-00, C.P. Rafael Francisco Suarez Vargas; 26 de agosto de 2019, Radicación 20001-23-31-000-2008-00275-01, C.P. Guillermo Sánchez Luque; 21 de junio de 2018, Radicación 19001-23-33-000-2013-00442-01, C.P. Milton Chávez García; y 15 de octubre de 2015, Radicación 11001-03-28-000-2014- 00139-00, C.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro (E).
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 211 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 243 NUMERAL 9 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 246 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 165 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 212 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 213 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2017-00272-00 Actor: AMBRX, INC Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Auto que resuelve el recurso de súplica La Sala procede a decidir el recurso ordinario de súplica interpuesto oportunamente por el apoderado judicial de la sociedad demandante en contra de la decisión proferida por el doctor Hernando Sánchez Sánchez, Consejero de Estado de la Sección Primera, en audiencia inicial de 23 de septiembre de 2019[1], mediante la cual se denegó el decreto y práctica de unos testimonios.
I.- ANTECEDENTES I.1. La sociedad Ambrx, Inc., por intermedio de apoderado judicial, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, con miras a obtener la declaratoria de nulidad de las resoluciones números: 79480 de 30 de septiembre de 2015 y 1118 de 18 de enero de 2017, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente de invención titulada “POLIPÉPTIDOS DE RELAXINA MODIFICADOS Y SUS USOS”.
I.2. La demanda fue admitida mediante auto de 13 de diciembre de 2017[2], providencia en la que se dispuso notificar personalmente a la parte demandada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. I.3. La parte actora, dentro de la oportunidad de ley, presentó reforma de la demanda, escrito en el que se solicitaron diversos medios de prueba, sin embargo, se relacionarán aquellos que fueron denegados en la providencia impugnada y que hacen parte del presente pronunciamiento, así: “[…] 2.
TESTIMONIOS 2.1. Solicito se cite y haga comparecer a su Despacho al Dr. Cort Madsen, Co-Director del Relaxin Biologic Program de Bristol-Myers Squibb, para que declare lo que le conste sobre los hechos y argumentos fundamento (sic) de la demanda. En particular, solicito al Despacho el decreto de la prueba a fin de que el testigo, como experto en biotecnología, responda interrogatorio dirigido a demostrar los cargos contra los actos acusados, frente al análisis y contenido de los documentos D3 US2009093405 titulado ´Non natural Animo acid polypeptides having modified immunogenicity´, D4 titulado ´The A-chain of Human Relaxin Family Peptides Has Distintic Roles in the Binding and Activation of the Different Relaxin Family Peptide Receptors´, en particular sobre las diferencias existentes y la ausencia de motivaciones o sugerencias en D3, D4, y D6 que pudieren hacer obvia o evidente la invención. El Dr. Cort Madsen se encuentra domiciliado en New Jersey, Estados Unidos de América y puede ser citado a través del suscrito o a la siguiente dirección: Province Line Road, Princeton New Jersey 08543- 4000, Estados Unidos de América. 2.2.
Solicito se cite y haga comparecer a su Despacho al Dr. Friedrich B. Laub, doctor en biología molecular y genética y miembro del departamento de patentes de Bristol-Myers Squibb, para que declare lo que le conste sobre los hechos y argumentos fundamento (sic) de la demanda. En particular, solicito al Despacho el decreto de la prueba a fin de que el testigo, como experto en biotecnología, responda interrogatorio dirigido a demostrar los cargos contra los actos acusados, frente al análisis y contenido de los documentos D3 US2009093405 titulado ´Non natural Animo acid polypeptides having modified immunogenicity´, D4 titulado ´The A-chain of Human Relaxin Family Peptides Has Distintic Roles in the Binding and Activation of the Different Relaxin Family Peptide Receptors´, en particular sobre las diferencias existentes y la ausencia de motivaciones o sugerencias en D3, D4 y D6 que pudieren hacer obvia o evidente la invención. El Dr. Friedrich B. Laub se encuentra domiciliado en New Jersey, Estados Unidos de América y puede ser citado a través del suscrito o a la siguiente dirección: Province Line Road, Princeton New Jersey 08543- 4000, Estados Unidos de América […]”[3].
(Destacado y subrayado de la Sala). I.4. La reforma de la demanda fue admitida mediante auto de 4 de junio de 2019[4], providencia en la que también se dispuso correr traslado de la misma a los demás sujetos procesales. Una vez agotados los trámites previstos en la Ley 1437 de 2011, el consejero sustanciador del proceso fijó fecha para la celebración de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la citada ley[5].
II.- LA PROVIDENCIA RECURRIDA En desarrollo de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA, el consejero Hernando Sánchez Sánchez, al pronunciarse respecto del decreto y práctica de las pruebas solicitas por las partes, dispuso lo siguiente: “[…] NIÉGUESE, por inconducente, la solicitud probatoria contenida en el numeral 2 de la reforma de la demanda, consistente en el testimonio de los señores Cort Madsen y Friedrich B. Laub porque no se encuentra acreditado en el expediente ni se indicó en el libelo introductorio que hayan percibido los hechos respecto de los cuales se pretende su declaración ni tampoco se conoce si tuvieron participación en la elaboración de la solicitud de patente […]”[6].
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO El apoderado judicial de la sociedad demandante interpuso recurso de súplica en contra del proveído en mención, manifestando lo siguiente: “[…] Yo quisiera sustentar mi recurso en el hecho que, la sociedad Bristol Marsh Cuit Company, tiene una alianza con la sociedad demandante y solicitante de la patente AMBRX, INC., y son ellos precisamente quienes estuvieron desarrollando el conocimiento tecnológico que se encuentra contenido en esta solicitud de patente, son expertos, uno de ellos expertos en biotecnología, otro de ellos es doctor en biología molecular y genética, miembro del departamento Bristol Marsh Cuit, y de alguna forma ellos fueron partícipes no solo de la elaboración de la descripción, reivindicación y todas las condiciones de la patente, sino que fueron parte fundamental en el desarrollo del conocimiento tecnológico cuya reivindicación se solicita.
En esa medida, teniendo en cuenta el conocimiento técnico que tienen ellos, teniendo en cuenta que la finalidad del Despacho es el conocimiento de la certeza para conocer la verdad de lo que se está discutiendo (…) yo si solicito con mucho respeto su señoría, se reconsidere la decisión adoptada […]”[7]. V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA De conformidad con el artículo 246 del CPACA[8], el recurso de súplica procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el magistrado sustanciador en el curso de la única o la segunda instancia del proceso.
Al respecto, el artículo 243 numeral 9º ibídem, dispone que el auto “que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente” es apelable. En consecuencia, y en la medida de que en la decisión cuestionada se negó el decreto y práctica de unas pruebas solicitadas por la parte demandante, la decisión impugnada es susceptible del recurso de súplica.
Ahora bien, el consejero sustanciador del proceso decidió negar las pruebas testimoniales solicitadas en la reforma de la demanda, por inconducentes, en tanto que de la revisión del expediente no se encontró acreditado que los testigos hubiesen percibido los hechos relacionados con su declaración, como tampoco que hicieran parte del proceso de elaboración de la patente que nos ocupa en el presente proceso.
Por su parte, el recurrente señaló que los testigos hacen parte de la sociedad Bristol Marsh Cuit, empresa extranjera que tiene una alianza con la sociedad demandante, y que fueron estos quienes estuvieron presentes en el desarrollo de la patente, participando en la elaboración de la descripción, de la reivindicación y de todas las condiciones de la patente; además, hicieron parte fundamental en el desarrollo del conocimiento tecnológico cuya reivindicación se solicitó en el caso que nos ocupa, razón por la que considera que las pruebas testimoniales solicitadas si resultan conducentes para resolver la controversia.
Para resolver, la Sala la destaca que, de acuerdo con la fijación del ligio adoptada por el magistrado ponente en el curso de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA, el objeto del presente proceso consiste en determinar si hay lugar o no a la declaratoria de nulidad de los actos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado por el demandante, para lo cual deben dilucidarse los siguientes aspectos: “[…] en primer lugar si para el 17 de agosto de 2010, fecha de prioridad reivindicada en la solicitud, y para un experto medio en química, la mencionada solicitud se derivaba de manera evidente de las divulgaciones previas contenidas en los documentos: a) D3: Referencia US2009093405, publicado el 9 de abril de 2009; b) D4: Referencia The Journal Of Biological Chemistry Vol. 283, No. 25, Pp.17287-17297, publicado el 20 de junio de 2008; c) D5: Referencia US 20060194256, publicado el 31 de agosto de 2006; y d) D6: Referencia US 5145962, publicada el 8 de septiembre de 1992; y, En segundo lugar, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […]”[9] En armonía con lo anterior, esta corporación judicial ha señalado la importancia y finalidad de la fijación del litigio, en los siguientes términos: “[…] La razón de la importancia de esta oportunidad procesal radica sin lugar a hesitación alguna, en que es en este momento en que el juez y las partes establecen los problemas jurídicos litigiosos que se han de resolver, acorde a los hechos controvertidos y/o aceptados en la demanda y su contestación. Lo anterior significa que si bien la acción o medio de control activa o pone en movimiento el aparato jurisdiccional, y la contestación de la misma genera y permite a las partes y terceros interesados ejercer su derecho de defensa dentro de los principios que orientan el debido proceso, es real y ciertamente en la fijación del litigio en donde las partes bajo la dirección del juez, concretan, determinan, establecen los hechos que aceptan y aquellos objeto de probanza durante el mismo.
La finalidad de esta diligencia durante la audiencia inicial, no es otra que la de racionalizar y delimitar la actuación procesal y circunscribir los problemas jurídicos a lo estrictamente requerido por las partes, por ser esta una etapa preclusiva, en donde se fija la litis en forma definitiva, a partir de la cual las partes deben dirigir su conducta procesal y el juez pronunciar la sentencia[10] […]”.
(Destacado y subrayado de la Sala). Precisado lo anterior, la Sala pasa a decidir si, en efecto, las pruebas testimoniales solicitadas por la parte actora resultan conducentes para demostrar los hechos relevantes de la litis y, en consecuencia, determinar si la decisión cuestionada debe ser confirmada o en su defecto revocada. En primer lugar, la Sala recuerda que la conducencia de la prueba se encuentra relacionada con la idoneidad legal que tiene un medio de convicción para demostrar un determinado hecho[11].
Al respecto, esta Corporación judicial ha sostenido que para verificar la conducencia de una prueba se debe revisar que: “el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho; para lo cual: a) el medio probatorio respectivo debe estar autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en particular para el hecho que con él se pretende probar[12]”.
En este contexto, cabe poner de relieve lo dispuesto por los artículos 212 y 213 del CGP[13], normas que en lo atinente al decreto y practica de la prueba testimonial, disponen lo siguiente: “[…]
ARTÍCULO 212. PETICIÓN DE LA PRUEBA Y LIMITACIÓN DE TESTIMONIOS. Cuando se pidan testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba. El juez podrá limitar la recepción de los testimonios cuando considere suficientemente esclarecidos los hechos materia de esa prueba, mediante auto que no admite recurso.
ARTÍCULO 213. DECRETO DE LA PRUEBA. Si la petición reúne los requisitos indicados en el artículo precedente, el juez ordenará que se practique el testimonio en la audiencia correspondiente. (Destacado y subrayado de la Sala). Así pues, entiende la Sala, de manera contraria a lo establecido en el auto recurrido, que los testimonios solicitados por la sociedad demandante, sí resultan conducentes, toda vez los mismos cumplen con los supuestos establecidos por la normatividad en comento para su decreto y práctica.
Del mismo modo, dado el principio de libertad probatoria que está consagrado en nuestro ordenamiento jurídico y en tanto el hecho que se pretende probar no tiene la exigencia legal de un medio probatorio específico para su acreditación, es claro que los testimonios en comento resultan conducentes, toda vez que la parte que los solicita pretende demostrar el conocimiento tecnológico que antecedió a la reivindicación que se solicita y hacer un análisis del contenido de las anterioridades contenidas en los documentos D3, D4 y D6, aspectos estos que hacen parte del estudio que deberá efectuarse al momento de resolver de fondo la controversia.
En este mismo sentido, la Sala resalta que, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de esta corporación judicial[14], en concordancia con el artículo 165 del CGP[15], el juez podrá hacer uso de todos los medios que le sean útiles para efectos de la formación del convencimiento, puesto que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen[16].
Por lo expuesto anteriormente, la Sala revocará la providencia suplicada en cuanto denegó el decreto y práctica de los testimonios de los señores Cort Madsen y Friedrich B. Laub, para en su lugar, decretarlos y, en consecuencia, devolver el expediente al magistrado conductor del proceso con el fin de que fije fecha y hora para su práctica.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, R E S U E L V E:
PRIMERO: REVOCAR el auto suplicado de fecha para 23 de septiembre de 2019, para en su lugar, DECRETAR los testimonios de los señores Cort Madsen y Friedrich B. Laub, solicitados por la parte demandante en el escrito de reforma de la demanda (Fol. 75-76).
SEGUNDO: En firme esta decisión, DEVUÉLVASE el expediente al Despacho de origen, para los fines pertinentes. Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado ----------------------- [1] Folios 282 a 298. [2] Folios 61 a 63 [3] Folios 75 a 76. [4] Folios 226 a 227. [5] Folios 276 a 277. [6] La parte pertinente se encuentra transcrita a folio 295. [7] De folios 300 a 301 obra la parte pertinente del recurso de súplica. [8]
ARTÍCULO 246. SÚPLICA. El recurso de súplica procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el Magistrado Ponente en el curso de la segunda o única instancia o durante el trámite de la apelación de un auto. También procede contra el auto que rechaza o declara desierta la apelación o el recurso extraordinario.
(Destacado y subrayado del Despacho). [9] Folio 291 del expediente. [10] Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 15 de octubre de 2015, Expediente: 11001-03-28-000- 2014-00139-00, C.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro (E). [11] Sobre el particular, el tratadista Hernán Fabio López Blanco, al ejemplificar los hechos que requieren determinados medios de prueba señaló que: “[…] Tal como sucede para acreditar determinadas calidades del estado civil, ejemplo filiación, matrimonio, defunción respecto de los cuales solo es conducente la prueba documental contenida en los registros civiles correspondientes.
Asimismo, para demostrar la existencia y modificación de derechos reales, en donde solo es conducente la escritura pública debidamente registrada, de ahí que si se pretende demostrar tales hechos con prueba testimonial, la misma se muestra por entero inconducente pues la ley no la considera apta para llevar certeza acerca de los mismos […]” Código General del Proceso, Pruebas, Dupre Editores Ltda., 2019, Pág. 115. [12] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B providencia de 23 de julio de 2009, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, número único de radicación 25000-23-25-000-2007-00460-02. [13] Normatividad aplicable al presente asunto por remisión expresa del artículo 211 del CPACA, el cual prevé que: “En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en lo que no esté expresamente regulado en este Código, se aplicarán en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil.
“(Hoy Código General del Proceso). [14] Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Primera, Audiencia inicial de 25 de enero de 2019, expediente 11001-03-24- 000-2013-00520-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. En este mismo sentido consultar las siguientes providencias que tratan el tema de la libertad probatoria: • Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Segunda Subsección “A”, Sentencia de 17 de septiembre de 2018, expediente 11001-03-15-000-2018-02259-00, C.P. Rafael Francisco Suarez Vargas. • Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 21 de junio de 2018, expediente 19001-23-33-000- 2013-00442-01, C.P. Milton Chávez García. • Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Tercera Subsección “B”, Sentencia de 26 de agosto de 2019, expediente 20001-23-31-000-2008-00275-01, C.P. Guillermo Sánchez Luque. [15] Artículo 165.
Medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales. [16] Artículo 167 Ibídem.