RECURSO DE SÚPLICA – Frente a decisión tomada en audiencia inicial que niega el decreto y práctica de pruebas / RECURSO DE SÚPLICA – Es el que procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el magistrado ponente en el curso de la segunda o única instancia / AUTO QUE NIEGA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA – Es susceptible del recurso de súplica cuando es proferido en procesos de única instancia / PRUEBA DOCUMENTAL – Certificación del número de registros de propiedad de CENCOSUD S.A. que contengan la palabra EASY / DECRETO DE PRUEBA - Requisitos: utilidad / DECRETO DE PRUEBA DOCUMENTAL - Procede por ser útil para resolver la controversia [L]a Sala advierte que el Despacho sustanciador se abstuvo de decretar la prueba enlistada en el numeral 3º del acápite de pruebas, consistente en solicitar a la SIC que “[…] certifique el número de registros de propiedad de CENCOSUD S.A. que contienen la expresión EASY […]”, con fundamento en que dicha prueba resultaba inútil, en tanto que: “[…] esa información se determinará con las certificaciones sobre la información actual de los registros marcarios enlistados a folios 33 a 39 del expediente que se decretó previamente en el numeral 1.1. […]”. […] Ahora bien, alega el recurrente que la prueba denegada, contenida en el numeral 3º del acápite de pruebas “[…] se refiere a todos los registros de propiedad de CENCOSUD que contengan la palabra EASY […]” y, que, los mismos, “[…] no se encuentran contenidos en el decreto de pruebas del numeral primero […] de la decisión impugnada.

Agrega, que “[…] la solicitud en cada uno de los numerales es distinta; en el primero, son solo dos certificados de registro y en la tercera es la totalidad de registros de la marca EASY […]”. En este contexto se tiene que el recurrente manifiesta que la prueba solicitada en el numeral 3º del acápite de pruebas, hace alusión a todos los registros de propiedad de la sociedad demandante que contienen la palabra “EASY”, lo que permite colegir que existen más registros, aparte de los reseñados en el aludido cuadro.

En esa medida, la Sala considera que no le asiste razón al consejero sustanciador del proceso, cuando manifiesta que, con la prueba decretada, esto es, la contenida en el numeral 1.1. del auto de pruebas proferido en la audiencia inicial de 4 de julio de 2019, su suple la prueba solicitada en el citado numeral 3º. Lo anterior en razón a que, se reitera, de la revisión tanto del expediente como del recurso de súplica impetrado, se puede inferir que existen más registros marcarios contentivos de la palabra “EASY”, cuya utilidad, en caso de ser decretados como prueba dentro del presente asunto, consistiría en suministrar a la Sala de Decisión mayores elementos de juicio para resolver la controversia.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 243 NUMERAL 9 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 246 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Bogotá, D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2017-00106-00 Actor: CENCOSUD S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Auto que resuelve el recurso de súplica La Sala procede a decidir el recurso ordinario de súplica interpuesto oportunamente por el apoderado judicial de la sociedad demandante, en contra de la decisión proferida por el doctor Hernando Sánchez Sánchez, Consejero de Estado de la Sección Primera, en la audiencia inicial de 4 de julio de 2019[1], mediante la cual se denegó el decreto y práctica de una prueba.

I.- ANTECEDENTES La sociedad Cencosud S.A., por intermedio de apoderado judicial, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, con miras a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución número 71156 de 21 de octubre de 2016, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, le concedió a la sociedad Odín S.A.S., el registro de la marca “EASYCOLOR” (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

En aras de demostrar los aspectos fácticos reseñados en el libelo de demanda, la sociedad demandante pidió el decreto y práctica de los siguientes medios de prueba: “[…] 1. Solicitamos se oficie a la Superintendencia de Industria y Comercio para que certifique la titularidad y vigencia de las marcas “EASY” (nominativa) en clase 35 con certificado no. 384971, “EASY” (mixta) en clase 35 con certificado no. 278328.

Lo anterior con el fin de demostrar que mi representada es titular de dichos registros, los cuales se encuentran vigentes. 2. Solicitamos se oficie a la Superintendencia de Industria y Comercio para que certifique el número de registros en la clase 35 que contienen la expresión “COLOR”. Lo anterior con el fin de demostrar que dicha expresión es comúnmente usada por los empresarios para identificar servicios de esa clase, por lo tanto debe ser excluida del cotejo entre los signos. 3.

Solicitamos se oficie a la Superintendencia de Industria y Comercio para que certifique el número de registros de propiedad de CENCOSUD S.A. que contienen la expresión EASY. Lo anterior con el fin de demostrar que la expresión EASY es identificadora de una familia de marcas y como tal merece una protección especial. […]”. El doctor Hernando Sánchez Sánchez, Magistrado de la Sección Primera del Consejo de Estado, a través de auto de 14 de diciembre de 2018, admitió la demanda, la cual fue contestada por la entidad demandada, dentro del término establecido para tal efecto.

Por su parte, la tercera interesada en las resultas del proceso, esto es, la sociedad Odín S.A.S., guardó silencio. Ahora bien, una vez notificadas las partes, el tercero interesado y agotados los trámites previstos en la Ley 1437 de 2011, el consejero sustanciador del proceso celebró la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la citada ley.

II. LA PROVIDENCIA RECURRIDA En desarrollo de la citada audiencia, llevada a cabo el 4 de julio de 2019, el doctor Hernando Sánchez Sánchez, en lo relacionado con el decreto y práctica de las pruebas solicitadas por la parte actora, dispuso lo siguiente: “[…] 1.1. DECRÉTESE a costa de la parte demandante, las pruebas documentales consistentes en: a) las certificaciones sobre la información actual de los registros marcarios enlistados en los numerales 3 y 4, visibles a folios 33 a 39 del expediente; y b) la certificación sobre el número de registros marcarios que contienen la expresión COLOR, en la clase 35 de la clasificación Internacional de Niza y, en consecuencia, ordénese a la apoderada de la parte demandada que aporte la prueba como se indica a continuación: a) (…); b) (…); c) (…); y d) (…). […] 2.1.

NIÉGUESE, por inútil, la prueba documental solicitada consistente en certificación sobre el número de registros de propiedad de Cencosud S.A. que contienen la expresión EASY, como quiera que esa información se determinará con las certificaciones sobre la información actual de los registros marcarios enlistados a folios 33 a 39 del expediente que se decretó previamente en el numeral 1.1. […]”[2].

III.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO El apoderado judicial de la sociedad demandante interpuso recurso en contra del proveído en mención, manifestando, para el efecto, lo siguiente: “[…] interpongo recurso frente al decreto de pruebas, en la medida en que en el numeral primero de la solicitud de pruebas solo se refiere a las marcas EASY con certificado 384971 y EASY en clase 35 con certificado 278328, en tal sentido la solicitud número tres de pruebas que se refiere a todos los registros de propiedad de CENCOSUD que contengan la palabra EASY, no se encuentran contenidos en el decreto de pruebas del numeral primero de su decisión. Por tal razón, le solicito que decrete la prueba listada en la demanda en el numeral tercero, en la medida en que es útil para definir la decisión, dado que, esta acreditaría la existencia de una familia de marcas que es objeto de especial protección, y en tal sentido debió haberse valorado eso en la resolución acusada por parte de CENCOSUD S.A. […]”.

El consejero conductor de la audiencia, le solicitó al recurrente que precisara si el recurso impetrado “¿es respecto de las pruebas que se decretaron en el numeral 1.1?, a lo cual, el apoderado de la sociedad demandante, respondió: “[…] Sí, en la medida en que se decretó la prueba 1.1 pero esa prueba solo se refiere a dos certificados de registro, y la razón para negar la prueba 1.3, es que se habían decretado en el numeral 1.1 las pruebas de todos los certificados listados desde el folio 33 al folio 39, en tal sentido, solicito que se aclare, puesto que la solicitud en cada uno de los numerales es distinta; en el primero, son solo dos certificados de registro y en la tercera es la totalidad de registros de la marca EASY. […]”.

Luego de un receso, el doctor Sánchez Sánchez, interpretó el recurso interpuesto como de súplica y ordenó la remisión del expediente al despacho que le seguía en turno, para su resolución. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA De conformidad con el artículo 246 del CPACA, el recurso de súplica procede en contra de los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el magistrado sustanciador en el curso de la única o la segunda instancia del proceso.

Al respecto, el artículo 243 numeral 9º ibídem, dispone que el auto “que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente” es apelable. En consecuencia, y en la medida de que en la decisión cuestionada se negó el decreto y práctica de una prueba solicitada por la sociedad demandante, la decisión impugnada es susceptible del recurso de súplica.

Por otro lado, se verifica que el medio de impugnación fue formulado oportunamente, toda vez que se interpuso en el transcurso de la audiencia en la que se tomó la decisión; por consiguiente, la Sala pasa a emitir pronunciamiento al respecto. Al descender al caso concreto, la Sala advierte que el Despacho sustanciador se abstuvo de decretar la prueba enlistada en el numeral 3º del acápite de pruebas, consistente en solicitar a la SIC que “[…] certifique el número de registros de propiedad de CENCOSUD S.A. que contienen la expresión EASY […]”, con fundamento en que dicha prueba resultaba inútil, en tanto que: “[…] esa información se determinará con las certificaciones sobre la información actual de los registros marcarios enlistados a folios 33 a 39 del expediente que se decretó previamente en el numeral 1.1. […]”.

Por su parte, la sociedad recurrente, a través de su apoderado judicial, interpuso recurso de súplica en contra de la decisión, al considerar que las pruebas solicitadas en cada uno de los numerales del acápite de pruebas de la demanda son distintas; en tanto que, en el numeral 1º del mismo se solicita que la SIC certifique respecto de la titularidad de dos (2) registros marcarios, mientras que en el numeral 3º se requiere la certificación de todos los registros, de propiedad de dicha sociedad, que contengan la marca “EASY”.

Para resolver, cabe poner de relieve que en los numerales 3 y 4 del acápite de la demanda, denominado “III.

HECHOS U OMISIONES EN QUE SE FUNDAMENTA LA ACCIÓN”, obrante de folios 33 a 39, a los que alude el numeral 1.1 del auto recurrido, la sociedad demandante manifiesta: “[…] 3. El día 23 de diciembre de 2015 CENCOSUD S.A. presentó oposición en contra del registro solicitado con fundamento en las marcas EASY, nominativas y mixtas, registradas en la clase 35, como se muestra a continuación: |Marca |Clase |Certificad|Vigencia | | | |o | | |EASY |35 |384971 |22/09/2019| |EASY |35 |278328 |29/12/2023| 4.

Asimismo, fundamentó la acción en sus derechos anteriores sobre la marca EASY en la clase 35, y en otras clases, la cual conforma una familia de marcas, como se detalla a continuación: |Marca |Clase |Certificad|Vigencia | | | |o | | |EASY |6 |343742 |20/12/2017| |(nominativa) | | | | |EASY FIX |6 |353178 |16/05/2018| |EASY |7 |343744 |20/12/2017| |(nominativa) | | | | |EASY |8 |369685 |29/09/2018| |HOGAR Y CONSTRUCCIÓN | | | | |EASY FIX |9 |353179 |16/05/2018| |MÁS EASY CENCOSUD |9 |335539 |18/07/2017| |EASY |11 |344085 |26/12/2017| |(nominativa) | | | | |EASY |12 |343745 |20/12/2017| |(nominativa) | | | | |EASY |13 |343746 |20/12/2017| |(nominativa) | | | | |EASY |15 |343747 |20/12/2017| |(nominativa) | | | | |MÀS EASY |16 |335540 |18/07/2017| |EASY INFORMA |16 |343220 |18/12/2017| |(nominativa) | | | | |EASY |16 |369686 |29/09/2018| |EASY |17 |343748 |20/12/2017| |(nominativa) | | | | |EASY FIX |20 |382802 |10/07/2019| |EASY |20 |384970 |22/07/2019| |(nominativa) | | | | |EASY |20 |510414 |30/01/2025| |EASY |21 |343749 |20/12/2017| |(nominativa) | | | | |EASY |22 |343750 |20/12/2017| |(nominativa) | | | | |EASY FIX |22 |353180 |16/05/2018| |EASY |23 |343751 |20/12/2017| |(nominativa) | | | | |EASY |23 |343752 |20/12/2017| |(nominativa) | | | | |EASY |33 |343163 |18/12/2017| |(nominativa) | | | | |EASY |34 |343164 |18/12/2017| |(nominativa) | | | | |CAMBIAR ES FÁCIL, |35 |343563 |19/12/2023| |CAMBIAR ES EASY | | | | |(lema comercial) | | | | |HÁGALO EASY |35 |369241 |30/09/2018| |(nominativa) | | | | |EASY HOGAR Y |35 |342586 |28/11/2017| |CONSTRUCCIÓN | | | | |TIPS EASY |35 |343216 |18/12/2017| |EASY ASÍ DE FÁCIL |35 |369240 |30/09/2018| |(nominativa) | | | | |EASY HOME |35 |369242 |30/09/2018| |(nominativa) | | | | |EASY INFORMA |35 |343221 |18/12/2017| |(nominativa) | | | | |MÁS EASY |35 |335544 |18/07/2017| |EASY EXPRESS |35 |343857 |24/12/2017| |(nominativa) | | | | |EASY CENCOSUD |35 |441756 |30/01/2022| |ALERTA DE OFERTAS |35 |426456 |14/06/2021| |EASY | | | | |(nominativa) | | | | |EASY MASCOTAS |35,41 |52575 |28/10/2025| |MI CLUB | | | | |MÁS EASY |36 |335545 |18/07/2017| |CENCOSUD | | | | |EASY CENCOSUD |36 |441754 |30/01/2022| |PROYECTO PROFESIONAL |36 |343228 |18/12/2017| |EASY | | | | |(nominativa) | | | | |EASYPRO |36 |343227 |18/12/2017| |(nominativa) | | | | |CLUB EASY |36 |369236 |30/09/2018| |(CLUB FÁCIL) | | | | |(nominativa) | | | | |EASY CLIENTE |36 |343226 |18/12/2017| |PROFESIONAL | | | | |(nominativa) | | | | |EASY HOGAR Y |36 |369687 |29/09/2018| |CONSTRUCCIÓN | | | | |DATO EASY |37 |343222 |18/12/2017| |(nominativa) | | | | |EASY CENCOSUD |37 |441755 |30/01/2022| |EASY |37 |343217 |18/12/2017| |(nominativa) | | | | |DATO EASY |40 |343223 |18/12/2017| |(nominativa) | | | | |EASY |40 |343219 |18/12/2017| |(nominativa) | | | | |DATO EASY |42 |343224 |18/12/2017| |(nominativa) | | | | |JARDÍN EASY |44 |343225 |18/12/2017| |(nominativa) | | | | […]”.

Ahora bien, alega el recurrente que la prueba denegada, contenida en el numeral 3º del acápite de pruebas “[…] se refiere a todos los registros de propiedad de CENCOSUD que contengan la palabra EASY […]” y, que, los mismos, “[…] no se encuentran contenidos en el decreto de pruebas del numeral primero […] de la decisión impugnada. Agrega, que “[…] la solicitud en cada uno de los numerales es distinta; en el primero, son solo dos certificados de registro y en la tercera es la totalidad de registros de la marca EASY […]”.

(negrilla de la Sala) En este contexto se tiene que el recurrente manifiesta que la prueba solicitada en el numeral 3º del acápite de pruebas, hace alusión a todos los registros de propiedad de la sociedad demandante que contienen la palabra “EASY”, lo que permite colegir que existen más registros, aparte de los reseñados en el aludido cuadro.

En esa medida, la Sala considera que no le asiste razón al consejero sustanciador del proceso, cuando manifiesta que, con la prueba decretada, esto es, la contenida en el numeral 1.1. del auto de pruebas proferido en la audiencia inicial de 4 de julio de 2019, su suple la prueba solicitada en el citado numeral 3º. Lo anterior en razón a que, se reitera, de la revisión tanto del expediente como del recurso de súplica impetrado, se puede inferir que existen más registros marcarios contentivos de la palabra “EASY”, cuya utilidad, en caso de ser decretados como prueba dentro del presente asunto, consistiría en suministrar a la Sala de Decisión mayores elementos de juicio para resolver la controversia.

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión revocará la decisión proferida por el doctor Hernando Sánchez Sánchez, Consejero de Estado de la Sección Primera, en la audiencia inicial de 4 de julio de 2019, en relación con la prueba documental solicitada por la sociedad demandante en el numeral 3º del acápite de pruebas de la demanda, para, en su lugar, ordenar que la misma sea decretada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, R E S U E L V E:

PRIMERO: REVOCAR el auto suplicado, para, en su lugar, DECRETAR la prueba documental solicitada en el numeral 3º del acápite de pruebas, consistente en ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que “[…] certifique el número de registros de propiedad de CENCOSUD S.A. que contienen la expresión EASY […]”., para lo cual se deben acatar lo ordenado en los literales a), b), c) y d) del numeral 1.1. de dicha providencia, de conformidad con lo dispuesto en la parte resolutiva de esta decisión.

SEGUNDO: En firme esta decisión, DEVUÉLVASE el expediente al Despacho de origen, para los fines pertinentes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta Salva Voto ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado P (10). CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA SALVAMENTO DE VOTO DE OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2017-00106-00 Actor: CENCOSUD S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO Y DEL DERECHO SALVAMENTO DE VOTO De manera respetuosa me permito expresar las razones de mi disenso frente a lo resuelto por la mayoría de la Sala en la providencia del 6 de febrero de 2020, mediante la cual se revocó el auto proferido en audiencia de 4 de julio de 2019, por el doctor Hernando Sánchez Sánchez, Consejero de Estado de la Sección Primera y, en su lugar, se decretó la prueba documental solicitada en la demanda, consistente en solicitar a la Superintendencia de Industria y Comercio que “[…] certifique el número de registros de propiedad de CENCOSUD S.A. que contienen la expresión EASY […]”.

Al respecto, se debe tener en cuenta lo siguiente: La sociedad Cencosud S.A., por intermedio de apoderado judicial, instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución número 71156 de 21 de octubre de 2016, por medio de la cual se concedió a la sociedad Odín S.A.S. el registro de la marca mixta “EASYCOLOR”.

En la audiencia de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, en desarrollo de la etapa de pruebas, el Despacho sustanciador negó el decreto y práctica de la prueba solicitada en la demanda, consistente en oficiar a la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de que “[…] certifique el número de registros de propiedad de CENCOSUD S.A. que contienen la expresión EASY […]”.

La decisión se sustentó en que dicha prueba resultaba inútil, en tanto que “[…] esa información se determinará con las certificaciones sobre la información actual de los registros marcarios enlistados a folios 33 a 39 del expediente que se decretó previamente en el numeral 1.1.[…]”. Inconforme con la anterior decisión la sociedad demandante interpuso recurso de súplica, alegando que la solicitud se refiere a todos los registros que contengan esa expresión, los cuales no están contenidos en la prueba ya decretada.

La Sala resolvió el citado recurso en providencia de 30 de enero de 2020, en cual se estima que no le asiste razón al consejero sustanciador del proceso en su decisión, en consideración a que de la revisión, tanto del expediente como del recurso de súplica impetrado, se puede inferir que existen más registros marcarios contentivos de la palabra “EASY”, cuya utilidad consiste en suministrar a la Sala de Decisión mayores elementos de juicio para resolver la controversia.

Aunque comparto esta apreciación, pues, como lo señaló la Sala, la prueba solicitada sí resultaba pertinente y útil para acreditar los hechos en que se sustenta la demanda, la decisión final en este caso no debió consistir en decretar dicha prueba sino en negarla, toda vez que, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 173 del Código General del Proceso, el juez se debe abstener de ordenar la práctica de pruebas que, directamente o por medio del derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente.

En este caso, los certificados a que alude la petición probatoria de la demanda bien pudieron obtenerse por la parte actora a través del derecho de petición presentado ante la dependencia competente de la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo, no se acredita en la actuación que se haya procedido en dicha forma por la interesada y que, pese a ello, se hubiera negado el documento solicitado, de suerte que no había lugar al decreto de la prueba.

En esos términos me permito con todo respeto dejar sentado mi salvamento de voto, OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado ----------------------- [1] Folios 128 a 143 [2] La parte pertinente se encuentra transcrita a folios 138 a 139.