PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / AUDIENCIA INICIAL – Decisión de excepciones previas / DEMANDA DE NULIDAD – Requisitos: Deber de indicar las normas violadas y explicar el concepto de su violación / EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA – No probada porque el demandante si desarrollo el concepto de violación de los actos acusados [L]a “demanda en forma” se encuentra regulada en los numerales 2º y 4º del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, CPACA, normas que disponen que toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y debe contener los requisitos allí dispuestos, entre los cuales, se encuentran “lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad”, por lo que deberá “indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación”. [E]l Despacho advierte que la demanda cumple con los referidos requisitos por cuanto la parte actora señaló como uno de los cargos de violación el atinente al presunto desconocimiento de los artículos 61 de la Constitución Política, 136 literal h) y 226 literales b) y c) de la Decisión 486 de 2000, en la medida que se presenta un riesgo de dilución marcaria, un aprovechamiento indebido y el menoscabo del carácter distintivo de la marca previamente registrada.

En lo atinente al concepto de violación, el Despacho encuentra que el actor lo desarrolló, para lo cual precisó que la SIC al otorgar el registro objeto de análisis “se presentó un riesgo de dilución, debilitamiento de la marca, la pérdida de su valor intrínseco y un uso injustificado por parte del tercero, que siempre lleva implícito el ánimo de aprovecharse injustificadamente de esa reputación que ha alcanzado el titular de la marca notoria”.

Además, puso de presente que el “daño económico, comercial y publicitario que se generaría a COLOMBINA S.A. es inminente, pues al perder el consumidor esa emoción por la marca COLOMBINA que sería usada por otro empresario, respecto de los productos amparados, perdería igualmente el interés en adquirir los respectivos productos, los cuales tendrían menor valor y exclusividad”.

En este contexto, para el Despacho la demanda sí está formulada en forma completa y se dirige a desvirtuar la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo demandado. […] En este orden de ideas, no le asiste razón al apoderado de la parte demandada, por cuanto la parte actora señaló con claridad contra qué manifestación de la voluntad eleva su reproche, además el concepto de violación se encuentra completo, razones todas ellas por las cuales no se declara como probada la excepción de ineptitud sustancial de la demanda formulada.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / AUDIENCIA INICIAL – Decreto de pruebas / RECURSO DE REPOSICIÓN – Frente a decisión tomada en audiencia inicial que decreta una prueba documental / PRUEBA DOCUMENTAL SOLICITADA POR LA PARTE DEMANDANTE – Se confirma la decisión de su decreto por ser pertinente y útil El Despacho ratifica la decisión en cuanto al decreto y practica de esta prueba se refiere, y lo hará básicamente por tres argumentos, dos de ellos expuestos por la parte actora, asociados a que parte de la controversia está asociada a la notoriedad y el reconocimiento de la marca cuya controversia está cifrada en este expediente, sino que se trata obviamente de registros marcarios distintos y de vigencias diferentes, razón por la cual el Despacho cuando al momento de analizar la solicitud de pruebas hizo la valoración correspondiente, encontró que el medio de prueba resultaba pertinente y útil.

Se ratifica la decisión en punto al decreto de la misma. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 162 NUMERAL 2 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 162 NUMERAL 4 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2017-00374-00 Actor: COLOMBINA S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: NULIDAD RELATIVA AUDIENCIA INICIAL DR. SERRATO: Buenas tardes.

En la ciudad de Bogotá, D.C., siendo las 2:37 p.m. del día 21 de junio de 2019, como Magistrado Ponente declaro abierta y debidamente instalada la AUDIENCIA INICIAL de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, en el proceso radicado bajo el número 11001032400020170037400, promovido por la sociedad COLOMBINA S.A., en ejercicio del medio de control de nulidad relativa consagrado en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, a través del cual se pretende obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones 4007 de 9 de febrero de 2017 y 36140 de 21 de junio de la misma anualidad, a través de las cuales se concedió el registro de la marca PANELA REALDULCINELA LA YOLOMBINA (mixta), para identificar productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la clasificación internacional de Niza.

INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS PREVIAS DR. SERRATO: Les solicito a los presentes se sirvan apagar sus teléfonos celulares o mantenerlos en modo de silencio durante todo el transcurso de la audiencia. La audiencia está siendo grabada en audio y video y los registros correspondientes serán consignados en el acta. Finalmente, se informa a las partes e intervinientes que las decisiones que se adopten en el curso de esta audiencia se entienden notificadas en estrados.

En caso de no estar de acuerdo con ellas, podrán recurrirlas de manera inmediata. I.- IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES E INTERVINIENTES: DR. SERRATO: Sírvase señor secretario informar sobre la presencia de quiénes se encuentran en la audiencia. SECRETARIO: Señor Consejero, en la audiencia, se encuentran presentes las siguientes personas: 1.1 POR LA PARTE ACTORA: Sociedad COLOMBINA S.A. APODERADO(A): LUZ HELENA ADARVE GÓMEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 41.575.435 y portador(a) de la Tarjeta Profesional de abogado(a) número 14884 del C.S.J., notificaciones: en la Carrera 7 No. 71 – 52 Torre B Piso 5 de Bogotá, teléfono: 7467000, celular 3115067249 y correo electrónico: luz.adarve@dentons.com. 1.2 POR LA PARTE DEMANDADA: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO APODERADO(A): DANIEL FELIPE CASTRO ESCOBAR, identificado(a) con cédula de ciudadanía núm. 1.128.479.660 y tarjeta profesional de abogado(a) núm. 285682 del C.S.J., notificaciones: Carrera 13 No. 27-00 piso 10 de Bogotá, teléfono: 5870000, Celular: 3005258197 y correo electrónico: c.dfcastro@sic.gov.co, notificacionesjud@sic.gov.co (SE LE RECONOCE PERSONERÍA 1.3 INTERVINIENTES: 1.3.1 TERCERO INTERESADO: CARLOS ANDRÉS LONDOÑO CASTAÑEDA.

NO ASISTE. NO PRESENTÓ EXCUSA. 3.3.2 MINISTERIO PÚBLICO: SONIA PATRICIA TÉLLEZ, Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado, designada mediante Resolución No. 426 del 09 de abril de 2019. Notificaciones: Calle 16 No. 4 – 75 piso 4 de Bogotá. NO ASISTE. PRESENTÓ EXCUSA. 3.3.3 AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURICA DEL ESTADO: NO ASISTE.

NO PRESENTÓ EXCUSA. Se deja constancia que el Tercero Interesado y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica Del Estado, fue notificada en debida forma, no obstante, los mismos no se hacen presentes, no presentaron excusa. II.- RECUENTO DE LAS ACTUACIONES PROCESALES SURTIDAS: DR. SERRATO: Señor Secretario, sírvase realizar un recuento de las actuaciones procesales adelantadas hasta este momento.

SECRETARIO: La demanda incoada en ejercicio del medio de control de nulidad relativa consagrado en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, fue radicada ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el día 29 de septiembre de 2017, conforme consta a folio 162 del expediente, y remitida al Despacho, previo reparto, el 17 de octubre de la misma anualidad.

A través de proveído de fecha 14 de diciembre de 2017 se admitió la demanda, y se ordenó notificar personalmente a la parte demandada, al tercero con interés en las resultas del proceso, al Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Dentro de la oportunidad de ley, la apoderada judicial de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO presentó escrito de contestación a la demanda.

El señor CARLOS ANDRÉS LONDOÑO CASTAÑEDA, a pesar de haber sido notificado en debida forma, tal y como consta a folios 101 y 107 del expediente, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y derecho del libelo de demanda. Por último, mediante providencia de 2 de octubre de 2018, el Magistrado ponente fijó fecha y hora para la realización de la presente audiencia inicial.

Este es mi informe señor Magistrado. III.- SANEAMIENTO DEL PROCESO: DR. SERRATO: De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, se procede enseguida a realizar el saneamiento del proceso. Pregunto a las partes e intervinientes si observan algún vicio que pueda acarrear una nulidad procesal que deba ser objeto de saneamiento.

DEMANDANTE: Ninguno. DEMANDADO(A): Ninguno. DR. SERRATO: Como quiera que no se ha incurrido en ninguna irregularidad procesal que pudiere invalidar las actuaciones surtidas hasta este momento, el Despacho declara debidamente saneados los vicios de nulidad relativa que pudiere adolecer el proceso. IV.- COSA JUZGADA O ACUMULACIÓN DE PROCESOS Y EXCEPCIONES PREVIAS O MIXTAS DR. SERRATO: Señor Secretario, antes de continuar con el desarrollo de la Audiencia y para descartar la ocurrencia del fenómeno de la cosa juzgada, o de una eventual acumulación de procesos, sírvase informar si las Resoluciones 4007 de 9 de febrero de 2017 y 36140 de 21 de junio de la misma anualidad, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio han sido demandadas con anterioridad.

En caso afirmativo, indique el número de referencia del proceso o procesos respectivos, precisando el estado en que se encuentran y el nombre del Consejero Ponente que conoce o conoció de ellos. SECRETARIO: Señor Consejero, verificada la base de datos que se lleva en la Secretaría de la Sección Primera, se advierte que los actos acusados no han sido demandados con anterioridad.

DR. SERRATO: Gracias señor Secretario. Procedo a emitir pronunciamiento de una excepción. La apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio formuló la excepción previa que denominó “el accionante omitió desarrollar el concepto de violación”, respecto del cargo de dilución marcaria. Señaló que el mismo contiene interpretaciones y juicios puramente subjetivos, que ni siquiera llevan a presumir una violación efectiva de las normas invocadas.

Al respecto, el Despacho recuerda que la “demanda en forma” se encuentra regulada en los numerales 2º y 4º del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, CPACA, normas que disponen que toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y debe contener los requisitos allí dispuestos, entre los cuales, se encuentran “lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad”, por lo que deberá “indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación”.

En el caso de autos y una vez revisado el plenario, el Despacho advierte que la demanda cumple con los referidos requisitos por cuanto la parte actora señaló como uno de los cargos de violación el atinente al presunto desconocimiento de los artículos 61 de la Constitución Política, 136 literal h) y 226 literales b) y c) de la Decisión 486 de 2000, en la medida que se presenta un riesgo de dilución marcaria, un aprovechamiento indebido y el menoscabo del carácter distintivo de la marca previamente registrada.

En lo atinente al concepto de violación, el Despacho encuentra que el actor lo desarrolló, para lo cual precisó que la SIC al otorgar el registro objeto de análisis “se presentó un riesgo de dilución, debilitamiento de la marca, la pérdida de su valor intrínseco y un uso injustificado por parte del tercero, que siempre lleva implícito el ánimo de aprovecharse injustificadamente de esa reputación que ha alcanzado el titular de la marca notoria”.

Además, puso de presente que el “daño económico, comercial y publicitario que se generaría a COLOMBINA S.A. es inminente, pues al perder el consumidor esa emoción por la marca COLOMBINA que sería usada por otro empresario, respecto de los productos amparados, perdería igualmente el interés en adquirir los respectivos productos, los cuales tendrían menor valor y exclusividad”.

En este contexto, para el Despacho la demanda sí está formulada en forma completa y se dirige a desvirtuar la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo demandado. Aunado a lo anterior, se tiene que el cargo ilegalidad recae sobre una proposición jurídica real y existente y no simplemente deducida por el actor, o implícita en el cuerpo de la demanda.

Así, el argumento de la parte demandada, en tanto a que el cargo de nulidad propuesto por la actora refiere a simples “apreciaciones subjetivas”, se trata de una valoración personalísima de la parte, sin que, por lo demás, no se refiriera a otro argumento que la ratifique o sustente. En este orden de ideas, no le asiste razón al apoderado de la parte demandada, por cuanto la parte actora señaló con claridad contra qué manifestación de la voluntad eleva su reproche, además el concepto de violación se encuentra completo, razones todas ellas por las cuales no se declara como probada la excepción de ineptitud sustancial de la demanda formulada.

La decisión se notifica en estrados. Los sujetos procesales guardan silencio. V.- FIJACIÓN DEL LITIGIO: DR. SERRATO: El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma, especialmente con el concepto de violación y la respuesta que del mismo se hace, consiste en determinar si la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO con ocasión de la expedición de las Resoluciones 4007 de 9 de febrero de 2017 y 36140 de 21 de junio de la misma anualidad, a través de las cuales se concedió el registro de la marca PANELA REALDULCINELA LA YOLOMBINA (mixta), para identificar productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor CARLOS ANDRÉS LONDOÑO CASTAÑEDA, llegó a quebrantar los artículos 61 de la Constitución Política, 136 literales a), b) y h) y 226 literales b) y c) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al haber realizado presuntamente, en forma errónea, el examen de registrabilidad de la marca antes señalada, toda vez que la misma es similarmente confundible con las marcas y nombre comercial COLOMBINA, los cuales gozan de protección especial al ser notoriamente conocidos.

Concretamente, la parte actora formuló el cargo atinente a la violación de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló: 1. Violación del artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de 2000, por cuanto entre las marcas y nombre comercial COLOMBINA de propiedad de la sociedad Colombina S.A. y la marca registrada existen similitudes ortográficas, visuales, fonéticas e ideológicas capaces de generar confusión entre el público consumidor, especialmente en cuanto reproducen un elemento esencial como es OLOMBINA, modificando la letra C por la Y. 2.

Violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, toda vez que la SIC desconoció que existe riesgo de asociación competitiva entre las marcas en conflicto, en tanto “la panela constituye un producto claro y estrechamente relacionado con los productos que distinguen las marcas de Colombina”. 3. Violación del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000, en la medida en que la SIC no tuvo en cuenta que la marca COLOMBINA es un signo notorio dentro del mercado nacional, sub regional, latinoamericano e internacional, tal y como se ha reconocido tanto por la Superintendencia de Industria y Comercio como por el propio Consejo de Estado, esto es, con anterioridad a la presentación de registro de la marca cuestionada. 4.

Violación de los artículos 61 de la Constitución Política, 136 literal h) y 226 literales b) y c) de la Decisión 486 de 2000, en la medida que se presenta un riesgo de dilución marcaria, un aprovechamiento indebido y el menoscabo del carácter distintivo de la marca previamente registrada. Pregunto a las partes e intervinientes si tienen alguna objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos por el Despacho.

DEMANDANTE: De acuerdo. DEMANDADO(A): Conforme. DR. SERRATO: En consecuencia, queda delimitado el litigio en los términos antes señalados. VI.- DECRETO Y PRÁCTICA DE PRUEBAS: DR. SERRATO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 180, numeral 10, del C.P.A.C.A., procede el Despacho a referirse a las pruebas, así: Téngase como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que les corresponda en derecho, a los documentos aportados por las PARTES.

En cuanto a los oficios solicitados por la parte actora (fl. 92). - Solicita se oficie a la SIC para que remita certificación de titularidad, alcance y vigencia de los registros de COLOMBINA S.A., relacionados a folios 92 y 93 del expediente. El Despacho accede al decreto de la prueba solicitada. En este sentido, se ordena que por Secretaría de la Sección Primera se oficie a la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que, con destino a este proceso, a costa de la peticionaria, la remita en el término de diez (10) días.

La decisión se notifica en estrados. DEMANDADO(A): Señor Magistrado, pongo en consideración del Despacho para que reconsidere la decisión en punto a que no se decreten los 16 registros marcarios que solicitan sean emitidos el certificado de titularidad, alcance y vigencia por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (Acápite de pruebas de la demanda numeral 1), en atención a que todos a excepción de uno tienen el mismo fin, la misma pertinencia y utilidad, toda vez que están registrados en la misma clase 30 de la nomenclatura de Niza, por lo que no entiende este representante fuera necesario los 16 registros, de tal modo que le solicito al Despacho limitar esa solicitud a unos 5 o menos de esos registros marcarios, toda vez que la parte actora señalo que los mismos constan como un muestreo de la registrabilidad, de los registros que constan en la Superintendencia de Industria y Comercio para la marca Colombina, es decir que todas estas marcas son ejemplo de ello según dice la parte actora, por ende considero sería inútil, impertinente e innecesaria el resto de los registros marcarios o de la titularidad de vigencia decretarlos todos, puesto que todos llevan al mismo fin el conocimiento de ese registro.

DR. SERRATO: ¿Puedo interpretar su intervención como un recurso de reposición frente a la decisión tomada por el Despacho? DEMANDADO(A): Claro que sí su señoría. DR. SERRATO: Entonces así se tendrá. Del recurso interpuesto se corre traslado a la parte demandante. DEMANDANTE: Estoy en desacuerdo con la posición del apoderado de la parte demandada, porque no es lo mismo contar con un único registro marcario de una marca, a contar con un esfuerzo hecho por una compañía en posicionar una marca que esta plasmado en muchos certificados de registros de marca, que reflejan y confirman la notoriedad y el reconocimiento que tiene la marca en el mercado Colombiano. Le pido al honorable Magistrado que reconsidere la decisión respecto de aportar estas pruebas dentro de este proceso, toda vez que la parte actora asumirá los costos de la expedición de estas certificaciones para que queden aportadas como pruebas dentro de este proceso.

DR. SERRATO: El Despacho ratifica la decisión en cuanto al decreto y practica de esta prueba se refiere, y lo hará básicamente por tres argumentos, dos de ellos expuestos por la parte actora, asociados a que parte de la controversia está asociada a la notoriedad y el reconocimiento de la marca cuya controversia está cifrada en este expediente, sino que se trata obviamente de registros marcarios distintos y de vigencias diferentes, razón por la cual el Despacho cuando al momento de analizar la solicitud de pruebas hizo la valoración correspondiente, encontró que el medio de prueba resultaba pertinente y útil.

Se ratifica la decisión en punto al decreto de la misma. La decisión se notifica en estrados, e igualmente notifico que no haré pronunciamientos adicionales porque no hay más solicitudes al respecto. Los sujetos procesales guardan silencio. DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: La parte actora en la demanda citó como disposiciones comunitarias vulneradas los artículos 136 literales a), b) y h) y 226 literales b) y c) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Finalizada la audiencia se suspende el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección, la documentación requerida para efectos de la interpretación prejudicial de que trata los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 y 124 de la Decisión 500 de 22 de junio de 2001 “Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.

Cumplida la actuación anterior, se continuará con el trámite pertinente. VII. CONTROL DE LEGALIDAD Y TERMINACIÓN DE LA AUDIENCIA DR. SERRATO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 el Despacho pregunta a las partes e intervinientes si consideran que en esta audiencia se ha incurrido en alguna irregularidad que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

DEMANDANTE: De acuerdo. DEMANDADO(A): Conforme. Teniendo en cuenta lo manifestado por las partes, el Despacho declara saneado el proceso hasta el momento. FINALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA: Como quiera que la prueba aportada y decretada es de carácter documental, el Despacho considera innecesaria la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437 de 2011.

Por lo anterior y en aras de garantizar el derecho de contradicción, se ordena que una vez sea allegada la información solicitada, por la Secretaría se corra traslado a las partes para que manifiesten lo que consideren pertinente. Cumplido el objeto de la audiencia se da por terminada siendo las 02:58 pm, previa lectura y suscripción del acta respectiva, y revisión de la grabación audiovisual.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero Ponente LUZ HELENA ADARVE GÓMEZ Apoderada Parte Demandante DANIEL FELIPE CASTRO ESCOBAR Apoderado Parte Demandada PEDRO PABLO MUNEVAR ALBARRACÍN Secretario MBC