PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN – Inexistencia entre el signo nominativo DAPAC y la marca DAPAC / REGISTRO MARCARIO – No se anula respecto del signo nominativo DAPAC para distinguir productos comprendidos en la clase 3 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza porque no se demostró la mala fe A juicio de la Sala, la parte demandante no demostró ser titular de un derecho exclusivo de propiedad intelectual respecto del signo DAPAC que sirva de fundamento para aducir un riesgo de confusión o de asociación con la marca nominativa DAPAC que identifica productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, motivo por el cual no es necesario entrar a analizar los supuestos del artículo 136 de la Decisión 486.

Así las cosas, al no existir riesgo de confusión entre los signos confrontados derivado de la ausencia de un derecho exclusivo de propiedad industrial o de derechos de autor de la parte demandante, no resulta procedente analizar si se configuran los supuestos de los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 ni tampoco si el registro de la marca DAPAC se solicitó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos endilgados y que no se desvirtuó la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo acusado, la Sala denegará las pretensiones de nulidad contenidas en la demanda. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 137 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00301-00 Actor: AKTIEBOLAGET ELECTROLUX (PUBL) Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de Nulidad Relativa Tema: Marca nominativa DAPAC.

Naturaleza jurídica de los signos protegibles por derechos de propiedad intelectual. Competencia desleal por confusión de signos SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó Aktiebolaget Electrolux contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 34464 de 29 de octubre de 2002, “por la cual se concede un registro”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Aktiebolaget Electrolux (Publ), en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado[1], en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172[2] de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión  Comunidad Andina[3], en adelante Decisión 486, presentó demanda[4] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 34464 de 29 de octubre de 2002, “por la cual se concede un registro”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca nominativa DAPAC para identificar productos de la Clase 3, de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza. 2.

La parte demandante solicitó que, como consecuencia de la declaración de nulidad, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro marcario núm. 260157 correspondiente a la marca DAPAC para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones[5]: “[…] 1. Que el registro de la marca DAPAC fue obtenido de mala fe porque se solicitó y obtuvo con la intención de causar confusión directa e indirecta con las marcas de mi mandante, y que, por ende, es nulo. 2. Que el registro de la marca DAPAC se solicitó y obtuvo para perpetrar un acto de competencia desleal y que, por ende, es nulo. 3.

Que es nula la Resolución 34464 de 29 de Octubre de 2002 por medio de la cual se concedió el registro de la marca DAPAC en la Clase 3. 4. Que, como consecuencia de la nulidad decretada, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del Certificado de Registro No. 260157, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, entre otros, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: “[…] 1. Mi representada es conocida por sus electrodomésticos, particularmente sus aspiradoras de marca LUX y ELECTROLUX. 2. La sociedad AKTIEBOLAGET ELECTROLUX ha venido comercializando ampliamente sus aspiradoras y otros productos y servicios en Colombia, al amparo de las siguientes marcas: • AQUA GUARD, registrada desde 1984 en la Clase 11. • E, registrada desde 1985 en las Clases 35, 37,40. • E, registrada desde 1989 en las Clases 9 y 11. • ELASTOSIL, registrada desde 1984 en la Clase 17. • ELECTROLUX, registrada desde 1983 en las Clases 9 y 11. • ELECTROLUX, registrada desde 1985 en las Clases 35, 37 y 40. • ELECTROLUX, registrada desde 1986 en las Clases 1, 3, 7, 9 y 21. • ELECTROLUX, registrada desde 1987 en la Clase 16. • ELECTROLUX MINIBAR, registrada desde 1988 en la Clase • ELECTROLUX ROYAL, registrada desde 1995 en la Clase 7. • ELECTROLUX ROYAL, registrada desde 1994 en la Clase 11. • ELECTROLUZ, registrada desde 1984 en las Clases 7 y 21. • ELECTROLUZ, registrada desde 1985 en la Clase 36. • ELUXIN, registrada desde 1988 en la Clase 3. • JONSERED, registrada desde 1995 en la Clase 7. • LUX, registrada desde 1996 en la Clase 16. • LUX, registrada desde 1999 en la Clase 11. • LUX, registrada desde 2001 en la Clase 11. • LUX, registrada desde 2002 en las Clases 9 y 7. • LUXOMATIC, registrada desde 1995 en la Clase 9. • MAYFLOWEAR, registrada desde 1989 en la Clase 39. • SANITAIRE, registrada desde 2001 en la Clase 7. • SERVILUX, registrada desde 1984 en las Clases 35,37, 39,42. • THE ELECTROLUX GROUP.

THE WORLD’S No.1 CHOICE, registrada desde 1993 en la Clase 6. • THE ELECTROLUX GROUP. THE WORLD’S No.1 CHOICE, registrada desde 2001 en las Clases 3, 7, 8, 9, 11, 12, 16,21,22,25,35,35 y 39. • WASCATOR, registrada desde 1987 en la Clase 7. 3. En 1940, esta sociedad resolvió crear una subsidiaria en Colombia, la sociedad LUX DE COLOMBIA S.A., y en 1980 creó otra subsidiaria, la sociedad SERVILUX S.A., subsidiarias a través de las cuales fabrica sus productos, los comercializa, fabrica y vende repuestos para los mismos y presta servicios de post-venta, de gran importancia en este ramo de negocios.

Figuran como Anexos 2 y 3 de esta demanda los Certificados expedidos por la Cámara de Comercio de Bogotá que acreditan la fecha de constitución de las mencionadas sociedades […]. 8. Fueron nombrados Representantes Legales de las sociedades subsidiarias SERVILUX S.A. y LUX DE COLOMBIA S.A. los señores Fabio Ernesto Angarita Jiménez, Sven Ake Andersson y Humberto Moreno. Estos Representantes Legales y directivos eran los mismos para las dos sociedades, como podrá constatar esa Corporación una vez que la Cámara de Comercio de Bogotá certifique sobre la representación legal de las mismas entre Mayo de 2000 y Abril 16 de 2003. 9.

En Diciembre de 2001, se constituyó la sociedad PROMOLUX S.A., tal como consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, que obra como Anexo 4 de esta demanda. PROMOLUX S.A. es una sociedad comercial del tipo de las anónimas, con domicilio principal en Bogotá, y constituida mediante escritura pública número 6274 del 3 de diciembre de 2001 de la Notaría 6 de Bogotá. 10.

La sociedad PROMOLUX, titular de la marca DAPAC en la Clase 3, se constituyó con el aporte de dos sociedades panameñas: Boxer S.A. con una participación del 49 % y Cocker S.A., con una participación del 48 %. El 3 % faltante está conformado por tres (3) personas naturales colombianas cada una de ellas con una participación insignificante en el capital social y en la toma de decisiones. 11.

Estas dos sociedades panameñas no son sociedades del grupo Electrolux A.B. Cocker S.A. y Boxer S.A. son sociedades controladas por el señor Sven Ake Andersson. Obran como Anexos 5, 6 y 7 de esta demanda copias auténticas de las comunicaciones de fechas 10 de Julio de 2001, 23 de Enero de 2002 y 25 de Febrero de 2002 que demuestran esta afirmación. Obra como Anexo 8 la copia auténtica de la Escritura de Constitución de la sociedad PROMOLUX S.A. 12.

De esta manera, los señores Fabio Ernesto Angarita Jiménez, Sven Ake Andersson y Humberto Moreno dieron comienzo a una serie de prácticas ilícitas y de competencia desleal para alcanzar su objetivo, que era quedarse, si no con las compañías SERVILUX S.A. y LUX DE COLOMBIA S.A., por lo menos sí con sus negocios, su nombre, su clientela y hasta sus empleados. 13.

La sociedad PROMOLUX S.A. fue constituida con una serie de características que descartan una actuación de buena fe. En primer término, se llama PROMOLUX, es decir, utiliza un prefijo que busca que el público consumidor la asocie con el grupo LUX. En segundo lugar, tiene el mismo (casi textual) objeto social de las sociedades SERVILUX y LUX DE COLOMBIA, lo cual busca reforzar la impresión de que se trata de una compañía perteneciente al grupo LUX.

En tercer lugar, tiene los mismos Representantes Legales, directivos y revisor fiscal que las sociedades SERVILUX S.A. y LUX DE COLOMBIA S.A., con lo cual cualquier persona queda absolutamente convencida de su pertenencia al grupo LUX […]. 37. Actualmente, hay nueve (9) registros sanitarios para los productos de la limpieza con la marca DAPAC registrada por PROMOLUX S.A., todos para los mismos productos cotizados a LUX DE COLOMBIA.

Estos registros sanitarios han sido concedidos para la modalidad de fabricar y vender, y están a nombre de Atlantic Service Ltda., vigentes hasta el 2012. Su fabricante es Industrias Químicas Mansuar. Hay también cinco (5) certificaciones correspondientes a los productos que no requieren registro, solicitados por SERVILUX S.A. para PROMOLUX S.A. Copia auténtica de estos registros y certificaciones obra como Anexo 25 […]. 37.

En video, aportado con este memorial como Anexo 28, se puede apreciar que los representantes legales de PROMOLUX relacionan la sociedad como parte del grupo empresarial de ELECTROLUX. Es así como en julio 18 de 2002, el señor Fabio Angarita, haciendo una presentación para el segundo semestre del año 2002, señala que la nueva compañía del grupo LUX es llamada PROMOLUX y que entra a formar parte de las otras compañías como una más, cuando en realidad es una compañía separada del grupo. 38.

Por su parte, en otra presentación, un experto señala la estrategia para presentar la nueva línea industrial de DAPAC a través de las compañías LUX y SERVILUX, informando que la misma es el futuro del grupo empresarial. 39. Así mismo, se propone la posibilidad de crear una nueva compañía para los productos DAPAC, aunque señala que SERVILUX deberá estar directamente ligada con el desenvolvimiento de la marca y que sus trabajadores deberán informar a los clientes acerca de los beneficios de la nueva línea de productos. 40.

Finalmente, en el video de Notilux edición de octubre, se hace mención al lanzamiento de los nuevos productos DAPAC y de la unión de PROMOLUX al grupo empresarial de ELECTROLUX, donde estuvieron presentes tanto Sven Andersson como Fabio Angarita. 41. Igualmente es claro que los representantes legales de PROMOLUX, al haber sido también administradores de LUX y de SERVILUX, han hecho un uso indebido de información privilegiada, toda vez que han copiado de manera casi textual los manuales de las compañías y se han servido de sus canales y procesos de mercadeo y comercialización para ubicar sus productos en el mercado nacional.

Obran como Anexo 29 los Manuales de Limpieza y Mantenimiento de Pisos de LUX DE COLOMBIA S.A. y de PROMOLUX S.A. […]. 46. Como se ha señalado en todos los hechos anteriores, la sociedad demandada, con la anuencia de sus representantes legales, claramente ha obrado con mala fe y ha incurrido en prácticas de competencia desleal. 47. Dentro de toda esta estrategia, era un paso natural y obvio crear una marca, marca que requería de gran habilidad, porque tenía que ser asociada por el público consumidor con el grupo LUX, pero que no podía, a diferencia de lo que sucedía con la razón social, reproducir ni el prefijo LUX, ni tener el aspecto gráfico que el consumidor asocia con LUX, porque de tener cualquiera de los dos, la Superintendencia de Industria y Comercio, aún de oficio, hubiera impedido su registro. 48.

Fue así como nació la idea de registrar la marca DAPAC, que solucionó para PROMOLUX los dos problemas. 49. En efecto, la expresión DAPAC no es una palabra acuñada por la imaginación de los propietarios de PROMOLUX. La palabra DAPAC corresponde a las siglas de la estrategia de venta del grupo LUX: Definición de necesidades Aceptación de necesidades Prueba Aceptación de la prueba Cierre de ventas 50.

Obra como Anexo 30 el programa del Curso Básico / Nivel Avanzado que se realizó en Bogotá el 31 de Agosto de 2001, en el cual se hace referencia repetida a la estrategia DAPAC, así como el Manual correspondiente a dicho Curso. 51. La palabra DAPAC, entonces, tiene la doble ventaja de (i) ser identificada por los empleados y, a través de ellos, por el público consumidor como perteneciente al grupo LUX, y (ii) pasar el examen de oficio de la Superintendencia de Industria y Comercio como seguramente no lo hubiera hecho una que contuviera la palabra LUX. 52.

Así, PROMOLUX solicitó y obtuvo el registro de la marca nominativa DAPAC en la Clase 3, cuando su intención en todo momento fue usarla como una marca mixta. Obviamente, para reforzar la asociación con el grupo LUX, PROMOLUX ha utilizado siempre la marca DAPAC dentro del óvalo de borde blanco y fondo rojo oscuro que el público consumidor asocia con los productos y servicios de LUX.

Obra como Anexo 31 de esta demanda un ejemplar de folleto promocional de los productos DAPAC, que demuestran la anterior afirmación. 53. Para no dejar duda sobre la asociación existente entre la marca DAPAC y el grupo LUX, los directivos de PROMOLUX S.A. promocionaron los productos amparados por la marca de dos maneras, que a continuación expongo. 54.

En lo referente a las aspiradoras marca DAPAC, afirmaron en su publicidad: “Al adquirir un equipo DAPAC, usted está respaldando su inversión porque siempre puede contar con la asistencia de Servilux ”, como se puede constatar en el folleto promocional que obra como Anexo 31 de esta demanda. 55. En lo referente a los productos de aseo y limpieza marca DAPAC (shampoos para alfombra, limpiavidrios, desmanchadores, etcétera), no tuvieron reparos en comercializarlos utilizando en su etiqueta la frase “Recomendados por LUX”, lo cual, por una parte, no es una afirmación veraz, y, por otra parte, lleva al público consumidor a establecer a simple vista la relación con el óvalo y colores distintivos de LUX, puesto que los ve en una misma etiqueta.

Obran como Anexo 32 algunas etiquetas de los productos de aseo y limpieza DAPAC. 56. Adicionalmente, y para que no hubiera la menor posibilidad de evitar la asociación de los productos DAPAC con las compañías del grupo LUX, LUX DE COLOMBIA S.A. presentó dichos productos y a sus promotoras en las grandes cadenas como ALKOSTO, CAFAM y HOME CENTER.

Obran como Anexo 33 las cartas por medio de las cuales LUX DE COLOMBIA se presenta como empresa líder en la comercialización de sistemas profesionales de limpieza marca DAPAC, presenta la línea de productos domésticos marca DAPAC, e indica que PROMOLUX S.A. es la comercializadora de LUX DE COLOMBIA S.A. 57. Así las cosas, el registro de la marca DAPAC fue obtenido de mala fe porque se solicitó y obtuvo con la intención de causar confusión directa e indirecta con las marcas de mi mandante, y para perpetrar un acto de competencia desleal. […]”.

Normas violadas 5. La parte demandante adujo en el escrito de la demanda la vulneración de los artículos 136[6], 137[7] y 172[8] de la Decisión 486. Concepto de la violación 6. La parte demandante expuso los cargos de violación de la siguiente forma: 6.1. Manifestó que “[…] El registro de la marca DAPAC por la sociedad PROMOLUX S.A. constituye una violación al Artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que afecta indebidamente los derechos de mi representada […] Adicionalmente, la marca DAPAC se registró para consolidar actos de competencia desleal […]”[9]. 6.2.

Adujo que “[…] el registro de la marca DAPAC forma parte de una estrategia que fue diseñada, entre otros fines ilícitos, para aparentar que PROMOLUX, sus productos y sus servicios, eran los mismos de LUX y de SERVILUX, lo cual claramente constituye un acto tendiente a crear confusión, con el fin de apoderarse de la clientela de estas últimas […][10]. 3.

Sostuvo que “[…] El registro de la marca DAPAC fue obtenido de mala fe, buscando causar confusión directa e indirecta al consumidor, para aprovecharse del prestigio y reconocimiento de que gozan los productos o servicios de las empresas del grupo LUX. Para este propósito, se revistió de una aparente legalidad […]”[11]. 4. Advirtió que de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486, la parte demandante está legitimada para pedir la nulidad de la Resolución demandada[12].

Contestación de la demanda 7. La parte demandada se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante, argumentando lo siguiente: 1. Manifestó que el acto acusado se encuentra ajustado a derecho por lo que no viola las normas contenidas en la Decisión 486, en razón a que “[…] esta Entidad realizó un examen de registrabilidad concienzudo, observando detenidamente la distintividad inherente con la que debe contar el signo y atendiendo además su registrabilidad frente a derechos de terceros […]”[13]. 2.

Indicó que al no encontrar que se vulnerara derecho alguno la demandada “[…] otorgó el registro de la marca denominativa en cuestión, mediante la Resolución N° 34464 del 29 de octubre de 2002 teniendo en cuenta que, la solicitud de registro de la marca […] cumplía los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes […] concluyó que no había ninguna causal de irregistrabilidad que afectara la concesión del registro […]”[14]. 3.

Señaló que “[…] En lo que atañe a los cargos de mala fe y conductas de competencia desleal endilgadas por el demandante al solicitante del registro de la marca en debate por parte del solicitante es de señalar que la parte demandante, (sic) no fue demostrado dentro de la vía gubernativa y cuando era oportuno hacerlo; además debe tenerse en cuenta que no corresponde a la Jurisdicción de lo contencioso administrativo avocar el conocimiento y decidir sobre acciones por competencia desleal.

Según lo descrito en la Ley 256 de 1996 y Ley 146 de 1998 […]”[15]. 8. Promolux S.A., en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, contestó la demanda, argumentando lo que seguidamente se señala: 1. Adujo que “[…] el registro de la marca DAPAC, fue obtenido con el lleno de todos los requisitos legales exigidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del procedimiento administrativo establecido para tal fin incluyendo el derecho a la oponibilidad en desarrollo de los principios de publicidad y contradicción, de los cuales debió hacer uso quien demanda; donde dicho organismo estatal finalmente concluyó que la solicitud de registro de la marca DAPAC cumplía con los requisitos previstos en disposiciones legales vigentes.

En él trámite administrativo igualmente concluyó con la expedición del acto acusado PROMOLUX S.A. fue transparente en los antecedentes que presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, con el único propósito de comercializar lícitamente sus productos y por lo tanto obró, exenta de mala fe […] quien demanda tuvo la oportunidad legal de demostrar lo que ella denomina mala fe, en el procedimiento de expedición del acto, lo cual no aparece probado en este proceso […]”[16]. 8.2.

Advirtió que “[…] el actor pretende confundir al Juez Contencioso, utilizando una argumentación deductiva sobre relatos y operaciones normales debidamente justificadas por los administradores, de acuerdo a las circunstancias, de donde infiere presuntos actos de competencia desleal, hechos que tal como se plantean, se quieren mostrar como ciertos, cuando en realidad son posteriores a la expedición del acto administrativo acusado y cuyo examen, es de competencia exclusiva del Juez Ordinario; trata de llevar al Juez Administrativo a deducir que de esos actos posteriores calificados como desleales, se puede colegir que hubo la intención de solicitar el registro de la marca DAPAC para luego incurrir en actos de competencia desleal.

Olvida el actor que este es un proceso contencioso que tiene como única finalidad, examinar si el acto administrativo fue producido legalmente y concretamente si contiene todos los elementos para su validez. Esta Jurisdicción no tiene la competencia para juzgar, cómo ha sido utilizado el acto administrativo una vez cobró carácter ejecutivo, como lo pretende el actor […]”[17]. 8.3 Adujo que “[…] no le corresponde al Juez Administrativo hacer declaraciones judiciales sobre actos de competencia desleal que además no han existido y que en el remoto caso de que fueran declarados por el Juez Competente, esto es, la Jurisdicción Ordinaria, en nada afectan la validez del acto administrativo pues se trataría de hechos posteriores, que tampoco ocurrieron.

Si el discurrir de los actos endilgados por quien demanda fueran ciertos existiría una dualidad de jurisdicciones, con competencia para el juzgamiento de presuntos actos de competencia desleal, lo cual como se sabe no es posible dentro del derecho positivo Colombiano […]”[18]. 8.4 Sostuvo que “[…] de la forma más hábil y confusa, la parte actora refiere a un buen número de operaciones comerciales, celebradas al amparo de la Ley y la costumbre comercial de acuerdo con las circunstancias del momento, valorándolas de forma tal que el juzgador encuentre razón a sus demandadas pretensiones […]”[19] y se pronunció respecto de cada uno de los 57 fundamentos fácticos señalados por la parte demandante. 8.5.

Manifestó que “[…] debe señalarse en primer término que aunque el actor indica como norma violada el artículo 172 de la Decisión 486 que aparentemente daría competencia para decretar la nulidad relativa del registro o marca cuando este se hubiese efectuado de mala fe, en el desarrollo del concepto de la norma violada no demuestra ni señala cómo o de qué manera en el proceso de producción del acto administrativo que acusa se perpetró la presunta mala fe simple y llanamente se limita a alegar que existió en la obtención del registro sin precisar en qué momento del proceso de formación del acto administrativo ocurrió […]”[20]. 8.6.

Señaló que “[…] Para el caso concreto es obvio que dentro del desarrollo del concepto de violación el actor no indicó o demostró en qué parte del proceso de formación o expedición del acto se actuó de mala fe por lo que habrá de proferirse, y así lo solicito, fallo que declare que el acto es absolutamente legal sin perjuicio de las pretensiones previas planteadas […]”[21]. 7.

Adujo que “[…] le corresponde al actor demostrar con hechos probados y actuaciones ciertas que PROMOLUX en determinadas circunstancias durante el proceso de formación del acto administrativo o durante su expedición actuó de mala fe […]”[22]. 8. Señaló que “[…] el propio actor reconoce que el registro de la marca DAPAC, fue expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio porque no violaba ninguna disposición legal como quiera que ni reproduce el prefijo LUX ni tiene el aspecto gráfico que el consumidor asocia según el actor con LUX.

Consecuencia de lo anterior es que, al menos en lo que respecta al registro de la marca DAPAC el actor no demuestra que se haya obtenido de mala fe, o que el acto se encuentre viciado en otra causal […]”[23]. 9. Adujo que “[…] Lo que si queda claro a través del discurrir de los hechos de la demanda es que el actor está tratando de lograr la nulidad de la marca DAPAC a través de esta Jurisdicción no porque ella en si misma le cause daño o porque haya sido expedida en forma irregular, sino porque esta marca es comercializada por una persona jurídica denominada PROMOLUX S.A., aspecto que escapa a la órbita del Juez Administrativo quien no es el llamado a declarar si el nombre PROMOLUX S.A. causa o no, perjuicio comercial al demandante […]”[24]. 10.

Sostuvo que “[…] el actor cita como violados los artículos 136 y 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, disposiciones que no pueden ser analizadas por el Juez Administrativo porque en ellas claramente se determina que para decidir sobre si hubo o no, violación a estas disposiciones la competencia radica en la oficina Nacional Competente para el caso la Superintendencia de Industria y Comercio durante el trámite administrativo, en el cual el actor tenía además la oportunidad legal de oponerse al registro, la cual declinó […]”[25]. 11.

Manifestó que “[…] las causales de nulidad de los actos administrativos están previstas en el artículo 84 del Decreto 01 de 1984, y además son taxativas. Ninguna de las allí previstas ha sido alegada por el actor, ni mucho menos desarrollado un concepto de violación sobre estas. Aceptando que en virtud de la Decisión 486 podría adicionarse como causal la mala fe en la expedición del acto o en su obtención, artículo 172 de la citada Decisión, esta como ya se mencionó tampoco aparece probada […]”[26]. 8.12.

Explicó que “[…] lo que si surge nítidamente es que el actor de manera habilidosa y tratando de inducir al Juez Administrativo procura traer como causal de nulidad de un acto administrativo hechos posteriores a la expedición del mismo como lo es la presunta competencia desleal en actividades comerciales de la firma PROMOLUX S.A. Olvida el actor que la competencia desleal no es objeto de examen del juez Administrativo sino de la Jurisdicción Ordinaria […]”[27]. 8.13.

Argumentó que “[…] la demandante no precisa cuál o cuáles son las causales invocadas, si la causal o causales son absolutas o relativas; cuál o cuáles son los hechos y su relación con la causal invocada; cuál o cuáles son las pruebas, su relación con los hechos y con la causal invocada; y tampoco demuestra el concepto de violación y/o adecuación a la causal invocada.

Es decir, la demandante dejó en manos del fallador el proceso de selección y demostración de las causales de nulidad […][28]”. 8.14. Refirió que “[…] en igual sentido la demandante invocó como causal de nulidad la mala fe pero tampoco precisa cuál o cuáles son los hechos y su relación con la mala fe; cuál o cuáles son las pruebas, su relación con los hechos y con la mala fe; y tampoco demuestra el concepto de violación y/o demostración de la mala fe, es decir, en ambos casos es simplemente enunciativa […][29]”. 8.15.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso propuso excepciones previas que fundamentó en los siguientes argumentos: 8.15.1. “[…] Falta de personería sustantiva para actuar. Inexistencia del demandante […]”[30]: “[…] No existe dentro del proceso prueba de la existencia y mucho menos de la representación legal de una Sociedad con el nombre de AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, cuya acreditación debió haberse otorgado de conformidad con los artículos 48 y 65 del Código de Procedimiento Civil.

Brilla por su ausencia documento que pruebe la existencia de una persona jurídica con dicho nombre y que paradójicamente actúa como demandante, o certificación Consular en ese sentido. Si se observa la presentación personal que se hace del poder ante la Notaría Pública de Estocolmo Suecia, Anne-Marie Bonde, el 16 de julio del 2003 y que está posibilitando al Doctor José Elías del Hierro Hoyos para incoar la presente demanda, la Notaría certifica que quien otorga el Poder lo hace autorizado para firmar en nombre de la persona jurídica AB ELECTROLUX y NO de la firma AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, persona jurídica obviamente distinta a la certificada por la Notaría. Lo anterior indica objetivamente que no se ha acreditado la existencia de la persona jurídica AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, quien actúa como demandante.

Lo acreditado por la Notaría de Estocolmo es la existencia de una persona jurídica denominada AB ELECTROLUX, que nunca le ha conferido como tal poder al Doctor José Elías del Hierro Hoyos, aspecto en el cual no pueden existir ambigüedades de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 65 del Código de Procedimiento Civil […]”[31]. 8.15.2.

“[…] Indebida representación del demandante. Ausencia de Personería adjetiva para actuar […]”[32]: “[…] a) El poder no está dirigido al Consejo de Estado de Colombia, de hecho no hace referencia a ningún Estado o País, por tanto mal se haría en asumir que se trata del Consejo de Estado Colombiano. El poder así conferido no reúne los requisitos exigidos en el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil en la medida que no está dirigido al Juez de Conocimiento, esto es al Consejo de Estado de Colombia debidamente individualizado, por lo que adicionalmente habría poder insuficiente, lo que conllevaría, y así lo solicito, a declarar probada esta excepción y proferir fallo inhibitorio. b) En el poder conferido no se individualiza, contra quien (persona natural, jurídica u organismo del Estado Colombiano) contra quien o quienes, ha de dirigirse la demanda.

Como se sabe en este tipo de poderes quien confiere el mandato lo hace con unas finalidades específicas y contra una o unas personas determinadas que al no aparecer individualizadas hacen que exista ausencia total de poder para demandarlas. Para el caso habría ausencia total de poder para demandar a la Nación, Estado Colombiano, representado por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, pues al Doctor José Elías del Hierro Hoyos, nunca se le ha conferido poder para demandar a la Nación representada por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

Por lo tanto este poder es insuficiente tanto para el demandado como para la firma PROMOLUX S.A., lo que conllevaría y así lo solicito a declarar probada esta excepción y proferir fallo inhibitorio, pues no obstante lo anterior el poder solo "( ) será válido hasta el 30 de junio de 2004 y expirará automáticamente sin notificación". c) Sin perjuicio de lo anterior, en el mencionado poder tampoco se individualiza el acto administrativo para el cual se confiere poder para impugnar a través de la acción que se está ejerciendo.

Genéricamente se menciona en el que se confiere mandato para una demanda de nulidad de la marca DAPAC en la clase 3 internacional pero nunca se menciona cómo debió acontecer el acto debidamente individualizado, esto es la Resolución 34464 del 29 de octubre de 2002, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. d) Realmente, la Superintendencia de Industria y Comercio nunca ha expedido un registro de marca en los términos indicados en el poder, esto es "marca DAPAC en la clase 3 internacional".

Lo que concedió la Superintendencia de Industria y Comercio fue el registro de la marca nominativa DAPAC, y concretamente para distinguir "ceras, brilladores, lustramuebles; desengrasantes, limpiavidrios; desinfectantes, desincrustante; detergentes, shampoo para alfombras y jabones". Productos comprendidos en la clase 3 de la octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza", de tal suerte que el poder tal como fue conferido no presenta una real individualización del acto administrativo a demandar, lo que conllevaría y así lo solicito a declarar probada esta excepción y proferir fallo inhibitorio […]”. 8.15.3.

“[…] Indebida acumulación de pretensiones, ineptitud formal de la demanda […]”[33]: “[…] a) En la primera solicita la nulidad del registro de la marca DAPAC, por haber sido obtenido este de mala fe con la intención de causar confusión directa e indirecta en las marcas de su mandante. La pretensión así presentada se refiere a dos tipos de declaraciones al menos en su literalidad y que corresponden a dos jurisdicciones; la primera a la obtención de mala fe del registro que correspondería funcionalmente a la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la segunda a la declaración Judicial de que la marca fue (sic) con la intención de causar confusión directa e indirecta con las marcas de su mandante, lo que en otros términos constituiría un acto de competencia desleal, cuyo juez natural es la Jurisdicción Ordinaria.

Se están acumulando en una sola pretensión dos pretensiones que corresponden a diferentes Jurisdicciones lo que constituye una indebida acumulación de estas de conformidad con el artículo 97, numeral 7 del Código de Procedimiento Civil. b) Igualmente existe indebida acumulación de pretensiones cuando se observa el numeral segundo del capítulo de pretensiones cuando se solicita al Juez Administrativo que declare la nulidad del acto administrativo porque este se solicitó y obtuvo para perpetrar un acto de competencia desleal.

La indebida acumulación aquí consiste en que el Juez Administrativo no puede resolver este tipo de pretensiones ni menos declarar la nulidad fundamentada en presuntos actos de competencia desleal porque la declaratoria de este tipo de actos, esto es de competencia desleal, le corresponde a la Jurisdicción Ordinaria y no a la Contencioso Administrativa.

Bajo este aspecto solicito declarar probada la excepción de ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones y en consecuencia proferir fallo inhibitorio […]”. 8.15.4. “[…] Falta de jurisdicción […]”[34]: “[…] La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no es la competente para conocer parcialmente del numeral primero de las pretensiones y no es competente para conocer totalmente de la pretensión vertida en el numeral segundo del capítulo de pretensiones.

En efecto no le corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo definir actos de competencia desleal como los que se mencionan en estas. Cualquier pronunciamiento sobre competencia desleal tiene como Juez a la Jurisdicción Ordinaria. Como consecuencia de lo anterior solicito, al Señor Magistrado, que sin perjuicio de lo anotado en las otras excepciones, declarar probada la excepción, en lo atinente a los presuntos actos de competencia desleal y por tanto inhibirse de decidir de fondo […]”.

Interpretación Prejudicial 8. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 21 de noviembre de 2013[35], ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la respectiva interpretación prejudicial. 9. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 100-IP-2015 el 25 de septiembre de 2015[36], en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que interpretó los artículos 137, 172, 258[37] y 259[38] de la Decisión 486, exponiendo las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables a su juicio.

Alegatos de conclusión 10. EL Despacho Sustanciador, de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, mediante auto proferido el 24 de julio de 2012[39] dispuso “[…] Por Secretaría, córrase traslado a la parte y al Procurador Delegado antes esta Corporación, por el término de diez (10) días, para que presenten sus alegatos de conclusión […]”. 11.

Durante el término legal, la parte demandada reiteró los argumentos de defensa expuestos en la contestación de la demanda. La parte demandante, el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 12. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la sala; ii) excepciones previas; iii) el acto administrativo acusado; iv) el problema jurídico; v) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; vi) los principios y características del Derecho Comunitario Andino; vii) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; viii) la Interpretación Prejudicial 100-IP-2015 proferida el 25 de septiembre de 2015; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia 13. Visto el artículo 128 numeral 7[40] del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en virtud de lo dispuesto en el artículo 308[41] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[42], sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13[43] del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019[44], expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 14.

La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se procede a decidir el caso sub lite. Excepciones previas 15. El tercero con interés directo en las resultas del proceso propuso las excepciones previas denominadas: i) “falta de personería sustantiva para actuar; inexistencia del demandante”; ii) “indebida representación del demandante; ausencia de personería adjetiva para actuar”; iii) “indebida acumulación de pretensiones, ineptitud formal de la demanda”; y iv) “falta de jurisdicción”, por lo que la sala procede a resolverlas.

Respecto de las excepciones denominadas “Falta de personería sustantiva para actuar. Inexistencia del demandante” e “Indebida representación del demandante. Ausencia de Personería adjetiva para actuar” 16. Vistos los numerales 4.º y 5.º del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil[45], son excepciones previas la inexistencia del demandante o su indebida representación. 17.

Asimismo, el artículo 48 ibidem, sobre representación de personas jurídicas extranjeras y organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro, prevé que las personas jurídicas extranjeras que no tengan negocios permanentes en Colombia, estarán representadas en los procesos por el apoderado que constituyan con las formalidades prescritas en el Código de Procedimiento Civil. 18.

Igualmente, el artículo 65 ibidem, sobre poderes, establece que en los poderes especiales, los asuntos se determinarán claramente, de modo que no puedan confundirse con otros. El poder especial para un proceso puede conferirse por escritura pública o por memorial dirigido al juez del conocimiento, presentado como se dispone para la demanda; y los poderes o las sustituciones de éstos podrán extenderse en el exterior, ante cónsul colombiano o el funcionario que la ley local autorice para ello; en este último caso, su autenticación se hará en la forma establecida en el artículo 259 ibidem. 19.

En este sentido, el artículo 259 ibidem, sobre documentos otorgados en el extranjero, prevé que los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de éste o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, y en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el cónsul colombiano. 20.

Atendiendo a que el tercero con interés directo en las resultas del proceso sostiene, por un lado, que no existe dentro del proceso prueba de la existencia y representación legal de una sociedad con el nombre de Aktiebolaget Electrolux (Publ.), comoquiera que se demostró la existencia y representación de la persona jurídica extranjera AB Electrolux; y, por el otro, que el poder no está dirigido al juez de conocimiento ni tampoco cual es el asunto o finalidad, razón por la cual no cumple con los requisitos previstos en la ley. 21.

La Sala, una vez revisado el poder otorgado que obra en el expediente, encuentra que: i) el poder fue otorgado por el señor Magnus Yngen Hans Straberg en nombre y representación de la persona jurídica extranjera Aktiebolaget Electrolux, quien contaba con facultades para ello, según se verifica en los documentos adjuntos al poder y en el anverso del documento en donde se encuentra un sello notarial del lugar de domicilio de la otorgante que da fe de tales circunstancias; ii) está dirigido a la Sección Primera del Consejo de Estado y se determinó el asunto del poder, en la medida en que se indicó claramente que se otorgaba para que se “[…] adelanten todas las acciones necesarias para la presentación de una demanda de nulidad del registro de la marca DAPAC en la Clase 3 Internacional […]”[46]; y iii) se aportó debidamente apostillado; razón por la cual considera que el poder cumple con los requisitos establecidos en la ley y que no le asiste razón a la parte demandante en cuanto a que el poder obrante en el expediente fue otorgado por una persona jurídica extranjera diferente. 22.

Ahora, en relación con la prueba de la existencia de la persona jurídica extranjera, la Sala encuentra que se aportó al expediente un certificado de registro traducido legalmente, debido a que se encontraba en un idioma diferente al castellano; en donde consta que la persona jurídica extranjera existe y se encuentra inscrita en el Registro de Industria y Comercio de Suecia[47], motivo por el cual se cumple con el requisito de demostrar la existencia de la persona jurídica. 23.

Por las razones expuestas la Sala considera que no se configuran las excepciones de inexistencia del demandante e indebida representación, en tanto que se demostró con los documentos pertinentes la existencia de la parte demandante y la debida representación del apoderado en relación con el encargo a que refiere el texto del mismo; por lo que las declarará no probadas.

Respecto de las excepciones denominadas “Falta de jurisdicción” e “Indebida acumulación de pretensiones, ineptitud formal de la demanda” 24. Vistos los numerales 1.º y 7.º del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil[48], son excepciones previas la falta de jurisdicción y la ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones. 25.

De conformidad con el numeral 7.º del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer de los procesos relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. 26. De conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486, sobre la nulidad de registros marcarios, la autoridad nacional competente decretará, de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 de la mencionada Decisión o cuando este se hubiere efectuado de mala fe. 27.

Asimismo, el artículo 137 ibidem, establece que cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. 28. Al respecto, los artículos 258 y 259 ibidem, sobre actos de competencia desleal, establecen que se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos; y constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. 29.

En este mismo sentido, sobre actos de competencia desleal, la Ley 256 de 15 de enero de 1996[49], establece cuales son los actos de competencia desleal, las acciones derivadas de los mismos y la posibilidad de decretar medidas cautelares; y los artículos 143 y 144 de la Ley 446 de 7 de julio de 1998[50], que le otorgó funciones sobre competencia desleal a la Superintendencia de Industria y Comercio. 30.

Atendiendo a que el tercero con interés directo en las resultas del proceso afirmó que existe una indebida acumulación de pretensiones en la demanda porque el conocimiento de las pretensiones relativas a la nulidad de un registro con base en mala fe corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y las pretensiones referidas a la declaratoria judicial de que la marca fue solicitada con la intención de perpetrar actos de competencia desleal corresponde a la jurisdicción ordinaria; por lo que la jurisdicción de lo contencioso administrativo carece de jurisdicción para avocar conocimiento de todas las pretensiones de la demanda. 31.

La parte demandada no propuso excepción previa alguna ni se pronunció respecto de la excepción de falta de jurisdicción propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del proceso; sin embargo, en su contestación manifestó que no corresponde a la Jurisdicción de lo contencioso administrativo avocar el conocimiento y decidir sobre acciones por competencia desleal. 32.

En el caso sub examine, el acto administrativo acusado concedió el registro de la marca nominativa DAPAC para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y la parte demandante pretende la nulidad del mismo aduciendo que existió mala fe, que se solicitó con el fin de crear confusión al consumidor respecto de los productos y servicios de la parte demandante y para consolidar actos de competencia desleal; por lo que en su concepto existen indicios razonables que permiten inferir que el registro de la marca se solicitó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal y, en consecuencia, se configura un acto de mala fe. 33.

El artículo 172 De la Decisión 486 no prevé que la vulneración del artículo 137 ibidem constituya una causal absoluta o relativa de irregistrabilidad; pero si incluye como causal de nulidad que se hubiere solicitado de mala fe, respecto de lo cual, los artículos 258 y 259 ibidem, interpretados de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, prevén que se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos dentro de los cuales están entre otros, los actos capaces de crear confusión respecto del establecimiento, los productos o la actividad comercial de un competidor. 34.

Al respecto, la Ley 256 define la competencia desleal como todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado. 35.

Asimismo, prevé como actos de competencia desleal aquellas conductas que tengan como objeto o como efecto: i) la desviación de la clientela; ii) desorganizar internamente la empresa, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno; iii) crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos; iv) inducir al público a error; v) actos de descrédito; vi) actos de comparación pública de la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento propios o ajenos con los de un tercero, cuando dicha comparación utilice indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, u omita las verdaderas; vii) actos de imitación cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena o cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculizar el competidor en el mercado y exceda de lo que según las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural del mercado; viii)  la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por un competidor; ix) la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquiera otra clase de secretos empresariales; x) la inducción a la ruptura contractual; xi) a efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica y xii) los pactos de exclusividad, cuando dichas cláusulas tengan por objeto o como efecto, restringir el acceso de los competidores al mercado, o monopolizar la distribución de productos o servicios, excepto las industrias licoreras mientras éstas sean de propiedad de los entes territoriales. 36.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida indicó que un acto de mala fe en materia de propiedad industrial no lo constituye solamente el hecho que exista confundibilidad o identidad entre dos signos, comoquiera que se requiere, además, la transgresión de uno de los deberes de la leal competencia comercial, es decir, se incurra en un acto de competencia desleal para la propiedad industrial en los términos de la Decisión 486.

En tal sentido, deberá probarse que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida. 37. La Sala considera que, en virtud de lo establecido en las leyes 256 y 446, en principio, la jurisdicción ordinaria o la Superintendencia de Industria y Comercio serían los competentes para conocer los procesos por violación a normas de competencia desleal, en especial, para determinar si se configura algún acto de competencia desleal de los enunciados en la Ley 256 o en la prohibición general prevista en su artículo 7.º; sin embargo, la Decisión 486 prevé como causal de nulidad relativa que el registro marcario se hubiere efectuado de mala fe y, en el marco de dicha causal, se debe estudiar el riesgo de confusión o de asociación entre los signos y que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal para la propiedad industrial, los cuales están previstos en los artículos 258 y 259 de la mencionada Decisión; motivo por el cual, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para estudiar posibles infracciones al régimen de competencia desleal en el marco de la propiedad industrial y, para estos casos, no corresponde a la jurisdicción ordinaria o a la Superintendencia de Industria y Comercio estudiar dichas conductas, comoquiera que lo pretendido es la cancelación de un registro marcario concedido. 38.

En relación con el argumento que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no puede estudiar la pretensión relacionada con el hecho que la marca fue solicitada “[…] con la intención de causar confusión directa e indirecta con las marcas de su mandante, lo que en otros términos constituiría un acto de competencia desleal, cuyo juez natural es la Jurisdicción Ordinaria […]”, la Sala considera que de conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486, el análisis de confundibilidad entre dos signos y el estudio de la configuración de la mala fe corresponden a esta jurisdicción, comoquiera que es la competente para conocer de los procesos relativos a la propiedad industrial, en virtud de lo dispuesto en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo. 39.

Ahora, frente al argumento del tercero con interés directo en las resultas del proceso en virtud del cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo no puede conocer de pretensiones que pretendan la nulidad de un registro marcario porque se “[…] solicitó y obtuvo para perpetrar un acto de competencia desleal […]”, la Sala reitera que en virtud de la causal de nulidad relativa en el artículo 172 de la Decisión 486, el estudio que se debe realizar para determinar si existió o no mala fe, incluye obligatoriamente el análisis de las conductas para determinar si se presentó un acto de competencia desleal en los términos de los artículos 258 y 259 ibidem y, en consecuencia, corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa dicho estudio. 40.

En suma, la Sala considera que la mala fe está implícita en todo acto de competencia desleal y, en consecuencia, es competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, particularmente, de esta Sala, el conocimiento de aquellos casos en los cuales se pretenda la nulidad de un registro marcario cuando la marca se hubiere solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal; motivo por el cual no se configuran los presupuestos para determinar que existe una indebida acumulación de pretensiones ni una falta de jurisdicción y, en ese sentido, se declararán no probadas las excepciones propuestas.

El acto administrativo acusado 41. El acto administrativo acusado es el siguiente: 1. Resolución núm. 34464 de 29 de octubre de 2002[51], mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos concedió el registro de la marca DAPAC para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. En la resolución se indicó: “[…] En ejercicio de sus facultades legales, y CONSIDERANDO que la solicitud de Registro de la Marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, cumple con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el registro de la MARCA NOMINATIVA DAPAC. PARA DISTINGUIR: CERAS, BRILLADORES, LUSTRAMUEBLES; DESENGRASANTES, LIMPIA-VIDRIOS; DESINFECTANTES, DESINCRUSTANTE; DETERGENTES, SHAMPOO PARA ALFOMBRAS Y JABONES, productos comprendidos en la clase 3 de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza. TITULAR: PROMOLUX S.A. […]” El problema jurídico 43.

Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, en la contestación de la demanda y la Interpretación Prejudicial, determinar si el registro marcario núm. 260157 correspondiente a la marca DAPAC, para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, se solicitó de mala fe y, en consecuencia, si debe ser declararse la nulidad del mismo. 44.

En este sentido, teniendo en cuenta los criterios del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para la configuración de la mala fe como causal de nulidad relativa de un registro marcario, se analizará, en primer lugar, la naturaleza jurídica del signo DAPAC cuya titularidad alega la parte demandante, para efectos de determinar si ostenta o no un derecho exclusivo de propiedad industrial y/o un derecho de autor sobre el mencionado signo; en segundo lugar y en caso que se concluya la existencia de tal derecho exclusivo, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca nominativa DAPAC que identifica productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, y el signo DAPAC de la parte demandante y; en tercer lugar, si existen indicios razonables que permitan inferir que la marca sub examine se solicitó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal y, en ese sentido, si procede la nulidad del registro marcario por configurase los presupuestos del artículo 137 de la Decisión 486. 45.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial interpretó los artículos solicitados 137 y 172 de la Decisión 486 y, de oficio, interpretó los artículos 258[52] y 259[53] ibidem[54]. 46. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 47. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena[55], la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000[56] de la Comisión de la Comunidad Andina.[57] Principios y características del Derecho Comunitario Andino 48.

Esta Sala recuerda que, en el Derecho Comunitario Andino, las decisiones se caracterizan por estar regidas por los principios de primacía, obligatoriedad, aplicación y efecto directos. 49. Las decisiones aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o la Comisión de la Comunidad Andina, entendidas como actos jurídicos unilaterales, se deben aplicar de manera prevalente[58] sobre las normas internas de los Estados, sin que sea posible aducir una norma jurídica interna como fundamento para no aplicar lo dispuesto por la organización internacional de integración. 50.

Las decisiones obligan a los Estados Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina, lo que define el carácter obligatorio del Derecho Comunitario Andino[59]. 51. En relación con el principio de la aplicación y efecto directos[60], las decisiones son directamente aplicables en los Estados Miembros, a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.

En este mismo sentido, cuando el texto de las decisiones así lo dispongan, se requerirá de su incorporación al derecho interno, mediante un acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada Estado Miembro. 52. Ahora, en cuanto a las características de la normativa comunitaria, las decisiones y resoluciones, son actos jurídicos unilaterales que tienen como destinatarios los Estados Miembros, sus instituciones y, en general, las personas jurídicas y naturales, quienes deben cumplir y hacer cumplir la normativa comunitaria, toda vez que, su incumplimiento puede dar lugar a que se comprometa la responsabilidad internacional del respectivo Estado o del respectivo sujeto del derecho comunitario, según sea el caso.

En este sentido, resulta posible solicitar el cumplimiento de las normas ante los diferentes órganos de la organización internacional, en especial, ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[61] 53. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.[62] 54.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 55.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 56.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 57.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 58.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 59. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 100-IP-2015 el 25 de septiembre de 2015 60. La Sala procede a destacar las conclusiones de la Interpretación Prejudicial[63] proferida para este caso: “[…]

PRIMERO. Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. Al respecto, cabe precisar que si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial.

En tal sentido quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados, tomando en cuenta aquellos idóneos para acreditar que la sociedad PROMOLUX S.A. solicitó el registro del signo DAPAC (denominativo) de mala fe.

La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones. Sí procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta. Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.

La mala fe debe ser probada por quien alega que ésta existió.

SEGUNDO: En el ámbito vinculado con la propiedad industrial, la conducta competitiva de los agentes económicos deberá ser compatible con los usos y prácticas considerados honestos por quienes participan en el mercado. Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos de competencia que pueden causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión, error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados.

Son actos de competencia desleal, entre otros, aquéllos capaces de crear confusión en el consumidor acerca del establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiendo a aquél elegir debidamente según sus necesidades y deseos. A los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión deberá tomarse en cuenta la necesidad de que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si se trata de un supuesto de competencia desleal por confusión con una marca registrada Al respecto cabe indicar que antes de analizar el supuesto de competencia desleal es necesario que exista riesgo de confusión entre los signos confrontados.

TERCERO: La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona la acción debe ejercerse dentro de en plazo específico. Se consagra la prescripción acción en 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. La nulidad relativa procede cuando un registro de marca hubiese sido concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando se demuestre la mala fe del solicitante.

El Juez consultante deberá aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado en la presente interpretación prejudicial.

CUARTO: El sistema de registro de marcas que adoptó la Comunidad Andina se basa en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente, realizará el examen de registrabilidad el cual debe ser de oficio, integral motivada y autónoma.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el Juez Nacional consultante al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. […]” (Destacado de la Sala).

Análisis del caso concreto 61. La Sala precisa que la parte demandante invocó como violados los artículos 136, 137 y 172 de la Decisión 486, argumentando que el registro de la marca vulnera el artículo 136, comoquiera que afecta los derechos de la parte demandante en la medida en que el tercero con interés directo en las resultas del proceso pretende causar confusión directa e indirecta al consumidor y, en ese sentido, aprovecharse del prestigio y reconocimiento de los productos y servicios de la parte demandante.

Asimismo, adujo que la marca DAPAC se solicitó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, configurándose así el presupuesto del artículo 137. 62. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó[64] los artículos 137 y 172 de la Decisión 486 y, de oficio, los artículos 258[65] y 259[66] ibidem. En relación con el artículo 137 de la Decisión 486, indicó que “[…] quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida […]”[67] y concluyó que “[…] en el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si se trata de un supuesto de competencia desleal por confusión con una marca registrada.

Al respecto cabe indicar que antes de analizar el supuesto de competencia desleal es necesario que exista riesgo de confusión entre los signos confrontados […]”[68]. 63. En este orden de ideas, teniendo en cuenta la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es claro que quien alega la configuración del supuesto previsto en el artículo 137 de la Decisión 486 debe ser titular de un derecho exclusivo de propiedad intelectual y debe existir riesgo de confusión entre los signos confrontados para de esa manera determinar si la solicitud de registro del signo se realizó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 64.

La Sala precisa que el artículo 136 de la Decisión 486 impide el registro como marcas de signos que, entre otros aspectos, puedan afectar derechos de terceros derivados de la propiedad industrial o de los derechos de autor. Al respecto la parte demandante invocó como violado el artículo mencionado supra, sin precisar que causal de irregistrabilidad se había desconocido, por lo que resulta procedente analizar en general si se configura un riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y el signo que alega la parte demandante ser titular. 65.

Así las cosas, previo a analizar si se configura algún supuesto de competencia desleal en los términos de la Decisión 486, es necesario determinar, si la parte demandante es titular de algún registro marcario o de algún derecho exclusivo de propiedad intelectual y, en caso afirmativo, si existe riesgo de confusión entre los signos; comoquiera que es un presupuesto para la configuración del acto de competencia desleal, en lo que se refiere a asuntos de propiedad industrial. 66.

De conformidad con el marco normativo y la Interpretación Prejudicial en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto. 67. Vistos: el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, sobre pruebas admisibles; y 174, 175, 177 y 187 del Código de Procedimiento Civil, sobre necesidad de la prueba, medios de prueba, carga de la prueba y apreciación de las pruebas; esta Sala procede a apreciar y a valorar en su conjunto todas las pruebas solicitadas, decretadas y recaudadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y aplicando las de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, con el objeto de determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado y al restablecimiento del derecho solicitado. 68.

En este sentido, la marca nominativa DAPAC, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, y el signo DAPAC cuyo titular alega ser la parte demandante, son como se muestra a continuación: |MARCA NOMINATIVA SOLICITADA[69] |SIGNO CUYA TITULARIDAD ALEGA LA| | |PARTE DEMANDANTE | | | | |DAPAC |DAPAC | |Titular: Promolux S.A. |Presunto titular: Aktiebolaget | | |Electrolux | |Reg. núm. 260157 | | | |N/A | |Clase 3: “Ceras, brilladores, | | |lustramuebles; desengrasantes, |N/A | |limpia-vidrios; desinfectantes, | | |desincrustante; detergentes, | | |shampoo para alfombras y | | |jabones”. | | 69.

Expuesto lo anterior, la Sala procede a resolver el problema jurídico planteado. Naturaleza jurídica del signo DAPAC cuya titularidad alega la parte demandante 70. Corresponde a la Sala analizar la naturaleza jurídica del signo DAPAC cuya titularidad alega la parte demandante para efectos de determinar si ostenta o no un derecho exclusivo de propiedad industrial y/o un derecho de autor sobre el signo DAPAC, caso en el cual podría servir como fundamento para aducir la existencia del riesgo de confusión o de asociación en los términos del artículo 136 de la Decisión 486. 71.

La parte demandante en su escrito señala que el término DAPAC corresponde a las siglas de la estrategia de venta del grupo LUX en los siguientes términos: “[…] En efecto, la expresión DAPAC no es una palabra acuñada por la imaginación de los propietarios de PROMOLUX. La palabra DAPAC corresponde a las siglas de la estrategia de venta del grupo LUX: Definición de necesidades Aceptación de necesidades Prueba Aceptación de la prueba Cierre de ventas […] Obra como Anexo 30 el programa del Curso Básico / Nivel Avanzado que se realizó en Bogotá el 31 de Agosto de 2001, en el cual se hace referencia repetida a la estrategia DAPAC, así como el Manual correspondiente a dicho Curso […]”. 72.

La Sala, antes de analizar la naturaleza jurídica del signo cuya protección invoca la parte demandante, recuerda que la propiedad intelectual, en sentido general, comprende dos grandes áreas de protección: la propiedad industrial y el derecho de autor. 1. En cuanto a la propiedad industrial, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial[70] protege las patentes, las marcas de productos y servicios, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, las marcas de servicio, los nombres comerciales (la denominación que se emplea para la actividad industrial o comercial), las indicaciones geográficas (indicaciones de procedencia y denominaciones de origen) y la represión de la competencia desleal. 2.

Las disposiciones fundamentales del Convenio pueden dividirse en tres categorías principales: trato nacional, derecho de prioridad y normas comunes. 3. En virtud de las disposiciones sobre el trato nacional, el Convenio establece que, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, los Estados Contratantes deberán conceder a los nacionales de los demás Estados Contratantes la misma protección que concede a sus propios nacionales.

También tendrán derecho a esa protección los nacionales de los Estados que no sean contratantes, siempre que estén domiciliados o tengan establecimiento industrial o comercial efectivo en un Estado Contratante. 4. El derecho de prioridad aplica en relación con las patentes, modelos de utilidad, marcas y dibujos y modelos industriales, e implica que con arreglo a una primera solicitud de patente de invención o de registro de la marca que sea presentada en uno de los Estados Contratantes, el solicitante podrá, durante determinado período de tiempo (12 meses para las patentes y los modelos de utilidad y seis meses para los dibujos y modelos industriales y las marcas), solicitar la protección en cualquiera de los demás Estados Contratantes; esas solicitudes posteriores se considerarán presentadas el mismo día de la primera solicitud.

En este sentido, esas solicitudes posteriores tendrán prioridad respecto a las solicitudes que otras personas puedan presentar durante los citados plazos por la misma invención, modelo de utilidad, marca o dibujo o modelo industrial. 5. El Convenio establece algunas normas comunes para todos los Estados Contratantes, en relación con los registros de marcas, patentes, modelos de utilidad, y dibujos y modelos industriales y su protección; así como con la protección de los nombres comerciales sin que sea obligatorio exigir su depósito o registro.

De igual manera prevé la independencia de los registros en los diferentes Estados Contratantes, en el sentido de señalar que si se concedió, negó o caducó el registro en un Estado no implica que ocurrirá lo mismo en otro Estado. 6. En cuanto al derecho de autor, que protege las obras literarias (por ejemplo, las novelas, los poemas y las obras de teatro), las películas, la música, las obras artísticas (por ejemplo, dibujos, pinturas, fotografías y esculturas) y los diseños arquitectónicos; el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas[71] protege las obras y los derechos de los autores.

Se funda en tres principios básicos y contiene una serie de disposiciones que determinan la protección mínima que ha de conferirse. 7. Los tres principios básicos son los siguientes: i) las obras originarias de uno de los Estados Contratantes (es decir, las obras cuyo autor es nacional de ese Estado o que se publicaron por primera vez en él) deberán ser objeto, en todos y cada uno de los demás Estados Contratantes, de la misma protección que conceden a las obras de sus propios nacionales (el principio del "trato nacional"); ii) la protección no deberá estar subordinada al cumplimiento de formalidad alguna (principio de la protección "automática"); y iii) la protección es independiente de la existencia de protección en el país de origen de la obra (principio de la "independencia" de la protección). 8.

Las condiciones mínimas de protección se refieren a las obras, los derechos que han de protegerse y a la duración de la protección. En cuanto a las obras, la protección deberá extenderse a todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión. Con base en algunas reservas, limitaciones o excepciones permitidas, se establecen los derechos que deberán reconocerse como derechos exclusivos de autorización así como los derechos morales. 73.

Asimismo, la Sala recuerda que existen dos sistemas de concesión de derechos sobre signos distintivos: por un lado, el sistema registral o atributivo y, por el otro, el que permite adquirir el derecho por el simple uso. 1. En el sistema atributivo el derecho se adquiere en virtud del registro ante la autoridad competente, de manera que solo en ese momento se constituye el derecho y se le atribuye su propiedad a determinado titular.

Existen algunos sistemas que tienen cierta mixtura pues al concederse el registro dan un plazo determinado en el que este solo tiene efecto declarativo pero una vez transcurrido el mismo alcanza el efecto atributivo. 2. En el sistema declarativo el derecho se adquiere por el uso, pero puede establecerse la obligación de depositar o de registrar sólo como un requisito para establecer una presunción de propiedad del titular, no para reconocer la existencia misma del derecho.

Estos registros o depósitos cumplen una función meramente informativa a manera de inscripciones. 3. En el régimen comunitario andino, para el caso de marcas y patentes, se adoptó el sistema atributivo, como se aprecia en los artículos 14 y 154 de la Decisión 486, que se refieren respectivamente al otorgamiento de títulos de patentes y al registro de marcas, en virtud de los cuales se adquieren los derechos.

En relación con los nombres comerciales, el artículo 192 ibidem prevé que el derecho exclusivo se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa, y frente a las enseñas comerciales, el artículo 200 ibidem establece que su protección se regirá por las disposiciones relativas a los nombres comerciales; lo que implica que para estos signos distintivos se aplica el sistema declarativo, en la medida que el derecho se adquiere por el uso y no como consecuencia de un registro, de conformidad con lo previsto en el artículo 193 ibidem, que establece “[…] el registro o depósito tendrá carácter declarativo.

El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191 […]”. 4. El régimen comunitario andino prevé como excepción al sistema atributivo los signos notorios, de conformidad con el artículo 229 de la Decisión 486 que establece que “[…] no se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero […]”. 5.

La propiedad que se protege bajo la vía del derecho de autor opera bajo un sistema declarativo en que el pronunciamiento de la entidad competente sobre la solicitud de registro de una obra tiene como función declarar la existencia previa del derecho ofreciendo a su titular una presunción de autoría y de fecha de creación de la obra protegida.

En este evento, el artículo 4.º de la Ley 44 de 1993[72] establece que el registro de las obras y actos sujetos a las formalidades del artículo anterior tiene por objeto: i) dar publicidad al derecho de los titulares y a los actos y contratos que transfieran o cambien ese dominio amparado por la ley; y ii) dar garantía de autenticidad y seguridad a los títulos de derechos de autor y derechos conexos y a los actos y documentos que a ellos se refiere. 74.

Aclarado lo anterior y con el fin de determinar la naturaleza del signo DAPAC cuya titularidad invoca la parte demandante, la Sala precisa que, según lo indicado en la demanda, corresponde a un acróstico conformado por la letra inicial de cinco frases o palabras descriptivas que, según la parte demandante, refieren a la estrategia de ventas del grupo LUX: la letra D para “Definición de necesidades”, la letra A para “Aceptación de necesidades”, la letra P para “Prueba”, la letra A para “Aceptación de la prueba” y la letra C para “Cierre de ventas”. 75.

La parte demandante allegó como prueba para demostrar el uso de DAPAC una copia del Manual del Curso Básico/Nivel Avanzado[73] utilizado para capacitar a los vendedores del grupo LUX que explica la estrategia en los siguientes términos: “[…] QUE ES DAPAC? DAPAC es un acróstico formado por las letras iniciales de cada una de las etapas de un proceso lógico cuyo resultado es la consecución de una venta.

Cada una de las etapas del DAPAC responde a la anterior de manera continua en un círculo alternado de manifestaciones y afirmaciones del Cliente, que se produce principalmente por la utilización de preguntas por parte del Vendedor. Esta secuencia de preguntas dosificadas permite que el Cliente ingrese a la lógica de sus propias manifestaciones y logre conciliar su situación frente a nuestro producto sus beneficios inmediatos.

DAPAC es una manera lógica e inteligente para que el hombre y la mujer LUX consigan su objetivo comercial, estableciendo fuertes lazos amistosos con el Cliente que pueden perdurar por el resto de su vida. DAPAC es el método profesional LUX, actualmente utilizado por los Vendedores Lux en más de 40 países en el mundo como el único método de venta directa domiciliaria.

Definido como el método de venta directa domiciliario, nunca se aplica en la puerta del hogar de nuestro potencial Cliente. Se aplica dentro de la casa, en donde se puede demostrar beneficios para el Cliente. Esta consideración enfatiza que la venta practicada en LUX no se realiza en la calle, la distinción con otras formas de "Venta en frio" es fundamental de recalcar, pues solo entendiendo que el DAPAC es la clave del éxito LUX se entiende que la venta a domicilio es la única manera Lux.

También se define al DAPAC como una "entrada" entendiéndolo simultáneamente en su valor de ingreso al domicilio y manejo del trato interpersonal de alto valor Profesional para cerrar un pedido […]”. (Destacado de Sala) 76. La Sala encuentra que el término DAPAC corresponde a una estrategia interna de ventas a domicilio, con la cual se capacitaba a los empleados del grupo LUX, sin que en ningún momento se diera a conocer al público. 77.

La Sala, en relación con la protección de la propiedad industrial, considera que si la parte demandante tenía interés en usar el término DAPAC como un signo distintivo de su actividad comercial ha debido acudir al sistema atributivo de los signos distintivos para que la autoridad competente, en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio, le atribuyera el derecho exclusivo sobre tal identificador comercial, previo el cumplimiento de los requisitos legales, esto es, que tenga aptitud distintiva, es decir, que goce de una capacidad intrínseca para distinguir productos y/o servicios; que sea representable gráficamente; y que no se encuentre incurso en las causales de irregistrabilidad absoluta o relativa previstas en la normativa aplicable. 78.

En el caso sub examine, la parte demandante no acudió a la entidad competente para solicitar y obtener el reconocimiento del derecho exclusivo ni tampoco demostró que el signo hubiera sido usado de manera pública, regular o continua ni allegó pruebas al expediente que permitieran demostrar que el mencionado signo constituyera una excepción al principio atributivo de la propiedad industrial como ocurre con los signos notorios. 79.

Por lo expuesto anteriormente y en relación con la protección derivada de la propiedad industrial, la Sala considera que no es posible para la parte demandada reivindicar derecho exclusivo alguno sobre el término DAPAC ni oponer su uso frente al tercero con interés directo en las resultas del proceso que sí acudió al sistema atributivo de la propiedad industrial y obtuvo el registro como marca del signo nominativo DAPAC para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación internacional de Niza. 80.

Ahora bien, en relación con la existencia de un derecho exclusivo oponible a terceros por la vía del derecho de autor en la que, como se indicó supra, no resulta necesario acudir a la entidad competente para solicitar la atribución del derecho exclusivo en cuanto que el sistema que aplica para este es el declarativo; el derecho de autor como derecho exclusivo surge en el momento en que la creación del ingenio es individualizable y perceptible.

Al respecto, la normativa aplicable al derecho de autor protege, a partir de una lista no taxativa, las obras del ingenio que tengan contenido artístico, científico o literario y los títulos de estas, siempre y cuando sean originales. 81. En este orden, quien pretenda reivindicar la existencia de un derecho exclusivo de autor y oponerlo a terceros debe estar en capacidad de demostrar que su obra es resultado de una creación propia e independiente que cumple con el requisito de originalidad. 82.

A juicio de la Sala, en el caso sub examine, el signo cuyo derecho pretende invocarse no es una obra de contenido literario, artístico o científico ni es tampoco un título de una obra, comoquiera que corresponde a una estrategia de ventas, motivo por el cual no es posible invocar la vía del derecho de autor. 83. En suma, la Sala concluye al examinar la naturaleza jurídica del signo, que la parte demandante no es titular de ningún derecho exclusivo de propiedad intelectual - ni marcario ni de autor – que pueda servir de fundamento para aducir la existencia de algún riesgo de confusión o de asociación con la marca nominativo DAPAC que identifica productos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, habida cuenta que la parte demandante: i) no utilizó el sistema atributivo de la propiedad industrial para obtener el reconocimiento de un derecho exclusivo; ii) no demostró que su signo fuera un signo notorio con anterioridad a la solicitud como marca del signo nominativo DAPAC, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, de manera que pueda aplicar una excepción al sistema atributivo; y iii) no demostró que el signo que usó para denominar la estrategia de ventas de su compañía sea una obra de contenido literario, artístico o científico o sea un título de una obra, originales por lo que no resulta protegible por la vía del derecho de autor.

Análisis de los cargos de violación de los artículos 136 y 137 de la Decisión 486 84. La Sala considera innecesario entrar a analizar las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 136 de la Decisión 486, comoquiera que no se demostró la existencia de un derecho exclusivo, adquirido prioritariamente en el tiempo por la parte demandante con base en el cual se estudie el posible riesgo de confusión o de asociación con la marca DAPAC que identifica productos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, como se expuso supra. 85.

Ahora, en relación con el artículo 137 de la Decisión 486, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial en cuanto a que quien alega la configuración del supuesto previsto en el artículo 137 de la Decisión 486 debe ser titular de un derecho exclusivo de propiedad intelectual y debe existir riesgo de confusión entre los signos confrontados; la Sala considera que, teniendo en cuenta que la parte demandante no demostró ser titular de ningún derecho exclusivo de propiedad intelectual – propiedad industrial o derecho de autor, no procede el supuesto previsto en el artículo 137 ibidem. 86.

Asimismo, en relación con los artículos 258 y 259 de la Decisión 486, que establecen cuales son los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial; la Sala considera que el análisis de las conductas y prácticas del tercero con interés directo en las resultas del proceso para determinar si se configura alguno de los supuestos previstos en las normas mencionadas supra requiere que se cumplan los requisitos enunciados previamente para la configuración de la causal de irregistrabilidad del artículo 137 ibidem, esto es, que exista un derecho exclusivo de propiedad intelectual y que exista riesgo de confusión entre los signos confrontados. 87.

En este orden de ideas, teniendo en cuenta que la Sala determinó que no se cumplieron los requisitos para la configuración del supuesto previsto en el artículo 137 ejusdem tampoco resultaría procedente el estudio de las conductas del tercero con interés directo en las resultas del proceso para determinar si se presenta o no alguno de los actos de competencia desleal enlistados en los artículos 258 y 259 ibidem, toda vez que se requiere de la imitación de una marca previamente conocida y, en el caso sub examine, la parte demandante no demostró ser titular de ningún registro. 88.

Corolario de lo anterior, la Sala concluye que no se vulneraron los artículos 136 y 137 de la Decisión 486 ni se dan los presupuestos de los artículos 258 y 259 ibidem y, en consecuencia, los cargos estudiados no tienen vocación de prosperidad. Conclusión 89. A juicio de la Sala, la parte demandante no demostró ser titular de un derecho exclusivo de propiedad intelectual respecto del signo DAPAC que sirva de fundamento para aducir un riesgo de confusión o de asociación con la marca nominativa DAPAC que identifica productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, motivo por el cual no es necesario entrar a analizar los supuestos del artículo 136 de la Decisión 486. 90.

Así las cosas, al no existir riesgo de confusión entre los signos confrontados derivado de la ausencia de un derecho exclusivo de propiedad industrial o de derechos de autor de la parte demandante, no resulta procedente analizar si se configuran los supuestos de los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 ni tampoco si el registro de la marca DAPAC se solicitó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 91.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos endilgados y que no se desvirtuó la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo acusado, la Sala denegará las pretensiones de nulidad contenidas en la demanda. De la condena en costas 92. De otra parte, por no haberse configurado ninguno de los supuestos previstos en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

Reconocimientos de personería 93. Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[74], sobre los poderes y la designación y sustitución de apoderados[75]. De la parte demandante 1. Atendiendo a que: i) el abogado Diego Fernando Sastoque Cotes, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 76.685.303 y con la tarjeta profesional de abogado núm. 128.067, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, mediante escrito radicado el 22 de febrero de 2012, allegó memorial de sustitución de poder[76] otorgado por el abogado Ernesto Cavelier Franco[77], para actuar como apoderado de la parte demandante y ii) el abogado Diego Fernando Sastoque Cotes, mediante escrito radicado el 16 de agosto de 2017[78], sustituyó el poder a los abogados Bernardo Rodríguez Ossa, Álvaro Parra Gómez, Cristina Robayo Herrera y Carlos Jair Gómez Guzmán. 2.

La Sala, al examinar los poderes referidos supra, que obran en el expediente, observa que el poder allegado por el abogado Ernesto Cavelier Franco[79], a quien el Despacho Sustanciador le reconoció personería mediante auto proferido el 30 de julio de 2010, expiró el 31 de diciembre de 2010, motivo por el cual el escrito de sustitución de poder al abogado Diego Fernando Sastoque Cotes así como las sustituciones a los abogados Bernardo Rodríguez Ossa, Álvaro Parra Gómez, Cristina Robayo Herrera y Carlos Jair Gómez Guzmán, no cumplen con los requisitos de previstos en la ley, comoquiera que el abogado Ernesto Cavelier Franco no tenía poder que lo facultara para ello y, en consecuencia, el abogado Diego Fernando Sastoque Cotes tampoco; motivo por el cual esta Sala se abstendrá de reconocer la respectiva personería a los abogados mencionados.

De la parte demandada 3. La abogada Carolina Prieto Macías, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 37.844.966 y con la tarjeta profesional de abogada núm. 129.227, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder[80] para actuar en calidad de apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio y considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, esta Sala le reconocerá la respectiva personería. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

TERCERO: RECONOCER personería a la abogada Carolina Prieto Macías, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 37.844.966 y con la tarjeta profesional de abogada núm. 129.227, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder visible a folios 713 a 716 del expediente.

CUARTO: NO RECONOCER personería a los abogados Diego Fernando Sastoque Cotes, Bernardo Rodríguez Ossa, Álvaro Parra Gómez, Cristina Robayo Herrera y Carlos Jair Gómez Guzmán; por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEXTO: ABSTENERSE de condenar en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SÉPTIMO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado ----------------------- [1] Cfr. Folio 2 a 16 [2] “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” [3] “Régimen de Propiedad Industrial” [4] Cfr. Folios 28 a 44 [5] Cfr. Folios 29 [6] La parte demandante no se refirió a un literal en particular del artículo 136 de la Decisión 486 que prevé: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […]”. [7] “[…] Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro […]”. [8] “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca […]”. [9] Cfr. Folio 394 [10] Ibídem [11] Ibídem [12] Cfr. Folio 397 [13] Cfr. Folio 468 [14] Ibidem [15] Ibidem [16] Cfr. Folios 473 a 474 [17] Cfr. Folio 474 [18] Ibidem [19] Cfr. Folio 474 [20] Cfr. Folio 496 [21] Ibidem [22] Ibidem [23] Cfr. Folio 497 [24] Ibidem [25] Ibidem [26] Ibidem [27] Ibidem [28] Cfr. Folio 498 [29] Ibidem [30] Cfr. Folio 493 [31] Cfr. Folio 494 [32] Cfr. Folios 494 y 495 [33] Cfr. Folios 495 y 496 [34] Cfr. Folio 496 [35] Cfr. Folios 724 y 725 [36] Cfr. Folios 728 a 737 [37] “[…] Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos […]”. [38] “[…] Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos […]”. [39] Cfr. Folio 706 [40] “[…] Artículo 128.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] #7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. [41] “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” [42] “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. [43] Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. [44] “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”. [45] Decreto 1400 de 6 de agosto de 1970 [46] Cfr. Folio 3 [47] Cfr. Folio 4 [48] Decreto 1400 de 6 de agosto de 1970 [49] Por la cual se dictan normas sobre competencia desleal. [50] Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del  Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento  Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989,  se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se  dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia. [51] Cfr. Folios 8 a 12 [52] “[…] Articulo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos […]”. [53] “[…] Articulo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos […]”. [54] Cfr. Folios 728 a 737 [55] El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [56] Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “Régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. [57] La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. [58] El principio de primacía o prevalencia del ordenamiento jurídico andino sobre las normas nacionales, se incluyó inicialmente en el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo 4 de su protocolo modificatorio, al establecer que los Estados Miembros “[…] están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación […]”. [59] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio. [60] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio. [61] El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. [62] El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. [63] Cfr. Folios 728 a 737 [64] Cfr. Folios 728 a 737 [65] “[…] Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos […]”. [66] “[…] Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos […]”. [67] Cfr. Folios 728 a 737 [68] Ibidem. [69] La presente marca solicitada obtuvo el respectivo registro. [70] El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial fue aprobado mediante la Ley 178 de 28 de diciembre de 1994.

“Por medio de la cual se aprueba el "Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial", hecho en París el 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 2 de octubre de 1979” [71] Este convenio fue aprobado mediante la Ley 33 de 26 de octubre de 1987 y en vigor para Colombia desde el 9 de noviembre de 1987, por medio de la cual se aprueba el "Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas", del 9 de septiembre de 1886, completado en París el 4 de mayo de 1896, revisado en Berlín el 13 de noviembre de 1908, completado en Berna el 20 de marzo de 1914 y revisado en Roma el 2 de junio de 1928, en Bruselas, el 26 de junio de 1948, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en París el 24 de julio de 1971. [72] Por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944.

La Ley 23 de 28 de noviembre de 1982 estableció el régimen sobre derechos de autor. [73] Anexo 30 de la demanda. Cfr. Folio 294 a 370 [74] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. [75] Aplicable al presente asunto en los términos del artículo 267 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. [76] El poder en mención muestra sello de presentación personal ante notario del abogado Ernesto Cavelier Franco de fecha 21 de febrero de 2012. [77] El Despacho Sustanciador, mediante auto de 30 de julio de 2010, le reconoció personería al abogado Ernesto Cavelier Franco, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 19.081.620 y con tarjeta profesional de abogado núm. 11.519, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado judicial de la parte demandante.

Cfr. Folios 692 a 694. [78] El poder en mención muestra sello de presentación personal ante notario del abogado Diego Fernando Sastoque Cotes de fecha 20 de abril de 2012. Cfr. Folio 739. [79] Cfr. Folios 692 a 694 [80] Cfr. Folios 713 a 716