PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL – - Respecto del acto por medio del cual se concede el registro de una marca / ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA - Su aplicación se encuentra sujeta a la interpretación prejudicial que haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA - Para fijar el alcance de las normas invocadas mediante la interpretación prejudicial / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - No es posible hacer la confrontación directa de normas de la Comunidad Andina con el acto administrativo demandado / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL – Se niega por cuanto su análisis implicaría fijar el alcance de las normas enjuiciadas, lo cual compete al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA A juicio de parte la actora, los efectos de las resoluciones demandadas deben ser suspendidos provisionalmente, por cuanto de la confrontación de las marcas objeto de controversia y el nombre de su establecimiento de comercio, esto es, “TRASTEOS MEDELLÍN”, surge una evidente infracción a la normativa invocada, pues entre los mismos hay similitud y coincidencia entre sus colores, diseños y simetría en su representación y medidas.

Por último, el Despacho observa que la parte actora considera que los actos acusados se encuentran inmersos en las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 136, literales b) y d), 166, 167, 175, 190 a 194, literal b), 195, 237, 245, 246, literal a), y 247, de la Decisión 486 de 2000, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, […] en casos como el sub examine, en los cuales se invocan como vulneradas normas del Ordenamiento Comunitario Andino, tratándose de procesos de única instancia, es menester que el fallador al momento de decidir conozca la interpretación prejudicial, la cual es de obligatoria observancia, de conformidad con los artículos 33 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. […] En este sentido, la Sala, mediante providencia de 18 de octubre de 2007 […] reiterada mediante providencias de 30 de abril de 2008 y de 24 de julio de 2008 […] indicó: […] que no es posible hacer la confrontación directa de las mencionadas disposiciones andinas con las del acto administrativo demandado cuya suspensión provisional se solicita, toda vez que ello implicaría, necesariamente, fijar su alcance, labor que, como ya se dijo, corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando se pronuncie en la interpretación prejudicial que en el momento procesal oportuno se le solicite, pues de lo contrario se violaría el ordenamiento jurídico comunitario […]”.

Las anteriores razones son suficientes para negar la medida solicitada. NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 24 de julio de 2008, Radicación 11001-03-24-000-2008-00235-00, C.P. Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta; 30 de abril de 2008, Radicación 11001-03- 24-000-2007-00404-00, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; y 18 de octubre de 2007, Radicación 11001-03-24-000-2007-00191-00, C.P. Camilo Arciniegas Andrade.

FUENTE FORMAL: TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 33 / TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 35 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., veintidós (22) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2014-00163-00 Actor: CELESTINA COSSIO MOSQUERA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Asunto: Niega medida cautelar Referencia: AUTO INTERLOCUTORIO El Despacho procede a resolver la solicitud de la medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones núms. 27913 de 29 de mayo de 2009, “Por la cual se concede un registro”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO[1]; 16628 de 29 de marzo de 2011, “Por la cual se concede un registro”, y 53778 de 11 de septiembre de 2012, “Por la cual se concede un registro”, emanadas de la Directora de Signos Distintivos de la SIC.

I-.

ANTECEDENTES La señora CELESTINA COSSIO MOSQUERA, a través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad, previa suspensión provisional de los efectos de las resoluciones núms. 27913 de 29 de mayo de 2009, 16628 de 29 de marzo de 2011 y 53778 de 11 de septiembre de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio[2], por medio de las cuales se concedió el registro respectivamente de las marcas “TRASTEOS MEDELLÍN” (Mixta), “TRASTEOS MEDELLÍN” (Nominativa) y “TRASTEOS MEDELLÍN” (Nominativa), para distinguir productos de las clases 39 y 35 Internacional de Niza, a favor del señor RICARDO RIVERA HURTADO.

El Despacho mediante providencia de 25 de junio de 2014, admitió la demanda como de nulidad. II-. LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL La actora solicita que se decrete la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones acusadas, por violación de los artículos 58 y 83 de la Constitución Política; y 136, literales b) y d), 166, 167, 175, 190 a 194, literal b), 195, 237, 245, 246, literal a), y 247, de la Decisión 486 de 2000, para lo cual se remite al concepto de violación de la demanda.

Como sustento de la medida manifiesta que lo que pretendido es evitar un perjuicio mayor del actual y evitar la transgresión de derechos constitucionales. Advierte que de la simple confrontación de las marcas objeto de controversia y el nombre de su establecimiento de comercio, esto es, “TRASTEOS MEDELLÍN”, surge una evidente infracción a la normativa invocada, pues entre los mismos, hay similitud y coincidencia entre sus colores, diseños y simetría en su representación y medidas.

III.- TRASLADO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR El apoderado de la SIC, en escrito visible de folios 7 a 16, afirma que previo a resolver sobre la solicitud de la medida cautelar, debe solicitarse al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la correspondiente interpretación prejudicial, pues ella es obligatoria en todos los procesos en los que se invocan como transgredidas normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Aduce que en el caso sub examine la parte actora no determinó ni justifico los perjuicios que pretende evitar con la solicitud de suspensión provisional, máxime si se tiene en cuenta que las pretensiones incoadas en la demanda persiguen no solo la nulidad de unos actos administrativos, sino también el restablecimiento de derechos. Sostiene que la parte actora se limitó a enunciar una breve descripción de la figura de la medida cautelar, la cual, según su opinión, no cumple con los requisitos previstos por la normativa para acceder su decreto.

IV.-CONSIDERACIONES DEL DESPACHO A través de los actos acusados la SIC concedió el registro de las marcas “TRASTEOS MEDELLÍN” (Mixta), “TRASTEOS MEDELLÍN” (Nominativa) y “TRASTEOS MEDELLÍN” (Nominativa), para distinguir productos comprendidos, respectivamente, en las clases 39 y 35 Internacional de Niza. A juicio de parte la actora, los efectos de las resoluciones demandadas deben ser suspendidos provisionalmente, por cuanto de la confrontación de las marcas objeto de controversia y el nombre de su establecimiento de comercio, esto es, “TRASTEOS MEDELLÍN”, surge una evidente infracción a la normativa invocada, pues entre los mismos hay similitud y coincidencia entre sus colores, diseños y simetría en su representación y medidas.

Por último, el Despacho observa que la parte actora considera que los actos acusados se encuentran inmersos en las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 136, literales b) y d), 166, 167, 175, 190 a 194, literal b), 195, 237, 245, 246, literal a), y 247, de la Decisión 486 de 2000, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor disponen: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […] d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; […]”.

“Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.

“Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros“.

“Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca“. “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.

Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.

El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191. Artículo 194.- No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes: […] b) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre; […]”.

“Artículo 195.- Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo anterior. Los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales. Podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizadas para las marcas”.

“Artículo 237.- Cuando una patente o un registro de diseño industrial se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que le sea transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

Cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, en la misma acción de reivindicación podrá demandarse la indemnización de daños y perjuicios.

Esta acción prescribe a los cuatro años contados desde la fecha de concesión del derecho o a los dos años contados desde que el objeto de protección hubiera comenzado a explotarse o usarse en el país por quien obtuvo el derecho, aplicándose el plazo que expire antes. No prescribirá la acción si quien obtuvo el derecho lo hubiese solicitado de mala fe”.

“Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares: a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; […]”. “Artículo 247.- Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.

Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados”. Es de señalar que en casos como el sub examine, en los cuales se invocan como vulneradas normas del Ordenamiento Comunitario Andino, tratándose de procesos de única instancia, es menester que el fallador al momento de decidir conozca la interpretación prejudicial, la cual es de obligatoria observancia, de conformidad con los artículos 33 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[3].

En este sentido, la Sala, mediante providencia de 18 de octubre de 2007 (M.P. Camilo Arciniegas Andrade)[4], manifestó: “[…] Estima la Sala que en el caso sub examine no se reúnen los presupuestos para la prosperidad de la suspensión provisional, pues la confrontación del acto acusado con las normas comunitarias invocadas no se hace patente la vulneración alegada.

Además, como en este caso se controvierte el registro de una marca, es indispensable obtener la interpretación prejudicial que de las normas comunitarias debe hacer el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por solicitud que deberá formularse según lo previsto en el artículo 123 del Tratado y Estatuto de este Tribunal que dispone que «de oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante oficio la interpretación del Tribunal», interpretación que será la que finalmente precise el alcance de tales normas, en orden a determinar si al momento de expedirse la resolución demandada existía la causal de irregistrabilidad alegada […]”.

Dicha posición fue reiterada mediante providencias de 30 de abril de 2008 (M.P. Marco Antonio Velilla Moreno)[5] y de 24 de julio de 2008 (M.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta)[6]. En efecto, en la última providencia mencionada se indicó: “[…] Tal y como se observa, una de las normas que el demandante considera manifiestamente violadas por el acto acusado (artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina) pertenece al Ordenamiento Jurídico Andino y, por ende, su aplicación en este caso se encuentra sujeta a la interpretación que le corresponde hacer al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, según lo dispone el artículo 32 de la Decisión 472 de la Comunidad Andina, a través de la cual se codificó el Protocolo Modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la misma Comunidad (Protocolo de Cochabamba), aprobado mediante la Ley 457 de 1998, como quiera que dicha interpretación debe ser adoptada por los jueces nacionales, tal como lo prevén el inciso segundo del artículo 33 y el artículo 35 ibídem.

Conforme con lo anterior, la Sala encuentra que no es posible hacer la confrontación directa de las mencionadas disposiciones andinas con las del acto administrativo demandado cuya suspensión provisional se solicita, toda vez que ello implicaría, necesariamente, fijar su alcance, labor que, como ya se dijo, corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando se pronuncie en la interpretación prejudicial que en el momento procesal oportuno se le solicite, pues de lo contrario se violaría el ordenamiento jurídico comunitario […]”.

(Se subraya). Las anteriores razones son suficientes para negar la medida solicitada. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria, R E S U E L V E NEGAR la solicitud de la medida cautelar presentada por la demandante, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera ----------------------- [1] En adelante SIC. [2] En adelante SIC. [3] “Artículo 33.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.” “Artículo 35.- El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal.” [4] Consejo de Estado, Sección Primera.

Auto de 18 de octubre de 2007. Rad.: 11001-03-24-000-2007-00191-00; actora: RADA AESTHETIC SPA LTDA.; M.P. Camilo Arciniegas Andrade. [5] Consejo de Estado, Sección Primera. Auto de 30 de abril de 2008. Rad.: 11001-03-24-000-2007-00404-00; actora: LABORATORIOS NICOLE S.A.; M.P. Marco Antonio Velilla Moreno. [6] Consejo de Estado, Sección Primera.

Auto de 24 de julio de 2008. Rad.: 11001-03-24-000-2008-00235-00; actora: Paños Atlas S.A.; M.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.