PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto NATURAL HEAL y la marca mixta previamente registrada MILLENIUM NATURAL HEALTH PRODUCTS / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es NATURAL en la clase 5 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – A pesar de serlo NATURAL no se excluye / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / EXPRESIÓN DE FANTASÍA - Lo son HEALTH y HEAL / REGISTRO MARCARIO - No procede frente al signo mixto NATURAL HEAL para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud y conexión competitiva con la marca mixta MILLENIUM NATURAL HEALTH PRODUCTS que ampara productos en la misma clase En cuanto a la similitud ortográfica […] la Sala encuentra que, si bien es cierto que ambos signos varían en cuanto a su composición, esto es, respecto del número de palabras y letras, también lo es que cuentan con similitudes ortográficas evidentes, en tanto que comparten la expresión NATURAL y tienen una semejanza relevante en la palabra HEAL, sin que los demás elementos le otorguen distintividad al no ser las expresiones de mayor fuerza y recordación. En efecto, en primer lugar, se observa que el signo solicitado reproduce parcialmente la denominación de la marca registrada, esto es, con las expresiones NATURAL HEAL.
Cabe resaltar que el elemento nominativo destacado y de mayor fuerza distintiva en los signos en conflicto son las palabras NATURAL, HEAL y HEALTH, pues las palabras MILLENIUM y PRODUCTS resultan ser acompañantes del elemento principal, tal y como se precisó con antelación. […] Aunado a lo expuesto, del signo solicitado como de la marca registrada se puede concluir que visualmente presentan un grado de similitud que puede ocasionar un riesgo de confusión para el público consumidor. […] Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados.
En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma similar, debido a la reproducción de las expresiones NATURAL y HEALTH/HEAL. Si bien las expresiones MILLENIUM y PRODUCTS le imprimen a la marca registrada una sonoridad distinta, no es posible refutar que existe una semejanza fonética entre las expresiones NATURAL y HEALTH/HEAL, la cual, por lo demás, no se diluye con la presencia de las letras T y H, toda vez que el consumidor medio no tiene un alto conocimiento del idioma inglés y no diferenciaría el aspecto fonético de los signos en conflicto. […] Ahora bien, desde el punto de vista conceptual, es preciso señalar que las expresiones HEALTH/HEAL no tienen un significado en el idioma castellano, pero si en idioma inglés donde se utiliza como salud y sanar respectivamente. […] En el caso de autos no existe medio de prueba a través del cual se pueda concluir que las palabras HEALTH/HEAL sean de conocimiento generalizado, por lo que se entiende que es de fantasía, razón que impide realizar una comparación entre los mismos, desde el punto de vista conceptual.
Aunado a lo anterior, la Sala advierte que, si bien es cierto que el signo solicitado contiene un elemento gráfico diferente, este no es suficiente para otorgarle la distintividad necesaria frente a la marca registrada. […] Por ende y como bien lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio, es dable afirmar que “ambas marcas comparten las mismas finalidades y están destinadas a los mismos mercados”, lo anterior en razón a que pertenecen a igual clase del nomenclátor internacional de Niza, esto es, a la clase 5ª, existiendo, en consecuencia, conexidad competitiva.
SIGNOS COMPUESTOS POR EXPRESIONES EN INGLÉS A propósito de los signos compuestos por expresiones en inglés, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que se presume que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común y en consecuencia se consideran como de signos de fantasía. En caso contrario, y si el significado conceptual de las palabras o partículas que la integran se ha hecho de conocimiento común, el mismo se considera débil y pueden ser objeto de registro, siempre que se encuentre integrado de otros elementos que le doten de distintividad suficiente.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00265-00 Actor: OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Tema: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO – MARCAS EN CONFLICTO: NATURAL HEAL – MILLENIUM NATURAL HEALTH PRODUCTS.
PALABRAS DE USO COMÚN – SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó la sociedad OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 19640 del 17 de junio de 2008, 26908 del 29 de julio de 2008 y 65775 del 21 de diciembre de 2009, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO negó el registro del signo NATURAL HEAL (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A. I-.
ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 1.- Que se declare la nulidad de la Resolución Número 19640 del 17 de junio de 2008 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del EXPEDIENTE NUMERO 07.102781, mediante la cual se niega el registro de la marca mixta NATURAL HEAL para distinguir productos de la CLASE 5ª de la clasificación internacional, solicitada por OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A. y se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad NATURAL SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. en contra de la misma con fundamento en su marca registrada de nombre MILLENIUM NATURAL HEALTH PRODUCTS, para distinguir productos de la CLASE 5ª de la clasificación internacional. 2.- Que se declare la nulidad de la Resolución Número 26908 del 29 de julio del 2008 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del EXPEDIENTE NUMERO 07.102781 mediante la cual se confirmó el recurso de reposición interpuesto, la negación del registro de la marca mixta NATURAL HEAL para distinguir productos de la CLASE 5ª de la clasificación internacional, solicitada por OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A. y la declaración de fundada de la oposición presentada por la sociedad NATURAL SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. en contra de la misma con fundamento en su marca registrada de nombre MILLENIUM NATURAL HEALTH PRODUCTS, para distinguir productos de la CLASE 5ª de la clasificación internacional. 3.- Que se declare la nulidad de la Resolución Número 65775 del 21 de diciembre del 2009 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del EXPEDIENTE NUMERO 07.102781 por medio de la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión adoptada mediante la Resolución Número 19640 del 17 de junio de 2008 en el sentido de confirmar la negación del registro de la marca mixta NATURAL HEAL para distinguir productos de la CLASE 5ª de la clasificación internacional, solicitada por OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A. y la declaración de fundada de la oposición presentada por la sociedad NATURAL SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. 4.- Consecuentemente y con fundamento en dichas declaraciones, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la concesión y asignación del certificado de registro definitivo para la marca mixta NATURAL HEAL para distinguir productos de la CLASE 5ª de la clasificación internacional, solicitada por OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A. 5.- Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte dentro del presente caso […]”.
I.2. Los hechos Manifestó que el 2 de octubre de 2007, la sociedad OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A., por medio de apoderado judicial, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro del signo NATURAL HEAL para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza: “PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y VETERINARIOS;
PRODUCTOS HIGIENICOS PARA LA MEDICINA; SUSTANCIAS DIETETICAS PARA USO MEDICO, ALIMENTOS PARA BEBES; EMPLASTOS, MATERIAL PARA APOSITOS; MATERIAL PARA EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA IMPRONTAS DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCION DE ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS”. Expresó que publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad NATURAL SYSTEM INTERNATIONAL S.A. presentó escrito de oposición basado en su registro marcario “MILLENIUM NATURAL HEALTH PRODUCTS”, el cual identifica productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
Señaló que mediante la Resolución 19640 del 17 de junio de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud del signo NATURAL HEAL, frente a lo cual presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. Recordó que mediante la Resolución 26908 del 29 de julio de 2008, resolvió el recurso de reposición presentado, confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación. Finalmente, puso de presente que mediante la Resolución 65775 del 21 de diciembre de 2009 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industria, se decidió el recurso de apelación, confirmando la resolución impugnada, quedando agotada la vía gubernativa.
I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación Manifestó que se violaron los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues en los actos administrativos demandados no se demostró que el signo NATURAL HEAL era similar a la marca MILLENIUM NATURAL HEALTH PRODUCTS.
En efecto, afirmó que la comparación de los signos en conflicto por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio fue fraccionada por ella de forma arbitraria, para determinar la existencia de una confundibilidad o riesgo de asociación, donde dicha circunstancia no se podía colegir, pues solo se tuvo en cuenta como elemento primordial de la similitud la palabra “NATURAL”.
Señaló que desde el punto de vista fonético, el elemento nominativo de los signos en conflicto está conformado de tal manera que al ser pronunciados sucesivamente entre sí, resulta entre ellos un sonido claro y totalmente diferente, que hace que la confusión entre ambos sea imposible, puesto que se encuentran constituidos por letras y palabras, dispuestas de forma tal, que al pronunciarlas emiten sonidos totalmente diferentes y caracterizantes que permiten al público general percibir diferencias e identificar los productos respectivos en el mercado.
Expresó que al efectuar una visión en conjunto de los signos contrapuestos, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, se aprecia una evidente disparidad entre ellas, pues si bien se presentan algunas coincidencias parciales, cada marca tiene claros elementos provistos de una significativa carga diferencial que resultan decisivos al momento de determinar una posible coexistencia armónica dentro del mercado del que se trata.
Aseveró que las palabras HEALTH y HEAL tienen un significado en español, pero al no ser palabras de conocimiento del común de las personas o al no haber pasado a formar parte de la lengua castellana como palabras generalmente conocidas, no se le puede atribuir carga conceptual, y que para efectos del análisis de confundibilidad, se le debe considerar como una marca caprichosa o de fantasía. Por otra parte, comentó que la palabra NATURAL es de uso común en todas las clases internacionales, pero especialmente en la 5ª, debido a que es una característica de los productos de esta clase, y que por tanto no resulta monopolizable por nadie.
II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda y su adición, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: Indicó que con la expedición de las resoluciones acusadas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues las mismas se fundamentan en ésta, en la jurisprudencia y en la doctrina aplicable al caso concreto.
Expresó que entre los signos en conflicto predomina la parte denominativa y que las expresiones que la integran carecen de aptitud diferenciadora frente a la marca previamente registrada. Manifestó que existe evidencia de confusión desde el punto de vista visual entre los signos en controversia, por el parecido entre las palabras “NATURAL HEAL”, las cuales son determinantes entre ellos.
Afirmó que el signo solicitado pretende distinguir productos de la clase 5ª internacional de Niza y que la marca registrada distingue productos de esa clase, lo cual hace más evidente el riesgo de confusión y /o asociación, por lo que no pueden coexistir en el mercado. Reiteró que los signos en conflicto apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, si son susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor, a pesar de ser naturaleza mixta.
II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD NATURAL SYSTEM INTERNATIONAL S.A. El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos: Señaló que el signo solicitado a registro NATURAL HEAL NO cumple con los requisitos de registrabilidad, por cuanto es semejante a la marca ya registrada MILLENIUM NATURAL HEALTH PRODUCTS, puesto que de la simple apreciación se destacan más su similitudes que sus diferencias, en vista que la composición de los signos en estudio es gramatical, fonética, visual y conceptualmente semejante, al utilizar en un mismo orden y extensión los términos NATURAL HEAL /HEALTH.
Manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio no desconoció los derechos del demandante al no registrarle el signo NATURAL HEAL, pues se percató que es idéntico al de la marca ya registrada MILLENIUM NATURAL HEALTH PRODUCTS, para distinguir la misma clase de productos. Expresó que entre los signos NATURAL HEAL y MILLENIUM NATURAL HEALTH PRODUCTS existe una similitud que “raya con la identidad”, puesto que utilizan la misma expresión NATURAL HEAL en la conformación de sus marcas, de tal manera que gramatical y fonéticamente suenan idénticas, y de subsistir en el mercado generaría confusión y error en el público consumidor de tales productos.
III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 75-IP-2014 de fecha 10 de septiembre de 2014, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, en particular sobre los artículos 134 literales a), b) y g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: “[…]
PRIMERO: La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.
SEGUNDO: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la irregistrabilidad del signo solicitado.
TERCERO: La Autoridad Nacional Competente deberá proceder al cotejo de los signos “NATURAL HEAL” (mixto) y “MILLENIUM NATURAL HEALTH PRODUCTS” (mixto), aplicando los parámetros enunciados en la presente interpretación prejudicial. El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.
Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.
CUARTO: En las marcas farmacéuticas se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.
Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas éste elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizar la comparación.
QUINTO: Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común; su presencia no impedirá el registro de la denominación, en caso de en su conjunto se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.
El juez consultante, deberá evaluar si el signo solicitado “NATURAL HEAL” (mixto), incorpora términos usuales que se utilizan dentro de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y en clases conexas competitivamente y verificar los parámetros establecidos en la presente interpretación prejudicial.
SEXTO: La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que podría suscitarse, en la salud y la vida de los consumidores. Conforme a ello, el examen de registrabilidad debe ser imperiosamente más riguroso. Se debe prestar especial atención al realizar el examen, dado que el consumidor medio podría incurrir en error al adquirir un producto no farmacéutico de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza cuando en realidad quiere adquirir otro, destinado para una finalidad diferente, puesto que las consecuencias podrían ser de igual manera graves debido al destino diferente de los mismos y al cuidado que se debe tener al manipular determinado producto.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2010-00265, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente […]” (lo resaltado fuera de texto).
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 6 de julio de 2015, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora reiteró en esencia sus argumentos. La parte demandada, el tercero interviniente y el Ministerio Publico no se pronunciaron en esta etapa procesal.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A. en contra de las Resoluciones 19640 del 17 de junio de 2008, 26908 del 29 de julio de 2008 y 65775 del 21 de diciembre de 2009, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO negó el registro del signo NATURAL HEAL (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A. Para tal efecto se determinará si la marca NATURAL HEAL que busca identificar productos de la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incursa o no en la causal de irresgistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 por existir riesgo de confusión o de asociación con la marca mixta MILLENIUM NATURAL HEALTH PRODUCTS.
V.2.- Las causales de irregistrabilidad en estudio El apoderado de la parte actora invoca como casual de irregistrabilidad las consagradas en los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, las cuales disponen lo siguiente: “[…] Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; […]”. […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]” (Negrillas fuera de texto).
V.3.- El examen de registrabilidad De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.
Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”[1].
Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común[2].
Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”[3].
En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.4.- Las reglas de cotejo marcario Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria[4] ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] 1.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” 5.
En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”. 6.
En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate. (negrillas fuera de texto). De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual y un análisis de los signos compuestos de palabras de uso común, los signos en idioma extranjero y los signos de fantasía. V.5.- El caso concreto Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: V.5.1.
Comparación de los signos Antes de abordar el problema planteado, la Sala estima necesario hacer mención al hecho consistente en que en la Resolución 19640 del 17 de junio de 2008, por la cual se declaró fundada la oposición y negó el registro, y en la Resolución 26908 del 29 de julio de 2008, por la cual se decidió el recurso de reposición, se incluyó en la comparación de manera oficiosa el registro marcario NATURAL HEALTH cuyo titular era la sociedad VITANA E.U. Ahora bien, debe advertirse que en la Resolución 65775 del 21 de diciembre de 2009 suscrita por el Superintendente para la Propiedad Industrial, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación presentado por la actora, se manifestó: “respecto a la marca NATURAL HEALTH, mixta (por la cual fue negado el registro de la marca solicitada), 23812 (Clase 5ª) y cuyo titular es la sociedad VITANA E.U., fue objeto de cancelación total mediante Resolución 15501 de 31 de marzo de 2009, acto que se encuentra en firme; por lo que no entrará en el estudio de registrabilidad del signo solicitado, empero debe continuarse con el antecedente inicialmente propuesto”.(lo resaltado fuera de texto).
A partir de lo anterior y teniendo en cuanto lo sostenido en el libelo de demanda, el análisis se efectuará entre la marca MILLENIUM NATURAL HEALTH PRODUCTS y el signo NATURAL HEAL. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala corrobora la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: - Signo solicitado [pic] - Marca previamente registrada [pic] Una vez verificado que las marcas en controversia se encuentran conformadas por varios elementos nominativos y elementos gráficos, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.
En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”.
Sobre este asunto, esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, señaló lo siguiente: “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”[5].
Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor, no sin antes precisar si la expresión NATURAL es de uso común en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
En efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación rendida para este proceso, señaló que se debe determinar si la “partícula “NATURAL” constituye una partícula de uso común”, evento en el cual “no debería ser tomada en cuenta al momento de realizarse el examen de registrabilidad”. Al respecto, al revisar el registro de marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio[6], la Sala observa que la partícula NATURAL es un término de uso común en las marcas de productos de la referida clase, tal y como se observa a continuación: |DENOMINACIÓN |CERTIFICADO No | |NATURAL FLEX |353103 | |NATURAL FULL |340041 | |NATURAL MEDICINE |347434 | |NATURAL ORGANIC |363068 | |NATURAL WEALTH |389997 | |NATURAL CONTROL NC |382878 | |VITALIFE NATURAL |384556 | |NATURAL PLUS |256323 | |NATURAL CARE |276643 | |NATURAL EXPRESS |346759 | Respecto de las partículas de uso común la Interpretación Prejudicial rendida para el caso de autos señaló que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen y, en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deberán ser excluidos del cotejo.
No obstante, el Tribunal de Justicia ha considerado que, excepcionalmente, en aquellos eventos en los cuales se llegare a reducir los signos de tal manera que fuere imposible realizar el cotejo marcario, el mismo se hará sin la exclusión de dichas partículas[7]. En efecto, si bien es cierto que al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las partículas de uso común; también lo es que en el derecho de propiedad industrial la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la visión en conjunto del signo[8].
Para la Sala[9] no se puede dar paso al estudio fragmentado de las marcas en conflicto, si se tiene en cuenta que desde el punto de vista del consumidor medio, los signos no son recibidos en forma separada[10]. Así pues, en el evento en que se excluya la partícula NATURAL, el cotejo se realizaría con la palabra HEAL, la cual no resulta suficiente para determinar si existe la confusión endilgada, además por cuanto la expresiones en comento se encuentran unidas y no separadas del resto de partículas que integran los signos en conflicto, por lo que es el conjunto marcario el que se protege, tal y como se precisó líneas atrás. Así pues, la Sala procederá a efectuar la comparación de los signos distintivos confrontados en este asunto teniendo en consideración las reglas de cotejo previamente señaladas expuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: Signo solicitado |N |A |T |U | |1 |2 |4 |6 | LAS CONSONANTES EN LAS MARCAS OPOSITORAS |K |N | |3 |5 | LAS VOCALES EN LAS MARCAS OPOSITORAS I |E | |O | |I |O | |2 |5 | |3 | |2 |4 | | De lo anterior, la Sala encuentra que si bien es cierto que ambos signos varían en cuanto su la composición, esto es, respecto del número de palabras y letras, también lo es que cuentan con similitudes ortográficas evidentes.
En efecto, en primer lugar, se observa que el signo solicitado reproduce la denominación de la marca registrada. En segundo lugar, a partir del análisis de la extensión de las marcas sometidas a cotejo y de su composición silábica, se aprecia que la marca cuestionada tiene dos (2) sílabas, las mismas que aparecen contenidas en el tercer vocablo de la marca opositora.
En cuanto a las consonantes, el signo solicitado comparte las mismas con las marcas previamente registradas (R – N), al igual que las vocales que la integran. Aunado a lo expuesto, del signo solicitado como de la marca registrada se puede concluir que visualmente presentan un grado de similitud que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor.
Ello se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión: KINDER PROF RINO - RHINO´S - KINDER PROF RINO - RHINO´S KINDER PROF RINO - RHINO´S - KINDER PROF RINO - RHINO´S KINDER PROF RINO - RHINO´S - KINDER PROF RINO - RHINO´S KINDER PROF RINO - RHINO´S - KINDER PROF RINO - RHINO´S Ciertamente, los signos guardan un grado de semejanza debido a que las expresiones RINO y RHINO´S se pronuncian similarmente.
Si bien las expresiones KINDER PROF le imprimen a la marca registrada una sonoridad distinta, no es posible refutar que existe una semejanza fonética entre las expresiones RINO y RHINO´S, la cual, por lo demás, no se diluye con la presencia de las leras H y S, y mucho menos por la presencia de un apóstrofe. Desde el punto de vista conceptual, es preciso señalar que la expresión RHINO´S no tiene un significado en el idioma castellano, pero si en idioma inglés donde se utiliza como una abreviación de rinoceronte (rhinoceros).
Mientras tanto, la expresión RINO según la Real Academia de la Lengua Española hace referencia a un elemento compositivo proveniente de la raíz griega que significa “nariz” y en el idioma inglés, no tiene significado alguno. Sin embargo, por el análisis del conjunto de las marcas KINDER PROF RINO (mixta), es posible inferir que se refiere también a una abreviatura de rinoceronte (rhinoceros en inglés) y corresponde y evoca el elemento figurativo de las marcas registradas.
A propósito de los signos compuestos por expresiones en inglés, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que se presume que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común y en consecuencia se consideran como de signos de fantasía. En caso contrario, y si el significado conceptual de las palabras o partículas que la integran se ha hecho de conocimiento común, el mismo se considera débil y pueden ser objeto de registro, siempre que se encuentre integrado de otros elementos que le doten de distintividad suficiente.
Es así que las denominaciones compuestas por palabras de conocimiento común, buscan su distintividad en un elemento diferente que acompañe o integre el signo. En el sub lite, el signo RHINO´S, que para la generalidad significa rinoceronte, debe ser considerado como un signo marcariamente débil, que no puede ser sujeto de registro, al no contar con un elemento adicional que le otorgue distintividad. - Sección Primera.
Sentencia de 6 de junio de 2019. Rad.: 2009 – 00423. Magistrado Ponente: doctor Roberto Augusto Serrato Valdés. Marcas en conflicto - WEST–– WEST QUIMICA POR LA VIDA. “Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor.
En cuanto a la similitud ortográfica, mientras el signo solicitado está conformado por una sola expresión (WEST) que tiene cuatro (4) letras una (1) vocal y tres (3) consonantes, la marcas opositora WEST QUIMICA POR LA VIDA., es de naturaleza compuesta: cinco (5) palabras y veinte (20) letras. De lo anterior, la Sala encuentra que si bien es cierto que ambos signos varían en cuanto su la composición, esto es, respecto del número de palabras y letras, también lo es que cuentan con similitudes ortográficas evidentes.
En efecto, en primer lugar, se observa que el signo solicitado reproduce la denominación de la marca registrada, esto es, WEST. Con relación a la marca inscrita, es preciso indicar, que el elemento nominativo destacado y de mayor fuerza distintiva es la palabra WEST, pues la expresión “química por la vida” por el tamaño y tipo de letra, está ubicada en una posición secundaria y es un acompañante del elemento principal.
Bien lo consideró la entidad demandada cuando precisó que existen semejanzas, “como quiera que en ambas, la expresión que predomina es WEST, por su tamaño y disposición en ambos signos y por ser la expresión que genera mayor recordación, individualización e impacto en el consumidor”. Aunado a lo expuesto, del signo solicitado como de la marca registrada se puede concluir que visualmente presentan un grado de similitud que puede ocasionar un riesgo de confusión para el público consumidor.
Ello se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión: WEST–– WEST QUIMICA POR LA VIDA – WEST–– WEST QUIMICA POR LA VIDA WEST–– WEST QUIMICA POR LA VIDA – WEST–– WEST QUIMICA POR LA VIDA WEST–– WEST QUIMICA POR LA VIDA – WEST–– WEST QUIMICA POR LA VIDA WEST–– WEST QUIMICA POR LA VIDA – WEST–– WEST QUIMICA POR LA VIDA Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados.
En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma similar, debido a la reproducción de la expresión WEST. Ciertamente, los signos guardan un grado de semejanza debido a que las expresiones WEST de los signos se pronuncian de manera idéntica. Se considera débil un signo cuando los elementos que lo componen pueden ser utilizados por la colectividad, bajo el entendido que su registro debe negarse por las autoridades si este signo se encuentra desprovisto de un elemento distintivo, tal y como ocurre en el caso que ahora ocupa la atención de la Sala.
Cabe resaltar que sí el signo solicitado estuviera acompañado de otra expresión se podría concluir que el mismo gozaría de una distintividad propia, no obstante al encontrarse solo, no se podría diferenciar de los ya registrados”. Así pues, al efectuar la apreciación en conjunto de los signos en conflicto, para la Sala resulta claro que el signo NATURAL HEAL no puede ser registrado en virtud de que dicho vocablo reproduce parte de la expresión registrada y, adicionalmente, no se encuentra acompañado de un elemento que le otorgue distintividad en relación con la previamente registrada.
Cabe resaltar que dicha palabra sí puede constituir una marca al combinarla con otras adicionales, siempre y cuando la conjunción de varios vocablos no componga una expresión de uso habitual que no pueda distinguir un producto o servicio de una empresa de los de otras empresas o de marcas previamente registradas. V.5.2. Conexidad competitiva En relación con la conexión competitiva, la Sala recuerda que ella se refiere a un bien inmaterial consistente en un signo que puede ser denominativo, gráfico o mixto, que se relaciona con determinados productos o servicios, y que lo que busca es evitar que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos, y en virtud del mismo se puedan proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes.
Es necesario advertir que, salvo respecto de la protección especial de que goza la marca notoria, la sola semejanza visual y fonética de dos signos considerados en sí mismos, no es suficiente para deducir la confundibilidad de ambos en el mercado, por cuanto en la comparación también debe atenderse la clase de productos que se busca distinguir con cada uno de ellos como lo ha advertido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al decir que “[…] al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen las marcas, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite […]”[11], por ello han de considerarse, igualmente, los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas, los cuales han sido enunciados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la siguiente forma: “[…] Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.
El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos.
Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.[12] Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.
En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).”[13] En relación con los productos que pretenden identificar los signos en conflicto, cabe indicar que «NATURAL HEAL» busca amparar productos de la clase 5ª, esto es, “[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes […]”.
Ahora bien, respecto a la marca previamente registrada, se tiene que ella ampara igualmente productos de la clase 5ª, esto es, formulaciones de preparaciones farmacéuticas para uso en el diagnostico o tratamiento de enfermedades humanas, desordenes, concretamente, circulatorios, respiratorios, endocrinos neurológicos, cardiovasculares, alimentarios.
Oncológicos, de auto-inmunidad o relacionados con inmunidad. pulmonares, músculo esquelétales, linfáticos, gastrointestinales, sensoriales de los huesos, virales, urinarios, renales, infecciosos, metabólicos o enfermedades del sistema nervioso central y desordenes, excluyendo los analgésicos; pruebas de diagnóstico y kits de análisis para uso clínico, en laboratorio, médico y químico, usados en el diagnóstico, pronóstico, predicción o tratamiento de enfermedades y para obtener perfiles geonómicos y proteomicos, útiles en la escogencia de terapias; pruebas y kits de análisis para evaluar la eficacia de tratamientos y el progreso de los mismos: kits de análisis para pronóstico, usados para identificar factores hereditarios de riesgo; reparaciones diagnósticas, concretamente, preparaciones de extractos, pruebas, ácidos nucleicos, proteínas, polipéptidos y anticuerpos, y también sistemas moleculares de materiales biológicos para laboratorio clínico o medico […]”.
Por ende y como bien lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio, es dable afirmar que “ambas marcas comparten las mismas finalidades y están destinadas a los mismos mercados”, lo anterior en razón a que pertenecen a igual clase del nomenclátor internacional de Niza, esto es, a la clase 5ª, existiendo, en consecuencia, conexidad competitiva.
Así las cosas, su comercialización se realiza empleando los mismos medios de promoción y publicidad y utilizando los mismos canales de distribución, y comparten la misma finalidad, lo cual puede contribuir de manera significativa a que se presente un riesgo cierto de confusión. No debe olvidarse que la comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que podría suscitarse, en la salud y la vida de los consumidores.
Se debe prestar especial atención al realizar el examen, dado que el consumidor medio podría incurrir en error al adquirir un producto no farmacéutico de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza cuando en realidad quiere adquirir otro, destinado para una finalidad diferente, puesto que las consecuencias podrían ser de igual manera graves debido al destino diferente de los mismos y al cuidado que se debe tener al manipular determinado producto.
En este contexto, como resultado del cotejo sucesivo y de las similitudes detectadas antes expuestas, la Sala concluye que se podría generar una idea de asociación errónea en sede del consumidor, pues equivocadamente puede inferir que los productos ofrecidos por ambas marcas provienen de un mismo empresario, ya que comparten los mismos canales de distribución y de publicidad.
Las semejanzas entre los elementos predominantes en las marcas imposibilitan su diferenciación. Además, el signo que se pretende registrar no cuenta con un elemento que le otorgue suficiente distintividad para que el consumidor no incurra en el error que se trata de un producto con unas características diferentes provenientes de la marca registrada.
El anterior examen, permite concluir a la Sala que entre los signos cotejados, que amparan servicios con la misma naturaleza y finalidad, existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de ambos signos en el registro marcario, razón por la cual se denegarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado P: (8) ----------------------- [1] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. [2] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. [3] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”. [4] Ibídem. [5] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. Consejero Ponente: Doctor Guillermo Vargas Ayala. [6] Sistema de Información de Propiedad Industrial – SIPI. [7] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 268-IP-2014 de fecha 24 de marzo de 2015. [8] Ibídem. [9] Ver entre otras la sentencia de 14 de junio de 2007.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.: 2003 – 00231. Magistrada Ponente: doctora Martha Sofía Sanz Tobón. [10] Consejo de Estado, Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia proferida el 20 de Enero de 2000. C.P, Manuel Santiago Urueta Ayola Radicación núm. 4203. “Que el estudio de confundibilidad implica comparar dos marcas en su conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos que se comparan o el examinarlos en sus detalles.
Particularmente cuando se coteja una marca denominativa y una mixta, como sucede en este caso, se debe determinar primero cuál de los dos elementos que conforman la marca mixta es el predominante, aceptándose como tal el elemento denominativo sobre el gráfico, dada la fuerza expresiva de las palabras. En opinión de este despacho, en la marca PANYDONAS que se pretende registrar predomina el elemento denominativo, más aun si se tiene en cuenta el hecho de que esta marca consiste simplemente en una configuración gráfica en un tipo especial de letra de una expresión y que la parte netamente figurativa no le agrega distintividad significativa”. [11]Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 141-IP-2005. 6 de octubre de 2005. [12] FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. pp. 242 - 246. [13] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 del 14 de enero de 2004. Proceso 115-IP-2008.
Marca: “CALVO” (mixta).