11001-03-24-000-2017-00338-00 — Consejo de Estado

11001-03-24-000-2017-00338-00Consejo de Estado · SECCION PRIMERAAuto2019-09-12

Ponente: Oswaldo Giraldo López

Actor: Edmundo Acevedo Rueda·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio – Sic

De qué trata

Síntesis: [E]l objeto del litigio en el presente asunto gira en torno a la supuesta violación de los artículos 135 literal b), 136 literal a), 150 y 278 de la Decisión 486 de 2000, de un lado, por la omisión de la Superintendencia al no realizar un examen de oficio y verificar que previamente se encontraba registrada la marca DU MONT (nominativa) en la clase 34, a nombre del demandante, e igualmente al no efectuar un estudio completo y de oficio de los demás registros de propiedad industrial y en orden a determinar si el registro marcario solicitado afecta o no derechos a terceros; y de otro, por no advertir que el signo solicitado carece de distintividad, por ser confundible con la marca DU MONT (nominativa). Por su parte, en el expediente con el número de radicado 2017-00175-00 se tramita la demanda interpuesta también por el aquí demandante en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución 89018 de 22 de diciembre de 2016, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual canceló por no uso el registro número 406778, correspondiente a la marca DU MONT (mixta) para la clase 34 Internacional. En aquel proceso el problema jurídico planteado por el demandante es, por una parte, si la cancelación del registro se efectuó violando los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000, y por la otra, si se encuentra acreditado el uso de la marca DU MONT (mixta) en la clase 34. Conforme a lo anterior, es evidente que el objeto del litigio en los dos procesos analizados es diferente, lo cual implica que las pruebas solicitadas y decretadas en el expediente bajo el radicado número 2017-00175-00 no sean conducentes, pertinentes ni útiles para resolver el problema jurídico planteado en este asunto, más aún si se tiene en cuenta que los supuestos fácticos y los fundamentos jurídicos de las resoluciones administrativas acusadas en cada proceso también difieren.DECRETO DE PRUEBA - Requisitos: pertinencia, conducencia, utilidad y licitud / REQUISITO DE PERTINENCIA DE LA PRUEBA - Concepto / REQUISITO DE CONDUCENCIA DE LA PRUEBA - Concepto / REQUISITO DE UTILIDAD DE LA PRUEBA - Concepto[L]a Sala estima oportuno recordar, de un lado, que según lo dispuesto en el artículo 168 del C.G.P. las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso, y que el juez rechazará las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas. Lo anterior significa que las pruebas deben ser conducentes, pertinentes y útiles. Por conducencia se entiende la aptitud legal del medio probatorio para probar el hecho que se aduce, en tanto que la pertinencia se refiere a la relación entre los hechos que se pretenden demostrar y el tema del proceso. Por su parte la prueba es útil cuando realiza un aporte concreto en punto del objeto del proceso.

RECURSO ORDINARIO DE SÚPLICA – Contra decisión que negó una solicitud de prueba trasladada / PRUEBA TRASLADADA – Su decreto depende de que sean conducentes, pertinentes y útiles para resolver el problema jurídico / PRUEBA TRASLADADA – En procesos de marcas / SOLICITUD DE PRUEBA TRASLADADA – Negada por cuanto los objetos de los procesos son diferentes y por ello no resultan ser las pruebas conducentes, pertinentes ni útiles [E]l objeto del litigio en el presente asunto gira en torno a la supuesta violación de los artículos 135 literal b), 136 literal a), 150 y 278 de la Decisión 486 de 2000, de un lado, por la omisión de la Superintendencia al no realizar un examen de oficio y verificar que previamente se encontraba registrada la marca DU MONT (nominativa) en la clase 34, a nombre del demandante, e igualmente al no efectuar un estudio completo y de oficio de los demás registros de propiedad industrial y en orden a determinar si el registro marcario solicitado afecta o no derechos a terceros; y de otro, por no advertir que el signo solicitado carece de distintividad, por ser confundible con la marca DU MONT (nominativa).

Por su parte, en el expediente con el número de radicado 2017-00175-00 se tramita la demanda interpuesta también por el aquí demandante en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución 89018 de 22 de diciembre de 2016, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual canceló por no uso el registro número 406778, correspondiente a la marca DU MONT (mixta) para la clase 34 Internacional.

En aquel proceso el problema jurídico planteado por el demandante es, por una parte, si la cancelación del registro se efectuó violando los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000, y por la otra, si se encuentra acreditado el uso de la marca DU MONT (mixta) en la clase 34. Conforme a lo anterior, es evidente que el objeto del litigio en los dos procesos analizados es diferente, lo cual implica que las pruebas solicitadas y decretadas en el expediente bajo el radicado número 2017-00175-00 no sean conducentes, pertinentes ni útiles para resolver el problema jurídico planteado en este asunto, más aún si se tiene en cuenta que los supuestos fácticos y los fundamentos jurídicos de las resoluciones administrativas acusadas en cada proceso también difieren.

DECRETO DE PRUEBA - Requisitos: pertinencia, conducencia, utilidad y licitud / REQUISITO DE PERTINENCIA DE LA PRUEBA - Concepto / REQUISITO DE CONDUCENCIA DE LA PRUEBA - Concepto / REQUISITO DE UTILIDAD DE LA PRUEBA – Concepto [L]a Sala estima oportuno recordar, de un lado, que según lo dispuesto en el artículo 168 del C.G.P. las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso, y que el juez rechazará las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas.

Lo anterior significa que las pruebas deben ser conducentes, pertinentes y útiles. Por conducencia se entiende la aptitud legal del medio probatorio para probar el hecho que se aduce, en tanto que la pertinencia se refiere a la relación entre los hechos que se pretenden demostrar y el tema del proceso. Por su parte la prueba es útil cuando realiza un aporte concreto en punto del objeto del proceso.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 168 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2017-00338-00 Actor: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: NULIDAD RELATIVA Tema: Recurso Ordinario de Súplica AUTO DE SALA Decide la Sala el recurso de súplica interpuesto por la parte actora contra el auto proferido en la audiencia inicial celebrada el 12 de julio de 2019[1] por el Consejero de Estado Roberto Augusto Serrato Valdés, mediante el cual se negó la solicitud de trasladar al presente trámite las pruebas obrantes en el expediente 2017-00175-00. 1.- Antecedentes El señor Edmundo Acevedo Rueda, actuando por conducto de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad relativa consagrado en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Resolución 23804 de 8 de mayo de 2017, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la cual revocó la decisión contenida en la Resolución 39736 de 22 de junio de 2016, declaró infundada la oposición presentada por el actor contra la solicitud de registro de la marca nominativa DUMONT, para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, pretendida por la sociedad Industrias Missiato de Bebidas Ltda., y concedió dicho registro.

La parte actora solicitó en el escrito contentivo de la demanda, en el acápite de pruebas, lo siguiente: “[…] en virtud de lo dispuesto por el art. 174 del C.G.P. aplicable por remisión expresa del artículo 306 del C.P.A. y C.A., solicito se tengan en cuenta las pruebas obrantes en el expediente con radicado No. 11001032400020170017500 de conocimiento de la Doctora María Elizabeth García, en el cual se tramita la nulidad de la resolución 89018 del 22 de diciembre de 2016, por el cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial canceló el registro No. 406778 correspondiente a la marca DUMONT (MIXTA), cl 34 Internacional, para lo cual requiero que se ordene a la Secretaria de la Sección Primera de esta Corporación realizar los oficios pertinentes.”[2] Surtido el trámite de admisión de la demanda y presentadas contestaciones a ésta, mediante providencia de 2 de octubre de 2018[3], se fijó como fecha y hora para la realización de la audiencia inicial el día 12 de julio de 2019 a las 3:30 p.m. 2.- Fundamentos del auto suplicado El Consejero de Estado Roberto Augusto Serrato Valdés, mediante providencia de 12 de julio de 2019, negó la solicitud de trasladar al presente trámite las pruebas obrantes en el expediente 2017-00175-00, propuesta por la parte actora, con fundamento en lo siguiente: “[…] El Despacho niega el decreto y práctica de la prueba solicitada, por cuanto, como se estableció en la fijación del litigio, el problema jurídico en el proceso de la referencia gira en relación con la presunta infracción de las normas comunitarias por parte de la SIC, al haber omitido realizar un examen oficioso por la presunta confundibilidad del signo solicitado con la marca previamente registrada DU MONT (nominativa), clase 34, certificado 353450, concedida a favor del señor Edmundo Acevedo Rueda y, actualmente, de titularidad de la sociedad Procesadora Nacional de Cigarrillera S.A. Pronalci S.A. En este sentido, en este proceso no se está discutiendo y analizando, como erradamente lo señala la parte actora al justificar la necesidad de la prueba, si (i) se encuentre acreditado el uso de la marca DUMONT (mixta) clase 34 y (ii) si la cancelación de dicho registro se hizo contrariando los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, problema jurídico que se debate en el proceso 20147-00175 de conocimiento de la actual Consejera de Estado, doctora Nubia Margoth Peña. En este contexto, al ser el objeto de la prueba ajeno a la controversia que ahora se analiza, la prueba solicitada resulta impertinente e innecesaria, razón por la cual, como señalé, la misma debe ser negada.” 3.- Fundamentos del recurso de súplica La parte actora formuló recurso de súplica[4] en contra de la anterior decisión, con el fin de que se revoque, aduciendo que si bien el presente proceso no se refiere al objeto de la cancelación del registro, el traslado de dichos documentos es relevante para efectos de desvirtuar los argumentos que se tuvieron en cuenta por la Superintendencia, toda vez que al proferir la decisión cuestionada concedió la marca en consideración a que la oposición se había quedado sin fundamento jurídico al haber prosperado la cancelación de la marca mixta DU MONT para identificar productos de la clase 34 Internacional. 4.- Traslado del recurso 4.1.

En la misma audiencia inicial la entidad demandada se opuso al recurso presentado, debido a que, en su concepto, la prueba es innecesaria e inútil y no aporta elementos adicionales a los que se encuentran en el expediente administrativo allegado por la Superintendencia de Industria y Comercio, siendo esto último lo único necesario para fallar de fondo el presente asunto. 4.2.

La sociedad Industrias Missiato de Bebidas Ltda., en su calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, manifestó su desacuerdo con la impugnación por estimar que las pruebas que se pretenden trasladar son innecesarias e inconducentes, ya que dentro del análisis que efectuó la Superintendencia de Industria y Comercio “[…] encontró que el uso de la marca era diferente a la marca registrada y no se aportaron pruebas de uso del signo que está en ese momento registrado y por lo tanto no incidiría en este momento para la decisión que pueda tomar el Consejo de Estado.” 5.- Consideraciones de la Sala 5.1.

Problema jurídico. De acuerdo con los antecedentes reseñados, en el expediente radicado con el número 2017-00175-00 se tramita una demanda que pretende la nulidad de la Resolución a través de la cual la Superintendencia canceló el registro de una marca por no uso; por su parte, en este asunto, se solicita la nulidad del acto administrativo que declaró infundada una oposición y concedió en consecuencia el registro de una marca.

En ese orden, corresponde a la Sala determinar si es procedente el traslado de las pruebas obrantes en el expediente número 2017-00175-00 al presente proceso. 5.2. Análisis del asunto 5.2.1. En orden a decidir lo pertinente, la Sala estima oportuno recordar, de un lado, que según lo dispuesto en el artículo 168 del C.G.P. las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso, y que el juez rechazará las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas.

Lo anterior significa que las pruebas deben ser conducentes, pertinentes y útiles. Por conducencia se entiende la aptitud legal del medio probatorio para probar el hecho que se aduce, en tanto que la pertinencia se refiere a la relación entre los hechos que se pretenden demostrar y el tema del proceso. Por su parte la prueba es útil cuando realiza un aporte concreto en punto del objeto del proceso.

En el presente caso la parte actora pretende el traslado al presente asunto de todas las pruebas que obran en el expediente en donde se estudia la nulidad del acto a través del cual se canceló el registro correspondiente a la marca DU MONT (mixta) para la clase 34 Internacional, con certificado de registro número 406778. El Despacho sustanciador del proceso negó su decreto, al considerar que en el presente asunto no se está discutiendo el uso de la marca DU MONT (mixta) en la clase 34 ni que tal cancelación vulnere los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, materia de discusión en el proceso 2017-00175-00, sino que el objeto de controversia es la presunta infracción de las normas comunitarias por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, al haber omitido realizar un examen oficioso por la presunta confundibilidad del signo solicitado DUMONT (nominativa), clase 33, con la marca previamente registrada DU MONT (nominativa), clase 34, concedida a favor de la parte actora.

Sobre el particular, la Sala estima pertinente referirse al fundamento de las pretensiones de la demanda en este proceso. Al respecto se lee lo siguiente: “[…] la Resolución 23804 del ocho (8) de mayo del dos mil diecisiete (2017) violó la norma citada (literal b del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones) por falta de aplicación, toda vez que la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial omitió al momento de decidir realizar el examen de oficio y verificar la existencia del registro previo de la marca solicitada DU MONT (NOMINATIVA) para identificar productos de la clase 34, certificado de registro 353450 a nombre de mi representado el señor EDMUNDO ACEVEDO RUEDA, vigente hasta el 14 de julio del año 2026.” […] 6.2.1.- Falta de aplicación del art. 150 de la Decisión 486 En efecto tal y como lo señala el art. 150 citado, le corresponde a la Superintendencia hacer el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe realizar haya o no haya oposición, e inclusive más allá de los argumentos de un opositor.

Debe verificar si el registro afecta o no derechos de terceros, y en dicho evento, proceder con la negativa correspondiente, es decir, la Superintendencia ha debido hacer el estudio respecto de los demás signos iguales o parecidos, y traer dicha marca de oficio tal y como lo ha hecho en múltiples oportunidades. […] En consecuencia, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial omitió hacer el examen de fondo de oficio y adicionalmente o como consecuencia, aplicar el literal a) del art. 136 de la decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en atención a la existencia previa del registro de la marca DU MONT (NOMINATIVA), Cl 34 internacional, certificado 353450 de propiedad de mi representado. […] 6.2.2.- Análisis de la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del art. 136 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Los supuestos de dicha norma son: (i) que se trate de signos idénticos o semejantes previamente solicitados o registrados y (ii) que se trate de los mismos productos o servicios respecto de los cuales exista riesgo de confusión o asociación. Signos Idénticos o semejantes En el presente caso, es evidente la igualdad fonética, gramatical e inclusive gráfica entre el signo DUMONT (NOMINATIVA), Cl 33 Internacional concedido por el acto acusado y el signo DU MONT (NOMINATIVA), Cl 34 Internacional de propiedad de mi representado al momento de la concesión. […] 6.3.- Los actos acusados violan además el art. 278 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y el art. 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. […] Se violaron las normas comunitarias transcritas, por falta de aplicación, por cuanto la Dirección de Signos Distintivos primero y la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial después, no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en las Decisiones 486 sobre registro de marcas; tampoco adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 486 y se abstuvo (debiendo hacerlo) de expedir la resolución negando el registro de la marca DUMONT (NOMINATIVA), Cl 33 Internacional.

Tal inobservancia conduce a la no salvaguarda de los derechos a que se refiere el Art. 278 de la Decisión 486 que le corresponden a mi representada.” De la anterior transcripción se evidencia que el objeto del litigio en el presente asunto gira en torno a la supuesta violación de los artículos 135 literal b), 136 literal a), 150 y 278 de la Decisión 486 de 2000, de un lado, por la omisión de la Superintendencia al no realizar un examen de oficio y verificar que previamente se encontraba registrada la marca DU MONT (nominativa) en la clase 34, a nombre del demandante, e igualmente al no efectuar un estudio completo y de oficio de los demás registros de propiedad industrial y en orden a determinar si el registro marcario solicitado afecta o no derechos o terceros; y de otro, por no advertir que el signo solicitado carece de distintividad, por ser confundible con la marca DU MONT (nominativa).

Por su parte, en el expediente con el número de radicado 2017-00175-00 se tramita la demanda interpuesta también por el aquí demandante en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución 89018 de 22 de diciembre de 2016, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual canceló por no uso el registro número 406778, correspondiente a la marca DU MONT (mixta) para la clase 34 Internacional.

En aquel proceso el problema jurídico planteado por el demandante es, por una parte, si la cancelación del registro se efectuó violando los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000, y por la otra, si se encuentra acreditado el uso de la marca DU MONT (mixta) en la clase 34. Conforme a lo anterior, es evidente que el objeto del litigio en los dos procesos analizados es diferente, lo cual implica que las pruebas solicitadas y decretadas en el expediente bajo el radicado número 2017- 00175-00 no sean conducentes, pertinentes ni útiles para resolver el problema jurídico planteado en este asunto, más aun si se tiene en cuenta que los supuestos fácticos y los fundamentos jurídicos de las resoluciones administrativas acusadas en cada proceso también difieren.

Además, valga aclarar que, aunque en uno de los hechos de la demanda que dio lugar al presente proceso se señaló que en la resolución acusada la SIC dijo que desapareció el antecedente que inicialmente condujo a negar la marca solicitada, por cuanto dicha entidad canceló por no uso la marca mixta opositora, DU MONT, en Clase 34 (con certificado de registro número 406778), lo cierto es que en el fundamento jurídico de la demanda no se alude a esta marca, sino a la confundibilidad que, a juicio del demandante, existe entre la marca DUMONT (nominativa) en la Clase 33, y la marca DU MONT (nominativa), en la Clase 34 (con certificado de registro 353450), y que no fue estudiada por parte de la SIC, en desconocimiento de las normas atrás mencionadas.

En consecuencia, por las razones expuestas en este proveído, la Sala confirmará el auto de 12 de julio de 2019, por medio del cual negó la solicitud de trasladar al presente trámite las pruebas obrantes en el expediente 2017-00175-00. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto de 12 de julio de 2019 proferido por el Consejero de Estado Roberto Augusto Serrato Valdés, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En firme esta decisión, DEVUÉLVASE el expediente al Despacho de origen. Notifíquese y cúmplase, OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ----------------------- [1] Folios 123 a 135 del expediente. [2] Folios 45 y 46 del expediente. [3] Folio 106 del expediente. [4] Folio 133 del expediente.