PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL - De nulidad a nulidad relativa marcaria / DESISTIMIENTO DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA - Requisitos para su procedencia / DESISTIMIENTO DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA - Efectos / DESISTIMIENTO DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA - Quienes no pueden desistir / CONDENA EN COSTAS - Excepciones / DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA - Procedencia / SOLICITUD DE DESISTIMIENTO DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA - Procedente porque no se ha proferido sentencia que ponga fin al proceso / CONDENA EN COSTAS - Improcedente por no haber oposición al desistimiento Este Despacho adecuará el trámite de la acción de nulidad, invocada por la parte demandante, al trámite de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486, comoquiera que se dan los presupuestos previstos en la norma en mención, toda vez que la parte demandante pretende la cancelación de un registro marcario concedido.

En este orden de ideas, se ordenará a la Secretaría de la Sección que proceda a corregir la carátula del expediente de la referencia y la información que sobre este proceso se encuentre en el Sistema de Información Judicial Colombiano. [ ] Atendiendo a que: i) el apoderado de Franchise Consultants Inc. presentó solicitud de desistimiento de las pretensiones de la demanda, ii) en el proceso de la referencia no se ha pronunciado sentencia que ponga fin al proceso; iii) el desistimiento es incondicional, en tanto que la demandante no hace salvedad alguna; y iv) el apoderado cuenta con la facultad expresa para desistir, según el poder que fue allegado. [ ] [C]onforme con el artículo 314 de la Ley 1564, el demandante podrá desistir de las pretensiones de la demanda siempre y cuando: i) no se haya pronunciado sentencia que ponga fin al proceso y ii) el desistimiento sea incondicional, salvo acuerdo de las partes. [ ] [C]onforme con el artículo 315 de la Ley 1564, quienes no pueden desistir de las pretensiones son: i) los incapaces y sus representantes, salvo previa licencia judicial; ii) los apoderados que no tengan facultad expresa para ello; y iii) los curadores ad litem. [ ] [C]onforme con el artículo 316 de la Ley 1564, el auto que acepte el desistimiento condenará en costas a quien desistió salvo que: i) las partes lo convengan; ii) se trate del desistimiento de un recurso ante el juez que lo haya concedido; iii) se desista de los efectos de la sentencia favorable ejecutoriada y no estén vigentes medidas cautelares; o iv) el demandado no se oponga al desistimiento de las pretensiones que de forma condicionada presente el demandante respecto de no ser condenado en costas y perjuicios. [ ] Este Despacho aceptará el desistimiento de las pretensiones de la demanda de nulidad relativa presentada por Franchise Consultants Inc. contra la Superintendencia de Industria y Comercio y se abstendrá de condenarla en costas, debido a que la Superintendencia de Industria y Comercio no se opuso al desistimiento del medio de control de la referencia, dentro del término del auto proferido el 19 de noviembre de 2018.

NOTA DE RELATORÍA: Ver providencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 28 de septiembre de 2017, Radicación 11001-03-24-000-2011-00258-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 172 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 137 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 314 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 315 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 316 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00225-00 Actor: FRANCHISE CONSULTANTS INC Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio – SIC Referencia: Acción de nulidad adecuada a acción de nulidad relativa Asunto: Resuelve sobre la adecuación del trámite de la acción de nulidad y una solicitud de desistimiento de las pretensiones de la demanda AUTO INTERLOCUTORIO Este Despacho procede a resolver sobre la adecuación del trámite de la acción de nulidad y la solicitud de desistimiento de las pretensiones de la demanda.

I.

ANTECEDENTES Franchise Consultants Inc., por intermedio de apoderado[1], presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de la acción de nulidad[2], para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 20278 de 30 de junio de 2008, “por la cual se decide una solicitud de registro de marca”; y 39349 de 31 de julio de 2009, “por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 50827 de 30 de septiembre de 2009, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrialde la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Franchise Consultants Inc. solicitó, que como consecuencia de la anterior declaratoria, se ordenara a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta CHINA WOK, que identifica productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. 3.

El Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 10 de junio de 2010[3], admitió la demanda y ordenó las respectivas notificaciones a la Superintendencia de Industria y Comercio, al tercero con interés en las resultas del proceso y al Ministerio Publico. 4. La parte demandante, encontrándose el proceso para sentencia, manifestó desistir de las pretensiones de la demanda el 28 de septiembre de 2018 mediante memorial radicado ante la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación[4], manifestando que se trataba de una acción de nulidad relativa y que, en ese sentido, era desistible según la posición actual de la Sección Primera de la Corporación 5.

El Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 19 de noviembre de 2018[5], ordenó correr traslado por el término de tres (3) días a la Superintendencia de Industria y Comercio de la solicitud de desistimiento de las pretensiones de la demanda. 6. La Superintendencia de Industria y Comercio no se pronunció dentro del término concedido por el Despacho II.

CONSIDERACIONES Sobre la adecuación del trámite del medio de control 7. Vistos: i) el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comunidad Andina[6], en adelante Decisión 486, sobre la acción de nulidad relativa y ii) el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo[7], sobre la acción de nulidad. 8. Franchise Consultants Inc. pretende la cancelación de la marca mixta CHINA WOK, que identifica productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que se concedió infringiendo lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486[8]. 9.

Considerando que: i) la acción nulidad está prevista para la nulidad de actos administrativos de carácter general; y ii) la acción de nulidad relativa está prevista para la nulidad de un registro marcario que se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando se hubiere efectuado de mala fe. 10. Este Despacho adecuará el trámite de la acción de nulidad, invocada por la parte demandante, al trámite de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486, comoquiera que se dan los presupuestos previstos en la norma en mención, toda vez que la parte demandante pretende la cancelación de un registro marcario concedido.

En este orden de ideas, se ordenará a la Secretaría de la Sección que proceda a corregir la carátula del expediente de la referencia y la información que sobre este proceso se encuentre en el Sistema de Información Judicial Colombiano. Sobre el desistimiento de las pretensiones de la demanda 11. Visto el artículo 314 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012[9], sobre el desistimiento de las pretensiones, que establece: “[…] Artículo 314.

Desistimiento de las pretensiones. El demandante podrá desistir de las pretensiones mientras no se haya pronunciado sentencia que ponga fin al proceso. Cuando el desistimiento se presente ante el superior por haberse interpuesto por el demandante apelación de la sentencia o casación, se entenderá que comprende el del recurso. El desistimiento implica la renuncia de las pretensiones de la demanda en todos aquellos casos en que la firmeza de la sentencia absolutoria habría producido efectos de cosa juzgada.

El auto que acepte el desistimiento producirá los mismos efectos de aquella sentencia. Si el desistimiento no se refiere a la totalidad de las pretensiones, o si sólo proviene de alguno de los demandantes, el proceso continuará respecto de las pretensiones y personas no comprendidas en él. En los procesos de deslinde y amojonamiento, de división de bienes comunes, de disolución o liquidación de sociedades conyugales o patrimoniales, civiles o comerciales, el desistimiento no producirá efectos sin la anuencia de la parte demandada, cuando esta no se opuso a la demanda, y no impedirá que se promueva posteriormente el mismo proceso.

El desistimiento debe ser incondicional, salvo acuerdo de las partes, y sólo perjudica a la persona que lo hace y a sus causahabientes. El desistimiento de la demanda principal no impide el trámite de la reconvención, que continuará ante el mismo juez cualquiera que fuere su cuantía. Cuando el demandante sea la Nación, un departamento o municipio, el desistimiento deberá estar suscrito por el apoderado judicial y por el representante del Gobierno Nacional, el gobernador o el alcalde respectivo […]” (Destacado del Despacho). 12.

Visto el artículo 315 de la Ley 1564, sobre quienes no pueden desistir de las pretensiones, que establece: “[…] Artículo 315.Quiénes no pueden desistir de las pretensiones. No pueden desistir de las pretensiones: 1. Los incapaces y sus representantes, a menos que previamente obtengan licencia judicial. En este caso la licencia deberá solicitarse en el mismo proceso, y el juez podrá concederla en el auto que acepte el desistimiento si considera que no requiere la práctica de pruebas; en caso contrario fijará fecha y hora para audiencia con tal fin. 2.

Los apoderados que no tengan facultad expresa para ello. 3. Los curadores ad lítem […]”. 13. Visto el artículo el artículo 316 de la Ley 1564, sobre el desistimiento de ciertos actos procesales, en especial la condena en costas a quien desistió, que establece: “[…] Artículo 316. Desistimiento de ciertos actos procesales. […] El auto que acepte un desistimiento condenará en costas a quien desistió, lo mismo que a perjuicios por el levantamiento de las medidas cautelares practicadas.

No obstante, el juez podrá abstenerse de condenar en costas y perjuicios en los siguientes casos: 1. Cuando las partes así lo convengan. 2. Cuando se trate del desistimiento de un recurso ante el juez que lo haya concedido. 3. Cuando se desista de los efectos de la sentencia favorable ejecutoriada y no estén vigentes medidas cautelares. 4.

Cuando el demandado no se oponga al desistimiento de las pretensiones que de forma condicionada presente el demandante respecto de no ser condenado en costas y perjuicios. De la solicitud del demandante se correrá traslado al demandado por tres (3) días y, en caso de oposición, el juez se abstendrá de aceptar el desistimiento así solicitado.

Si no hay oposición, el juez decretará el desistimiento sin condena en costas y expensas […]” (Destacado del Despacho) 14. Atendiendo a que: i) el apoderado de Franchise Consultants Inc. presentó solicitud de desistimiento de las pretensiones de la demanda, ii) en el proceso de la referencia no se ha pronunciado sentencia que ponga fin al proceso; iii) el desistimiento es incondicional, en tanto que la demandante no hace salvedad alguna; y iv) el apoderado cuenta con la facultad expresa para desistir, según el poder[10] que fue allegado. 15.

Considerando que, conforme con el artículo 314 de la Ley 1564, el demandante podrá desistir de las pretensiones de la demanda siempre y cuando: i) no se haya pronunciado sentencia que ponga fin al proceso y ii) el desistimiento sea incondicional, salvo acuerdo de las partes. 16. Considerando que, conforme con el artículo 315 de la Ley 1564, quienes no pueden desistir de las pretensiones son: i) los incapaces y sus representantes, salvo previa licencia judicial; ii) los apoderados que no tengan facultad expresa para ello; y iii) los curadores ad litem. 17.

Considerando que, conforme con el artículo 316 de la Ley 1564, el auto que acepte el desistimiento condenará en costas a quien desistió salvo que: i) las partes lo convengan; ii) se trate del desistimiento de un recurso ante el juez que lo haya concedido; iii) se desista de los efectos de la sentencia favorable ejecutoriada y no estén vigentes medidas cautelares; o iv) el demandado no se oponga al desistimiento de las pretensiones que de forma condicionada presente el demandante respecto de no ser condenado en costas y perjuicios. 18.

Considerando que la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto proferido el 28 de septiembre de 2017[11], con ponencia del Consejero de Estado, doctor Roberto Augusto Serrato Valdes, cambio la posición jurisprudencial en el sentido de admitir el desistimiento de las pretensiones de la demanda que se inicie en ejercicio de la acción de nulidad relativa. 19.

Este Despacho aceptará el desistimiento de las pretensiones de la demanda de nulidad relativa presentada por Franchise Consultants Inc. contra la Superintendencia de Industria y Comercio y se abstendrá de condenarla en costas, debido a que la Superintendencia de Industria y Comercio no se opuso al desistimiento del medio de control de la referencia, dentro del término del auto proferido el 19 de noviembre de 2018.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria, III.

RESUELVE

PRIMERO: ADECUAR el trámite de la acción de nulidad invocada por Franchise Consultants Inc. en la demanda presentada contra la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 20278 de 30 de junio de 2008, “por la cual se decide una solicitud de registro de marca”; y 39349 de 31 de julio de 2009, “por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 50827 de 30 de septiembre de 2009, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrialde la Superintendencia de Industria y Comercio, al trámite de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486.

SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección que corrija la carátula del expediente de la referencia y la información que sobre este proceso se encuentre en el Sistema de Información Judicial Colombiano, en el sentido de indicar que la acción es la de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y no la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.

TERCERO: ACEPTAR el desistimiento de las pretensiones de la demanda de nulidad relativa presentada por Franchise Consultants Inc. contra la Superintendencia de Industria y Comercio, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.

CUARTO: NO CONDENAR EN COSTAS a Franchise Consultants Inc., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación liquidar los gastos procesales y, en caso de remanentes, devolverlos a la parte correspondiente.

SEXTO: En firme este auto, se ordena a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación ARCHIVAR el proceso de la referencia, por la Secretaría DEJAR las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado ----------------------- [1] Cfr. Folio 2 [2] Prevista en el artículo 84 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984. “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. [3] Cfr. Folio 76 [4] Cfr. Folio 310 [5] Cfr. Folio 313 [6] Por la cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. [7] Decreto 01 de 2 de enero de 1984.

“Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. [8] Tal como es desarrollado en el único cargo expuesto en la demanda, el que es titulado: “PRIMER CARGO: Falta de aplicación del literal a) del art. 136 de la decisión 486. [9] “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. [10] Cfr. Folio 1 [11] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdes. Septiembre 28 de 2017. Núm. único de radicación: 11001032400020110025800.