11001-03-24-000-2011-00230-00 — Consejo de Estado

11001-03-24-000-2011-00230-00Consejo de Estado · SECCION PRIMERASentencia2019-08-29

Ponente: Oswaldo Giraldo López

Actor: Valebron & Cía. C.A·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio – Sic

De qué trata

Síntesis: [L]a Sala encuentra que los signos enfrentados presentan significativas similitudes desde el punto de vista ortográfico, en tanto el signo solicitado reproduce en su integridad la marca previamente registrada a favor de la sociedad Laboratorios Cosméticos y Químicos Cosquím S.A.S. Además, ambos signos se encuentran escritos en inglés y las palabras que los integran se ubican en idéntica posición, y tan solo se prescinde del guion que se encuentra presente en la marca registrada. Ahora bien, es cierto que la extensión de los signos es diferente ya que el signo solicitado reproduce la marca previamente registrada y se encuentra compuesto, además, por la expresión > que sucede las palabras comunes en los signos confrontados. Sin embargo, el elemento que se agrega no tiene entidad suficiente para superar el riesgo de confusión y/o de asociación derivado de la coincidencia entre el signo solicitado y la marca registrada previamente, toda vez que la incorporación de un número en el signo no determina una diferenciación clara por parte del público consumidor y, por el contrario, podría inducirlo a pensar que se trata en una innovación respecto de los productos identificados con la marca > previamente registrada, o llevarlo a considerar que se trata de una versión alternativa de ésta. Lo anteriormente constatado es indicativo de que, desde el punto de vista fonético, existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. […] Del mismo modo, en cuanto al aspecto ideológico o conceptual, la coincidencia de las expresiones entre los signos confrontados lógicamente repercute en que ambos evocan una idea idéntica. Al respecto, debe tenerse cuenta que las dos expresiones comunes en los signos confrontados corresponden al idioma inglés; sin embargo, tal como lo ha advertido esta Sección en pronunciamientos anteriores, en el asunto bajo examen no se requiere de un conocimiento especializado ni de un grado medio de aprendizaje del idioma inglés, para saber de qué tratan las palabras > y >, pues “[…] se trata de una expresión de traducción casi inmediata por parte del consumidor promedio destinatario de este tipo de productos y/o servicios […]”. En este orden de ideas, aunque dos (2) de las expresiones del signo solicitado se encuentran en idioma inglés, lo cierto es que resulta viable su comprensión y su significado es conocido por la mayoría de los consumidores. […] En el asunto bajo examen, se solicitó el registro de la marca nominativa > para distinguir “artículos de perfumería y tocador, jabones, cosméticos y desodorantes”, productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, el registro de la marca > fue concedido para identificar “productos farmacéuticos”, pertenecientes a la Clase 5 Internacional. Sobre el particular, la Sala encuentra que, a pesar de que los signos se encuentran en diferentes clases del nomenclátor internacional, los productos que pretenden identificar el signo solicitado y la marca registrada son conexos y resultan complementarios. En efecto, los productos farmacéuticos de la Clase 5 de la citada Clasificación, en particular aquellos con propiedades dermatológicas, tienen finalidades conexas a las de los productos de tocador, jabones, cosméticos y desodorantes, identificados con la Clase 3, en tanto que se trata de productos para el cuidado personal que se presentan alternativamente en el mercado como cosméticos y farmacéuticos.MARCA - Concepto / MARCA - Elementos esenciales / susceptibilidad de representación gráfica - Concepto / DISTINTIVIDAD - Concepto[L]a marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., susceptibles de representación gráfica, individual o conjuntamente estructurados que sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. Los requisitos exigidos expresamente en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca son la representación gráfica y la distintividad. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en la aptitud del signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes u otros soportes que le permiten al consumidor percibirlo y conocerlo a través de los sentidos, y solicitarlo en el mercado de productos. Por su parte, la característica de distintividad alude a la capacidad del signo para identificar y diferenciar en el mercado unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la selección por parte del consumidor y es considerada el requisito esencial para que un signo pueda ser registrado como marca. El signo es distintivo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, que se refiere a la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

CONTROL DE LEGALIDAD DE ETAPAS PROCESALES - Saneamiento de vicios por el juez / NULIDAD PROCESAL - Se genera si no se vincula al titular de la marca previamente registrada / INTERVENCIÓN DE TERCEROS - En procesos de nulidad de marcas / LITISCONSORTE NECESARIO POR PASIVA - Lo es el titular de la marca previamente registrada / MEDIDA DE SANEAMIENTO DEL PROCESO – La vinculaciòn del tercero interesado [E]n los procesos de nulidad en marcas cuando la decisión de negar un registro se sustenta en la confundibilidad que pueda existir con otra marca registrada, el titular de esta marca debe ser vinculado al proceso en tanto que resulta ser titular de una determinada relación sustancial a la cual se le harán extensivos los efectos jurídicos de la sentencia; es decir, su llamado al proceso, sin duda alguna, se produce en virtud de la calidad de litisconsorte necesario que le asiste, al punto que como lo ha sostenido esta Sección, su no vinculación al proceso genera causal de nulidad. [ ] En consideración a lo anterior, el Despacho destaca que en el presente trámite la sociedad Valebron & Cia, C.V. interpuso demanda en la cual solicitó la nulidad de resoluciones números 47432 de 24 de noviembre de 2008, 01791 de 26 de enero de 2009 y 73258 de 28 de diciembre de 2010, mediante las cuales, respectivamente, se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LA FORET (SUISSE) LTD. y se negó el registro de la marca nominativa DAY FRESH 2000.

Igualmente se observa que el fundamento de la Resolución 73258 de 28 de diciembre de 2010, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 47432 de 24 de noviembre de 2008, consistió en la confundibilidad que existe entre la marca negada y la marca DAY FRESH, cuyo titular es la sociedad Laboratorios Cosméticos y Químicos S.A., Laboratorios Cosquin S.A., por lo que esta última sociedad es la titular de la relación sustancial a la cual se le harán extensivos los efectos jurídicos de la sentencia. Así entonces, habida cuenta de que en estos procesos no se puede decidir sin la participación del litisconsorte – titular de la marca cuyo registro sirvió de fundamento para proferir uno de los actos acusados, dada la imposibilidad de desvincularlo de los efectos de la decisión, éste interviene en el proceso como litis consorte necesario en la parte demandada y su vinculación al proceso es obligatoria.

En consecuencia, el Despacho dispondrá como medida de saneamiento que se vincule a la sociedad Laboratorios Cosméticos y Químicos S.A., Laboratorios Cosquin S.A. al presente proceso, para lo cual se ordenará notificarle del auto admisorio de la demanda a efectos de que comparezca en los términos señalados en el artículo 61 del C.G.P. LITISCONSORCIO NECESARIO – Concepto El litisconsorcio necesario se sustenta [ ] en que existen múltiples casos en los que varias personas deben obligatoriamente comparecer dentro de un proceso, ora en calidad de demandantes, bien como demandados, por ser requisito necesario para dictar sentencia de mérito en el sentido que corresponda, dada la unidad inescindible con la relación de derecho sustancial en debate.

NOTA DE RELATORÍA: Ver auto Consejo de Estado, Sección Primera, de 28 de julio de 2016, Radicación 11001-03-24-000-2007-00326-00, C.P. María Elizabeth García González. FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 61 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá, D.C., veinte (20) de mayo de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00230-00 Actor: VALEBRON & CÍA. C.V Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO Referencia: Pone en conocimiento eventual nulidad procesal.

Referencia: AUTO La sociedad VALEBRON & CÍA, C.V. formuló demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del artículo 85 del C.C.A. contra las resoluciones números 47432 de 24 de noviembre de 2008, 01791 de 26 de enero de 2009 y 73258 de 28 de diciembre de 2010, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, respectivamente, se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LA FORET (SUISSE) LTD. y se negó el registro de la marca nominativa DAY FRESH 2000 solicitada por la demandante para para identificar productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra el primer acto, confirmándolo.

Al revisar la resolución 73258 de 28 de diciembre de 2010, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación, advierte el Despacho que la decisión de negar el registro de la marca DAY FRESH 2000 se sustentó en la confundibilidad con la marca DAY FRESH, registrada en la clase 5ª, en favor de la sociedad Laboratorios Cosméticos y Químicos S.A., Laboratorios Cosquin S.A., con certificado número 279.778.

Estando el proceso para proferir sentencia, el Despacho advierte que en el auto admisorio de la demanda se omitió vincular a la sociedad Laboratorios Cosméticos y Químicos S.A., Laboratorios Cosquin S.A., tercero interesado en las resultas del proceso. Sobre el particular se precisa que, en los procesos de nulidad en marcas cuando la decisión de negar un registro se sustenta en la confundibilidad que pueda existir con otra marca registrada, el titular de esta marca debe ser vinculado al proceso en tanto que resulta ser titular de una determinada relación sustancial a la cual se le harán extensivos los efectos jurídicos de la sentencia; es decir, su llamado al proceso, sin duda alguna, se produce en virtud de la calidad de litisconsorte necesario que le asiste, al punto que como lo ha sostenido esta Sección[1], su no vinculación al proceso genera causal de nulidad.

El litisconsorcio necesario se sustenta, como lo explica la doctrina[2], en que existen múltiples casos en los que varias personas deben obligatoriamente comparecer dentro de un proceso, ora en calidad de demandantes, bien como demandados, por ser requisito necesario para dictar sentencia de mérito en el sentido que corresponda, dada la unidad inescindible con la relación de derecho sustancial en debate.

Acerca de la calidad de partes en el proceso de los litisconsortes, se ha precisado lo siguiente: “El libro segundo del Código General del Proceso, en adelante CGP, se destina a regular “los sujetos del proceso” y la sección segunda del mismo se ocupa de “partes, terceros y apoderados”, para en el capítulo segundo regular lo que concierne con “litisconsortes y otras partes”, de ahí que sea menester, antes de emprender el estudio de la regulación del concepto de parte, dejar sentadas las precisiones pertinentes acerca del alcance de nueva terminología que se emplea en el CGP. […] En el régimen hoy vigente del CPC el tratamiento, terminológica pero no conceptualmente es diferente, debido a que en sentido restringido, partes únicamente son la demandante y la demandada, partes que no sólo estarán constituidas por quienes así figuran en la demanda sino que también deben tener tal calidad los que intervienen posteriormente a la notificación de ella en calidad de litisconsortes, cualquiera que sea la índole del mismo, porque todas las formas de litisconsorcio necesariamente convergen a integrar una de las dos partes. […] Se analizó anteriormente que tomando el concepto de parte en sentido restringido, únicamente pueden existir dentro del proceso dos partes, la demandante y la demandada; cuestión diversa es la de que ellas pueden estar integradas por un número plural de sujetos de derecho.

Cuando tal característica se presenta surge el fenómeno procesal conocido universalmente como litisconsorcio, el cual se denomina activo, pasivo o mixto, según la pluralidad de sujetos de derecho se presente en la posición de demandantes, demandados o en ambas. Ahora bien, cuando esos varios sujetos de derecho deben obligatoriamente, so pena de invalidez de la actuación surtida a partir del fallo de primera instancia, estar vinculados al proceso, la figura se denomina litisconsorcio necesario; si esa pluralidad se da por razones de economía procesal y comparecen voluntariamente varios en cualquiera de las dos posiciones mencionadas, encontramos el litisconsorcio facultativo y, cuando la diversidad de sujetos obedece a que, no obstante que no es obligatoria la vinculación de algunos de ellos al proceso, dadas las características de determinadas relaciones sustanciales, la sentencia les es igualmente oponible y por eso voluntariamente se pueden hacer presentes dentro del mismo, se estructura el denominado litisconsorcio cuasinecesario.

Cualquiera que sea la forma que adopte el litisconsorcio siempre sus integrantes serán considerados como parte, así intervengan después de establecida la relación jurídico-procesal, porque el sujeto procesal que en tal calidad comparece, fatalmente se ubica como integrante o de la parte demandante o de la parte demandada, sin que interese en cuál de las tres calidades mencionadas lo haga.” (Negrillas ajenas al texto original) En consideración a lo anterior, el Despacho destaca que en el presente trámite la sociedad Valebron & Cia, C.V. interpuso demanda en la cual solicitó la nulidad de resoluciones números 47432 de 24 de noviembre de 2008, 01791 de 26 de enero de 2009 y 73258 de 28 de diciembre de 2010, mediante las cuales, respectivamente, se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LA FORET (SUISSE) LTD. y se negó el registro de la marca nominativa DAY FRESH 2000.

PRIMERO: VINCULAR a la sociedad Laboratorios Cosméticos y Químicos S.A., Laboratorios Cosquin S.A. al presente proceso, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a la sociedad Laboratorios Cosméticos y Químicos S.A., Laboratorios Cosquin S.A. del auto admisorio de la demanda a efectos de que comparezca en los términos señalados en el artículo 61 del C.G.P. Notifíquese y cúmplase. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado ----------------------- [1] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Consejera Ponente: María Elizabeth García González. Auto de 28 de julio de 2016. Radicación número: 11001 03 24 000 2007 00326 00. [2] López Blanco Hernán Fabio. Las partes en el Código General del Proceso en Código General del Proceso Ley 1564 de 2012. Consultado en https://letrujil.files.wordpress.com/2013/09/03hernan-fabio-lopez.pdf Fecha: 24 de octubre de 2018. [3]

ARTÍCULO

61. LITISCONSORCIO NECESARIO E INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO. Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.

En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante dicho término. Si alguno de los convocados solicita pruebas en el escrito de intervención, el juez resolverá sobre ellas y si las decreta fijará audiencia para practicarlas.

Los recursos y en general las actuaciones de cada litisconsorte favorecerán a los demás. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio solo tendrán eficacia si emanan de todos. Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure en la demanda, podrá pedirse su vinculación acompañando la prueba de dicho litisconsorcio.